КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2016 р. Справа№ 910/21617/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Разіної Т.І.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Карпюк О.С.,

представників сторін:

від позивача - Саєнка О.Д., Пророка В.В.,

від відповідача-1 - Кириченко І.А.,

від відповідача-2 - Фінагіної В.Б.,

розглянувши апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

на рішення Господарського суду міста Києва від 24.03.2016

у справі № 910/21617/15 (суддя Бондарчук В.В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до 1) компанії "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ), Австрія

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання патенту недійсним

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" звернулося з позовом до компанії "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ) та Державної служби інтелектуальної власності України про:

- визнання недійсним патенту України № 64800 на винахід "Очний антисептик" від 15.03.2004, власником якого є компанія "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 64800 на винахід "Очний антисептик" від 15.03.2004, виданого компанії "Megainpharm GmbH" до Державного реєстру патентів України на винаходи;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України оприлюднити в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним патенту № 64800 на винахід "Очний антисептик" від 15.03.2004, власником якого є компанія "Megainpharm GmbH".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.03.2016 у справі № 910/21617/15 у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 24.03.2016 скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.04.2016 апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 17.05.2016.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.05.2016 розгляд справи було відкладено на 31.05.2016 відповідно до ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2016 задоволено заяву суддів Верховця А.А. та Шипка В.В. про самовідвід у справі № 910/21617/15, у зв'язку з чим було призначено повторний автоматичний розподіл справи, відповідно до якого апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів: Сотніков С.В. (доповідач, головуючий), Разіна Т.І., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2016 прийнято до провадження апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця", розгляд справи призначено на 21.06.2016.

21.06.2016 в судовому засіданні оголошено перерву до 12.07.2016 відповідно до ст. 77 ГПК України.

Відповідач-1 надав відзив, у якому просив залишити рішення суду першої інстанції без змін, апеляційну скаргу - без задоволення.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги, рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать винаходи.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 3687-XII від 15.12.1993 (далі - Закон про винаходи) визначає, що винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ст. 6 Закону про винаходи правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно ч. 1, 3-8 ст. 7 Закону про винаходи винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Як вбачається з матеріалів справи, Компанія "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ) є власником патенту України № 64800 на винахід "Очний антисептик", зареєстрований Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки № від 20.03.2001, про що 15.03.2004 в офіційному бюлетені "Промислова власність" №3 було здійснено публікацію.

Формула винаходу "Очний антисептик", за патентом України № 64800 виглядає наступним чином:

1. Застосування мірамістину, як антисептика для лікування інфекційних уражень очей.

2.Очний антисептичний склад, який містить антисептичну речовину в фармацевтичному розріджувачі, який відрізняється тим, що як антисептичну речовину містить мірамістин в ефективній кількості при такому співвідношенні компонентів, % мас.:

мірамістин 0,005 - 0,1;

розріджувач до 100.

3. Очний антисептичний склад за пунктом 2, який відрізняється тим, що як розріджувач він містить офіціальний ізотонічний розчин хлориду натрію або ізотонічний розчин хлориду натрію підвищеної в'язкості.

4. Очний антисептичний склад за пунктом 3, який відрізняється тим, що як розріджувач-ізотонічний розчин хлориду натрію підвищеної в'язкості містить гелеутворювач - продукти модифікованої целюлози при такому співвідношенні компонентів, % мас.:

модифікована целюлоза 0,2 - 1,0

ізотонічний розчин хлориду натрію до 100.

5. Очний антисептичний склад за пунктом 4, який відрізняється тим, що як розріджувач-ізотонічний розчин хлориду натрію підвищеної в'язкості як гелеутворювач містить гідроксіетилцелюлозу при такому співвідношенні компонентів, % мас.:

гідроксіетилцелюлоза 0,2 - 0,4

ізотонічний розчин хлориду натрію до 100.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначив, що патент України №64800 на винахід "Очний антисептик" не відповідає таким критеріям патентоздатності як "новизна" та "винахідницький рівень", оскільки до дати 24.04.2000, на яку заявлено пріоритет при поданні заявки на патент № 64800, вже було відомо застосування мірамістину, як антибактеріального лікарського засобу з широким спектром дії для лікування інфекційних хвороб незалежно від органу локалізації та викликаного збудниками, чутливим до мірамістину, в тому числі для лікування інфекційних хвороб очей.

Вказані обставини підтверджуються висновком експертизи №13892/13-53/364/14-34 від 17.09.2014, яка проведена в межах цивільної справи № 760/21825/13-ц за позовом Компанії Мегаінфарм ("Megainpharm GmbH", Austria) до Державної служби інтелектуальної власності, ОСОБА_7, третя особа: Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця", про визнання недійсним патенту № 62132 від 10.08.2011 на корисну модель.

Ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва від 29.11.2013 було призначено у цивільній справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експертів поставлено питання, які саме ознаки винаходу за патентом України № 64800 від 15.03.2004 на винахід "Очний антисептик" розкриті в описі і формулі винаходу за Євразійським патентом № 005132 "Лекарственный препарат" від 03.08.2004, дата подання заявки, на яку заявляється пріоритет - 17.03.2000?

У висновку №13892/13-53/364/14-34 від 17.09.2014 судовий експерт на зазначене вище питання надав наступну відповідь: "Всі ознаки винаходу за патентом України № 64800 від 15.03.2004 на винахід "Очний антисептик" за 1-м і 2-м незалежними пунктами формули розкриті в описі і формулі винаходу за Євразійським патентом № 005132 "Лекарственный препарат" від 03.08.2004, за винятком ознаки 2-го незалежного пункту формули, яка характеризує значення вмісту кількості мірамістину в діапазоні від 0,005 до 0,01 % мас. (за виключенням значення 0,01) у композиції очного антисептичного складу".

На думку позивача, патент № 64800 від 15.03.2004 (дата подання заявки на яку заявляється пріоритет - 24.04.2000) не є новим в порівнянні з винаходом "Лекарственный препарат" за Євразійським патентом № 005132 від 03.08.2004, дата подання заявки на яку заявляється пріоритет - 17.03.2000, у зв'язку з чим підлягає визнанню недійсним.

Відповідно до ст. 469 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно ст. 19 Закону про винаходи, патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб..

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2015 у даній справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та на вирішення експерта поставлено наступні питання:

- Чи містить винахід "Очний антисептик" за патентом України № 64800 від 15.03.2004 винахідницький рівень?;

- Чи відповідав винахід "Очний антисептик" за патентом України № 64800 від 15.03.2004 критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки № від 20.03.2001)?

В експертному висновку №1075 від 26.02.2016 встановлено, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 64800 або ознак, еквівалентних їм, стала загальнодоступною в світі до дати заявленого пріоритету за заявкою № та до дати подання цієї заявки (20.03.2001), дослідження за питанням 2 не проводилось через обставини, викладені у дослідницькій частині висновку №1075 від 26.02.2016.

При цьому у дослідницькій частині висновку №1075 від 26.02.2016 вказано, що винахід за патентом України № 64800, охарактеризований ознаками у незалежному п. 1 та незалежному п. 2 формули, був відомий (не був новим) з рівня техніки до дати заявленого пріоритету за заявкою № , та до дати подання цієї заявки (20.03.2001).

Враховуючи, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 64800, згідно Висновку судової експертизи №1075 від 26.02.2016, стала загальнодоступною в світі до дати заявленого пріоритету, тобто винахід не є новим та не має винахідницького рівня, а отже, на переконання колегії суддів, не відповідає умовам патентоздатності.

Згідно з ч. 3 ст. 33 Закону про винаходи при визнанні патенту чи його частини недійсними установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Оскільки, винахід за патентом України № 64800 не відповідає умовам патентоздатності, тобто існують підстави для визнання його недійсним, колегія суддів вважає обґрунтованими позовні вимоги до відповідача-2 про зобов'язання останнього внести відомості про визнання недійсним патенту України № 64800 до Державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Щодо клопотання відповідача-2 про застосування строків позовної давності, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 256 Цивільного кодексу України, позовна давність - це строк у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права та інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 258 ЦК України).

Згідно ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Відповідно до ст. 267 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Як вбачається з пояснень позивача та підтверджується матеріалами справи, підставою для звернення до суду із даним позовом стало звернення відповідача-1 із позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності на винахід, за яким ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.07.2013 було порушено провадження у справі № 910/13320/13. Обставини щодо існування належного відповідачу-1 спірного патенту № 64800 стали відомі позивачу лише із тексту позовної заяви.

Колегія суддів зазначає, що право на судовий захист виникає у особи лише після порушення її прав та охоронюваних законом інтересів зі сторони третіх осіб, у зв'язку з чим початок перебігу строку позовної давності належить відраховувати не від дати видачі патенту на винахід, а від дати коли особа дізналась про порушення свого права третьою особою, оскільки після реєстрації винаходу із видачею спірного патенту виникають лише права у власника такого винаходу.

Тобто, після отримання патенту № 64800 у відповідача-1 виникли відповідні права, в тому числі і забороняти використання винаходу, а право на визнання патенту недійсним виникає у позивача лише після того, як він дізнався як про факт видачі патенту (з моменту офіційного оприлюднення), так і про те, що така видача порушує його права чи охоронюваний законом інтерес, в даному випадку, з моменту заявлення позовних вимог про припинення порушення прав інтелектуальної власності на винахід у господарській справі № 910/13320/13.

Отже, суд першої інстанції з порушенням норм матеріального права дійшов помилкового висновку про пропуск позивачем строку позовної давності з огляду лише на обізнаність останнього про існування спірного патенту № 64800, безпідставно не врахувавши обставини порушення прав та інтересів вказаним правоохоронним документом.

На переконання колегії суддів, позивач не пропустив строк позовної давності, оскільки звернувся до господарського суду з даним позовом у серпні 2015 року, довідавшись про порушення своїх прав лише у липні 2013 року, тобто після порушення провадження у справі Господарського суду міста Києва № 910/13320/13 за позовом компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм) до Міністерства охорони здоров'я України, Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інфамед", треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: Державне підприємство "Державний експертний центр" Міністерства охорони здоров'я України, Державна служба інтелектуальної власності України, про припинення порушення прав власника патенту України № 64800 на винахід.

При цьому, колегія відхиляє доводи відповідача-1 про те, що позивач довідався про існування спірного патенту у 2004 році, тобто з часу розміщення виробництва препарату «Окомістин» на виробничих потужностях Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця", оскільки умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфамед» на виробництво за контрактом і поставку лікарських препаратів «Окомістин» від 04.10.2008 не містять посилання на спірний патент № 64800, а лише на реєстраційні посвідчення.

Також не можуть бути взяті до уваги посилання відповідача-1 на те, що позивач не скористався своїм правом на подання зустрічного позову у межах справи № 910/13320/13, оскільки заявлення зустрічних позовних вимог є саме процесуальним правом сторони у справі згідно ч. 5 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України.

Окрім того, колегія суддів також відхиляє посилання відповідача-1 на початок перебігу строку позовної давності від дати пріоритету заявки посадової особи позивача гр. ОСОБА_7 на патент № 62132 від 10.08.2011 на корисну модель - з 14.02.2011, у якій прототипом заявленої корисної моделі вказано винахід «Очний антисептик» за патентом України № 64800 від 15.03.2004, оскільки порушення прав позивача, що згідно ст. 1 ГПК України є необхідною передумовою звернення до господарського суду із даним позовом, як було зазначено вище, відбулось липні 2013 року після порушення провадження у справі Господарського суду міста Києва № 910/13320/13 про припинення порушення прав власника патенту України № 64800 на винахід.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Будь-яких належних та беззаперечних доказів на підтвердження обізнаності позивача про порушення його прав у зв'язку з видачею патенту України № 64800 на винахід, відповідачами суду не надано.

Колегія суддів відзначає, що суд першої інстанції не в повному обсязі дослідив обставини справи, неправильно застосував до спірних правовідносин норми матеріального права, що призвело до помилкового висновку про відмову у задоволенні позовних вимог за наявності законодавчо визначених підстав.

Вказані порушення визнаються апеляційною колегією беззаперечними підставами для скасування оскаржуваного рішення місцевого господарського суду з одночасним ухваленням нового у відповідності до вимог чинного матеріального та процесуального права про повне задоволення позову.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати за розгляд справи у суді першої інстанції та апеляційному господарському суді покладаються на відповідача-1 у зв'язку з задоволенням основної позовної вимоги.

Керуючись ст.ст. 49, 99, 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 24.03.2016 у справі № 910/21617/15 скасувати.

3. Прийняти нове рішення.

4. Позов задовольнити повністю.

5. Визнати недійсним патент України № 64800 від 15.03.2004 на винахід "Очний антисептик", власником якого є компанія "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ, Австрія).

6. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. В.Липківського, 45, код 37552556) внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 64800 від 15.03.2004 на винахід "Очний антисептик" до Державного реєстру патентів України на винаходи.

7. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. В.Липківського, 45, код 37552556) оприлюднити в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним патенту № 64800 від 15.03.2004 на винахід "Очний антисептик", власником якого є компанія "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ, Австрія).

8. Стягнути з компанії "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ, Австрія) на користь Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, код 00481212) 7673 (сім тисяч шістсот сімдесят три) грн. 40 коп. витрат по сплаті судового збору.

9. Видачу відповідних наказів доручити Господарському суду міста Києва.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Т.І. Разіна

В.О. Пантелієнко