РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2016Справа №910/16627/15
За позовом САНОФІ (SANOFI)

До Державної служби інтелектуальної власності України

Публічного акціонерного товариства "Київмедпрепарат"

Про визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача Жухевич О.В.- представник

Від відповідача 1 Фінагіна В.Б. - представник

Від відповідача 2 Руднєва Я. А. - представник

Суть спору:

САНОФІ (SANOFI) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України та до Публічного акціонерного товариства "Київмедпрепарат" про визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Ухвалою суду від 02.07.2015 за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 910/16627/15 та призначено розгляд справи на 05.08.2015.

05.08.2015 відділом діловодства суду від представника відповідача 2 отримано клопотання про відкладення розгляду справи.

В судове засідання 05.08.2015 представник позивача з'явився, підтримав позовні вимоги.

В судове засідання 05.08.2015 представник відповідача 1 з?явився, надав усні пояснення стосовно суті спору.

В судове засідання 05.08.2015 представник відповідача 2 не з?явився.

Ухвалою від 05.08.2015 розгляд справи відкладено на 21.10.2015.

19.10.2015 відділом діловодства суду від представника позивача отримані письмові пояснення.

21.10.2015 представником позивача надано клопотання про призначення судової експертизи.

Ухвалою суду від 26.10.2015 відкладено розгляд справи на 11.11.2015.

10.11.2015 відділом діловодства суду від представника відповідача 2 отримано відзив на позовну заяву.

В судове засідання 11.11.2015 представник позивача з'явився, підтримав клопотання про призначення судової експертизи.

В судове засідання 11.11.2015 представник відповідача 1 з'явився, надав суду відзив на позовну заяву та клопотання про проведення судової експертизи.

В судове засідання 11.11.2015 представник відповідача 2 з'явився, надав суду клопотання про призначення експертизи.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши представників сторін, суд задовольняє клопотання представників сторін

Відповідно до частин 1 - 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, Господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу, витрати за проведення якої покласти на позивача - Компанія САНОФІ та відповідача 2 - Публічне акціонерне товариство "Київмедпрепарат" порівну

Ухвалою суду від 11.11.2015 призначено у справі № 910/16627/15 судову експертизу, проведення якої доручено судовому експерту Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України п. Дорошенку Олександру Федоровичу (м. Київ, вул. Боженка, буд. 11).

21.03.2016 відділом діловодства від судовому експерта п. Дорошенка Олександра Федоровича отримано Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою № 910/16627/15 від 17.03.2016.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою від 29.03.2016 провадження у справі поновлено та призначено до розгляду на 15.04.2016.

В судовому засіданні 15.04.2016 оголошено перерву до 26.04.2016.

26.04.2016 відділом діловодства суду від представника позивача отримано заперечення проти висновку судової експертизи.

В судовому засіданні 26.04.2016 оголошено перерву до 27.04.2016.

В судове засідання 27.04.2016 представник позивача з?явився, надав усні заперечення стосовно висновку судової експертизи та заявив клопотання про виклик судового експерта.

В судове засідання 27.04.2016 представники відповідачів з?явилися, надали свої пояснення стосовну висновку судової експертизи.

Заслухавши представників сторін суд приходить до висновку про необхідність викликати в судове засідання судового експерта Дорошенка Олександра Федоровича.

Ухвалою суду від 27.04.2016 розгляд справи відкладено на 20.05.2016.

20.05.2016 відділом діловодства суду від представника позивача отримано клопотання про призначення повторної судової експертизи.

В судовому засіданні 20.05.2016 оголошено перерву до 24.05.2016.

24.05.2016 відділом діловодства суду від представника позивача отримані клопотання з питанням для надання додаткових роз'яснень судового експерта.

В судовому засіданні 24.05.2016 представник позивача з?явився, надав усні пояснення по справі.

В судовому засіданні 24.05.2016 представники відповідачів з?явилися, надали усні пояснення по суті справи.

Ухвалою суду від 24.05.2016 відкладено розгляд справи на 29.06.2016 та викликано в судове засідання судового експерта Дорошенка Олександра Федоровича.

В судовому засіданні 29.06.2016 експертом було надано додаткові пояснення до Висновку № 1071.

В судовому засіданні 29.06.2016 оголошено перерву до 06.07.2016

В судовому засіданні 06.07.2016 представник позивача надав суду пояснення до Висновку № 1071 судової експертизи. Просив суд задовольнити клопотання про призначенні повторної судової експертизи.

Представник відповідача 1 та відповідача 2 заперечили проти задоволення клопотання.

Заслухавши представників сторін та дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання позивача.

Представник позивача надав суду усні пояснення по суті справі та просив суд задовольнити позовні вимоги.

Представник відповідача 1 надав суду усні пояснення по справі, заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник відповідача 2 надав суду усні пояснення по справі, просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, в судовому засіданні 06.07.2016 було проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія САНОФІ (SANOFI) є юридичною особою, яка створена та діє відповідно до законодавства Франції. Компанія позивача заснована 10.09.1973.

Позивач зазначив, що з метою розширення своєї діяльності в країнах Східної Європи він позивач вийшов на ринок України та почав здійснювати свою комерційну діяльність через ТОВ «САНОФІ-АВЕНТІС Україна» та ТОВ «САНОФІ УКРАЇНА». Позивач здійснює свою діяльність в Україні вже понад 20 років та на сьогодні його компанія в Україні нараховує понад 480 співробітників, що працюють в 25 регіонах країни. Вже багато років Позивач використовує у своїй діяльності торговельні марки «ЗАМОРІ» та «САНОФІ» в якості корпоративної торговельної марки, якою маркуються лікарські засоби виробництва компаній, які входять до групи компаній Позивача.

Відповідно до виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 13037/4 від 09.06.2015, торговельна марка «Санофі» за Свідоцтвом України № 144359 була зареєстрована 12.09.2011 (дата подання заявки - 05.08.2010) щодо товарів і послуг 01, 03, 05, 09,10,16, 38, 41, 42 та 44 класів МКТП.

Позивач зазначив, що дізнався про те що в Україні була зареєстрована торговельна марка «СОНАФІТ» на ім'я Відповідача-2, та видане відповідне Свідоцтво України № 187104, Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 13038/4 від 09.06.2015 вказана торговельна марка зареєстрована для товарів 05 класу МКТП.

Позивач вважає, що торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача "SANOFI" відповідно до діючої на території України міжнародної реєстрації №1094854 та "Санофі" за Свідоцтвом України № 144359, а товари 05 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку "СОНАФІТ", є такими самими та спорідненими із товарами щодо яких діє правова охорона на торговельні марки позивача.

Торговельна марка "САНОФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 є такою, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари, оскільки може породити у свідомості споживачів хибні асоціації, пов'язані з певним виробником товарів (позивачем), які насправді не відповідають дійсності.

Позивач зазначає, що за роки активного використання марки "Санофі" та "SANOFI" набули широкої відомості серед споживачів та в результаті стали асоціюватися саме із позивачем та його фармацевтичною продукцією. Отже, враховуючи довготривалість використання, а також високий рівень відомості та популярності торговельних марок "Санофі" та "SANOFI", позивач стверджує, що на дату подання заявки № m201303126 на знак "СОНАФІТ" цей знак був таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Відповідач 1 заперечив проти задоволення позовних вимог, зазначивши, що звертає увагу на те, що не наведено жодних доказів, які б могли підтвердити його висновок про схожість порівнюваних знаків. Крім того зазначає, що під час проведення експертизи заявки № m201303126 Державною службою не було порушено жодної з вимог законодавства України, діючи у відповідності з принципами, встановленими ст. 19 Конституції України, а саме: на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Законом. Дії закладу експертизи за вказаною заявкою також були цілком правомірними та здійснені в межах компетенції.

Відповідач 2 зазначив, що торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 не є схожою з торговельними марками Компанії Санофі, раніше зареєстрованими в Україні для тих самих товарів настільки, що їх можна сплутати, оскільки присутні фонетичні, візуальні, а особливо семантичні відмінності.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі № 910/16627/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України п. Дорошенку Олександру Федоровичу

Відповідно до Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою № 910/16627/15 від 17.03.2016 № 1071 :

1. Торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельними марками "САНОФІ" за Свідоцтвом України № 144359 та "SANOFI" за міжнародною реєстрацією № 1094854 для таких самих або споріднених з ними товарів.

2. Торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 не є такою, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, компанії САНОФІ, станом на 26.02.2013 - дату подання заявки № m201303126.

3. Торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "САНОФІ" щодо таких же або споріднених з ними товарів станом на 26.02.2013 - дату подання заявки № m201303126.

Згідно зі ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Частинами 1, 2 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Із матеріалів Висновку вбачається, що він містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтований, чіткий висновок з поставленого перед експертами питання відтак суд приходить до висновку, що наданий Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою № 910/16627/15 від 17.03.2016 № 1071 є належним та допустимим в розумінні ст. 32 ГПК України доказом у справі.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про необґрунтованість заявлених позовних, відповідно, відмовляє у їх задоволенні, з огляду на наступне.

Приписами ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знак для товарі і послуг" визначено, що установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Відповідно до п. 1 ст. 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи та складається з формальної і кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) та проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила).

При проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг, заявлене позначення перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, зокрема на тотожність і схожість позначень до ступеня сплутування та можливості введення в оману.

Згідно з п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова ( семантична) схожість.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Позивач відповідно до позовної заяви зазначив, що, на його думку, в результаті зіставлення торговельної марки «СОНАФІТ» (Свідоцтво України № 187104) із торговельною маркою "SANOFI"(міжнародна реєстрація № 1094854) та торговельною маркою «Санофі» (Свідоцтво України № 144359) можливо дійти висновку про схожість порівнюваних позначено за фонетичним та візуальним, семантичним критерієм.

Проте як вбачається із матеріалів справи, Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою № 910/16627/15 від 17.03.2016 № 1071 заперечує висновки позивача. А саме зазначає, що торгівельна марка"СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельними марками "САНОФІ" за Свідоцтвом України № 144359 та "SANOFI" за міжнародною реєстрацією № 1094854 для таких самих або споріднених з ними товарів

Щодо твердження позивача про можливість введення в оману, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є «оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу»

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил «До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності».

Експертом у тексті Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою № 910/16627/15 від 17.03.2016 № 1071, було зазначено, що аналізуючи семантичні особливості позначення СОНАФІТ легко впевнитися, що воно, завдяки своїй фантазійності, не вказує на якість або географічне походження заявлених товарів.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо).

Враховуючи вище зазначене та висновки експерта, відповідно до яких було встановлено, що торговельна марка СОНАФІТ за Свідоцтвом України № 187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати зі знаками Компанії Санофі, раніше зареєстрованими в Україні, то суд не вбачає можливим введення в оману споживачів при використанні знака.

Стосовно тверджень позивача щодо того, що торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104, є схожою настільки, що її можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "САНОФІ", що належить позивачу.

Відповідно до приписів ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Пунктом 78 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено що відповідно до ст. 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Аналогічне правило встановлено статтею 489 ЦК України, згідно з якою право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки.

Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); друге із згаданих найменувань не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

У тексті Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою № 910/16627/15 від 17.03.2016 № 1071 зазначено, що оскільки фірмові (комерційні) найменування Компанії Санофі є тотожними знакам Компанії Санофі (SANOFI за міжнародною реєстрацією № 1094854 та Санофі за Свідоцтвом України № 144359) щодо таких же та споріднених з ними товарів і послуг, можна зробити висновок, що знак СОНАФІТ за Свідоцтвом України № 187104 також не є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовими (комерційними) найменуваннями САНОФІ та SANOFI. Таким чином, торговельна марка «СОНАФІТ» за Свідоцтвом України № 187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням «САНОФІ» щодо таких же або споріднених з ними товарів станом на 26.02.2013 - дату подання заявки № m 2013 03126.

Таким чином, на підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертизи та пояснень сторін, суд приходить до висновку, про відмову в задоволенні позовних вимог в частині визнання Свідоцтва України № 187104 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "СОНАФІТ", видане на ім'я Публічного акціонерного товариства "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" повністю недійсним щодо всіх товарів 05 класу МКТП.

З урахуванням того, що вимога до Державної служби інтелектуальної власності про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України є похідною від первісної вимоги, похідна вимога задоволенню також не підлягає.

Судові витрати, понесені позивачем, відповідно до приписів ст. 49 ГПК України, покладаються на позивача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. У задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст складено 19.07.2016.

Суддя Л.В.Прокопенко