УХВАЛА

04.07.2016№ 910/4541/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/4541/16

за позовом Terra Food Management Limited Company (Терра Фуд Менеджмент Лімітед Компані), м. Нікосія, Республіка Кіпр,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об'єднання "Моліс", м. Запоріжжя, та товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд", м. Київ,

про припинення порушення прав на промисловий зразок та визнання протиправною бездіяльності,

за участю представників:

позивача - Кучирки Ю.В. (довіреність від 03.03.2016 №б/н);

відповідача-1 - не з`явився,

відповідача-2 - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Food Management Limited Company (Терра Фуд Менеджмент Лімітед Компані, далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- встановлення факту порушення товариством з обмеженою відповідальністю "Виробниче об'єднання "Моліс" (далі - ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс") прав Компанії на промисловий зразок "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608;

- зобов'язання ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс" припинити виготовлення, пропонування до продажу, продаж та інше ведення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях: пакувального матеріалу (споживчої упаковки для упакування харчових продуктів) на масло солодковершкове Селянське, 73,0% жиру, ТМ МОЛІКА, фасоване в 200 г упакування з використанням як елементу зовнішнього оформлення синього, червонного та бронзового кольору виробництва ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс", які містять суттєві ознаки належного Компанії на промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608;

- визнання протиправною бездіяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд" (далі - ТОВ "Управляюча компанія "Терра Фуд") щодо невжиття заходів негайного реагування щодо припинення незаконного використання, пропонування до продажу, продажу та іншого ведення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях пакувального матеріалу (пакету для пакування харчових продуктів) ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс", виготовлення, пропонування до продажу, продаж та інше ведення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях: пакувального матеріалу (споживчої упаковки для упакування харчових продуктів) на масло солодковершкове Селянське, 73,0% жиру, ТМ МОЛІКА, фасоване в 200 г упакування з використанням як елементу зовнішнього оформлення синього, червоного та бронзового кольору виробництва ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс", які містять суттєві ознаки належного Компанії промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.03.2016 порушено провадження у справі.

ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс" 30.05.2016 подало суду клопотання про приєднання до матеріалів справи додаткових документів, а також відзив на позовну заяву, у якому зазначило, що з урахуванням численних відмінностей між упаковкою, яку використовує відповідач-1, та промисловим зразком за патентом України №27608, відповідачем-1 при виготовленні масла солодковершкове Селянське, 73,0% жиру, ТМ МОЛІКА, фасоване в 200 г упакування, не використані всі суттєві ознаки вказаного промислового зразка.

ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс" 13.06.2016 подало суду письмові пояснення, у яких зазначило, що відповідачем-1 не здійснюється використання пакувального матеріалу за макетом, наведеним позивачем у позовній заяві, під час виробництва масла солодковершкового селянського, 73,0% жиру, ТМ МОЛІКА, фасованого у 200 г упакування; так, відповідачем-1 вживалися заходи щодо уникнення можливих подальших непорозумінь та здійснюється пакування продукції, що виробляється останнім з використанням дизайну пакувальних матеріалів, відмінних від пакувальних матеріалів, які використовує позивач.

Компанія 13.06.2016 подала суду клопотання про долучення додаткових документів до матеріалів справи, а також письмові пояснення щодо необхідності призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в яких зазначила таке: продукт, що виготовляється відповідачем під торговельною маркою «МОЛІКА», схожий до ступеня змішування з продуктом позивача під торговельною маркою «ФЕРМА», візуальна схожість є очевидною, а тому спеціальні знання для встановлення цього факту не потрібні; проведення судової експертизи надасть відповідачу-1 додатковий час для реалізації продукції у схожій упаковці; позивач вважає, що матеріали справи містять достатні докази для встановлення факту порушення відповідачем-1 прав позивача.

Суд поставив на обговорення представнику позивача питання щодо призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі.

Представник Компанії у судовому засіданні 04.07.2016 підтримала доводи, викладені у письмових поясненнях, долучених до матеріалів справи, позовні вимоги підтримала у повному обсязі, наголосила на тому, що призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі призведе до затягування строку розгляду справи.

Представники відповідачів у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

Судом встановлено, що позов про припинення порушення прав на промисловий зразок та визнання протиправною бездіяльності мотивовано тим, що позивачу стало відомо, що відповідач-1 виготовляє, пропонує для продажу та продає виріб із використанням промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608, який належить позивачу.

Статтею 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

З матеріалів справи вбачається, що:

- позивач є власником промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608, зареєстрованого за 05-06 класами Міжнародної класифікації промислових зразків (дата подання заявки s201303611 - 19.12.2013; відомості про видачу патенту опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 11.08.2014 №15);

- зазначений промисловіий зразок використовується у виробництві масла солодковершкового селянського 73% жиру, вологодського 82,5% жиру, екстра 82,5% жиру, 200г за ДСТУ 4399:2005, позначеного торговельною маркою «Ферма»;

- ТОВ "Виробниче об'єднання «Моліс» є володільцем свідоцтва України №155140 на знак для товарів та послуг «МОЛІКА» (заявка від 26.05.2011 №m201108251; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 25.04.2012 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №8), зареєстрований для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;

- позивач стверджує, що ТОВ "Виробниче об'єднання «Моліс» виготовляє та реалізовує масло солодковершкове селянське, 73,0% жиру, 200г за ДСТУ 4399:2005 під торговельною маркою «МОЛІКА» з використанням упаковки, суттєві ознаки якої максимально наближені до промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608, який належить позивачу; ця схожість може ввести в оману споживачів стосовно товару, який виготовляє Компанія;

- на підтвердження реалізації виробу ТОВ "Виробниче об'єднання «Моліс» подано суду чеки від 04.01.2016, які підтверджують купівлю виробу відповідача-1 у супермаркетах «Галичаночка», «Шинкарик» та «Калина 2» і магазині «Дует», які знаходяться в місті Тернопіль;

- ТОВ "Виробниче об'єднання «Моліс» зазначило про те, що відповідно до протоколу від 16.02.2016 змінено етикетку масла солодковершкового селянського, 73,0% жиру, 200г за ДСТУ 4399:2005 під торговельною маркою «МОЛІКА».

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон) промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Частинами другою та третьою статті 20 Закону встановлено, що патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Згідно з частиною першою статті 26 Закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до пункту 5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок господарським судам необхідно враховувати таке.

Згідно з частиною шостою статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

Отже, для встановлення факту використання у етикетці для масла солодковершкового селянського, що виготовляється, пропонується до продажу та продається відповідачем-1, та в етикетці, затвердженій протоколом названої особи від 16.02.2016 усіх суттєвих ознак промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608, необхідні спеціальні знання, а отже, призначення судової експертизи.

Відповідно до частини третьої статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Проведення такої експертизи слід доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/4541/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи використано в затвердженій протоколом товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об'єднання "Моліс" від 30.11.2016 етикетці для масла солодковершкового селянського, 73,0% жиру, 200г за ДСТУ 4399:2005 під торговельною маркою «МОЛІКА» вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608?

- чи використано в затвердженій протоколом товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об'єднання "Моліс" від 16.02.2016 етикетці для масла солодковершкового селянського, 73,0% жиру, 200г за ДСТУ 4399:2005 під торговельною маркою «МОЛІКА» вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №910/4541/16 скерувати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

5. Витрати з проведення судової експертизи покласти на Terra Food Management Limited Company (Терра Фуд Менеджмент Лімітед Компані; місцезнаходження: 12 Esperidon St. 4th Floor, 1087 Nicosia, Cyprus; поштова адреса: 03037, м. Київ, вул. Зеленогірська, 8). Зобов'язати назване підприємство здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовими експертами рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі №910/4541/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко