УХВАЛА

12.07.2016№ 910/32023/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/32023/15

за позовом публічного акціонерного товариства "Завод "Південкабель", м .Харків,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

общества с ограниченной отвественностью "ПО "Энэргокомплект" (товариство з обмеженою відповідальністю "ВО "Енергокомлект"), м. Вітебськ, Республіка Білорусь,

про визнання недійсним патенту України №94518 на корисну модель,

за участю представників:

позивача - Краюшкіна В.В. (довіреність від 16.06.2015 №19-юр);

відповідача-1 - Костенко К.О. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - Шкаровського Д.О. (довіреність від 01.04.2016 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Завод "Південкабель" (далі - Завод) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним патенту України №94518 на корисну модель "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги", власником якого є общество с ограниченной отвественностью "ПО "Энэргокомплект" (товариство з обмеженою відповідальністю "ВО "Енергокомлект", далі - Товариство);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України №94518.

Позов обґрунтовано невідповідністю корисної моделі "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги" за патентом України №94518 умові патентоздатності «новизна», визначеній Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.12.2015 порушено провадження у справі; витребувано у позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на російську мову ухвали господарського суду міста Києва від 22.12.2015 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 05.01.2016.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.01.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до господарського суду Вітебської області для вручення судових документів на території Республіки Білорусь провадження у справі № 910/32023/15 зупинено.

До господарського суду міста Києва 08.02.2016 надійшло повідомлення від господарського суду Вітебської області щодо підтвердження вручення Товариству ухвали господарського суду міста Києва від 22.12.2015 та позовної заяви з додатками.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2016 поновлено провадження у справі.

18.04.2016 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти задоволення позовних вимог з огляду на таке:

- формула корисної моделі "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги" за патентом України №94518 є багатоланковою та складається з одного незалежного та п'яти залежних пунктів; при цьому, в наданому позивачем аналізі патентоспроможності даної корисної моделі не зазначено усіх ознак незалежного пункту формули;

- таким чином, щонайменше шість складових незалежного пункту формули корисної моделі відповідають ознакам «новизни», оскільки не є частиною рівня техніки;

- для обґрунтування відсутності ознаки «новизна» у корисної моделі Товариства позивачем використано 6 різних джерел, які містять окремі ознаки корисної моделі, при цьому, жодне з джерел не містить усіх ознак корисної моделі позивача;

- позивачем для обґрунтування відсутності ознаки «новизна» застосовано методику, яка передбачена для визначення ознаки «винахідницький рівень»;

- проте, частиною другою статті 7 Закону не передбачено визначення такої ознаки корисної моделі як «винахідницький рівень», у зв'язку з цим відсутні підстави для застосування «збірного прототипу» для визначення наявності ознаки «новизна» у корисної моделі Товариства;

- окрім застосування «збірного прототипу» для доведення відсутності ознаки «новизна» у корисної моделі відповідача-2 позивачем не надано.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.05.2016 у справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності; проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ); на вирішення експертизи поставлено таке питання: чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги» за патентом України №94518 стала загальнодоступною в світі до дати подання обществом с ограниченной отвественностью «ПО «Энэргокомплект» (товариство з обмеженою відповідальністю «ВО «Енергокомлект») заявки № u201409900, а саме до 08.09.2014?

08.06.2016 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/32023/15, разом з листом КНДІСЕ від 02.06.2016 №8910-16, в якому вказано, що:

- по суті призначена експертиза є комплексною та потребує знань фахівців як у галузі інтелектуальної власності, так і фахівців у галузі проектування, виготовлення та експлуатації силових кабелів середньої та високої напруги;

- у КНДІСЕ фахівці у галузі проектування, виготовлення та експлуатації силових кабелів середньої та високої напруги відсутні, у зв'язку з чим ухвала суду від 16.05.2016 залишається без виконання.

29.06.2016 позивач подав суду письмові пояснення, в яких зазначив таке: в клопотанні про призначення судової експертизи від 18.04.2016 позивач просив суд направити справу до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі - Інститут), де діє Центр судових експертиз, фахівці якого за останні 15 років виконали понад 1000 висновків судових експертиз щодо об'єктів інтелектуальної власності й таких, як корисні моделі; серед атестованих судових експертів цього Центру є й такі експерти, які мають окрім юридичної, це й вищу технічну освіту (у тому числі по спеціальності «Техніка високих напруг та ізоляційна кабельна техніка») - це судові експерти ОСОБА_4 та ОСОБА_5, кандидати юридичних наук, які можуть окремо або разом провести експертизу з комплексного дослідження оскарженого патенту; таким чином, позивач просить суд призначити у справі №910/32023/15 комплексну судову експертизу по дослідженню питання патентоздатності оскарженого патенту України № 94518 від 10.11.2014, виконання якої доручити атестованим судовим експертам Центру судових експертиз Інституту - ОСОБА_4 та/або ОСОБА_5.

02.07.2016 Товариство подало суду письмові пояснення, в яких зазначили про те, що: в листі КНДІСЕ від 02.06.2016 №8910-16 зазначило про те, що по суті призначена експертиза є комплексною та потребує знань фахівців як у галузі інтелектуальної власності, так і фахівців у галузі проектування, виготовлення та експлуатації силових кабелів середньої та високої напруги, з огляду на викладене Товариство просить суд призначити у справі №910/32023/15 комплексну (об'єктів інтелектуальної власності та електротехнічну) судову експертизу, проведення якої доручити КНДІСЕ.

Товариство 07.07.2016 подало суду письмові пояснення, в яких зазначило таке:

- проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Інститутом, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є неможливим, з огляду на те, що судовий експерт ОСОБА_4 неодноразово проводив судові експертизи у справах за участі позивача, висновки за результатами даних експертиз були складені на користь Заводу; представником позивача в інших судових справах є ОСОБА_6, який був співробітником Інституту та працював із запропонованими позивачем судовими експертами; з огляду на викладене Товариство вважає, що дані обставини викликають сумніви в неупередженості судових експертів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та можуть бути заінтересовані в розгляді справи, що є підставою для їх відводу;

- відповідно до Реєстру атестованих судових експертів, в державних спеціалізованих установах України працюють 3 судові експерти, які є атестованими щодо проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності винаходів і корисних моделей за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями»: ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; дані судові експерти є співробітниками Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр); з огляду на викладене Товариство поросить суд проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити одному з вказаних експертів Центру.

Судом встановлено, що в господарському суді міста Києва розглядалися справи:

- № 910/16142/14 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» до публічного акціонерного товариства завод «Південкабель» та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту України № 60285 на винахід;

позов мотивовано тим, що винахід "Кабель силовий" за патентом України № 60285 не відповідає умовам патентоздатності, визначеним Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме такому критерію як "новизна";

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.09.2014 у справі № 910/16142/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності проведення якої експертизи доручено судовому експерту Інституту ОСОБА_4 за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції»;

- №910/16227/14 за позовом публічного акціонерного товариства «Завод «Південкабель» до Державної служби інтелектуальної власності України, публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель» та товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» про визнання недійсними патентів України № 91825 та № 90994 на корисні моделі;

позов обґрунтовано невідповідністю корисної моделі за патентом України № 91825 умові патентоздатності "новизна", визначеній Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";

ухвалою господарського суду міста Києва від 22.09.2014 у справі № 910/16227/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої експертизи доручено судовому експерту Інституту ОСОБА_4 за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції».

Враховуючи викладене, для роз'яснення питань, що виникли в розгляді даного спору, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребою спеціальних знань, господарський суд призначає експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

З матеріалів справи вбачається, що позов мотивовано тим, що корисна модель за патентом України №94518 не відповідає умовам патентоздатності, визначеним Законом, а саме такому критерію як «новизна».

Частинами другою - п'ятою статті 7 Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною; винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо; рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Господарський суд міста Києва вважає за необхідне проведення судової експертизи слід доручити Центру; витрати за проведення судової експертизи покладаються на Завод.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/32023/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення експертизи поставити таке питання:

- чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги" за патентом України №94518 стала загальнодоступною в світі до дати подання обществом с ограниченной отвественностью "ПО "Энэргокомплект" (товариство з обмеженою відповідальністю "ВО "Енергокомлект") заявки № u201409900, а саме до 08.09.2014?;

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №910/32023/15 скерувати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

5. Витрати з проведення судової експертизи покласти на публічне акціонерне товариство "Завод "Південкабель" (61099, м. Харків, вул. Автогенна, 7; ідентифікаційний код 00214534). Зобов'язати назване товариство здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовими експертами рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі №910/32023/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко