Господарський суд
Житомирської області
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
УХВАЛА

"13" липня 2016 р. Справа № 906/395/16.

Господарський суд Житомирської області у складі:

Судді: Сікорської Н.А.

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст"

до: Закритого акціонерного товариства "Житомирські Ласощі"

за участю у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

1. ОСОБА_1

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс ОСОБА_2"

про заборону використовувати торгівельні марки, знаки та вчинити певні дії.

про заборону використовувати торгівельні марки, знаки та вчинити певні дії

Присутні:

від позивача: ОСОБА_3, довіреність № б/н від 18.01.16 р.;

від третьої особи-1: ОСОБА_3, довіреність № б/н від 30.11.15р.;

від третьої особи 2: ОСОБА_3, довіреність № б/н від 06.06.16р. ;

від відповідача: ОСОБА_4, довіреність № б/н від 28. 12.15 р. ( в судових засіданнях від 22.06.2016р., 29.06.2016р., 04.07.2016р.;11.07.2016р.).

ВСТАНОВИВ:

Позивачем подано позов про:

- заборону Закритому акціонерному товариству «Житомирські ласощі» використовувати торгівельні марки та знаки позивача, а саме: Батончик; Хрусткий батончик; ОСОБА_5 кільце - Golden Ring;

- заборону Закритому акціонерному товариству «Житомирські ласощі» використовувати торгову марку «Барин», яка не має відрізняльної характеристики з торговою маркою TOB «Ренесанс Траст» «Барон» та буде вводити споживачів в оману стосовно виробника товару.

- зобов'язання ЗАТ «Житомирські ласощі» припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом TOB «Ренесанс Траст» а саме: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; ОСОБА_6; ОСОБА_5 кільце;

- заборону ЗАТ «Житомирські ласощі» використовувати «паторн» TOB «Ренесанс Траст»;

- зобов'язання ЗАТ «Житомирські ласощі» знищити цукерки та печиво в етикеті схожому до ступеня змішування: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; ОСОБА_6; ОСОБА_5 кільце;

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 26.04.2016р. порушено провадження у справі та призначено до розгляду на 18.05.2016р.

Ухвалою господарського суду від 18.05.2016р. відкладено розгляд справи на 01.06.2016р.

В судовому засіданні від 01.06.2016р. порядку ст. 77 ГПК України оголошено перерву до 07.06.2016р.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 07.06.2016р. розгляд справи відкладено на 22.06.2016р.

В судовому засіданні від 22.06.2016р. в порядку ст. 77 ГПК України оголошено перерву до 29.06.2016р.

В судовому засіданні від 29.06.2016р. оголошено перерву до 04.07.2016р. та ухвалою суду від 29.06.2016р., в порядку ст. 69 ГПК України, продовжено строк вирішення спору по справі по 14.07.2016р.

В судовому засіданні від 04.07.2016р. оголошено перерву до 11.07.2016р.

В судовому засіданні від 11.07.2016р. оголошено перерву до 13.07.2016р.

Представник позивача в судових засіданнях підтримав позовні вимоги позивача в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві та письмових поясненнях (а.с. 154-155 т.1).

Звернувшись з даним позовом до суду зазначає, що відповідач здійснює незаконну господарську діяльність щодо виробництва та продажу кондитерських виробів в етикеті схожому до ступеня змішування з етикетом позивача та з незаконним використанням торгівельних марок позивача.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що 26.11.2015 року між Товариство з додатковою відповідальністю «ЖЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Траст» було укладено Договір оренди цілісного майнового комплексу №162 (а.с. 41-43 т.1).

26.11.2015р. між ТОВ "ЖЛ" та ТОВ "Ренесанс Траст" укладено договір № 246 з додатковою угодою №1 від 26.11.2015р. про викуп всього пакувального матеріалу ТОВ "ЖЛ" разом з усіма майновими та немайновими правами інтелектуальної власності, які належать ТДВ "ЖЛ" на увесь існуючий товар, а саме візуальне оформлення товару, всі зображення, візерунки, малюнки, поєднання кольорів тощо (а.с.46-49 т.1).

Крім цього, в обгрунтування підстав звернення до суду позивач посилається на ліцензійні договори на використання об'єктів інтелектуальної власності:

- від 26.10.2015р., укладений між ОСОБА_1 (ліцензіар) та ТОВ " Ренесанс Траст" (ліцензіат) (а. с. 83-88 т.1);

- від 24.10.2015р., укладеного між ТОВ "Ренесанс ОСОБА_2" (ліцензіар) та ТОВ "Ренесанс Траст" (ліцензіат) (а. с. 89-92 т.1);

- від 18.12.2015р., укладеного між ОСОБА_1 (ліцензіар) та ТОВ " Ренесанс Траст" (ліцензіат) (а.с. 156-158 т.1);

- від 02.06.2016 р., укладеного між ОСОБА_1 (ліцензіар) та ТОВ " Ренесанс Траст" (ліцензіат) (а.с. 159-160 т.1).

Позивач вважає, що відповідачем, в порушення ст. 4 Закону України " Про захист від недобросовісної конкуренції", без дозволу (згоди) ТОВ "Ренесанс Траст", здійснюється випуск кондитерської продукції в етикеті схожому до ступеня змішування з етикетом позивача.

Разом з тим, звертаючись з даним позовом до суду позивач зазначає, що відповідачем порушені його права на знаки для товарів і послуг, що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Представник відповідача проти позовних вимог заперечила в повному обсязі з підстав, викладених у письмовому відзиві (а. с. 69 т.2)

01.06.2016р. представником відповідача подано клопотання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

07.06.2016р. подано доповнення до клопотання про призначення експертизи (а. с. 150, 175 т.1).

В судовому засіданні від 29.06.2016р., представник відповідача відмовилась від вищезазначених клопотань в повному обсязі.

Представник позивача щодо призначення у справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності поклався на розсуд суду, при цьому надав власний перелік можливих питань (а.с. 1-3 т.2).

Суд, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи з огляду на наступне.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.

У п. 65 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2015р. роз'яснено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Згідно п.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року №4 „Про деякі питання практики призначення судової експертизи", судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Оскільки предмет позову пов'язаний із об'єктами права інтелектуальної власності, а суд не володіє спеціальними знаннями для визначення схожості до ступеня змішуваності зображення етикеток цукерок, які використовуються ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикеток цукерок, які використовуються ЗАТ "Житомирські ласощі, суд дійшов висновку щодо необхідності призначення судової експертизи з питань інтелектуальної власності .

Відповідно до частини 1 статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу, користується правами і несе обов'язки, зазначені у ст. 31 ГПК України.

Оскільки чинним законодавством чітко не визначено обов'язку тієї чи іншої сторони здійснити оплату вартості експертизи, а також враховуючи те, що в силу приписів ст.33 Господарського процесуального кодексу України саме позивач повинен довести ті факти та обставини, якими він обґрунтовує свої позовні вимоги, суд вирішив обов'язок щодо оплати вартості судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності покласти на позивача.

Згідно п.1 ч.2 ст.79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за доцільне провадження у справі №906/395/16 зупинити до вирішення експертом визначених питань.

Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 906/395/16 судову експертизу з питань інтелектуальної власності.

2. Проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності доручити "Українському центру судових експертиз" (03150, м. Київ, вул. Предславенська,43/2).

3. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерки «Кльово» Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки цукерки «Суперово», яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 20 т.1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерки «Білочка з горішком» ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки цукерки «Згущонка з горішком», яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а. с. 21 т.1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерки «Батончик з ароматом горіха» ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки цукерки «БатонСhік з ароматом горіха», яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи ( а. с. 22 т. 1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерки «Батончик з арахісом» ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки цукерки «БатонСhік з арахісом», яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 23 т. 1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерки «Хрусткий Батончик» ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки цукерки «БатонСhік хрусткий», яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 24 т.1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерки «Ірис молочна кринка» (фіолетовий етикет) ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки цукерки «Ірис ам-ням» (фіолетовий етикет), яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 25 т.1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерки «Ірис молочна кринка» (червоний етикет) ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки цукерки «Ірис ам-ням» (червоний етикет), яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 26 т.1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки цукерки «Ірис молочна кринка» (золотистий етикет) ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки цукерки «Ірис ам-ням» (золотистий етикет), яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 27 т.1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетка цукерки «Барон» ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки цукерки «Барин», яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 28 т.1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки печива «ОСОБА_5 затяжне ОСОБА_6» ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки печива «ОСОБА_5 затяжне ОСОБА_6», яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 29-30 т.1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення етикетки печива «ОСОБА_5 кільце (Golden Ring)» ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", з зображенням етикетки печива «ОСОБА_5 кільце (Golden Ring)», яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с.31-32 т.1)?;

- чи схожі до ступеня змішування зображення «паторну» ТДВ "ЖЛ", яке використовується ТОВ "Ренесанс Траст", на етикеті позивача з зображенням «паторну», яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с.31-32 т.1)?;

- чи схожі візуально етикетки продукції товарів ЗАТ «Житомирські ласощі» та ТДВ "ЖЛ", які використовуються ТОВ "Ренесанс Траст", за зовнішньою формою, змістом, симетрією, характером зображень, за кольорами та тонами?;

- чи схожі настільки, що їх можна сплутати зображення етикеток продукції ЗАТ «Житомирські ласощі» із зображенням етикеток ТДВ "ЖЛ", які використовуються ТОВ "Ренесанс Траст"?;

- чи може використання оскаржуваних зображень та найменувань на продукції ЗАТ «Житомирські ласощі», ввести в оману щодо виробника зазначеної продукції?;

- чи схожі фонетично назви цукерок «Батончик з ароматом горіха» ТДВ "ЖЛ", які використовуються ТОВ "Ренесанс Траст", та «БатонСhік з ароматом горіха», яка використовується ЗАТ "Житомирські ласощі"?;

- чи схожі фонетично назви цукерок «Батончик з арахісом» ТДВ "ЖЛ", які використовуються ТОВ "Ренесанс Траст", та «БатонChік з арахісом», яка використовується ЗАТ "Житомирські ласощі"?;

- чи схожі фонетично назви цукерок «Хрусткий Батончик» ТДВ "ЖЛ", які використовуються ТОВ "Ренесанс Траст", та "БатонСhік" хрусткий", яке використовується ЗАТ "Житомирські ласощі"?;

- чи схожі фонетично назви цукерок «Барон» ТДВ "ЖЛ", яка використовуються ТОВ "Ренесанс Траст", та «Барин», яка використовується ЗАТ "Житомирські ласощі"?

4. Попередити судового експерта, який проводитиме судову експертизу, про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України за подання завідомо неправдивого висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених судом обов'язків.

5. Судовому експерту, який проводитиме експертизу, надіслати висновок на адресу господарського суду в строк, визначений п.п. 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5 та його копії - сторонам спору.

У разі необхідності встановлення більш розумного строку для проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності у справі, погодити останній з господарським судом шляхом звернення до суду з відповідним клопотанням.

6. Зобов'язати позивача - ТОВ "Ренесант Траст" (м.Київ, пров. Мічуріна,3/2, оф. 21, ) здійснити оплату вартості експертизи у відповідному розмірі. Докази сплати надіслати на адресу господарського суду;

7. Зупинити провадження у справі № 906/279/14 на час проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності та до отримання висновку експерта.

Ухвала суду в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Суддя ОСОБА_7

Друк:

1 - в справу

2- позивачу (рек. з повід).

3- відповідачу (рек. з повід.)

4- третій особі ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) (рек. з повід)

5- третій особі ТОВ "Ренесанс ОСОБА_2" (01014, м.Київ, пров. Мічуріна,3/2, літ.А, офіс № 3) (рек. з повід)

6- Український центр судових експертиз ( 03150, м. Київ, вул. Предславенська,43/2) (оригінал) (рек. з пов)