КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2016 р. Справа№ 910/24344/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Сотнікова С.В.

Шипка В.В.

за участю секретаря Халько В.А.,

та представників:

від позивача - Смелік В.Б., Бажанов В.О. - дов. б/н від 21.08.2015р.,

від відповідача 1 - Онуфрієнко А.А. - дов. б/н від 25.04.2016р.,

від відповідача 3 - ОСОБА_5 - дов. б/н від 01.12.2015р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «МПК»

на рішення господарського суду м.Києва від 25.04.2016р.

у справі №910/24344/15 (суддя Гумега О.В. )

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ)

«СТОКШИНА»

до 1) ТОВ «МПК»

2) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ)

«ОН-ЛАЙН»

3) Фізичної особи - підприємця ОСОБА_6

про зобов'язання вчинити дії та стягнення 3 780,00 грн. упущеної вигоди

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м. Києва від 25.04.2016р. у справі №910/24344/15 позов ТОВ «СТОКШИНА» задоволено частково. Заборонено ТОВ "МПК" використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011р. та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10.01.2011р. в рекламі, в мережі Інтернет. Заборонено Фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011р. та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10.01.2011 в рекламі, в мережі Інтернет. Зобов'язано ТОВ "ОН-ЛАЙН" припинити делегування доменного імені www.ІНФОРМАЦІЯ_2. Стягнуто з ТОВ "МПК" на користь ТОВ "СТОКШИНА" 1827,00 грн. судового збору, 4413,56 грн. витрат на проведення судової експертизи. Стягнуто з ФОП ОСОБА_6 на користь ТОВ "СТОКШИНА" 1827,00 грн. судового збору, 4413,56 грн. витрат на проведення судової експертизи. В задоволенні решти позовних вимог відмовлено. Скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду міста Києва від 16.11.2015р. у справі № 910/24344/15.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду, ТОВ «МПК» звернулося з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить скасувати рішення господарського суду м. Києва від 25.04.2016р. та прийняти нове, яким відмовити позивачу у задоволенні позову у повному обсязі та стягнути з ТОВ «СТОКШИНА» на користь відповідача 1 судові витрати у розмірі 25 000 грн.

Відзиві на апеляційну скаргу не надходили.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.06.2016р. апеляційну скаргу ТОВ «МПК» було прийнято до свого провадження та призначено її до розгляду на 06.07.2016р.

Колегією суддів у судовому засіданні 06.07.2016р. оголошувалась перерва до 14:00 години названої дати для надання можливості представникам позивача ознайомитися з апеляційною скаргою.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, ТОВ «МПК» та ТОВ «ОН-ЛАЙН», дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги, перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), до об'єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається Цивільним кодексом України та іншим законом (ч. 2 ст. 418 ЦК України).

Згідно ч. 3 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру.

Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору (стаття 421 ЦК України).

Місцевим судом було встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є комбінованим позначенням, яке містить словосполучення "ІНФОРМАЦІЯ_4", виконане стандартним друкованим шрифтом, літерами кириличної абетки та зображувальну композицію із реалістичного зображення поверхні протектору шини та квадрату. Знак зареєстровано для наступних послуг МКТП: Кл.35: Аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво).

Дата подання заявки на реєстрацію знака - 09.12.2009р. Дата публікації -10.01.2011р., бюл. № 1. Власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є ОСОБА_7.

Відповідно до ліцензійного договору про надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності від 30.01.2015р., укладеного між ОСОБА_7 і ТОВ "СТОКШИНА" (позивач), позивач отримав дозвіл (виключну ліцензію) на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1.

Відповідно до ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема, на підставі ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Статтею 1108 ЦК України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч. 1 ст. 1109 ЦК України).

Відповідно до ст. 424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно ч. 3 ст. 426 ЦК України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Отже, позивачу належать майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, що є комбінованим позначенням, яке містить словосполучення "ІНФОРМАЦІЯ_4", та виключне право перешкоджати неправомірному використанню знаку для товарів і послуг, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ч. 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Частиною 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, зокрема, припинення дії, примусове виконання обов'язку в натурі. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстроване за ФОП ОСОБА_6 (відповідачем-3) в 2015 році.

Процедура делегування доменних імен в Україні не врегульована спеціальним законом.

ТОВ "ОН-ЛАЙН" (відповідач-2) здійснило реєстрацію доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі Сервісної угоди, яка розміщена на сайті ТОВ "ОН-ЛАЙН" за Інтернет адресою https://www.bestname.ua/agreement.php та є публічним договором згідно ст. 633 ЦК України. Делегування доменного імені відповідач-2 здійснював керуючись Регламентом публічного домену версія 3.2. (далі - Регламент), розробленим спільно Товариством з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер", адміністраторами публічних доменів та реєстраторами 01.11.2013р. Вказаний Регламент описує основні принципи та процедури взаємодії реєстратора (відповідача-2) з реєстраційною системою Реєстру публічного домену (п. 1 Регламенту). Вимоги до доменного імені викладені в п. 3 Регламенту.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать що реєстрантом доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 є відповідач-3, в той час як використання цього домену здійснює відповідач-1.

Так, роздруківки веб-сторінок сайту www.ІНФОРМАЦІЯ_2 містять інформацію про те, що Компанія-імпортер "МПК" спеціалізується на поставці вантажних, легковантажних і легкових шин із Китаю. На сайті www.ІНФОРМАЦІЯ_2 також використано позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" Компания-импортер "МПК" (мовою оригіналу).

ФОП ОСОБА_9 (відповідач-3), дата державної реєстрації 28.04.2001р., здійснював господарську діяльність з продажу вантажних шин із використанням позначень "ІНФОРМАЦІЯ_1". В матеріалах справи наявні Договір поставки вантажних шин від 09.09.2008р., постачальником за яким була Фірма "ІНФОРМАЦІЯ_1" в особі ФОП ОСОБА_6. Також, в матеріалах справи наявні візитка, фотографія вивіски, які, за твердженням відповідача-1 та відповідача-3, містять інформацію про використання відповідачем -3 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" при здійсненні пропонування для продажу вантажних шин.

Наведені докази, а саме візитка та фотографія вивіски, обґрунтовано не були прийняті місцевим судом в якості належних доказів на підтвердження використання відповідачем -3 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" до дати подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 (09.12.2009), з огляду на неможливість визначити дату виготовлення і розміщення зазначених візитки та вивіски з використанням позначень "ІНФОРМАЦІЯ_1".

В матеріалах справи також наявні календарі на 2008, 2010, 2013 роки, які містять інформацію щодо пропонування вантажних шин, позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" та посилання на ПП ОСОБА_6

Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що Договір поставки вантажних шин від 09.09.2008р., постачальником за яким була Фірма "ІНФОРМАЦІЯ_1" в особі ФОП ОСОБА_6 та календар на 2008 рік, які містять позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" та посилання на ПП ОСОБА_6, свідчать про використання відповідачем-3 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" для послуг з пропонування для продажу вантажних шин до дати подання заявки на реєстрацію знака свідоцтвом України № НОМЕР_1 - 09.12.2009р.

Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Якщо в результаті державної реєстрації заявник одержує весь обсяг майнових прав на знак для товарів, визначених в статті 495 ЦК України, то попередній користувач, після реєстрації іншою особою такого спірного позначення як знаку для товарів і послуг, зберігає лише право на безоплатне продовження такого використання.

Тому місцевий суд вірно вказав, що відповідач-3 не може бути позбавлений можливості продовжувати використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" таким самим способом, яким він використовував це позначення до дати подання заявки, тобто до 09.12.2009р.

В той же час, відповідач-3, як особа наділена правом попереднього користувача, позбавлений можливості здійснити реєстрацію доменного імені www.ІНФОРМАЦІЯ_2 після 09.12.2009 року, оскільки реєстрація такого доменного імені не може розглядатися як продовження використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" тим самим способом, яким відповідач-3 використовував це позначення до 09.12.2009р. В матеріалах справи відсутні докази використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_3" в мережі Інтернет до 09.12.2009р., тому початок використання такого позначення в мережі Інтернет після 09.12.2009р. правильно розцінено місцевим судом саме як порушення відповідачем -3 прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, а не як реалізація прав попереднього користувача.

Згідно з ч. 2 ст. 500 ЦК України, право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що ТОВ "МПК" (відповідач-1) було зареєстроване 10.10.2014р. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) відповідача-1 є ОСОБА_9, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Докази того, що до відповідача-1 від відповідача-3 було передано або перейшло право попереднього користувача на позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання, в матеріалах справи відсутні.

Місцевому суду також не було надано жодних доказів, які б свідчили про здійснення відповідачем-3 значної і серйозної підготовки для використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" до дати подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України НОМЕР_2 (09.12.2009).

Тому суд першої інстанції дійшов правильного висновку про відсутність у відповідача-1 прав на використання позначень "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_3" при здійсненні продажу автомобільних шин, наданні інших послуг 35 класу МКТП або споріднених з ними послуг.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/24344/15, місцевим судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі №910/24344/15. Відповідно до Висновку експерта № 304/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24344/15 від 29 лютого 2016 року судовим експертом встановлено:

1. Позначення "ІНФОРМАЦІЯ_3" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2011р. стосовно наведених у даному свідоцтві послуг із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, або товарів і послуг, споріднених з наведеними в даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги; аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); та є таким що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

2. Позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2011р. стосовно наведених у даному свідоцтві послуг із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, або товарів і послуг, споріднених з наведеними в даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги; аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); та є таким що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Здійснюючи експертне дослідження, судовим експертом було вказано, що позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, якщо воно використовується щодо споріднених товарів/послуг і є схожим настільки на нього, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. Якщо споживач може сплутати товари, дистинктивна функція знака для товарів і послуг не працює і споживач може не придбати той товар, який він хоче. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом.

Здійснюючи експертне дослідження судовий експерт, зокрема, визначав спорідненість товарів/послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 із товарами, для яких використовується позначення ІНФОРМАЦІЯ_3 та "ІНФОРМАЦІЯ_1"; визначав ступінь схожості позначень "ІНФОРМАЦІЯ_3" та "ІНФОРМАЦІЯ_1" із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1.

В результаті дослідження, судовий експерт дійшов висновку, що послуги для яких застосовується позначення "ІНФОРМАЦІЯ_3" та "ІНФОРМАЦІЯ_1" є: такими самими, що й послуги із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1; спорідненими щодо послуг аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво), для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1.

Крім того, провівши дослідження на схожість позначення "ІНФОРМАЦІЯ_3" із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, судовий експерт встановив фонетичну та смислову подібність позначення із домінуючим елементом знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4".

Таким чином, Висновок експерта № 304/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24344/15 від 29 лютого 2016 року обґрунтовано підтвердив той факт, що позначення, які використовують відповідач-1 та відповідач-3, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

В свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позивач, як особа, яка володіє виключними правами на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, має виключне право забороняти іншим особам (в т.ч. і відповідачу -1, відповідачу-3) використовувати без його згоди позначення, схожі із зареєстрованим знаком, оскільки внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Матеріали справи не містять доказів надання відповідачу-1 та відповідачу-3 згоди на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Ч. 2 цієї статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Матеріалами справи підтверджено те, що відповідач-1 та відповідач-3 без згоди позивача використовують позначення, які схожі зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, що є комбінованим позначенням та містить, зокрема, словосполучення "ІНФОРМАЦІЯ_4" в мережі Інтернет та в назві доменного імені, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Судом першої інстанції було встановлено, що позначення ІНФОРМАЦІЯ_3 є частиною доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про телекомунікації" домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється; домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн

відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет; домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.

Доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 складається із домену першого рівня - .ua, який вказує на зону доменних імен України; домену другого рівня - .com, який вказує на зону доменних імен, використання яких пов'язується із комерційною діяльністю; домену третього рівня - ІНФОРМАЦІЯ_3, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 56 Закону України "Про телекомунікації", адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог.

Організацією, яка присвоює доменні імена, є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (надалі - ICANN), у зв'язку з чим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів.

Оскільки діючим законодавством України не передбачено, який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, місцевий суд обґрунтовано застосував принцип найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

Правова охорона знака для товарів і послуг передбачена Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з яким використання в доменних іменах знаків та позначень, захищених цим Законом, без згоди власника свідоцтва, є порушенням прав власника такого свідоцтва. Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається, зокрема, його застосування в мережі Інтернет, у тому числі у доменних іменах; знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, місцевий суд дійшов вірного висновку про порушення прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 внаслідок реєстрації доменного імені відповідача-3 та використання такого знаку в доменному імені. При цьому судом встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та відповідна частина доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 схожі настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 використовується у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно послуг, наведених у свідоцтві на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, та споріднених з наведеними у вказаному свідоцтві товарами і послугами.

7.3.3 пункту 7.3 Регламенту видалення доменного імені здійснюється, зокрема, реєстратором за рішенням суду в будь-який час.

Відповідно до пункту 2 Регламенту, реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені.

З огляду на встановлені обставини справи, місцевий суд дійшов правильного висновку, що обрані позивачем способи захисту прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 відповідають чинному законодавству України.

Позивач також звернувся до місцевого суду з вимогами про стягнення з відповідача-1 3 780,00 грн. збитків (упущеної вигоди).

Стаття 22 ЦК України визначає, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками у відповідності до ч. 2 ст. 22 ЦК України є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі (ч. 3 ст. 22 ЦК України).

Відшкодування збитків у сфері господарювання передбачено главою 25 ГК України. Зокрема, відповідно до статті 224 ГК України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Відповідальність за порушення зобов'язання у вигляді відшкодування збитків настає за наявності таких умов: протиправної дії чи бездіяльності особи; заподіяння збитків в результаті такої дії чи бездіяльності особи; причинного зв'язку між протиправною дією чи бездіяльністю особи та заподіяними збитками; вини.

Частиною 4 ст. 623 ЦК України встановлено, що при визначенні неодержаних доходів або упущеної вигоди враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання. Зазначена норма покладає на позивача обов'язок довести, що ним вжито заходів, спрямованих на уникнення збитків.

При цьому суд наголошує саме на обов'язок позивача надати докази на підтвердження обґрунтованості позовних вимог.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що 20.08.2015р. відповідачем-1 було виставлено Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІЛПОРТ" рахунок №994 на оплату шини 215/75R17.5AF177 AUFINE, кількістю 1 шт., сума з ПДВ 3 780 грн.

Платіжним дорученням №177 від 27.08.2015р. ТОВ "ВІЛПОРТ" було здійснено оплату відповідачу-1 згідно рахунку №994 від 20.08.2015р.

Відповідно до видаткової накладної №797 від 27.08.2015р. відповідачем-1 (постачальник) було передано шину 215/75R17.5AF177 AUFINE ТОВ "ВІЛПОРТ".

Місцевий суд дійшов правильного висновку, що наведені документи не містять жодних доказів, які б свідчили, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЛПОРТ" не було обізнане про особу, з якою ним укладено договір поставки (у письмовій формі, відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦК України), рівно як і доказів, що такий договір було укладено саме внаслідок огляду товарів в мережі Інтернет на сайті www.ІНФОРМАЦІЯ_2.

Жодних доказів, які б свідчили про наміри Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЛПОРТ" укласти договір поставки шини саме з позивачем, а також доказів наявності у позивача саме такої шини та по аналогічній ціні в матеріалах справи також немає.

Тому суд першої інстанції законно визнав необґрунтованими і не задовольнив позовні вимоги позивача про стягнення з ТОВ "МПК" 3 780 грн. збитків (упущеної вигоди).

Позивач також звернувся до господарського суду м. Києва з позовними вимогами до відповідача-2 про заборону ТОВ "ОН-ЛАЙН" порушувати права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10.01.2011р. шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені www.ІНФОРМАЦІЯ_2.

Позивачем не було надано доказів порушення саме відповідачем-2 прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, який є комбінованим позначенням та містить словосполучення "ІНФОРМАЦІЯ_4", в результаті проведення реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

Тому суд першої інстанції законно визнав необґрунтованими і відмовив в задоволенні позовних вимог позивача про заборону ТОВ "ОН-ЛАЙН" (відповідачу-2) порушувати права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10.01.2011 шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені www.ІНФОРМАЦІЯ_2.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.11.2015р. по справі було вжито заходи до забезпечення позову.

Відповідно до ст. 68 ГПК України питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

В зв'язку з вирішення справи по суті, місцевий суд обґрунтовано скасував заходи забезпечення позову вжитих ухвалою господарського суду міста Києва від 16.11.2015р. у справі №910/24344/15.

Тому суд першої інстанції законно і обґрунтовано частково задовольнив позов ТОВ «СТОКШИНА».

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ «МПК» залишити без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 25.04.2016р. у справі №910/24344/15 - без змін.

Справу №910/24344/15 повернути до господарського суду м. Києва

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді С.В. Сотніков

В.В. Шипко