УХВАЛА

04.07.2016№ 910/570/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/570/16

за позовом публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - Банк), м. Київ,

до публічного акціонерного товариства "Сбербанк", м. Київ,

публичного акционерного общества "Сбербанк России" (публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії"), м. Москва, Російська Федерація,

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Харків,

про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Дубінського М.І. (довіреність від 14.01.2016 № 19/3-02/);

Огневюка Я.В. (довіреність від 14.01.2016 № 19/3-02/);

Кочкарьова С.В. (довіреність від 14.01.2016 № 19/3-02/);

відповідача-1 - Гулейка І.Ю. (довіреність від 07.12.2015 № б/н);

Кольченко Ю.М. (довіреність від 15.04.2016 № б/н);

Столярена О.В. (довіреність від 15.04.2016 № б/н);

Сюсєля І.М. (довіреність від 15.04.2016 № б/н);

відповідача-2 - не з'явився;

відповідача-3 - Фінагіної В.Б. (довіреність від 02.06.2016 № 1-8/4356);

відповідача-4 - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Банк звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю належних публічному акціонерному товариству "Сбербанк" (далі - ПАТ "Сбербанк") свідоцтв України:

№183294 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

№183296 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсним належного ПАТ "Сбербанк" свідоцтва України №151584 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 14 класу МКТП;

- визнання недійсними повністю на території України належних публічному акціонерному товариству "Сбербанк Росії" (публичное акционерное общество "Сбербанк России", далі - ПАТ "Сбербанк Росії") міжнародних реєстрацій:

№1069810 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

№1114550 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

№1117613 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсними на території України належних ПАТ "Сбербанк Росії" міжнародних реєстрацій:

№1113875 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

№1113876 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

№1116554 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

№1120118 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №183294 та №183296, визнання недійсним частково свідоцтва України №151584, зареєстрованих для товарів 14 класу МКТП, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

зобов'язання Служби повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №1069810, №1114550 та №1117613, визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій №1113875 та №1113876, зареєстрованих для товарів і послуг 9, 36 та 38 класів МКТП;

заборону ПАТ "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116, володільцем якого є Банк, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;

зобов'язання ПАТ "Сбербанк" внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування ПАТ "Сбербанк" слово "СБЕРБАНК" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін;

зобов'язання фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (далі - ФОП ОСОБА_2) здійснити переделегування доменного імені sberbank.ua на користь Банку та вказати такі відомості у записі даного доменного імені:

organization-loc: "Public Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine"

(JSC "Oschadbank")

e-mail:

address: HOSPITALNA 12G

address: KIEV, KYIV

postal-code: 01001

country: UA

address-loc: n/a

country-loc: UA

phone: +380.442478485

fax: +380.442478609

status: ok

status: linked

created: 2014-03-31 17:47:06+03

source: UAEPP.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

позивач є власником знака для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України №82116, зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП;

позивач вважає, що торговельні марки за свідоцтвами України №151584, №183294, №18396 та за міжнародними реєстраціями №1069810, №1113875, №1113876, №1114550, №1116554, №1117613, №1120118, є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача і зареєстровані для споріднених товарів і послуг;

ФОП ОСОБА_2 в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені sberbank.ua, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою позивача, а на сайті, який за ним закріплено, пропонуються фінансові послуги;

розрізняльною частиною доменного імені sberbank.ua є лише його словесна частина "sberbank", тому що частина .ua є загальним географічним доменом першого рівня, призначеним для ідентифікації приналежності його до певних доменів;

слово "sberbank", яке застосоване в оскаржуваному доменному імені sberbank.ua, є транслітерацією латинськими літерами алфавіту торговельної марки "СБЕРБАНК";

в 2015 році ПАТ "Сбербанк" змінив своє фірмове найменування з публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" на ПАТ "Сбербанк"; частина найменування "публічне акціонерне товариство" є організаційно-правовою формою ПАТ "Сбербанк" і не має розрізняльної здатності, а тому розрізняльним елементом назви ПАТ "Сбербанк" є частина найменування у вигляді позначення "Сбербанк".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.01.2016 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 18.04.2016; зобов'язано позивача подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на російську мову ухвали господарського суду міста Києва від 18.01.2016 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках для вручення ПАТ "Сбербанк Росії" в порядку, передбаченому Угодою про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності (далі - Угода), через арбітражний суд міста Москви (115225, Російська Федерація, м. Москва, вул. Велика Тульська, б. 17); зобов'язано Службу подати суду: матеріали заявок на реєєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294, №183296 та №151584, що належать ПАТ "Сбербанк", та належним чином засвідчені витяги з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно названих свідоцтв; витяги з Міжнародного реєстру на торгівельні марки за міжнародними реєстраціями №1069810, №1114550, №1117613, №1113875, №1113876, №1116554, №1120118, що належать ПАТ "Сбербанк Росії".

27.01.2016 ухвалою господарського суду міста Києва заяву Банку про вжиття заходів до забезпечення позову у справі №910/570/16 задоволено; вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони ПАТ "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ідентифікаційний код 25959784):

передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №151584, №183294 та №183296 іншим особам або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

вчиняти будь-які дії з переделегування доменного імені sberbank.ua на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу "Whois" стосовно доменного імені sberbank.ua, в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені sberbank.ua або видаляти вказане доменне ім'я;

- заборони Службі (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника та статусу знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №151584, №183294 та №183296 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборони фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (61136, АДРЕСА_1; індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1) вчиняти дії з переделегування доменного імені sberbank.ua на користь будь-яких осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази "Whois" стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені sberbank.ua, особи реєстратора доменного імені sberbank.ua, а також припиняти (скасовувати) делегування вказаного доменного імені.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.02.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Арбітражного суду міста Москви для вручення судових документів на території Російської Федерації провадження у справі № 910/570/16 зупинено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2016 провадження у справі №910/570/16 поновлено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2016 відкладено розгляд справи на 13.06.2016 для забезпечення можливості представникам ПАТ "Сбербанк Росії" прибути у судове засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.04.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Арбітражного суду міста Москви для вручення судових документів на території Російської Федерації провадження у справі № 910/570/16 зупинено;

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.06.2016 провадження у справі №910/570/16 поновлено.

13.06.2016 Служба подала суду матеріали заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294, №183296 та №151584, що належать ПАТ «Сбербанк», та відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке: за результатами проведення кваліфікаційних експертиз було встановлено, що заявлені позначення за заявками №m201113537, № m201319021 та № m201319156 відповідають умовам надання правової охорони, зокрема, Службою не було виявлено їх схожості з раніше зареєстрованим словесним знаком для товарів і послуг позивача «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України № 82116 для послуг 36 класу МКТП; крім того, всі рішення Служби про реєстрацію оскаржуваних знаків для товарів і послуг та надання охорони міжнародним реєстраціям на території України прийняті на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені чинним законодавством України, а тому є законними та обґрунтованими.

02.07.2016 позивач подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на те, що для вирішення справи по суті необхідне застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, якими суд не володіє, на вирішення якої просив поставити такі питання:

« - Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 151584, 183294, 183296 та за міжнародними реєстраціями №№ 1113875, 1113876, 1069810, 1114550, 1116554, 1117613, 1120118 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116?

- Чи є послуги 36 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 183294 та 183296 та міжнародні реєстрації №№ 1069810, 1114550 та 1117613, такими самими та/чи спорідненими із послугами 36 класу МКТП для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116?

- Чи є товари 14 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 151584, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116?

- Чи є товари 9 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 1113875, 1113876, 1116554 та 1120118 такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116?

- Чи є назва доменного імені sberbank.ua схожою зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 82116?

- Чи містить фірмове найменування «Публічне акціонерне товариство «СБЕРБАНК» позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги?»

Проведення такої експертизи позивач просив доручити експертним установам Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України або Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

ПАТ "Сбербанк" 02.07.2016 подав суду клопотання про зупинення провадження у справі №910/570/16 до набрання рішенням у справі №910/11005/16 законної сили.

Клопотання мотивоване тим, що: у провадженні господарського суду міста Києва перебуває справа №910/11005/16, предметом розгляду якої є визнання повністю недійсним свідоцтва України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК»; якщо у справі №910/11005/16 буде прийнято рішення про визнання недійсним свідоцтва України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК», то дане свідоцтво буде вважатися таким, що не набрало чинності від дати подання заявки, а саме 24.05.2006, і відповідно, відпадуть підстави для задоволення позову Банку у справі № 910/570/16.

Представники ПАТ "Сбербанк" у судовому засіданні 04.07.2016 підтримали клопотання про зупинення провадження у справі № 910/570/16 та просили суд його задовольнити.

Представники позивача у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі №910/570/16.

Представник Служби у судовому засіданні підтримав клопотання представників ПАТ "Сбербанк" про зупинення провадження у справі №910/570/16 та просив суд його задовольнити.

Відповідно до частини першої статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

При цьому пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини друга - четверта статті 35 ГПК України).

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Іншим судом, про який йдеться у частині першій статті 79 ГПК України, є будь-який орган, що входить до складу судової системи України згідно з статтею 3 та частиною другою статті 17 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"; іншим судом може вважатися й інший склад суду (одноособовий чи колегіальний) в тому ж самому судовому органі, в якому працює суддя (судді), що вирішує (вирішують) питання про зупинення провадження у справі (пункт 3.16 постанови пленуму вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі з огляду на те, що:

- предметом розгляду справи №910/570/16, зокрема, є: визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №183294 та №183296 недійсними повністю для всіх послуг 36 класу МКТП, та свідоцтва України №151584 недійсним частково для всіх товарів 14 класу МКТП; заборона ПАТ "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116, володільцем якого є Банк; зобов'язання ПАТ "Сбербанк" внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування слово "СБЕРБАНК" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін; визнання недійсними повністю на території України належних ПАТ "Сбербанк Росії" міжнародних реєстрацій: №1069810 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП; №1114550 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП; №1117613 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП; та визнання частково недійсними на території України належних ПАТ "Сбербанк Росії" міжнародних реєстрацій: №1113875 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП; №1113876 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП; №1116554 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП; №1120118 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

- у розгляді справи №910/11005/16 предметом позову є визнання недійсним повністю свідоцтва України №82116, власником якого є Банк, на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» у порядку статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- у вирішенні зазначених спорів сторони посилаються на різні обставини, які підлягають дослідженню господарським судом на підставі різних доказів;

- так, зокрема, у вирішенні питання щодо визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, належних відповідачу-1, та міжнародних реєстрацій на торговельні марки, належних відповідачу-2, а також щодо визнання частково недійсними міжнародних реєстрацій на торговельні марки, які належать відповідачу-2, необхідно буде з'ясовувати, чи відповідали такі знаки умовам надання правової охорони станом на дату подання заявок на їх реєстрацію, а саме: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 - на 29.08.2011; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №183294 - на 17.10.2013 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №183296 - на 18.10.2013; торгівельні марки за міжнародними реєстраціями: №1069810 - на 23.12.2010; №1114550 - на 23.03.2012; №1117613 - на 23.03.2012; №1113875 - на 05.12.2011; №1113876 - на 05.12.2011; №1116554 - на 05.12.2011; №1120118 - на 20.04.2012;

- у справі ж №910/11005/16 стосовно визнання недійсним свідоцтва України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» суду необхідно буде з'ясовувати, чи відповідав знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, а саме станом на 24.05.2006; чи є схожим вказане позначення настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням ПАТ "Сбербанк Росії", що відоме в Україні; чи було видано свідоцтво України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» з порушенням прав ПАТ "Сбербанк Росії";

- слід також зазначити, що ПАТ "Сбербанк" не є стороною у справі 910/11005/16.

Разом з тим, 02.07.2016 ПАТ "Сбербанк" подав суду повторно клопотання про зупинення провадження у справі №910/570/16 до набрання рішенням у справі №910/9768/16 законної сили.

Клопотання мотивоване тим, що: у провадженні господарського суду міста Києва перебуває справа №910/9768/16, предметом розгляду якої є дострокове припинення дії свідоцтва України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК», на підставі якого позивач намагається заборонити відповідачу-1 використовувати знак «СБЕРБАНК», зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен, а також зобов'язати ПАТ "Сбербанк" внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування відповідача-1 слово «СБЕРБАНК», про що позивач заявляє у справі №910/570/16; таким, чином, якщо у справі № 910/9768/16 буде прийнято рішення про дострокове припинення дії свідоцтва України № 82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК», позивач не матиме майнових прав на відповідний знак, а тому не зможе забороняти ПАТ "Сбербанк" використовувати знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК», у зв'язку з чим відпадуть підстави для задоволення позову Банку у справі № 910/570/16.

Представники ПАТ "Сбербанк" у судовому засіданні 04.07.2016 підтримали клопотання про зупинення провадження у справі № 910/570/16 та просили суд його задовольнити.

Представники позивача у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі №910/570/16.

Представник Служби у судовому засіданні підтримала клопотання представників ПАТ "Сбербанк" про зупинення провадження у справі №910/570/16 та просила суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі з мотивів, викладених в ухвалі господарського суду міста Києва від 13.06.2016.

04.07.2016 позивач подав суду письмові пояснення щодо належного повідомлення відповідача-2, в яких зазначив, що ПАТ "Сбербанк Росії": отримало позовну заяву; обізнане про предмет позову у даній справі; отримує із господарського суду міста Києва процесуальні документи; обізнане про місце та час судових засідань у даній справі; відповідні докази, що підтверджують дані твердження, містяться у матеріалах справи; крім того, відповідач-2 в силу положення статті 22 ГПК України повинен сприяти об'єктивному розгляду даної справи та належним чином користуватися процесуальними правами та обов'язками; судова справа повинна бути розглянута у розумні строки, визначені ГПК України.

Разом з тим, 04.07.2016 Банк подав суду письмові пояснення з урахуванням відзиву відповідача-1, в яких зазначив таке:

- головним словесним елементом всіх оскаржуваних позначень є саме слово «Сбербанк», за яким споживачі і асоціюють дані об'єкти інтелектуальної власності, а тому посилання відповідача-1 на несхожість цих позначень є необґрунтованим;

- відповідач-1 жодним чином не зазначає, яким чином оскаржувані позначення за свідоцтвами України № 183294, №183296 та №151584 набули розрізняльної здатності в процесі їх використання і асоціюються саме з відповідачем-1 можуть вплинути на предмет позову в даній справі; відповідно до підстав позову Банк не посилається на абзац другий пункту другого статті 6 Закону, де встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- з тверджень позивача вбачається, свідоцтво України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК», належний позивачу, в передбачений законом спосіб недійсним не визнавалося;

- посилання ПАТ "Сбербанк" на невикористання Банком торговельної марки та відповідні документи, які це підтверджують, не мають жодного відношення до предмету доказування в даній справі та жодним чином не сприяють встановленню обставин, що підлягають доказуванню у даній справі;

- зобов'язання відповідача-1 змінити своє фірмове найменування є належним способом захисту, оскільки останній надає різноманітні фінансові послуги під комерційним найменуванням, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою Банку «СБЕРБАНК», а тому таке порушення має бути припинено шляхом внесення ПАТ "Сбербанк" змін до статуту, які полягають у видаленні слова «СБЕРБАНК» з найменування відповідача-1;

- як підтверджується пунктом 1.3 статуту ПАТ "Сбербанк" від 25.01.2016, він є правонаступником всього майна, прав та обов'язків публічного акціонерного товариства «Дочірній Банк Сбербанку Росії»; дана обставина вказує на приналежність оскаржуваного домену саме відповідачу-1;

- як вбачається з сервісу WHOIS, доменне ім'я sberbank.ua було зареєстровано на підставі свідоцтва № 151584, яке належить саме ПАТ "Сбербанк".

04.07.2016 ПАТ "Сбербанк" подало суду клопотання про: залучення доказів до матеріалів справи; залучення висновків експертних досліджень; залучення доказів (аналітичний звіт щодо впізнаваності фірмової назви та логотипу торгової марки «СБЕРБАНК»).

Разом з тим, 04.07.2016 відповідач-1 подав суду клопотання про витребування у товариства з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» (далі - ТОВ «Хостмайстер») відомості щодо реєстратора домену sberbank.ua, включаючи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце проживання та номер державної реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Клопотання мотивоване тим, що наявні в матеріалах справи докази є недостатніми для встановлення особи реєстратора доменного імені sberbank.ua; пошукова система WHOIS визначає реєстратором ФОП ОСОБА_2, але у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під іменем ОСОБА_2 зареєстровано дві фізичні особи-підприємця.

Представники ПАТ "Сбербанк" у судовому засіданні 04.07.2016 підтримали дане клопотання та просили суд його задовольнити.

Представники позивача у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання про витребування доказів.

Представник Служби у судовому засіданні підтримала клопотання представників ПАТ "Сбербанк" про витребування доказів та просила суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання відповідача-1 про витребування доказів з огляду на таке:

- відповідно до частин першої та другої статті 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів;

- у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ;

- відповідач-1 документально не підтвердив неможливість подання відповідної інформації щодо особи реєстратора доменного імені; не подав суду доказів, які б підтверджували звернення ПАТ "Сбербанк" до ТОВ «Хостмайстер» з відповідною заявою про отримання відомостей про реєстратора доменного імені sberbank.ua; отримання відмови ТОВ «Хостмайстер» у наданні таких відомостей відповідачу-1;

- крім того, в матеріалах справи наявні: електронне листування представника позивача та ФОП ОСОБА_2, з якого вбачається, що ФОП ОСОБА_2 обізнаний про розгляд господарським судом міста Києва справи №910/570/16, оскільки листи надсилались на електронну адресу, яка була вказана при реєстрації доменного імені sberbank.ua; рекомендовані повідомлення, що підтверджують факт отримання відповідачем-4 процесуальних документів від господарського суду міста Києва; жодних письмових заперечень щодо того, що він не є належним відповідачем у даній справі, суду не подано.

04.07.2016 ПАТ "Сбербанк" подав суду заяву про застосування позовної давності, в якій зазначив таке: позивач міг дізнатися про порушення своїх права, за захистом якого він звернувся до суду, з публікації відомостей про видачу свідоцтв України в офіційному бюлетені «Промислова власність» та про реєстрацію міжнародних реєстрацій знаків у бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності; усі виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України на знак № 151584 та офіційна інформація державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» щодо дії вказаних міжнародних реєстрацій надані у відзиві відповідача-1 та містяться у матеріалах справи; з урахуванням даних обставин, ПАТ "Сбербанк" вважає, що термін позовної давності за вимогами Банку у відношенні зазначеного вище свідоцтва на знак для товарів та послуг та міжнародних реєстрацій минув на дату звернення позивачем до суду з відповідним позовом; крім того, відповідачу-1 не відомо про існування будь-яких обставин щодо поважних причин пропущення строку позовної давності позивачем; станом на 2008 рік Банк міг дізнатися про перейменування банку і включення в його нову (на той момент) назву позначення «СБЕРБАНК», яке позивач вимагає виключити з поточного найменування банку; разом з тим, доменне ім'я sberbank.ua було зареєстровано 13.02.2012, дана інформація доступна у відкритій базі WHOIS, та роздруківка з бази WHOIS щодо доменного імені sberbank.ua надана до відзиву ПАТ "Сбербанк" та міститься в матеріалах справи; таким чином, позовна давність для даної вимоги сплила 13.02.2015, так як позивач міг дізнатися про реєстрацію доменного імені саме з відкритої бази WHOIS.

Представник Служби у судовому засіданні подав суду клопотання про долучення додаткових документів до матеріалів справи, а саме: належним чином засвідчений витяг з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України №82116 на знак для товарів і послуг станом на даний час та засвідчену копію матеріалів заявки № m200607492 на знак для товарів і послуг свідоцтвом України №82116, що належить Банку; витяги з Міжногодного реєстру на торгівельні марки за міжнародними реєстраціями №1069810, №1114550, №1117613, №1113875, №1113876, №1116554, №1120118, що належать ПАТ «Сбербанк Россії».

Представник ПАТ "Сбербанк" у судовому засіданні заявили суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю ознайомитися з її матеріалами.

Суд відклав розгляд даного клопотання до встановлення фактичних обставин справи.

Представник Служби наголосив на доводах відзиву, долученого до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представники позивача у судовому засіданні надали пояснення по суті спору, та наголосили на доводах письмових пояснень, долучених до матеріалів справи, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представники відповідача-1 наголосили на доводах відзиву, долученого до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечили.

Представники ПАТ "Сбербанк Росії" та ФОП ОСОБА_2 у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

Згідно з частиною першою статті 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення у судове засідання представників сторін; неподання витребуваних доказів.

З огляду на викладене та керуючись статтями 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 18.07.2016 о 14 год. 20 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12.

2. Зобов'язати:

2.1. Сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу;

2.2. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (публічне акціонерне товариство "Сбербанк Россії"):

- подати суду витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців на підтвердження реєстрації публичного акционерного общества "Сбербанк России" (публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії");

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України;

3. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

4. Витребувані судом документи є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку неподання позивачем витребуваних судом документів позов буде залишено без розгляду відповідно до пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України, у випадку ж неподання відповідачем таких документів спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами згідно з приписами статті 75 ГПК України.

5. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

Суддя О. Марченко

Суддя Марченко О.В.

18.07.16 о 14:20 год.