ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.06.16р. Справа № 904/4530/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліона", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДМАРКЕТ 2004", м. Дніпро

Третя особа -Державна служба інтелектуальної власності України, м. Київ

про припинення дій, що порушують право

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: представник не з'явився

Від Відповідача: представник не з'явився

Третя особа - представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліона" (далі-Позивач) звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДМАРКЕТ 2004" (далі-Відповідач), в якому просить господарський суд:

прийняти рішення про припинення дій, що порушають права та охоронювальні Законом інтереси ТОВ "Еліона", шляхом примусового демонтажу вивіски НАГОРКА з Торгівельного центр, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8- А, входи до якого з вулиці Чернишевського та з вулиці Пісаржевського, та вивіски ОСОБА_1 з Торгового центру, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8- А, головний вхід якого з вулиці Писаржевського, що належать ТОВ "Трейдмаркет 2004";

заборонити Відповідачу ТОВ "Трейдмаркет 2004" використання в якості вивісок, позначення, що мають корінь "НАГОР".

В обґрунтування позову Позивач посилається на те, що словесні та комбіновані позначення "НАГОРКА" та "РЫНОК НАГОРКА" для товарів і послуг, які використовуються Відповідачем без отримання правової охорони в Україні, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельними марками Позивача. Незаконним використанням позначень "НАГОРКА" та "РЫНОК НАГОРКА" Відповідач порушує права Позивача на торговельну марку "НАГОРНЫЙ" та "НАГОРНЫЙ РЫНОК", що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 188481 від 10.07.2014р. та свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 190936 від 10.09.2014р. (а.с. 12-19).

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

- копію виписки з ЄДРПОУ на ТОВ " Еліона";

- копію свідоцтва на знак для товарів і послуг № 188481 від 10.07.2014р.;

- копію свідоцтва на знак для товарів і послуг № 190936 від 10.09.2014р.;

- оригінал листа ТОВ " Еліона" № 6 від 12.05.2016 р. та докази його відправлення;

- копію витягу з ЄДРПОУ на ТОВ "Трейдмаркет 2004".

24.06.16р. Позивач подав перелік питань експерту та третій особі стосовно суті позовних вимог (а.с. 46-50):

Питання третій особі:

Що саме охороняється свідоцтвом відповідача? (позначення, слова, кольори тощо) Чи є схожими позначення позивача та відповідача в частині використання слів НАГОРНИИ та НАГОРКА настільки що їх можна сплутати?

- За якими критеріями оцінювалась можливість надання дозволу відповідачу на свідоцтво, що містить позначення, яке схоже з іншим вже зареєстрованим?

Питання судовому експерту:

- Чи є схожими позначення позивача та відповідача в частині використання слів (позначень) НАГОРНИИ та НАГОРКА настільки що їх можна сплутати? Чи є неподільним знак відповідача? Чи можна відділити та демонтувати вивіску НАГОРКА з ТЦ?

- Чи будуть схожі інші слова (позначення) з коренем "НАГОР" на Торгівельну марку НАГОРНИЙ ?

Проведення експертизи Позивач пропонує доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз. До того ж, Позивач просить суд витребувати у Відповідача "Висновок про відповідність позначення умовам правової охорони", з якого видно чи охороняється знак в цілому чи в частині, і якщо в частині, то в якій саме.

До клопотання Позивач подав:

фото, з якого видно зображення позначення відповідача на ТЦ;

висновок про відповідність позначення умовам правової охорони на знак НАГОРНИЙ.

Відповідач позов не визнав, у відзиві на позов (а.с. 37-40) вказує, що ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ 2004" правомірно змінив вивіски на "НАГОРКА" та "РИНОК НАГОРКА" та використовує цей знак для товарів та послуг на законних підставах, а саме: на підставі виданого Державною службою інтелектуальної власності України свідоцтва №198136 на знак для товарів та послуг від 10.04.2015 року. Додатково Відповідач зазначає, що вказане свідоцтво на даний час є чинним та не визнавалось судовою інстанцією недійсним. До того ж, твердження Позивача про схожість та тотожність знаків для товарів і послуг не можна розглядати в якості належного доказу, так як такі обставини повинні доводитись лише певними засобами доказування з призначенням відповідної експертизи при розгляді справи про визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг недійсним. А докази, що підтверджують тотожність та схожість знаків Позивачем до позову не надано.

До відзиву на позов Відповідач подав (а.с. 41-45):

копію свідоцтва № 198136 на знак для товарів та послуг від 10.04.2015 року.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області залучено до участі у справі в якості Третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на боці Відповідача - Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45) (а.с. 53-55).

Представники сторін в судове засідання не з'явились, про дату та час слухання справи повідомлені в попередньому судовому засіданні 24.06.16р.

Під час судового розгляду справи судом встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліона» є власником зареєстрованого знаку для товарів і послуг (далі - Знак) «Нагорный», що підтверджується Свідоцтвом № 188481, дата публікації про видачу свідоцтва 10.07.2014 року, та зареєстрованого знаку для товарів і послуг «ОСОБА_1 рынок», що підтверджується Свідоцтвом №190936, дата публікації про видачу свідоцтва 10.09.2014 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдмаркет 2004» в назві торгівельного центру, яким володіє ТОВ «Трейдмаркет 2004», та який знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8-А, використовує позначення "НАГОРКА", що Позивач вважає порушенням його прав на торговку марку "Нагорный»".

Відповідач заперечує проти позову, вказуючи на те, що він є власником знаку для товарів та послуг "НАГОРКА", в підтвердження чого надав копію свідоцтва № 198136 на знак для товарів та послуг від 10.04.2015 року.

.Зважаючи на обставини справи та аргументи сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі судової експертизи для встановлення факту на предмет, чи є позначення "НАГОРКА", що за матеріалами справи використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДМАРКЕТ 2004" у господарській діяльності, схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням у торговій марці Позивача, що охороняється в Україні відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для чого потрібні спеціальні знання.

Відповідно до пункту 3 Пленуму постанови Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" на підставі пункту 5 статті 65 та пункту 1 частини другої статті 79 ГПК судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Відповідно до частини другої статті 41 ГПК учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте, остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

В силу пункту 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За вказаних обставин провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 41, ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі судову експертизу, на вирішення якої поставити наступні запитання:

- Чи є знак для товарів і послуг "НАГОРКА" згідно зі свідоцтвом №198136 від 10.04.2015 року та позначення "НАГОРКА", яке за матеріалами справи використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДМАРКЕТ 2004" в якості вивіски торгового центру, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8- А, входи до якого з вулиці Чернишевського та з вулиці Пісаржевського, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома з позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до зареєстрованих торговельних марок згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 188481 від 10.07.2014р. та згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 190936 від 10.09.2014р. (а.с. 12-19);

- Чи є товари та послуги, для яких за матеріалами справи використовуються позначення "НАГОРКА", спорідненими з товарами та послугами, для яких Позивачем зареєстровано знаки для товарів і послуг відповідно до свідоцтв на знак для товарів і послуг № 188481 від 10.07.2014р. та № 190936 від 10.09.2014р.

2. Доручити проведення зазначеної експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліона" оплатити вартість експертних досліджень у визначені експертною установою строки та розмірах.

5. Зупинити провадження у справі до завершення експертних досліджень.

6. Матеріали справи №904/4530/16 направити на адресу експертної установи.

7. Зобов'язати Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України після закінчення експертних досліджень повернути господарському суду Дніпропетровської області матеріали даної справи разом із висновком експертизи, копію висновку направити сторонам.

Суддя ОСОБА_2