УХВАЛА

13.06.2016Справа № 910/24623/15

За позовом Синтон Б.В. (Synthon B.V.)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd)

про визнання патенту України № 72333 на корисну модель недійсним повністю,

зобов'язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Мамуня О.С. та Дрюк Н.О. за довіреністю б/н від 18.12.2014

від відповідача-1: Саламов О. В. за довіреністю № 1-8/8564 від 21.11.2014

від відповідача-2: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Компанія Синтон Б.В. (Synthon B.V.) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1), Компанії Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd) (відповідач-2) про визнання патенту України № 72333 на корисну модель недійсним повністю та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру корисних моделей України стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 72333 на корисну модель та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає наступне.

Державна служба інтелектуальної власності України на підставі заявки № 2012 02384 від 28.02.2012 видала компанії Колтхорпе Сьорвісез Елтіді патент України № 72333 на корисну модель «Фармацевтична композиція для лікування онкологічних захворювань». Відповідно до виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі патент України № 72333 на корисну модель є чинним з 10.08.2012.

Позивач вважає, що державна реєстрація корисної моделі за патентом України № 72333 була здійснена із порушенням законодавства України, а тому вказаний патент має бути визнаний недійсним повністю, оскільки зазначена корисна модель не є новою в розумінні положень Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та не відповідає умовам патентоздатності. Позивач також вважає, що реєстрація патенту України № 72333 на корисну модель порушує охоронюваний законом інтерес позивача.

Позивач є фармацевтичною компанією, діяльність якої полягає у розробленні, виготовленні та продажу фармацевтичних препаратів. Так, позивач отримав реєстрацію лікарського засобу «Бортезоміб Синтон 3,5 мг» («Bortezomib Synthon») у Нідерландах, що підтверджується Торговою ліцензією, виданою Національним агентством з оцінки лікарських препаратів Нідерландів № RVG 115390 від 10.08.2015. У Торговій ліцензії на лікарський засіб «Бортезоміб Синтон 3,5 мг» вказано, що активною сполукою цього лікарського засобу є бортезоміб ангідрид.

Зазначене, на думку позивача, свідчить про те, що позивач виробляє та розповсюджує у світі лікарські препарати, у тому числі препарат, до складу якого входить активний компонент бортезоміб, в той час як патент України № 72333 на корисну модель неправомірно надає захист фармацевтичній композиції, до складу якої також входить активний компонент бортезоміб.

Неправомірна реєстрація корисної моделі за патентом України № 72333 в умовах постійної конкуренції надає відповідачу-2 неправомірну перевагу перед позивачем на ринку фармацевтичних препаратів, що містять активний компонент бортезоміб. Це суперечить законному інтересу позивача і утворює перешкоди для здійснення Позивачем господарської діяльності, що полягає у вільному ввезенні та продажу в Україні лікарського засобу з вмістом речовини бортезоміб.

Таким чином, патентування відповідачем-2 корисної моделі «Фармацевтична композиція для лікування онкологічних захворювань» створює перешкоди для здійснення позивачем власної господарської діяльності в Україні та порушує охоронювані законом інтереси позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2015 порушено провадження у справі № 910/24623/15 та призначено розгляд справи на 26.10.2015 об 11:40 год.

20.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання позивача судом задоволено.

23.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову.

В судове засідання, призначене на 26.10.2015, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача -2 в судове засідання, призначене на 26.10.2015 не з'явився.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, подав заяву про відсутність інших спорів. Заява залучена до матеріалів справи та передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, подав заяву про виправлення описки в позовній заяві. Заява залучена до матеріалів справи та передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, здійснювався розгляд заяви позивача про вжиття заходів забезпечення позову, поданої 23.10.2015 року через відділ діловодства суду.

Заяву про вжиття заходів до забезпечення позову позивач підтримав.

Відповідач-1 надав усні пояснення щодо заяви позивача про вжиття заходів забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2015 заяву позивача - Синтон Б.В. (Synthon B.V.) про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено. Вжито заходи до забезпечення позову шляхом заборони Державній службі інтелектуальної власності України вносити будь-які зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України № 72333 іншим особам до набрання законної сили рішенням суду у зазначеній справі та шляхом заборони Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd) до набрання законної сили рішенням суду у даній справі передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України № 72333.

В судовому засідання, призначеному на 26.10.2015 судом було встановлено, що відповідач -2 у справі - Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd) (Акара будівля, 24, вул. Де Кастро, Вікхемс Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови (ВГ) (Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Rood Town, Tortola, British Virgin Islands (VG) є нерезидентом, який не має свого представництва на території України.

Судом також було встановлено, що про розгляд даної справи, відповідача -2 належить повідомляти в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазькою конвенцію 1965 року) (далі - Конвенція).

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном, а рівно повідомлення у належній формі іноземних учасників судового процесу про час і місце розгляду справи, регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 (надалі - Конвенція), яка є чинною в Україні згідно з Законом України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19.10.2000 № 2052-ІІІ (надалі - Закон), із заявами та застереженнями.

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії являється підписантом Конвенції.

Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном (ст. 1 Конвенції).

Згідно ст. 3 Конвенції орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна Договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

Відповідно до абз. 3, 4 п. 2.3 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації від 27.06.2008 № 1092/5/54 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 25.03.2010 р. N 604/5/47), документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову. У відповідних випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені на ту мову, яку, як є підстави вважати, розуміє особа, якій необхідно вручити документи.

Враховуючи, що Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії являється підписантом Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 р., взявши до уваги, що місцезнаходженням Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd) є Британські Віргінські острови (ВГ) (British Virgin Islands (VG)), суд дійшов висновку, що для належного та своєчасного повідомлення відповідача -2 про розгляд даної справи судові документи підлягають надісланню до Центрального органу запитуваної Держави за наступною адресою: The Registrar of the Supreme Court c/o Sonya Young Registrar, High Court P.O. Box 418 Road Town, Tortola British Virgin Islands (Tel.: +1.284.494-3074) для їх подальшого вручення відповідачу -2 у справі. При цьому документи, що підлягають врученню відповідачу згідно з дорученням Господарського суду міста Києва, слід складати та вручати в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову.

Згідно частини першої статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2015 відкладено розгляд справи на 23.05.2016 о 10:20 та зупинено провадження у справі № 910/24623/15 до 23.05.2016 на підставі ч. 1 ст. 79 ГПК України.

06.11.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 26.10.2015.

Судове засідання, призначене на 23.05.2016, не відбулося, у зв'язку з тим, що суддя Гумега О.В. перебувала у відрядженні.

Після повернення судді Гумеги О.В. з відрядження, ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.05.2016 поновлено провадження у справі № 910/24623/15 та призначено розгляд справи на 06.06.2016 о 10:20 год.

В судове засідання, призначене на 06.06.2016, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судове засідання 06.06.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду від 26.10.2015 та від 26.05.2016 не виконав, про судовий розгляд справи № 910/24623/15 був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016, представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог. Відзив залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники позивача в судовому засіданні 06.06.2016 подали клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Клопотання залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники позивача в судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016, надали усні пояснення щодо заявлених позовних вимог, позов підтримали в повному обсязі.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 06.06.2016 проти задоволення позову заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 06.06.2016 в судовому засіданні.

В судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016, здійснювався розгляд клопотання позивача, поданого 06.06.2016 в судовому засіданні, про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Представники позивача зазначене клопотання підтримали та просили суд призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Петренку С.А. Зазначеним клопотанням позивач також запропонував суду питання, яке, на його думку, необхідно поставити на вирішення судовому експерту.

Представник відповідача-1 проти задоволення клопотання позивача про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності не заперечував.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи та забезпечення відповідачу-1, відповідачу-2 можливість надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Враховуючи необхідність надання відповідачам можливості запропонування питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, та положення ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.06.2016 відкладено розгляд справи на 13.06.2016 о 09:50 год.

В судове засідання, призначене на 13.06.2016, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судове засідання 13.06.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду не виконав, про судовий розгляд справи № 910/24623/15 був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 13.06.2016 відповідач-1 звернувся до суду з клопотанням про долучення доказів. Клопотання судом задоволено та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники позивача підтримали подане ними клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Відповідачі наданим їм правом не скористалися та перелік питань, які необхідно поставити на вирішення експерта, суду не надали.

Представник відповідача-1 підтримав подане позивачем клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам які відповідають вимогам встановленим Законом України «Про судому експертизу».

Для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.3. «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями». Таким чином, суд вважає за доцільне призначити судову експертизу безпосередньо атестованому за експертною спеціальністю 13.3. судовому експерту, який внесений до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції України.

Керуючись ст. ст. 41, 79, 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва

У Х В А Л И В:

1. Призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (АДРЕСА_1).

2. На вирішення експерта поставити таке питання:

- Чи відповідає корисна модель за патентом України № 72333 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

3. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України, надіслати йому копію ухвали.

4. Ухвалу та матеріали справи № 910/24623/15 надіслати судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (АДРЕСА_1).

5. Зобов'язати позивача провести попередню оплату витрат по проведенню експертизи, відповідно до виставленого рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

6. Зобов'язати судового експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

7. Провадження у справі № 910/24623/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

8. Ухвала направляється сторонам з урахуванням положень ст. 87 ГПК України та п.п. 3.18. п. 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції».

Суддя Гумега О. В.