ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2016 року Справа № 910/11489/14

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Селіваненко В.П.

розглянув касаційну скаргу Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." (Philip Morris Brands S.a.r.l.), м. Невшатель Швейцарія,

на рішення господарського суду міста Києва від 25.01.2016

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.03.2016

у справі № 910/11489/14

за позовом Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." (Philip Morris Brands S.a.r.l.), м. Невшатель Швейцарія,

до 1. Компанії "Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк." (British American Tobacco (Brands) Іnc.), Сполучені Штати Америки,

2. Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - не з'явився

відповідачів 1. Кольченко Ю.М. предст. (дов. від 14.08.2015)

2. Ресенчук В.М. предст. (дов. від 21.11.2014)

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Компанія "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." (Philip Morris Brands S.a.r.l.) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Компанії "Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк." (British American Tobacco (Brands) Іnc.) та Служби про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Рішенням господарського суду міста Києва від 25.01.2016 у справі № 910/11489/14 (суддя Бондарчук В.В.), яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.03.2016 (судді Доманська М.Л. -головуючий, Гарник Л.Л., Пантелієнко В.О.) у задоволенні позову відмовлено повністю з посиланням на його необґрунтованість.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Компанія "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." (Philip Morris Brands S.a.r.l.) просить судові акти попередніх інстанцій скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано прийняттям оскаржуваних судових рішень з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

У відповідності до зміни складу колегії суддів від 16.06.2016 у зв'язку з перебуванням судді Прокопанич Г.К. на лікарняному визначено такий склад колегії суддів для розгляду справи № 910/11489/14: Палій В.В. - головуючий (доповідач), Львов Б.Ю. і Селіваненко В.П.

17.06.2016 судом одержано клопотання від Компанії "Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк." (British American Tobacco (Brands) Іnc.) про відкладення розгляду касаційної скарги для надання можливості представнику Компанії підготувати та подати відзив на касаційну скаргу, а також підготуватися до розгляду касаційної скарги, у зв'язку з отриманням ухвали суду про призначення касаційної скарги до розгляду лише 17.06.2016.

21.06.2016 судом одержано відзив на касаційну скаргу від Компанії "Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк." (British American Tobacco (Brands) Іnc.), у якому остання просить Вищий господарський суд України залишити судові акти попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

У судовому засіданні 21.06.2016 представник Компанії "Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк." (British American Tobacco (Brands) не підтримав клопотання про відкладення розгляду касаційної скарги, у зв'язку з чим та враховуючи, що Компанією "Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк." (British American Tobacco (Brands) надано відзив на касаційну скаргу, клопотання Компанії залишено судом без розгляду.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представників відповідачів, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- Компанія "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." (Philip Morris Brands S.a.r.l.) є власником торговельних марок, що охороняються за міжнародними реєстраціями від 30.04.2008 № 962935, від 29.11.2010 № 1059767, від 19.05.2011 № 1080465 на знаки для товарів і послуг (зображувальні); міжнародна реєстрація № 962935 діє на території України щодо товарів 34 класу за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП) у повному обсязі з 30.04.2008; міжнародна реєстрація № 1059767 діє на території України щодо товарів 34 класу за МКТП у повному обсязі з 29.11.2010; міжнародна реєстрація № 1080465 діє на території України щодо товарів 34 класу за МКТП у повному обсязі з 19.05.2011;

- 10.09.2013 Службою на підставі заявки від 20.08.2012 № m 2012 14454 та заявки від 20.08.2012 № m 2012 14455 зареєстровано свідоцтва України № 175438, № 175439 на знаки для товарів та послуг (комбіновані) на ім'я Компанії "Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк." (British American Tobacco (Brands) Іnc.) щодо товарів 34 класу за МКТП: сигарети, тютюн, тютюнові вироби, курильне приладдя, запальнички, сірники.

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання свідоцтв України № 175438, № 175439 на знаки для товарів та послуг недійсними, з підстав їх невідповідності умовам надання правової охорони, передбачених у абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 та у пункті 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Таку ж норму щодо обсягу правової охорони містить й пункт 4 статті 5 Закону.

Згідно з частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Водночас підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який, зокрема не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

За приписами абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Разом з тим, за приписами пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Відповідно до підпункту 4.3.2.4 пункту 4.3.2 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктами 4.3.2.7 - 4.3.2.8 пункту 4.3.2 Правил визначено, що зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи. Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування із знаками інших осіб, як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону.

Отже, обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону та в абзацах другому, третьому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Згідно з висновком судової експертизи від 10.12.2015 № 053/15, яка призначена ухвалою суду від 12.03.2015, знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175438 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465, щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, для яких їх зареєстровано; знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175438 не є таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг класу 34 МКТП, для яких знак зареєстровано, а саме щодо Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." (Philip Morris Brands S.a.r.l.); знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175439 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465, щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, для яких їх зареєстровано; знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175439 не є таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, для яких знак зареєстровано, а саме щодо Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." (Philip Morris Brands S.a.r.l.); знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 962935, не є таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо зареєстрованих товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака; знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 105967, не є таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо зареєстрованих товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака; знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1080465, не є таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо зареєстрованих товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака.

Місцевий та апеляційний господарські суди, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням норм матеріального та процесуального права, навівши в судових рішеннях зі справи необхідне мотивування, з урахуванням висновку судової експертизи, - дійшли обґрунтованих висновків щодо: реєстрації уповноваженим відомством спірних торговельних марок без порушення прав та/або охоронюваних законом інтересів Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." (Philip Morris Brands S.a.r.l.), відповідності свідоцтв України № 175438, № 175439 на знаки для товарів та послуг умовам надання правової охорони, а тому й правомірно відмовили в позові.

При цьому, апеляційний господарський суд обґрунтовано зазначив про те, що предмет соціологічного дослідження, проведеного ТОВ "Кью енд Кью Рісьоч" в січні 2014 року, на яке (дослідження) позивач посилається як на доказ в підтвердження заявлених позовних вимог, був іншим, з огляду на невідповідність упаковок пачок сигарет Pall Mall та Parliament тому вигляду, у якому вони фактично використовуються на ринку України (так як досліджувалися пачки сигарет, які взагалі не містили словесних елементів). У зв'язку з чим, Звіт про проведення такого соціологічного дослідження, яке проведено на замовлення позивача, не прийнятий судом у якості належного доказу по справі.

Що ж стосується наданого позивачем як доказу у справі Звіту про соціологічне дослідження, проведеного ТОВ "Іфак Україна" у липні 2015 року, то, як правильно зазначив суд апеляційної інстанції, дане соціологічне дослідження було проведено лише в місті Києві та з опитуванням лише 250 осіб, з яких тільки 25% опитаних вважають, що сигарети (Pall Mall та Parliament), які підлягали тестуванню, виготовляються одним виробником. Дане дослідження проводилося на замовлення позивача і особа, яка його проводила не попереджалася про відповідальність за дачу неправдивого висновку. Внаслідок чого даний доказ не прийнятий як належний доказ в підтвердження заявлених позовних вимог.

Доводи касаційної скарги не спростовують наведеного в оскаржуваних судових рішеннях.

Таким чином, рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів зі справи за відсутності передбачених законом підстав для їх скасування мають бути залишені без змін.

Керуючись статтями 1117, 1119-11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду міста Києва від 25.01.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.03.2016 зі справи № 910/11489/14 залишити без змін, а касаційну скаргу Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." (Philip Morris Brands S.a.r.l.) - без задоволення.

Суддя В. Палій

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко