РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2016Справа №910/25130/15

За позовом Біомарин Фармасьютікал Інк. (Biomarin Pharmaceutical Inc.)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) МАРІНЕКС ІНТЕРНЕШНЛ ЕсПе. з о.о. (MARINEX INTERNATIONAL Sp. z o.o.)

про повне дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг BioMarine570 та зобов'язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники

від позивача: Карлаш Ю.І. за довіреністю б/н від 31.07.2015

від відповідача-1: Костенко К.О. за довіреністю № 1-8/8571 від 21.11.2014

від відповідача-2: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

22.09.2015 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Біомарин Фармасьютікал Інк. (Biomarin Pharmaceutical Inc.) (позивач) надійшла позовна заява № б/н від 21.09.2015 до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1), МАРІНЕКС ІНТЕРНЕШНЛ ЕсПе. з о.о. (MARINEX INTERNATIONAL Sp. z o.o. (відповідач-2) про повне дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких вона була зареєстрована відносно України (класи 05, 29), про зобов'язання відповідача-1 повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про повне дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких вона була зареєстрована відносно України (класи 05, 29).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг "BioMarine570" за міжнародною реєстрацією відповідача-2 № 824406 перешкоджає повторному поширенню на територію України та реєстрації знака позивача "BІOMARIN" за міжнародною реєстрацією № 1183824, а також реалізації законного інтересу позивача щодо здійснення підприємницької діяльності на території Україні з використанням позначення "BIOMARIN". Враховуючи наведене, позивач просить суд достроково повністю припинити дію міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" з підстав невикористання відповідачем-2 зазначеного знака протягом трьох років від дати публікації відомостей про його видачу.

22.09.2015 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Біомарин Фармасьютікал Інк. (Biomarin Pharmaceutical Inc.) надійшли пояснення та докази № б/н від 22.09.2015 стосовно відправлення сторонам справи позовної заяви від 21.09.2015.

При прийнятті до розгляду позовної заяви, судом було встановлено, що відповідач-2 по справі (МАРІНЕКС ІНТЕРНЕШНЛ ЕсПе. з о.о. (MARINEX INTERNATIONAL Sp. z o.o.), Польща) є нерезидентом, який не має свого представництва на території України.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном, а рівно повідомлення у належній формі іноземних учасників судового процесу про час і місце розгляду справи, регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 (далі - Конвенція), яка є чинною в Україні згідно з Законом України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19.10.2000 р. № 2052-ІІІ, із заявами та застереженнями. Польща являється підписантом зазначеної Конвенції.

Згідно ст. 3 Конвенції орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

Відповідно до абз. 3, 4 п. 2.3 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації від 27.06.2008 № 1092/5/54 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 25.03.2010 р. N 604/5/47), документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову. У відповідних випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені на ту мову, яку, як є підстави вважати, розуміє особа, якій необхідно вручити документи.

Враховуючи, що Польща являється підписантом Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 р., суд дійшов висновку, що про розгляд даної справи відповідача-2 належить повідомляти в порядку, передбаченому зазначеною Конвенцією. Отже, судові документи підлягають надісланню до Центрального органу запитуваної Держави (Ministry of Justice (Ministerstwo Sprawiedliwosci) Departament Wspolpracy Miedzynarodowej i Praw Czlowieka) для їх подальшого вручення відповідачу-2 у справі. При цьому документи, що підлягають врученню відповідачу-2 згідно з дорученням Господарського суду міста Києва, слід складати та вручати в нотаріально засвідченому перекладі на польську мову.

Згідно частини першої статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.09.2015 порушено провадження у справі № 910/25130/15, призначено розгляд справи на 23.05.2016 о 10:10 год. та зупинено провадження у справі № 910/25130/15 до 23.05.2016 на підставі ч. 1 ст. 79 ГПК України.

23.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист на виконання вимог ухвали суду від 25.09.2015 з довідкою про надходження та зарахування коштів судового збору для долучення до матеріалів справи.

23.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист з документами для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 25.09.2015.

20.05.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення щодо виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 25.09.2015 про порушення провадження у справі № 910/25130/15. Відповідно до наведених пояснень позивач вказав, що:

- не заперечує проти розгляду справи у відкритому судовому засіданні;

- у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарській спір, справи зі спору між сторонами цієї справи, про цей же предмет і з тих же підстав, відсутні, крім цієї справи, що розглядається Господарським судом міста Києва;

- не вбачає необхідності участі у розгляді справи посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій, державних органів для дачі ними пояснень з питань, пов'язаних з вирішенням цього спору;

- надав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.05.2016 за № 21915156 відносно відповідача-1 - Державної служби інтелектуальної власності України;

- надав повну виписку з Державного судового реєстру від 06.04.2016 року № KRS відносно відповідача-2 - МАРІНЕКС ІНТЕРНЕШНЛ ЕсПе. з о. о., з нотаріальним перекладом українською мовою, навів пояснення з приводу того, що застосування найменування MARINEX INTERNATIONAL Sp. z о.о. та MARINEX INTERNATIONAL SPЦLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA є рівнозначним;

- про звернення позивача щодо поширення на території України належної йому міжнародної реєстрації № 1183824 від 30.10.2013 позивач надав докази разом із позовною заявою (додатки № № 2, 3 до позовної заяви);

- інформація про поточний статус в Україні міжнародної реєстрації № 1183824 міститься в повідомленнях Укрпатенту № 4978/3 від 30 березня 2016 року та № 5664/3 від 12 квітня 2016 року, згідно з якими датою повторного територіального поширення в Україні (індекс 832) є 30 липня 2015 року (індекс 891), проте рішень щодо нього заклад експертизи ще не приймав (в наданні охорони чи відмові). Відповідно до пояснювальних приміток до стандарту ВОІВ ST.60 індекс 832 вказує на зазначення, під яким розуміється територіальне розширення, здійснене у міжнародній заявці або після міжнародної реєстрації. Двобуквеним кодом України на підставі стандарту ВОІВ ST.3, розміщеного за адресою на веб-сайті відповідача-1 http://sips.gov.ua/i upload/file/st3 04-16-uk.pdf, є "UA".

- надав додаткові докази, що підтверджують невикористання відповідачем-2 торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 824406, а саме: лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 04.03-12-79/35-П від 29.03.2016, лист Міністерства охорони здоров'я України № 18-04/17/460/ЗПІ-16/1057/7719 від 28.03.2016.

Судове засідання, призначене на 23.05.2016, не відбулося, у зв'язку з тим, що суддя Гумега О.В. перебувала у відрядженні.

Після повернення судді Гумеги О.В. з відрядження, ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.05.2016 було поновлено провадження у справі № 910/25130/15, розгляд справи призначено на 06.06.2016 о 10:10 год.

27.05.2016 через відділ діловодства суду від районного суду для району Лодзь - Відзев надійшло повідомлення про виконання доручення про вручення документів Господарського суду міста Києва від 25.09.2015.

В судове засідання, призначене на 06.06.2016, представники позивача та відповідача-1 з'явились.

Представник відповідача-2 в судове засідання 06.06.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 25.09.2015 не виконав, про судовий розгляд справи № 910/25130/15 був повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи повідомленням про виконання доручення про вручення документів Господарського суду міста Києва від 25.09.2015.

За наведених обставин, судом враховані роз'яснення, надані Вищим господарським судом України у п. 3.9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" (далі - постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011), згідно яких розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання.

Також судом враховано, що відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

Приписами абз. 1 п. 3.9.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 визначено, що у випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Статтею 77 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Обставин, які б перешкоджали чи не дозволяли розглянути спір в судовому засіданні 06.06.2016, судом встановлено не було.

Враховуючи наведене, суд дійшов до висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 06.06.2016 без участі представника відповідача-2, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 06.06.2016 подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог. В якості додатку до відзиву відповідач-1 надав суду копію міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570". Відзив разом з доданими до нього документами залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

Зокрема, у відзиві на позовну заяву відповідач-1 зазначив, що відповідач-2, як власник міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570", повинен довести факт використання зазначеного знаку, а у разі відсутності такого використання зазначити поважні причини, з яких знак не використовувався. Відповідач-1 зазначив, що згідно з Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, не передбачено здійснення Державною службою інтелектуальної власності України контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. Відповідач-1 також зазначив, що у разі припинення дії міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570", рішення суду може вплинути на обов'язок ДСІВ повідомити Міжнародне Бюро ВОІВ про цей факт та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені. Крім того, відповідач-1 вказав, що посилання позивача в обґрунтування позовних вимог на довідку ТОВ "Комунікаційний альянс" не є об'єктивним, оскільки вказана довідка свідчить лише про те, що товари під знаком "BioMarine570" не рекламувались на телебаченні, радіо та друкованих засобах масової інформації, водночас вона не є доказом невикористання спірного знаку щодо товарів 05, 29 класу МКТП в розумінні статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якою визначено поняття використання знака. До того ж, ТОВ "Комунікаційний альянс" є приватним підприємством, а видана ним довідка є лише думкою окремого суб'єкта господарювання.

Представник позивача в судовому засіданні 06.06.2016 надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, вказав на докази невикористання відповідачем-2 торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 824406, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 06.06.2016 надав усні заперечення стосовно заявлених позовний вимог відповідно до відзиву на позовну заяву, який подано ним в даному судовому засіданні.

Згідно ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами, оскільки відповідачем-2 не подано суду відзив на позовну заяву і витребувані документи.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 06.06.2016 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

МАРІНЕКС ІНТЕРНЕШНЛ ЕсПе. з о.о. (MARINEX INTERNATIONAL Sp. z o.o.) (відповідач-2) є власником міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів та послуг "BioMarine570", для товарів 05 (дієтичні речовини на медичні потреби, фармацевтичні препарати), 29 (харчові олії, жири) класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), яка діє на території України з 20.10.2003 відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, що підтверджується наявною в матеріалах справи інформацією стосовно міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів та послуг "BioMarine570".

Згідно ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Водночас, Біомарин Фармасьютікал Інк. (Biomarin Pharmaceutical Inc.) (позивач) є власником міжнародної реєстрації № 1183824 на знак для товарів та послуг "BІOMARIN".

Як зазначив позивач у позовній заяві, він поширив на територію України дію своєї міжнародної реєстрації № 1183824 на знак для товарів та послуг "BІOMARIN", однак 18.06.2015 отримав остаточне рішення, що підтверджує відмову в наданні охорони його знаку.

Підставою зазначеної відмови є схожість із зареєстрованою раніше на ім'я МАРІНЕКС ІНТЕРНЕШНЛ ЕсПе. з о. о. (відповідача-2) міжнародною реєстрацією № 824406 знака для товарів і послуг "BioMarine570", про що позивача було повідомлено попередньою відмовою в наданні охорони від 28.08.2014.

30 липня 2015 року позивач повторно здійснив територіальне поширення на територію України дію своєї міжнародної реєстрації № 1183824 на знак для товарів та послуг "BІOMARIN", однак відповідного рішення заклад експертизи на даний час не приймав (в наданні охорони чи відмові), що підтверджується доданими позивачем до матеріалів справи повідомленнями Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) № 4978/3 від 30 березня 2016 року та № 5664/3 від 12 квітня 2016 року.

За наведених обставин позивач вважає, що знак для товарів і послуг "BioMarine570" за міжнародною реєстрацією відповідача-2 № 824406 перешкоджає повторному поширенню на територію України та реєстрації знака позивача "BІOMARIN" за міжнародною реєстрацією № 1183824, а також реалізації законного інтересу позивача щодо здійснення підприємницької діяльності на території Україні з використанням позначення "BIOMARIN".

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу (надалі - ГПК України) України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду, полягає в тому, що дія в Україні міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" для товарів 05, 29 класів МКТП, зареєстрованої на ім'я відповідача-2, є перешкодою для поширення позивачем на територію України дії своєї міжнародної реєстрації № 1183824 на знак для товарів та послуг "BІOMARIN", а рівно для здійснення позивачем підприємницької діяльності на території Україні з використанням позначення "BIOMARIN".

З огляду на невикористання відповідачем-2 знака для товарів і послуг "BioMarine570" за міжнародною реєстрацією № 824406 протягом трьох років від дати публікації відомостей про його видачу, позивач звернувся до суду з наступними вимогами:

- достроково повністю припинити на території України дію міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких вона була зареєстрована відносно України (класи 05, 29);

- зобов'язати відповідача-1 повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про повне дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких вона була зареєстрована відносно України (класи 05, 29).

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Як передбачено ст. 495 Цивільного кодексу України та відображається в ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон України), майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 17 Закону України, власник свідоцтва (а відтак, і власник міжнародної реєстрації) повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно п. 4 ст. 18 Закону України передбачено, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону).

Оскільки за приписами ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо, у разі невикористання такої торговельної марки, саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого п. 4 ст. 18 Закону України, із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

Отже, з урахуванням положень ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. та п. 4 ст. 18 Закону України, достроково може бути припинена дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

На дату подання позовної заяви до суду (22.09.2015), а рівно і на дату винесення судового рішення у справі № 910/25130/15, в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції Закону України від 9 квітня 2015 року N 317-VIII), відповідно до п. 4 ст. 16 якого використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України).

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача-2.

Відповідач-2 в судове засідання не з'явився, докази на підтвердження використання на території України міжнародної № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" для товарів 05, 29 класів МКТП, суду не подав та не надіслав.

В той же час, в процесі розгляду спору по суті суд дійшов висновку, що належними у справі доказами позивачем доведено, що міжнародна реєстрація № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" для товарів 05, 29 класу МКТП (дієтичні речовини на медичні потреби, фармацевтичні препарати; харчові олії, жири) не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро.

Суд приймає до уваги у якості належних і допустимих, в розумінні ст.ст. 33, 34 ГПК України, доказів на підтвердження того, що відповідач-2 не використовує в Україні протягом більше ніж трьох років від дати міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" для товарів 05, 29 класу МКТП або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро наступні документи, належним чином засвідчені копії яких наявні в матеріалах справи:

- довідку ТОВ "Комунікаційний альянс" № 150608-1 від 08.06.2015 р. (додаток № 4 до позовної заяви);

- довідку ТОВ "Компанія "Інвест-Консалт Парк" від 08.06.2015 р. (додаток № 5 до позовної заяви);

- лист Асоціації товарної нумерації України "ДжіЕсІ Україна" № 168/01 від 08.06.2015 (додаток № 6 до позовної заяви);

- лист Міністерства охорони здоров'я України № 18-04/17/1154/ЗПІ-15/4730/19480 від 19.06.2015 (додаток № 7 до позовної заяви);

- лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 04.03-12-166/35-П від 17.08.2015 (додаток № 8 до позовної заяви);

- лист Державної санітарно-епідеміологічної служби Україні № 04.03-12-79/35-П від 29.03.2016 (додаток № 11 до пояснень, поданих 20.05.2016 через відділ діловодства суду);

- лист Міністерства охорони здоров'я України № 18-04/17/460/ЗПІ-16/1057/7719 від 28.03.2016 (додаток № 12 до пояснень, поданих 20.05.2016 через відділ діловодства суду).

Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні відповідачем-2 знак для товарів і послуг "BioMarine570" за міжнародною реєстрацією № 824406 для товарів 05, 29 класу МКТП (дієтичні речовини на медичні потреби, фармацевтичні препарати; харчові олії, жири) не використовується протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро, а відповідач-2 протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім'я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою.

В процесі розгляду спору суд дійшов висновку, що належних доказів на спростування обставин щодо невикористання відповідачем-2 знаку для товарів і послуг "BioMarine570" за міжнародною реєстрацією № 824406 для товарів 05, 29 класу МКТП (дієтичні речовини на медичні потреби, фармацевтичні препарати; харчові олії, жири) протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро, повідомлених позивачем, відповідач-2 не надав.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва на знак для товарів і послуг (а відтак, і міжнародної реєстрації) може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання, якими, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідно до умов п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака власником свідоцтва (а відтак, і міжнародної реєстрації) вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Докази на підтвердження поважних причин невикористання знаку для товарів і послуг "BioMarine570" за міжнародною реєстрацією № 824406 для товарів 05, 29 класу МКТП (дієтичні речовини на медичні потреби, фармацевтичні препарати; харчові олії, жири) відповідач-2 суду також не подав і не надіслав.

Стосовно порушених прав та охоронюваного законом інтересу позивача, то матеріалами справи підтверджується, що наявність знаку для товарів і послуг "BioMarine570" за міжнародною реєстрацією № 824406 для товарів 05, 29 класу МКТП (дієтичні речовини на медичні потреби, фармацевтичні препарати; харчові олії, жири) є перешкодою для поширення позивачем на територію України дії своєї міжнародної реєстрації № 1183824 на знак для товарів та послуг "BІOMARIN".

За таких обставин вимоги позивача про припинення достроково повністю на території України дії міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких вона була зареєстрована відповідачем-2 відносно України (класи 05, 29), визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, у зв'язку з тим, що наведений знак щодо товарів 05, 29 класу МКТП не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро.

Позивач також звернувся до суду з вимогами про зобов'язання відповідача-1 (Державної служби інтелектуальної власності України) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про повне дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких вона була зареєстрована відносно України (класи 05, 29).

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до п.п. 1, 2 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, зі змінами і доповненнями (далі - Положення) Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. Державна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

Згідно з п. 4 Положення Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема:

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності у міжнародних організаціях відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 7 Положення Державна служба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку, зокрема, з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.

Враховуючи наведене, вимога позивача про зобов'язання відповідача-1 (Державної служби інтелектуальної власності України) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про повне дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких вона була зареєстрована відносно України (класи 05, 29), визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Приписами статей 33, 34 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач-2 в судове засідання не з'явився, докази на спростування обставин, повідомлених позивачем, суду не подав і не надіслав.

Доводи відповідача-1, викладені у відзиві на позовну заяву, судом приймаються до уваги частково.

Згідно із ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Суд враховує, що правова охорона знаку для товарів і послуг "BioMarine570" за міжнародною реєстрацією № 824406 була надана на території України відповідно до вимог чинного законодавства, тоді як спір у даній справі виник у зв'язку з недобросовісними діями власника міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" (відповідач-2).

За таких обставин, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача-2.

Керуючись ст.ст. 1, 4, 4-2, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 75, 49, 82-85, 116, 123, 125 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково повністю припинити на території України дію міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких вона була зареєстрована МАРІНЕКС ІЕТЕРНЕШНЛ ЕсПе. з о.о. (MARINEX INTERNATIONAL Sp. z o.o.) (вул. Плацова, буд. 4, місто Лодзь, індекс 94-446, Польща (Placowa 4, PL-93-446, Lodz, Poland)) відносно України (класи 05, 29).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Україна, 03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про повне дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 824406 на знак для товарів і послуг "BioMarine570" в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких вона була зареєстрована відносно України (класи 05, 29).

4. Стягнути з МАРІНЕКС ІЕТЕРНЕШНЛ ЕсПе. з о.о. (MARINEX INTERNATIONAL Sp. z o.o.) (вул. Плацова, буд. 4, місто Лодзь, індекс 94-446, Польща (Placowa 4, PL-93-446, Lodz, Poland)) на користь Біомарин Фармасьютікал Інк. (Biomarin Pharmaceutical Inc.) (105, Діджітал Драйв, Новато, штат Каліфорнія, 94949, Сполучені Штати Америки (105, Digital Drive, Novato, the state of California, 94949, the United States of Amerіca) 2436,00 грн. (дві тисячі чотириста тридцять шість гривень 00 коп.) судового збору.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (ч. 1 ст. 93 ГПК України), якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 10.06.2016

Суддя Гумега О.В.