УХВАЛА

13.06.2016№ 910/570/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/570/16

за позовом публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", м. Київ, (далі - Банк),

до публічного акціонерного товариства "Сбербанк", м. Київ,

публичного акционерного общества "Сбербанк России" (публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії"), м. Москва, Російська Федерація,

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Харків,

про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Банк звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю належних публічному акціонерному товариству "Сбербанк" (далі - ПАТ "Сбербанк") свідоцтв України:

№183294 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

№183296 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсним належного ПАТ "Сбербанк" свідоцтва України №151584 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 14 класу МКТП;

- визнання недійсними повністю на території України належних публічному акціонерному товариству "Сбербанк Росії" (публичное акционерное общество "Сбербанк России", далі - ПАТ "Сбербанк Росії") міжнародних реєстрацій:

№1069810 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

№1114550 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

№1117613 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсними на території України належних ПАТ "Сбербанк Росії" міжнародних реєстрацій:

№1113875 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

№1113876 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

№1116554 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

№1120118 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №183294 та №183296, визнання недійсним частково свідоцтва України №151584, зареєстрованих для товарів 14 класу МКТП, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

зобов'язання Служби повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №1069810, №1114550 та №1117613, визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій №1113875 та №1113876, зареєстрованих для товарів і послуг 9, 36 та 38 класів МКТП;

заборону ПАТ "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116, володільцем якого є Банк, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;

зобов'язання ПАТ "Сбербанк" внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування ПАТ "Сбербанк" слово "СБЕРБАНК" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін;

зобов'язання фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (далі - ФОП ОСОБА_1.) здійснити переделегування доменного імені sberbank.ua на користь Банку та вказати такі відомості у записі даного доменного імені:

organization-loc: "Public Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine"

(JSC "Oschadbank")

e-mail:

address: HOSPITALNA 12G

address: KIEV, KYIV

postal-code: 01001

country: UA

address-loc: n/a

country-loc: UA

phone: +380.442478485

fax: +380.442478609

status: ok

status: linked

created: 2014-03-31 17:47:06+03

source: UAEPP.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

позивач є власником знака для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України №82116, зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП;

позивач вважає, що торговельні марки за свідоцтвами України №151584, №183294, №18396 та за міжнародними реєстраціями №1069810, №1113875, №1113876, №1114550, №1116554, №1117613, №1120118, є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача і зареєстровані для споріднених товарів і послуг;

ФОП ОСОБА_1 в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені sberbank.ua, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою позивача, а на сайті, який за ним закріплено, пропонуються фінансові послуги;

розрізняльною частиною доменного імені sberbank.ua є лише його словесна частина "sberbank", тому що частина .ua є загальним географічним доменом першого рівня, призначеним для ідентифікації приналежності його до певних доменів;

слово "sberbank", яке застосоване в оскаржуваному доменному імені sberbank.ua, є транслітерацією латинськими літерами алфавіту торговельної марки "СБЕРБАНК";

в 2015 році ПАТ "Сбербанк" змінив своє фірмове найменування з публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" на ПАТ "Сбербанк"; частина найменування "публічне акціонерне товариство" є організаційно-правовою формою ПАТ "Сбербанк" і не має розрізняльної здатності, а тому розрізняльним елементом назви ПАТ "Сбербанк" є частина найменування у вигляді позначення "Сбербанк".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.01.2016 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 18.04.2016; зобов'язано позивача подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на російську мову ухвали господарського суду міста Києва від 18.01.2016 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках для вручення ПАТ "Сбербанк Росії" в порядку, передбаченому Угодою про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, через арбітражний суд міста Москви (115225, Російська Федерація, м. Москва, вул. Велика Тульська, б. 17); зобов'язано Службу подати суду: матеріали заявок на реєєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294, №183296 та №151584, що належать ПАТ "Сбербанк", та належним чином засвідчені витяги з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно названих свідоцтв; витяги з Міжнародного реєстру на торгівельні марки за міжнародними реєстраціями №1069810, №1114550, №1117613, №1113875, №1113876, №1116554, №1120118, що належать ПАТ "Сбербанк Росії".

27.01.2016 ухвалою господарського суду міста Києва заяву Банку про вжиття заходів до забезпечення позову у справі №910/570/16 задоволено; вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони ПАТ "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ідентифікаційний код 25959784):

передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №151584, №183294 та №183296 іншим особам або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

вчиняти будь-які дії з переделегування доменного імені sberbank.ua на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу "Whois" стосовно доменного імені sberbank.ua, в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені sberbank.ua або видаляти вказане доменне ім'я;

- заборони Службі (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника та статусу знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №151584, №183294 та №183296 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборони фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 (61136, АДРЕСА_1; індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1) вчиняти дії з переделегування доменного імені sberbank.ua на користь будь-яких осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази "Whois" стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені sberbank.ua, особи реєстратора доменного імені sberbank.ua, а також припиняти (скасовувати) делегування вказаного доменного імені.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.02.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Арбітражного суду міста Москви для вручення судових документів на території Російської Федерації провадження у справі № 910/570/16 зупинено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2016 провадження у справі № 910/570/16 поновлено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2016 відкладено розгляд справи на 13.06.2016 для забезпечення можливості представникам ПАТ "Сбербанк Росії" прибути у судове засідання; повторно зобов'язано Службу подати суду матеріали заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294, №183296 та №151584, що належать ПАТ "Сбербанк", та належним чином засвідчені витяги з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно названих свідоцтв; витяги з Міжногодного реєстру на торгівельні марки за міжнародними реєстраціями №1069810, №1114550, №1117613, №1113875, №1113876, №1116554, №1120118, що належать ПАТ "Сбербанк Росії"; зобов'язано Банк подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на російську мову ухвали господарського суду міста Києва від 18.04.2016 у двох примірниках для надіслання одного примірника для вручення відповідачу в порядку, передбаченому Угодою про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, через арбітражний суд міста Москви (115225, Російська Федерація, м. Москва, вул. Велика Тульська, б. 17), а інший примірник - безпосередньо на юридичну адресу названого відповідача.

На виконання вимог ухвали суду 22.04.2016 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на російську мову ухвали господарського суду міста Києва від 18.04.2016 у двох примірниках.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.04.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Арбітражного суду міста Москви для вручення судових документів на території Російської Федерації провадження у справі № 910/570/16 зупинено.

До господарського суду міста Києва 02.06.2016 надійшла ухвала Арбітражного суду міста Москви, якою повернуто судове доручення господарського суду міста Києва від 01.02.2016 та зазначено, що причиною повернення стала відмова представника ПАТ "Сбербанк Росії" у судовому засіданні 25.04.2016 від отримання документів.

Згідно з частиною першою статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Керуючись статтями 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ :

Провадження у справі № 910/570/16 поновити.

Суддя О. Марченко

Розгляд справи призначив на 13.06.2016 о 10:00 год. Викликати для участі у засіданні представників позивача, відповідача.