РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2016№910/6197/13

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/6197/13

за позовом Berlin-Chemie AG (Menarini Group) [(Берлін - Хемі АГ) (Менаріні Груп)], м. Берлін, Німеччина,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я», м.

Харків, та

Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності, визнання незаконним та часткове скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України,

за участю представників:

позивача - Костіна І.П. (довіреність від 15.09.2015 №б/н);

Лавренової Н.О. (довіреність від 15.09.2015 №б/н);

відповідача-1 - Титаренка Ю.П. (довіреність від 09.10.2015 №5306/3);

відповідача-2 - не з'явився.

Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп, далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом (первісні вимоги) про:

- визнання незаконним та скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) від 23.08.2012 №658 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів» (далі - Наказ №658) в частині скасування пункту 5 витягу з переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України відповідно до додатку №1 до Наказу №658;

- заборони товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (далі - Товариство) використовувати позначення «ЕСПУЗІН», схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №25612 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання Товариства усунути позначення «ЕСПУЗІН» з лікарських засобів власного виробництва.

28.11.2013 позивачем подано заяву про зміну предмету позову, відповідно до якої Компанія просить суд:

- визнати незаконним та скасувати Наказ №658 в частині реєстрації лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг №7 (7х1), №14 (7х2), №21 (7х3), №10 (10х1) у блістерах, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01, зазначений під номером 5 у додатку №1 до Наказу №658;

- визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства від 07.06.2013 №480 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів» (далі - Наказ №480) в частині реєстрації лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею №1 у коробці, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01, зазначений під номером 6 у додатку №1 до Наказу №480;

- зобов'язати Міністерство виключити лікарські засоби «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу;

- заборонити Товариству використовувати позначення «ЕСПУЗІН», схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №25612 стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язання Товариства усунути позначення «ЕСПУЗІН» з лікарських засобів власного виробництва.

Позов мотивовано тим, що:

- Компанія є власником таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг: № 25612 «ЕСПУМІЗАН»; № 95707 «ESPUMISAN»; № 94540 «ЕСПУМІЗАН»;

- позивач є виробником лікарських засобів з діючою речовиною Simethicone (симетикон), а саме: ЕСПУМІЗАН ® (реєстраційне посвідчення UA/0152/02/01); ЕСПУМІЗАН ® L (реєстраційне посвідчення UA/0152/01/01); ЕСПУМІЗАН ® БЕБІ (реєстраційне посвідчення UA/10476/01/01);

- позивач зазначає, що лікарський засіб ЕСПУМІЗАН ® вперше було зареєстровано на території України 15.10.1998;

- на території України позначення «ЕСПУМІЗАН» має тривале та регулярне використання, внаслідок чого вказана торговельна марка отримала значну популярність серед споживачів та лікарів;

- на думку позивача, нанесення відповідачем на упаковку лікарського засобу позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», є використанням знака «ЕСПУМІЗАН» у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» є схожим до ступеню змішування з торговельною маркою «ЕСПУМІЗАН» за фонетичним, семантичним та графічним критеріями;

- позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» використовується для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельну марку «ЕСПУМІЗАН», а саме: лікарських засобів, що призначені для застосування у разі функціональних кишкових розладів та містять однакову діючу речовину, а саме Simethicone (симетикон).

Рішенням господарського суду міста Києва від 11.12.2013 у справі 910/6197/13 (суддя Прокопенко Л.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 (колегія суддів у складі: Разіна Т.І. - головуючий, судді Доманська М.Л. і Сотніков С.В.), позов задоволено; визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства №658; визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства №480; зобов'язано Міністерство виключити лікарські засоби «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу; заборонено Товариству використовувати позначення «ЕСПУЗІН», схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №25612, стосовно товарів 05 класу МКТП; зобов'язано Товариство усунути позначення «ЕСПУЗІН» з лікарських засобів власного виробництва.

Постановою Вищого господарського суду України від 16.02.2016 (колегія суддів у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Палій В.В. і Прокопанич Г.К.) судові рішення попередніх судових інстанцій з даної справи скасовано; справу №910/6197/13 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів зі справи стало те, що:

- причиною подання касаційної скарги стала незгода Товариства із задоволенням позову з урахуванням заяви про зміну предмета позову;

- судом першої інстанції не було враховано вимоги, що викладені у підпункті 3.12 пункту 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» (далі - Постанова № 18);

- з жодного протоколу судових засідань та жодного іншого процесуального документа не вбачається, коли саме господарський суд першої інстанції перейшов до розгляду даної справи по суті;

- суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про те, що початком розгляду справи по суті є момент звернення позивача із заявою про зміну предмета позову, а саме 28.11.2013, оскільки 28.11.2013 судового засідання взагалі не було, розгляд справи на цю дату не призначався;

- не з'ясувавши дати початку розгляду справи по суті, попередні інстанції припустилися неправильного застосування норм процесуального права, в тому числі статей 47, 22, 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

За результатами повторного автоматичного розподілу справу №910/6197/13 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.02.2016 суддею Марченко О.В. прийнято справу №910/6197/13 до свого провадження.

Компанія 21.03.2016 подала суду письмову заяву з детальним викладенням позовних вимог, які підлягають розгляду по суті в даному провадженні, якою фактично підтвердила свою заяву про зміну предмета позову від 28.11.2013.

Служба 12.05.2016 подала суду клопотання про приєднання до матеріалів справи засвідчених копій матеріалів заявки від 27.06.2012 № m 2012 10916 на реєстрацію знака для товарів і послуг «Эспузин-здоровье» на ім'я Товариства, а також виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг від 27.04.2016 №435 стосовно свідоцтва України №170776.

Товариство 12.05.2016 подало суду письмові пояснення, у яких зазначило, що згідно з ліцензійним договором від 01.05.2008 №4 (далі - Договір), укладеним Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична Група «Здоров'я» (далі - Група), а також додаткової угоди від 13.05.2013 №58 до нього Товариство має право використовувати комбінований знак для товарів і послуг України за свідоцтвом України №170776; пунктом 2.1 Договору передбачено, що ліцензіар надає ліцензіату на строк дії Договору за винагороду, що сплачується ліцензіатом, виключну ліцензію на використання об'єктів права інтелектуальної власності; таким чином, Товариство у використанні позначення «Эспузин-здоровье» не порушує прав третіх осіб на вказане позначення.

Компанія 16.05.2016 подала суду додаткові пояснення, у яких зазначила таке: висновками судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності від 07.10.2013, а також потворної комісійної експертизи від 31.09.2015 зі справи №910/6197/13 повністю підтверджено доводи та вимоги позивача, що вказує на порушення його прав інтелектуальної власності; крім висновків судових експертиз, співзвучність назв «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» та «ЕСПУМІЗАН» підтверджена як соціологічним опитуванням, проведеним позивачем, так і опитуванням, проведеним відповідачем-1; питання про порушення прав або про відмову Товариству у захисті його прав на знак в даній справі не стоїть; саме назва лікарського засобу Товариства схожа зі знаком для товарів і послуг позивача за фонетичними (звуковими) та семантичними (смисловими) ознаками; системний аналіз норм та наведених фактів, а також того, що заявка на реєстрацію лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» була подана раніше, ніж Товариство звернулося із заявою про реєстрацію знака для товарів і послуг «Эспузин-здоровье», свідчить про порушення прав позивача на момент реєстрації лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я».

17.05.2016 відповідач-2 подав суду відзив на позовну заяву, в якому вказав таке: реєструючи лікарський засіб «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» Міністерство діяло в межах повноважень та відповідно до норм матеріального права, які регулюють процес державної реєстрації лікарського засобу; належних та допустимих доказів існування обставин, з якими положення чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про лікарські засоби» (як спеціальний законодавчий акт в сфері реєстрації лікарських засобів), що пов'язують можливість визнання недійсними наказів відповідача-2 про реєстрацію лікарських засобів Компанією не наведено.

06.06.2016 позивач подав суду письмові пояснення, в яких вказав, зокрема таке: відповідач-1 не є власником свідоцтва України № 170776 на знак для товарів і послуг, а є ліцензіатом за Договором, тобто має використовувати торговельну марку у зареєстрованому вигляді, тому ставити питання про оскарження свідоцтва на знак є неможливим; Товариство є власником саме лікарського засобу під назвою «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», яка відрізняється від комбінованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 170776; звертаючись до суду за захистом своїх прав на знак для товарів і послуг «ЕСПУМІЗАН» Компанія наполягає на тому, що саме назва лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», який виробляється відповідачем-1, порушує права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг «ЕСПУМІЗАН»; позивач звернувся до суду в позовними вимогами, які ставлять перед собою основну мету, а саме визнання незаконними наказів відповідача-2, які надають право відповідачу-1 використовувати назву лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», який виробляється Товариством, що порушує права інтелектуальної власності Компанії на торговельну марку за свідоцтвом України № 25612.

06.06.2016 відповідач-1 подав суду клопотання про призначення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представники позивача проти задоволення клопотання про призначення додаткової судової експертизи заперечували.

Суд дійшов до висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання з огляду на таке.

Так, в клопотанні про призначення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності відповідач-1 просив суд поставити на вирішення судовому експерту таке питання:

«Чи змінює відмітну здатність комбінованого знаку для товарів та послуг № 170776 від 13.05.2013 р. використання при маркуванні лікарських засобів у складі цього комбінованого знаку для товарів та послуг замість його словесної частини «Эспузин- Здоровье» транслітерації вказаної словесної частини українською мовою, а саме «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я»?».

Відповідно до третьої частини 41 ГПК України у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

Відповідач-1 не обґрунтував та документально не підтвердив необхідність призначення у справі додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, крім того, матеріали справи містять три висновки судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності: від 07.10.2013 № 900; від 09.09.2014 № 3928/10006 і від 31.08.2015 № 15693/14-53, якими досліджувались у тому числі і поставлене відповідачем-1 питання.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Отже, призначення додаткової судової експертизи в даній справі з визначеним Товариством питанням, є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

Представники позивача у судовому засіданні 06.06.2016 надали пояснення у справі, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представник відповідача-1 надав пояснення по суті спору, щодо задоволення позовних вимог заперечив.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 Постанови № 18 зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 06.06.2016 без участі представника відповідача-2 за наявними в ній матеріалами (стаття 75 ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Компанія є володільцем таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

№ 25612 «ЕСПУМІЗАН» (словесний; заявка від 15.09.1999 № 99093242; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП «Фармацевтичні препарати, ліки для людини»);

№ 95707 «ESPUMISAN» (словесний; заявка від 19.03.2007 № m200704164; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 та 10 класів МКТП «Фармацевтичні препарати; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби» та «Лікарські (медичні) прилади та інструменти»);

№ 94540 «ЕСПУМІЗАН» (словесний; заявка від 19.03.2007 № m200704166: торговельну марку зареєстровано для товарів 10 класу МКТП «Лікарські (медичні) прилади та інструменти»).

Судом встановлено, що позивач є виробником лікарських засобів з діючою речовиною Simethicone (симетикон), а саме: ЕСПУМІЗАН ® (реєстраційне посвідчення UA/0152/02/01); ЕСПУМІЗАН ® L (реєстраційне посвідчення UA/0152/01/01); ЕСПУМІЗАН ® БЕБІ (реєстраційне посвідчення UA/10476/01/01).

Наказом № 658 зареєстровано лікарський засіб під назвою «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг №7 (7х1), №14 (7х2), №21 (7х3), №10 (10х1), що виробляється Товариством; номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01.

Наказом №480 зареєстровано лікарський засіб «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею №1 у коробці), виробником якого є відповідач-1; номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01.

Судом встановлено, що лікарські засоби як позивача так і відповідача-1 містять одну і ту ж діючу речовину, а саме Simethicone (симетикон) та призначені (показання для застосування) при функціональних розладах кишечнику і відносяться до однієї фармакопевтичної групи.

Позивач зазначає про те, що:

- на території України позначення «ЕСПУМІЗАН» має тривале та регулярне використання, внаслідок чого вказана торговельна марка отримала значну популярність серед споживачів та лікарів;

- на думку позивача, нанесення відповідачем на упаковку лікарського засобу позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», є використанням знака «ЕСПУМІЗАН» у розумінні пункту 4 статті 16 Закону;

- позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» є схожим до ступеню змішування з торговельною маркою «ЕСПУМІЗАН» за фонетичним, семантичним та графічним критеріями;

- позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» використовується для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельну марку «ЕСПУМІЗАН», а саме: лікарських засобів, що призначені для застосування у разі функціональних кишкових розладів та містять однакову діючу речовину Simethicone (симетикон).

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідач-1 заперечував проти задоволення позову, посилаючись на те, що лікарський засіб «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» маркується на підставі свідоцтва України № 170776 на знак для товарів і послуг.

Судом встановлено, що Група є володільцем свідоцтва України № 170776 на знак для товарів і послуг (заявка від 27.06.2012 № m201210916; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП «Ліки для людини; фармацевтичні препарати»); належним чином засвідчений витяг з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг міститься в матеріалах справи.

Вказана торговельна марка є комбінованою та містить, зокрема, словесне позначення «Эспузин-Здоровье» , що складається із двох слів, написаних кирилицею.

Частиною першою статті 1109 ЦК України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

01.05.2008 Товариством (ліцензіат) і Групою (ліцензіар) було укладено Договір, за пунктом 2.1 якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії Договору за винагороду, що сплачується ліцензіатом, виключну ліцензію на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Додатковою угодою від 01.04.2013 до Договору ліцензіат і ліцензіар узгодили продовжити дію Договору до 01.05.2018.

13.05.2013 Група та Товариство підписали додаткову угоду № 58 до Договору, за умовами якої було доповнено перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія таким об'єктом: знак для товарів і послуг «Эспузин-здоровье»; свідоцтво України № 170776, для всіх зазначених у ньому товарів 05 класу МКТП.

Отже, відповідач-1 як ліцензіат, отримав право захищати надані ліцензіаром права щодо торговельної марки «Эспузин-здоровье».

Мотивуючи позовні вимоги, на неодноразові питання як суду, так і відповідача позивач зазначав про те, що він може самостійно обирати спосіб захисту порушеного права; в даному судовому процесі Компанія просить заборонити Товариству використовувати позначення як назву лікарського засобу, а не як торговельну марку; позовні вимоги ж про визнання недійсним свідоцтва України № 170776 на знак для товарів і послуг не можуть заявлятися в даному процесі, оскільки володільцем такого свідоцтва є Група, а не відповідач у справі.

Крім того, компанія посилалася на те, що назва лікарського засобу, яку використовує Товариство, відрізняється від комбінованої торговельної марки за свідоцтвом України № 170776.

Разом з тим, такі доводи є необґрунтованими з огляду на таке.

Матеріали справи містять три висновки судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності: від 07.10.2013 № 900; від 09.09.2014 № 3928/10006 і від 31.08.2015 № 15693/14-53, призначених у первісному розгляді справи.

Так, відповідні судові експертизи містять, зокрема, такі висновки:

- позначення «ЕСПУЗІН» є домінуючою частиною назви лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я»;

- назва лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», що виробляється Товариством, є схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ЕСПУМІЗАН» за свідоцтвом України № 25612;

- знак для товарів і послуг «Эспузин-Здоровье» за свідоцтвом України № 170776, є схожим зі знаком для товарів і послуг «ЕСПУМІЗАН» за свідоцтвом України № 25612, настільки, що їх можна сплутати.

Поряд з цим, до матеріалів справи долучено оригінали упаковки лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», з яких вбачається, що на одній стороні упаковки повністю нанесено торговельну марку за свідоцтвом № 170776, а інша містить всі елементи комбінованого знака для товарів і послуг (кольори, розміщення слів, тощо), з єдиною відмінністю, а саме «Эспузин-здоровье» зазначено українською мовою - «Еспузін-Здоров'я».

Словосполучення «Еспузін-Здоров'я» є точним перекладом українською мовою з російської позначення «Эспузин-здоровье».

Слід зазначити, що вказані позначення є словесними, написаними кирилицею та по суті відрізняються трьома літерами російською мовою («э», «и», «ь») та двома літерами («е», «і») і одним графічним знаком (апостроф) українською.

Компанія не підтвердила доводи про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 170776 суттєво відрізняється від назви лікарського засобу.

Відповідно до пункту 58 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» особі, на ім'я якої зареєстровано знак для товарів і послуг, не може бути відмовлено в його захисті (навіть і в тому разі, якщо до суду подаються докази неправомірності реєстрації знака) до визнання свідоцтва на відповідний знак недійсним з підстав та в порядку, встановлених законом.

Отже, вирішуючи спір у справі, суд не може заборонити особі, яка має виключні майнові права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 170776, користуватися своїми правами, у тому числі використовувати спірну торговельну марку і як назву лікарського засобу.

Суд погоджується з доводами позивача щодо права самостійного обрання ним способу захисту порушеного права; разом з тим, право Компанії на обрання способу захисту не є підставою для порушення прав Товариства як ліцензіата на знак для товарів і послуг «Эспузин-здоровье».

Отже, задоволення позовних вимог про заборону використання позначення «ЕСПУЗІН» та зобов'язання усунути його з лікарських засобів є передчасним та таким, що може вирішуватися тільки після розгляду позову про визнання недійсним свідоцтва України № 170776 з підстав та в порядку, встановлених законом, а тому в задоволенні позову в цій частині слід відмовити.

Що ж до вимог про визнання незаконними та скасування наказів № 658 та 480 Міністерства та зобов'язання відповідача-2 виключити лікарські засоби «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу, то слід вказати таке.

Пунктом 1 статті 21 Закону передбачено, що захист прав на знак здійснюється у судовому порядку.

Відповідно до частин першої статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно із пунктом 2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376, державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює Міністерство.

Відповідно до частини першої статті 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Разом з тим, визнання наказів Міністерства не є можливим, оскільки наслідком задоволення таких вимог буде порушення прав Товариства як ліцензіата на торговельну марку «Эспузин-здоровье».

Отже, у задоволенні позовних вимог до Міністерства також слід відмовити.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи покладаються на позивача.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 13.06.2016.

Суддя О. Марченко