УХВАЛА

23.05.2016Справа № 910/6221/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України,

2) Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод",

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс"

про визнання недійсним патенту

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Охромєєв Ю.Г.;

від відповідача-1: Саламов О.В.;

від відповідача-2: Шмельов М.М., Маначинський О.В.;

від відповідача-3: Гордієнко М.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, (далі-відповідач-1), Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод", (далі-відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" (далі-відповідач-3) про:

1) визнання недійсним патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» - від дати публікації відомостей про його видачу;

2) зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності внести запис до Державного реєстру патентів на промислові зразки стосовно визнання недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» від дати публікації відомостей про його видачу.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що патент на промисловий зразок № 31048 «Знімний дах вантажного вагона» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки сукупність суттєвих ознак знімного даху вантажного вагону стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до відповідної установи, а саме до 03.08.2015 та не відповідає умові патентоздатності, а саме, новизні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2016 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28.04.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

28.04.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав відзив на позов, у якому проти позову заперечує та просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки промисловий зразок № 31048 відповідача-2 містить сукупність суттєвих ознак, які дозволяють візуально чітко відрізняти його від протиставленого йому виробу позивача, а також повідомляє, що розробка знімних дахів вантажних вагонів не є для відповідача-2 новим видом робіт, а проводилась ним систематично протягом багатьох років, ще до моменту здійснення патентування промислового зразка № 31048 «Знімний дах вантажного вагона», а тому висновки позивача про новизну саме знімного даху, зображення якого опубліковано на веб-сайті http://intermontazh.com, не відповідають фактичним обставинам справи.

У судовому засіданні 28.04.2016 представник відповідача-1 надав відзив на позов, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, пред'явлених до Державної служби інтелектуальної власності, оскільки патент на промисловий зразок було видано під відповідальність його власника, без гарантії чинності патенту, адже під час проведення експертизи заявки на промисловий зразок, заявлений об'єкт не перевірявся на відповідність умові патентоспроможності - новизні.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

19.05.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-3 подав відзив на позову заяву, в якому зазначає, що позивачем фактично не підтверджено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка № 31048 була загальновідомою на момент подання заявки.

У судовому засіданні 19.05.2016 представник позивача надав письмові пояснення та клопотання, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та на вирішення якої поставити наступне питання: Чи відповідає промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів господарської справи № 910/6221/16.

Також, представник позивача надав заяву про забезпечення позову, в якій просив суд:

1) заборонити власнику прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" здійснювати дії щодо часткової або повної відмови від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 , повної або часткової передачі прав на прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048;

3) заборонити Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру патентів на промислові зразки відомості про зміни, пов'язані із зміною особи власника прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, частковою або повною відмовою від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, а також не реєструвати будь-які договори про передачу прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, та ліцензійні договори на використання промислового зразка за вказаним патентом; не здійснювати публікацію будь-яких відомостей щодо зазначеного патенту в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Представник відповідача-1 у судовому засіданні 19.05.2016 надав редакцію питань для дослідження експертом, а саме:

1. Які з ознак промислового зразка за патентом України № 31048 є суттєвим?

2. Чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Знімний дах вантажного вагону» за патентом України № 31408 до 03.08.2015 (дата подання заявки № s201501080).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2016 до вирішення спору у справі № 910/6221/16 по суті та набрання рішенням суду законної сили вжито заходи до забезпечення позову, а саме заборонено Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейл Інвестментс» передавати у будь-який спосіб право власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015; заборонено Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" відмовлятись у будь-який спосіб повністю чи частково від права власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру патентів на промислові зразки відомості про зміни, пов'язані зі зміною власника прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015, частковою або повною відмовою від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав подане клопотання про призначення судової експертизи.

Представник відповідача-1 не заперечував проти задоволення клопотання про призначення судової експертизи.

Представник відповідача-2 у судовому засіданні також надав перелік питань на вирішення судової експертизи, а саме: Які з ознак промислового зразка за патентом України № 31048 є суттєвими? Чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Знімний дах вантажного вагону» за патентом України № 31048 до 03.08.2015?

Представник відповідача-3 надав клопотання, в якому просить суд доручити проведення судової експертизи Київському науково-дослідному інститут судових експертиз.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Для встановлення фактичних даних щодо наявності чи відсутності підстав для визнання патенту України № 31048 від 10.12.2015 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» недійсним, необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання сторін та призначає у справі № 910/6221/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає атестованому судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенку Олександру Федоровичу (АДРЕСА_1).

У зв'язку із призначенням судом судової експертизи, провадження у справі №910/6221/16 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/6221/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенку Олександру Федоровичу (АДРЕСА_1).

2. На вирішення судового експерта винести наступне питання:

- Чи відповідає промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 критерію патентоздатності «новизна» (на дату 03.08.2015 подання заявки № s201501080)?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургтранс".

4. Зобов'язати судового експерта направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" (адреса для листування: 04107, м. Київ, вул. Лук'янівська, 1а, офіс 112) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта Дорошенка Олександра Федоровича про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

7. Зобов'язати експерта Дорошенка Олександра Федоровича після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/6221/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 910/6221/16 надіслати атестованому судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенку Олександру Федоровичу (АДРЕСА_1).

Суддя Бондарчук В.В.