УХВАЛА

19.05.2016Справа № 910/6221/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України,

2) Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод",

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс"

про визнання недійсним патенту

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Охромєєв Ю.Г.;

від відповідача-1: Фінагіна В.Б.;

від відповідача-2: Шмельов М.М., Маначинський О.В.;

від відповідача-3: Гордієнко М.М.;

вільний слухач: ОСОБА_6

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, (далі-відповідач-1), Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод", (далі-відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" (далі-відповідач-3) про:

1) визнання недійсним патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» - від дати публікації відомостей про його видачу;

2) зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності внести запис до Державного реєстру патентів на промислові зразки стосовно визнання недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» від дати публікації відомостей про його видачу.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що патент на промисловий зразок № 31048 «Знімний дах вантажного вагона» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки сукупність суттєвих ознак знімного даху вантажного вагону стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до відповідної установи, а саме до 03.08.2015 та не відповідає умові патентоздатності, а саме, новизні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2016 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28.04.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

28.04.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав відзив на позов, у якому проти позову заперечує та просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки промисловий зразок № 31048 відповідача-2 містить сукупність суттєвих ознак, які дозволяють візуально чітко відрізняти його від протиставленого йому виробу позивача, а також повідомляє, що розробка знімних дахів вантажних вагонів не є для відповідача-2 новим видом робіт, а проводилась ним систематично протягом багатьох років, ще до моменту здійснення патентування промислового зразка № 31048 «Знімний дах вантажного вагона», а тому висновки позивача про новизну саме знімного даху, зображення якого опубліковано на веб-сайті http://intermontazh.com, не відповідають фактичним обставинам справи.

У судовому засіданні 28.04.2016 представник відповідача-1 надав відзив на позов, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, пред'явлених до Державної служби інтелектуальної власності, оскільки патент на промисловий зразок було видано під відповідальність його власника, без гарантії чинності патенту, адже під час проведення експертизи заявки на промисловий зразок, заявлений об'єкт не перевірявся на відповідність умові патентоспроможності - новизні.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

19.05.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-3 подав відзив на позову заяву, в якому зазначає, що позивачем фактично не підтверджено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка № 31048 була загальновідомою на момент подання заявки.

У даному судовому засіданні представник позивача надав письмові пояснення та клопотання, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та на вирішення якої поставити наступне питання: Чи відповідає промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів господарської справи № 910/6221/16.

Також, представник позивача надав заяву про забезпечення позову, в якій просить суд:

1) заборонити власнику прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" здійснювати дії щодо часткової або повної відмови від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 , повної або часткової передачі прав на прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048;

3) заборонити Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру патентів на промислові зразки відомості про зміни, пов'язані із зміною особи власника прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, частковою або повною відмовою від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, а також не реєструвати будь-які договори про передачу прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, та ліцензійні договори на використання промислового зразка за вказаним патентом; не здійснювати публікацію будь-яких відомостей щодо зазначеного патенту в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Представник відповідача-1 не заперечував проти задоволення заявлених позивачем клопотань про забезпечення позову та про призначення судової експертизи, а також у судовому засіданні надав редакцію питань для дослідження експертом, а саме:

1. Які з ознак промислового зразка за патентом України № 31048 є суттєвим?

2. Чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Знімний дах вантажного вагону» за патентом України № 31408 до 03.08.2015 (дата подання заявки № s201501080).

Представники відповідача-2 та відповідача-3 заперечили проти задоволення позовних вимог та проти задоволення клопотань про забезпечення позову і призначення судової експертизи.

Ознайомившись із поданою заявою позивача про забезпечення позову, суд приходить до висновку, що остання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє певні дії по підготовці справи до розгляду, в тому числі вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову.

Статтями 66, 67 ГПК України передбачено право господарського суду за заявою сторони або з своєї ініціативи вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Позов забезпечується в тому числі й забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

Обґрунтовуючи подану заяву, позивач зазначає, що передання відповідачем-2 виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок іншій особі може спричинити затягування розгляду справи внаслідок виникнення необхідності заміни первісного відповідача належним відповідачем, вплинути на підвідомчість та підсудність даного спору, що в свою чергу, може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду у справі.

Відповідно до п. 5 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Згідно ч. 2 ст. 1114 ЦК України, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Отже, невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду у разі відчуження відповідачем-2 та відповідачем-3 патенту України №31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» з наступним поданням до Державної служби інтелектуальної власності заяви про реєстрацію відповідних змін.

У такому разі, рішення суду щодо визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 31048 Державна служба інтелектуальної власності України об'єктивно не матиме можливості виконати, оскільки у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки будуть відомості про особу, якій передано право власності на патент України №31048, а не відомості про відповідача-2 та відповідача-3, як власників вказаного патенту на момент подання позову та порушення провадження у справі, або взагалі будуть відсутні відомості про патент.

В постанові Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 №16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» сформульована позиція Вищого господарського суду України про доцільність вирішення питання про вжиття забезпечувальних заходів саме на стадії підготовки справи до розгляду.

Отже, заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

У зв'язку з тим, що власники патенту України на промисловий зразок №31048 можуть в будь-який час відмовитись або передати іншій особі право власності на патент повністю суд приходить до висновку, що права на промисловий зразок, який є предметом спору на момент прийняття рішення можуть перейти до іншої особи.

Питання про забезпечення позову може вирішуватися господарським судом як без проведення окремого судового засідання, так і в засіданні з викликом представників сторін, інших учасників судового процесу із заслуховуванням їх думки.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

В п. 9 постанови Пленуму ВГСУ від 26.12.2011р. №16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» встановлено, що виносячи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії забороняється вчиняти. Помилковими слід визнавати ухвали, якими боржникам забороняється користуватись їх майном, якщо через особливості цього майна користування ним не тягне знищення або зменшення його цінності. За наявності підстав для застосування такого заходу до забезпечення позову господарський суд може заборонити витрачання майна на власні потреби, відчуження його у будь-який спосіб, у тому числі здійснення тих чи інших платежів або перерахування авансом певних сум тощо. Такі правила повинні застосовуватись і до інших осіб, яким на підставі статті 67 ГПК України забороняється вчинення дій щодо предмета спору.

Господарський суд не повинен вживати таких заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

У зв'язку з наведеним, суд вважає за доцільне задовольнити частково заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс".

При цьому, обраний спосіб забезпечення позову співвідноситься з предметом позову, а отже існує конкретний зв'язок між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, а тому вжитий судом захід до забезпечення позову спроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення, у разі задоволення позову.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 65, 66, 67 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Металургтранс» про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити частково.

2. До вирішення спору у справі № 910/6221/16 по суті та набрання рішенням суду законної сили вжити заходи до забезпечення позову, а саме:

1) заборонити Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейл Інвестментс» передавати у будь-який спосіб право власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015;

2) заборонити Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" відмовлятись у будь-який спосіб повністю чи частково від права власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015;

3) заборонити Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015;

4) заборонити Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру патентів на промислові зразки відомості про зміни, пов'язані зі зміною власника прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015, частковою або повною відмовою від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048.

Ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з 19.05.2016 і дійсна для пред'явлення до виконання до 19.05.2017.

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" (49000, м. Дніпропетровськ, площа Героїв Майдану, буд. 1, ідентифікаційний код - 33074226);

Боржник: Державна служба інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, буд. 45, ідентифікаційний код - 37552556)

Боржник: Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод" (39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Івана Приходька, буд. 139, ідентифікаційний код - 05763814);

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" (03680, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5, корпус 10-А, ідентифікаційний код - 39195058).

Суддя Бондарчук В.В.