КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2016 р. Справа№ 910/6318/15-г

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Доманської М.Л.

Гарник Л.Л.

при секретарі судового засідання: Сотніковій І.О.,

за участю представників сторін:

від позивача: Кириченко І.А. - довіреність № 371 від 10.03.2015.

від відповідача-1: не з'явилися.

від відповідача-2: Ускова О.В. - довіреність б/н від 17.04.2015.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Новація" на рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2016 року

у справі № 910/6318/15-г (суддя Марченко О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ОмніФарма Київ"

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю „Новація"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре

відомий знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

У травні 2015 року ТОВ „ОмніФарма Київ" (позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1) та ТОВ „Новація" (відповідач-2) про припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відомий знак для товарів і послуг.

Так, відповідно до позовних вимог, з урахуванням уточнень до позовної заяви, яку судом першої інстанції прийнято як заяву про зміну предмету позову, позивач просить суд зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України не рекомендувати до державної реєстрації знак для товарів і послуг за заявкою від 20.06.2014 року № m201408511 стосовно товарів 05 класу МКТП, а також зобов'язати ТОВ „Новація" припинити використання в процесі виробництва та реалізації продукції у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення „Білий сорбент", схоже настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг „ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)" стосовно товарів 05 класу МКТП, та вилучити з комерційного обігу відповідні товари 05 класу МКТП з незаконно використаним позначенням „Білий сорбент", а також його рекламні матеріали з посиланням, що це те саме, що й „ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)".

Заявлені позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач активно використовує належний йому знак для товарів і послуг для маркування дієтичної добавки - ентеросорбента „ІНФОРМАЦІЯ_1", а популярність його продукту стала причиною того, що ТОВ „Новація" виготовляє аналогічний фармацевтичний препарат та здійснює нанесення позначення „Білий сорбент" (тотожне за змістом до назви БАД „ІНФОРМАЦІЯ_1") на його упаковку, що є використанням знака у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Позивач також вказує на те, що позначення „Білий сорбент" (з посиланням на те, що це те саме, що й „ІНФОРМАЦІЯ_1") на упаковці БАД виробництва ТОВ „Новація" є схожим до ступеню змішування з торговельною маркою „ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)" за фонетичним, семантичним та графічним критеріями.

Крім того, на думку позивача, позначення „Білий сорбент" використовується для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку „ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)", а саме: дієтичних добавок (ентеросорбентів) - фармацевтичних препаратів.

Позивач також стверджує, що БАД „Білий сорбент" і „ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)" не тільки належать до однієї фармакотерапевтичної групи, а саме - є ентеросорбентами, але й мають подібний склад, що підтверджується інструкціями для їх застосування.

За наслідками розгляду заявлених вимог рішенням господарського суду міста Києва від 01.02.2016 року позов задоволено частково. Зобов'язано ТОВ „Новація" припинити використовувати позначення „Білий сорбент" у своїй господарській діяльності, в тому числі в процесі виробництва та реалізації продукції, у рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. Зобов'язано вилучити з цивільного обороту товари - фармацевтичний препарат із зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення „Білий сорбент" та рекламні матеріали з посиланням на те, що препарат „Білий сорбент" - це те саме, що й „ІНФОРМАЦІЯ_1" („ІНФОРМАЦІЯ_1"). В іншій частині позову відмовлено. Стягнуто з ТОВ „Новація" на користь ТОВ „ОмніФарма Київ" 15 000,00 грн. витрат на проведення судової експертизи та 1 218,00 грн. судового збору.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ „Новація" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2016 року та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позову ТОВ „ОмніФарма Київ" до Державної служби інтелектуальної власності України та до ТОВ „Новація" про припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відомий знак для товарів і послуг в повному обсязі, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також неповне дослідження наявних у справі доказів.

В обґрунтування апеляційної скарги відповідач-2 посилається на необґрунтовану відмову у задоволенні його клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв'язку з неповідомлення його належним чином про дату, час та місце розгляду справи на 01.02.2016 року.

Окрім того, на думку апелянта, висновок експертизи, який лежить в основі прийнятого рішення, не є належним та допустимим доказом по справі, оскільки містить в собі низку недоліків та неузгоджень, внаслідок чого висновки суду першої інстанції, які ґрунтуються на цій експертизі, є хибними.

Також, скаржник вказує на помилковість висновку суду про покладення обов'язку сплати судового збору за проведення судової експертизи лише на відповідача-2.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями апеляційну скаргу ТОВ „Новація" у справі № 910/6318/15-г передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Гарник Л.Л., Доманська М.Л.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.02.2016 року вищевказаною колегією суддів апеляційну скаргу було повернуто без розгляду.

25.03.2016 року апеляційна скарга ТОВ „Новація" надійшла до Київського апеляційного господарського суду повторно.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі:головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Гарник Л.Л., Доманська М.Л.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.03.2016 року апеляційну скаргу ТОВ „Новація" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 12.04.2016 року за участю повноважних представників сторін.

У письмових поясненнях по справі та у відзиві на апеляційну скаргу представник позивача проти її задоволення заперечив, просив залишити рішення суду першої інстанції без змін.

В судовому засіданні 12.04.2016 року оголошено перерву у справі до 17.05.2016 року.

В судому засіданні 17.05.2016 року представник відповідача-2 заявив усне клопотання про виклик експерта Петренка С.А. в судове засідання для надання пояснень по експертному висновку з мотивів, викладених в апеляційній скарзі.

На запитання суду, представник відповідача-2 відповів, що в письмовому вигляді відповідне клопотання не має та не вбачає необхідності викладати його в письмовій формі.

За наслідками розгляду заявленого клопотання, колегією суддів відмовлено у його задоволенні у зв'язку з недостатнім обґрунтуванням, не наведенням у письмовій формі мотивованих належним чином питань, які бажав з'ясувати апелянт, викликавши судового експерта в судове засідання, а також закінченням строків розгляду апеляційної скарги.

Крім того, вирішуючи дане питання судова колегія врахувала, що відповідач-2 відповідне клопотання в письмовій формі не заявляв, до суду першої інстанції з аналогічним клопотанням не звертався та мав достатньо часу для подачі вказаного клопотання до суду апеляційної інстанції з моменту прийняття апеляційної скарги до провадження, а відтак вирішено розглядати справу по суті апеляційної скарги.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2016 року та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позову ТОВ „ОмніФарма Київ" до Державної служби інтелектуальної власності України та до ТОВ „Новація" про припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відомий знак для товарів і послуг в повному обсязі з підстав викладених в апеляційній скарзі.

Представник позивача в судовому засіданні проти вимог ТОВ „Новація", викладених в апеляційній скарзі заперечував, просив залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2016 року - без змін.

Представники відповідача-1 в судове засідання не з'явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

17.05.2016 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ТОВ „Новація" слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2016 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, відповідно до заявки від 27.10.2008 року ОСОБА_6 видано свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг „ІНФОРМАЦІЯ_1", яке стало базовою реєстрацією для подання міжнародної заявки.

17.11.2008 ОСОБА_6 отримано міжнародну реєстрацію № НОМЕР_2 торговельної марки „ІНФОРМАЦІЯ_1" (очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації - 17.11.2018 року).

Позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1" є словесним та складається із двох слів, написаних кирилицею, та перекладається українською мовою як „ІНФОРМАЦІЯ_1".

За приписами статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року (дата набуття чинності для України 25.12.1991 року) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до ч. 1 статті 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

ТОВ „ОмніФарма Київ" за ліцензійним договором від 26.08.2010 року, укладеним з ОСОБА_6, отримало права на використання знака для товарів і послуг „ІНФОРМАЦІЯ_1", а отже, позивач як ліцензіат, має право захищати надані ліцензіаром права щодо торговельної марки „ІНФОРМАЦІЯ_1".

Пунктом 1 і 4 статті 25 Закону передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Відповідно до матеріалів справи, рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 15.07.2011 року, затвердженим наказом названого Департаменту від 19.09.2011 року № 864-Н, торговельну марку „ІНФОРМАЦІЯ_1" визнано добре відомою в Україні з 01.01.2011 року для товарів 05 класу МКТП (ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки) відносно ТОВ „ОмніФарма Київ".

Крім того, знак у різних варіантах та комбінаціях зареєстрований також за такими свідоцтвами: №93723, №118844, №125884, №126169, №127706, №142165, №151370, №58545, №165211, №170925, №171227, №171228, №172338, №176694, №176768, №177372, №180591, №180830, №184041.

Так, позивач отримав свідоцтво України № 154430 на знак для товарів і послуг „ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів 05 класу МКТП (заявка від 13.05.2011 року № m2011 07459; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 10.04.2012 року в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 7).

За твердженням позивача, ТОВ „ОмніФарма Київ" активно використовує належний йому знак для товарів і послуг для маркування дієтичної добавки - ентеросорбента „ІНФОРМАЦІЯ_1", на підтвердження чого до позовної заяви додано відомості щодо реєстрації знаків позивача „ІНФОРМАЦІЯ_1", а також роздруківки публікацій з провідного фармацевтичного видання України - щотижневика „Аптека".

Як вбачається з позовної заяви, підставами для звернення до суду слугувало виявлення позивачем факту виготовлення відповідачем-2 аналогічного фармацевтичного препарату та здійснення нанесення позначення „БІЛИЙ СОРБЕНТ" (тотожне за змістом до назви БАД „ІНФОРМАЦІЯ_1") на його упаковку, що є використанням знака у розумінні пункту 4 статті 16 Закону „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та відповідно зазначення на упаковці того, що „БІЛИЙ СОРБЕНТ" - це те саме, що й „ІНФОРМАЦІЯ_1".

Крім того, позивачем встановлено, що ТОВ „Новація" подало до Державної служби інтелектуальної власності України заявку від 20.06.2014 року № m201408511 стосовно товарів 05 класу МКТП, в якій просить зареєструвати знак для товарів 05 класу МКТП в якому використовується словосполучення „БІЛИЙ СОРБЕНТ".

Також вказано, що позначення „БІЛИЙ СОРБЕНТ" використовується для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку „ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)", а саме: дієтичних добавок (ентеросорбентів) - фармацевтичних препаратів.

За твердженням позивача, БАД „БІЛИЙ СОРБЕНТ" і „ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)" не тільки належать до однієї фармакотерапевтичної групи, а саме - є ентеросорбентами, але й мають подібний склад, що підтверджується інструкціями для їх застосування.

З метою повного та об'єктивного дослідження обставин справи, керуючись частиною першою статті 41 ГПК України та постановою пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 5 „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" ухвалою господарського суду міста Києва від 18.05.2014 року в даній справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку С.А, на вирішення якому поставлені наступні питання:

- чи є комбіноване позначення „БІЛИЙ СОРБЕНТ" на чорному тлі, що використовується на упаковці ТОВ „Новація", схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг „ІНФОРМАЦІЯ_1", визнаним добре відомим відносно позивача з 01.01.2011 року для товарів 05 класу МКТП „ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)"?

- чи є комбіноване позначення „БІЛИЙ СОРБЕНТ" на чорному тлі, що використовується на упаковці ТОВ "Новація", схожим настільки, що його можна сплутати знаком для товарів і послуг „ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № 154430?

- чи є словосполучення „ІНФОРМАЦІЯ_1", вказане в анотації товару „Сорбофіт + Білий Сорбент" ТОВ „Новація" у назві препарату та у дужках поряд з хімічною назвою його діючої речовини - діоксид кремнію, іншою (загальноприйнятою) назвою цієї сполуки та/або її синонімом?

- чи є словосполучення „Білий Сорбент" таким, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо товарів 05 класу МКТП „ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)", або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг"?

- чи є позначення „ДОБАВКА ДІЄТИЧНА СОРБОФІТ+ БІЛИЙ СОРБЕНТ, зобр" (за заявкою № m 2014 08511 від 20.06.2014 року), що використовується ТОВ „Новація" (шляхом нанесення на товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, застосоване в діловій документації чи в рекламі і в мережі Інтернет та інших носіях інформації), схожим із знаком для товарів і послуг „ІНФОРМАЦІЯ_1", визнаним добре відомим в Україні щодо особи позивача для товарів 05 класу МКТП „ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)" станом на 01.01.2011 року, настільки, що їх можна сплутати?

- чи має позначення „ДОБАВКА ДІЄТИЧНА СОРБОФІТ+ БІЛИЙ СОРБЕНT, зобр" (за заявкою № m 2014 08511 від 20.06.2014 року) внаслідок його використання ТОВ "НОВАЦІЯ" розрізняльну здатність для позначення товарів 05 класу МКТП „ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)"?

За результатами проведеного дослідження судовий експерт дійшов наступних висновків:

- комбіноване позначення з домінуючим словесним елементом „БІЛИЙ СОРБЕНТ" на чорному тлі, що використовується на упаковці товарів ТОВ „Новація", є схожим з добре відомим знаком для товарів і послуг „ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що їх можна сплутати;

- комбіноване позначення з домінуючим словесним елементом „БІЛИЙ СОРБЕНТ" на чорному тлі, що використовується на упаковці товарів ТОВ „Новація", є схожим зі знаком для товарів і послуг „ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № 154430 настільки, що їх можна сплутати;

- словосполучення „ІНФОРМАЦІЯ_1", вказане в анотації товару „Сорбофіт + Білий Сорбент" ТОВ „Новація", у назві препарату та у дужках поряд з хімічною назвою його діючої речовини - діоксид кремнію, не є іншою загальноприйнятою назвою діоксиду кремнію, але відноситься до контекстуального синоніму назви цієї сполуки;

- словосполучення „Білий Сорбент" є таким, що складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо товарів 05 класу МКТП „ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)" або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, властивості, призначення товару;

- позначення „Добавка дієтична Сорбофіт + Білий сорбент, зобр." (за заявкою від 20.06.2014 року №m201408511), що використовується ТОВ „Новація", є схожим зі знаком для товарів і послуг „Белый сорбент", що визнаний добре відомим в Україні станом на 01.01.2011, для товарів 05 класу МКТП „ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)" настільки, що їх можна сплутати;

- позначення „Добавка дієтична Сорбофіт + Білий сорбент, зобр." (за заявкою від 20.06.2014 року №m201408511) не має розрізняльної здатності для позначення товарів 05 класів МКТП „ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)".

Отже, наявним у справі висновком підтверджено те, що позначення „БІЛИЙ СОРБЕНТ" та „Добавка дієтична Сорбофіт + Білий сорбент, зобр.", є схожими із добре відомим знаком для товарів і послуг „ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України „Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку експерта № 1032 від 18.12.2015 року судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/6318/15-г, проведення судової експертизи доручено експерту Петренку С.А., який має вищу технічну освіту (інженер хімік-технолог), спеціальну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (магістр з інтелектуальної власності), наукову ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 „Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 1231 видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 08.07.2011 року і дійсне до 22.08.2017 року), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та експертний стаж з 2002 року, про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 КК України експерта попереджено.

Аналізуючи вказаний висновок експерта, колегією суддів встановлено, що судовим експертом проведено дослідження щодо кожного поставленого питання з використанням документів, які були йому подані сторонами.

Висновки з кожного питання обґрунтовані належним чином, зроблені за допомогою методу співставлення та порівняння, синтезу та аналізу, підтверджені положеннями нормативних актів та відповідної літератури.

Документального підтвердження того, що судовим експертом були порушені норми чинного законодавства України, суду подано не було.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що Висновок експерта № 1032 від 18.12.2015 року судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/6318/15-г складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України „Про судову експертизу", а тому вірно прийнято судом в якості належного та допустимого доказу по справі.

Натомість, як було зазначено вище, звертаючись до суду з апеляційною скаргою, відповідач-2 не погоджується з вказаним висновком і вважає, що дослідження проведено не у повному обсязі, судовим експертом порушено принцип незалежності, висновок є неаргументованим та неправомірним, а відтак викладене у ньому не має доказової сили у справі № 910/6318/15-г.

Але, жодних доказів, які б свідчили про необґрунтованість висновку експерта, його неповноту, суперечливість його іншим матеріалам справи або таких, які б викликали сумнів в його правильності, скаржником не надано.

Натомість матеріалами справи підтверджується, що відповідна судова експертиза була проведена за клопотанням відповідача-2, який скористався своїм процесуальним правом та надав свої питання на вирішення експерта.

Колегією суддів також встановлено, що скаржник, будучи належним чином повідомленим про наявність вказаного висновку експерта та про поновлення провадження у справі, до суду першої інстанції подав лише заперечення на зазначений висновок, проте матеріали справи не містять доказів звернення останнього до суду із клопотаннями про проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, або про виклик судового експерта в судове засідання для надання пояснень з приводу наданого ним висновку, з огляду на що відсутні підстави для задоволення апеляційної скарги з цих мотивів.

Крім того, заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач-2 посилався на те, що він припинив використовувати в рекламній продукції словесне позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1", на підтвердження чого надав суду копію договору від 13.04.2015 року № 13/04/2015 на виготовлення нових рекламних матеріалів без позначення „ІНФОРМАЦІЯ_1".

Разом з тим, судом вірно встановлено, що на момент звернення до суду відповідач-2 використовував вказане позначення, у тому числі і на рекламних матеріалах.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 1 статті 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пункту 2 статті 5 зазначеного Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Згідно із пунктом 5 статті 16 відповідного Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи підтверджено те, що ТОВ „Новація" без згоди ТОВ „ОмніФарма Київ" використовує позначення „БІЛИЙ СОРБЕНТ", що схоже із добре відомою в Україні торговою маркою „ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)", стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме 05 класу МКТП, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону).

Судом також встановлено використання відповідачем-2 торговельної марки способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону, а саме нанесення знака для товарів і послуг на упаковки та етикетки БАД.

За вказаних вище обставин, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволення позовних вимог в частині зобов'язання відповідача-2 припинити використовувати позначення „БІЛИЙ СОРБЕНТ".

Крім того, оскільки матеріалами справи також підтверджується введення БАД „БІЛИЙ СОРБЕНТ" у цивільний оборот (до матеріалів справи долучено фотографії товару, а саме БАД „БІЛИЙ СОРБЕНТ" та фіскальний чек від 22.04.2015 року про придбання товару у аптеці м. Дніпропетровська), то у відповідності до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" позовні вимоги щодо вилучення з цивільного обороту товарів - БАДів з зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення „БІЛИЙ СОРБЕНТ", а також рекламних матеріалів з посиланням на те, що „БІЛИЙ СОРБЕНТ" це те саме, що й „ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)" також правомірно задоволено судом першої інстанції.

Що ж до вимог позивача про зобов'язання відповідача-1 не рекомендувати до державної реєстрації знак для товарів і послуг за заявкою від 20.06.2014 року № m201408511 стосовно товарів 05 класу МКТП, то судова колегія погоджується з висновком місцевого суду про відмову у їх задоволенні виходячи з відсутності порушення прав позивача службою на момент розгляду справи в суді першої інстанції по суті, що унеможливлює здійснення судом відповідної заборони на майбутнє, а також у зв'язку з тим, що чинне законодавство України не передбачає такий спосіб захисту порушеного права, як зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України не рекомендувати до державної реєстрації торговельну марку.

Як на іншу підставу для скасування оскаржуваного рішення, відповідач-2 посилається на необґрунтовану відмову у задоволенні його клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв'язку з неповідомлення його належним чином про дату, час та місце розгляду справи на 01.02.2016 року.

Однак, колегія суддів не вбачає порушень судом першої інстанції норм процесуального права з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, після надходження до суду першої інстанції висновку судової експертизи, ухвалою суду від 25.12.2015 року поновлено провадження у справі та призначено її до розгляду на 18.01.2016 року. Копію відповідної ухвали отримано відповідачем-2 16.01.2016 року, про що свідчить зворотнє поштове повідомлення (т. 1 арк. с. 123).

18.01.2016 року відповідачем-2 заявлено клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, яке судом задоволено та відкладено розгляд справи на 01.02.2016 року.

Матеріали справі свідчать також про обізнаність відповідача-2 про судове засідання призначене на 01.02.2016 року, оскільки останнім 01.02.2016 року, в день судового засідання, безпосередньо до канцелярії суду подано заперечення на висновок експерта, а також повторне клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв'язку зі станом здоров'я представника.

Відповідно до п. 3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" Господарський суд з урахуванням обставин конкретної справи може відхилити доводи учасника судового процесу - підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи, державного чи іншого органу щодо відкладення розгляду справи у зв'язку з відсутністю його представника (з причин, пов'язаних з відпусткою, хворобою, службовим відрядженням, участю в іншому судовому засіданні і т. п.). При цьому господарський суд виходить з того, що у відповідних випадках такий учасник судового процесу не позбавлений права і можливості забезпечити за необхідності участь у судовому засіданні іншого представника згідно з частинами першою - п'ятою статті 28 ГПК, з числа як своїх працівників, так і осіб, не пов'язаних з ним трудовими відносинами. Неможливість такої заміни представника і неможливість розгляду справи без участі представника підлягає доведенню учасником судового процесу на загальних підставах (статті 32 - 34 ГПК).

Натомість, жодного документального підтвердження неможливості явки повноважного представника у судове засідання, у зв'язку із станом здоров'я (довідка лікаря, лікарняний лист тощо) скаржником не надано, а враховуючи вищевикладене скаржник не був позбавлений права і можливості забезпечити участь у судовому засіданні іншого представника.

До того ж в матеріалах справи наявна довіреність, видана 17.04.2015 року строком на один рік (т. 1 арк.с. 138) на ім'я ОСОБА_7, яку уповноважено бути представником ТОВ „Новація" зокрема в державних і судових органах України.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку щодо правомірності відмови судом першої інстанції клопотання відповідача-2 про відкладення розгляду справи у зв'язку з його необґрунтованістю та безпідставним затягуванням строку вирішення спору.

Доводи скаржника про помилковість висновку суду щодо покладення витрат на проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності лише на відповідача-2 при частковому задоволенні позовних вимог колегією суддів також відхиляються, оскільки як вбачається з рішення суду першої інстанції, у задоволенні вимог до відповідача-1 відмовлено повністю, в той же час позовні вимоги щодо відповідача-2 задоволені в повному обсязі, а відтак у відповідності до ст. 49 ГПК України суд першої інстанції правомірно поклав обов'язок сплати судового збору у розмірі 15 000,00 грн., які підтверджується платіжним дорученням № 2745 від 03.11.2015 року, саме на відповідача-2.

Крім того, за змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством (абз. 2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 року № 12).

Враховуючи викладене, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі є безпідставні, необґрунтовані та правильності висновків місцевого господарського суду не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 99, 101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Новація" на рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2016 року у справі № 910/6318/15-г залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2016 року у справі № 910/6318/15-г залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам.

4. Справу № 910/6318/15-г повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 23.05.2016 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді М.Л. Доманська

Л.Л. Гарник