УХВАЛА

16.05.2016№ 910/32023/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/32023/15

за позовом публічного акціонерного товариства "Завод "Південкабель", м .Харків,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

общества с ограниченной отвественностью "ПО "Энэргокомплект" (товариство з обмеженою відповідальністю "ВО "Енергокомлект"), м. Вітебськ, Республіка Білорусь,

про визнання недійсним патенту України №94518 на корисну модель,

за участю представників:

позивача - Краюшкіна В.В. (довіреність від 16.06.2015 №19-юр);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - Шкаровського Д.О. (довіреність від 01.04.2016 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Завод "Південкабель" (далі - Завод) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним патенту України №94518 на корисну модель "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги", власником якого є общество с ограниченной отвественностью "ПО "Энэргокомплект" (товариство з обмеженою відповідальністю "ВО "Енергокомлект", далі - Товариство);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України №94518.

Позов обґрунтовано невідповідністю корисної моделі "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги" за патентом України №94518 умові патентоздатності «новизна», визначеній Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.12.2015 порушено провадження у справі; витребувано у позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на російську мову ухвали господарського суду міста Києва від 22.12.2015 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 05.01.2016.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.01.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до господарського суду Вітебської області для вручення судових документів на території Республіки Білорусь провадження у справі № 910/32023/15 зупинено.

До господарського суду міста Києва 08.02.2016 надійшло повідомлення від господарського суду Вітебської області щодо підтвердження вручення Товариству ухвали господарського суду міста Києва від 22.12.2015 та позовної заяви з додатками.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2016 поновлено провадження у справі.

18.04.2016 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти задоволення позовних вимог з огляду на таке:

- формула корисної моделі "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги" за патентом України №94518 є багатоланковою та складається з одного незалежного та п'яти залежних пунктів; при цьому, в наданому позивачем аналізі патентоспроможності даної корисної моделі не зазначено усіх ознак незалежного пункту формули;

- таким чином, щонайменше шість складових незалежного пункту формули корисної моделі відповідають ознакам «новизни», оскільки не є частиною рівня техніки;

- для обґрунтування відсутності ознаки «новизна» у корисної моделі Товариства позивачем використано 6 різних джерел, які містять окремі ознаки корисної моделі, при цьому, жодне з джерел не містить усіх ознак корисної моделі позивача;

- позивачем для обґрунтування відсутності ознаки «новизна» застосовано методику, яка передбачена для визначення ознаки «винахідницький рівень»;

- проте, частиною другою статті 7 Закону не передбачено визначення такої ознаки корисної моделі як «винахідницький рівень», у зв'язку з цим відсутні підстави для застосування «збірного прототипу» для визначення наявності ознаки «новизна» у корисної моделі Товариства;

- окрім застосування «збірного прототипу» для доведення відсутності ознаки «новизна» у корисної моделі відповідача-2 позивачем не надано.

Позивач 18.04.2016 подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити таке питання:

«Чи містяться у матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «ОДНОЖИЛЬНИЙ СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ СЕРЕДНЬОЇ ЧИ ВИСОКОЇ НАПРУГИ» за патентом України № 94518 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки № и 2014 09900, а саме - до 08.09.14 р., та чи відповідає вказана корисна модель умовам патентоздатності по «новизні» і «промисловій придатності»?»

Служба 18.04.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке:

- патент України №94518 на корисну модель "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги" виданий Службою відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, а Служба, приймаючи рішення про видачу патенту не порушила жодної з вимог чинного законодавства України;

- крім того, відповідно до пункту 2 статті 33 Закону з метою визнання патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності;

- проте, позивач не скористався такою можливістю, наданою Законом, та не звертався до закладу експертизи з клопотанням про проведення експертизи запатентованої корисної моделі відповідача-2.

16.05.2016 Служба подала суду питання, яке необхідно поставити на вирішення судовому експерту, а саме:

«Чи спростовують новизну корисної моделі «ОДНОЖИЛЬНИМ СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ СЕРЕДНЬОЇ ЧИ ВИСОКОЇ НАПРУГИ» за патентом України №94518 відомості, які містяться в матеріалах справи №910/32023/15, що були загальнодоступними у світі до дати подання заявки № и2014 09900 від 08.09.2014?».

Товариство 16.05.2016 подало суду письмові пояснення щодо призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в яких зазначив про те, що клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи є необґрунтованим, а поставлення на вирішення судовому експерту даних питань не відповідатиме чинному законодавству України, оскільки позивач не посилається на невідповідність корисної моделі "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги" за патентом України №94518 ознаці «промислова придатність»; роз'яснення даного питання не належить до предмета доказування та не може бути поставлено на вирішення експерта, проте, вирішення питання про наявність у корисній моделі "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги" за патентом України №94518 ознаки «новизни» дійсно потребує спеціальних знань.

Таким чином, на вирішення судової експертизи Товариство запропонувало поставити таке питання «Чи відповідає корисна модель «ОДНОЖИЛЬНИЙ СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ СЕРЕДНЬОЇ ЧИ ВИСОКОЇ НАПРУГИ» за патентом № 94518 від 10.11.2014 р. умові патентоздатності «новизна» станом на дату подання заявки 08.09.2014 р.?».

Представники сторін у судовому засіданні 16.05.2016 підтримали клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, навели питання, які пропонують поставити на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Разом з тим, представник позивача запропонував проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Проте, представники Служби та Товариства заперечили щодо доручення проведення судової експертизи Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з огляду на те, що дана установа не є державною спеціалізованою експертною установою, що суперечить Закону України "Про судову експертизу", запропонувавши доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності або Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності; сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами; господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребою спеціальних знань, господарський суд призначає експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

З матеріалів справи вбачається, що позов мотивовано тим, що корисна модель за патентом України №94518 не відповідає умовам патентоздатності, визначеним Законом, а саме такому критерію як «новизна».

Частинами другою - п'ятою статті 7 Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною; винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо; рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення такої експертизи слід доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; витрати за проведення судової експертизи покладаються на Завод.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/32023/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення експертизи поставити таке питання:

- чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги" за патентом України №94518 стала загальнодоступною в світі до дати подання обществом с ограниченной отвественностью "ПО "Энэргокомплект" (товариство з обмеженою відповідальністю "ВО "Енергокомлект") заявки № u201409900, а саме до 08.09.2014?;

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №910/32023/15 скерувати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

5. Витрати з проведення судової експертизи покласти на публічне акціонерне товариство "Завод "Південкабель" (61099, м. Харків, вул. Автогенна, 7; ідентифікаційний код 00214534). Зобов'язати назване товариство здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовими експертами рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі №910/32023/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко