ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"11" травня 2016 р. Справа № 926/435/16

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю Сталекс

до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг і відшкодування збитків у сумі 6481,43 грн.

Cуддя О.Г. Проскурняк

Представники:

від позивача не зявився

від відповідача ОСОБА_2, довіреність від 21 квітня 2016 року.

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю Сталекс звернулось з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг і відшкодування збитків у сумі 6481,43 грн.

Ухвалою суду від 21 березня 2016 року порушено провадження у справі, судове засідання призначено на 04 квітня 2016 року за участю представників сторін.

Ухвалою суду від 04 квітня відкладено розгляд справи на 25 квітня 2016 року. Ухвалою суду від 25 квітня відкладено розгляд справи на 11 травня 2016 року.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на те, що ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг, реєстраційний № 44278 від 15.10.2004 р., видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, дата публікації та номер бюлетеня: 15.10.2004 № 10, яким зареєстровано знак для товарів і послуг «СТАЛЕКС» Позивач і власник уклали ліцензійний договір про надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності (знака для товарів і послуг), № 18/10 від 18.10.2004 р., згідно з яким позивач набув невиключну ліцензію, що дає право на використання вищевказаної ТМ СТАЛЕКС на території України.

Далі позивач стверджує, що влітку 2015 року йому стало відомо про те, що на території КП МТК "Калинівський ринок" (58020, м. Чернівці, вул. Калинівська, 13а) у контейнері № 1476К фізична особа - підприємець ОСОБА_1 неправомірно використовує ТМ СТАЛЕКС, оскільки останній не отримував ні від власника ні від позивача дозвіл на використання ТМ СТАЛЕКС та не укладав ні з власником ні з позивачем жодних ліцензійних чи сублінзійних договорів. Таким чином, оскільки ні власником, ні позива чем не було надано відповідачу дозволу на використання ТМ СТАЛЕКС, використання відпові дачем позначення «СТАЛЕКС» є незаконним.

Відповідач у відзиві на позов заперечує проти позовних вимог з підстав необґрунтованості та незаконності, вказуючи, що позивачем не доведено того факту, що згідно товарного чеку від 19 лютого 2016 року ним були придбані саме манікюрні кусачки, визначені ним як фальсифіковані, а також, що саме такі кусачки пропонувались відповідачем. При цьому надав суду зразок манікюрних кусачок, які він розповсюджує.

Як вбачається, в матеріалах справи наявні кусачки манікюрні подані позивачем як фальсифіковані (а.с. - 49), оригінал манікюрної кусачки позивача (а.с. - 83) та кусачки манікюрні подані відповідачем (а.с. - 93).

Для встановлення фактичних даних щодо наявності чи відсутності факту використання фальсифікованого виробу кусачок манікюрних за торговою маркою «СТАЛЕКС», необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Оскільки, при вирішенні господарського спору виникли питання, розяснення яких потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до пункту 5.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 р. за № 705/3145, основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до пункту 5.2 вказаних рекомендацій при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок).

Пунктом 5.5 Науково-методичних рекомендацій встановлено орієнтовний перелік вирішуваних питань.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Обираючи експертну установу, суд виходив з того, що Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважений здійснювати судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності. Центр є державною спеціалізованою установою, що здійснює судово-експертну діяльність та повністю утримується за рахунок коштів державного бюджету. Зона територіального обслуговування поширюється на всю територію України. Метою діяльності Центру є задоволення потреб органів дізнання, досудового слідства, судових органів, інших державних органів та надання державних послуг юридичним та фізичним особам із забезпечення їх незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою з питань інтелектуальної власності, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

Згідно з пунктом 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, покласти на відповідача.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

За таких обставин суд вважає за необхідне провадження у справі зупинити до надання Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності експертного висновку.

Керуючись статтями 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

2. Доручити проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

3. Експерту поставити наступні питання:

? Чи відповідає виріб - кусачки манікюрні (а.с. - 49) оригіналу кусачкам манікюрним ТОВ «СТАЛЕКС», відповідно до корисної моделі за заявкою на видачу патенту України № U201510729 (а.с. 83). Якщо не відповідають вказати які саме наявні відмінності.

? Чи відповідає виріб - кусачки манікюрні (а.с. - 93) оригіналу кусачкам манікюрним ТОВ «СТАЛЕКС», відповідно до корисної моделі за заявкою на видачу патенту України № U201510729 (а.с. 83). Якщо не відповідають вказати які саме наявні відмінності.

4. Попередити експерта про кримінальну відповідальність відповідно до статей 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених обовязків.

5. Витрати на проведення судової експертизи покласти на відповідача.

6. Зупинити провадження у справі.

Суддя ОСОБА_4