КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2016 р. Справа№ 910/1185/15-г

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Шипка В.В.

суддів: Верховця А.А.

Остапенка О.М.

при секретарі Савон Т.Є.

розглянувши апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц"

на рішення господарського суду м. Києва від 02.03.2015р.

у справі № 910/1185/15-г (суддя Марченко О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Амстор"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

за участю представників:

від позивача: Нікулеско Д.С. - дов. № б/н від 12.01.2015р.

Огневюк Я.В. - доруч. № 160414/12955 від 14.04.2016р.

від відповідача: Сказко О.М.- дов. № б/н від 04.09.2015р.

від третьої особи: не з'явились;

від ТОВ "Трейдкоммерц": не з'явились

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор" (далі - ТОВ "Амстор") звернулося до господарського суду міста Києва з позовом, в якому поросило суд:

- заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (далі - ТОВ "Інтернет Інвест") порушувати права ТОВ "Амстор" на знак для товарів і послуг "АМСТОР" за свідоцтвом України №37689 шляхом незаконного делегування доменного імені amstor.ua на користь інших осіб;

- зобов'язати ТОВ "Інтернет Інвест" здійснити переделегування доменного імені amstor.ua на користь ТОВ "Амстор" та вказати такі відомості в записі про реєстранта даного доменного імені: назва організації: ТОВ "Амстор"; поштова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Пастера, будинок 10; номер телефону: НОМЕР_1; номер факсу: + 380 ; контактна особа: ОСОБА_6; e-mail адреса контакту: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- зобов'язати ТОВ "Інтернет Інвест" направити ТОВ "Амстор" цінним листом з описом на адресу: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, буд. 10, де знаходиться юридична адреса ТОВ "Амстор", всі паролі та логіни, що стосуються управління доменним іменем amstor.ua.

Рішенням господарського суду м. Києва від 02.03.2015р. у справі № 910/1185/15-г позов задоволено частково. Заборонено товариству з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (01103, м. Київ, Залізничне Шосе, 47; фактична адреса: 01033 м. Київ, вул. Гайдара, 50; ідентифікаційний код 32493292) порушувати права товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 10; ідентифікаційний код 32123041) на знак для товарів і послуг "АМСТОР" за свідоцтвом України № 37689 шляхом незаконного делегування доменного імені amstor.ua на користь інших осіб. Зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (01103, м. Київ, Залізничне Шосе, 47; фактична адреса: 01033 м. Київ, вул. Гайдара, 50; ідентифікаційний код 32493292) скасувати делегування доменного імені amstor.ua. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (01103, м. Київ, Залізничне Шосе, 47; фактична адреса: 01033 м. Київ, вул. Гайдара, 50; ідентифікаційний код 32493292) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 10; ідентифікаційний код 32123041) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. судового збору. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" звернулося з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить рішення господарського суду м. Києва від 02.03.2015р. у справі № 910/1185/15-г скасувати та прийняти нове, яким в задоволені позову відмовити повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.04.2015р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 21.04.2015р.

Не погоджуючись з вказаним рішенням Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" звернулося з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить рішення господарського суду м. Києва від 02.03.2015р. у справі № 910/1185/15-г скасувати та припинити провадження у справі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.04.2015р. прийнято до спільного розгляду апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" до провадження та призначено до розгляду на 21.04.2015р.

Через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду 21.04.2015р. представником позивача було подано клопотання в якому просить суд зупинити провадження у справі № 910/1185/15-г до набрання законної сили рішення у справі № 910/5945/15-г.

Своє клопотання обґрунтовує, тим що після винесення рішення позивачу стало відомо, що 10.02.2015 р. Державною службою інтелектуальної власності України (надалі також - Держслужба) були опубліковані відомості про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв України №№ 37689, 189754 та 189755 (надалі також - Торговельні марки), якими новим власником вказаних свідоцтв зазначено Скаржника-1. Позивачу, станом на дату розгляду справи та станом на дату винесення рішення, не було відомо ні про існування договорів про передачу прав на Торговельні марки, ні про те, що в реєстр були внесені відповідні зміни. З метою з'ясування обставин, які сприяли передачі прав на Торговельні марки, представниками позивача було направлено адвокатський запит до Держслужби з метою отримання інформації, на підставі яких документів були змінені відомості в реєстрі. У відповідь на даний запит Держслужба направила лист від 12.03.2015 р. за № 342/24. До даного листа було прикріплено і копії договорів, на підставі яких було внесено відомості до реєстру свідоцтв. Отже, з боку позивача вони були укладені виконуючим обов'язки директора позивача (Чорним Ю.В.) станом на 15.12.2014 р. При цьому, укладення даних договорів було здійснено з приховуванням цього факту від Загальних зборів позивача та з перевищенням службових повноважень, які мав виконуючий обов'язки директора позивача згідно із статутом.

В зв'язку з тим, що позивач не знав про укладення договорів про передачу Торговельних марок Скаржнику-1 та не погодився з ними, позивач звернувся до господарського суду м. Києва із позовною заявою про визнання даних договорів недійсними (копія позовної заяви надається в Додатку № 2). Станом на 21.04.2015 р. дана позовна заява позивача розглядається в рамках господарської справи № 910/5945/15-г, остаточного рішення в якій ще не винесено. Таким чином, рішення в справі № 910/5945/15-г може вплинути на розгляд апеляційних скарг, які розглядаються в даній справі та на вирішення справи в цілому, адже предметом позову в справі № 910/5945/15-г є питання дійсності договорів, на підставі яких були передані Торговельні марки.

Встановлено, що в судове засідання 21.04.2015р. представник відповідача та третьої особи не з"явилися, причини неявки суду не повідомили. Хоча про час та місце судового засідання повідомленні належним чином.

Відповідно до ст.77 ГПК України господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.04.2015р. розгляд справи № 910/1185/15-г було відкладено на 19.05.2015р.

Встановлено, що в судове засідання 19.05.2015р. представник відповідача та третьої особи не з"явилися, причини неявки суду не повідомили. Хоча про час та місце судового засідання повідомленні належним чином.

Колегія суддів розглянувши в судовому засіданні 19.05.2015р. клопотання позивача про зупинення провадження у справі № 910/1185/15-г до набрання законної сили рішення у справі № 910/5945/15-г дійшла висновку про його задоволення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.05.2015р. зупинено апеляційне провадження у справі № 910/1185/15-г до вирішення господарським судом м. Києва справи № 910/5945/15-г за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДКОММЕРЦ" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними договорів передачі прав на знак для товарів і послуг.

Листами від 09.07.2015р. та 17.12.2015р. Київський апеляційний господарський суд просив сторін у десятиденний строк повідомити про вирішення спору господарським судом м. Києва по справі № 910/5945/15-г.

На даний час сторонами не було надано доказів закінчення розгляду господарським судом м. Києва справи № 910/5945/15-г.

Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень спір у справі № 910/5945/15-г вже вирішений.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.04.2016р. поновлено апеляційне провадження у справі № 910/1185/15-г. Розгляд справи призначено на 26.04.2016р.

Через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду 26.04.2016р. представником позивача був поданий відзив на апеляційні скарги, в якому просить суд рішення господарського суду м. Києва від 02.03.2015р. у справі № 910/1185/15-г залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Представник відповідача -1 в судовому засіданні апеляційні скарги підтримав та просив їх задовольнити.

Представник позивача в судовому засіданні проти апеляційних скарг заперечував та просив відмовити в їх задоволенні.

Встановлено, що в судове засідання 26.04.2016р. представник ТОВ "Трейдкоммерц" не з»явився. Хоча про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Розглянувши доводи апеляційних скарг, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарга задоволенню не підлягають з огляду на наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор" (далі - ТОВ "Амстор") звернулося до господарського суду міста Києва з позовом, в якому поросило суд:

- заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (далі - ТОВ "Інтернет Інвест") порушувати права ТОВ "Амстор" на знак для товарів і послуг "АМСТОР" за свідоцтвом України №37689 шляхом незаконного делегування доменного імені amstor.ua на користь інших осіб;

- зобов'язати ТОВ "Інтернет Інвест" здійснити переделегування доменного імені amstor.ua на користь ТОВ "Амстор" та вказати такі відомості в записі про реєстранта даного доменного імені: назва організації: ТОВ "Амстор"; поштова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Пастера, будинок 10; номер телефону: НОМЕР_1; номер факсу: + 380 ; контактна особа: ОСОБА_6; e-mail адреса контакту: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- зобов'язати ТОВ "Інтернет Інвест" направити ТОВ "Амстор" цінним листом з описом на адресу: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, буд. 10, де знаходиться юридична адреса ТОВ "Амстор", всі паролі та логіни, що стосуються управління доменним іменем amstor.ua.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що: ТОВ "Інтернет Інвест" незаконно зареєструвало не на ім'я позивача доменне ім'я amstor.ua на підставі свідоцтва України № 37689 на знак для товарів і послуг, яке належить ТОВ "Амстор"; при цьому у позивача як власника даного свідоцтва не має жодних прав на користування даним доменним іменем, в тому числі права і можливості здійснювати наповнення сайту, який закріплений за вказаним доменним ім'ям.

Місцевим судом позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Амстор" про припинення порушення прав інтелектуальної власності задоволені частково.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов вірного висновку про часткове задоволення позовних вимог, враховуючи наступне.

ТОВ "Амстор" є володільцем свідоцтва України № 37689 на знак для товарів і послуг "АМСТОР" (словесний), зареєстрований для товарів і послуг таких класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): 01 "хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби; всі товари, що включені до 01 класу"; 02 "фарби, політури, лаки; препарати-запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини; барвники; протрави; необроблені природні смоли; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і друкування; всі товари, що включені до 2 класу"; 03 "вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу"; 04 "технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для вбирання, змочування і пов'язування пилу; паливо (в тому числі моторний спирт) і світильні речовини; свічки і ґноти для освітлювання; всі товари, що включені до 04 класу"; 05 "фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 05 класу"; 08 "ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви; всі товари, що включені до 08 класу"; 09 "наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу"; 11 "устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; всі товари, що включені до 11 класу"; 14 "дорогоцінні метали та їхні сплави, товари з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби, дорогоцінне каміння; годинники та інші хронометричні прилади; всі товари, що включені до 14 класу"; 16 "папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу"; 18 "ремінь (вичинена шкіра), штучний ремінь і товари з них, що не належать до інших класів; шкури тварин; валізи і дорожні сумки; зонти, парасольки, ціпки, тростини; упряж і лимарні (шорно-сідельні) вироби; всі товари, що включені до 18 класу"; 20 "меблі, дзеркала, картинні рами; вироби (що не належать до інших класів) з дерева, кори, очерету, комишу, верби, рогу, кістки, слонової кістки, китового вуса, панцера черепах, черепашок, бурштину, перламутру, морської пінки і замінників цих матеріалів або з пластмас; всі товари, що включені до 20 класу"; 21 "домашнє або кухонне начиння і вмістини (не з дорогоцінних металів і не покриті ними); гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; знаряддя для чищення; сталева вовна; необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп'яні, що не належать до інших класів; всі товари, що включені до 21 класу"; 23 "пряжа і нитки текстильні; всі товари, що включені до 23 класу"; 24 "тканини і текстильні вироби, що не належать до інших класів; ковдри, покривала і скатерки; всі товари, що включені до 24 класу"; 25 "одяг, взуття, наголовні убори; всі товари, що включені до 25 класу"; 26 "мереживо і вишиті вироби, стрічки і тасьми; ґудзики, гачки і петельки, шпильки і голки; штучні квіти; всі товари, що включені до 26 класу"; 27 "килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви для підлоги; шпалери (нетекстильні); всі товари, що включені до 27 класу"; 28 "ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; всі товари, що включені до 28 класу"; 29 "м'ясо, риба, птиця, дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; яйця, молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; всі товари, що включені до 29 класу"; 30 "кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу"; 31 "сільськогосподарські, садові та лісові продукти і зерно, що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння, живі рослини і квіти; корми; солод; всі товари, що включені до 31 класу"; 32 "пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу"; 33 "алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу"; 34 "тютюн; курильне приладдя; сірники; всі товари, що включені до 34 класу"; для послуг таких класів МКТП: 35 "реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 класів, що дозволяє споживачам оглядати та купувати ці товари; допомога покупцям у виборі та замовлянні товарів 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 класів"; 39 "транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; всі послуги, що включені до 39 класу"; 43 "послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло; всі послуги, що включені до 43 класу"; дата подання заявки - 31.01.2003; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 16.02.2004.

ТОВ "Амстор" є володільцем свідоцтва України № 189754 на знак для товарів і послуг "АМСТОР" (комбінований з поєднанням червоного, жовтого та зеленого кольорів), зареєстрований для послуг 35 класу МКТП "агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; реклама поштою; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці,; на користь іншим особам; асортименту товарів 01; 02; 03; 04; 05; 08; 09; 11; 14; 16; 18; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34 класів,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у підприємствах оптової та роздрібної торгівлі або у супермаркетах (чи універсамах); наймання (прокат) торговельних автоматів; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших"; дата подання заявки - 10.09.2013; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 11.08.2014.

Відповідно до статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

В Інтернет-сервісі "WHOIS", доступ до якого знаходиться на сайті товариства з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер" (далі - ТОВ "Хостмайстер"), яке є головним адміністратором доменних імен в зоні UA, розміщена інформація про реєстрацію доменного імені amstor.ua, зареєстрованого на підставі свідоцтва України № 37689; реєстратором доменного імені є ТОВ "Інтернет Інвест".

Вказана інформація підтверджується поданою позивачем роздруківкою інтернет-сторінки, завіреною належним чином та скріпленою печаткою повноважного представника ТОВ "Амстор", яка долучена до матеріалів справи.

Позивач вказує на те, що відповідач порушив його виключне право на використання та заборону використання своєї торговельної марки, оскільки, не маючи жодних прав на свідоцтво України № 37689, ТОВ "Інтернет Інвест" надає можливість використовувати доменне ім'я amstor.ua третій особі.

Торгівельний дім підтвердив, що саме за ним було зареєстровано доменне ім'я amstor.ua відповідачем без наявності відповідного дозволу позивача.

Процедура делегування доменних імен в Україні не врегульована спеціальним законом.

Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент).

Відповідно до пункту 3.3 Регламенту . UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватися певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із ТОВ "Хостмайстер" (адміністратором домену .UA) відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.

Реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

Оскільки доменне ім'я amstor.ua зареєстроване та делегується на підставі свідоцтва України № 37689, яке належить позивачу, який, в свою чергу, не укладав жодних ліцензійних договорів із відповідачем або ншими особами на використання його торговельної марки "АМСТОР", зокрема, в доменних іменах, то таке використання є порушенням його прав.

Відповідно до частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з абзацом другим пункту 1 статті 20 Закону порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Частиною третьою статті 426 ЦК України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (частина четверта статті 426 ЦК України).

Доказів, які підтверджують наявність у відповідача відповідного дозволу позивача (ліцензійного договору тощо) на використання торговельної марки "АМСТОР" суду не надано.

ТОВ "Амстор" надіслало ТОВ "Інтернет Інвест" лист від 08.01.2015 № 01/01 з вимогою усунути порушення його прав інтелектуальної власності шляхом передачі позивачу управління доменним іменем amstor.ua.

Вказаний лист відповідач отримав 08.01.2015, що підтверджується відміткою про нарочне отримання працівником ОСОБА_8, проте належної відповіді не надіслав.

Позивач зазначає про те, що представники відповідача усно відмовилися виконати прохання директора позивача, який є законним представником власника свідоцтва України № 37689, а відтак і доменного імені amstor.ua, щодо актуалізації інформації про позивача, зміни адміністративного контакту щодо доменного імені amstor.ua та передачі новому адміністративному контакту управління доменним іменем amstor.ua. Свою позицію відповідач обгрунтував тим, що позивач не є реєстрантом доменного імені amstor.ua, а тому не може вносити і будь-яких змін до адміністративного контакту домену.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів, далі - організація ICANN) - це міжнародна некомерційна організація, створена восени 1998 за участю уряду США для регулювання питань, пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами та іншими аспектами функціонування Інтернету.

Організацією ICANN доменні спори в багатьох доменах (.COM, .ORG тощо) акредитовані розглядати чотири міжнародні організації у світі, зокрема: Азійський центр з вирішення доменних спорів (Asian Domain Dispute Resolution Center); Національний Арбітражний Форум (National Arbitration Forum); Центр з Арбітражу та Посередництва ВОЮ (WIPO Arbitration and Mediation Center); Чеський арбітражний суд, арбітражний центр з вирішення спорів, пов'язаних з Інтернетом (The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes).

Названі міжнародні організації при вирішенні доменних спорів зобов'язані керуватися Принципами розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP, далі - Принципи) та Принципами єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Ро1ісу, далі - Правила), які були складені організацією ICANN.

Тексти Принципів та Правил російською мовою містяться на сайті організації ICANN.

У пункті 3 Принципів вказано таке: "Мы анулируем, передадим регистрацию другому лицу и внесем любые другие изменения при следующих условиях:

a. в соответствии с положениями Параграфа 8, при получении письменного или правильно составленного электронного заявления от вас или вашего доверенного лица с поручением принять таковые действия;

b. при получении распоряжения суда или арбитражного трибунала, и / или при любом требовании компетентных органов о принятии таковых действий;

c. при получении решения Административной комиссии о применении таковых действий к любой административной процедуре с вашим участием, проведенной в рамках данной Стратегии или более поздних ее версий, принятых ICANN. (См. Параграф 4(i) и (к) ниже.).

Мы также можем отменить, передать или любым другим образом внести поправки в регистраиию доменного имени в соответствии с условиями вашего соглашения о регистрации или другими требованиями, отвечающими нормам закона".

Відповідно до чинного законодавства України Принципи та Правила, встановлені організацією ICANN, не мають загальнообов'язкового характеру на території України, проте в розумінні статті 7 ЦК України можуть вважатися звичаєм ділового обороту, прийнятим в міжнародній практиці та який регулює відносини з вирішення спорів, які стосуються делегування доменних імен.

Згідно з підпунктом 7.3.3 пункту 7.3 Регламенту зміни до запису про доменне ім'я вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає реєстратор до реєстраційної системи.

Відповідно до пункту 2 Регламенту:

реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені;

реєстрант - це особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені.

Судом встановлено, що реєстратором доменного імені amstor.ua є відповідач, а реєстрантом - третя особа.

Відповідач доказів, які б спростовували доводи позивача, не подав.

Колегія суддів вважає, що місцевий суд дійшов вірного висновку, що оскільки виключні права позивача на використання торговельної марки порушуються відповідачем, то обрані ТОВ "Амстор" способи захисту, є справедливими та розумними, а тому підлягають задоволенню.

Щодо вимоги про скасування делегування доменного імені amstor.ua, то по суті вона є тотожною вимозі про зобов'язання відповідача скасувати делегування доменного імені amstor.ua, проте така вимога фактично направлена на вимогу позивача до самого суду. Проте суд не має повноважень самостійно скасовувати реєстрацію доменного імені, а тому, у задоволенні вимоги про делегування доменного імені amstor.ua слід відмовити.

Крім того, рішенням господарського суду м. Києва від 06.10.2015р. у справі № 910/5945/15-г за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДКОММЕРЦ" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними договорів передачі прав на знак для товарів і послуг позов задовольнити повністю. Визнано недійсним Договір № 53 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" (ідентифікаційний код 32123041) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" (ідентифікаційний код 39451091). Визнано недійсним Договір № 54 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" (ідентифікаційний код 32123041) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" (ідентифікаційний код 39451091). Визнано недійсним Договір № 55 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" (ідентифікаційний код 32123041) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" (ідентифікаційний код 39451091). Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45, ідентифікаційний код 37552556) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 37689, 189754, 189755 зазначити Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор" (Україна, 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27, ) та здійснити публікацію про це відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність". Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 30А, каб. 2-5, ідентифікаційний код 39451091) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27, ідентифікаційний код 32123041) суму судового збору у розмірі 4 872 (чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) грн. 00 коп. та суму витрат на оплату експертизи у розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.11.2015р. рішення господарського суду м. Києва від 06.10.2015р. у справі № 910/5945/15-г залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.03.2016р. рішення господарського суду м. Києва від 06.10.2015р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.11.2015р. у справі № 910/5945/15-г залишено без змін.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що місцевий суд дійшов правильного висновку про часткове задоволення позовних вимог.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування чи зміни рішення господарського суду м. Києва від 02.03.2015р. у справі № 910/1185/15-г.

Керуючись ст.ст. 99, 101, п.1 ст.103, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" залишити без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 02.03.2015р. у справі № 910/1185/15-г - без змін.

2. Матеріали справи № 910/1185/15-г повернути до господарського суду м. Києва.

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя В.В. Шипко

Судді А.А. Верховець

О.М. Остапенко