РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2016Справа №910/24344/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СТОКШИНА"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "М П К"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН"

3) Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

про зобов'язання вчинити дії та стягнення 3 780,00 грн. упущеної вигоди

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Бажанов В.О. та Смелік В.Б. за довіреністю б/н від 21.08.2015

від відповідача-1: не з'явився

від відповідача-2: не з'явився

від відповідача-3: ОСОБА_5 за довіреністю б/н від 01.12.2015

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТОКШИНА" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "М П К" (відповідач-1) та до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" (відповідач-2) про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "М П К" використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 в рекламі, в мережі Інтернет, чи іншим чином; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "М П К" 3 780,00 грн. збитків (упущеної вигоди); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" порушувати права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

Разом з позовом 11.09.2015 позивач звернувся до суду з заявою про забезпечення позову у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2015 порушено провадження у справі № 910/24344/15 та призначено розгляд справи на 05.10.2015 о 10:20 год.

05.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про надання матеріалів, відповідно до якої позивач просив суд долучити до матеріалів справи докази.

В судове засідання, призначене на 05.10.2015, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

В судове засідання, призначене на 05.10.2015, представник відповідача-2 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 15.09.2015 не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 05.10.2015, подав клопотання про відкладення розгляду справи, відповідно до якого просив суд відкласти розгляд справи, оскільки договір про надання правової допомоги між відповідачем-1 та адвокатом Рубаном І.В. було укладено 05.10.2015, а тому адвокат - представник відповідача-1 не мав можливості підготуватися до розгляду справи та виконати вимоги ухвали суду від 15.09.2015.

Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 05.10.2015, судом перевірено виконання сторонами вимог ухвали суду від 15.09.2015 про порушення провадження у справі № 910/24344/15 та встановлено, що відповідачі вимоги зазначеної ухвали не виконали.

Враховуючи клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи, нез'явлення представника відповідача-2 в судове засідання, невиконання відповідачами вимог ухвали суду від 15.09.2015 та положення п. 1, 2 ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 05.10.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2015 відкладено розгляд справи на 26.10.2015 о 14:40 год.

12.10.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

23.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи. Заява судом задоволена.

26.10.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю представника бути присутнім в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, через перебування останнього у незапланованому відрядженні.

26.10.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення проти позовної заяви, відповідно до яких відповідач-1 вважає, що ТОВ "МПК" є неналежним відповідачем. В якості додатку до заперечень відповідач-1 надав суду копію квитанції № 427 від 06.04.2015.

В судове засідання, призначене на 26.10.2015, представники позивача та відповідача-2 з'явилися.

В судове засідання, призначене на 26.10.2015, представник відповідача-1 не з'явився, але повідомив суд про причини неявки, подавши 26.10.2015 через відділ діловодства суду, клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю представника бути присутнім в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, через перебування останнього у незапланованому відрядженні.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 26.10.2015 подав відзив на позов, відповідно до якого просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову в частині визнання ТОВ "ОН-ЛАЙН" винним у порушенні прав на знак для товарів і послуг.

Відповідач-2, зокрема, вказав що ним жодним чином не використовувався знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» у доменних іменах, а лише проводилася реєстрація доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1» у доменній зоні .com.ua згідно встановлено Регламенту ТОВ «Хостмастер», а тому, звинувачення позивача щодо порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг є помилковими та безпідставними. В якості додатків до відзиву відповідач-2 надав суду примірники сервісної угоди про реєстрацію доменного імені та Регламенту реєстрації доменного імені від ТОВ "Хостмастер". Відзив разом з доданими до нього документами залучено до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 26.10.2015 судом розглянуте клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи. Клопотання судом відхилене як необгрунтоване.

В судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, представники позивача надали усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримали у повному обсязі.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 26.10.2015 проти задоволення позову в частині визнання ТОВ "ОН-ЛАЙН" винним у порушенні прав на знак для товарів і послуг заперечував з підстав, викладених у відзиві, поданому 26.10.2015 в судовому засіданні.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, подав клопотання про продовження строку вирішення спору.

Клопотання судом задоволене, залучене до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи та забезпечення сторонам можливості надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Враховуючи клопотання позивача про продовження строку вирішення спору, клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи, необхідність призначення у справі судової експертизи та положення п. 1, 2 ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2015 продовжено строк вирішення спору та відкладено розгляд справи на 16.11.2015 об 11:50 год.

30.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про витребування доказів, відповідно до якої позивач просив суд витребувати у відповідача-1 інформацію (відомості) про доходи, що були отримані відповідачем-1 від реалізації шин протягом періоду з 07.04.2015 по 30.10.2015.

30.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову по справі, відповідно до якої позивач просив суд винести ухвалу, якою вжити заходи до забезпечення позову, а саме:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" провадити дії щодо перереєстрації (переделегування) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" провадити дії щодо передачі (трансферу) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 іншому реєстратору до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили.

02.11.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

В судове засідання, призначене на 16.11.2015, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

В судове засідання, призначене на 16.11.2015, представник відповідача-2 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 16.11.2015 подав заперечення на позовну заяву, відповідно до яких просив суд в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі. Заперечення разом з доданими до них документами залучені до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники позивача в судовому засіданні 16.11.2015 подали заяву про надання матеріалів. Заява судом задоволена та передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники позивача в судовому засіданні 16.11.2015 подали заяву про призначення експертизи, відповідно до якої просили суд призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Зазначеною заявою позивач запропонував перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судовому експерту. Заява залучена судом до матеріалів справи та передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 16.11.2015, розглядалася заява позивача, подана 30.10.2015 через відділ діловодства суду, про витребування доказів.

Представники позивача в судовому засіданні 16.11.2015 вищезазначену заяву підтримали та просили суд витребувати у відповідача-1 інформацію (відомості) про доходи, що були отримані відповідачем-1 від реалізації шин протягом періоду з 07.04.2015 по 30.10.2015.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 16.11.2015 проти задоволення вищезазначеної заяви позивача заперечував.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-1 та дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про відхилення заяви позивача про витребування доказів як безпідставної та необгрунтованої.

В судовому засіданні 16.11.2015 позивачі підтримали заяву про забезпечення позову у справі, подану 30.10.2015 через відділ діловодства суду.

Дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, суд дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для вжиття господарським судом заходів до забезпечення позову шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" провадити дії щодо перереєстрації (переделегування) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили; шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" провадити дії щодо передачі (трансферу) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 іншому реєстратору до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили.

В судовому засіданні, призначеному на 16.11.2015, представники позивача надали усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримали у повному обсязі.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 16.11.2015 проти задоволення позову заперечував з підстав, викладених у запереченнях, поданих 16.11.2015 в судовому засіданні. Відповідач -1 також зазначив, що доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 використовується іншим суб'єктом господарювання - Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2, який сплачував за нього та сплачував за послуги хостінгу. Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач-1 вказував, що заявлений позов подано не до належного відповідача, оскільки відповідачу-1 не належить доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2. Відповідач-1 також вказував на наявність у Фізичної особи підприємця ОСОБА_2 права попереднього користувача на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1». Відповідач-1 також просив стягнути з позивача на користь відповідача-1 судові витрати в розмірі 25000,00 грн.

Відповідно до ст. 24 ГПК України, господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача. Про залучення іншого відповідача виноситься ухвала і розгляд справи починається заново.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника відповідача-1, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для залучення до участі у справі в якості відповідача-3 - Фізичну особу-підприємця ОСОБА_2.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2015 вжито заходи до забезпечення позову, відкладено розгляд справи на 07.12.15 о 10:00 год., залучено до участі у справі в якості відповідача-3 Фізичну особу-підприємця ОСОБА_2, надано сторонам можливість запропонувати суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судовому експерту.

04.12.2015 через відділ діловодства суду позивач подав заяву про зміну предмету позову.

04.12.2015 через відділ діловодства суду позивач подав заяву про надання матеріалів.

04.12.2015 через відділ діловодства суду позивач звернувся до суду з клопотанням про призначення експертизи.

В судове засідання, призначене на 07.12.2015, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-3 з'явилися. Представник відповідача-2 не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 07.12.2015 представники позивача підтримали заяву про зміну предмету позову, подану 04.12.2015 через відділ діловодства суду. Заява про зміну предмету позову прийнята судом до розгляду.

З урахуванням поданої заяви про зміну предмету позову позивач просить: заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "МПК", ФОП ОСОБА_2 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 в рекламі, в мережі Інтернет, чи іншим чином; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МПК" 3 780,00 грн. збитків (упущеної вигоди); заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" порушувати права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

В судовому засіданні 07.12.2015 представники позивача підтримали заяву про надання матеріалів, подану 04.12.2015 через відділ діловодства суду. Заява позивача судом задоволена.

В судовому засіданні 07.12.2015 представник відповідача-3 надав суду відзив на позовну заяву з додатками. Відзив відповідача-3 залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 07.12.2015 представник відповідача-3 надав суду заяву про надання переліку питань, які необхідно поставити на вирішення судового експерта. Заяву відповідача-3 залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 07.12.2015 представники позивача підтримали клопотання про призначення експертизи, подане 04.12.2015 через відділ діловодства суду.

Представники позивача в судовому засіданні, призначеному на 07.12.2015, надали усні пояснення щодо заявлених позовних вимог, позов підтримали з урахуванням заяви про зміну предмету позову.

Представник відповідача-1 проти задоволення позову заперечував.

Представник відповідача-3 проти задоволення позову заперечував з підстав, викладених у відзиві, поданому 07.12.2015 в судовому засіданні.

В судовому засіданні, призначеному на 07.12.2015, представники сторін надали суду усні пояснення щодо питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 07.12.2015 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, та зупинено провадження у справі № 910/24344/15/15 до закінчення проведення судової експертизи.

28.03.2016 через відділ діловодства суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов супровідний лист № 189 від 23.03.2016 з Висновком експерта № 304/15 від 29.02.2016 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24344/15.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2016 поновлено провадження у справі № 910/24344/15, розгляд справи призначено на 25.04.2016 о 10:30 год.

В судове засідання, призначене на 25.04.2016, представники позивача та відповідача-3 з'явилися. Представники відповідача-1 та відповідача-2 не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

В судовому засіданні 25.04.2016 представники позивача надали суду письмові пояснення, відповідно до яких позовні вимоги підтримали та вказали, що відповідач-3 не надав суду жодного належного доказу, який би підтверджував наявність у нього права попереднього користувача.

Пояснення позивача залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 25.04.2016 представник відповідача-3 надав суду письмові пояснення в яких зазначив, що відповідач-3 ніколи не використовував комбіноване позначення, зареєстроване у якості знаку для товарів і послуг позивачем. Водночас, відповідач-3 в інтересах своєї діяльності добросовісно використав словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з комбінованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», що належить позивачу, до дати подання останнім заявки 09.12.2009, а тому відповідач-3 має право на безоплатне продовження такого використання (право попереднього користувача) виключно в межах тих послуг, для яких таке використання відбулося. Відповідач-3 також вказав, що реєстрація відповідачем-3 домену ІНФОРМАЦІЯ_2 не може порушувати прав позивача, оскільки відбулася добросовісно та не виходить за межі прав попереднього користувача, наданих законом.

Пояснення відповідача-3 залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 25.04.2016 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), до об'єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається Цивільним кодексом України та іншим законом (ч. 2 ст. 418 ЦК України).

Згідно ч. 3 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру.

Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору (стаття 421 ЦК України).

Суд встановив, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 є комбінованим позначенням, яке містить словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконане стандартним друкованим шрифтом, літерами кириличної абетки та зображувальну композицію із реалістичного зображення поверхні протектору шини та квадрату. Знак зареєстровано для наступних послуг МКТП: Кл.35: Аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво).

Дата подання заявки на реєстрацію знака - 09.12.2009. Дата публікації -10.01.2011, бюл. № 1. Власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 є ОСОБА_7.

Відповідно до ліцензійного договору про надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності від 30.01.2015, укладеного між ОСОБА_7 і Товариством з обмеженою відповідальністю «СТОКШИНА» (позивач), позивач отримав дозвіл (виключну ліцензію) на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Відповідно до ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема, на підставі ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Статтею 1108 ЦК України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч. 1 ст. 1109 ЦК України).

Відповідно до ст. 424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно ч. 3 ст. 426 ЦК України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Отже, позивачу належать майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, що є комбінованим позначенням, яке містить словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», та виключне право перешкоджати неправомірному використанню знаку для товарів і послуг, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ч. 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Позивач стверджує, що його право на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 що є комбінованим позначенням та містить, зокрема, словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», порушується шляхом реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для надання послуг продажу товарів 12 класу МКТП (автомобільні шини, шини до коліс транспортних засобів), їх асортименту.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Частиною 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Отже, позивач вважає, що належні йому виключні майнові права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 порушені відповідачем-1, відповідачем-2 та відповідачем-3, що, в свою чергу, дає йому право на звернення до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 ЦК України.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Ч. 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, зокрема, припинення дії, примусове виконання обов'язку в натурі. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач звернувся до суду з позовними вимогами (з урахуванням заяви зміну предмету позову) та просить:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "МПК", ФОП ОСОБА_2 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 в рекламі, в мережі Інтернет, чи іншим чином;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МПК" 3 780,00 грн. збитків (упущеної вигоди);

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" порушувати права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до ст. 4-3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами:

письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;

поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.

Згідно ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Проаналізувавши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню частково з таких підстав.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстроване за Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (відповідачем-3) в 2015 році. Вказане не заперечується представниками сторін.

Процедура делегування доменних імен в Україні не врегульована спеціальним законом.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОН-ЛАЙН» (відповідач-2) здійснило реєстрацію доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі Сервісної угоди, яка розміщена на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «ОН-ЛАЙН» за Інтернет адресою https://www.bestname.ua/agreement.php та є публічним договором згідно ст. 633 ЦК України. Делегування доменного імені відповідач-2 здійснював керуючись Регламентом публічного домену версія 3.2. (далі - Регламент), розробленим спільно Товариством з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами 01.11.2013. Вказаний Регламент описує основні принципи та процедури взаємодії реєстратора (відповідача-2) з реєстраційною системою Реєстру публічного домену (п. 1 Регламенту). Вимоги до доменного імені викладені в п. 3 Регламенту.

Отже, наявні в матеріалах справи докази свідчать що реєстрантом доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 є відповідач-3, в той час як використання цього домену здійснює відповідач-1.

Так, роздруківки веб-сторінок сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 містять інформацію про те, що Компанія-імпортер «МПК» спеціалізується на поставці вантажних, легковантажних і легкових шин із Китаю. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 також використано позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» Компания-импортер «МПК» (мовою оригіналу).

Судом встановлено, що Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (відповідач-3), дата державної реєстрації 28.04.2001, здійснював господарську діяльність з продажу вантажних шин із використанням позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1». В матеріалах справи наявні Договір поставки вантажних шин від 09.09.2008, постачальником за яким була Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1» в особі Фізичної особи- підприємця ОСОБА_2. Також, в матеріалах справи наявні візитка, фотографія вивіски, які, за твердженням відповідача-1 та відповідача-3, містять інформацію про використання відповідачем -3 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» при здійсненні пропонування для продажу вантажних шин.

Наведені докази, а саме візитка та фотографія вивіски, не приймаються судом в якості належних доказів на підтвердження використання відповідачем -3 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» до дати подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 (09.12.2009), з огляду на неможливість визначити дату виготовлення і розміщення зазначених візитки та вивіски з використанням позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1».

В матеріалах справи також наявні календарі на 2008, 2010, 2013 роки, які містять інформацію щодо пропонування вантажних шин, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та посилання на ЧП ОСОБА_2

Отже, суд дійшов висновку, що Договір поставки вантажних шин від 09.09.2008, постачальником за яким була Фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1» в особі Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 та календар на 2008 рік, які містять позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та посилання на ЧП ОСОБА_2, свідчать про використання відповідачем-3 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для послуг з пропонування для продажу вантажних шин до дати подання заявки на реєстрацію знака свідоцтвом України НОМЕР_2 - 09.12.2009.

Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Якщо в результаті державної реєстрації заявник одержує весь обсяг майнових прав на знак для товарів, визначених в статті 495 ЦК України, то попередній користувач, після реєстрації іншою особою такого спірного позначення як знаку для товарів і послуг, зберігає лише право на безоплатне продовження такого використання.

Отже, відповідач-3 не може бути позбавлений можливості продовжувати використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» таким самим способом, яким він використовував це позначення до дати подання заявки, тобто до 09.12.2009.

В той же час, відповідач-3, як особа наділена правом попереднього користувача, позбавлений можливості здійснити реєстрацію доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 після 09.12.2009 року, оскільки реєстрація такого доменного імені не може розглядатися як продовження використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» тим самим способом, яким відповідач-3 використовував це позначення до 09.12.2009. Відповідач -3 не надав суду доказів використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» в мережі Інтернет до 09.12.2009, тому початок використання такого позначення в мережі Інтернет після 09.12.2009 розцінюється судом саме як порушення відповідачем -3 прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, а не як реалізація прав попереднього користувача.

Згідно з ч. 2 ст. 500 ЦК України, право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що Товариство з обмеженою відповідальністю «МПК» (відповідач-1) було зареєстроване 10.10.2014. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) відповідача-1 є ОСОБА_2, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доказів того, що до відповідача-1 від відповідача-3 було передано або перейшло право попереднього користувача на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання, суду надано не було.

Суду також не було надано жодних доказів, які б свідчили про здійснення відповідачем-3 значної і серйозної підготовки для використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» до дати подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 (09.12.2009).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про відсутність у відповідача-1 прав на використання позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» при здійсненні продажу автомобільних шин, наданні інших послуг 35 класу МКТП або споріднених з ними послуг.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/24344/15, судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі №910/24344/15, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На вирішення експерта поставлено наступні питання:

- Чи є позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 10.01.2011 стосовно наведених у даному свідоцтві товарів і послуг, або товарів і послуг, споріднених з наведеними у даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги?

- Чи є позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 10.01.2011 стосовно наведених у даному свідоцтві товарів і послуг, або товарів і послуг, споріднених з наведеними у даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги?

Відповідно до Висновку експерта № 304/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24344/15 від 29 лютого 2016 року судовим експертом встановлено:

1. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 10.01.2011 стосовно наведених у даному свідоцтві послуг із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, або товарів і послуг, споріднених з наведеними в даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги; аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); та є таким що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

2. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 10.01.2011 стосовно наведених у даному свідоцтві послуг із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, або товарів і послуг, споріднених з наведеними в даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги; аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); та є таким що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Здійснюючи експертне дослідження, судовий експерт також вказав, що позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, якщо воно використовується щодо споріднених товарів/послуг і є схожим настільки на нього, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. Якщо споживач може сплутати товари, дистинктивна функція знака для товарів і послуг не працює і споживач може не придбати той товар, який він хоче. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом.

Здійснюючи експертне дослідження судовий експерт, зокрема, визначав спорідненість товарів/послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 із товарами, для яких використовується позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 та «ІНФОРМАЦІЯ_1»; визначав ступінь схожості позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

В результаті дослідження, судовий експерт дійшов висновку, що послуги для яких застосовується позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» є: такими самими, що й послуги із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2; спорідненими щодо послуг аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво), для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Крім того, провівши дослідження на схожість позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 судовий експерт встановив фонетичну та смислову подібність позначення із домінуючим елементом знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1». Враховуючи, що позначення застосовується в якості доменного імені його відмінність від знака для товарів і послуг обумовлена, в першу чергу, технічними особливостями написання доменних імен. Із результатів дослідження судовий експерт зробив висновок, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», незважаючи на окрему різницю елементів, яка обумовлена технічними особливостями написання доменних імен, в цілому асоціюється із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, а внаслідок використання його щодо таких самих і споріднених послуг воно є схожим настільки, що можна сплутати.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку експерта № 304/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24344/15 від 29 лютого 2016 року, проведення експертизи доручено експерту Атаманчуку Андрію Геннадійовичу - в.о. завідувача сектору засобів індивідуалізації лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту України, який має вищу юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та відповідну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), кваліфікацію судового експерта ІІІ класу з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, за спеціальностями 13.4 «Дослідження, пов'язані з промисловими зразками», 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту України № 16 від 24 вересня 2008 р., дійсне до 09.10.2018 року, доповнення до свідоцтва номер № 16 дійсне до 15.01.2020 р.). Стаж експертної роботи з 2008 року, про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України експерта попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що вищенаведений Висновок складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу у справі № 910/24344/15.

Таким чином, Висновок експерта № 304/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24344/15 від 29 лютого 2016 року обґрунтовано підтвердив той факт, що позначення, які використовують відповідач-1 та відповідач-3, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

В свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позивач, як особа яка володіє виключними правами на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, має виключне право забороняти іншим особам (в т.ч. і відповідачу -1, відповідачу-3) використовувати без його згоди позначення, схожі із зареєстрованим знаком, оскільки внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Матеріали справи не містять доказів надання відповідачу-1 та відповідачу-3 згоди на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Ч. 2 цієї статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Матеріалами справи підтверджено те, що відповідач-1 та відповідач-3 без згоди позивача використовують позначення, які схожі зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, що є комбінованим позначенням та містить, зокрема, словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в мережі Інтернет та в назві доменного імені, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Судом встановлено, що позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 є частиною доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про телекомунікації" домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється; домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн

відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет; домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.

Доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 складається із домену першого рівня - .ua, який вказує на зону доменних імен України; домену другого рівня - .com, який вказує на зону доменних імен, використання яких пов'язується із комерційною діяльністю; домену третього рівня - ІНФОРМАЦІЯ_1, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 56 Закону України "Про телекомунікації", адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог.

Організацією, яка присвоює доменні імена, є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (надалі - ICANN), у зв'язку з чим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів.

Оскільки діючим законодавством України не передбачено, який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає за необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

Правова охорона знака для товарів і послуг передбачена Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з яким використання в доменних іменах знаків та позначень, захищених цим Законом, без згоди власника свідоцтва, є порушенням прав власника такого свідоцтва. Відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається, зокрема, його застосування в мережі Інтернет, у тому числі у доменних іменах; знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, суд дійшов висновку про порушення прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 внаслідок реєстрації доменного імені відповідача-3 та використання такого знаку в доменному імені. При цьому судом встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 та відповідна частина доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 схожі настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 використовується у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно послуг, наведених у свідоцтві на знак для товарів і послуг НОМЕР_2, та споріднених з наведеними у вказаному свідоцтві товарами і послугами.

Судом також встановлено, що використання відповідачем-1 та відповідачем-3 спірного позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється в комерційній (підприємницькій) діяльності та стосовно певних товарів і послуг.

Судом також встановлено, що використання відповідачем-1 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є порушенням права позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Згідно з підпунктом 7.3.3 пункту 7.3 Регламенту видалення доменного імені здійснюється, зокрема, реєстратором за рішенням суду в будь-який час.

Відповідно до пункту 2 Регламенту, реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені.

З огляду на встановлені обставини справи, суд дійшов висновку, що обрані позивачем способи захисту прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 відповідають чинному законодавству України.

Отже, позовні вимоги про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "МПК" (відповідачу 1) та ФОП ОСОБА_2 (відповідачу-3) використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 в рекламі, в мережі Інтернет, а також позовні вимоги про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" (відповідача-2) припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2., є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю.

Позивач також звернувся до суду з вимогами про стягнення з відповідача-1 3 780,00 грн. збитків (упущеної вигоди).

Стаття 22 ЦК України визначає, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками у відповідності до ч. 2 ст. 22 ЦК України є:

втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі (ч. 3 ст. 22 ЦК України).

Відшкодування збитків у сфері господарювання передбачено главою 25 ГК України. Зокрема, відповідно до статті 224 ГК України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Таким чином, як нормами статті 22 ЦК України так і нормами статті 224 ГК України під збитками, в тому числі, розуміються не одержані доходи. При цьому, в ЦК України не одержані доходи називаються упущеною вигодою.

Відповідальність за порушення зобов'язання у вигляді відшкодування збитків настає за наявності таких умов:

- протиправної дії чи бездіяльності особи;

- заподіяння збитків в результаті такої дії чи бездіяльності особи;

- причинного зв'язку між протиправною дією чи бездіяльністю особи та заподіяними збитками;

- вини.

При цьому, як зазначено у Висновках Верховного Суду України, викладених у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за І півріччя 2013 року, за змістом ст. 1166 ЦК України для застосування такої міри відповідальності як стягнення збитків необхідною є наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв'язку між поведінкою боржника та збитками, вини. За відсутності хоча б одного із цих елементів цивільно-правова відповідальність не настає (постанова Верховного Суду України від 22 січня 2013 р. у справі № 3-72 гс 12).

Обгрунтовуючи позовні вимоги про стягнення збитків позивач вказує, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛПОРТ», введене в оману використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в доменному імені та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2., придбало у відповідача-1 товар на суму 3 780,00 грн. Позивач вважає суму 3780,00 грн. упущеною вигодою з огляду на те, що у разі, якби Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛПОРТ» було обізнане, що насправді товар реалізує не законний власник (користувач) знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», воно відмовилося б від договору та закупило б товар у позивача.

Для об'єктивного розгляду справи, дослідженню підлягають обставини, які б могли свідчити, про наявність упущеної вигоди у позивача та обставини того, що така упущена вигода є невідворотнім результатом протиправної діяльності відповідача-1, тобто наявність прямого причинного зв'язку між діями відповідача-1 та збитками (упущеною вигодою).

Крім того, визначенню підлягає розмір збитків (упущеної вигоди) в спірному випадку. При цьому при обрахуванні розміру упущеної вигоди слід враховувати тільки дані, які безспірно підтверджували б реальну можливість отримання позивачем зазначеної грошової суми.

Отже, суд дійшов висновку про необхідність дослідження, чи підтверджується наявними в матеріалах справи доказами збитки, а саме доходи, які позивач міг реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушене (упущена вигода), внаслідок протиправного використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Частиною 4 ст. 623 ЦК України встановлено, що при визначенні неодержаних доходів або упущеної вигоди враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання. Зазначена норма покладає на позивача обов'язок довести, що ним вжито заходів, спрямованих на уникнення збитків.

При цьому суд наголошує саме на обов'язку позивача надати докази на підтвердження обґрунтованості позовних вимог.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що 20.08.2015 відповідач-1 виставив Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІЛПОРТ» рахунок № 994 на оплату шини 215/75R17.5AF177 AUFINE, кількістю 1 шт., сума з ПДВ 3 780,00 грн.

Платіжним дорученням № 177 від 27.08.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛПОРТ» здійснило оплату відповідачу-1 згідно рахунку №994 від 20.08.2015.

Відповідно до видаткової накладної № 797 від 27.08.2015 відповідач-1 (постачальник) передав шину 215/75R17.5AF177 AUFINE Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІЛПОРТ».

Лист Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЛПОРТ» від 02.09.2015 (т. 1 а.с. 50) щодо можливості звернення до позивача з приводу замовлення на поставку однієї шини, рівно як і інші докази, що підтверджують зазначену поставку шини, суд оцінює критично та не приймає в якості належного доказу заподіяння збитків (упущеної вигоди) позивачу.

Суд дійшов висновку, що наведені документи не містять жодних доказів, які б свідчили, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛПОРТ» не було обізнане про особу, з якою ним укладено договір поставки (у письмовій формі, відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦК України), рівно як і доказів, що такий договір було укладено саме внаслідок огляду товарів в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2.

Також, позивач не надав суду жодних доказів, які б свідчили про наміри Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЛПОРТ» укласти договір поставки шини саме з позивачем, а також доказів наявності у позивача саме такої шини та по аналогічній ціні.

Отже, в ході розгляду справи по суті, судом встановлено протиправну дію відповідача-1 щодо незаконного використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», ІНФОРМАЦІЯ_1, що є порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

В той же час, позивачем не доведено належними доказами заподіяння позивачу збитків (упущеної вигоди) в результаті такої дії відповідача-1, а також, наявності причинного зв'язку між протиправною дією відповідача-1 та заподіяними збитками (упущеною вигодою).

З огляду на встановлене судом, позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача-1 - 3780,00 грн. збитків (упущеної вигоди) є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

Позивач також звернувся з позовними вимогами до відповідача-2 про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" порушувати права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

Обираючи такий спосіб захисту порушених прав, позивач не навів нормативно-правового обґрунтування такої позовної вимоги та не надав доказів порушення саме відповідачем-2 прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, який є комбінованим позначенням та містить словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», в результаті проведення реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

З огляду на встановлене, позовні вимоги позивача про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" (відповідачу-2) порушувати права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2. суд вважає необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2015 вжито заходи до забезпечення позову.

Відповідно до ст. 68 ГПК України питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

З огляду на вирішення справи по суті, суд дійшов висновку про наявність підстав для скасування заходів забезпечення позову вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2015 у справі № 910/24344/15.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору. За змістом частини 5 ст. 49 ГПК України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи при частковому задоволенні позову покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Матеріалами справи підтверджується, що позивачем було здійснено оплату судового збору за подання позовної заяви в сумі 4 872,00 грн. та оплату за проведення судової експертизи в сумі 11796,48 грн.

Суд дійшов висновку, що спір у справі виник в результаті неправильних дій відповідача-1 та відповідача-3.

Враховуючи вищенаведені правові норми та часткове задоволення позову стягненню з відповідача-1 на користь позивача підлягають 1827,00 грн. судового збору та 4413,56 грн. витрат на проведення судової експертизи; стягненню з відповідача-3 на користь позивача підлягають 1827,00 грн. судового збору та 4413,56 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 4-3, 22, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 49, 68, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "МПК" (01013, м. Київ, вул. Деревообробна, б. 8А, блок 3; ідентифікаційний код 39436655) використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 в рекламі, в мережі Інтернет та

3. Заборонити Фізичній особі підприємцю ОСОБА_2 (АДРЕСА_1; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 10.01.2011 в рекламі, в мережі Інтернет.

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ОН-ЛАЙН" (21029, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, б. 112А; ідентифікаційний код 35997393) припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МПК" (01013, м. Київ, вул. Деревообробна, б. 8А, блок 3; ідентифікаційний код 39436655) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКШИНА» (04205, м. Київ, вул. Тимошенко, б. 29-А, кв. 139; ідентифікаційний код 30554143) 1827,00 грн. (одну тисячу вісімсот двадцять сім гривень) судового збору, 4413,56 грн. (чотири тисячі чотириста тринадцять гривень 56 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

6. Стягнути з Фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОКШИНА» (04205, м. Київ, вул. Тимошенко, б. 29-А, кВ. 139; ідентифікаційний код 30554143) 1827,00 грн. (одну тисячу вісімсот двадцять сім гривень) судового збору, 4413,56 грн. (чотири тисячі чотириста тринадцять гривень 56 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

7. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

8. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

9. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2015 у справі № 910/24344/15.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 27.04.2016.

Суддя Гумега О.В.