РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2016№910/28726/14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/28726/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Сандора», с. Миколаївське Жовтневого району Миколаївської області,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

приватного акціонерного товариства «Алеф-Виналь», м. Дніпропетровськ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - публічне акціонерне товариство «Коблево», с. Ленінка Березанського району Миколаївської області,

товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М», с. Мужієво Берегівського району Закарпатської області, та

спільне підприємство «Айсберг» ЛТД, м. Берегово Закарпатської області,

про визнання позначення загальновживаним та припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів та послуг,

за участю представників:

позивача - Бочинської О.І. (довіреність від 31.12.2015 №10-05-526);

відповідача-1 - Саламова О.В. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8564);

відповідача-2 - не з'явився;

третьої особи-1 - не з'явився;

третьої особи-2 - не з'явився;

третьої особи-3 - не з'явився.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора» (далі - ТОВ «Сандора») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) та приватного акціонерного товариства «Алеф-Виналь» (далі - ПАТ «Алеф-Виналь») про:

- припинення дії свідоцтва України № 109692 на знак для товарів і послуг «Тамянка» (словесний) внаслідок визнання позначення «Тамянка» загальновживаним;

- зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг «Тамянка» та здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про припинення дії свідоцтва України №109692.

Позов мотивовано тим, що:

- ТОВ «Сандора» є власником знака для товарів і послуг «СВЯТКОВА КОЛЕКЦІЯ ТАМЯНКА» за свідоцтвом України №75194, зареєстрованим для всіх товарів 33 класу (крім пива) та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); дата подання заявки № m 2007 01727 - 07.02.2007; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4 від 10.04.2007;

- 28.05.2014 позивач отримав листа від ПАТ «Алеф-Виналь», в якому відповідач наполягав на наявності в нього виключних прав на використання будь-якого знака для товарів і послуг, що включає позначення «Тамянка», на підставі того, що 27.07.2009 Службою йому видано свідоцтво України №109692 на знак для товарів і послуг «Тамянка» з ранішою датою пріоритету, ніж дата пріоритету знака позивача;

- відповідач є володільцем свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг «Тамянка», зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «вино «Тамянка» (заявка від 05.05.2006 № m 2006 06610; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 27.07.2009 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 14);

- станом на 15.12.2014 зареєстровано 48 знаків для товарів і послуг, які містять позначення «Тамянка», 46 з яких є чинними на даний час, при цьому 44 із загальної кількості цих знаків зареєстровано Службою у класах 33 та 35 МКТП після 05.05.2006;

- станом на 2014 рік на ринку України наявно декілька сортів вин з тотожними властивостями, в назвах яких присутнє позначення «Тамянка», в тому числі «ТАМЯНКА СВЯТКОВА КОЛЕКЦІЯ» (виробник - ТОВ «Сандора»), «Тамянка Золота Амфора» (виробник - товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс»; далі - ТОВ «Атлантіс»), «Тамянка Чизай» (виробник - спільне підприємство «Айсберг»; далі - СП «Айсберг») та інші;

- позначення «Тамянка» втратило розрізняльну здатність як знак для товарів та послуг, таку розрізняльну здатність містять інші елементи торгівельних марок або власних назв, які надають можливість ідентифікувати вино та його виробника; таким чином, це позначення є загальновживаним як позначення товарів певного виду, а саме вина виноградного білого столового напівсолодкого ординарного, що підтверджується і численною інформацією з відкритих джерел, в тому числі мережі Інтернет.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.12.2014 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.01.2015 залучено до часті у справі публічне акціонерне товариство «Коблево» (далі - ПАТ «Коблево»), товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» (далі - ТОВ «Котнар-М») та СП «Айсберг» як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

ТОВ «Сандора» 09.02.2015 подало суду заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій просило суд заборонити:

- Службі та ПАТ «Алеф-Виналь» вчиняти будь-які дії стосовно позначення «Тамянка»;

- Службі та ПАТ «Алеф-Виналь» вчиняти будь-які дії стосовно знака для товарів і послуг «Тамянка» за свідоцтвом України №109692;

- Службі виносити рішення за заявою ПАТ «Алеф-Виналь» про визнання знака для товарів та послуг «Тамянка» добре відомим в Україні.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.02.2015 у задоволенні заяви позивача відмовлено; за ініціативою суду вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони ПАТ «Алеф-Виналь» передавати у будь-який спосіб право власності на знак для товарів і послуг «Тамянка» за свідоцтвом України №109692;

- заборони ПАТ «Алеф-Виналь» відмовлятися від знака для товарів і послуг «Тамянка» за свідоцтвом України №109692 повністю чи частково;

- заборони Службі вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані зі зміною власника знака для товарів і послуг «Тамянка» за свідоцтвом України №109692.

ПАТ «Алеф-Виналь» 06.02.2015 подало суду відзив на позов, в якому заперечило проти задоволення позовних вимог повністю, посилаючись на недоведеність та необгрунтованість.

ПАТ «Коблево» 09.02.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило, що: після дати подання заявки ПАТ «Алеф-Виналь» - 05.05.2006 на реєстрацію словесного знака для товарів і послуг «Тамянка» вказане позначення стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду, а саме - вина ординарного столового напівсолодкого білого; після зазначеної дати значна кількість підприємств виноробної промисловості почала маркувати вино, яке виготовлене з білих сортів винограду, позначенням «Тамянка»; внаслідок масового застосування позначення «Тамянка» різними виробниками у свідомості споживачів воно асоціюється саме з видом столового напівсолодкого білого вина, а не з конкретним виробником; вина з позначенням «Тамянка», які реалізуються в Україні, мають відмінності за різними показниками: типом і формою тари, її кольором і об'ємом, стилем оформлення етикетки, смаковими якостями самого вина та ін., а споживач здійснює вибір продукту саме на підставі зазначених критеріїв, асоціюючи позначення «Тамянка» на продукції саме як вид вина, а не власне торгову марку конкретного виробника.

Служба 09.02.2015 подала суду відзив на позов, в якому проти задоволення позову заперечила.

ПАТ «Алеф-Виналь» 23.02.2015 подало суду додаткові пояснення, в яких зазначило таке: відповідно до звіту про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості торговельної марки «Тамянка» 2013 року, проведеного дослідницькою компанією «Ю.С.С.», та аналітичної довідки за результатами соціологічного опитування «Сприйняття населенням назви «Тамянка» від 07.02.2015, проведеного центром «Соціальний моніторинг», переважна кількість споживачів використовують позначення «Тамянка» виключно для позначення продукції, виробленої ТОВ «Атлантіс», яке використовує торговельну марку «Тамянка» за ліцензійним договором з ПАТ «Алеф-Виналь»; слово «Тамянка» не міститься в ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови» як позначення виду вина, також не міститься в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік, затвердженому Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, як позначення сорту винограду, та не використовується як назва товару фахівцями галузі виноробства та працівниками торгівлі; жоден виробник, крім ТОВ «Атлантіс», не використовує позначення «Тамянка» самостійно, без додавання інших слів й елементів; ПАТ «Алеф-Виналь» не вважає законним будь-яке використання іншими виробниками слова «Тамянка», в тому числі з додаванням інших слів й елементів і оскаржує свідоцтва на такі знаки для товарів і послуг, які в судовому порядку визнаються недійсними.

ТОВ «Сандора» 23.02.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило, що: твердження ПАТ «Алеф-Виналь» про те, що для визначення поняття загальновживаним обов'язковим є сукупність чотирьох критеріїв, є хибним та необґрунтованим, так як згідно з підпунктом 4.3.1.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 №72) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.1997 за № 416/2220 (далі - Правила), на який посилається ПАТ «Алеф-Виналь», до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями, тобто 2 критерії з 4-х, наведених ПАТ «Алеф-Виналь»; позивач звернувся з даним позовом з вимогами щодо припинення дії свідоцтва ПАТ «Алеф-Виналь» на підставі пункту 3 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі - Закон) внаслідок перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки, тобто посилання ПАТ «Алеф-Виналь» на недоведеність факту загальновживаності позначення на момент подання заявки не можуть бути взяті судом до уваги.

ПАТ «Алеф-Виналь» 23.02.2015 подало суду заяву про застосування строків позовної давності, в якому зазначено, що: позивач в своїй позовній заяві робить висновок, що позначення «Тамянка» не має розрізняльної здатності, яка була втрачена ним з 2006 року (з дати подання відповідної заявки ПАТ «Алеф-Виналь»); вимога позивача ґрунтується на юридичному факті, який настав близько 9 років тому; поважних причин щодо пропущення строку звернення до суду позивач не надав; ПАТ «Алеф-Виналь» просить суд застосувати строк позовної давності та відмовити у задоволенні даного позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.02.2015 призначено у справі №910/28726/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, на вирішення експертизи поставлено таке питання: чи став знак для товарів і послуг «ТАМЯНКА» за свідоцтвом України №109692 загальновживаним позначенням для товарів 33 класу МКТП після дати подання ПАТ «Алеф-Виналь» заявки на його реєстрацію, а саме після 05.05.2006?; провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 17.03.2016 надійшли матеріали справи №910/28726/14 з висновком судового експерта від 10.03.2016 №1026 (далі - Висновок).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.03.2016 поновлено провадження у справі.

Позивач 06.04.2016 подав суду письмові пояснення з приводу Висновку та підтримав позовні вимоги повністю.

06.04.2016 третя особа-1 подала суду письмові пояснення з приводу Висновку та просила позовні вимоги задовольнити повністю.

У судовому засіданні 11.04.2016 представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача-1 надав пояснення по суті спору та підтримав доводи, викладені у відзиві на позов, долученого до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечив, щодо Висновку судового експерта не заперечував.

Представники відповідача та третіх осіб у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, вимоги ухвали суду від 21.03.2016 не виконали.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано відповідачу-2 та третім особам на адреси, зазначені у позовній заяві та у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 11.04.2016 без участі представників відповідача-2 та третіх осіб за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Сандора» є володільцем свідоцтва України № 75194 на знак для товарів і послуг «СВЯТКОВА КОЛЕКЦІЯ ТАМЯНКА» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу і послуг 35 класу МКТП; дата подання заявки № m 2007 01727 - 07.02.2007; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4 від 10.04.2007.

Позивач вказує, що 28.05.2014 отримав листа від ПАТ «Алеф-Виналь», в якому відповідач наполягав на наявності в нього виключних прав на використання будь-якого знака для товарів і послуг, що включає позначення «Тамянка», на підставі того, що 27.07.2009 Службою йому видано свідоцтво України №109692 на знак для товарів і послуг «Тамянка» з ранішою датою пріоритету, ніж дата пріоритету знака позивача.

Судом встановлено, що відповідач є володільцем свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг «Тамянка», зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «вино «Тамянка» (заявка від 05.05.2006 № m 2006 06610; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 27.07.2009 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 14).

Позивач вважає, що позначення «Тамянка» перетворилося на загальновживане, а тому є підстави для припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг «Тамянка» відповідно до пункту 3 статті 18 Закону.

Відповідачем-2 було заявлено про застосування наслідків спливу строку позовної давності.

У свою чергу, позивач заперечував проти застосування наслідків спливу позовної давності, посилаючись на те, що перебіг розпочався лише з 28.05.2014, а позовна заява подана 22.12.2014, тобто без порушення строку.

Статтею 256 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно з частиною першою статті 260 ЦК України позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253 - 255 цього Кодексу.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок (стаття 253 ЦК України), а спливає у відповідні місяць та число останнього року строку, якщо строк визначений роками (частина перша статті 254 ЦК України).

У абзаці третьому підпункту 1.1 пункту 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» (далі - Постанова № 10) зазначено, що, оскільки закон (пункт 10 частини другої статті 16, стаття 21 ЦК України, абзац третій частини другої статті 20 Господарського кодексу України визначає визнання недійсними актів державних та інших органів, що суперечать законодавству і порушують права та законні інтереси осіб, як спосіб захисту цивільних прав, то до позовних заяв юридичних осіб і зазначених громадян про визнання недійсними таких актів застосовується загальна позовна давність.

В абзаці першому та п'ятому підпункту 2.1 пункту 2 Постанови № 10 зазначено, що частиною третьою статті 267 ЦК України передбачена можливість застосування позовної давності, у тому числі й спеціальної, лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення судом. Посилання сторони на сплив позовної давності в процесі касаційного перегляду судового рішення не вважається такою заявою.

Якщо відповідачів у справі два чи кілька, суд вправі відмовити в задоволенні позову за наявності згаданої заяви лише одного з них, оскільки позовну давність законом визначено саме для позивача у справі як строк, у межах якого він може звернутися до суду.

Пунктом 2.2 Постанови № 10 визначено, що за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

За приписами статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Пунктом 3 статті 18 Закону передбачено, що дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

З метою роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу

На вирішення судовому експерту було поставлено таке питання:

«Чи став знак для товарів і послуг «ТАМЯНКА» за свідоцтвом України №109692 загальновживаним позначенням для товарів 33 класу МКТП після дати подання ПАТ «Алеф-Виналь» заявки на його реєстрацію, а саме після 05.05.2006?».

До господарського суду міста Києва 17.03.2016 надійшли матеріали справи №910/28726/14 з Висновком, в якому зазначено, що:

знак для товарів і послуг «Тамянка» за свідоцтвом України №109692 став загальновживаним позначенням для товарів 33 класу МКТП, а саме «алкогольні напої, крім пива; аперитиви; вина; лікери; наливки; напої алкогольні змішані; напої алкогольні перегінні; напої алкогольні, що містять фрукти; пікети [вино з виноградних вичавків]; спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові» після дати подання ПАТ «Алеф-Виналь» заявки на його реєстрацію, а саме після 05.05.2006.

Отже, судовою експертизою було встановлено, що знак для товарів і послуг «Тамянка» за свідоцтвом України № 109692 став загальновживаним позначенням для товарів 33 класу МКТП, а саме «алкогольні напої, крім пива; аперитиви; вина; лікери; наливки; напої алкогольні змішані; напої алкогольні перегінні; напої алкогольні, що містять фрукти; пікети [вино з виноградних вичавків]; спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові» після дати подання відповідачем заявки на його реєстрацію.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Разом з тим, окрім Висновку, в підтвердження обґрунтованості позовних вимог позивачем подано, зокрема:

- фото товарів, а саме пляшок вина, які марковані позначеннями, що включають в себе слово «Тамянка» та виробляються різними виробниками (а.с. 43-57 том І);

- належним чином засвідчені копії фіскальних чеків, що підтверджують факт купівлі пляшок вина різних виробників, у назвах яких використано позначення «Тамянка» (а.с. 58-59 том І);

- додаток до ліцензії від 26.03.2009 № 420, з якого вбачається, що ТОВ «Сандора» видано дозвіл на виробництво, зокрема, напівсолодкого ординарного білого вина «Тамянка Святкова колекція» («Тамянка Праздничная коллекция»);

- технологічна інструкція на виробництво вина ординарного напівсолодкого білого «Тамянка Святкова колекція» («Тамянка Праздничная коллекция» ТІ 5-2009, яка чинна з 19.01.2009).

Відповідач-2 заперечував проти задоволення позовних вимог, посилаючись, зокрема, на таке: позивачем не надано доказів, що підтверджували б загальновживаність позначення «Тамянка»; посилання ТОВ «Сандора» на те, що позначення «Тамянка» використовувалось як одне з чисельних синонімів сорту винограду, взагалі не підтверджує факту загальновживаності останнього, а також можливість ототожнення позначення «Тамянка» з певним товаром, зокрема, з переліком товарів, що містяться в класі 33 МКТП; враховуючи факт наявності ухвали Вищого адміністративного суду України від 12.12.2013 у справі №К/9991/7648/12 за позовом закритого акціонерного товариства «Алеф-Виналь» до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, що набрала законної сили, якою визнано рішення Служби неправомірними та зобов'язано здійснити реєстрацію знака для товарів та послуг за заявкою від 05.05.2006 №m200606610, закріплено відсутність в позначенні «Тамянка» усіх факторів, на підставі яких чинним законодавством може бути припинено дію свідоцтва або останнє може бути визнано недійсним.

У свою чергу, відповідач-1 вказав таке: за результатом кваліфікаційної експертизи за заявкою № m200606610 на знак «Тамянка» було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всіх товарів 33 класу МКТП, а саме заявлене словесне позначення для 33 класу «вина» є загальновживаним як позначення товару певного виду, для всіх інших товарів щодо класу воно є оманливим; 11.12.2007 Службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою №m 200606610; ПАТ «Алеф-Виналь», не погоджуючись з зазначеним рішенням Служби, звернулося з адміністративним позовом до Служби у Дніпропетровський окружний адміністративний суд; постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.11.2008 зобов'язано Службу прийняти рішення про реєстрацію знака «Тамянка» за заявкою від 05.05.2006 №m200606610 відносно товару: вино «Тамянка», видати свідоцтво України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; згодом ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30.06.2011 встановлено інший перелік товарів 33 класу МКТП.

Таким чином, спірне свідоцтво було видано на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

Разом з тим, посилання ПАТ «Алеф-Виналь» на те, що адміністративними судами було закріплено відсутність в позначенні «Тамянка» усіх факторів, на підставі яких чинним законодавством України може бути припинено дію свідоцтва або останнє може бути визнано недійсним є необґрунтованим, оскільки предметом розгляду адміністративної справи була відмова Служби у видачі свідоцтва та судом не встановлювалися обставини, які б свідчили про наявність підстав для застосування пункту 3 статті 18 Закону, що по суті є неможливим до видачі відповідного свідоцтва.

Що ж до заперечень про відсутність документального підтвердження загальновживаності позначення «Тамянка», то слід вказати таке.

Відповідно до підпункту 4.3.1.5 пункту 4.3.1 Правил до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

У такому випадку видове або родове поняття товару (послуги) стає невід'ємною назвою товару і/або послуги. Внаслідок цього як видове поняття товару воно може вільно проставлятися на товарах, у документації, що супроводжує товар, використовуватися при рекламуванні товару, воно включається у словники, енциклопедії, довідники, використовується у періодичних виданнях, у радіо- і телевізійних передачах тощо.

Слід зазначити, що ознаками, які характеризують позначення, що є загальновживаним для товарів (послуг), є:

- по перше, використання позначення як назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв'язок між товаром (послугою), що має певні ознаки, властивості, якості, і позначенням, яке використовується в якості його назви;

- по-друге, застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами. Під різними особами маються на увазі незалежні один від одного виробники товарів (надавачі послуг) та, які не мають між собою організаційно-господарських зв'язків і не пов'язані відповідними договорами;

- по-третє, застосування позначення незалежними особами тривалий час. Тривалість може визначатися динамічними процесами розвитку ринку того чи іншого виду товару (послуги), але в будь-якому випадку незалежні особи повинні використовувати таке позначення як назву товару (послуги) неодноразово.

Таким чином, за наявності вказаних ознак позначення може бути віднесено до категорії загальновживаних для товарів (послуг) певного виду.

Разом з тим, загальновживаним позначенням як позначення товару (послуги) певного виду можуть бути:

- номенклатурна (загальна, родова, видова) назва товару (послуги), наприклад, автомобіль, олія соняшникова, пошив одягу;

- назва певного живого організму (сорту рослин, породи тварин, штаму мікроорганізму тощо);

- назва певного товару (послуги), яка добросовісно застосовується для його (її) маркування кількома незалежними одна від одної особами.

З матеріалів справи вбачається, що слово «Тамянка» наразі використовується для позначення:

- сорту винограду, а саме цінного технічного сорту винограду середнього періоду дозрівання, який розповсюджений, зокрема на території України, що підтверджується такими джерелами: «Энциклопедия виноградарства» 1986 року, «Справочник по виноделию» 1985 року, (а.с. 112-150 том І);

- певного виду вина, а саме виноградного білого ординарного столового напівсолодкого, що підтверджується, зокрема, технологічними інструкціями № ТІУ 30012937.008-01 (2001 рік; а.с. 36 том ІІ) та № ТІ 3-2009 (2009 рік; а.с. 106 том І);

- маркування товару, а саме пляшок та інших упаковок вина різними незалежними один від одного виробниками, що підтверджується фото (а.с. 43-57 том І) та копіями фіскальних чеків (а.с. 58-59 том І).

Судом встановлено, що вино виноградне ординарне столове напівсолодке біле, в маркуванні якого використовується позначення «Тамянка», на території України виробляється такими юридичними особами:

- ПАТ «Коблево» - «Тамянка лагідна»;

- товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський завод класичних вин» - «Тамянка Чорономорська»;

- науково-виробниче підприємство «Нива» у формі товариства з обмеженою відповідальністю - «Тамянка Сонячна Таїровська Преміум»;

- товариство з обмеженою відповідальністю «Контар» - «Тамянка Біанко»;

- ТОВ «Атлантіс» - «Тамянка Золота Амфора Преміум»;

- ТОВ «Сандора» - «Тамянка Святкова Колекція»;

- СП «Айсберг» ЛТД - «Тамянка Чизай».

Також у торговельних точках на території України наявні у продажу вина «Тамянка Вальс Квітів» (виробник «ДК-Інтертрейд» Республіка Молдова) та «Тамянка ТМ «Dolci Momenti» ( виробник «Chateau Vartely» Республіка Молдова).

Разом з тим, матеріали справи містять відомості про реєстрацію Службою торговельних марок, які включають в себе позначення «Тамянка», зокрема:

- свідоцтво України № 60996 на знак для товарів і послуг«Мускатная Тамянка»;

- свідоцтво України № 60997 на знак для товарів і послуг«Золотая Тамянка»;

- свідоцтво України № 62252 на знак для товарів і послуг«Тамянка Гір»;

- свідоцтво України № 62838 на знак для товарів і послуг«Чарівна Лоза Тамянка»;

- свідоцтво України № 70858 на знак для товарів і послуг«Там'янка Резенфельд»;

- свідоцтво України № 74161 на знак для товарів і послуг«Тамянка Французький Бульвар»;

- свідоцтво України № 78659 на знак для товарів і послуг«Тамянка Класична»;

- свідоцтво України № 78751 на знак для товарів і послуг«Златна Тамянка»;

- свідоцтво України № 80816 на знак для товарів і послуг«Тамянка Виналь»;

- свідоцтво України № 82138 на знак для товарів і послуг«Тамянка Південна»;

- свідоцтво України № 85927 на знак для товарів і послуг«Тамянка Кардіал»;

- свідоцтво України № 92353 на знак для товарів і послуг«Тамянка мускатна виналь»;

- свідоцтво України № 95874 на знак для товарів і послуг«Тамянка Винсент»;

- свідоцтво України № 96890 на знак для товарів і послуг«Преміум Вин Тамянка Преміум»;

- свідоцтво України № 97950 на знак для товарів і послуг«Чизай Тамянка»;

- свідоцтво України № 9943 на знак для товарів і послуг«Тамянка Гросслібенталь».

Тривалість використання позначення «Тамянка» різними юридичними особами підтверджується тим, що технологічні інструкції та ліцензії датовані ще 2004, 2009, 2011 роками.

У свою чергу, про неодноразовість використання свідчить, зокрема інформація про те, що в період з 2010 по 2014 роки лише позивачем було вироблено та реалізовано 3 946 481 літрів вина «Святкова Колекція Тамянка».

Отже, матеріалами справи та Висновком документально підтверджено те, що позначення «Тамянка» загальновживане, а тому є підстави для застосування пункту 3 статті 18 Закону.

Позивач належним чином довів порушення свого права та законного інтересу, оскільки є виробником вина «Святкова Колекція Тамянка», володільцем свідоцтва України № 75194 на знак для товарів і послуг «Святкова Колекція Тамянка», а відповідач-2 вчинив дії, спрямовані на заборону використання позначення «Тамянка», надіславши лист від 28.05.2014 № б/н.

Що ж до спливу строку позовної давності, то доводи ПАТ «Алеф-Виналь» не знайшли документального підтвердження.

Так, матеріалами справи підтверджено, що позивачу стало відомо про порушення його охоронюваного законом інтересу лише 28.05.2014, а саме в момент отримання листа відповідача-2.

Отже, перебіг позовної давності почався з дня, коли позивач дізнався про порушення свого охоронюваного законом інтересу, тобто з 28.05.2014, а тому строк позовної давності не сплинув і підстав для застосування наслідків спливу строку позовної давності, передбачених статтею 267 ЦК України, немає.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявні підстави припинення дії свідоцтва України № 109692 на знак для товарів і послуг «Тамянка».

Що ж до вимоги про зобов'язання Служби внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва, і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», то відповідна вимога як похідна від основної підлягає задоволенню з урахуванням припису пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо припинення дії свідоцтва, і пункту 3 статті 18 Закону, відповідно до якої при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Відповідачі не надали суду доказів (у розумінні статті 32 ГПК України), які б спростовували доводи позивача.

З огляду на наведене позов слід задовольнити повністю.

Відповідно до частини першої статті 44 ГПК України судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Позивачем було сплачено за проведення судової експертизи 15 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 24.03.2015 № на суму 15 000 грн.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача-2.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Припинити дію свідоцтва України № 109692 на знак для товарів і послуг «Тамянка», власником якого є приватне акціонерне товариство «Алеф-Виналь» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1; ідентифікаційний код 31384505), у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, після подання заявки 05.05.2016 № m 2006 06610.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про припинення дії свідоцтва України № 109692 на знак для товарів і послуг «Тамянка» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з приватного акціонерного товариства «Алеф-Виналь» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1; ідентифікаційний код 31384505) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Сандора» (57262, Миколаївська область, Жовтневий район, с. Миколаївське; адреса для листування: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 7; ідентифікаційний код: 22430008) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. судового збору та 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн. витрат за проведення судової експертизи.

5. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 15.04.2016.

Суддя О. Марченко