УХВАЛА

18.04.2016№ 910/27941/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/27941/15

за позовом Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ), м. Берлін, Німеччина,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед), м. Делі, Республіка Індія,

Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ,

державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України", м. Київ,

Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз), м. Нью-Делі, Республіка Індія, та

товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд", м. Київ,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов'язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Кольченко Ю.М. (довіреність від 01.10.2014 №б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - не з'явився;

відповідача-3 - не з'явився;

відповідача-4 - не з'явився;

відповідача-5 - не з'явився;

відповідача-6 - Кацик І.Ю. (договір про надання правової допомоги від 15.04.2016 №б/н);

Павленка М.В. (договір про надання правової допомоги від 28.07.2015 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Берлін-Хемі АГ звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання свідоцтва України №149130 повністю недійсним щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання свідоцтва України №149130 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання свідоцтва України №35639 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язання Служби внести зміни до Реєстру стосовно визнання свідоцтва України №35639 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання недійсним пункту 28 Переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" (далі - Перелік), в частині державної реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг №10 (10x1), №100 (10x10) у блістерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01);

- визнання недійсним пункту 29 Переліку в частині державної реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01);

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення від 31.08.2009 №UA/9973/01/01 на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах);

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення від 31.08.2009 №UA/9974/01/01 на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах);

- визнання недійсними висновку державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України (далі - Центр) щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів від 11.08.2009 №5410/2.7-4 в частині лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах) та "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах);

- заборону Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) виробляти лікарський засіб "НІМЕСИН®", наносити на упаковку, в якій міститься лікарський засіб, знак "НІМЕСИН";

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" (далі - ТОВ "Органосін Лтд") пропонувати для продажу, продавати та імпортувати лікарський засіб "НІМЕСИН®".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.11.2015 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 18.04.2016; зобов'язано позивача подати суду у строк до 09.11.2015 належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали господарського суду міста Києва від 02.11.2015 у чотирьох примірниках та позовної заяви з додатками у чотирьох примірниках; вирішено надіслати вказані документи до Центрального органу іноземної держави напряму; Міністерство подати суду: копію Переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали"; Центр подати суду: копію висновку державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів від 11.08.2009 №5410/2.7-4.

Станом на 18.04.2016 витребуваних документів Міністерством і Центром суду не подано.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.11.2015 провадження у справі №910/27941/15 зупинено у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального органу іноземної держави напряму.

21.03.2016 від Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) надійшов лист, в якому відповідач-5 просить суд розглядати справу без участі його повноваженого представника.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2016 поновлено провадження у справі №910/27941/15.

Позивач 18.04.2016 подав суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі.

Служба 18.04.2016 подала суду копії матеріалів заявок №, №201111487 та виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтв України №№ 22435, 31489, 149130, 35639 для долучення до матеріалів справи, а також відзив на позовну заяву, у якому зазначила таке: за результатами експертизи заявки № було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони; за результатами експертизи заявки №201111487 було встановлено, що має місце можлива відмова у реєстрації знака відносно усього переліку товарів та послуг, оскільки заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаками «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України №31489 та знаком «NIMESIL» за свідоцтвом України №22435 щодо споріднених товарів; разом з тим, заявником було подано до Служби мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака; таким чином, Службою було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони; під час дослідження схожості словесних позначень як складового позначення в цілому, так і окремих його елементів, очевидною є несхожість оспорюваних знаків із знаками позивача; свої твердження щодо «ймовірності введення в оману» та «набуття розрізняльної здатності його знаку в Україні» позивач обґрунтовує лише власними суб'єктивними міркуваннями; права відповідача на спірні позначення не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки відсутні відомості щодо такого перешкоджання.

ТОВ "Органосін Лтд" 18.04.2016 подало суду клопотання про залучення до участі у справі Лабораторі Гідотті С.п.А. (далі - Компанія) як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-6, мотивоване тим, що: вказана іноземна компанія виступала заявником, надавала матеріали, необхідні для державної реєстрації лікарського засобу «Німесил» в Україні та отримала відповідне посвідчення №UA/9855/01/01, відтак, є його власником, що дозволяє використання даного лікарського засобу в Україні; таким чином, рішення з даної справи стосовно визнання недійсним реєстраційного посвідчення, заборони виробляти, продавати, імпортувати лікарський засіб «Німесин» вплине на права та інтереси Лабораторі Гідотті С.п.А. як виробника лікарського засобу «Німесил» та власника відповідного реєстраційного посвідчення.

Представники Берлін-Хемі АГ і Служби у судовому засіданні 18.04.2016 заперечили проти клопотання ТОВ "Органосін Лтд" про залучення Компанії до участі у справі як третьої особи.

Відповідно до частин першої і другої статті 27 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін; їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора; у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання ТОВ "Органосін Лтд" про залучення Компанії до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-6 у зв'язку з тим, що:

позов у даній справі заявлено Берлін-Хемі АГ як власником свідоцтв України №31489 на знак для товарів і послуг "НІМЕСИЛ" та №31489 на торгову марку "NIMESIL"; отже, питання стосовно визнання недійсним реєстраційного посвідчення на позначення «Німесин» співвідноситься безпосередньо саме з правами позивача, як власника, на позначення "НІМЕСИЛ" і на "NIMESIL";

ТОВ "Органосін Лтд" не обґрунтовано, яким чином рішення зі справи №910/27941/15 може вплинути на права і обов'язки Компанії щодо однієї з сторін у цьому спорі.

Берлін-Хемі АГ 18.04.2016 подало суду клопотання про витребування у Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної фіскальної служби України (далі - Департамент) інформації щодо митного оформлення лікарських засобів (фармацевтичних товарів), маркованих знаками "НІМЕСИН" та/або "НІМЕСИН®" та/або "NIMESIN" ТОВ "Органосін Лтд" та/або Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) та/або Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) за період з 25.08.2009 по теперішній час.

Представники Служби і ТОВ "Органосін Лтд" заперечили проти задоволення вказаного клопотання позивача.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання позивача про витребування від Департаменту вказаних документів з огляду на те, що представниками ТОВ "Органосін Лтд" підтверджено факт імпортування вказаних лікарських засобів на територію України.

ТОВ "Органосін Лтд" 18.04.2016 подало суду клопотання про призначення у справі №910/27941/15 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої відповідач-6 просить поставити такі питання:

« - Чи є знак для товарів і послуг «НІМЕСИН» за свідоцтвом України №149130 та знак для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС» за свідоцтвом України №35639 схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України №31489 та знаком для товарів і послуг «NIMESIL» за свідоцтвом України №22435?;

- Чи є знак для товарів і послуг «НІМЕСИН» за свідоцтвом України №149130 та знак для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС» за свідоцтвом України №35639 такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?;

- Чи є позначення «НІМЕС», з якого складаються знаки для товарів і послуг «НІМЕСИН», «НІМЕСИН ПЛЮС», «НІМЕСИЛ», «NIMESIL» загальновживаними або описовими?».

Проведення вказаної експертизи відповідач просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Служба 18.04.2016 подала суду перелік питань на судову експертизу, а саме:

« 1. Чи є знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №149130 і №35639 схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками за свідоцтвами України №22435 та №31489 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?;

2. Чи є знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №149130 і №35639 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, а саме: особи Позивача (Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ)?».

Проведення вказаної експертизи Служба пропонує доручити судовим експертам: Жилі Богдану Володимировичу, атестованому Міністерством юстиції України за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з торговельними маркам»; Пейкршвілі Мамуці Шотаєвичу, атестованому Міністерством юстиції України спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з торговельними маркам».

Суд відклав розгляд вказаного клопотання ТОВ "Органосін Лтд" про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності до встановлення фактичних обставин справи та перейшов до розгляду справи по суті.

Представник Берлін-Хемі АГ надала пояснення по суті справи, позовні вимоги підтримала у повному обсязі.

Представник Служби наголосила на доводах, викладених у відзиві, поданому суду 18.04.2016, проти задоволення позову заперечила.

Представник ТОВ "Органосін Лтд" заявив клопотання про повторне повідомлення Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) і Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) про дату час і місце наступного судового засідання у справі №910/27941/15 через Центральний орган іноземної держави напряму.

Представники Берлін-Хемі АГ і Служби заперечили проти заявленого відповідачем-6 клопотання щодо повторного повідомлення відповідачів 2 і 5 про наступне судове засідання у справі №910/27941/15 через Центральний орган іноземної держави напряму.

Господарський суд дійшов висновку про необхідність відмови у повторному зверненні через Центральний орган іноземної держави напряму із судовим дорученням про повідомлення зазначених відповідачів про дату, час і місце наступного судового засідання зі справи; разом з тим, оскільки в ухвалі господарського суду міста Києва від 02.11.2015 про порушення провадження у справі допущено описку, а саме в пункті 3 резолютивної частини замість Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) зазначено товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Дроід", то господарський суд ухвалою від 18.04.2016 виправив допущену описку.

Представники Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед), Міністерства, Центру і Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили; представники Міністерства і Центру про дату, час і місце судового засідання були повідомлені належним чином; станом на 18.04.2016 від Центрального органу іноземної держави на виконання прохання господарського суду міста Києва від 16.11.2015 стосовно повідомлення Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) про дату, час та місце проведення судового засідання інформації до суду не надійшло; а Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) своїм листом від 21.03.2016 просило суд розглядати справу без участі його повноваженого представника.

Згідно з частиною першою статті 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є неподання витребуваних доказів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 16.05.2016 об 11 год. 10 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12.

2. Зобов'язати:

2.1. Сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

- подати суду перелік питань, які слід поставити на вирішення судовому експерту, а також перелік експертних установ, яким слід доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу;

2.2. Державну службу інтелектуальної власності України:

- подати суду копії матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01); лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах) (реєстраційне посвідчення від 31.08.2009 №UA/9973/01/01); лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах) (реєстраційне посвідчення від 31.08.2009 №UA/9974/01/01).

2.3. Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед):

- подати суду витяг з торговельного реєстру на підтвердження реєстрації Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед);

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копію відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України;

2.4. Міністерство охорони здоров'я України:

- подати суду копію Переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали";

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копію відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України;

2.5. Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України":

- подати суду копію висновку державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів від 11.08.2009 №5410/2.7-4;

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копію відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України;

2.6. Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз):

- подати суду витяг з торговельного реєстру на підтвердження реєстрації Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз);

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копію відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України;

3. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

4. Витребувані судом документи є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку неподання позивачем витребуваних судом документів позов буде залишено без розгляду відповідно до пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України, у випадку ж неподання відповідачем таких документів спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами згідно з приписами статті 75 ГПК України.

5. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

Суддя О. Марченко

Суддя Марченко О.В.

16.05.16 о 11:10 год.