УХВАЛА

11.04.2016№ 910/3640/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/3640/16

за позовом AUTOSOL International Gmbh (АВТОСОЛ Інтернешнл ГмбХ), Золінген, Німеччина,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Слобожанський Миловар», с. Подвірки Дергачівського району Харківської області,

про визнання недійсними свідоцтв України № 189417 та №189418 на знаки для товарів і послуг,

за участю представників:

позивача - Новосельцева І.І. (довіреність від 01.04.2015 №б/н);

Трістана Д.В. (довіреність від 01.04.2015 №б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - Александрової Т.В. (довіреність від 18.01.2016 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

AUTOSOL International Gmbh (АВТОСОЛ Інтернешнл ГмбХ; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю свідоцтв України №189417 та №189418 на знаки для товарів і послуг відповідно «АВТОСИЛА» та «AUTOSILA», зареєстровані для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), власником яких є товариство з обмеженою відповідальністю «Слобожанський Миловар» (далі - Товариство);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України №189417 та №189418 і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.03.2016 порушено провадження у справі.

26.03.2016 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти задоволення позовних вимог з огляду на таке:

- знаки для товарів і послуг відповідно «АВТОСИЛА» та «AUTOSILA» за свідоцтвами України №189417 та №189418 являють собою словесні позначення, виконані стандартним шрифтом «Arial» із заголовних літер українського та англійського алфавітів відповідно; при цьому, знак для товарів і послуг «AUTOSILA» є транслітерацією назви знака для товарів і послуг «АВТОСИЛА»; дані знаки зареєстровані для товарів 03 класу МКТП згідно з підпунктом 4.3.1.4 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила); тому знаки для товарів і послуг «АВТОСИЛА» та «AUTOSILA» за свідоцтвами України №189417 та №189418 мають розрізняльну здатність відносно всього зареєстрованого переліку товарів 03 класу МКТП; таким чином, дані знаки не відносяться до позначень, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; на думку Товариства, для визначення ступеню схожості зображень порівнюваних позначень варто відмітити, що знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №189417 та №189418 є словесними, а знаки для товарів та послуг згідно з міжнародних реєстрацій №171040, №437163 та №832639 - комбінованими; знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №189417 та №189418 не є візуально схожими з знаки для товарів та послуг позивача; знаки для товарів та послуг «АВТОСИЛА» та «AUTOSILA» за свідоцтвами України №189417 та №189418 не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи - власника міжнародних реєстрацій №171040, №437163 та №832639, яка виробляє товар або надає послугу.

28.03.2016 Служба подала суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судовому експерту, а саме:

«1. Чи є знаки для товарів та послуг за свідоцтвами №№ 189417, 189418 схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками за міжнародними реєстраціями № 437163 та№ 171040 щодо зареєстрованих товарів 3 класу МКТП?»

«2. Чи є знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №№ 189417, 189418 такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товари 3 класу МКТП, а саме: особи Позивача (компанії АВТОСОЛ Інтернешнл ГмбХ)?»

«3. Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 189417, 189418 такими, що не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання?»

«4. Чи складаються знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 189417, 189418 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтвах товарів 3 класу МКТП або у зв'язку з ними, зокрема такими, що вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів?»

Крім того, Служба запропонувала проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити: Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності або атестованомим судовим експертам Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу чи Жилі Богдану Володимировичу.

Позивач 08.04.2016 подав суду клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просив поставити такі питання:

«1. Чи є знаки для товарів та послуг за свідоцтвами №№ 189417, 189418 схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками за міжнародними реєстраціями № 437163 та№ 171040 щодо зареєстрованих товарів 3 класу МКТП?»

«2. Чи є знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №№ 189417, 189418 такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товари 3 класу МКТП, а саме: особи Позивача (компанії АВТОСОЛ Інтернешнл ГмбХ)?»

«3. Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 189417, 189418 такими, що не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання?»

«4. Чи складаються знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 189417, 189418 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтвах товарів 3 класу МКТП або у зв'язку з ними, зокрема такими, що вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів?»

Проведення такої експертизи позивач просив доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

11.04.2016 позивач подав суду письмові пояснення, в яких фактично виклав доводи позовної заяви.

Представники Позивача та Служби у судовому засіданні 11.04.2016 підтримали клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, навели питання та перелік установ (судових експертів), яким можна доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник Товариства підтримали клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, разом з тим, підтримав перелік питань та перелік установ, яким можна доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, поданих Службою.

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частинами першою і другою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

З поданих сторонами у справі доказів вбачається, що:

- позивач є власником міжнародних реєстрацій:

№437163 від 06.04.1978 на знак для товарів та послуг «AUTOSOL», яка діє на території України у повному обсязі з 06.04.1978, правова охорона міжнародної реєстації №437163 розповсюджується на товари 03 класу МКТП: речовини для чищення та полірування (крім таких, що призначені для шкіри), мийні засоби, всі вказані товари також для розпиляння;

№171040 від 27.08.1953 на знак для товарів та послуг «AUTOSOL», яка діє на території України у повному обсязі з 27.08.1953, правова охорона міжнародної реєстації №171040 розповсюджується на товари 03 класу МКТП: речовини для чищення та полірування (крім таких, що призначені для шкіри);

№832639 від 09.07.2004 на знак для товарів та послуг «AUTOSOL METAL POLISH», яка діє на території України у повному обсязі з 09.07.2004, правова охорона міжнародної реєстації №832639 розповсюджується на товари 03 класу МКТП: очищальні, полірувальні та чистильні препарати;

- відповідач є володільцем свідоцтв України:

№ 189417 на знак для товарів і послуг «АВТОСИЛА», зареєстрований для товарів 03 класу МКТП (заявка від 27.06.2013 № m201311338; відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 11.08.2014 № 15);

№ 189418 на знак для товарів і послуг «AUTOSILA», зареєстрований для товарів 03 класу МКТП (заявка від 27.06.2013 № m201311341; відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 11.08.2014 № 15);

- на думку Компанії:

знаки для товарів та послуг, належні відповідачу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованим за міжнародними реєстраціями на ім'я позивача для таких самих товарів;

позначення «АВТОСИЛА» та «AUTOSILA», зареєстровані за свідоцтвами України №189417 та №189418 на ім'я відповідача-2, є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо Компанії;

знаки для товарів і послуг «АВТОСИЛА» та «AUTOSILA» за свідоцтвами України №189417 та №189418 є такими, що не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання для товарів 03 класу МКТП;

знаки для товарів і послуг «АВТОСИЛА» та «AUTOSILA» за свідоцтвами України №189417 та №189418, власником яких є Товариство, є такими, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявках товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзацами другим, третім та четвертим пункту 2 статті 6 Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Судом встановлено, що знаки для товарів та послуг позивача і відповідача зареєстровані для тотожних товарів 03 класу МКТП.

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, витрати за проведення якої покласти на позивача.

Відповідно до частини третьої статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Суд вважає за необхідне проведення такої експертизи доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу, який є судовим експертом за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 1065, дію якого продовжено до 19.02.2019 рішенням центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 19.02.2016 №14). Витрати за проведення такої експертизи слід покласти на позивача;

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/3640/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (04205, АДРЕСА_1).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг «АВТОСИЛА» за свідоцтвом України №189417 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаками для товарів і послуг знак для товарів та послуг «AUTOSOL» та «AUTOSOL» за міжнародними реєстраціями відповідно №437163 та №171040 стосовно товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг «AUTOSILA» за свідоцтвом України №189418 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаками для товарів і послуг знак для товарів та послуг «AUTOSOL» та «AUTOSOL» за міжнародними реєстраціями відповідно №437163 та №171040 стосовно товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг «АВТОСИЛА» за свідоцтвом України №189417 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно AUTOSOL International Gmbh (АВТОСОЛ Інтернешнл ГмбХ)?

- чи є знак для товарів і послуг «AUTOSILA» за свідоцтвом України №189418 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно AUTOSOL International Gmbh (АВТОСОЛ Інтернешнл ГмбХ)?

- чи є знак для товарів і послуг «АВТОСИЛА» за свідоцтвом України №189417 таким, що не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання?

- чи є знак для товарів і послуг «AUTOSILA» за свідоцтвом України №189418 таким, що не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання?;

- чи складається знак для товарів і послуг «АВТОСИЛА» за свідоцтвом України №189417 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків або у зв'язку з ними, зокрема, таких, що вказують на вид, якість, склад, кількість, властивість, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товару?;

- чи складається знак для товарів і послуг «AUTOSILA» за свідоцтвом України №189418 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків або у зв'язку з ними, зокрема, таких, що вказують на вид, якість, склад, кількість, властивість, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товару?;

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/3640/16 надіслати судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (04205, АДРЕСА_1).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на AUTOSOL International Gmbh (АВТОСОЛ Інтернешнл ГмбХ; Martinstrasse 22. 42655 Solingen. Germany; адреса для листування: Трістан Д.В. 03110, АДРЕСА_2). Зобов'язати AUTOSOL International Gmbh (АВТОСОЛ Інтернешнл ГмбХ) здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/3640/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко