РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2016Справа №910/14227/15

За позовом Закритого акціонерного товариства «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» (м. Каунас, Литовська Республіка)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України (м. Київ, Україна)

2) Компанії «ІНТРОФУДС АГ» (м. Зуг, Швейцарська Конфедерація)

про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Шевченко О.Ю.;

від відповідача-1: Саламов О.В;

від відповідача-2: Будьоний Д.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Закрите акціонерне товариство «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1) та Компанії «ІНТРОФУДС АГ» (далі-відповідач-2) про :

- визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «КРАБИЧ» № 188366 від 10.07.2014 недійсним повністю щодо товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг, про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «КРАБИЧ» № 188366 від 10.07.2014 недійсним повністю щодо всіх товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України № 188366 на знак для товарів і послуг «КРАБИЧ» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням позивача «КРАБ КРАБИЧ», зареєстрованим в Україні відповідно до міжнародної реєстрації № 840558 від 16.07.2004 та таким, що вводить оману споживачів щодо товарів, послуг та особи, яка виробляє товар або надає послуги під торговою маркою «КРАБ КРАБИЧ» до дати подання відповідачем заявки № m201312454, а саме 15.07.2013.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 07.12.2015 за участю представників сторін.

Разом з позовною заявою, Закрите акціонерне товариство «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» подало заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій просило суд:

- заборонити Компанії «ІНТРОФУДС АГ» передавати у будь-який спосіб право власності на торговельну марку «КРАБИЧ» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 188366 від 10.07.2014, а також відмовлятися від свідоцтва № 188366 повністю чи частково;

- заборонити Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «КРАБИЧ» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 188366 від 10.07.2014;

- заборонити Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані зі зміною власника свідоцтва України № 188366 від 10.07.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2015 заяву Закритого акціонерного товариства «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено. До вирішення спору у справі № 910/14227/15 по суті вжито заходи до забезпечення позову, а саме, заборонено Компанії «ІНТРОФУДС АГ» передавати у будь-який спосіб право власності на торговельну марку «КРАБИЧ» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 188366 від 10.07.2014, а також відмовлятися від свідоцтва № 188366 повністю чи частково; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «КРАБИЧ» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 188366 від 10.07.2014; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані зі зміною власника свідоцтва України № 188366 від 10.07.2014.

01.07.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача на виконання вимог ухвали суду подав належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на німецьку мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 05.06.2015 року про порушення провадження у справі №910/14227/15 та ухвали Господарського суду міста Києва від 05.06.2015 про забезпечення позову у трьох примірниках і позовної заяви від 03.06.2015 з додатками у трьох примірниках.

27.11.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку із необхідністю представнику Компанії «ІНТРОФУДС АГ» часу для ознайомлення з матеріалами справи та надання суду належних доказів в обґрунтування правової позиції, зокрема відзиву на позовну заяву.

07.12.2015 судове засідання не відбулося у зв'язку із проходженням суддею Бондарчук В.В. щорічної підготовки у Національній школі суддів України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2015 судове засідання призначено на 21.12.2015 за участю представників сторін.

У судовому засіданні 21.12.2015 представник позивача подав клопотання, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності на розгляд якої поставити наступні питання:

- Чи є позначення за свідоцтвом України № 188366 від 10.07.2014 року на знак для товарів і послуг «КРАБИЧ», видане на ім'я Інтрофудс АГ схожим настільки, що його можна сплутати із комбінованим позначенням «КРАБ КРАБЬІЧ», зареєстрованим в Україні відповідно до міжнародної реєстрації № 840558 від 16.07.2004 року?

- Чи є позначення за свідоцтвом України № 188366 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «КРАБИЧ» року, видане на ім'я Інтрофудс АГ оманливим або таким, що може ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги ЗАТ «ВІЧЮНУ ГРУПЄ»?

- Чи є товари і послуги, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «КРАБИЧ» за свідоцтвом України № 188366 від 10.07.2014 року, такими самими або спорідненими з товарами і послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «КРАБ КРАБЬІЧ», за міжнародною реєстрацією № 840558 від 16.07.2004 року?

Представник Державної служби інтелектуальної власності України заперечив проти задоволення позовних вимог та надав клопотання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експертизи просив поставити наступні питання:

- Чи є знак «КРАБИЧ» за свідоцтвом України № 188366 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «КРАБ КРАБЬІЧ», за міжнародною реєстрацією № 840558, відносно товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг «КРАБИЧ» за свідоцтвом України № 188366 таким, що є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП та особи, яка виробляє і надає?

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2015 у справі № 910/14227/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

05.02.2016 матеріали справи № 910/14227/15 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 90 від 05.02.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.02.2016 поновлено провадження у справі № 910/14227/15, розгляд справи призначено на 03.03.2016 за участю представників сторін.

03.03.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав клопотання, в якому просив суд зупинити провадження у справі № 910/14227/15 до вирішення Господарським судом міста Києва пов'язаної з нею справи № 910/31810/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Смачні продукти» до Закритого акціонерного товариства «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» про дострокове припинення в Україні дії міжнародної реєстрації № 840558 знака для товарів і послуг «КРАБ КРАБИЧ».

Також, 03.03.2016 представник відповідача-2 подав клопотання про витребування доказів, в якому просив суд:

1) витребувати від позивача матеріали заявки на реєстрацію торговельної марки «КРАБ КРАБИЧ» за міжнародною реєстрацією №840558 від 16.07.2014 та матеріали базової заявки №20041176 від 25.05.2004 на торговельну марку «КРАБ КРАБИЧ» за свідоцтвом Литви №52018 від 07.06.2006; ліцензійні договори між позивачем, ТОВ «Вічунай-Русь» і ТОВ «Вічунай- Україна» на використання торговельної марки «КРАБ КРАБИЧ» за міжнародною реєстрацією №840558 від 16.07.2014;

3) витребувати від Державної фіскальної служби України довідку, що підтверджує факти митного оформлення ввезення ТОВ «ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33051586) та/або ЗАТ «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» (Литва) (код 303211678) продукції крабові палички, крабове м'ясо ракоподібні (неживі) за відповідними кодами Української класифікація товарів ЗЕД - 1605 10, 0306 14 або 0306 24 під послуг торговельною маркою «КРАБ КРАБЫЧ» у період з 20.12.2012 по 21.12.2015?

Крім того, 03.03.2016 представник відповідача-2 подав відзив на позовну заяву, мотивуючи тим, що позивач необґрунтовано дійшов висновку про спорідненість між товарами 29 класу МКТП - «крабові палички, крабове м'ясо, ракоподібні (не живі)», щодо яких зареєстровано торговельну марку «КРАБ КРАБЫЧ» та іншими товарами й послугами 29, 31, 35 класів МКТП, щодо яких зареєстровано торговельну марку «КРАБИЧ».

У судовому засіданні 03.03.2016 представник позивача надав письмові пояснення, в яких зазначив, що останній тривалий час здійснює реалізацію на території України продукції, маркованої позначенням «КРАБ КРАБЫЧ», тому використання відповідачем-2 позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням позивача, призводить до введення в оману споживачів, які вважатимуть, що придбають продукцію, вироблену саме позивачем.

Представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву мотивуючи тим, що виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 188366, свідчить, що обсяг правової охорони відносно послуг 35 класу МКТП не обмежені призначенням лише для товарів 29 класу МКТП.

Так, розглянувши подане відповідачем-1 клопотання про витребування доказів, суд зазначає, що відповідно до ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено: - який доказ витребовується; - обставини, що перешкоджають його наданню; - підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; - обставини, які може підтвердити цей доказ.

Оскільки відповідач-2 належним чином не обґрунтував, які саме обставини можуть підтвердити зазначені у клопотанні докази, відповідно суд у задоволенні поданого клопотання про витребування доказів відмовляє.

Щодо клопотання відповідача-2 про зупинення провадження у справі, суд відзначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 79 ГПК України, господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Як роз'яснено пунктом 3.16. постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини друга - четверта статті 35 ГПК). Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Оскільки судом не встановлено неможливості самостійно встановити обставини, що входять до предмету доказування у даній справі, тому відсутні підстави для зупинення провадження у справі до вирішення справи № 910/31810/15, відповідно суд визнає подане клопотання необґрунтованим та відмовляє у його задоволенні.

У судовому засіданні 03.03.2016 оголошувалась перерва до 17.03.2016 у порядку ст. 77 ГПК України.

17.03.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав заперечення на висновок експерта № 90 від 05.02.2016, мотивуючи тим, що в частині дослідження позначень на предмет схожості висновок не повністю відповідає поставленому питанню, містить прямо протилежні твердження, не містить визначення домінуючого елементу, а також фактично, відсутнє дослідження порівняння позначень в цілому.

Також, 17.03.2016 представник відповідача-2 подав клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в якому просив суд призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/14227/15, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Крім того, 17.03.2016 представник відповідача-2 подав клопотання про виклик у судове засідання судового експерта Жилу Б.В. для надання пояснень стосовно висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 90 від 05.02.2016, зокрема для роз'яснення викладених у клопотанні питань.

У судовому засіданні 17.03.2016 представник позивача надав заперечення на відзив відповідача-2.

У судовому засіданні 17.03.2016 оголошувалась перерва до 11.04.2016 на підставі ст. 77 ГПК України.

У даному судовому засіданні представник відповідача-2 підтримав подане клопотання про призначення повторної експертизи у справі та клопотання про виклик судового експерта.

Представник позивача заперечив про задоволення даних клопотань та надав письмові пояснення, в яких зазначає, що висновок судового експерта про співставлення товарів 29 та 31 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 188366, з товарами 29 класу МКТП, відносно яких надано охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 840558 є обґрунтованим та свідчить, що вони є товарами одного роду - продуктами харчування, зокрема є товарами одного виду - морепродуктами, мають спільне коло споживачів та однакові канали збуту.

Розглянувши подане відповідачем-2 клопотання про виклик судового експерта, суд відзначає наступне.

Так, відповідно до ст. 30 Господарського процесуального кодексу України, в судовому процесі можуть брати участь посадові особи та інші працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, брати участь в огляді та дослідженні доказів.

Метою участі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів є вирішення питань щодо обставин справи, дослідження наявних у справі доказів чи збирання нових доказів, інших питань, що виникають під час судового розгляду.

Виклик до суду посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів можливий як за клопотанням сторін, третіх осіб, прокурора, так і з ініціативи суду. Якщо подано клопотання про виклик посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, суд повинен з'ясувати, з яких питань можуть дати пояснення ці особи.

Згідно ст. 12 Закону України «Про судову експертизу», незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов'язаний, зокрема на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати роз'яснення щодо даного ним висновку.

Оскільки в матеріалах справи наявний висновок судового експерта № 90 від 05.02.2016, в якому експертом Жилою Б.В. надано вмотивовані відповіді на поставлені судом питання, суд дійшов висновку про недоцільність виклику судового експерта у судове засідання для дачі пояснень.

Щодо клопотання відповідача-2 про призначення повторної експертизи у справі, суд відзначає таке.

Відповідно до п. 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Проте, суд не вбачає необхідності у призначені повторної експертизи для вирішення спору у даній справі, оскільки висновок експерта № 90 від 05.02.2016 є обґрунтованим та таким, що відповідає поставленим питанням та складений з дотриманням норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, а тому суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача-2.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представники відповідачів-1, 2 заперечили проти задоволення позову.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 11.04.2016 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товариство «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» є власником торговельної марки, що охороняється за міжнародною реєстрацією № 840558 від 16.07.2004 на знак для товарів та послуг «КРАБ КРАБЫЧ», діє на території України щодо 29 класу для товарів та послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП) у повному обсязі з 16.07.2004.

10.07.2014 Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано свідоцтво України № 188366 на знак для товарів та послуг «КРАБИЧ» щодо товарів 29, 31 та послуг 35 класу МКТП, а саме:

Кл.29: анчоуси (хамса); екстракти харчові з водоростей; устриці неживі; засолена риба; клей риб'ячий харчовий; клеми неживі; креветки неживі; креветки пилчасті неживі; лангусти неживі; лосось; мідії неживі; молюски неживі; морські голотурії неживі; омари неживі; оселедці; пластівці картопляні; раки неживі; ракоподібні неживі; риба нежива; риба законсервована; рибне борошно харчове; рибне філе; рибні консерви; рибні харчові продукти; сардини; сьомга; тельбухи; тунець.

Кл.31: водорості харчові або кормові; устриці живі; ікра риб'яча; лангусти живі; мідії живі; морські голотурії живі; омари живі; раки живі; ракоподібні живі; риба жива; рибне борошно кормове; черепашки живі.

Кл.35: агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; оформляння вітрин; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що свідоцтво України № 188366 на знак для товарів та послуг «КРАБИЧ» щодо товарів 29, 31 та послуг 35 класу МКТП має бути визнане недійсним повністю через невідповідність знака для товарів і послуг, умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Так, згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про міжнародне приватне право", до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Таким чином, на відносини, що виникають з приводу захисту та охорони прав на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне в Україні законодавство.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2015 у справі № 910/14227/15 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставлено наступні питання:

- Чи є знак "КРАБИЧ" за свідоцтвом України № 188366 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "КРАБ КРАБЬІЧ" (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 840558, щодо товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП?

- Чи є знак "КРАБИЧ" за свідоцтвом України № 188366 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП, а саме щодо Закритого акціонерного товариства "ВІЧЮНУ ГРУПЄ"?

- Чи є знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 840558, таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо товарів 29, 31, 35 класів МКТП на дату реєстрації знака?

У висновку експерта № 90 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 05.02.2016 встановлено наступне:

1. Стосовно всіх, наведених в свідоцтві України № 188366 товарів 29, 31 та послуг 35 класу МКТП, знак «КРАБИЧ», за вказаним свідоцтвом, є схожим зі знаком «КРАБ КРАБЬІЧ» (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 840558 настільки, що їх можна сплутати.

2. Стосовно всіх, наведених в свідоцтві України № 188366 товарів 29, 31 та послуг 35 класу МКТП, знак «КРАБИЧ», за вказаним свідоцтвом, є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє вказані товари або надає вказані послуги, оскільки здатен викликати у споживачів помилкове враження про походження таких товарів і послуг від Закритого акціонерного товариства «ВІЧЮНУ ГРУПЄ».

3. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 840558, не є таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо товарів 29, 31, 35 класів МКТП на дату реєстрації знака.

Крім того, у мотивувальній частині висновку експерта зазначено, що співставлення товарів 29 та 31 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 188366, з товарами 29 класу МКТП, відносно яких надано охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 840558, свідчить що вони є:

- товарами одного роду - продуктами харчування;

- товарами одного виду - морепродуктами;

- мають спільне призначення - можуть використовуватись як безпосередньо для вживання, так і в якості сировини, для виготовлення інших продуктів харчування;

- мають спільне коло споживачів - фізичних осіб, зацікавлених в придбанні продуктів харчування для вживання в їжу, суб'єктів господарювання у вигляді закладів громадського харчування та переробних підприємств харчової промисловості;

- мають спільні канали збуту - для фізичних осіб - спеціалізовані магазини продуктів, спеціалізовані відділи продуктових супермаркетів, продуктові ринки, заклади громадського харчування; для суб'єктів господарювання - переважно договори поставки.

У зв'язку з чим, у споживачів може виникнути враження про походження порівнюваних товарів від одного виробника, що вказує на їх спорідненість.

При цьому, знаку за міжнародною реєстрацією № 840558 було надано правову охорону на території України 16.07.2004, тобто раніше дати подання заявки № m201312454 - 15.07.2013, за результатами розгляду якої було видано свідоцтво України № 188366.

Також, експертом встановлено, що знак за свідоцтвом України № 188366 є схожим до ступеню сплутування зі знаком за міжнародною реєстрацією № 840558: всі товари 29, 31 та послуги 35 класів МКТП, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 188366, є спорідненими з товарами 29 класу МКТП, відносно яких надано охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 840558.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, суд приходить до висновку про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг «КРАБИЧ» за свідоцтвом України № 188366 щодо товарів 29, 31 та послуг 35 класу МКТП, а також порушення відповідачами п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Крім того, судом не приймаються твердження відповідача-2, що обсяг правової охорони відносно послуг 35 класу МКТП не обмежені призначенням лише для товарів 29 класу МКТП за свідоцтвом України № 188366, з огляду на наступне.

Фактично увесь присутній у свідоцтві України № 188366 перелік послуг 35 класу МКТП складається з назв послуг, пов'язаних з організацією комерційного розподілу товарів, введенням їх у господарський обіг, до яких належать послуги з рекламування товарів, сприяння їх продажу, в тому числі за допомогою радіо, телебачення, комп'ютерної мережі Інтернет, імпорту та експорту товарів, інформування споживачів про товари, маркетингові послуги (ділові та ринкові досліджування, допомога в керуванні справами, зв'язки з громадськістю, збирання статистичних даних тощо).

Вказані послуги не містять найменувань конкретних товарів, внаслідок чого, охоплюють і товари 29 класу МКТП, щодо яких надано правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 840558.

Отже, з урахуванням висновку експерта суд дійшов висновку, що всі товари 29, 31 та послуги 35 класів МКТП, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 188366, є спорідненими з товарами 29 класу МКТП, відносно яких надано охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 840558.

Згідно статтей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи невідповідність зареєстрованого знака товарів і послуг «КРАБИЧ» за свідоцтвом України № 188366, саме для товарів 29, 31 та послуг 35 класу МКТП умовам надання правової охорони та видачі останнього внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог Закритого акціонерного товариства «ВІЧЮНУ ГРУПЄ», відповідно позовна заява підлягає задоволенню.

Щодо розподілу судових витрат, суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову на відповідача.

Разом з тим, згідно ч.2 п. 69 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», за змістом статті 49 ГПК України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково, господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Як вбачається з матеріалів справи, окрім судового збору позивачем було сплачено 15 708, 00 грн. за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/14227/15, що підтверджується платіжним дорученням № 8 від 21.01.2016.

Таким чином, згідно зі статтею 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача-2.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Закритого акціонерного товариства «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» задовольнити.

2. Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг «КРАБИЧ» № 188366 від 10.07.2014 для товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг недійсним повністю.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг, про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «КРАБИЧ» № 188366 від 10.07.2014 для товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг недійсним повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Компанії «ІНТРОФУДС АГ» (Алпенштрассе, 15, 6300, м. Зуг, Швейцарська Конфедерація) на користь Закритого акціонерного товариства «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» (м. Каунас, просп. В. Креєс, 97, Литовська Республіка) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп. - судового збору та 15 708 (п'ятнадцять тисяч сімсот вісім) грн. 00 коп. - витрат на оплату судової експертизи.

5. Скасувати заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2015 у справі № 910/14227/15.

6. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 15.04.2016.

Суддя Бондарчук В.В.