РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2016 р. Справа № 903/437/14

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Гулова А.Г.

судді Грязнов В.В. ,

судді Петухов М.Г.

при секретарі Кравчук О.В.

за участю представників сторін:

позивача: не з'явився

відповідача 1: ОСОБА_1 - представника за довіреністю від 28.01.2016р. №21-01

відповідача 2: не з'явився.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси"

на рішення господарського суду Волинської області від "04" лютого 2016 р.

у справі № 903/437/14 (головуючий суддя Вороняк А.С., судді Бондарєв С.В., Якушева І.О.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси", м. Ківерці

до

1) Товариства з обмеженою відповідальністю Галичина-Табак, м. Івано - Франківськ

2) Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство Гетьман,

м. Львів

про припинення неправомірного використання знаку для товарів і послуг, вчинення певних дій та відшкодування збитків

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Волинської області від 04.02.2016 р. у справі № 903/437/14 відмовлено в позові Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси" до Товариства з обмеженою відповідальністю Галичина-Табак, Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство Гетьман про припинення неправомірного використання знаку для товарів і послуг, вчинення певних дій та відшкодування збитків.

Не погодившись із прийнятим рішенням, ТОВ "ТД Міжрегіональні ресурси" звернулось із апеляційною скаргою, вважає його прийнятим без повного з'ясування всіх обставин, що мають значення для справи, викладені в ньому висновки не відповідають фактичним обставинам справи, недоведеними є ті обставини, які судом визнані встановленими, а також, необґрунтованим, незаконним та прийнятим з порушенням норм матеріального та процесуального права, таким, що підлягає скасуванню.

Зазначає, підставою для позовних вимог є те, що відповідачі на території Волинської області здійснюють реалізацію горілки Етнос Полісся Оригінальна, етикетка якої містить комбіноване позначення, що відрізняється від знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №179728 від 10.12.2013р. лише окремими елементами, і схоже з ним настільки, що його можна сплутати, а отже, вводить в оману споживачів щодо виробника продукції.

Схожість до ступеня сплутування позначень, використаних відповідачами для маркування своєї продукції із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013р., що використовується ними, підтверджується висновком №1016 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 903/437/14 від 19 березня 2015 року.

ТзОВ ТД Міжрегіональні ресурси є особою, яка придбала ліцензію на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №179728 від 10.12.2013р. (ліцензійний договір №11/12-01 від 11.12.2013р. та ліцензійний договір №1-12/15 від 31.12.2015р.).

З посиланням на ст.ст. 16, 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг, п. 2.10. ліцензійного договору №11/12-01 від 11.12.2013р. вказує, що суд 1-ї інстанції необґрунтовано та не мотивовано, а отже безпідставно дійшов висновку про те, що відповідачі законно маркують свою горілку етикеткою з комбінованим позначенням Етнос Полісся Оригінальна. За основу такого хибного висновку суд 1-ї інстанції взяв до уваги наявність свідоцтва України на знак для товарів і послуг №188413.

Крім того судом 1-ї інстанції не взято до уваги те, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 188413 видавалося на підставі рішення Державної служби інтелектуальної власності №22220/3 від 18.06.2014р. за заявкою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 № m2013 13201 від 25.07.2013 р.. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України №22220/3 від 18.06.2014р. визнано протиправним та скасовано, відповідно до постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.08.2014 р. та залишено без змін, згідно ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 05.03.2015р.. У відкритті касаційного провадження було відмовлено, згідно ухвали Вищого адміністративного суду України від 31.03.2015 р.. Рішення набрало законної сили. В ході розгляду даної адміністративної справи було винесено ухвалу про забезпечення адміністративного позову від 23.07.2014р., на підставі якої було зупинено дію рішення Державної служби інтелектуальної власності України №22220/3 від 18.06.2014р. та виданого на його підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Ухвалу про забезпечення адміністративного позову Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.07.2014 р. залишено без змін Київським апеляційним адміністративним судом, відповідно до ухвали від 21.08.2014 р.

Вважає, що судом першої інстанції проігноровано норму ч.3 ст.35 ГПК України.

Скаржник завертає увагу, що підстава, на якій видавалось свідоцтво №188413 визнана в судовому порядку протиправною та скасована.

З посиланням на ст. 16 Про охорону прав на знаки для товарів та послуг вказує, що на свідоцтво України на знак для товарів і послуг №188413 від 10.07.2014р. поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. Тому посилатися на дане свідоцтво як на належний доказ є неприпустимим.

Разом з тим, вважає, що суд 1-ї інстанції грубо порушив норми ГПК України, що привело до прийняття незаконного рішення, а саме ч. 4 ст. 22 ГПК України, а саме розцінив подану заяву про зменшення позовних вимог, як заяву про зміну предмету позову, вважає такий висновок незаконним та необґрунтованим.

Також, скаржник зазначає, що господарським судом 1-ї інстанції не взято до уваги оглядовий лист Вищого господарського суду України №01-8/24 від 22.01.2007р. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), в якому зокрема зазначено наступне: Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало запропонувати позивачеві конкретизувати його позовні вимоги щодо відповідачів та з'ясувати: повний перелік та види порушень прав власника свідоцтва, передбачених статтею 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, які, на думку позивача, мали місце з боку кожного з відповідачів; чи є позначення, яке фактично використовують відповідачі (якщо таке має місце), тотожним або схожим із зареєстрованою торговельною маркою позивача, чи можна їх сплутати, та (або) чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги. Після цього суди мали визначитись стосовно наявності в діях кожного з відповідачів ознак порушення прав Підприємства як власника зареєстрованої торговельної марки (знака для товарів і послуг), встановити конкретний вид порушення з посиланням на відповідну норму матеріального права, перевірити обґрунтованість обраного позивачем заходу захисту прав та прийняти рішення щодо заявленого позову.

Просить оскаржене рішення скасувати і прийняти нове рішення, яким задовольнити позов, а саме: заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Галичина-Табак використовувати при маркуванні та реалізації горілки етикетку з комбінованим позначенням Етнос Полісся Оригінальна, яка є схожим з комбінованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №179728 від 10.12.2013р. настільки, що їх можна сплутати; заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство Гетьман використовувати при маркуванні та реалізації горілки етикетку з комбінованим позначенням Етнос Полісся Оригінальна, яка є схожим з комбінованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №179728 від 10.12.2013р. настільки, що їх можна сплутати; вилучити з цивільного обороту горілку з незаконно нанесеним знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №179728 від 10.12.2013р., марковану етикеткою Етнос Полісся Оригінальна; стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси" матеріальну шкоду в розмірі 1349,40грн.

У відзиві на апеляційну скаргу, ТОВ "Галичина - Табак" зазначає про законність рішення місцевого господарського суду з огляду на таке.

Вказує, що у даній справі має місце не спір між позивачем (уповноваженим на використання знака №1 відповідно до свідоцтва від 10.12.2013р. №179728) та відповідачами, які начебто не мають прав на знак №1 та незаконно його використовують при виробництві горілки. Насправді існують два різні знаки: знак №1 та знак за свідоцтвом № 188413 (далі також знак №2). Позивач має ліцензію на використання знака №1, відповідачі мають ліцензію на знак №2. Отже, має місце спір між різними, автономними суб'єктами права інтелектуальної власності, кожен використовує свій зареєстрований офіційно знак. Тому позивач не має відношення до змісту та обсягу правової охорони знака № 2, не може забороняти відповідачам використовувати знак № 2, не вправі будувати позов, експлуатуючи аргумент схожості етикетки відповідачів та знака №1, відповідачі використовують знак № 2 - бо зображення етикетки тотожне саме до цього знака.

Звертає увагу, що етикетки горілки відповідачів Етнос Полісся оригінальна містять зображення, яке є тотожним зареєстрованому знаку за свідоцтвом на знак №2. При цьому, тотожність етикетки відповідачів та зображення знака №2 для суду є очевидною та не вимагає спеціальних знань для встановлення даного факту. Дійсної необхідності для призначення судової експертизи щодо встановлення тотожності між етикетками горілки та зображенням знака №2 - немає.

Вказує, що суд під час нового розгляду правильно виходив з того, що свідоцтво на знак №2 на час розгляду справи є чинним.

Тому, вказує відповідач, факт про дійсність правоохоронного документа на цей знак, а саме: свідоцтва на знак №2, є таким, що презюмується, а спростування цього факту є процесуально можливим лише у справі за позовом про визнання свідоцтва недійсним на підставі статей 18,19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. У цій справі не заявлено вимог про визнання свідоцтва на знак №2 недійсним. А отже, суд при вирішенні спору виходив з дійсності свідоцтва на знак №2.

Крім того, зазначає відповідач, в апеляційній скарзі позивач вважає, що відповідачі могли використовувати знак №2 лише з моменту видачі свідоцтва на знак та укладення ліцензійного договору - тобто з 10.07.2014 року, а саме вказує: до цієї дати свою продукцію (горілку) вони могли маркувати тільки позначенням, а саме комбінованим позначенням Етнос Полісся Оригінальна. Вказаний аргумент є безпідставним з огляду на таке.

Позовна вимога про заборону використання знака №1 може бути заявлена тільки на майбутнє. Отже, визнаючи використання відповідачами знака №2 з 10.07.2014 року, позивач тим самим спростовує свій же позов, у якому йдеться про начебто неправомірне використання знака №1.

Також, вказує відповідач, позивач вважає, що свідоцтво України № 188413 начеб-то вважається недійсним з огляду на результати адміністративної справи №826/9052/14, а саме постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 серпня 2014 року, залишеної без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 05 березня 2015 року.

Зауважує, що у вказаній адміністративній справі позивач оскаржив рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 18.06.2014р.-висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні m201313201 від 25.07.2013 р. за ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Як зазначено в даному висновку, після затвердження вказаний висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони набув статусу рішення про реєстрацію знака № 22220/3. Вказаною постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 серпня 2014 року позов ТОВ "ТД Міжрегіональні ресурси" до Державної служби інтелектуальної власності України про визнання протиправним та скасування рішення було задоволено. Суд вирішив визнати протиправним та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності України № 22220/3 від 18.06.2014 р.

Але, при цьому, адміністративний суд не визнав нечинним (недійсним) свідоцтво на знак №2. Саме рішення про видачу свідоцтва було проміжним документом, а порядок визнання недійсним свідоцтва передбачає обов'язкове визнання недійсним саме свідоцтва, а не рішення про його видачу. Свідоцтво на знак №2 є чинним.

Правила розгляду (експертизи) заявки на знак для товарів та послуг встановлені статтями 10-15 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Але варто наголосити, що в кінцевому підсумку реєстраційних дій видається саме свідоцтво на знак, і саме з свідоцтва (а не рішення державного органу) випливають права. Рішення органу втрачає самостійне правове значення у тих випадках, коли вже видано свідоцтво. Свідоцтво - це охоронний, правовстановлюючий документ.

За змістом ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг права інтелектуальної власності випливають саме з свідоцтва на знак для товарів та послуг, а не з рішення державного органу, які приймались на етапі розгляду (експертизи) заявки на знак. Тому, саме чинність свідоцтва на знак є головним критерієм та необхідною умовою існування прав на зареєстрований знак, а не чинність рішення державного органу.

Відповідач наголошує, що у рамках адміністративної справи № 826/9052/14 Окружним адміністративним судом міста Києва року не розглядалось та не вирішувалось питання про визнання недійсним свідоцтва на знак №2.

Отже, саме по собі прийняття постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 серпня 2014 року не вирішує спір про цивільне право, який може вирішуватися у порядку цивільної (господарської) юрисдикції. А тому свідоцтво на Знак №2 в судовому порядку не визнано недійсним, отже залишається чинним на час розгляду даного спору.

Як правильно зазначив суд у оскарженому рішенні, зазначає відповідач, "позивачем не надано суду доказів визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг №188413 від 10.07.2014р.(рішення суду) чи припинення його дії".

Вказує, позивач наполягає, що місцевий суд повинен був розглядати саме заяву про зменшення позовних вимог від 29.01.2016 року, вважаючи, що місцевий суд порушив норми процесуального права - ст. 22 ГПК України. Такі доводи спростовуються наступним.

Як у судовому засіданні, так і в апеляційній скарзі позивач посилається на уточнення (конкретизацію) позовних вимог. ГПК України не передбачає такого процесуального права, як те вважає позивач. Місцевий господарський суд з цього приводу дійшов вірних висновків та не порушив норм процесуального права, вказавши у оскарженому рішенні підстави для залишення без розгляду вказаної заяви від 29.01.2016 року. Тим самим суд не відмовив позивачу у доступі до правосуддя, проте забезпечив розгляд саме в межах раніше заявлених вимог.

Місцевий господарський суд, зазначає відповідач, міг би прийняти заяву про зменшення позовних вимог лише відносно вимог грошового характеру - стягнення матеріальної шкоди 1349,40 грн. Втім ці вимоги позивач не зменшував. Інші ж вимоги були переформульовані зовсім по-іншому, за свою суттю змінювали спосіб захисту, змінювали характер дій, які позивач просив заборонити вчиняти відповідачам.

Просить апеляційну скаргу ТОВ "ТД Міжрегіональні ресурси" залишити без задоволення, а рішення господарського суду Волинської області від 04.02.2016 року - без змін.

Разом з тим, представником ТОВ "Галичина-Табак" було подано додаткові письмові пояснення, в яких зазначає, що у справі №760/11610/15-ц за позовом ТОВ «ТД «Міжрегіональні ресурси» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2, треті особи ОСОБА_4, ТОВ «Галичина-Табак» про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів та послуг №188413, ТОВ «ТД «Міжрегіональні ресурси» подало заяву про залишення позову без розгляду, що є додатковим свідченням того, що на даний час немає жодного судового рішення та спору про чинність свідоцтва на знак для товарів та послуг №188413. Вказане додатково підтверджує безпідставність поданої апеляційної скарги.

Копію ухвали Солом'янського районного суду міста Києва від 12 березня 2016року по справі №760/11610/15-ц про залишення позову без розгляду, подану на виконання вимог ухвали суду від 05.04.2016р., долучено до матеріалів справи.

Відзиву від Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" не надійшло, що, відповідно до ч.2 ст. 96 ГПК України, не перешкоджає перегляду рішення місцевого господарського суду.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" в судове засідання не з'явився, причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином та заздалегідь.

Від представника позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку із його хворобою, без надання будь - яких доказів на підтвердження вказаних обставин.

Колегія суддів вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Так, відповідно до вимог ст. 28 Господарського процесуального кодексу (надалі ГПК), справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника.

Виходячи з викладеного, представниками юридичних осіб можуть бути особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. В даному випадку, керівник підприємства скаржника не позбавлений права видати довіреність за своїм підписом або іншої уповноваженої ним особи на ведення справи в господарському суді , іншій особі.

Крім того, статтею 77 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Оскільки скаржник належним чином повідомлений про час та місце апеляційного перегляду справи, враховуючи обмеженість строків вирішення спору, явка сторін обовязковою не визнавалась, в матеріалах справи відсутні належні докази тимчасової непрацездатності представника позивача, пояснення по справі представник позивача надав у судовому засіданні 05.04.2016р., судова колегія визнала за можливе розглянути справу у відсутність представника скаржника та ТОВ Науково-виробниче підприємство "Гетьман".

У судовому засіданні представник відповідача заперечив проти доводів апеляційної скарги та надав пояснення на обґрунтування своєї правової позиції. Просить апеляційну скаргу ТОВ "ТД Міжрегіональні ресурси" залишити без задоволення, а рішення господарського суду Волинської області від 04.02.2016 року - без змін.

Заслухавши пояснення представника відповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, перевіривши повноту з`ясування та доведеність всіх обставин, що мають значення для справи, відповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права при винесенні оскарженого рішення, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як убачається з матеріалів справи, відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №179728 від 10.12.2013р., виданого Державною службою інтелектуальної власності за заявкою №m201308156 від 08.05.2013р., надано правову охорону, як знаку для товарів і послуг - комбінованому позначенню "НОВЕ ПОЛІССЯ" (далі знак №1). Право власності на вказаний знак №1 належить ОСОБА_4 (а.с.11-13, т.1).

Згідно із ліцензійним договором №11/12-01 від 11.12.2013р. (а.с.14-15,т.1), укладеним ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю ТД Міжрегіональні ресурси, останньому передано право на використання (виключну ліцензію) зареєстрованого знака при замовленні виробництва та продажу товарів, а саме: алкогольні напої (крім пива), що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; анісова горілка; аперитиви; бренді; вермути; вина; віскі; гідромель (медівка); настоянки гіркі; горілки; горілки ароматизовані; горілки вишневі; горілки з лимоном; горілки з перцем; горілки з хроном; горілки житні; горілки пшеничні; горілки сливові; горілки фруктові; джин (ялівцева горілка); коктейлі; коньяки; мятні горілки; наливки (алкогольні та слабоалкогольні напої); напої алкогольні перегінні; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки (алкогольні та слабоалкогольні напої); слабоалкогольні напої; спиртні напої, тобто товарів, які відносяться до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Згідно із п.1.3 вказаного вище договору позивач є ексклюзивним дистрибютором на території України продукції, позначеної зареєстрованим знаком, зокрема горілки Нове Полісся та правомірно використовує зареєстрований знак у своїй господарській діяльності.

Відповідно до ліцензійного договору №1-12/15 від 31.12.2015р.(а.с.204-205, т.6), укладеного ОСОБА_4 та ТОВ ТД Міжрегіональні ресурси, останньому надано виключну ліцензію на користування знаком для товарів і послуг, що охороняється свідоцтвом України №179728 "НОВЕ ПОЛІССЯ", для позначення товарів, що виготовляються на замовлення ліцензіата і реалізується ним, а саме: алкогольні напої (крім пива), що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; анісова горілка; аперитиви; бренді; вермути; вина; віскі; гідромель (медівка); настоянки гіркі; горілки; горілки ароматизовані; горілки вишневі; горілки з лимоном; горілки з перцем; горілки з хроном; горілки житні; горілки пшеничні; горілки сливові; горілки фруктові; джин (ялівцева горілка); коктейлі; коньяки; мятні горілки; наливки (алкогольні та слабоалкогольні напої); напої алкогольні перегінні; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки (алкогольні та слабоалкогольні напої); слабоалкогольні напої; спиртні напої, тобто товарів, які відносяться до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг(далі - МКТП).

Згідно з п.1.3 вказаного договору позивач є ексклюзивним дистрибютором продукції, позначеної знаком для товарів і послуг НОВЕ ПОЛІССЯ (свідоцтво України №179728) на території України.

Разом з тим, із матеріалів справи убачається, відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №188413 від 10.07.2014р., виданого Державною службою інтелектуальної власності за заявкою №m201313201 від 25.07.2013р., надано правову охорону як знаку для товарів і послуг комбінованому позначенню Етнос Полісся Оригінальна (далі знак №2). Право власності на вказаний знак №2 належало ОСОБА_5 та ОСОБА_3 (а.с.183-185, т.6).

Відповідно до ліцензійного договору №10-07/14 від 10.07.2014р., укладеного ОСОБА_2., ОСОБА_3 та ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕТЬМАН, останньому надано за винагороду невиключну ліцензію (невиключні права) на використання торговельної марки (Етнос Полісся Оригінальна) щодо усіх товарів і послуг, згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами МКТП зазначених у свідоцтві(а.с.40-41, т.7).

Згідно з ліцензійним договором №68/1 від 10.07.2014р., укладеним ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ТОВ Галичина-Табак, останньому надано за винагороду невиключну ліцензію (невиключні права) на використання торговельної марки (Етнос Полісся Оригінальна) щодо усіх товарів і послуг, згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами МКТП зазначених у свідоцтві(а.с.38-39, т.7).

Відповідно до виписки №188413 від 10.06.2015р. з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власником свідоцтва України на знак для товарів та послуг №188413 від 10.07.2014р., виданого Державною службою інтелектуальної власності за заявкою №m201313201 від 25.07.2013р., є ОСОБА_2(а.с.37, т.7).

За ліцензійним договором від 10.06.2015р., укладеним ОСОБА_2 та ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕТЬМАН, останньому надано за винагороду невиключну ліцензію (невиключні права) на використання торговельної марки (Етнос Полісся Оригінальна) щодо усіх товарів і послуг, згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами МКТП зазначених у свідоцтві(а.с.47-48, т.7).

Згідно з ліцензійним договором від 10.06.2015р., укладеним ОСОБА_2 та ТОВ Галичина-Табак, останньому надано за винагороду невиключну ліцензію (невиключні права) на використання торговельної марки (Етнос Полісся Оригінальна) щодо усіх товарів і послуг, згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами МКТП зазначених у свідоцтві (а.с.43-44, т.7).

Відповідно до виписки №188413 від 25.11.2015р. з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власником свідоцтва України на знак для товарів та послуг №188413 від 10.07.2014р., виданого Державною службою інтелектуальної власності за заявкою №m201313201 від 25.07.2013р., є ОСОБА_6 (а.с.36, т.7).

За ліцензійним договором від 25.11.2015р., укладеним ОСОБА_6 та ТОВ Науково-виробниче підприємство Гетьман, останньому надано за винагороду невиключну ліцензію (невиключні права) на використання торговельної марки (Етнос Полісся Оригінальна) щодо усіх товарів і послуг, згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами МКТП зазначених у свідоцтві. При цьому ТОВ Науково-виробниче підприємство Гетьман надається право на використання торговельної марки на території держави Україна (а.с.51-52, т.7).

Відповідно до ліцензійного договору від 25.11.2015р., укладеного ОСОБА_6 та ТОВ Галичина-Табак, останньому надано за винагороду невиключну ліцензію (невиключні права) на використання торговельної марки (Етнос Полісся Оригінальна) щодо усіх товарів і послуг, згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами МКТП зазначених у свідоцтві. При цьому ТОВ Галичина-Табак надається право на використання торговельної марки на території держави Україна (а.с.49-50, т.7).

Позивач, вважаючи, що на території Волинської області відбувається реалізація горілки "Етнос Полісся Оригінальна", етикетка якої містить комбіновані позначення, що відрізняються від знака 1 лише окремими елементами, і схожі з ним настільки, що їх можна сплутати, а отже вводять в оману споживачів щодо виробника продукції, керуючись ст.ст. 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.ст.16, 22, 23, 424, 432 ЦК України, звернувся із позовом до господарського суду про припинення неправомірного використання знака для товарів і послуг, вчинення певних дій та відшкодування шкоди.

Як зазначалося вище, рішенням господарського суду Волинської області від 04.02.2016 р. у справі № 903/437/14 відмовлено в позові Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси" до Товариства з обмеженою відповідальністю Галичина-Табак, Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство Гетьман про припинення неправомірного використання знаку для товарів і послуг, вчинення певних дій та відшкодування збитків.

Колегія суддів погоджується із таким висновком суду першої інстанції, з огляду на таке.

За нормами ст.1 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг, знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до пунктів 3, 4 ст.5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з п.п.1, 2 ст.16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно зі ст.18 Закону, власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи. Дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено. Дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Як зазначалося вище, в Державній службі інтелектуальної власності України зареєстровано два свідоцтва України на знак для товарів та послуг №179728 від 10.12.2013р. та №188413 від 10.07.2014р.

Відповідно до абз.1 п.1 ст.20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Абз.1 п.2 ст.20 Закону встановлено, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до абз.3 п.2 ст.20 Закону вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Згідно ч.1, 3, 4 ст.1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

За змістом ст.418 ЦК України право інтелектуальної власності щодо, зокрема, такого об'єкту як торговельна марка (знак для товарів і послуг) є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Судом встановлено, Товариством з обмеженою відповідальністю ТД Міжрегіональні ресурси укладено ліцензійний договір з ОСОБА_4 на користування знаком для товарів і послуг, що охороняється свідоцтвом України №179728 "НОВЕ ПОЛІССЯ".

Вважаючи порушеним своє право на користування знаком для товарів і послуг з боку відповідача (схожість між знаком позивача та відповідача настільки, що їх можна сплутати), окрім звернення з позовом у даній справі ТОВ ТД Міжрегіональні ресурси, також, зверталося до Соломянського районного суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2, треті особи: ОСОБА_4, ТОВ Галичина-Табак про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №188413 від 10.07.2014р.

В подальшому, ухвалою Соломянського районного суду міста Києва від 12.03.2016р. позов залишено без розгляду.

Згідно зі ст.19 Закону, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Таким чином, колегія суддів зазначає, що свідоцтво України на знак для товарів та послуг №188413 від 10.07.2014р. недійсним не визнано, так само як і не припинено його дії.

Отже, враховуючи, що позивач просить заборонити відповідачам використовувати знак для товарів і послуг, який з дати подання заявки №m201313201 від 25.07.2013р. захищений свідоцтвом України на знак для товарів та послуг №188413 від 10.07.2014р., яке на час розгляду справи не припинило свою дію згідно зі ст.18 Закону та не визнане недійсним в судовому порядку (згідно зі ст.19 Закону), колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції, що позовні вимоги ТОВ ТД Міжрегіональні ресурси в частині заборони відповідачам використання будь-яким способом знака для товарів та послуг за свідоцтвом України від 10.12.2013р. №179728 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, у тому числі у формі поєднання всіх або деяких елементів знака, а саме: фону жовтого кольору; вертикально розміщеного овалу, виконаного червоною лінією; золотої візерункової стрічки; вигнутої краями до низу чотирикутної таблички; слова "ПОЛІССЯ" або його похідних, окремо або разом з іншими словесними елементами, задоволенню не підлягають, так як останні безпідставні та необґрунтовані, не підтверджені належними доказами, наявними у матеріалах справи.

Крім того, 29.01.2016р. позивачем у суді першої інстанції було подану заяву про зменшення позовних вимог, з приводу якої судова колегія зазначає таке.

Згідно п.п.3.10. п.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду №18 від 26.12.2011р. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції передбачені частиною четвертою статті 22 ГПК права позивача збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову можуть бути реалізовані до прийняття рішення судом першої інстанції. Під збільшенням або зменшенням розміру позовних вимог слід розуміти відповідно збільшення або зменшення кількісних показників за тією ж самою вимогою, яку було заявлено в позовній заяві.

Згідно п.п.3.12. п.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду №18 від 26.12.2011р. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції, право позивача на зміну предмета або підстави позову може бути реалізоване лише до початку розгляду господарським судом справи по суті та лише у суді першої інстанції шляхом подання до суду відповідної письмової заяви, яка за формою і змістом має узгоджуватися із статтею 54 ГПК з доданням до неї документів, зазначених у статті 57 названого Кодексу. Невідповідність згаданої заяви вимогам цих норм процесуального права є підставою для її повернення з підстав, передбачених частиною першою статті 63 ГПК. Заяви про зміну предмета або підстави позову, які відповідають вимогам статей 54 і 57 ГПК, проте подані після початку розгляду господарським судом справи по суті, залишаються без розгляду і приєднуються до матеріалів справи, про що суд зазначає в описовій частині рішення, прийнятого по суті спору (або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи).

Враховуючи, що заява про зменшення позовних вимог не стосується вимог (предмету позову), які було заявлено позивачем в позовній заяві та кількісних показників, суд першої інстанції правомірно розцінив її, як заяву про зміну предмету позову, а оскільки така заява надійшла після початку розгляду справи по суті (відповідно до протоколу судового засідання від 16.12.2015р.), судова колегія погоджується із висновком місцевого господарського суду про залишення її без розгляду.

Також судова колегія погоджується із місцевим господарським судом, що заявлені позивачем вимоги є неконкретними та носять абстрактний характер. Зокрема, щодо заборони використання будь-яким способом знака для товарів та послуг, також щодо всіх товарів 33 класу МКТП та слова "ПОЛІССЯ" або його похідних, окремо або разом з іншими словесними елементами.

Оскільки відповідачі правомірно використовують захищений свідоцтвом України на знак для товарів та послуг №188413 від 10.07.2014р. (знак №2), то й вимоги про вилучення товару маркованого етикеткою Етнос Полісся Оригінальна з цивільного обороту та стягнення майнової шкоди в розмірі у розмірі 1349,40 грн., також не підлягають до задоволення.

Крім того, позивач просив стягнути солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю ГАЛИЧИНА - ТАБАК та товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕТЬМАН на користь товариства з обмеженою відповідальністю ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ матеріальну шкоду в розмірі 1349,40 грн.

З цього приводу колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно з нормами ст. ст. 16, 432 ЦК України одним із способів захисту прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на обєкти права інтелектуальної власності.

Враховуючи норми ст.224 Господарського кодексу України та ст.22 ЦК України обов'язковою передумовою задоволення позовних вимог щодо відшкодування збитків є встановлення в діях відповідача складу цивільного правопорушення, складовими частинами якого є: наявність збитків; причинний зв'язок між діями відповідача та заподіянням збитків позивачеві; протиправність поведінки відповідача як заподіювача збитків; вина відповідача. Відсутність будь-якої з зазначених ознак виключає настання цивільно-правової відповідальності відповідача у вигляді покладення на нього обов'язку з відшкодування збитків.

Проте, судом не встановлено та позивачем не доведено розмір збитків щодо заявленої вимоги, причинний зв'язок між діями відповідачів та заподіянням збитків позивачеві, протиправність поведінки відповідачів, як заподіювачів збитків та вина відповідачів.

Також, колегією суддів враховуються вказівки Вищого господарського суду України, викладені у постанові від 03.11.2015р. у даній справі.

Судом встановлено, видані свідоцтва України №№ 187602, 187603, 187604, 187605, 187606, 187607, 187608, 187609, 187610, 187611, 187612, 187613, 187614 на відповідні знаки для товарів і послуг (за заявками №№ m201313200, m201313202, m201313203, m201313204, m201313205, m201313206, m201313207, m201313208, m201313209, m201313210, m201313211, m201313212, m201313214) правового значення для вирішення даної справи не мають, чого позивач не спростовує, а тому останні не беруться апеляційним господарським судом до уваги.

Зважаючи на вказане, судова колегія зазначає, що доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують встановлених обставин справи, не підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами та не ґрунтуються на нормах чинного законодавства, відповідно, не є підставою для скасування оскарженого рішення.

Враховуючи вищевикладене, рішення господарського суду Волинської області від 04.02.2016р. у справі №903/437/14 слід залишити без змін, а апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси" - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Рівненський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення господарського суду Волинської області від 04.02.2016р. у справі №903/437/14 залишити без змін, а апеляційну скаргу ТзОВ "ТД Міжрегіональні ресурси" - без задоволення.

2. Справу №903/437/14 повернути до господарського суду Волинської області.

Головуючий суддя Гулова А.Г.

Суддя Грязнов В.В.

Суддя Петухов М.Г.