КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"12" квітня 2016 р. Справа №910/20625/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Пантелієнка В.О.

Остапенка О.М.

за участі представників:

ТОВ "Інтерфом-М" - Олійник О.С. (дог. №46/15 від 12.02.2015), Сабліна Є.В. (довір. б/н від 22.03.2016), Компанець М.Б. (довір. б/н від 12.10.2015)

Державної служби інтелектуальної власності України - Фінагіна В.Б. (довір. №1-8/4356 від 02.06.2015)

Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) - Шум О.М., Картушин Д.М. (довір. №3373 від 02.10.2015)

ТОВ "ЕРГОПАК" - Лучко І.Ю. (довір. б/н від 05.10.2015)

розглядаючи апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю

"Інтерфом-М"

на рішення господарського суду міста Києва від 05.11.2015

у справі №910/20625/15 (суддя: Бондарчук В.В.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited)

(м. Нікосія, Кіпр),

третя особа, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів -

товариство з обмеженою відповідальністю "ЕРГОПАК"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Інтерфом-М" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) про:

- визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.09.2013, видане на ім'я Айвібрідж Венчерз Лімітед, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг недійсним повністю;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.09.2013 до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.09.2013.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі №910/20625/15 у задоволенні позову відмовлено. Не погоджуючись, ТОВ "Інтерфом-М" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі №910/20625/15, прийняти нове, яким позов задовольнити. Одночасно із скаргою заявлено письмове клопотання про призначення судової експертизи у справі та вжиття заходів забезпечення позову.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.12.2015 (в складі колегії: Верховець А.А. - головуючий, судді Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.) апеляційну скаргу прийнято до провадження, призначено до розгляду на 12.01.2016, вирішення питання призначення судової експертизи у справі відкладено, зазначено про неможливість розгляду клопотання про вжиття заходів забезпечення позову до сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

Розпорядженням заступника голови суду від 12.01.2016 у зв'язку з перебуванням у відпустці судді Остапенка О.М. для розгляду скарги сформовано колегію суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів Пантелієнка В.О., Шипка В.В. Перед початком засідання 21.01.2016 від ТОВ "Інтерфом-М" надійшло клопотання про здійснення технічної фіксації процесу, задоволене судом за наслідком його розгляду. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.01.2016 розгляд апеляційної скарги відкладено на 02.02.2016.

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 02.02.2016 у зв'язку з перебуванням судді Шипка В.В. на лікарняному для розгляду скарги сформовано колегію суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів: Пантелієнка В.О., Остапенка О.М. В судовому засіданні 02.02.2016 від ТОВ "Інтерфом-М" надійшла усна заява про відвід колегії суддів, в засіданні оголошувалась перерва, в той же день заява була подана в письмовій формі. Розглянувши вказану заяву, ухвалою суду від 02.02.2016 заяву відхилено.

Через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду 11.01.2016, 12.01.2016, 02.02.2016 від ТОВ "Інтерфом-М" також надходили додаткові письмові пояснення по суті справи з додатками. В судовому засіданні 02.02.2016 оригінали окремих з доданих документів надані для огляду, заявлено клопотання про долучення документів як нових доказів у справі, як і всіх інших доданих до апеляційної скарги документів (а.с. 36-173 т.4, а.с. 201-243 т. 4 і т.ін.).

В судовому засіданні представники окремих з учасників провадження у справі, заперечуючи проти їх залучення до матеріалів справи, зазначили про необізнаність щодо змісту окремих з доданих скаржником доказів, з метою надання можливості ознайомлення, в засіданні 02.02.2016 оголошувалась (-ись) перерва. Представники окремих з учасників провадження у справі заперечили проти залучення нових доказів, разом з тим, обґрунтованих доводів щодо неможливості залучення кожного з окремих із них в засіданні не надали. Письмового відзиву (-ів) на апеляційну скаргу, як і будь-яких інших письмових пояснень по суті справи від учасників провадження у справі до суду не надходило.

ТОВ "Інтерфом-М" через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду було подано клопотання про зупинення провадження у справі до вирішення іншої пов'язаної справи, а саме Апеляційним судом міста Києва цивільної справи №760/835/14-ц за позовом фізичної особи (ОСОБА_1) до Державної служби інтелектуальної власності України , Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) (м. Нікосія, Кіпр) з аналогічним предметом вимог (визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.09.2013).

В засіданні 02.02.2016 представниками сторін зазначено, що рішення суду апеляційної інстанції по суті вимог до теперішнього часу не прийнято. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.02.2016 розгляд апеляційної скарги було відкладено на 15.03.2016. Перед початком судового засідання 15.03.2016 від учасників провадження у справі надійшли додаткові нормативно-обґрунтовані пояснення у справі з посиланням на наявні докази, додаткові докази: 12.03.2016 від Державної служби інтелектуальної власності України пояснення щодо незалежності додатково поданих апелянтом доказів, 14.03.2016 від Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) додаткові пояснення у справі.

В засіданні суду 15.03.2016 представники окремих з сторін висловили побажання відкладення розгляду апеляційної скарги на іншу дату, мотивоване необхідністю додаткового ознайомлення з матеріалами справи. Представником ТОВ "Інтерфом-М" заявлено клопотання про продовження строків розгляду справи на 15 днів. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2016 заявлене клопотання було задоволено, продовжено строк розгляду справи на п'ятнадцять днів, розгляд апеляційної скарги відкладено на 12.04.2016, викликано в судове засідання повноважних представників сторін.

Через відділ документального забезпечення суду від 07.04.2016, 11.04.2016, 12.04.2016 від ТОВ "Інтерфом-М" надійшли додаткові пояснення у справі, клопотання про витребування нових доказів і виклик експерта для дачі пояснень, клопотання (повторне) про призначення судової експертизи у справі, клопотання про здійснення фіксування судового процесу за допомогою звіко-відео записувального технічного запису.

Від Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) 07.04.2016, 11.04.2016 надійшли письмові заперечення на заяву про забезпечення позову, відзив на апеляційну скаргу, додаткові пояснення у справі та додаткові докази, від ТОВ "Ергопак" 07.04.2016 також надійшли письмові заперечення, відзив на апеляційну скаргу. Всі вказані вище документи були долучені до матеріалів справи.

В засіданні 12.04.2016 представниками сторін зазначено, що рішення Апеляційним судом міста Києва у цивільній справі №760/835/14-ц за позовом фізичної особи (ОСОБА_1) до Державної служби інтелектуальної власності України , Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) (м. Нікосія, Кіпр) з аналогічним предметом вимог (визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.09.2013) по суті до теперішнього часу не прийнято.

В ході з'ясування позиції сторін щодо заявленого раніше клопотання ТОВ "Інтерфом-М" про зупинення провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Інтерфом-М" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі №910/20625/15 до розгляду Апеляційним судом міста Києва цивільної справи №760/835/14-ц представниками інших з учасників провадження у справі обґрунтованих заперечень не надано, вирішення вказаного питання залишено на розсуд суду.

Обґрунтовуючи заявлене клопотання (а.с. 244-250 т. 4), ТОВ "Інтерфом-М" вказувало про те, що в основу оскарженого рішення господарського суду було покладено у т.ч. обставини, встановлені місцевим загальним судом, на підставі здійсненої в межах провадження у цивільній справі судової експертизи та висновків, отриманих в її результаті, наголошуючи на тому, що відповідні обставини мають преюдиційне значення при розгляді цієї справи, що і на момент розгляду справи судом першої інстанції апеляційної скарги на вказане рішення подано не було.

Колегія суддів суду апеляційної інстанції відзначає, що як вбачається з рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 29.04.2014 у цивільній справі №760/835/14-ц при розгляді позовом фізичної особи до Державної служби інтелектуальної власності України та Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) з аналогічним предметом вимог (визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.09.2013) судом було встановлено наступне.

Серед доказів наданих Компанією були технічні умови (ТУ У 25.2-31364122.002-2002) від 26.11.2002, видаткові накладні із продажу губок із хвилястою поверхнею, зображення верстата для виготовлення губок із хвилястою поверхнею, габаритне креслення губки із хвилястою поверхнею, технологічні карти із порядку виготовлення губок із хвилястою поверхнею, бібліографічних дані патенту на промисловий зразок НОМЕР_2, висновок №08/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 03.02.2012, висновок №447 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 24.02.2014, ліцензійний договір про право використання знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України тощо. Відповідач повідомив суд, що питання про відповідність знаку для товарів та послуг за спірним свідоцтвом умовам надання правової охорони розглядалось та було вирішено Київським апеляційним адміністративним судом (справа№ 2а-16316/11/2670).

Позивач стверджував, що знак для товарів та послуг за вказаним свідоцтвом відображає лише форму, яка обумовлена виклично функціональним призначенням, адже завдяки рельєфності (хвилястості) досягається ефект збільшення розміру площі поверхні губки, яка взаємодіє із поверхнями тертя (наприклад посуду). Функціональне призначення впадин, які утворюються внаслідок профілювання поверхонь губок, також зводиться до того, що в них під час миття посуду затримується спінений розчин для миття посуду і це перешкоджає його швидкому вимиванню.

Висновком №08/12 встановлено, що технічним результатом кухонної мийної губки є забезпечення швидкого та ефективного миття посуду. Досягнення технічного результату забезпечується завдяки застосуванню конкретного матеріалу, а саме пінополіуретану, який є м'якою піною, що складається на 90% із повітря. Завдяки своєму складу, пінополіуретан є еластичним та забезпечує високе піноутворення. Також, внаслідок особливої внутрішньої будови, поліуретан відзначається високою еластичністю та вмістом повітря, що забезпечує досягнення технічного результату, при цьому значення форми губки практично нівелюється. Висновком підтверджено, що форма губки не впливає на досягнення технічного результату, оскільки його досягнення забезпечується особливими властивостями матеріалу з якого виготовлено губку.

Суд дійшов висновку, що хвиляста поверхня не може забезпечити кращого піноутворення, оскільки в піноутворенні бере участь уся розгалужена поверхня капілярів губки в усьому її об'ємі й площа цієї поверхні не менш ніж у 2000 разів перевищує площу зовнішньої поверхні губки, тому незначне (приблизно на 5%) збільшення площі зовнішньої поверхні губки за рахунок хвилястості не може дати помітного вкладу в піноутворення. Суд дійшов висновку, що хвиляста поверхня не забезпечує кращого видалення жиру та забруднення, оскільки для такого видалення застосовується волокниста поверхня, що приклеюється до губки і складається з іншого матеріалу. За таких умов, хвиляста форма поверхні надає побутовим губкам відповідача власної індивідуальності й необумовлена необхідністю одержання певного технічного результату.

Таким чином, висновком №08/12 спростовано твердження позивача про те, що знак для товарів та послуг за спірним Свідоцтвом України не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, тривимірним об'єктом, форма якого обумовлена виключно функціональним призначенням. Також, суд врахував наданий відповідачем висновок №447 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, складений 24.02.2014 атестованим судовим експертом О.Ф.Дорошенко, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Відповідно до Висновку №447 на вирішення судового експерта було поставлено питання чи є позначення за спірним свідоцтвом таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, чи є позначення за спірним свідоцтвом таким, що набуло розрізняльної здатності внаслідок використання.

Зі змісту Висновку №447 вбачається, форма, що обумовлена природним станом товару - це форма, утворення якої обумовлене природними властивостями товару та дією неконтрольованих людиною природних факторів. Будь-яка обробка об'єкту, пов'язана з формоутворення товару в цілому чи його окремих поверхонь, виключає товари та, відповідно, позначення, які їх відображують, з числа тих, форма яких обумовлена природним станом товару.

Експертом встановлено, що з урахуванням вищенаведених ознак форми відображеного у досліджуваному позначенні об'єкта, позначення за спірним свідоцтвом не є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару. Технічним результатом застосування губок для миття (в т.ч. кухонних губок) є ефективність миття поверхонь різних предметів, яка визначається здатністю губки до вбирання рідин (води, миючих засобів), забезпечення піноутворення миючих засобів та здатністю видаляти забруднення при їх контактах з матеріалом губки.

Отже, у даному випадку, технічний результат залежить не від загальної форми губки, а від властивостей її матеріалу. Таким чином, позначення, зареєстроване, як знак для товарів та послуг за спірним свідоцтвом України не відображає лише форму, що обумовлена необхідністю отримання технічного результату. Ураховуючи те, що окремою підставою визнання недійсним спірного свідоцтва було те, що знак є реалістичним зображенням товару суд врахував обставини, встановлені експертом у дослідницькій частині висновку №447.

Як зазначив суд, експертом встановлено, що незважаючи на те, що позначення, зареєстроване як знак за спірним свідоцтвом представляє собою реалістичне зображення товару (губки для миття), воно здатне породжувати асоціації, необхідні та достатні для запам'ятовування знака та його відтворення, тобто має розрізняльну здатність. Задовго до дати до подання заявки №m201008266 власник знака вжив ряд заходів, які у сукупності обумовили набуття знаком розрізняльної здатності внаслідок широкого та тривалого використання.

За рахунок інтенсивного і широкого використання позначення як засобу індивідуалізації товарів правовласника до дати подання заявки №m201008266 воно набуло розпізнавальних ознак, що дозволяють виконувати йому розпізнавальну відмінну функцію торговельної марки. Позначення стало впізнаваним в силу оригінальної форми поверхні губки.

Отже, до дати подання заявки №m201008266 на знак за спірним свідоцтвом стосовно товарів 21 класу МКТП «губки побутові» набув розрізняльної здатності на території України щодо продукції правовласника - відповідача (Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед). ТОВ «Ергопак» (ліцензіат за ліцензійним договором) здійснювало виробництво та продаж губок із хвилястою поверхнею протягом майже восьми років до дати подання заявки №m201008266. Використання ТОВ «Ергопак» досліджуваного позначення є тривалим.

За результатами проведеного дослідження було складено висновок №447, яким встановлено, що позначення за спірним свідоцтвом не є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату; позначення за спірним свідоцтвом є здатним породжувати асоціації, необхідні та достатні для запам'ятовування знака та його відтворення, тобто має розрізняльну здатність. Позначення за свідоцтвом є таким, що набуло розрізняльної здатності внаслідок використання до дати подання заявки №m201008266, а саме - до 31.05.2010.

Таким чином, Висновком №447 спростовано твердження позивача про те, що знак для товарів та послуг за спірним Свідоцтвом України не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним ч.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», оскільки є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, тривимірним об'єктом, форма якого обумовлена виключно функціональним призначенням, та реалістичним зображенням товару.

Як було встановлено судом, ТОВ «Ергопак» відповідно до укладеного із відповідачем Ліцензійного договору має виключне право на території України використовувати знак для товарів та послуг за спірним Свідоцтвом України. З матеріалів вказаної справи вбачається, що відповідач в особі ліцензіата ТОВ «Ергопак» є розробником та першим вийшов на ринок України з губками, з хвилястою поверхнею.

Судом встановлено, що з 2002 року губки з хвилястою поверхнею виробляються ТОВ «Ергопак», що підтверджується зареєстрованими Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації Технічними умовами (ТУ У 25.2-31364122.002-2002) від 26.11.2002 в книзі обліку за №081/027028, у яких одним із типів виробів є кухонні губки, що виробляються із хвилястою поверхнею та рядом видаткових накладних, які підтверджують факт їх реалізації.

Відповідно до наданих відповідачем документів, ТОВ «Ергопак» при виробництві губок надає їм специфічної хвилястої поверхні, спосіб виготовлення якої розроблений директором ТОВ «Ергопак», за рахунок використання спеціального верстата для профілювання ЗМПМ 31,5-12,5-133, який було введено в експлуатацію у 04.12.2001.

Таким чином, товар із використанням об'ємного знака за спірним Свідоцтвом України, а саме губки із хвилястою поверхнею, з 2002 року виготовляється ТОВ «Ергорак», за рахунок використання власного спеціально розробленого верстату, що надає поверхні хвилястої форми та відповідно до самостійно створених та запроваджених у виробництві технічних вимог зазначених у габаритному кресленні та технологічній карті.

ТОВ «Ергопак» виробляє товар із використанням знака за спірним Свідоцтвом України із однаковою хвилястою поверхнею, і за період його виробництва, така поверхня не змінювалась. Судом встановлено, що відповідач є власником патенту України НОМЕР_2 на промисловий зразок «ГУБКА ГОСПОДАРСЬКА», заявка на реєстрацію якого була подана 23.06.2003. Відповідач надав інформацію про кількість губок із хвилястою поверхнею, реалізованих з 2006-2013 роках, що також підтверджує наявність у знака для товарів та послуг за спірним Свідоцтвом України розрізняльної здатності.

Судом встановлено, що висновок №08/12 та Висновок №447 містять докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок №08/12 та Висновок №447 за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, висновок №08/12 та висновок №447 слід вважати належними та допустимими доказами у справі.

З огляду наведеного вище, суд дійшов висновку, що знак для товарів та послуг за спірним Свідоцтвом України відповідає умовам надання правової охорони відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав для товарів і послуг». При цьому інші висновки у т.ч. покладені в основу підстав заявлених позовних вимог ТОВ "Інтерфом-М" до Державної служби інтелектуальної власності України та Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) у межах господарської справи №910/20625/15.

Як вже вказано, на момент розгляду Господарським судом міста Києва справи №910/20625/15 зазначене рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 29.04.2014 у цивільній справі №760/835/14-ц не було оскаржено, у зв'язку з чим, зокрема, окремі з встановлених судом у тій справі обставин, як такі, що не підлягають доведенню при розгляді цієї справи, були враховані місцевим господарським судом. З тим, на момент розгляду апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі №910/20625/15, рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 29.04.2014 у цивільній справі №760/835/14-ц було оскаржено і по суті вимог до теперішнього часу не прийнято.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 23.11.2015 було відкрито апеляційне провадження у справі №760/835/14-ц. Розгляд справи неодноразово відкладався, за повідомленням учасників провадження, поясненнями, наданими в судовому засіданні 12.04.2016 розгляд апеляційної скарги ТОВ "Інтерфом-М" на рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 29.04.2014 у цивільній справі №760/835/14-ц Апеляційним судом міста Києва відкладений і відповідні процесуальні строки розгляду скарги наразі спливають, що і рішення може бути прийнято в межах розумного строку.

Згідно з ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. Господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення. Про зупинення провадження у справі та його поновлення виноситься ухвала. Ухвалу про зупинення провадження може бути оскаржено.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 79, 86, 99 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Зупинити апеляційне провадження за скаргою ТОВ "Інтерфом-М" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі №910/20625/15 до завершення розгляду Апеляційним судом міста Києва скарги ТОВ "Інтерфом-М" на рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 29.04.2014 у цивільній справі №760/835/14-ц.

2. Зобов'язати сторони повідомити суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі. Звернути увагу сторін, що відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК України господарський суд має право стягнути в доход Державного бюджету з винної сторони штраф до 1700 грн. за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді В.О. Пантелієнко

О.М. Остапенко