ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року Справа № 910/570/16

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Селіваненко В.П.

розглянув касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК", м. Київ,

на ухвалу господарського суду міста Києва від 27.01.2016

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.02.2016

зі справи № 910/570/16

за позовом публічного акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (далі - ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"), м. Київ,

до 1. публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК" (далі - ПАТ "СБЕРБАНК"), м. Київ,

2. публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК РОСІЇ" (публичного акционерного общества "СБЕРБАНК РОССИИ", далі - ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"), Російська Федерація,

3. Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

4. фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (далі - Підприємець), м. Харків,

про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії.

Судове засідання проведено за участю представників:

позивача - Нікулеско Д.С. предст. (дов. від 14.01.2016)

відповідачів 1. Ковриженко С.О. предст. (дов. від 07.12.2015), Гулейков І.Ю. предст. (дов. від 07.12.2015)

2. не з'явився

3. Костенко К.О. предст. (дов. від 21.11.2014)

4. не з'явився

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до відповідачів про: визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг, власником яких є ПАТ "СБЕРБАНК"; визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій на торговельну марку, власником яких є ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтв та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; зобов'язання Служби повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій на торговельну марку; заборону ПАТ "СБЕРБАНК" незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116, власником якого є позивач; зобов'язання ПАТ "СБЕРБАНК" внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування ПАТ "СБЕРБАНК" слово "СБЕРБАНК" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін; зобов'язання Підприємця здійснити переделегування доменного імені sberbank.ua на користь позивача.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач є власником свідоцтва України № 82116 на знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК", зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП; торговельні марки за свідоцтвами України № 151584, № 183294, № 18396, власником яких є ПАТ "СБЕРБАНК" та за міжнародними реєстраціями № 1069810, № 1113875, № 1113876, № 1114550, № 1116554, № 1117613, № 1120118, власником яких є ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача і зареєстровані для споріднених товарів і послуг; Підприємцем в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені sberbank.ua, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою позивача, а на сайті, який за ним закріплено, пропонуються фінансові послуги ПАТ "СБЕРБАНК". Крім того, в 2015 році ПАТ "СБЕРБАНК" змінив своє найменування з публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" на ПАТ "СБЕРБАНК", частина найменування "публічне акціонерне товариство" є організаційно-правовою формою ПАТ "СБЕРБАНК", а тому розрізняльним елементом назви ПАТ "СБЕРБАНК" є частина найменування у вигляді позначення "СБЕРБАНК".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.01.2016 у справі № 910/570/16 (суддя Марченко О.В.), яка залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.02.2016 (судді Сотніков С.В. - головуючий, Остапенко О.М., Разіна Т.В.), заяву ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" про вжиття заходів забезпечення позову задоволено, а саме вжито заходи до забезпечення позову, шляхом: заборони ПАТ "СБЕРБАНК" передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 151584, № 183294 та № 183296 іншим особам або ж відмовлятися від наведених свідоцтв; вчиняти будь-які дії з переделегування доменного імені sberbank.ua на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу "Whois" стосовно доменного імені sberbank.ua, в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені sberbank.ua або видаляти вказане доменне ім'я; заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника та статусу знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 151584, № 183294 та № 183296 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; заборони Підприємцю вчиняти дії з переделегування доменного імені sberbank.ua на користь будь-яких осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази "Whois" стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені sberbank.ua, особи реєстратора доменного імені sberbank.ua, а також припиняти (скасовувати) делегування вказаного доменного імені.

ПАТ "СБЕРБАНК" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить судові акти попередніх інстанцій зі справи скасувати, прийняти нову ухвалу про відмову у задоволенні заяви позивача про вжиття заходів до забезпечення позову у даній справі. Скаргу мотивовано прийняттям оскаржуваних судових актів з неправильним застосуванням норм процесуального права.

У запереченні на касаційну скаргу ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" просило залишити судові акти попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу без задоволення.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

У відповідності до зміни складу колегії суддів від 06.04.2016 у зв'язку із запланованим відрядженням судді Прокопанич Г.К. визначено такий склад колегії суддів для розгляду справи № 910/570/16: Палій В.В. - головуючий (доповідач), Львов Б.Ю., Селіваненко В.П.

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм процесуального права, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-1, відповідача-3, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Процесуальні підстави для застосування заходів до забезпечення позову визначає стаття 66 ГПК України, згідно з приписами якої господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може унеможливити або утруднити виконання рішення по суті позовних вимог.

Згідно з статтею 67 ГПК України позов зокрема забезпечується забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

Види забезпечення позову повинні бути співвідносними із заявленими позивачем вимогами.

Господарським судам у застосуванні заходів до забезпечення позову також необхідно враховувати викладене у постанові пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", відповідно до пункту 1 якої у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

Господарський суд не повинен вживати таких заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Згідно з пунктом 88 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" у справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову (статті 66, 67 ГПК) у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Задовольняючи заяву про забезпечення позову, суди попередніх інстанцій виходили з таких обставин та висновків.

Так, у силу об'єктивних обставин існує ймовірність передачі ПАТ "СБЕРБАНК" прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 151584, № 183294 та № 183296 на користь третіх осіб або ж відмови власника від цих свідоцтв, що призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення даного спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв'язку із наявністю нових власників торговельної марки або відсутністю будь-якого власника, а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав.

Переделегування ПАТ "СБЕРБАНК" доменного імені sberbank.ua на користь третіх осіб, вчинення інших дій щодо вказаного доменного імені шляхом: внесення змін або записів до сервісу "Whois" стосовно доменного імені sberbank.ua, в тому числі змін щодо реєстратора, відмови від доменного імені sberbank.ua або видалення вказаного доменного імені можуть призвести до зміни чи збільшення кола осіб, які порушують права позивача, що, в свою чергу, ускладнить розгляд даної справи через необхідність залучення таких осіб до розгляду справи або унеможливить виконання рішення суду у зв'язку зі зміною складу чи збільшенням кількості боржників у виконавчому провадженні.

Обрані позивачем заходи до забезпечення позову співвідносяться з предметом позову, а, отже, існує конкретний зв'язок між заходами до забезпечення позову і предметом позову, і тому вжиті судом заходи до забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Беручи до уваги наведене, попередні судові інстанції, із застосуванням зазначених норм ГПК України, з урахуванням викладеного у названих постановах пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 та від 17.10.2012 № 12, а також враховуючи наявність обставин, які свідчать про те, що невжиття заходів до забезпечення позову може не лише утруднити, а й унеможливити виконання рішення господарського суду зі справи, - дійшли заснованого на законі висновку про наявність підстав для забезпечення позову.

Визначених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваних судових актів не вбачається.

Керуючись статтями 1117, 1119, 11110, 11111, 11113 ГПК України Вищий господарський суд України, -

П О С Т А Н О В И В:

Ухвалу господарського суду міста Києва від 27.01.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 23.02.2016 зі справи № 910/570/16 залишити без змін, а касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК" - без задоволення.

Суддя В. Палій

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко