ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

"30" березня 2016 р. Справа № 911/5057/15

за позовом Науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «Інтермаш», м. Київ

до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної

промисловості «Укрспирт», м. Бровари

про стягнення 1205098,00 грн.

Суддя Христенко О.О.

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_1 - довіреність б/н від 03.02.2016;

ОСОБА_2 - довіреність б/н від 03.02.2016;

від відповідача: ОСОБА_3 - довіреність № 20-01/01 від 20.01.2016.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Інтермаш» (позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (відповідач) про стягнення 1205098,00 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на те, що між позивачем та Державним підприємством «Червонослобідський спиртзавод», яке реорганізовано шляхом приєднання до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», укладений Ліцензійний договір №038-2007 від 26.06.2007, згідно з умовами якого позивач взяв на себе обовязок надавати відповідачу невиключну ліцензію на використання винаходів, що охороняються патентами, а також звязані між ними «ноу-хау», які забезпечують придатність винаходів до промислового використання, однак відповідач в порушення умов договору не виконує взяті на себе зобовязання, в частині сплати роялті, проте продовжує користуватись винаходами позивача, у звязку з чим у відповідача перед позивачем утворилась заборгованість в сумі 1205098,00 грн.

Ухвалою суду від 26.11.2015 порушено провадження у справі № 911/5057/15 (суддя Третьякова О.О.) та призначено її до розгляду в судовому засіданні на 12.01.2016.

11.01.2016 через канцелярію суду позивачем надані документи, витребувані судом та заяву від 11.01.2016, в якій позивач зменшуючи розмір позовних вимог, просить суд стягнути з відповідача 682560,00 грн. заборгованості.

11.01.2016 через канцелярію суду відповідачем наданий відзив на позовну заяву, в якому останній заперечує проти позову та просить суд відмовити в його задоволенні. В обґрунтування свого відзиву, відповідач посилається на те, що визначений договір був укладений між позивачем та Державним підприємством «Червонослобідський спиртзавод» і, що відповідач не є правонаступником за Ліцензійним договором № 038-2007 від 26.06.2007, а заборгованість, яка на думку позивача існує за відповідачем, не підтверджується жодними належними доказами у справі, а зазначена заборгованість розрахована позивачем з урахуванням прогнозованого обсягу виробленої продукції та є лише припущенням позивача.

Крім того, відповідач звертає увагу суду, на те, що згідно з п. 6.1 ліцензійного договору, підписаний між ліцензіатом та ліцензіаром акт є підставою для взаєморозрахунків між сторонами, однак, як стверджує відповідач жодних актів між позивачем та відповідачем підписано не було, а отже підстави для сплати роялті у відповідача відсутні.

Заперечуючи проти позову, відповідач також посилається на сплив строку позовної давності щодо вимог заявлених позивачем до 19.11.2012, а також на те, що згідно з Державним реєстром патентів України на винаходи, патенти № 35246, № 35247, № 55157 втратили свою чинність з 09.09.2007, а отже і ліцензійний договір також втратив свою чинність.

В судовому засіданні 12.01.2016 судом оголошено перерву до 27.01.2016, а строк вирішення спору у справі № 911/5057/15, на підставі ухвали суду від 12.01.2016, продовжено.

27.01.2016 через канцелярію суду позивачем надані письмові пояснення на відзив позивача, в яких останній зазначає, що відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України № 498 від 17.08.2010 реорганізовано Державне підприємство спиртової промисловості «Червонослобідський спиртовий завод» шляхом приєднання до ДП «Укрспирт» та створено на базі майна реорганізованих державних підприємств відокремлені підрозділи без права юридичної особи. Також, позивачем було зазначено, що відкритими джерелами інформації в мережі Інтернет, зазначені обсяги виробництва відповідачем спирту у попередні роки, що для прикладу, в 2000 році становили - 637,8 тис. декалітрів, у 2008 - 953,4 тис. декалітрів, що для позивача є підставою для наявної у відповідача заборгованості у зазначеному розмірі, згідно з уточненими позовними вимогами, враховуючи вимоги, строк позовної давності за якими сплив.

Крім того, позивачем зазначено, що патенти № 35246 та № 35247 від 16.06.2003 є діючими, оскільки їх чинність підтримана власниками патенту до 09.09.2016 та підтримується щорічно, а патент на винахід за № 55157 від 15.02.2006, згідно з рішенням власників патенту виведено з предмету ліцензійного договору, оскільки технічні рішення за таким патентом перестали бути актуальними, хоча його чинність підтримувалась до 09.07.2012.

27.01.2016 через канцелярію суду відповідачем надані письмові пояснення, згідно з якими останній зазначає, що не виконуючи умови договору, а саме п. 6.1 щодо своєчасного надання акту, може розглядатись ліцензіаром, як припинення використання обєкту права інтелектуальної власності за ліцензійною угодою, а як наслідок і припинення Ліцензійного договору № 038-2007 від 26.06.2007.

Окрім того, відповідач звертає увагу, що в акті від 25.12.2013 передачі майна, землі, прав та обовязків з балансу затвердженого заступником міністра аграрної політики, з балансу ДП «Червонослобідський спиртовий завод» на баланс ДП «Укрспирт» не відображено передачу прав та обовязків за Ліцензійним договором № 038-2007 від 26.06.2007, а отже у відповідача немає підстав виконувати зобовязання за цим договором.

В судовому засіданні 27.01.2016 судом, на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 04.02.2016, проте у звязку з хворобою судді Третьякової О.О., розгляд справи, призначений на 04.02.2016 не відбувся, про що судом винесено ухвалу від 15.02.2016, а розгляд справи призначено на 02.03.2016.

На підставі протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями та ухвали суду від 01.03.2016, справу № 911/5057/15 прийнято до провадження суддею Христенко О.О.

Присутніми в судовому засіданні 02.03.2016 представниками позивача надані суду клопотання про виклик в судове засідання генерального директора та головного бухгалтера ДП «Укрспирт» для дачі додаткових пояснень щодо переданого зобовязання по сплаті бору позивачу, в сумі 67498,00 грн., згідно з актом № 3 від 04.01.2011 та передачі прав і обовязків за ліцензійним договором до ДП «Укрспирт»; клопотання про витребування додаткових доказів у справі, а також клопотання про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності.

Присутнім в судовому засіданні представником відповідача надана суду заява від 04.02.2016 про призначення у справі судової почеркознавчої та технічної експертиз.

В судовому засіданні 02.03.2016 судом оголошено перерву до 21.03.2016.

В судовому засіданні 21.03.2016 представником позивача подано повторне клопотання про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності для визначення питань повязаних з використанням обєкту права інтелектуальної власності за Ліцензійним договором № 038-2007 від 26.06.2007 та запропоновано суду винести на вирішення експерта питання, перелік яких міститься в клопотанні. Обгрунтовуючи своє клопотання позивач посилається на те, що за твердженням відповідача використання обєкту права інтелектуальної власності за Ліцензійним договором № 038-2007 від 26.06.2007 припинилось, проте факти які б свідчили про невикористання відповідачем технології, захищеної патентами та «ноу-хау» до них та належать позивачу, відсутні.

Також в своєму клопотання позивач пропонує доручити проведення визначеної експертизи атестованому судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України - ОСОБА_4.

В судовому засіданні 21.03.2016 судом оголошено перерву до 30.03.2016.

25.03.2016 через канцелярію суду відповідачем надана заява від 04.02.2016, підтримана представником в судовому засіданні 30.03.2016, в якій останній заперечує проти клопотання позивача про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності, в частині проведення визначеної експертизи конкретним експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України - ОСОБА_4 та запропоновано доручити проведення такої експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

В судовому засіданні 30.03.2016 представником позивача надані додаткові письмові пояснення, в обґрунтування клопотання про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності та відповідні докази до них.

Розглянувши клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи в сфері інтелектуальної власності, заслухавши пояснення представників сторін, присутніх в судовому засідання, суд зазначає наступне.

Частиною 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України визначено, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Відповідно до абзаців 2, 3 п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 № 4, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Згідно з п. 1.2.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, (далі - Інструкція) та п. 5.1 розділу V Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень однією з видів (підвидів) експертизи, є експертиза обєктів інтелектуальної власності, основними завданнями якої є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо (п. 5.2.).

Відповідно до положень п. 5.5 Розділу V Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень орієнтований перелік вирішуваних питань експертизи обєктів інтелектуальної власності, включає питання: чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?, чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України (номер)?, чи відповідає винахід за патентом (номер) умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів справи?, чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?, чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності «промислова придатність» відповідно до матеріалів заявки?, чи використовується у продукті (назва) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?, чи використовується у процесі (назва процесу) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?.

Враховуючи положення ст. 41 ГПК України та взаємну суперечливість наявних у справі доказів, з метою встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування та потребує спеціальних знань, суд приходить до висновку задовольнити частково клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності та доручає її проведення Наково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, проте відмовляє в задоволенні клопотання, в частині конкретно визначеного експерта, а саме: ОСОБА_4.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

З урахуванням зазначеного, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі № 911/5057/15 до завершення проведення по ній призначеної судової експертизи та отримання відповідного висновку експерта.

Згідно з абз. 3 п. 23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 № 4, витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, на даній стадії розгляду справи, покласти на науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Інтермаш».

Враховуючи наведе вище, керуючись ст. ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання науково-вирбничого товариства з обмеженою відповідальністю «Інтермаш» про призначення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у справі № 911/5057/15 задовольнити частково.

2. Призначити у справі № 911/5057/15 судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Наково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4 поверх 13).

3. Винести на вирішення експертизи наступні питання:

- чи використовується у процесі виробництва спиртових бражок Червонослобідськими виробничими потужностями ДП «Укрспирт» при низькотемпературному розварюванні крохмалевмісної сировини з використанням концентрованих ферментних препаратів кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 32546 або ознака еквівалентна їй ?;

- чи використовується у процесі виробництва спиртових бражок Червонослобідськими виробничими потужностями ДП «Укрспирт» при низькотемпературному розварюванні крохмалевмісної сировини з використанням концентрованих ферментних препаратів кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 32547 або ознака еквівалентна їй ?;

- чи використовується у процесі виробництва спиртових бражок Червонослобідськими виробничими потужностями ДП «Укрспирт» при низькотемпературному розварюванні крохмалевмісної сировини з використанням концентрованих ферментних препаратів НОУ-ХАУ «Підготовка крохмалевмісної сировини до термоферментативної обробки термостабільними ферментними препаратами селективної дії до декстринів та олігоцукрів з отриманням розрідженого сусла» до патентів України на винаходи № 35246 та № 35247 ?.

4. Для здійснення експертизи надати Наково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України матеріали справи №911/5057/15.

5. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Зобовязати сторін за першою вимогою експерта своєчасно подати необхідні для проведення експертизи матеріали (документи, зразки тощо).

7. Витрати на проведення експертизи на даній стадії розгляду справи покласти на позивача - науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Інтермаш» (03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12, )

8. По закінченню проведення експертизи висновок експерта разом з матеріалами справи № 911/5057/15, а також дані щодо витрат, повязаних з проведенням експертизи, подати господарському суду Київської області.

9. Відмовити позивачу в задоволенні клопотання про призначення експертизи обєктів інтелектуальної власності, в частині конкретно визначеного експерта, а саме: ОСОБА_4.

10. Зупинити провадження у справі № 911/5057/15 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експертів.

11. Копію ухвали надіслати сторонам у справі та Наково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4 поверх 13).

Суддя О.О. Христенко