УХВАЛА

21.03.2016№ 910/1780/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/1780/16

за позовом приватного акціонерного товариства "Лекхім", м. Київ,

до публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік», м. Харків,

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

Міністерства охорони здоров'я України, та

державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ,

про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 182084, 182085 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсними висновку, реєстраційного посвідчення та наказу,

за участю представників:

позивача - Кухар А.В. (довіреність від 26.02.2016 №15);

відповідача-1 - Коваленка О.О. (довіреність від 23.11.2015 №217);

відповідача-2 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-3 - не з'явився;

відповідача-4 - Федоренка О.А. (довіреність від 11.01.2016 №35/09-4),

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Лекхім" (далі - ПАТ «Лекхім») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг відповідно «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», зареєстровані для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), а саме «ліки для людини», власником яких є публічне акціонерне товариство «Фармстандарт-Біолік» (далі - Товариство);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України №182084 та №182085 і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

- визнання недійсним висновку державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр) про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»;

- визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) від 02.08.2013 №684 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів» (далі - Наказ № 684) в частині державної реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці;

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» № UA/12131/01/01;

- зобов'язання Товариства припинити використання позначень «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» шляхом нанесення вказаних позначень та/або будь-якого з них на упаковку лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрованого згідно з Наказом №684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» № UA/12131/01/01), етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборонити використання вказаних позначень та/або будь-якого з них;

- зобов'язання Товариства вилучити з цивільного обігу лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрований згідно з Наказом №684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» №UA/12131/01/01), маркований позначеннями «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» та/або будь-яким з них, та знищити упаковки вказаного лікарського засобу, марковані позначеннями «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» та/або будь-яким з них, а також ампули, в яких міститься такий лікарський засіб, з нанесеними позначеннями «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» та/або будь-яким з них.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.02.2016 порушено провадження у справі.

18.02.2016 Центр подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на таке:

- відповідно до приписів статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 (далі - Порядок №376) та Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом Міністерства від 26.08.2005 № 426 (порядок №426), до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів, не застосовуючи, оскільки це не передбачено законодавством, механізму владних управлінських функцій, як то видання наказу про державну реєстрацію, відмови та інші, оскільки зазначені функції належать до компетенції Міністерства;

- позовна заява не містить жодних посилань на нормативно-правовий акт, відповідно до якого висновок Центру щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та рекомендації його до державної реєстрації суперечить вимогам чинного законодавства;

- висновок Центру про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» є внутрішнім службовим документом, який підтверджує факт проведення експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб і є носієм доказової інформації про ефективність, якість та безпечність лікарського засобу або навпаки, та на підставі якого Міністерство приймає рішення про державну реєстрацію або у її відмові;

- таким чином, Центр не вчинив жодних дій, які б порушували встановлений чинним законодавством порядок реєстрації лікарських засобів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.02.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №182084 та №182085, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №182084 та №182085;

- заборонити Центру вносити зміни до матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» (реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01), в тому числі і такі, що мають наслідком зміну назви лікарського засобу та зміну номеру реєстраційного посвідчення;

- заборонити Товариству вносити зміни до матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» (реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01).

24.02.2016 Товариство подало суду клопотання про часткове припинення провадження у справі №910/1780/16 в частині позовних вимог про: визнання недійсним висновку Центру про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»; визнання недійсним Наказу №684; визнання недійсним реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» №UA/12131/01/01, мотивуючи його тим, що дані документи є правовими актами індивідуальної дії; відтак, позовні вимоги ПАТ «Лекхім» до Міністерства та Центру відносяться до підсудності адміністративних судів.

Представник позивача у судовому засіданні 29.02.2016 заперечив щодо задоволення даного клопотання. Представники відповідачів-2,3 розгляд даного клопотання залишили на розсуд суду. Представник відповідача-4 не заперечував щодо задоволення клопотання про часткове припинення провадження у справі.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд припиняє провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Господарський суд міста Києва, заслухавши пояснення представників сторін, дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання Товариства про часткове припинення провадження у справі з огляду на таке.

Разом з тим, відповідно до пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Таким чином, підставою для передачі позову на розгляд адміністративного суду є не саме по собі притягнення до участі у справі, в якості відповідача суб'єкта владних чи делегованих повноважень, а оскарження його рішень, дій чи бездіяльності.

Позивач звертається до суду за захистом свого порушеного права та охоронюваного законом інтересу саме у сфері приватноправових (цивільних), а не публічно-правових відносин. Так ПАТ «Лекхім» обґрунтовує своє право на звернення до суду з позовом про визнання недійсними реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» №UA/12131/01/01 тим, що реєстрацією вказаного препарату порушено право інтелектуальної власності позивача; при цьому, у відносинах щодо реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» і видачі спірного реєстраційного посвідчення на нього між позивачем, Центром та Міністерством - відсутні будь-які адміністративно-правові відносини.

Таким чином, за відсутності адміністративних відносин між ПАТ «Лекхім», Центром та Міністерством - неможливим є порушення відповідачами-3,4 права позивача у сфері публічно-правових відносин.

ПАТ «Лекхім» звернувся до суду за захистом прав інтелектуальної власності в порядку господарського, а не адміністративного судочинства. Обставини порушення прав інтелектуальної власності позивача повинні доводитися в рамках не адміністративного, а господарського судочинства.

Позивач 25.02.2016 подав суду клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просив поставити такі питання:

«- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 182084 таким, що може ти в оману щодо особи, яка виробляє товар?»

«- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 182085 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?»

«- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 182084 схожим зі знаком товарів і послуг за свідоцтвом України № 15785 настільки, що їх можна сплутати?»

«- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 182085 схожим зі знаком товарів і послуг за свідоцтвом України № 15785 настільки, що їх можна сплутати?»

Проведення такої експертизи позивач просив доручити державній спеціалізованій установі Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України або атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності Дорошенку Олександру Федоровичу.

26.02.2016 Міністерство подало відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти позову з огляду на те, що: відповідно до поданої заяви про реєстрацію лікарського засобу та позитивного висновку Центру, Міністерство здійснило реєстрацію лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» відповідно до Закону України «Про лікарські засоби», Порядку №376 та Порядку №426; таким чином, при реєстрації даного лікарського засобу Міністерство діяло в межах повноважень та відповідно до норм матеріального права, які регулюють процес державної реєстрації лікарського засобу; позивачем не надано доказів порушення майнових прав інтелектуальної власності, які захищені патентом, а у Міністерства відсутні підстави для відмови в державній реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК».

Служба 29.02.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому заперечила проти позову з огляду на таке: на підставі висновків про відповідність заявлених позначень умовам надання правової охорони 12.12.2013 Службою були прийняті рішення про видачу свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг; згідно із статтею 12 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» була здійснена публікація відомостей про видачу вказаних свідоцтв на знаки для товарів та послуг в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.02.2014 № 4, одночасно з якою Службою здійснено державну реєстрацію знаків для товарів та послуг і видано свідоцтва України № 182084 та № 182085; крім того, відповідно до частини восьмої статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони; проте, своїм правом на подання заперечень позивач не скористався, рішення Служби також не оскаржив; під час дослідження схожості словесних позначень як складового позначення в цілому, так і окремих його елементів, очевидною є несхожість оспорюваних знаків із знаками позивача, що вказує на необґрунтованість доводів ПАТ «Лекхім»; маркована оскаржуваними знаками продукція містить чіткі посилання на Товариство, як виробника лікарського засобу: у верхній правій частині чітко зазначено назву, реквізити, адресу, контактний телефон відповідача-1; свої твердження щодо «ймовірності введення в оману» та «набуття розрізняльної здатності його знаку в Україні» позивач обґрунтовує лише власними міркуваннями; свідоцтва України № 182084 та № 182085 на знаки для товарів та послуг зареєстровані законно, правомірність дій Служби при реєстрації знаків у судовому порядку не оскаржувалась.

29.02.2016 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду те, що: згідно з реєстраційним посвідченням від 02.08.2013 №UА/12131/01/01 Товариство на даний час є виробником лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»; позначення лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» суттєво відрізняється від позначення лікарського засобу «РЕНАЛГАН» позивача, тому посилання позивача на пункт 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» є безпідставними; крім того, у відображенні найменування лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» («РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК») використано частина позначення «Біолік» та «Биолик», на які Товариство має свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №37088 та №37089; таким чином, відсутні підстави вважати, що найменування, наведені у свідоцтвах України на знаки для товарів і послуг №182084 та №182085, є такими, що порушують права позивача як власника свідоцтва України №15785; датою пріоритету свідоцтва України на знак для товарів і послуг №15785 є 23.05.1996; Товариство почало здійснювати промислове виробництво лікарського засобу «Реналган» з 1996 року про, що свідчить затверджена 29.04.1996 Фармакопейним комітетом Міністерства Тимчасова фармакопейна стаття №42У-20/33-222-96 на розчин «РЕНАЛГАН» для ін'єкцій, виробництва орендного підприємства «БІОЛІК», який використовується як лікарський засіб; під час розгляду справи № 922/2066/13 судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що Товариство здійснювало значну та серйозну підготовку до використання у своєї господарській діяльності спірного позначення до дати заявлення пріоритету на знак для товарів і послуг позивача; тобто, за висновками господарських судів зі справи №922/2066/13, які викладені у правових рішеннях, відповідач-2 користується правом попереднього користувача спірного позначення; рішенням господарського суду Харківської області від 08.09.2014 зі справі №922/2812/14 за позовом ПАТ «Лекхім» до Товариства про заборону використання знака для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» позовна заява ПАТ «Лекхім» залишена без задоволення.

Товариство 18.03.2016 подало суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судовому експерту, а саме:

« 1. Чи може наявність серії знаків, а саме, позначень за свідоцтвами №37088 «БІОЛІК», № 37089 «БИОЛЕК», №182084 «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та №182085 «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», викликати у споживача враження про належність їх одній особі - ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»?»

« 2. Чи асоціюються позначення «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН- БИОЛЕК» за свідоцтвами №182084 та №182085 з виробником ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ- БІОЛІК»?»

« 3. Чи є словесні елементи «БІОЛІК» та «БИОЛЕК», які є похідними від найменування ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», елементами, які надають позначенням «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН -БИОЛЕК» за свідоцтвами №182084 та №182085 здатності відрізнити товари одних осіб від товарів інших осіб?»

« 4. Чи мають знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №182084 «РЕНАЛЬГАН- БІОЛІК» та №15785 «РЕНАЛГАН» смислову (семантичну), графічну (візуальну), звукову (фонетичну) схожість настільки, що їх можна сплутати?»

« 5. Чи мають знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №182085 «РЕНАЛЬГАН- БИОЛЕК» та №15785 «РЕНАЛГАН» смислову (семантичну), графічну (візуальну), звукову (фонетичну) схожість настільки, що їх можна сплутати?»

« 6. Чи є позначення «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» нанесене на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БЮЛІК» у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 (реєстраційне посвідчення №UА/12131/01/01) тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №15785?»

« 7. Чи є етикетки, що розміщені на упаковці лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 (реєстраційне посвідчення №UА/12131/01/01) та лікарських засобів «РЕНАЛГАН» таблетки №10 (10x1), №20 (10x2) у блістерах (реєстраційне посвідчення UА /1530/01/01); розчин для ін'єкцій по 5 мл в ампулах №5, №10, №100 в пачці; №5 (5x1), №10 (5x2) у блістерах в пачці (реєстраційне посвідчення UА/1530/02/01; розчин для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10, №100 в пачці; №5x1, №5x2 у блістерах в пачці (реєстраційне посвідчення UА/1530/02/01) ідентичними?»

Проведення такої експертизи Товариство просить доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса, який є атестованою науково-дослідною установою судових експертиз Міністерства юстиції України.

21.03.2016 Служба подала суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судовому експерту, а саме:

« 1. Чи є знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № 182084 та № 182085 схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком за свідоцтвом України № 15785 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?»

« 2. Чи є знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № 182084 та № 182085 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, а саме: особи Позивача (Приватного акціонерного товариства «Лекхім»)?»

Крім того, Служба запропонувала проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити: Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності або атестованомим судовим експертам Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу чи Жилі Богдану Володимировичу.

21.03.2016 позивач подав суду письмові пояснення в яких зазначив про те, що: Тимчасова фармакопейна стаття №42У-20/33-222-96, затверджена 29.04.1996 Фармакопейним комітетом Міністерства, на розчин «Реналган» для ін'єкцій затверджена для орендного підприємства «Біолік»; таким чином, якщо і посилатися на положення статті 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) щодо права попереднього користування, то таке посилання могло б здійснювати саме орендне підприємство «Біолік»; жодних доказів того, що дане підприємство чи його ділова практика перейшли до відповідача-1, матеріали справи не містять, а тому твердження Товариства про належне йому право попереднього користування є безпідставним; крім того, якщо навіть дане право перейшло до відповідача-1, чинне законодавство обмежує особу, що набула право попереднього користування саме користуванням торговельною маркою, права на яку належать позивачу, та не дозволяє реєструвати власну; наявність у особи права попереднього користування торговельною маркою (хоча останнє не доведено Товариством) не є та не може бути підставою для відмови у визнанні недійсними свідоцтв на торговельні марки, якщо буде доведено, що такі торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони; ПАТ «Лекхім» підтримує викладені в рішенні господарського суду Харківської області від 08.09.2014 у справі № 922/2812/14 аргументи та вважає, що посилання Товариства на статтю 500 ЦК України та начебто набуте ним право попереднього користування є помилковим та не звільняє відповідача-1 від необхідності доведення відповідності зареєстрованих на його ім'я торговельних марок умовам надання правової охорони; у справі №922/2812/14 за позовом ПАТ «Лекхім» до Товариства позивач просив суд заборонити Товариству використання знака для товарів і послуг під назвою "Ренальган-Біолік"; тобто, предметом позову у даній справі було припинення порушення права інтелектуальної власності; після подання ПАТ «Лекхім» позову та до моменту винесення господарським судом Харківської області рішення у даному спорі, тобто саме у процесі розгляду справи Товариством отримано свідоцтво України №182084 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»; таким чином, подаючи позов про визнання недійсним свідоцтва України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», позивач висуває інші позовні вимоги, ніж ті, що заявлені у справі №922/2812/14, та намагається відновити свої порушені права інтелектуальної власності на більш ранній знак для товарів і послуг; ПАТ «Лекхім» наполягає на необхідності пред'явлення відповідачем-1 оригіналу договору від 10.10.1994 №СД-94012, укладеного ПАТ «Лекхім» та Товариством (далі - Договір №СД-94012); даний договір не містить жодного положення про перехід прав інтелектуальної власності в спільну власність; предметом договору є те, що учасники здійснюють спільну діяльність в галузі освоєння технології виготовлення препарату «РЕНАЛГАН»; на думку позивача, на момент підписання даного договору назва лікарського засобу «РЕНАЛГАН» вже була створена і не є результатом спільної діяльності сторін договору; відповідно до пункту 2.1 підпункту 2.1.1 Договору №СД-94012 саме інвестор (ПАТ «Лекхім») здійснює інтелектуальне інвестування.

Представники сторін у судовому засіданні 21.03.2016 підтримали клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, навели питання та перелік установ (судових експертів), яким можна доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник відповідача-3 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частинами першою і другою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

З поданих сторонами у справі доказів вбачається, що:

- позивач є власником торговельної марки «РЕНАЛГАН» за свідоцтвом України № 15785, зареєстрованої для товарів 05 класу і послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), (заявка від 23.05.1996 № 96051188; відомості про видачу свідоцтва опубліковані 15.09.2000 у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4; дію свідоцтва продовжено до 23.05.2016);

- відповідач є володільцем свідоцтв України:

№ 182084 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрований для товарів 05 класу МКТП (заявка від 24.07.2012 № m201212665; відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.02.2014 № 4);

№ 182085 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», зареєстрований для товарів 05 класу МКТП (заявка від 24.07.2012 № m201212671; відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.02.2014 № 4);

- на думку ПАТ «Лекхім», торговельні марки, належні відповідачу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я позивача для таких самих товарів;

- позначення «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», зареєстровані за свідоцтвами України №182084 та №182085 на ім'я відповідача-1, є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо ПАТ «Лекхім».

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Судом встановлено, що торговельна марка позивача зареєстрована для товарів 05 класу МКТП «знеболювальні засоби; ліки для людини; фармацевтичні препарати» і послуг 42 класів МКТП «консультації з питань фармацевтики; реалізація товарів 05 класу»; відповідача - для товарів 05 класу МКТП «ліки для людини», тобто товари, для яких зареєстровано протиставлені позначення, є однорідними (спорідненими).

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, витрати за проведення якої покласти на позивача.

Відповідно до частини третьої статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Проведення такої експертизи слід доручити судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, атестованому в тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво №933, яке діє безстроково згідно з рішенням центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 28.11.2008 №30).

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/1780/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» за свідоцтвом України №182084 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг «РЕНАЛГАН» за свідоцтвом України №15785 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» за свідоцтвом України №182085 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг «РЕНАЛГАН» за свідоцтвом України №15785 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» за свідоцтвом України №182084 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно приватного акціонерного товариства "Лекхім"?

- чи є знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» за свідоцтвом України №182085 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно приватного акціонерного товариства "Лекхім"?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/1780/16 надіслати судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на приватне акціонерне товариство «Лекхім» (01032, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23; ідентифікаційний код 20029017). Зобов'язати приватне акціонерне товариство «Лекхім» здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/1780/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко