КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2016 р. Справа№ 910/11489/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Гарник Л.Л.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря Чміль Я.Є.

та представників:

від позивача - Харебава Т.Б. (дов. б/н від 10.12.2014);

Качановська В.Ю. (дор. б/н від 20.01.2015);

від відповідача 1 - Кольченко Ю.М. (дов. б/н від 14.08.2015);

від відповідача 2 - Ресенчук В.М. (дов. №1-8/8570 від 21.11.2014).

розглянувши апеляційну скаргу Компанії "Philip Morris Brands S.a.r.l"

на рішення господарського суду міста Києва від 25.01.2016

у справі № 910/11489/14 (Суддя: Бондарчук В.В.)

за позовом Компанії "Philip Morris Brands S.a.r.l"

до 1) Компанії British American Tobacco (Brands) Іnc.

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 25.01.2016 у справі № 910/11489/ у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду першої інстанції, компанія "Philip Morris Brands S.a.r.l" звернулася до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 25.01.2016 в повному обсязі, прийняти нове рішення, яким задовольнити позов Компанії "Philip Morris Brands S.a.r.l" у повному обсязі та визнати свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 175438 та № 175439 недійсними повністю та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно визнання повністю недійсними свідоцтв України № 175438 та № 175439 здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність".

В обґрунтування апеляційної скарги компанія "Philip Morris Brands S.a.r.l" посилається на те, що оскаржуване рішення прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.02.2016 у даній справі вказану апеляційну скаргу було прийнято до провадження та призначено її розгляд на 23.03.2016.

21.03.2016 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від відповідача-1 надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить суд залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

23.03.2016 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшло клопотання про виклик експерта, обґрунтоване тим, що при проведенні судової експертизи результати наявних у справі соціологічних досліджень, здійснених незалежними спеціалізованими дослідницькими організаціями у січні 2014 року та у липні 2015 року, були повністю проігноровані та не враховані ні під час проведення експертного дослідження, ні безпосередньо у Висновку експерта № 053/15, складеному за результатами такого дослідження, та інше.

В судовому засіданні апеляційної інстанції 23.03.2016 представники апелянта вказане клопотання та апеляційну скаргу підтримали та просили їх задовольнити, представник відповідача-1 та представник відповідача-2 - проти вказаного клопотання та проти апеляційної скарги заперечили, просили це клопотання залишити без задоволення, оскаржуване рішення суду першої інстанції залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Згідно з ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України), в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Київський апеляційний господарський суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, компанія "Philip Morris Brands S.a.r.l" (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії British American Tobacco (Brands) Іnc. (далі-відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-2) про: визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 175438 недійсним повністю, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання повністю недійсним свідоцтва України № 175438 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 175439 недійсним повністю, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 175439 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.03.2015 у справі № 910/11489/14 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та зупинено провадження у справі на час її проведення.

07.04.2015 через загальний відділ діловодства суду першої інстанції від судового експерта Ткачук Т.М. надійшов лист щодо уточнення питань, що поставлені на вирішення експерта в ухвалі суду від 12.03.2015 у справі № 910/11489/14.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.05.2015 клопотання судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ткачук Т.М. задоволено. Призначено у справі № 910/11489/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

На вирішення експерта винесено наступні питання:

- Чи є знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175438 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465, щодо товарів і послуг 34 класу МКТП?

- Чи є знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175438 таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, а саме щодо Компанії "Philip Morris Brands S.a.r.l"?

- Чи є знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175439 таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, а саме щодо Компанії "Philip Morris Brands S.a.r.l"?

- Чи є знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175439 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465 щодо товарів і послуг 34 класу МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 962935, таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака?

- Чи є знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1059767 таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака?

- Чи є знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1080465 таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака?

15.07.2015 матеріали справи № 910/11489/14 надійшли до Господарського суду міста Києва без проведення судової експертизи у зв'язку з несплатою Компанією "Philip Morris Brands S.a.r.l" послуг судового експерта.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.08.2015 провадження у справі № 910/11489/14 зупинено до закінчення проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2015. Матеріали справи № 910/11489/14 надіслано до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

30.12.2015 матеріали справи № 910/11489/14 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 053/15 від 10.12.2015.

13.01.2016 через загальний відділ діловодства суду першої інстанції представником позивача було подано клопотання, у якому він просив суд фіксувати судові засідання у справі № 910/11489/14 за допомогою звукозаписувальних технічних засобів, вказане клопотання було задоволено судом.

Місцевий господарський суд, відмовляючи в задоволені позовних вимог в повному обсязі, визнавши їх необґрунтованими, нормативно та документально не підтвердженими, в тому числі, посилався на висновок призначеної у справі судової експертизи.

Київський апеляційний господарський суд погоджується з висновками місцевого господарського суду, вважає їх обґрунтованими та такими, що відповідають фактичним обставинам справи, з наступних підстав.

Компанія "Philip Morris Brands S.a.r.l" є власником торговельних марок (графічне зображення у вигляді світлої діагональної лінії на синьому або сірому фоні), що охороняються за міжнародною реєстрацією № 962935 від 30.04.2008 на знак для товарів і послуг (зображувальний), діє на території України щодо товарів 34 класу за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП) у повному обсязі з 30.04.2008; - міжнародною реєстрацією № 1059767 від 29.11.2010 на знак для товарів та послуг (зображувальний) діє на території України щодо товарів 34 класу за МКТП у повному обсязі з 29.11.2010; - міжнародною реєстрацією № 1080465 від 19.05.2011 на знак для товарів та послуг (зображувальний) діє на території України щодо товарів 34 класу за МКТП у повному обсязі з 19.05.2011.

Як зазначає позивач, торговельна марка у вигляді графічного зображення світлої діагональної лінії на синьому або сірому фоні "Slash Device" у повному обсязі використовується на упакуванні сигарет "Parliament", що виготовляється та розповсюджується в Україні за ліцензією позивача виключно Приватним акціонерним товариством "Філіп Морріс Україна".

Так, 10.09.2013 Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки № m 2012 14454 від 20.08.2012 та заявки № m 2012 14455 від 20.08.2012 було зареєстровано свідоцтва України № 175438, № 175439 на знак для товарів та послуг "PALL MALL" (комбінований) щодо товарів 34 класу за МКТП: сигарети, тютюн, тютюнові вироби, курильне приладдя, запальнички, сірники (публікація в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 17).

За твердженням позивача, наявність на позначеннях відповідача-1 "PALL MALL" (комбінований) такого домінуючого елементу, як діагональна лінія на синьому або сірому фоні є таким, що робить зазначене позначення схожим з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача "Slash Device" настільки, що їх можна сплутати.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначав, що свідоцтва України №175438, №175439 на знак для товарів та послуг "PALL MALL" (комбінований) для товарів 34 класу МКТП мають бути визнані недійсними повністю через невідповідність знаків для товарів і послуг, умовам надання правової охорони, передбачених п. 4 ч. 2 та ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

У судовому засіданні апеляційної інстанції 23.03.2016 представник апелянта вказала про помилковість зазначення в апеляційній скарзі п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", як підставу для скасування оскаржуваного судового рішення та задоволення позовних вимог, фактично в апеляційній скарзі йдеться про ч.3 ст. 6 цього Закону.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно зі ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 статті 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У висновку від 10.12.2015 №053/15 судового експерта Ткачук Т.М. встановлено:

1) Знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175438 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465, щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, для яких їх зареєстровано.

2) Знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175438 не є таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг класу МКТП, для яких знак зареєстровано, а саме щодо Компанії "Philip Morris Brands S.a.r.l".

3) Знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175439 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465, щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, для яких їх зареєстровано.

4) Знак "PALL MALL" (комбінований) за свідоцтвом України № 175439 не є таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, а виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, для яких знак зареєстровано, а саме щодо "Philip Morris Brands S.a.r.l".

5) Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 962935, не є таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо зареєстрованих товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака.

6) Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 105967, не є таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо зареєстрованих товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака.

7) Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1080465, не є таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо зареєстрованих товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака.

Апелянт в обґрунтування своїх вимог посилається на зображувальний елемент-світлу діагональну лінію на темному фоні (у зображувальних знаках за міжнародними реєстраціями №№ 962935, 1059767, 1080465), який визначається апелянтом, як домінуючий елемент цих знаків при використанні ним на упакуванні сигарет «PARLIAMENT». При цьому апелянт вважає, що використаний у знаках відповідача-1 «PALL MALL» (комбіновані) за свідоцтвами України № 175438 та № 175439 елемент цих знаків - діагональна лінія (з поміж багатьох інших елементів у вказаних комбінованих знаках відповідача-1, включаючи словесний елемент «PALL MALL») є достатнім для визначення схожості цих знаків позивача та відповідача-1 настільки, що їх можна сплутати. Вказані твердження апелянта судова колегія вважає необгрунтованими, з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Тобто, для цілей застосування вищевказаного положення Закону, при визначенні схожості знаків, порівнюються саме знаки (згідно наданого їм обсягу правової охорони), а не їх штучно виділені елементи.

Згідно з п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 (далі - Правила), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Апелянт зазначає в апеляційній скарзі, що під час порівняння комбінованого позначення із зображувальним, до уваги беруться лише зображувальні елементи комбінованого позначення.

Проте, судова колегія звертає увагу на те, що згідно з п. 4.3.2.4. Правил для перевірки позначень на схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень. Для цього вивчається значимість положення, що займає тотожній або схожий елемент у заявленому позначенні. Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість, і таку схожість позначень необхідно оцінювати у сукупності або комплексно. Пунктом 4.3.2.7. Правил визначено, що зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи. Відповідно до п. 4.3.2.8. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Комбіновані знаки відповідача-1 за свідоцтвами № 175438 та № 175439 включають до свого складу як зображувальні, так і словесні елементи (PALL MALL), і таким чином мають порівнюватися за всіма критеріями схожості, визначеними вище.

З огляду на вищезазначене, судова колегія погоджується з висновком вказаної судової експертизи, під час якої здійснено порівняння знаків позивача та відповідача-1 за критеріями схожості знаків для товарів і послуг, настільки що їх можна сплутати, зображувальні знаки позивача за міжнародними реєстраціями №№ 962935, 1059767, 1080465 та комбіновані знаки відповідача-1 за Свідоцтвами України № 175438 та № 175439 та дійшла висновку, що вони не є схожими настільки, що їх можна сплутати, з огляду на наступне.

При дослідженні судовим експертом у висновку, який взятий до уваги судом першої інстанції, було встановлено, що товари 34 класу МКТП, на які поширюється правова охорона знаків за свідоцтвами України № № 175438, 175439, є спорідненими (однорідними) з товарами 34 класу МКТП, на які поширюється охорона знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 962935, №105967, №1080465; порівнювані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № № 175438, 175439 та за міжнародними реєстраціями № 962935, №105967, №1080465 не є схожими за сукупністю елементів, які формують композицію зображень, та розміщенням в просторі один відносно іншого, за своїм зоровим враженням. За результатами встановлених досліджень зроблено висновок, що знак «PALL MALL» (комбінований) за свідоцтвами України № 175438 та № 175439 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465, щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, для яких їх зареєстровано.

Судовим експертом зазначено, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, які марковані тотожними або схожими настільки, що можна сплутати позначеннями, права на які набуті раніше. Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. У матеріалах господарської справи № 910/11489/14 відсутні відомості, які б вказували, що на території України є позначення (знаки), що тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України 175439 щодо товарів 34 класу МКТП, використання яких розпочалося іншими особами до 20.08.2012 року.

На підставі чого експертом зроблено висновок, що знак «PALL MALL» (комбінований) за свідоцтвами України № 175438 та № 175439 не є таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, для яких знак зареєстровано, а саме щодо Компанії «Philip Morris Brands S.a.r.l

Враховуючи вищевикладене, судова колегія відхиляє доводи апелянта стосовно того, що ні судом першої інстанції, ні судовим експертом не було належним чином досліджено питання можливості введення спірними позначеннями в оману споживачів щодо виробника товару.

Судова колегія вважає таким, що слід взяти до уваги твердження відповідача-1 про те, що при визначенні марки тютюнових виробів (упаковки) споживач звертає увагу перш за все на назву (словесний елемент) марки/знака для товарів і послуг тютюнових виробів, з чого і робить свій обізнаний вибір. Коли споживачі замовляють для придбання тютюнові вироби (сигарети), споживачі називають продавцю словесну назву відповідних сигарет, тому споживачі сигарет менш схильні до сплутування упаковок сигарет різних виробників. Аналогічна позиція висловлена судовим експертом у вказаних вище висновках, зроблених за результатами проведення судової експертизи у даній справі.

В якості одного із основних доводів для скасування оскаржуваного рішення, на який апелянт посилається в обґрунтування своїх позовних вимог щодо схожості зображувальних знаків позивача за міжнародними реєстраціями №№ 962935, 1059767, 1080465 та комбінованих знаків відповідача-1 за свідоцтвами України на знаки № 175438 та № 175439, та можливості введення в оману споживачів щодо виробника товару у зв'язку зі схожістю зображувальних знаків, є Звіт про соціологічне дослідження, проведене ТОВ "Кью енд Кью Рісьоч" в січні 2014 року та Звіт про соціологічне дослідження, проведене ТОВ «Іфак Україна» у липні 2015 році.

Судова колегія, дослідивши вказані доводи апелянта дійшла наступних висновків.

Апелянт посилається на те, ТОВ "Кью енд Кью Рісьоч", що провело вищевказане соціологічне дослідження у січні 2014 pоку, є "спеціалізованою дослідницькою організацією". Однак, апелянт не надав доказів того, що вказане товариство є "спеціалізованою дослідницькою організацією" у галузі соціологічних досліджень, а не є комерційною організацією, яка надає послуги по проведенню маркетингових та соціологічних досліджень під заказ. Разом з тим, до матеріалів справи також не подано доказів того, що ТОВ «Іфак Україна» є "спеціалізованою дослідницькою організацією".

Разом з тим, вказані соціологічні дослідження проводилось на замовлення апелянта як заінтересованої особи, що не було ним спростовано у суді.

Крім іншого, не може вважатися належним доказом у справі таке соціологічне дослідження, надане заявникові (апелянту) на підставі його заяви, оскільки особа, що проводить таке дослідження не попереджається про певну (в т.ч. кримінальну) відповідальність за дачу неправдивого висновку, не доведеною в суді є кваліфікація спеціалістів, якими проводились відповідні соціальні дослідження.

До наявних в матеріалах справи Звіту про соціологічне дослідження, проведене ТОВ "Кью енд Кью Рісьоч" в січні 2014 року та Звіту про соціологічне дослідження, проведене ТОВ «Іфак Україна» у липні 2015 року, судова колегія відноситься критично, оскільки вказані докази викликають сумніви щодо їх достовірності та неупередженості, та не відповідають вимогам, що встановлені до судових експертиз у господарських справах.

Разом з тим, судовою колегією встановлено те, що предметом дослідження, проведеного ТОВ "Кью енд Кью Рісьоч" в січні 2014 pоку, були пачки сигарет, що не мітили словесних позначень, тобто предмет цього дослідження не відповідає упаковкам пачок сигарет Pall Mall та Parliament, як вони фактично використовуються на ринку України.

Як правило, основним елементом позначення, яке складається із словесного та зображувального елементів, є словесна частина, оскільки вона легше запам'ятовується споживачами, називається під час бесіди між споживачами та продавцями з приводу купівлі або обговорення товару чи послуги.

Основними елементами знака для товарів і послуг за свідоцтвами України № 175438 та № 175439 є словесний елемент «PALL MALL», який головним чином впливає на формування загального зорового враження, оскільки займає центральне місце у знаку, крім того, є словом внаслідок чого краще та легше запам'ятовується споживачами, називається під час бесіди між споживачами та продавцями з приводу купівлі або обговорення товару чи послуги. Аналогічна позиція висловлена експертом у вищевказаних висновках судової експертизи.

Також, судовою колегією було досліджено наданий до суду першої інстанції Звіт про соціологічне дослідження, проведеного ТОВ «Іфак Україна» у липні 2015 року, в якому зазначається, що соціологічне дослідження було проведено лише в м. Києві та з опитуванням лише 250 осіб, з яких лише 25% опитаних вважають, що сигарети (Pall Mall та Parliament), які підлягали тестуванню, виготовляються одним виробником.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія, дослідивши наявні в матеріалах справи Звіт про соціологічне дослідження, проведене ТОВ "Кью енд Кью Рісьоч" в січні 2014 року, та Звіт про соціологічне дослідження, проведене ТОВ «Іфак Україна» у липні 2015 року, на які апелянт посилається в обґрунтування своїх вимог та доводів для скасування оскаржуваного рішення, не визнає їх сумнівними та такими, що не можуть бути прийнятими судом як належні докази у даній справі.

Стосовно ж доводів апелянта, щодо недостовірності та неповноти проведеної судової експертизи, що він вважає підставою для виклику судового експерта до суду апеляційної інстанції, то судова колегія вважає вказане клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Висновок судової експертизи № 053/15 об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/11489/14 складений кваліфікованим експертом, що має спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності з дотриманням норм матеріального та процесуального права України.

Незалежність експерта та правильність його висновку забезпечувались процесуально судом у відповідності до Закону України «Про судову експертизу». Експерта було попереджено про кримінальну відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України.

Експертом було надано відповіді на всі питання, поставлені судом першої інстанції, про що зазначено у Висновку експерта № 053/15 та відображено в оскаржуваному рішенні суду першої інстанції у даній справі. Експерт провів експертне дослідження, ґрунтуючись на експертних знаннях, методиці проведення експертизи та досвіді роботи в цій сфері, та склав відповідний Висновок. У Висновку експерта № 053/15 експерт, посилаючись на матеріали справи, спеціальну літературу, довідкові видання та відповідні нормативні акти повно і послідовно виклав відповіді на всі поставлені перед ним судом першої інстанції питання, у тому числі щодо всіх підстав відмови у наданні правової охорони спірних знаків для товарів і послуг відповідача-1, зазначених у позові.

Судовий експерт всебічно та ґрунтовно дослідив об'єкти інтелектуальної власності, що були йому надані для дослідження, а сам Висновок № 053/15 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/11489/14 є повним, вичерпним та обґрунтованим. Висновок експертизи складений у відповідності до Закону України «Про судову експертизу», положень ГПК України та відповідних нормативно-правових актів.

Вказані апелянтом положення п. 4.3.2.7. та п. 4.3.2.8. Правил також були враховані експертом при проведенні дослідження. Інші ж питання, викладені у клопотанні про виклик експерта, носять суто правовий характер та не потребують спеціальних знань експерта при вирішенні даної справи.

Враховуючи викладене, клопотання представника апелянта (позивача) щодо виклику експерта, який проводив судову експертизу у даній справі, відхиляється судовою колегією.

Що ж стосується доводів апелянта щодо порушення судом першої інстанції норм процесуального права, то судова колегія зазначає наступне.

Відповідно до п. 4 ст. 104 ГПК України порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.

Так, судовою колегією досліджено доводи апелянта стосовно неналежного обґрунтування судом першої інстанції відмови у задоволенні поданих позивачем клопотань. З огляду на матеріали справи, судова колегія вважає, що доказів необгрунтованого відхилення судом першої інстанції клопотань позивача матеріали справи не містять. Слід зазначити, що після поновлення провадження у даній справі ухвалою суду першої інстанції від 04.01.2016, як слідство надходження матеріалів справи з Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, до матеріалів справи від позивача надійшли лише клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 13.01.2016 (а.с.99, т. 4), клопотання про фіксування судового процесу технічними засобами від 13.01.2016, яке було судом першої інстанції задоволені, та письмові пояснення до висновку експерта № 053/15, в яких позивач просив суд першої інстанції залучити їх до матеріалів справи, що було й зроблено судом першої інстанції. Враховуючи вищевикладене, судова колегія не вбачає підстав вважати, що судом першої інстанції неналежним чином досліджено будь-яке клопотання, подане позивачем до винесення оскаржуваного судового рішення .

Щодо не допуску судом першої інстанції представника позивача на судове засідання 25.01.2016, то представники відповідачів 1 та 2 у судовому засіданні апеляційної інстанції 23.03.2016 підтвердили факт того, що суд першої інстанції не допустив до участі у судовому засіданні ОСОБА_7, який представився представником позивача, та не зміг надати для огляду в суді ані оригінал чинної довіреності, виданої йому позивачем, ані засвідчену копію такої довіреності.

У судовому засіданні апеляційної інстанції 23.03.2016 представник апелянта не надала обґрунтованих пояснень щодо відсутності у ОСОБА_7 на момент проведення судового засідання 25.01.2016 у суді першої інстанції належної довіреності. Зазначила лише, що вона має бути у матеріалах справи, а якщо вона і відсутня то не з вини позивача.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, встановила, що наявна в матеріалах справи, на момент проведення судом першої інстанції судового засідання 25.01.2016, копія довіреності (а.с. 102-103, т. 1), виданої позивачем, містить обмеження у вигляді передбаченого довірителем абзацу п'ятого, в якому зазначено, що довіреність є чинною з 01.01.2013 та термін її дії закінчується 31.12.2014, якщо раніше її дія не буде припинена Компанією. Іншої довіреності, виданої позивачем ОСОБА_7 на представництво його інтересів в суді, матеріали даної справи не містять.

Враховуючи все вищевикладене, доводи, викладені апелянтом в апеляційній скарзі, відхиляються судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки не спростовують обставини, які на підставі належних та допустимих доказів у справі встановлені судом першої інстанції.

В силу ст. 43 ГПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. В силу вказаної норми предметом доказування є обставини, які свідчать про дійсні права та обов'язки сторін у справі та складається з фактів - підстав позову, та фактів, якими відповідач обґрунтовує апеляційну скаргу.

За таких обставин місцевий господарський суд, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дав необхідну оцінку, з дотриманням приписів зазначених норм матеріального і процесуального права, дійшов обґрунтованих висновків про відповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України № 175438 від 10.09.2013 та № 175439 від 10.09.2013 та відсутності підстав, передбачених п. 4 ч. 2 та п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо визнання недійсними спірних свідоцтв на знаки товарів і послуг та відсутності порушення прав позивача, тому й правомірно відмовив у задоволенні позовних вимог.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для зміни чи скасування рішення господарського суду міста Києва від 25.01.2016 у справі № 910/11489/14. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування оскаржуваного рішення у даній справі, судовою колегією не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 43, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Компанії "Philip Morris Brands S.a.r.l" залишити без задоволення, рішення господарського суду міста Києва від 25.01.2016 у справі № 910/11489/14 - без змін.

2. Справу № 910/11489/14 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Повний текст постанови підписаний: 28.03.2016

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді Л.Л. Гарник

В.О. Пантелієнко