ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2016 року Справа № 5/5005/7473/2012

Вищий господарський суд України у складі: суддя Львов Б.Ю. - головуючий, судді Палій В.В. і Селіваненко В.П.,

розглянувши касаційну скаргу приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Маскарт", м. Дніпропетровськ,

на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 21.01.2016

зі справи № 5/5005/7473/2012

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (далі - Товариство), м. Харків,

до приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Маскарт" (далі - Підприємство)

про захист прав на знак для товарів і послуг,

за участю представників сторін:

позивача - Первомайського О.О.,

відповідача - Коваленка С.О.,

ВСТАНОВИВ:

Товариство звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом (з урахуванням подальшого зменшення позовних вимог) про заборону Підприємству використовувати знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", права інтелектуальної власності на який належать позивачеві на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.10.2004 № 44053, на упаковці композиції мастильної "МЕГАФОРС двигун", в інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", у рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", а також нанесення відповідачем названого знака на будь-який інший товар, для якого знак зареєстровано, іншу упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його у діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Справа неодноразово розглядалася господарськими судами.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2015 (суддя Петрова В.І.) в позові відмовлено.

Рішення місцевого суду з посиланням на приписи статті 492 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 1, 5, 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) мотивовано тим, що використана Підприємством термінологія "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів" містилась безпосередньо в контексті опису споживчо-інформаційних відомостей щодо товару, виконана одним шрифтом, не привертала до себе окремої уваги та не могла ввести споживача в оману стосовно товарів і послуг, що виробляються (надаються) Товариством.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 21.01.2016 (колегія суддів у складі: Білецька Л.М. - головуючий суддя, судді Верхогляд Т.А., Парусніков Ю.Б.) зазначене рішення місцевого господарського суду зі справи скасовано та позов задоволено.

Постанову суду апеляційної інстанції зі справи з посиланням на приписи статті 492 ЦК України, статті 5, 16, 20 Закону № 3689 мотивовано використанням Підприємством зареєстрованої Товариством торговельної марки, що є порушенням майнових прав позивача як власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 44053.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємство просить постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати внаслідок її прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права, а рішення місцевого суду залишити в силі.

Товариство подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін, а скаргу відповідача - без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення місцевим та апеляційним господарськими судами обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі встановлено, що:

- Товариство є власником свідоцтва України № 44053 на знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" стосовно товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби; всі товари, що включені до 1 класу, товарів 4 класу МКТП: технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для вбирання, замочування і пов'язування пилу; паливо (в тому числі моторний спирт) і світильні речовини; свічки і гноти для освітлювання; всі товари, що включені до 4 класу та послуг 35 класу МКТП: реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу;

- відповідачем у 2012 році впродовж тривалого часу в мережі Інтернет на сайті "megaforce.net.ua" розміщувалася інформація щодо продукції "МЕГАФОРС", яка є триботехнічним засобом, ревіталізантом ("ревитализант");

- на упаковці композиції мастильної "МЕГАФОРС" зазначено, що силікатно-фулеренова сполука "МЕГАФОРС" - це новітня розробка з використанням нанотехнології у галузі триботехнічних засобів - ревіталізантів (реноваторів). Виробником цієї продукції зазначено Підприємство, адреса: 49029, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 43. Патент UA № 49178, e-mail: , www.megaforce.net.ua, дата виготовлення товару 05.03.2012;

- у тексті Інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", виробником якої є Підприємство, зазначено, що "МЕГАФОРС" - це триботехнічний засіб, модифікатор тертя, силікатно-фулеренова сполука до поверхонь тертя, яка відноситься до ревіталізантів;

- друкована рекламна листівка стосовно домішок до мастил торговельної марки "МЕГАФОРС", що належить відповідачеві, зазначено, що "МЕГАФОРС" - це триботехнічний засіб, модифікатор тертя, силікатно-фулеренова сполука, яка відноситься до ревіталізантів;

- рішенням господарського суду міста Києва від 05.12.2013 зі справи № 910/7803/13, яке набрало законної сили, відмовлено в задоволенні позову Підприємства до Товариства та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва України № 44053;

- згідно з експертним висновком дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 16.11.2010 № 7353, виконаного на замовлення Товариства, позначення "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 15.10.2004 № 44053, не є загальновживаним символом чи терміном;

- відповідно до висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 01.02.2013 № 413, виконаного на замовлення Підприємства:

· знак за свідоцтвом України № 44053 до виготовлення упакування до товару "MegaForce двигун" (до 16.02.2012) втратив розрізняльну здатність та перетворився у науково-технічний термін, який вказує на призначення та властивості речовин-ревіталізантів - добавок до мастильних матеріалів, експлуатаційних рідин, пального, які формують захисне металокерамічне покриття на металевих парах тертя деталей механізмів безпосередньо у процесі їх експлуатації;

· використання науково-технічних термінів в описах продукції не може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, а тому використання терміну "ревіталізанти" ("ревіталізантів") в описі продукції (на упаковці та в інструкції), що випускається під знаком для товарів та послуг "MegaForce", не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;

· використання терміну "ревіталізант" ("ревіталізанту", "ревіталізантів") в описі продукції (на упаковці та в інструкції), що випускається під знаком для товарів і послуг "MegaForce" за свідоцтвом України № 76965, не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням знака "РЕВИТАЛИЗАНТ", оскільки цей знак на дату виготовлення упаковки до товару "MegaForce двигун", тобто на 16.02.2012 втратив розрізняльну здатність і не може ідентифікувати конкретне комерційне джерело походження добавок до мастильних матеріалів, експлуатаційних рідин, пального, які формують захисне металокерамічне покриття на металевих парах тертя деталей механізмів безпосередньо у процесі їх експлуатації;

- відповідно до висновку судового експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.06.2013 № 11247/12-53:

· композиція мастильна "МЕГАФОРС двигун", виходячи з інформації, нанесеної на упаковку даного товару та наведеної в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", відноситься до 1 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві". Ці товари є спорідненими з товарами 1 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісництві", для яких, у числі інших, зареєстровано знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ";

· знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом України № 44053 не застосовано у формі зареєстрованого знака або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака:

на упаковці, в якій міститься композиція мастильна "МЕГАФОРС двигун";

в інструкції, пов'язаній з композицією мастильною "МЕГАФОРС двигун" (інструкція про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС");

у рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС";

у мережі Інтернет у згаданій інформації на сайті "megaforse.net.ua"; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в описі складу ревіталізанту; в інформації про участь "МЕГАФОРС" у роботі автосалону "SIA 2012";

- висновок судового експерта від 21.06.2013 № 11247/12-53 мотивовано, зокрема, тим, що застосування словесного знака, нанесення його на вироблену продукцію набуде ознак використання знака за тієї умови, що знак буде зберігати свій розрізняльний характер;

- знак не був застосований відповідачем у формі зареєстрованого знака, оскільки слово "ревитализант" було ним використане виключно у контексті споживчо-інформаційних відомостей, призначених для інформування споживача щодо властивостей товару, а не з метою вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншою особою;

- згідно з висновком експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.07.2014 № 65/14 на упаковці, в інструкції до композиції мастильної "МЕГАФОРС двигун", у рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", у мережі Інтернет на сайті "megaforce.net.ua": в інформації про продукцію "Мегафорс"; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс"; в інформації про участь у роботі автосалону "SIA-2012" містяться позначення "ревитализант", "ревіталізантів", "ревитализантам", що є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 44053 для товарів 1-го та 4-го класів МКТП.

Крім того апеляційним судом також встановлено, що:

- знаком "МЕГАФОРС" позначено продукцію, що реалізовувалась відповідачем у комерційних цілях у вигляді мастильної композиції (силікатно-фулеренового складу) для двигунів автомобілів, тобто товарів 4 класу МКТП;

- постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.02.2014 у справі № 910/7803/13 встановлено, що: формула корисного винаходу не є запатентованою, але є предметом комерційної таємниці. Триботехнічні засоби, що виготовляються Товариством із застосуванням корисного винаходу, позначаються знаком "РЕВИТАЛИЗАНТ". В свою чергу саме споживчі якості товарів зумовили поширеність знаку "РЕВИТАЛИЗАНТ" як позначення товарів, з якими пов'язані відповідні якості. За таких обставин використання цього позначення (знаку) іншими виробниками трибо-технічних засобів, враховуючи і правову охорону знаку, безпосередньо впливає на охоронювані законом права і інтереси третіх осіб;

- слово "ревіталізант" є загальновживаним;

- знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" не є таким, що став загальновживаним для позначення певного виду товарів після дати подання позивачем заявки на його реєстрацію.

Відповідно до статті 20 Закону № 3689 будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Водночас за приписами статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Згідно з статтею 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

За приписами пункту 2 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно з пунктом 4 статті 16 цього Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам, зокрема, використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

У свою чергу, згідно з пунктом 2 статті 6 Закону № 3689 не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які:

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення товарів або послуг;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

У кожному конкретному випадку наявність зазначених обставин (щодо загальновживаності та/або описовості) може бути як самостійною підставою для відмови в наданні правової охорони позначенню, яке пропонується для реєстрації як знак для товарів і послуг, так і підставою/підставами для визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним відповідно до підпункту "а" пункту 1 статті 19 цього ж Закону.

Проте вони, з огляду на виключний характер прав, що походять від чинного свідоцтва на торговельну марку, не можуть бути підставою для відмови в задоволенні вимог Товариства як власника чинного свідоцтва України № 44053 на знак для товарів і послуг.

За таких обставин суд апеляційної інстанції з дотриманням приписів зазначених норм матеріального права на підставі ретельної оцінки поданих сторонами доказів, встановивши використання Підприємством стосовно згаданих товарів 4 класу МКТП, товарів, споріднених з товарами 1 класу МКТП, спірних позначень ("ревитализант", "ревитализантам", "ревіталізантів" тощо), окремі з яких є тотожними з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 44053, а інші - схожими з нею, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати, дійшов обґрунтованого висновку щодо порушення відповідачем прав позивача як власника чинного свідоцтва на торговельну марку, а тому й правомірно задовольнив позов Товариства.

Доводи касаційної скарги не спростовують висновків, викладених у оскаржуваному судовому рішенні. При цьому в частині встановлення фактичних обставин справи та переоцінки наявних доказів касаційна скарга не відповідає вимогам статті 1117 ГПК України стосовно меж перегляду справи в касаційній інстанції.

Таким чином, постанова апеляційного господарського суду зі справи відповідає встановленим ним фактичним обставинам, прийнята з дотриманням норм матеріального і процесуального права та передбачені законом підстави для її скасування відсутні.

Керуючись статтями 1117, 1119-11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 21.01.2016 зі справи № 5/5005/7473/2012 залишити без змін, а касаційну скаргу приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Маскарт" - без задоволення.

Суддя Б.Львов

Суддя В.Палій

Суддя В.Селіваненко