ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"15" березня 2016 р. Справа № 903/60/16

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАЛГА-М", м.Київ

до відповідачів -1: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м.Луцьк

-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "ВОЛВЕСТ ГРУП", Луцький р-н, с.Зміїнець

про припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом №165239 від 25.12.2012р. та зобов'язати вилучити позначення "Експериментаріум"

Суддя Дем'як В.М.

Представники:

від позивача: Охромєєв Ю.Г. - довіреність від 11.01.2016р.

від відповідача - 1: ОСОБА_3 - угода про надання юридичних/адвокатських послуг від 22.02.2016р.

від відповідача - 2: не прибув

Суть спору: позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАЛГА-М" звернувся до суду з позовом до відповідачів - Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, Товариства з обмеженою відповідальністю "ВОЛВЕСТ ГРУП" про припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом №165239 від 25.12.2012р. та зобов'язати вилучити позначення "Експериментаріум".

В обґрунтування позову посилається на те, що відповідачі - ФОП ОСОБА_1 та ТзОВ «Волвест Груп» мають ідентичне з позивачем комерційне найменування (пропонують та надають послуги із застосуванням позначення «experimentarium», застосовують в рекламі та в мережі інтернет словесне позначення «experimentarium»)

В підтвердження подав виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №165239 станом на 26.01.2016р. №43 від 26.01.2016р., виписку з ЄДРПОУ ТзОВ "ДАЛГА-М" №428036 Серія ААБ, роздруківки із сайту, квиток, що підтверджує надання послуг ФОП ОСОБА_1, фотознімки музею технічного прогресу «Експерементаріум», виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_1, ТзОВ "ВОЛВЕСТ ГРУП" , статут ТзОВ «ДАЛГА-М», протокол №2 від 14.02.2012р., наказ №2 від 15.02.2012р. (а.с.11-36).

Представник позивача через канцелярію суду подав наступні документи:

1.) Заяву за вх. №01-54/2130/16 від 14.03.2016р., в якій повідомив, про те, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи з спору між цими сторонами, про цей предмет і з цих підстав та відсутнє рішення вище перелічених органів з даного спору;

2.) Клопотання про приєднання до матеріалів справи доказів за вх. №01-54/2131/16 від 14.03.2016р., яким долучив фотознімок рекламної вивіски в СОК «Адреналін Сіті» Музею технічного прогресу «Експерементаріум»;

3.) Письмові пояснення за вх. №01-54/2129/16 від 14.03.2016р. в яких вказав, що не погоджується з доводами Відповідача-1), викладеними у поясненні зважаючи на наступне:

- відповідно до Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду;

- судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження. Проведення експертизи дозволить ввести ясність в ряд питань, які є важливими для винесення правомірного рішення судом;

- необхідність призначення експертизи в даній справі підтверджується наступною судовою практикою, зокрема у рішенні Господарського Суду міста Києва від 15.02.2016 по справі №910/24345/15, в якому суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 05.10.2015, оскільки виникла необхідність призначення у справі судової експертизи;

- доводи Відповідача-1) про відсутність схожості позначення та знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №165239 не відповідає дійсності, про що було детально наведено в позовній заяві. Більше того представник Відповідача-1) не володіє спеціальними знаннями, тому необхідне призначення судової експертизи.

4.) Клопотання про призначення судової експертизи у господарській справі за вх. №01-81/39/16 від 14.03.2016р., в якому просить суд призначити експертизу на вирішення якої поставити наступне питання:

- Чи є позначення «Експериментаріум», що застосовується Відповідачами при наданні послуг, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №165239?

Представник відповідача-1) в судовому засіданні в клопотанні про призначення судової експертизи у справі просить відмовити, оскільки вважає важливим дотримання господарськими судами норм чинного законодавства щодо порядку призначення і проведення судових експертиз. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватись лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення.

Проти позову заперечує в цілому, посилаючись на те, що:

- відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг;

- згідно Постанови Вищого господарського суду № 12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- відповідно до оглядового листа Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)» у вирішенні спору про заборону використання знака для товарів і послуг суд має встановити: чи відбулося використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме творів чи послуг; чи є позначення, використовуване відповідачем, схожим із зареєстрованим знаком чи можна їх сплутати та /або чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги;

- для задоволення позовних вимог Позивачу необхідно довести, що під час використання Відповідачем позначення має місце смислова (семантична), звукова (фонетична), графічна (візуальна) схожість настільки, що можна ввести в оману споживача щодо особи, яка надає музейні послуги;

- комбіноване позначення, яке використовує Відповідач - 1, та графічне відображення знаку для товарів та послуг (Свідоцтво № 165239) не збігаються, мають цілу низку ознак, які зменшують схожість та виключають можливість сплутати чи ввести в оману щодо особи, яка надає музейні послуги.

- відповідач вважає, що ознаками, що виключають можливість сплутати чи ввести в оману щодо особи, яка надає музейні послуги є:

1. графічне відображення знаку для товарів та послуг (Свідоцтво № 165239) виконано на латині, тоді як позначення, яке використовує Відповідач - 1 виконано на українській мові;

2. графічне відображення знаку для товарів та послуг (Свідоцтво № 165239) виконано за допомогою латинських літер, тоді як позначення, яке використовує Відповідач - 1 виконано з використанням спеціально розробленого шрифту;

3. графічне відображення знаку для товарів та послуг (Свідоцтво № 165239) виконано у вигляді одного слова, тоді як позначення, яке використовує Відповідач - 1 виконано шляхом комбінації графічного елементу у вигляді моделі молекули, яка обертається у різних площинах, та слова, виконаного за допомогою оригінального шрифту;

4. звукова (фонетична) схожість відсутня, так як ані в латині, ані в англійській мові немає звуку [и], а тому графічне відображення знаку для товарів та послуг (Свідоцтво № 165239) повинно читатись як : [е] [к] [с] [п] [е] [р] [і] [м] [е] [н] [т] [а] [р] [і] [у] [м]. Комбіноване позначення, яке використовує Відповідач - 1 виконано на українській мові і читається як : [е] [к] [с] [п] [е] [р] [и] [м] [е] [н] [т] [а] [р] [и] [у] [м].

- використання Відповідачем - 1 комбінації графічного елементу та слова, виконаного за допомогою оригінального шрифту є таким, що вносить вирішальний внесок у розрізняльну здатність між комбінованим позначенням, яке використовує Відповідач - 1, та графічного відображення знаку для товарів та послуг (Свідоцтво № 165239);

- відповідно до Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» звертається увага судів на наступне. Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі з 16.05.2008 є частиною національного законодавства України, передбачено, що процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені або вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки (частина друга статті 41);

- враховуючи, що з трьох необхідних ознак (смислова (семантична), звукова (фонетична), графічна (візуальна)) для підтвердження схожості у нашому випадку наявна лише одна - смислова (семантична) стверджую, що комбіноване позначення, яке використовує Відповідач - 1, та графічне відображення знаку для товарів та послуг (Свідоцтво № 165239) не збігаються, мають цілу низку ознак, які зменшують схожість та виключають можливість сплутати чи ввести в оману щодо особи, яка надає музейні послуги.

Отже, за таких вважає, що «Experimentarium» та «Експериментаріум» є різними та такими, що не можна сплутати. За таких обставин в позові просить відмовити.

Представник відповідача-2) в судове засідання вдруге не прибув. Ухвала суду від 23.02.2016р. про відкладення розгляду справи, яка була направлена рекомендованим листом на адресу (45632, Луцький р-н, с.Зміїнець, вул. Березова,22) не повернута.

Разом з тим, встановити в судовому засіданні спільні ознаки та розбіжності у позначеннях «еxperimentarium» та «Експериментаріум», що надасть можливість зробити висновок про можливе порушення права інтелектуальної власності без застосування спеціальних знань не вбачається можливим.

Враховуючи те, що вирішення даних питань потребує спеціальних знань, господарський суд приходить до висновку про призначення судової експертизи, пов'язаної з захистом права інтелектуальної власності, як це визначено ст.41 ГПК України.

Відповідно до п.1.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» №5 від 23.03.2012р. у вирішенні питань призначення судової експертизи господарським судам слід керуватися Господарським процесуальним кодексом України, Законом України "Про судову експертизу", Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5, з подальшими змінами і доповненнями).

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, разом з тим остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Відповідно до ст. 79 ГПК України суд зупиняє провадження у справі в разі призначення господарським судом судової експертизи.

Господарський суд, керуючись п.1.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності», ст.41, п.1 ч.2 ст.79, ст.86 Господарського процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

1. Провадження по справі зупинити для проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

2. Призначити по справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26, оф.501).

3. На вирішення експерта поставити питання:

- Чи є позначення «Експериментаріум», що застосовується Відповідачами при наданні послуг, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №165239?

- Чи може використання Позивачем «еxperimentarium» та Відповідачами «Експериментаріум» вводити в оману споживачів, які використовують вказані позначення?

- Чи може використання відповідачами позначення «Експериментаріум» призвести до змішування з діяльністю Позивача при наданні послуг із позначенням «еxperimentarium» ?

4. Витрати за проведення експертизи покласти на позивача по справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАЛГА-М".

5. Зобов'язати експертну установу повідомити про час та дату проведення експертизи.

6. Суд попереджає експерта, який безпосередньо проводитиме експертизу, про відповідальність передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку.

Згідно п. 5 ст. 83 ГПК України, за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, господарський суд має право стягувати в доход державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суддя В. М. Дем`як