РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2016Справа №5011-72/7942-2012

За позовом Компанії «Hager & Werken Gmbh & Co. KG» (м. Дуйсбург, ФРН)

до 1) Закритого акціонерного товариства «Мірра-М» (м. Москва, РФ) (далі-відповідач-1)

2) Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-2) (м. Київ, Україна)

про визнання недійсною повністю міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг

Головуючий суддя: Бондарчук В.В.

Судді: Марченко О.В.

Чебикіна С.О.

Представники:

від позивача: не з'явились;

від відповідача-1: Картушин Д.М.;

від відповідача-2: Запорожець Л.Г.;

вільний слухач: ОСОБА_4

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Компанія «Hager & Werken Gmbh & Co. KG» (м. Дуйсбург, ФРН) (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Закритого акціонерного товариства «Мірра-М» (м. Москва, РФ) (далі-відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-2) про визнання недійсною в Україні міжнародну реєстрацію №1010588 на товарний знак «mirra» повністю у відношенні всіх товарів класів 3 та 5 і послуг класу 44 МКТП та зобов`язання внесення до державного реєстру знаків для товарів і послуг України відповідний запис.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знаки за свідоцтвом №873959, №904240 та №916431, які належать позивачу, є схожими зі знаком за міжнародною реєстрацією №1010588, що видано на ім'я відповідача-1, настільки, що їх можна сплутати. Таким чином, позначення за міжнародною реєстрацією №1010588 не відповідає загальним вимогам надання правової охорони знакам для товарів та послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2012 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 11.09.2012 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

27.06.2012 через загальний відділ діловодства представник позивача подав клопотання про відкладення розгляду справи та продовження терміну надання суду нотаріально завірених копій перекладів на російську мову ухвали суду від 15.06.2012 та позовної заяви у двох примірниках на один місяць у зв`язку з тим, що представники позивача перебувають у відпустці до 19.07.2012.

20.07.2012 на виконання вимог ухвали суду від 15.06.2012 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав два примірники нотаріально засвідчених перекладів на російську мову копії ухвали суду від 15.06.2012 про порушення провадження у справі та позовної заяви.

11.09.2012 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-1 надав висновок експерта № 27, в якому зазначено, що міжнародна реєстрація на знак для товарів і послуг № 1010588 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за свідоцтвами № 873959, № 904240 та № 916431.

11.09.2012 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-1 надав письмові заперечення проти позовної заяви в яких зазначає, що позначення відповідача-1 стало відомим на території України внаслідок широкого використання до дати надання правової охорони на території України Компанії «Hager & Werken Gmbh & Co. KG» позначення за міжнародними реєстраціями на знак для товарів і послуг № 873959, № 904240 та № 916431.

У судовому засіданні 11.09.2012 представник позивача надав письмові уточнення позовних вимог, в яких просив зобов`язати відповідача-2 направити до Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності повідомлення про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 1010588 від 18.06.2009 на товарний знак «mirra».

У процесі провадження у справі представник відповідача-2 заперечував проти задоволення позовних вимог та надав відзив на позов в якому зазначив, що висновком експертизи №27 було встановлено, що знак за свідоцтвом №1010588 не є схожим для однорідних товарів/послуг із знаками за міжнародною реєстрацією №873959, №904240 та №916431.

У судовому засіданні 11.09.2012 оголошувалась перерва до 25.09.2012 на підставі ст. 77 ГПК України.

17.09.2012 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав уточнення позовних вимог в яких просив визнати повністю недійсною в Україні міжнародної реєстрації №1010588 на товарний знак «mirra» на ім`я ЗАО «МІРРА-М» та зобов`язати відповідача-2 направити до Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про визнання недійсною повністю в Україні міжнародної реєстрації № 1010588 на товарний знак «mirra».

24.09.2012 через загальний відділ діловодства суду від Арбітражного суду міста Москви надійшла ухвала про неможливість вручення судових документів у зв`язку з тим, що представник відповідача-1 не з`явився у судове засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.09.2012 продовжено строк розгляду спору на п`ятнадцять днів та відкладено розгляд справи на 16.10.2012.

11.10.2012 через загальний відділ діловодства від представника відповідача-1 надійшло клопотання про витребування у Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України інформацію щодо переміщення через митний кордон України зубних паст (зубних порошків), маркованими торгівельними марками «Miradent», «Miraflourid» та «Miraflour» на ім`я компанії «Hager&Werken Gmnh&Co.KG», Ackerstr. 1, Duisburg (DE) (Хагер унд Веркен ГмбГ унд Ко. КГ).

12.10.2012 через загальний відділ діловодства від представника відповідача-1 надійшли додаткові пояснення до заперечення на позовну заяву в яких зазначається, що на підставі відповіді з ДП «Укрметртестстандарт», сертифікація продукції: зубні пасти (зубні порошки), марковані торгівельними марками «Miradent», «Miraflourid» та «Miraflour» на ім`я компанії «Hager&Werken Gmnh&Co.KG», Ackerstr. 1, Duisburg (DE) органом з сертифікації продукції і систем якості не проводилась, отже представник відповідача-1 вважає, що питання щодо сплутування знаків «miradent», «Miraflourid» та «Miraflour», власником міжнародних реєстрацій яких є позивач та позначення відповідача-1 MIRRA за міжнародною реєстрацією №1010588 на підставі їх однаковості чи спорідненості виключається.

У судовому засіданні 16.10.2012 представник позивача надав клопотання про призначення судової експертизи.

У судовому засіданні 16.10.2012 оголошувалась перерва до 23.10.2012 у порядку ст. 77 ГПК України.

У судовому засіданні 23.10.2012 представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та просив задовольнити клопотання про призначення судової експертизи.

Представники відповідача-1 надали письмове заперечення на клопотання про призначення судової експертизи.

Представник відповідача-2 не заперечував проти призначення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.10.2012 призначено колегіальний розгляд справи № 5011-72/7942-2012.

Розпорядженням Заступника голови Господарського суду міста Києва від 23.10.2012 визначено склад суду для розгляду справи № 5011-72/7942-2012 - головуючий суддя Бондарчук В.В., суддя Марченко О.В. та суддя Куркотова Є.Б.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.10.2012 р. колегією суддів у складі: головуючий суддя Бондарчук В.В., суддя Марченко О.В. та суддя Куркотова Є.Б. справу №5011-72/7942-2012 прийнято до провадження.

У процесі провадження у справі представник відповідача-2 подав клопотання, в якому просив поставити на вирішення експертизи наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «Mirra» за міжнародною реєстрацію № 1010588 від 18.06.2009 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Miraflour» за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 р. стосовно зареєстрованих товарів та послуг?;

- Чи є знак для товарів і послуг «Mirra» за міжнародною реєстрацію № 1010588 від 18.06.2009 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Miradent» за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 р. стосовно зареєстрованих товарів та послуг?;

- Чи є знак для товарів і послуг «Mirra» за міжнародною реєстрацію № 1010588 від 18.06.2009 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «MIRAFLOURID» за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 р. стосовно зареєстрованих товарів та послуг?;

- Чи є знак для товарів і послуг «Mirra» за міжнародною реєстрацію № 1010588 від 18.06.2009 р. таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги?

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2012 у справі № 5011-72/7942-2012

призначено судову експертизу та зупинено провадження на час її проведення.

26.03.2013 до Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи № 5011-72/7942-2012 та висновок експерта №201/12 від 15.03.2013.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.03.2013 поновлено провадження у справі та призначено до розгляду на 09.04.2013 за участю представників сторін.

08.04.2013 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-1 подав клопотання про зупинення провадження у справі, в якому просить зупинити провадження у справі до вирішення взаємопов'язаної з нею справи № 910/1102/13, оскільки предметом спору у справі № 910/1102/13 є міжнародні реєстрації №873999 від 26.01.2005, №916431 від 14.06.2006 та №904240 від 03.11.2006, що покладені в основу позову у справі №5011-72/7942-2012.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2013 зупинено провадження у справі № 5011-72/7942-2012 до вирішення справи № 910/1102/13 за позовом Закритого акціонерного товариства "Мірра-М" до Компанії "Hager & Werken Gmbh & Co. KG", Державної служби інтелектуальної власності України про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій та набрання рішенням законної сили. Зобов'язано представників сторін у справі повідомити суд про усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у даній справі.

01.02.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав клопотання про поновлення провадження у справі, обґрунтовуючи тим, що рішенням Господарського суду міста Києві від 21.09.2015 у справі № 910/1102/13 (суддя Картавцева Ю.В.) позовні вимоги Закритого акціонерного товариства "МІРРА-М" задоволено повністю. Визнано частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 873959 від 26.01.2005 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП: "матеріали на зубні виліпки". Визнано частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 916431 від 14.06.2006 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь". Визнано частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 904240 від 03.11.2006, а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП: "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби".

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45, ідентифікаційний код 37552556) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними на території України дії міжнародних реєстрацій знаків: № 873959 від 26.01.2005 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП: "матеріали на зубні виліпки"; № 916431 від 14.06.2006 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь"; № 904240 від 03.11.2006, а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП: "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та зробити публікацію про це в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнуто з Компанії "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" (Акерштрассе, 1 47269 Дуісбург Німеччина) на користь Закритого акціонерного товариства "Мірра-М" (105082, Російська Федерація, м. Москва, Переведеновський пров. 6, буд. 2) судовий збір у розмірі 1 147 (одна тисяча сто сорок сім) грн. 00 коп.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.11.2015 рішення Господарського суду міста Києва від 21.09.2015 у справі № 910/1102/13 залишено без змін.

16.12.2015 на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 21.09.2015 № 910/1102/13 видано накази.

У зв'язку з наведеним вище, Державна служба інтелектуальної власності України просить суду поновити провадження у справі № 5011-72/7942-2012 у зв'язку з усуненням обставин, що зумовили його зупинення.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 15.02.2016 у зв'язку зі звільненням ОСОБА_6 з посади судді Господарського суду міста Києва проведено повторний автоматичний розподіл справи, за результатами якого справу № 5011-72/7942-2012 передано на розгляд колегії суддів: головуючий суддя Бондарчук В.В., суддя Марченко О.В. та суддя Чебикіна С.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2016 поновлено провадження у справі № 5011-72/7942-2012, розгляд справи призначено на 14.03.2016 за участю представників сторін.

У дане судове засідання представник позивача не з'явився, причин неявки суду не повідомив, однак про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення ухвали суду.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позовних вимог та надав письмові пояснення, в яких зазначає, що рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 910/1102/13 було визнано недійсними на території України міжнародні реєстрації позивача № 8739959, № 916431, та № 904240 в частині товарів 03 та 05 класів МКТП, саме за якими було встановлена схожість та спорідненість товарів у висновку судового експерта № 201-12 (у справі № 5011-72/7942-2012), у зв'язку з чим відсутні підстави для визнання недійсним повністю міжнародної реєстрації № 1010588 на території України.

Представник відповідача-2 також заперечив проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 14.03.2016 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія «Hager & Werken Gmbh & Co. KG» є власником торговельних марок, що охороняються за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 на знак для товарів та послуг «Mirafluor» діє на території України стосовно 03, 05, 10 класів для товарів та послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП) у повному обсязі з 26.01.2005; міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 на знак для товарів і послуг «MIRAFLUORID», діє на території України стосовно 03, 05 класів для товарів і послуг за МКТП у повному обсязі з 03.11.2006; міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 на знак для товарів та послуг (зображувальний) «miradent» діє на території України стосовно 03, 05, 10, 14, 21, 28, 30 класів для товарів та послуг за МКТП у повному обсязі з 14.06.2006.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що свідоцтво України № 1010588 на знак «mirra» для товарів та послуг 3, 5 та 44 класів МКТП має бути визнано недійсним повністю через невідповідність знака для товарів і послуг, умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Так, згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Крім того, відповідно до ст. 37 Закону України "Про міжнародне приватне право" до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Таким чином, на відносини, що виникають з приводу захисту та охорони прав на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне в Україні законодавство.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2012 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 5011-72/7942-2012, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг "Mirra" за міжнародною реєстрацію № 1010588 від 18.06.2009 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "Mirraflour" за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 р. стосовно зареєстрованих товарів та послуг?;

- Чи є знак для товарів і послуг "Mirra" за міжнародною реєстрацію № 1010588 від 18.06.2009 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "Miradent" за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 р. стосовно зареєстрованих товарів та послуг?;

- Чи є знак для товарів і послуг "Mirra" за міжнародною реєстрацію № 1010588 від 18.06.2009 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "MIRAFLOURID" за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 р. стосовно зареєстрованих товарів та послуг?;

- Чи є знак для товарів і послуг "Mirra" за міжнародною реєстрацію № 1010588 від 18.06.2009 р. таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги?

У висновку №201/12 від 15.03.2012 судового експерта Гончаренка С.М. встановлено:

1. Знак для товарів і послуг «Mirra» за міжнародною реєстрацією № 1010588 від 18.06.2009 р. є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Miraflour» за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 р. для товарів 3-го класу «зубні пасти і порошки» і товарів 5-го класу «фармацевтичні препарати для догляду за зубами; гігієнічні препарати для догляду за зубами».

2. Знак для товарів і послуг «Mirra» за міжнародною реєстрацією № 1010588 від 18.06.2009 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Miradent» за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 для товарів 3-го класу «немедичні зубні препарати для полоскання, а також продукти для догляду роту та глотки; препарати для відбілювання зубів; губні помади на косметичні потреби» і товарів 5-го класу «фармацевтичні препарати для догляду за зубами; гігієнічні препарати для догляду за зубами».

3. Знак для товарів і послуг «Мігга» за міжнародною реєстрацією № 1010588 від 18.06.2009 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Miraflourid» за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 для товарів 3-го класу «зубні пасти і порошки», 5-го класу «фармацевтичні і гігієнічні препарати, а саме фторидні лаки і пасти на стоматологічні цілі».

4. Знак для товарів і послуг «Mirra» за міжнародною реєстрацією № 1010588 від 18.06.2009 не є таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, 21.01.2013 Закрите акціонерне товариство "Мірра-М" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Хагер унд Веркен Гмбг унд Ко.КГ та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій № 873959 від 26.01.2015, № 916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.09.2015 (суддя Картавцева Ю.В.) у справі № 910/1103/13 позовні вимоги Закритого акціонерного товариства "Мірра-М" задоволено повністю. Визнано частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака «Miraflour» № 873959 від 26.01.2005 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП: "матеріали на зубні виліпки".

Визнано частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака «Miradent» № 916431 від 14.06.2006 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь".

Визнано частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака «Miraflourid» № 904240 від 03.11.2006, а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП: "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби".

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45, ідентифікаційний код 37552556) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними на території України дії міжнародних реєстрацій знаків: № 873959 від 26.01.2005 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП: "матеріали на зубні виліпки"; № 916431 від 14.06.2006 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь"; № 904240 від 03.11.2006, а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП: "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та зробити публікацію про це в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнуто з Компанії "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" (Акерштрассе, 1 47269 Дуісбург Німеччина) на користь Закритого акціонєрного общєства "Мірра-М" (105082, Російська Федерація, м. Москва, Переведеновський пров. 6, буд. 2) судовий збір у розмірі 1 147 (одна тисяча сто сорок сім) грн. 00 коп.

Зокрема, зазначеним вище судовим актом встановлено, що ЗАТ "Мірра-М", юридична особа за законодавством Російської Федерації є власником торгівельної марки за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 на знак для товарів і послуг "Мирра-Люкс", виданого зокрема відносно товарів 03 класу МКТП. Крім того, є власником знаку "MIRRA LUX" за міжнародною реєстрацією № 835205 відносно товарів в тому числі 03 класу МКТП, дія якої поширена на територію України з 19.07.2004.

За результатами проведення повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/1102/13 судом отримано висновок експертів № 1017 від 18.08.2015, згідно з яким експерти прийшли до таких висновків:

1. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 в частині товарів 03 класу МКТП, а саме "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП "матеріали на зубні виліпки" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП.

2. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами", 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь" та 30 класу МКТП: "жувальна гумка" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП.

3. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 стосовно товарів 03 класу МКТП.

З сукупного аналізу висновку експертів стосовно наявності обставин схожості знаків Компанії «Hager & Werken Gmbh & Co. KG» (в частині класів 03, 05 МКТП) настільки, що їх можна сплутати зі знаками позивача щодо товарів 03 класу МКТП, судом встановлено невідповідність зареєстрованих знаків за міжнародними реєстраціями № 873959, № 904240 та № 916431 (щодо товарів 3 та 5 класу МКТП) умовам надання правової охорони, передбаченими п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що в силу приписів п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для визнання таких реєстрацій недійсними в цій частині.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.11.2015 рішення Господарського суду міста Києва від 21.09.2015 у справі № 910/1102/13 залишено без змін.

16.12.2015 на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 21.09.2015 у справі № 910/1102/13 видано накази.

Так, відповідно до частини 3 статті 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином, факти, встановлені у рішенні Господарського суду міста Києва від 21.09.2015 у справі № 910/1102/13 не доказуються при розгляді даної справи.

За змістом приписів п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними на підставі ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Таким чином, враховуючи те, що у судовому порядку встановлено невідповідність зареєстрованих знаків за міжнародними реєстраціями № 873959, № 904240 та № 916431 (щодо товарів 3 та 5 класу МКТП) умовам надання правової охорони, передбаченими п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв'язку з чим визнано частково недійсними в Україні міжнародні реєстрації № 873959 від 26.01.2005, № 916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006 в частині товарів 03 та 05 класів МКТП, колегія суддів приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно ч. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів вважає вимоги позивача необґрунтованими, відповідно позовна заява задоволенню не підлягає.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 18.03.2016.

Головуючий суддя Бондарчук В.В.

Судді Марченко О.В.

Чебикіна С.О.