РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2016Справа №910/20983/15

За позовом Компанії Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) (м. Ірвінг, штат Техас, США)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ембер Україна" (м. Київ, Україна),

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Х" (м. Київ, Україна)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов'язання вчинити дії

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Нікулеско Д.С.;

від відповідача-1: Поляков А.С.;

від відповідача-2: Гелетканич О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Компанія Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ембер Україна" (далі-відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Х" (далі - відповідач-2) про:

1) зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 4171, 5461 та 106068, зокрема, шляхом припинення використання даних знаків та схожих з ними знаків всіма наступними способами:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен;

2) заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» незаконно використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 4171, 5461 та 106068, зокрема, шляхом:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен;

3) зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» здійснити переделегування доменного імені mobil.dn.ua на користь компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) та вказати наступні відомості в записі даних доменних імен:

- Registrant Organization: Exxon Mobil Corporation,

- Registrant Street: 5959 Las Colinas Boulevard, Registrant City: Irving,

- Registrant State/Province: Texas,

- Registrant Postal Code: 75039-2298 Registrant Country: US,

- Registrant Phone: +1.,

-Registrant Email: та .

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені mobil.dn.ua, яке є схожим до ступеня змішування із торговельними марками позивача за свідоцтвами № 4171 та № 106068 і за допомогою якого, здійснюється пропонування до продажу та продаж товарів (через сайт), які є тотожними та спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торговельні марки позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 10.09.2015 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

Разом з позовною заявою, через загальний відділ діловодства суду 13.08.2015 Компанією Exxon Mobil Corporation подано заяву про забезпечення позову, в якій позивач просив суд:

- заборонити відповідачу-1 здійснювати будь-які дії з переделегування доменного імені mobil.dn.ua на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу WHOIS стосовно доменного імені mobil.dn.ua, в тому числі змінювати реєстратора, відмовляти від доменного імені - до вирішення спору у даній справі судом;

- заборонити відповідачу-2 вчиняти будь-які дії з переделегування доменного імені mobil.dn.ua на користь інших осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази Whois стосовно будь-яких даних, реєстранта/власника доменного імені mobil.dn.ua, особи реєстратора доменного імені mobil.dn.ua, а також припиняти (скасовувати) делегування даного доменного імені.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2015 вжито заходів до забезпечення позову шляхом заборони відповідачу-1 та відповідачу-2 вчиняти дії, пов'язані з переделегуванням доменного імені mobil.dn.ua до набрання рішенням Господарського суду міста Києва у даній справі законної сили.

07.09.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав письмові пояснення, у яких зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Дельта Х" виконує лише технічні функції з реєстрації та обслуговування доменного імені mobil.dn.ua і не набуває жодних прав на вказане доменне ім'я чи відповідний веб-сайт, відтак, відповідач-2 не порушує права і законні інтереси позивача.

Також, 07.09.2015 представник відповідача-2 подав клопотання, у якому просив суд здійснювати розгляд даної справи без участі представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Х".

10.09.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-1 подав відзив на позов, у якому зазначив, що повністю не визнає позовні вимоги та вважає їх безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підтверджуються належними і допустимими доказами і не можуть бути задоволені з наступних підстав. На його думку, зазначення на сторінках сайту www.emberoil.com, що належить ТОВ «Ембер Україна» назв і зображень продукції компанії Exxon Mobil Corporation, що супроводжується зареєстрованими в Україні на ім'я цієї Корпорації знаками MOBIL, ESSO, Mobil 1, сприяє просуванню на вітчизняний ринок продукції Корпорації та надає вітчизняним споживачам можливість обрати бажану продукцію серед великого асортименту товарів на відповідному сегменті ринку. З огляду на викладене, відповідач-1 вважає, що зазначення назв і зображень товарів, що пропонуються для продажу на сторінках сайту www.emberoil.com, також не потребує отримання дозволу компанії Exxon Mobil Corporation на використання знаків MOBIL, ESSO, Mobil 1 у їх власника через те, що останній вже вичерпав виключні права на власні знаки під час передачі дистриб'ютору продукції, позначеної цими знаками.

10.09.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання, у якому просив суд відкласти розгляд даної справи у зв'язку з неможливістю явки у судове засідання повноважного представника.

Розгляд справи відкладався у порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

09.10.2015 через загальний відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Х" надійшло повідомлення про виконання ухвали суду, в якому відповідач-2 повідомив, що не вчинятиме дій, пов'язаних з переделегуванням доменного імені mobil.dn.ua на користь інших осіб, до набрання рішенням Господарського суду міста Києва у даній справі законної сили.

12.10.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та на роз'яснення судовому експерту поставити наступні питання:

1. Чи є назва доменного імені «mobil.dn.ua», схожою із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 та № 106068 настільки, що їх можна сплутати?;

2. Чи є позначення «Essо» та «ESSO», які розміщені на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com», схожими до ступеня змішування із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5461 настільки, що їх можна сплутати?;

3. Чи є позначення «Mobil», яке розміщене на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com», схожим до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 та № 106068 настільки, що їх можна сплутати?;

4. Чи є товари, які пропонуються до продажу та продаються на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com», спорідненими із товарами, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171, № 5461 та № 106068?

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2015 у справі № 910/20983/15 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

06.11.2015 через загальний відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшла заява, у якій Товариство з обмеженою відповідальністю "Ембер Україна" визнає позов Компанії Exxon Mobil Corporation повністю та вважає, що пред'явлені останнім позовні вимоги є обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі.

Через загальний відділ діловодства суду 11.11.2015 представник позивача подав клопотання, у якому просить суд поновити провадження у справі № 910/20983/15 без проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

25.01.2016 матеріали справи № 910/20983/15 надійшли до Господарського суду міста Києва без виконання у зв'язку з несплатою позивачем послуг проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.01.2016 поновлено провадження у даній справі та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 22.02.2016 за участю представників сторін.

Розгляд справи відкладався у порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

10.03.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав письмові пояснення разом з висновком експертного дослідження № 16-03/16 об'єктів інтелектуальної власності від 04.03.2016, проведеного атестованим судовим експертом Жилою Б.В.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 визнали позов.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 10.03.2016 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) є власником свідоцтва України № 4171 на знак для товарів і послуг «MOBIL» за 4 класом Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: технічні жири і масла (за винятком харчових жирів і масел, ефірних масел), мастильні речовини, склади, що зв'язують пил, горючі склади (включаючи бензин для двигунів) і речовини для освітлювальних цілей, свічки, нічники і гноти; (дія свідоцтва на знак для товарів і послуг до 23.10.2024).

Крім того, позивач є власником свідоцтва України № 5461 на знак для товарів і послуг «ESSO» за 4 класом МКТП: рафіновані, напіврафіновані або нерафіновані олії, виготовлені з нафти з домішкою або без домішки тваринних рослинних або мінеральних масел для освітлювальних, запалювальних і змащувальних цілей і паливо для двигунів; (дія свідоцтва на знак для товарів і послуг до 27.11.2023).

Позивач також є власником свідоцтва України № 106068 на знак для товарів і послуг «Mobil 1» за 4 класом МКТП: синтетичні моторні оливи; (дія свідоцтва на знак для товарів і послуг до 13.11.2017).

Як зазначає позивач, в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені «mobil.dn.ua», яке є схожим до ступеня змішування із торговельними марками позивача за свідоцтвами №№ 4171, 106068 і за допомого якого, здійснюється пропонування до продажу та продаж товарів (через сайт), які є тотожними та спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торговельні марки позивача.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що на сторінках інтернет-сайту «mobil.dn.ua» незаконно розміщені позначення, які є схожими до ступеня змішування із торговельними марками позивача за свідоцтвами України № 4171, № 5461 та № 106068, а саме «ESSO», «Mobil», у зв'язку з чим просить заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» незаконно використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171, № 5461 та № 106068 в мережі Інтернет та в назві доменних імен, а також зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» здійснити переделегування доменного імені mobil.dn.ua на користь Компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл).

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до положень п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2015 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/20983/15, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи є доменне ім'я «mobil.dn.ua» таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги у 4 класі МКТП з використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 від 31.03.1994 «MOBIL» та № 106068 від 27.04.2009 «Mobil 1»?;

- Чи є товари за позначеннями «Essо», «ESSO» та «Mobil», які пропонуються до продажу на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com», однорідними або спорідненими з товарами 4 класу МКТП щодо яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 від 31.03.1994 «MOBIL», № 5461від 15.06.1994 «ESSO» та № 106068 від 27.04.2009 «Mobil 1»?

- Чи є товари за позначеннями «Essо», «ESSO» та «Mobil», які пропонуються до продажу на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com» тотожнім або схожим настільки, що його можна сплутати з зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 від 31.03.1994 «MOBIL», № 5461від 15.06.1994 «ESSO» та № 106068 від 27.04.2009 «Mobil 1»?;

- Чи є товари за позначеннями «Essо», «ESSO» та «Mobil», які пропонуються до продажу на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com» такими, що можуть ввести оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги у 4 класі МКТП з використанням знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 від 31.03.1994 «MOBIL», № 5461від 15.06.1994 «ESSO» та № 106068 від 27.04.2009 «Mobil 1»?.

Проте, 25.01.2016 матеріали справи № 910/20983/15 надійшли до Господарського суду міста Києва без виконання через несплату позивачем послуг проведення судової експертизи.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, Компанія Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) звернулася до атестованого судового експерта Жили Богдана Володимировича з письмовим проханням про проведення експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності, який має вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, статус патентного повіреного України (реєстраційний номер 299), кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 1065 видане Міністерством юстиції України 26.02.2010 і дійсне до 19.02.2019).

На вирішення дослідження Компанією Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) було поставлено наступні питання:

- Чи застосовано в доменному імені «mobil.dn.ua» позначення, яке має форму знака для товарів і послуг, зареєстрованого за свідоцтвом України № 4171, або форму, що відрізняється від вказаного знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака?;

- Чи є позначення «Mobil», розміщене на Інтернет-ресурсі за адресою: https://emberoil.com, доступ до якого в мережі інтернет надається за допомогою доменного імені «mobil.dn.ua» шляхом переадресації, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 4171?;

- Чи є позначення «ESSO», розміщене на Інтернет-ресурсі за адресою: fiittps://emberoiLcom, доступ до якого в мережі Інтернет надається за допомогою доменного імені «mobil.dn.ua» шляхом переадресації, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5461?

- Чи є товари, які рекламуються та пропонуються до продажу на Інтернет- ресурсі за адресою: https://emberoil.com, доступ до якого в мережі Інтернет надається за допомогою доменного імені «mobil.dn.ua» шляхом переадресації, спорідненими з товарами, стосовно яких надано правову охорону знакам для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 та № 5461?

У висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 16-03/16 від 04.03.2016 встановлено таке:

- В доменному імені «mobil.dn.ua» застосоване позначення, яке має форму, що відрізняється від знака для товарів і послуг, зареєстрованого за свідоцтвом України № 4171, лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака.

- Позначення «Mobil», розміщене на Інтернет-ресурсі за адресою: https://emberoil.com, доступ до якого в мережі інтернет надається за допомогою доменного імені «mobil.dn.ua» шляхом переадресації, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 4171.

- Позначення «ESSO», розміщене на Інтернет-ресурсі за адресою: https://emberoil.com, доступ до якого в мережі Інтернет надається за допомогою доменного імені «mobil.dn.ua» шляхом переадресації, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5461.

- Товари, які рекламуються та пропонуються до продажу на Інтернет-ресурсі за адресою:https://emberoil.com, доступ до якого в мережі Інтернет надається за допомогою доменного імені «mobil.dn.ua» шляхом переадресації, є спорідненими з товарами 4 класу МКТП технические жиры и масла (за исключением пищевых жиров и масел, эфирных масел); смазочные вещества, стосовно яких надано правову охорону знаку за свідоцтвом України № 4171 та з товарами 4 класу МКТП рафинированные, полурафинированные или нерафинированные масла, изготовленные из нефти с примесью или без примеси животных растительных или минеральных масел для осветительных, зажигательных и смазывающих целей, стосовно яких надано правову охорону знаку за свідоцтвом України № 5461.

Висновки, викладені в експертному дослідженні об'єктів інтелектуальної власності № 16-03/16 від 04.03.2016 у судовому засіданні відповідачами не заперечувалися.

Таким чином, суд приймає до розгляду висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 16-03/16 від 04.03.2016.

Отже, порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди у доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Відповідно до абзацу 3 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням знака визнається, зокрема, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", на вимогу власника свідоцтва порушення, передбачене п. 1 даної статті, повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Отже, враховуючи наведене вище, суд приходить до висновку про незаконне використання відповідачем-1 без дозволу позивача знаків для товарів і послуг: «ESSO», «Mobil» в Інтернет-ресурсі за адресою: https://emberoil.com, доступ до якого в мережі інтернет надається за допомогою доменного імені «mobil.dn.ua» шляхом переадресації, для товарів які є тотожними та спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торговельні марки позивача.

Тож, товари, які рекламуються та пропонуються до продажу відповідачем в Інтернет- ресурсі за адресою:https://emberoil.com, доступ до якого в мережі Інтернет надається за допомогою доменного імені «mobil.dn.ua» шляхом переадресації, є спорідненими з товарами 4 класу МКТП щодо яких надано правову охорону знаків за свідоцтвами України № 4171 та № 5461 та № 106068, на підставі наведеного, суд визнає обґрунтованими вимоги позивача в частині зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 4171, 5461 та 106068, шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» незаконно використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171, № 5461 та № 106068 в мережі Інтернет та в назві доменних імен.

Щодо вимоги позивача про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» здійснити переделегування доменного імені mobil.dn.ua на користь компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл), суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації», адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог.

Згідно ч. 1 ст. 7 Цивільного кодексу України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

Так, судом встановлено, що організацією, яка присвоює доменні імена є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (надалі - ICANN), у зв'язку з чим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів.

Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає за необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

З аналізу вищевказаного можна дійти висновку, що процедура делегування доменних імен в зоні DN.UA не врегульована законодавством, але врегульована Правилами.UA та Правилами DN.UA, яких дотримуються всі учасники ринку доменних імен в зоні DN.UA., а тому, дані документи у відповідності до ч. 1 ст. 7 ЦК України можуть вважатися звичаєм ділового обороту послуг з делегування доменних імен, прийнятим в даній категорії справ.

Згідно із пп. 2 п. 5 ч. 2 Правил DN.UA, реєстратор - зареєстрований в Україні суб'єкт підприємницької діяльності, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені.

Відповідно до п. 10 ч. 2 Правил DN.UA, делегування реєстранту доменного імені в публічному домені відбувається за такою процедурою:

- Реєстрант на власний розсуд обирає реєстратора з числа осіб, які уклали відповідні письмові договори з адміністратором публічного домену.

- Реєстратор та реєстрант укладають договір з урахуванням вимог цих Правил у відношенні до публічного домену, в якому здійснюється делегування. Рекомендованою практикою є укладення окремого договору для кожного доменного імені.

- Реєстратор створює в реєстраційній базі публічних доменів запис про особу, який містить інформацію про реєстранта згідно вимог п.3.15 цих Правил, або перевіряє наявність та відповідність вимогам цих Правил існуючого такого запису.

- Реєстратор виконує роботи необхідні для забезпечення технічної працездатності доменного імені, якщо це необхідно.

- Реєстратор складає заявку на делегування доменного імені для реєстранта та надсилає її до вхідної черги заявок адміністратора публічного домену. Заявка складається в формі запису про доменне ім'я згідно вимог п.3.21 цих Правил.

Заявка вважається прийнятою до вхідної черги з моменту, коли програмне забезпечення реєстраційної бази публічних доменів (розділ 3 цих Правил) надає реєстратору підтвердження такого прийняття.

Адміністратор у встановлений правилами публічного домену термін перевіряє виконання реєстратором технічних вимог щодо забезпечення працездатності доменного імені та приймає згідно з цими Правилами одне з таких рішень:

про делегування доменного імені, або

про відмову делегування, або

про відстрочку обробки заявки».

Згідно із п. 18 ч. 2 Правил DN.UA, адміністратор публічного домену може переделегувати приватне доменне ім'я іншому реєстранту виключно у таких випадках:

- за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору відповідного публічного домену;

- за рішенням компетентного суду.

Таким чином, Правилами DN.UA передбачено, що всі зміни щодо статусу доменного імені може здійснювати реєстратор доменного імені, шляхом направлення відповідного запиту адміністратору, який вносить їх в базу.

Тож, змінити статус доменного імені mobil.dn.ua шляхом переделегування його на користь позивача, може здійснити саме відповідач-2.

Реєстратором доменного імені mobil.dn.ua є відповідач-2, що підтверджено останнім у відповіді на адвокатський запит № 104 від 24.06.2015 та повноважним представником у судовому засіданні, а тому суд вважає обґрунтованими вимоги позивача про зобов'язання відповідача-2 переделегувати доменне ім'я mobil.dn.ua на користь позивача.

Відповідно до ст. ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно ч. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

За таких обставин, враховуючи викладене вище, позовні вимоги позивача визнаються обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» (відповідач-1).

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовну заяву Компанії Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) задовольнити повністю.

2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» (02660, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3-А, ідентифікаційний код - 36168699) припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) (Штат Нью-Йорк-Джерсі 5959 Лас Колінас Булевард, Ірвінг, Техас 75039-2298, США) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171, № 5461 та № 106068 шляхом припинення використання даних знаків та схожих з ними знаків всіма наступними способами:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» (02660, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3-А, ідентифікаційний код - 36168699) незаконно використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171, № 5461 та № 106068, зокрема, шляхом:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен.

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» (03065, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, буд. 43-А, квартира 30, ідентифікаційний код - 21460160) здійснити переделегування доменного імені mobil.dn.ua на користь Компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) (Штат Нью-Йорк-Джерсі 5959 Лас Колінас Булевард, Ірвінг, Техас 75039-2298, США) та вказати наступні відомості в записі даних доменних імен:

- Registrant Organization: Exxon Mobil Corporation,

- Registrant Street: 5959 Las Colinas Boulevard, Registrant City: Irving,

- Registrant State/Province: Texas,

- Registrant Postal Code: 75039-2298 Registrant Country: US,

- Registrant Phone: +1.,

-Registrant Email: та .

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» (02660, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3-А, ідентифікаційний код - 36168699) на користь Компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) (Штат Нью-Йорк-Джерсі 5959 Лас Колінас Булевард, Ірвінг, Техас 75039-2298, США) 3 654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) грн. 00 коп. - судового збору.

6. Скасувати заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2015 у справі № 910/20983/15.

7. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 14.03.2016.

Суддя Бондарчук В.В.