РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2016№910/8572/15-г

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/8572/15-г

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ексмо», м. Москва, Російська Федерація,

до Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.), м. Вікторія, Сейшельські острови, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про визнання недійсним свідоцтва України №98786 на знак для товарів та послуг,

за участю представників:

позивача - Мамуні О.С. (довіреність від 02.10.2015 №б/н);

Ніколаєнка А.Л. (довіреність від 02.10.2015 №б/н);

Капитоленка А.Г. (довіреність від 02.10.2015 №б/н);

Шириноса Є.В. (довіреність від 02.10.2015 №б/н);

відповідача-1 - Бойка С.Є. (довіреність від 22.02.2016 №б/н);

Якубовського Я.Р. (довіреність від 12.02.2016 №б/н);

відповідача-2 - Фінагіної В.Б. (довіреність від 02.06.2015 №1-8/4356).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ексмо» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним свідоцтва України №98786 на знак для товарів і послуг «ЭКСМО», належного Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.; далі - Компанія);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України №98786 та опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості щодо визнання недійсним свідоцтва України №98786.

Позов мотивовано тим, що:

- з 2002 року по сьогоднішній день позивач, використовуючи власне комерційне найменування («ЭКСМО»), виробляє книжкову продукцію, марковану торговельною маркою «ЭКСМО», що ідентифікує вказану продукцію з певним джерелом походження - саме з Товариством;

- основними видами діяльності позивача є: видавництво книг, часописів, періодичних видань; поліграфічна діяльність; оптова та роздрібна торгівля книгами, газетами, часописами і канцелярським приладдям;

- вказана продукція поставлялася в Україну за відповідними договорами дистрибуції з 2006 року;

- Товариство є власником міжнародної реєстрації від 20.03.2013 № 1167238 на комбіноване позначення «ЭКСМО», зареєстроване для товарів 09 і 16 класів та послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- під час процедури поширення охорони даної міжнародної реєстрації на територію України позивач отримав часткову попередню відмову з урахуванням того, що Компанією для товарів 16 класу і послуг 35, 40 і 41 класів МКТП зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 98786 (заявка від 15.05.2008 № m 2008 810215; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» 27.10.2008);

- у складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 наявний словесний елемент «ЭКСМО», який одночасно являє собою частину найменування позивача, та який використовується ним як у здійсненні господарської діяльності для власної індивідуалізації як фірмове найменування, так і як знак для товарів і послуг, в тому числі за міжнародною реєстрацією;

- з огляду на тотожність вказаних словесних елементів та класів товарів і послуг, що виробляються/надаються позивачем та вказані у свідоцтві України №98786, можна дійти висновку про те, що споживачі можуть бути введені в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, марковані знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786, через помилкові асоціації з позивачем;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 є таким, що є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, яке відоме в Україні та право на яке одержано до дати подання заявки щодо реєстрації знака щодо таких же або споріднених з ним товарів і послуг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.04.2015 порушено провадження у справі; вирішено надіслати вказані документи до Центрального органу іноземної держави напряму.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.04.2015 провадження у справі №910/8572/15-г зупинено у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального органу іноземної держави напряму.

15.04.2015 від Товариства надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій позивач просив суд вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Службі вчиняти дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України №98786, власником якого є Компанія, а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 щодо дострокового припинення дії такого свідоцтва за заявою власника повністю або частково до набрання рішенням господарського суду міста Києва у справі №910/8572/15-г законної сили;

- заборони відповідачу передавати повністю або частково права власності (користування) на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 до набрання рішенням господарського суду міста Києва у справі №910/8572/15-г законної сили.

Ухвалою господарського суд міста Києва від 29.04.2015 поновлено провадження у справі.

Ухвалою господарського суд міста Києва від 29.04.2015 заяву Товариства про вжиття заходів до забезпечення позову у справі №910/8572/15-г задоволено; вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Компанії передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва України №98786 на знак для товарів і послуг;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2015 поновлено провадження у справі.

Служба 12.10.2015 подала суду відзив на позов, в якому просила у задоволенні позову відмовити повністю.

Позивач 12.10.2015 подав суду заяву про зміну підстав позову, в якій просив суд врахувати нові підстави позову у даній справі щодо визнання недійсним свідоцтва України №98786 на знак для товарів і послуг з огляду на положення пункту 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та пункту (1) статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883.

Суд перевірив дотримання позивачем вимог статті 22 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та ухвалою суду від 12.10.2015 прийняв заяву позивача про зміну підстав позову до розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.10.2015 зупинено провадження у справі у зв'язку із надісланням Компанії заяви про зміну підстав позову та ухвали суду від 12.10.2015 для забезпечення можливості представникам відповідача-1 прибути у судове засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.11.2015 поновлено провадження у справі.

Позивач 09.11.2015 подав суду письмові пояснення, в яких зазначив, що:

- експерт Служби, який проводив кваліфікаційну експертизу позначення за заявкою, не мав змоги дотриматися порядку перевірки того, чи є позначення схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні та належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані із певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, і, як наслідок, може ввести в оману стосовно особи, яка виготовляє товар або надає послугу;

- позивач разом з позовною заявою надав договори поставок товарів, укладених в період з 2006 по 2007 рік, вантажні митні декларації та міжнародні товарно-транспортні накладні, датовані 2006-2008 роками, а також витяг з торгового реєстру стосовно державної реєстрації Товариства;

- витяг з торгового реєстру стосовно державної реєстрації позивача підтверджує дату першого використання комерційного (фірмового) найменування (11.02.2002), яке є схожим зі знаком відповідача-1 за свідоцтвом України №98786, що, в свою чергу, з огляду, зокрема, на активне використання комерційного (фірмового) найменування позивача в Україні, не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє дані товари та надає відповідні послуги, а зазначені вище договори, декларації та накладні разом з іншими доказами підтверджують значні обсяги поставок на територію України друкованої продукції, що випускалася позивачем з використанням позначення «ЭКСМО» до дати подання відповідачем-1 заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786;

- на підтвердження відомостей, які свідчать про використання позивачем позначення «ЭКСМО» до дати подання відповідачем-1 заявки за свідоцтвом України №98786 у мережі Інтернет позивач посилається на довідки генерального директора акціонерного товариства «Регіональний мережевий інформаційний центр», в яких зазначено, що доменні імена EKSMO.ru та DIY-EKSMO.RU були зареєстровані 31.01.2002 та 07.03.2002 відповідно, а також те, що адміністратором даних доменних імен станом на 02.10.2015 є позивач.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.11.2015 призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_9.

До господарського суду міста Києва 21.01.2016 надійшли матеріали справи №910/8572/15-г з висновком судового експерта від 21.01.2016 №88 (далі - Висновок).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.01.2016 поновлено провадження у справі.

Служба 15.02.2016 подала суду письмові пояснення, у яких повторно наголосила на доводах відзиву, а також зазначила, що власником спірного знака на момент реєстрації було товариство з обмеженою відповідальністю «РДЦ ЕКСМО-Україна» (далі - ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна»), таким чином, при проведенні експертизи заявки заклад експертизи також виходив із того, що спірний знак відтворює комерційне (фірмове) найменування заявника та власника спірного знака, який зареєстрований як юридична особа за законодавством України.

Товариство 15.02.2016 подало суду письмові пояснення з урахуванням Висновку, у яких зазначило, що Висновком повністю підтверджуються обставини, на які позивач посилається як на підставу своїх позовних вимог; встановлені у Висновку обставини підтверджують наявність правових підстав для визнання недійсним повністю свідоцтва №98786; Висновок складено на підставі повного та всебічного дослідження, спрямованого на встановлення тих фактичних обставин справи, з'ясування яких має значення для правильного вирішення даного спору по суті.

22.02.2016 ОСОБА_10 як представником Компанії подано суду відзив на позовну заяву, в якому по суті були викладені доводи наведені Службою у відзиві від 12.10.2015.

22.02.2016 відповідачем-1 було подано клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна» та відзив на позовну заяву, в якому Компанія просила у задоволенні позову відмовити, посилаючись сплив строку позовної давності.

26.02.2016 ОСОБА_10 як представником відповідача-1 було подано суду:

- клопотання про долучення документів до матеріалів справи;

- клопотання про призначення повторної експертизи та поставлення на вирішення експерта таких питань: чи було фірмове найменування «ЭКСМО» як розрізняльна назва ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна» відоме в Україні на дату подання заявки на знак для товарів і послуг, за якою було видано свідоцтво України № 98786; чи є розрізняльний словесний елемент «ЭКСМО» фірмового найменування ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна» схожим з домінуючим словесним елементом знака «ЭКСМО» за свідоцтвом України № 98786 настільки, що їх може сплутати споживач стосовно однорідних товарів;

- доповнення до відзиву, в якому вказано, зокрема, те, що на момент реєстрації торговельної марки права та інтереси позивача не порушувалися.

26.02.2016 Компанія подала суду пояснення щодо Висновку, в яких вказала на ряд технічних недоліків та помилок, допущених судовим експертом, і зазначила, що Висновок не відповідає вимогам належності та допустимості як доказ у справі.

Також, 26.02.2016 відповідач-1 подав суду додаткові пояснення, в яких вказав, що інформованість позивача про реєстрацію спірної торговельної марки підтверджується поясненнями ОСОБА_11, який з травня 2006 протягом року був уповноважений Товариством приймати участь у загальних зборах учасників ТОВ «ЕКСМО-Україна» і за дорученням керівництва позивача організовував реєстрацію знака для товарів і послуг «ЭКСМО».

29.02.2016 ОСОБА_10 як представником Компанії подано суду клопотання про долучення до матеріалів справи копії довіреності та анулювання довіреностей інших представників відповідача-1.

29.02.2016 Товариство подало суду додаткові письмові пояснення, в яких вказало, зокрема, таке:

- ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна», подаючи заявку на реєстрацію спірної торговельної марки, діяло без отримання відповідного дозволу позивача;

- що ж до спливу строку позовної давності, то Товариство вказує, що позивачу стало відомо про порушення його охоронюваного законом інтересу лише 19.03.2014, а саме в момент отримання часткової попередньої відмови в охороні знака для товарів і послуг «ЭКСМО» за міжнародною реєстрацією № 1167238 на території України;

- таким чином, перебіг позовної давності починається не з дня реєстрації оспорюваної торговельної марки (27.10.2008), а з дня, коли позивач дізнався про порушення свого охоронюваного законом інтересу, тобто - 19.03.2014.

29.02.2016 Товариство подало заперечення щодо залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна».

Відповідно до частин першої і другої статті 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін; у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.

Суд у судовому засіданні 29.02.2016, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представників сторін, дійшов висновку про необхідність відмови у залученні до участі у справі ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна» як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача з огляду на таке: вказана юридична особа не є володільцем свідоцтва України № 98786; суду не подано документального підтвердження, що даний господарський спір якимось чином впливає на ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна», а тому рішення з даного господарського спору не може вплинути на права та обов'язки вказаної юридичної особи як самостійного учасника цивільних правовідносин.

11.03.2016 ОСОБА_10 як представник Компанії подав суду клопотання про відкладення розгляду справи та клопотання про долучення додаткових документів до матеріалів справи.

14.03.2016 ОСОБА_12 як представник відповідача-1 подав суду: клопотання про: скасування всіх довіреностей на представництво інтересів відповідача-1, які надавалися суду до 10.02.2016; фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу; витребування у позивача оригіналу договору про відчуження виключного авторського права від 17.01.2003 №1701/2003 з усіма додатками до нього; витребування у відповідача-2 матеріалів реєстраційної справи щодо надання свідоцтва України №96786 на знак для товарів та послуг; відкладення розгляду справи; та заяву про застосування до правовідносин сторін наслідків спливу строку позовної давності.

У судовому засіданні 14.03.2016 представники відповідача-1 Бойко С.Є. та Якубовський Я.Р. подали суду клопотання щодо неналежності повноважень представників відповідача-1 ОСОБА_10 і ОСОБА_12 та додаткові документи, які підтверджують повноваження Бойка С.Є. та Якубовського Я.Р. представляти інтереси Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) в судовому засіданні.

Суд, заслухавши пояснення представників відповідача-1, оцінивши подані на підтвердження наведеного докази, ухвалив допустити до участі в судовому засіданні представників відповідача-1 Бойка С.Є. та Якубовського Я.Р.

Подані ОСОБА_10 та ОСОБА_12 довіреності на підтвердження їх повноважень як представників відповідача-1 оформлені не належним чином, оскільки судом встановлено, що особа, яка підписувала вказані документи, станом на їх оформлення не мала на вчинення такої дії відповідних повноважень .

Так, довіреність від 27.02.2016 та 03.03.2016 підписана ОСОБА_13 на підставі довіреності від 15.02.2016, яка підписана директором ОСОБА_14 ОСОБА_15.

Разом з тим, суду подані пояснення від 09.03.2016 ОСОБА_14 ОСОБА_15, в яких вказано, що ОСОБА_14 ОСОБА_15 перебував на посаді директора з 22.09.2011 по 19.12.2014, а тому підпис у довіреності від 15.02.2016 не належить вказаній особі.

Враховуючи викладене, подані ОСОБА_10 (у тому числі, клопотання про призначення повторної експертизи) та ОСОБА_12 клопотання, документи не розглядаються судом, оскільки подані особами, не уповноваженими на це відповідачем-1, і які не втілюють волю Компанії як юридичної особи.

14.03.2016 позивач подав суду додаткові письмові пояснення, в яких, зокрема, вказав на належність та допустимість Висновку як доказу у справі та відсутність підстав для застосування спливу строків позовної давності.

У судовому засіданні 14.03.2016 представники позивача надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали в повному обсязі.

Представники відповідача-1 надали пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечили та просили застосувати наслідки спливу позовної давності.

Представник відповідача-2 надав пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечив та просив застосувати наслідки спливу позовної давності.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Товариство є власником міжнародної реєстрації від 20.03.2013 № 1167238 на комбіноване позначення , зареєстроване для товарів 09 і 16 класів та послуг 41 класу МКТП.

Позивач мотивує подання позову тим, що під час процедури поширення охорони міжнародної реєстрації від 20.03.2013 № 1167238 на територію України Товариство отримало часткову попередню відмову з урахуванням того, що відповідачем-2 зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 98786, володільцем якого на даний час є відповідач-1.

Компанія є володільцем свідоцтва України № 98786 на знак для товарів і послуг (комбінований), зареєстрований для товарів 16 класу і послуг 35, 40 і 41 класів МКТП; дата подання заявки № m 2008 810215 - 15.05.2008; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 27.10.2008.

Товариство мотивувало позов тим, що споживачі можуть бути введені в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, марковані знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786, через помилкові асоціації з позивачем; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 є таким, що є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, яке відоме в Україні та право на яке одержано до дати подання заявки щодо реєстрації знака щодо таких же або споріднених з ним товарів і послуг; торговельна марка відповідача відтворює твір мистецтва без згоди власника майнових авторських прав на цей твір; Компанія зареєструвала спірне позначення всупереч приписам пункту (1) статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883.

Відповідачі заперечували проти задоволення позовних вимог, посилаючись, зокрема, на таке:

- за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявки № m 2008 10215 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, а тому відповідно до встановленої процедури на підставі висновку про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було прийнято рішення про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;

- позивач не надав жодних відомостей про те, що знак Компанії на дату подання ним заявки № m 2008 10215 (15.05.2008) був таким, що міг викликати у споживачів заявлених товарів хибні асоціації чи неправильні думки, пов'язані з: певною якістю (асоціації у споживачів про якість продукції виникають внаслідок її споживання); географічним походженням товарів або послуг (семантичне значення; позначення «ЭКСМО, зобр.» не містить вказівок на географічне походження продукції); певним виробником (семантичне значення позначення «ЭКСМО, зобр.» не містить вказівок на виробника продукції).

Компанія, заперечуючи проти позову, зазначає, що:

- Товариство було основним кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна», первинного власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 98786 на момент подання заявки про його реєстрацію;

- позивач був засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСМО-Україна» (далі - ТОВ «ЕКСМО-Україна»), зареєстрованого 26.09.2003, яке в свою чергу виступило засновником ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна», зареєстрованого 25.12.2006;

- отже, Компанія знала про існування в Україні юридичних осіб, які мали комерційні (фірмові) найменування, схожі до ступеня змішування із його комерційним (фірмовим) найменуванням, та не заперечувала проти їх використання в комерційній діяльності з 2003 року;

- більше того, позивач також виступив ініціатором реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 98786;

- відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕКСМО-Україна» від 21.05.2007 на зборах розглядалось питання про необхідність реєстрації знака для товарів і послуг «Эксмо» та було прийнято рішення доручити директору ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна» ОСОБА_16 провести від імені ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна» реєстрацію знака для товарів і послуг «Эксмо» для класів 16, 35, 40, 41 МКТП з правом передоручення третім особам;

- також, відомості про реєстрацію оспорюваного знака було надруковано у офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.10.2008 № 20 та розміщено у Інтернет базі даних «Зареєстровані в України знаки для товарів і послуг» Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) (http://www.uipv.org/) у вільному доступі;

- відповідно до Виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів і послуг відносно свідоцтва України №98786 станом на 02.09.2015 власником оспорюваного знака для товарів і послуг в період з 25.02.2011 по 25.03.2014 було ТОВ «ЕКСМО-Україна», учасником якого в цей період з часткою у статутному капіталі у розмірі 99% був позивач;

- наведені факти свідчать, що позивачу було відомо як про подання заявки на реєстрацію оспорюваного знака для товарів і послуг, так і про сам факт реєстрації ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна» знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 з жовтня 2008 року;

- отже, позивачем пропущено строк позовної давності, у межах якого Товариство могло звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, тобто відповідачами було заявлено клопотання про застосування наслідків спливу строку позовної давності.

У свою чергу, позивач заперечував проти застосування наслідків спливу позовної давності, посилаючись на те, що перебіг розпочався лише з 19.03.2014, а позовна заява подана 06.04.2016, тобто без порушення строку.

Статтею 256 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно з частиною першою статті 260 ЦК України позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253 - 255 цього Кодексу.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок (стаття 253 ЦК України), а спливає у відповідні місяць та число останнього року строку, якщо строк визначений роками (частина перша статті 254 ЦК України).

У абзаці третьому підпункту 1.1 пункту 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» (далі - Постанова № 10) зазначено, що, оскільки закон (пункт 10 частини другої статті 16, стаття 21 ЦК України, абзац третій частини другої статті 20 Господарського кодексу України визначає визнання недійсними актів державних та інших органів, що суперечать законодавству і порушують права та законні інтереси осіб, як спосіб захисту цивільних прав, то до позовних заяв юридичних осіб і зазначених громадян про визнання недійсними таких актів застосовується загальна позовна давність.

В абзаці першому та п'ятому підпункту 2.1 пункту 2 Постанови № 10 зазначено, що частиною третьою статті 267 ЦК України передбачена можливість застосування позовної давності, у тому числі й спеціальної, лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення судом. Посилання сторони на сплив позовної давності в процесі касаційного перегляду судового рішення не вважається такою заявою.

Якщо відповідачів у справі два чи кілька, суд вправі відмовити в задоволенні позову за наявності згаданої заяви лише одного з них, оскільки позовну давність законом визначено саме для позивача у справі як строк, у межах якого він може звернутися до суду.

Пунктом 2.2 Постанови № 10 визначено, що за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

За приписами статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону визначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Отже, дослідженню в даній справі підлягає питання про те, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 98786 таким, що вводить в оману щодо особи позивача.

Крім того, за приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

З урахуванням даної норми необхідно з'ясувати, що саме є фірмовим найменуванням позивача, коли останній одержав право на таке найменування і коли воно стало відомо в Україні.

Служба зазначала, що відповідно до Положення про Службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 658, визнання факту першого використання фірмового найменування в Україні до компетенції Служби не відноситься; Служба на момент прийняття рішення про видачу знака для товарів та послуг за свідоцтвом України №98786 не була поінформована про можливість порушення права позивача на його комерційне (фірмове) найменування.

Відповідно до частини другої статті 90 ЦК України юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.

Згідно з частиною другою статті 489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відповідно до пунктів 3, 6 і 7 Положення про фірму, затвердженого 22.06.1927 Центральним виконавчим комітетом Союзу РСР і Радою народних комісарів Союзу РСР, фірма підприємства, що належить акціонерному товариству (пайовому товариству) або товариству з обмеженою відповідальністю, повинна містити вказівка предмета діяльності підприємства й виду товариства ("акціонерне товариство", "пайове товариство", "товариство з обмеженою відповідальністю" або скорочено "акц. про- в", т- у з о/о" і т.п. ).

Фірма повинна містити вказівки, необхідні для вирізнення підприємства від інших однорідних підприємств (спеціальне найменування, номер і т.п. ).

У фірму можуть бути включені також і інші позначення, у тому числі скорочене фірмове найменування.

Згідно з частиною третьою статті 159 Господарського кодексу України (далі - ГК України) правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Частиною другою статті 129 ГК України передбачено, що іноземні юридичні особи при здійсненні господарської діяльності в Україні мають такий самий статус, як і юридичні особи України, з особливостями, передбаченими цим Кодексом, іншими законами, а також міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Відповідно до частини другої статті 490 ЦК України використання комерційного (фірмового) найменування одного підприємства іншим може призвести до змішування їх діяльності та введення споживачів в оману щодо комерційного джерела походження товарів або послуг.

Товариство належним чином довело використання фірмового найменування шляхом його зазначення у правочинах і маркування власної друкованої продукції.

Так, в матеріалах справи містяться, зокрема, копії договорів від 11.08.2006 №175, від 08.11.2006 №ВТ-07 та від 16.04.2007 №ВТ-14, копії обкладинок книжок, які видавалися Товариством і які марковані позначенням «ЭКСМО», вантажні митні декларації та міжнародні товарно-транспортні накладні, датовані 2006-2008 роками, з яких вбачається, що позивач у власній господарській діяльності почав використовувати як повне комерційне найменування, яким є «ООО «Издательство «ЭКСМО», так і скорочене фірмове найменування, яким є «ЭКСМО» до дати подання відповідачем заявки на реєстрацію спірного знака для товарів і послуг (15.05.2008).

Витягом з торгового реєстру стосовно державної реєстрації позивача підтверджується здійснення такої реєстрації, а отже й фактично перше використання повного фірмового найменування саме 11.02.2002.

Доводи відповідача про неналежність поданих договорів з огляду на те, що: сторонами вказаних договорів є юридичні особи Російської Федерації та України, які не є сторонами в даному спорі; територія дії договорів - Російська Федерація; право застосування договорів - законодавство Російської Федерації; договори не містить доказів маркування продукції торговельною маркою позивача та доказів поставки продукції під торговельною маркою позивача та введення продукції в господарський оборот на території України, - не беруться судом до уваги, оскільки, як зазначалося, позивачем подано вантажні митні декларації на підтвердження ввезення на територію України продукції товариства і докази реалізації такої продукції; при цьому, не має значення, якою особою така продукція реалізовувалася на території України.

Відповідно до пункту 4 статті 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які відтворюють твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 повністю відтворює твір образотворчого мистецтва «», права на який на даний час належать позивачеві.

У пункті 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

З метою роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту ОСОБА_9.

На вирішення судовому експерту були поставлені такі питання:

«Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 98786 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?»;

«Чи відтворює знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 98786 твір образотворчого мистецтва «»?»;

«Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 98786 тотожним або схожим з відомим в Україні фірмовим найменуванням «ЭКСМО» Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ЭКСМО»?».

До господарського суду міста Києва 21.01.2016 надійшли матеріали справи №910/8572/15-г з Висновком, в якому зазначено, що:

- стосовно всіх наведених у свідоцтві України №98786 товарів 16 та послуг 35, 40 і 41 класів МКТП знак за вказаним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товару;

- знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №98786 відтворює фрагмент твору образотворчого мистецтва «», який використовується самостійно;

- знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №98786 є схожим з відомим в Україні фірмовим найменуванням «ЭКСМО» Товариства (общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ЭКСМО») настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Разом з тим, окрім Висновку, в підтвердження обґрунтованості позовних вимог позивачем подано, зокрема:

- договори поставок товарів, укладених в період з 2006 по 2007 рік, вантажні митні декларації та міжнародні товарно-транспортні накладні, датовані 2006-2008 роками, з яких вбачається, що у період з 2006 по 2008 року Товариство здійснювало господарську діяльність у сфері продажу друкованої продукції (книжок), зокрема, на території України, використовуючи при цьому, позначення «ЭКСМО» для маркування власної продукції та як фірмове найменування;

- витяг з торгового реєстру стосовно державної реєстрації Товариства, який підтверджує дату першого використання комерційного (фірмового) найменування (11.02.2002), яке є схожим зі знаком відповідача-1 за свідоцтвом України №98786;

- довідки генерального директора акціонерного товариства «Регіональний мережевий інформаційний центр», в яких зазначено, що доменні імена EKSMO.ru та DIY-EKSMO.RU були зареєстровані 31.01.2002 та 07.03.2002 відповідно, а також те, що адміністратором даних доменних імен станом на 02.10.2015 є позивач, що по суті свідчать про використання Товариством позначення «ЭКСМО» у мережі Інтернет до дати подання відповідачем-1 заявки за свідоцтвом України №98786;

- договір про відчуження виключного авторського права від 17.01.2003 № 1701/2003 та акт приймання-передачі твору (додаток № 1 до названого договору), з яких вбачається, що позивач є власником прав на твір образотворчого мистецтва , який був створений громадянином Російської Федерації ОСОБА_17 (на час створення твору обіймав посаду провідного художнього редактора Товариства).

Доводи Компанії про те, що саме закрите акціонерне товариство «Издательство ЭКСМО» є власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, що відображений у додатку №1 до акта приймання-передачі до договору про відчуження виключного авторського права від 17.01.2003 №1701/2003, а не Товариство, спростовуються матеріалами справи, якими підтверджено, що Товариство є правонаступником закритого акціонерного товариства «Издательство ЭКСМО».

Що ж до того, що примірник вказаного договору і акта подано суду пізніше дати проведення судової експертизи, а тому незрозуміло, який твір досліджував експерт, то суд встановив, що судовим експертом досліджувався саме твір образотворчого мистецтва , докази на підтвердження наявності виключних майнових авторських прав на який були подані Товариством 29.02.2016.

Що ж до доводів відповідачів про те, вказаний твір не має такої ознаки як оригінальність, то слід вказати таке.

Відповідно до пункту 4 статті 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які відтворюють твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» твір образотворчого мистецтва це скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо.

Сучасне мистецтво, у тому числі в образотворчій сфері, позбавлено чітких визначень меж оригінальності та світові тенденції вказують на те, що на даний час навіть твори, що по суті не є складними за технікою виконання, є справжніми витворами мистецтва.

Оскільки суду не подано доказів того, що твір образотворчого мистецтва був створений кимось раніше за ОСОБА_17, то посилання на його не оригінальність є некоректними та безпідставними.

Отже, суд дійшов висновку про те, що:

- у складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 наявний словесний елемент «ЭКСМО», який одночасно являє собою частину найменування позивача, та який використовується ним як у здійсненні господарської діяльності для власної індивідуалізації як фірмове найменування, так і як знак для товарів і послуг, в тому числі за міжнародною реєстрацією, а тому, за приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону така торговельна марка не може бути зареєстрована як знак позначення, оскільки є тотожною із фірмовим найменуванням Товариства, що відоме в Україні і належить йому до дати подання до Служби заявки щодо таких же товарів і послуг;

- з огляду на тотожність вказаних словесних елементів та класів товарів і послуг, що виробляються/надаються позивачем та вказані у свідоцтві України №98786, споживачі можуть бути введені в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, марковані знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786, через помилкові асоціації з позивачем;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 повністю відтворює твір образотворчого мистецтва , а відповідачами не подано суду жодного документального підтвердження наявності дозволу автора чи особи, яка на даний час має виключні майнові авторські права, на використання твору (повністю чи частково) як торговельної марки.

Що ж до спливу строку позовної давності, то доводи відповідачів не знайшли документального підтвердження.

Позивач вказує, що ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна», подаючи заявку на реєстрацію спірної торговельної марки, діяло без отримання відповідного дозволу Товариства.

Судом встановлено, що позивач був засновником як ТОВ «ЕКСМО-Україна», так і ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна».

Разом з тим, жодного документального підтвердження того, що позивач надавав вказаним юридичним особам дозвіл на реєстрацію позначення «ЭКСМО» як торговельної марки суду не подано.

Надані відповідачем-1 протокол загальних зборів учасників ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна» та письмові пояснення ОСОБА_11 не є належними та допустими доказами, виходячи з такого:

- копія вказаного протоколу не засвідчена взагалі; щодо того, яким чином Компанією було отримано не засвідчену копію, пояснення суду не подано; оригінал протоколу для огляду суду подано не було;

- пояснення ОСОБА_11 не засвідчені нотаріально, що позбавляє можливості достовірно вказати, що саме вказана особа їх надавала.

Разом з тим, матеріалами справи підтверджено, що позивачу стало відомо про порушення його охоронюваного законом інтересу лише 19.03.2014, а саме в момент отримання часткової попередньої відмови у поширенні охорони знака для товарів і послуг «ЭКСМО» за міжнародною реєстрацією № 1167238 на територію України.

Отже, перебіг позовної давності почався з дня, коли позивач дізнався про порушення свого охоронюваного законом інтересу, тобто з 19.03.2014, а тому строк позовної давності не сплинув і підстав для застосування наслідків спливу строку позовної давності передбачених статтею 267 ЦК України немає.

Викладеним підтверджується в тому числі те, що по суті заявка на реєстрацію спірної торговельної марки ТОВ «РДЦ ЕКСМО-Україна» була подана як агентом позивача з порушенням статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, якою передбачено, що якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявні підстави визнати недійсним свідоцтво України № 98786 на знак для товарів і послуг.

Що ж до вимоги про зобов'язання Служби внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсними названих свідоцтв України на знаки для товарів і послуг і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», то відповідна вимога як похідна від основної підлягає задоволенню з урахуванням припису пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і частини другої статті 19 Закону, відповідно до якої при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

З огляду на наведене позов слід задовольнити повністю.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача-2.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати недійсними повністю свідоцтво України № 98786 на знак для товарів і послуг «ЭКСМО», власником якого є Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) (Сейшельські острови, Мае, м. Вікторія, Френсіс Рейчл Стр., Саунд енд Віжн Хаус, Секонд Флоор, Сюіте 1; Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтва України № 98786 на знак для товарів і послуг «ЭКСМО» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) (Сейшельські острови, Мае, м. Вікторія, Френсіс Рейчл Стр., Саунд енд Віжн Хаус, Секонд Флоор, Сюіте 1; Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ексмо» (123308, Російська Федерація, м. Москва, вул. Зорге,1; адреса для листування: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86 Д, оф. 3.1; ідентифікаційний код: ) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 21.03.2016.

Суддя О. Марченко