УХВАЛА

21.03.2016№ 910/28726/14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи № 910/28726/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора", с. Миколаївське Жовтневого району Миколаївської області,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь", м. Дніпропетровськ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - публічне акціонерне товариство "Коблево", с. Ленінка Березанського району Миколаївської області,

товариство з обмеженою відповідальністю "Котнар-М", с. Мужієво Берегівського району Закарпатської області, та

спільне підприємство "Айсберг" ЛТД, м. Берегово Закарпатської області,

про визнання позначення загальновживаним та припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів та послуг,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сандора" (далі - ТОВ "Сандора") звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) та приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь" (далі - ПрАТ "Алеф-Виналь") про:

- припинення дії свідоцтва України № 109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка" (словесний) внаслідок визнання позначення "Тамянка" загальновживаним;

- зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка" та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про припинення дії свідоцтва України №109692.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.12.2014 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.01.2015 залучено до часті у справі публічне акціонерне товариство "Коблево" (далі - ПАТ "Коблево"), товариство з обмеженою відповідальністю "Котнар-М" (далі - ТОВ "Котнар-М") та спільне підприємство "Айсберг" ЛТД (далі - СП "Айсберг") як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

ТОВ "Сандора" 09.02.2015 подала суду заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій просило суд заборонити:

- Службі та ПрАТ "Алеф-Виналь" вчиняти будь-які дії стосовно позначення "Тамянка";

- Службі та ПрАТ "Алеф-Виналь" вчиняти будь-які дії стосовно знака для товарів і послуг "Тамянка" за свідоцтвом України №109692;

- Службі виносити рішення за заявою ПрАТ "Алеф-Виналь" про визнання знака для товарів та послуг "Тамянка" добре відомим в Україні.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.02.2015 у задоволенні заяви позивача відмовлено; за ініціативою суду вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони ПрАТ "Алеф-Виналь" передавати у будь-який спосіб право власності на знак для товарів і послуг "Тамянка" за свідоцтвом України №109692;

- заборони ПрАТ "Алеф-Виналь" відмовлятися від знака для товарів і послуг "Тамянка" за свідоцтвом України №109692 повністю чи частково.

- заборони Службі вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані зі зміною власника знака для товарів і послуг "Тамянка" за свідоцтвом України №109692.

ПрАТ "Алеф-Виналь" 06.02.2015 подало суду відзив на позов, в якому зазначило таке: позивачем не надано доказів, що підтверджували б загальновживаність позначення "Тамянка"; посилання ТОВ "Сандора" на те, що позначення "Тамянка" використовувалось як одне з чисельних синонімів сорту винограду, взагалі не підтверджує факту загальновживаності останнього, а також можливість ототожнення позначення "Тамянка" з певним товаром, зокрема, з переліком товарів, що містяться в класі 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); враховуючи факт наявності ухвали Вищого адміністративного суду України від 12.12.2013 у справі №К/9991/7648/12 за позовом закритого акціонерного товариства "Алеф-Виналь" до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, що набрала законної сили, якою визнано рішення Служби неправомірними та зобов'язано здійснити реєстрацію знака для товарів та послуг за заявкою від 05.05.2006 №m200606610, закріплено відсутність в позначенні "Тамянка" усіх факторів, на підставі яких чинним законодавством може бути припинено дію свідоцтва або останнє може бути визнано недійсним.

ПАТ "Коблево" 09.02.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило, що: після дати подання заявки ПрАТ "Алеф-Виналь" - 05.05.2006 на реєстрацію словесного знака для товарів і послуг "Тамянка" вказане позначення стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду, а саме - вина ординарного столового напівсолодкого білого; після зазначеної дати значна кількість підприємств виноробної промисловості почала маркувати вино, яке виготовлене з білих сортів винограду, позначенням "Тамянка"; внаслідок масового застосування позначення "Тамянка" різними виробниками у свідомості споживачів воно асоціюється саме з видом столового напівсолодкого білого вина, а не з конкретним виробником; вина з позначенням "Тамянка", які реалізуються в Україні, мають відмінності за різними показниками: типом і формою тари, її кольором і об'ємом, стилем оформлення етикетки, смаковими якостями самого вина та ін., а споживач здійснює вибір продукту саме на підставі зазначених критеріїв, асоціюючи позначення "Тамянка" на продукції саме як вид вина, а не власне торгову марку конкретного виробника.

Служба 09.02.2015 подала суду відзив на позов, в якому зазначила таке: за результатом кваліфікаційної експертизи за заявкою № m200606610 на знак "Тамянка" було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всіх товарів 33 класу МКТП, а саме заявлене словесне позначення для 33 класу "вина" є загальновживаним як позначення товару певного виду, для всіх інших товарів щодо класу воно є оманливим; 11.12.2007 Службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою №m 200606610; ПрАТ "Алеф-Виналь", не погоджуючись з зазначеним рішенням Служби, звернулося з адміністративним позовом до Служби у Дніпропетровський окружний адміністративний суд; постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.11.2008 зобов'язано Службу прийняти рішення про реєстрацію знака "Тамянка" за заявкою від 05.05.2006 №m200606610 відносно товару: вино "Тамянка", видати свідоцтво України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; згодом ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30.06.2011 встановлено інший перелік товарів 33 класу МКТП.

ПрАТ "Алеф-Виналь" 23.02.2015 подало суду додаткові пояснення, в яких зазначило таке: відповідно до звіту про соціологічне опитування "Визначення рівня відомості торговельної марки "Тамянка" 2013 року, проведеного дослідницькою компанією "Ю.С.С.", та аналітичної довідки за результатами соціологічного опитування "Сприйняття населенням назви "Тамянка" від 07.02.2015, проведеного центром "Соціальний моніторинг", переважна кількість споживачів використовують позначення "Тамянка" виключно для позначення продукції, виробленої товариством з обмеженою відповідальністю "Атлантіс" (далі - ТОВ "Атлантіс"), яке використовує торговельну марку "Тамянка" за ліцензійним договором з ПрАТ "Алеф-Виналь"; слово "Тамянка" не міститься в ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови" як позначення виду вина, також не міститься в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік, затвердженому Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, як позначення сорту винограду, та не використовується як назва товару фахівцями галузі виноробства та працівниками торгівлі; жоден виробник, крім ТОВ "Атлантіс", не використовує позначення "Тамянка" самостійно, без додавання інших слів й елементів; ПрАТ "Алеф-Виналь" не вважає законним будь-яке використання іншими виробниками слова "Тамянка", в тому числі з додаванням інших слів й елементів і оскаржує свідоцтва на такі знаки для товарів і послуг, які в судовому порядку визнаються недійсними.

ТОВ "Сандора" 23.02.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило, що: твердження ПрАТ "Алеф-Виналь" про те, що для визначення поняття загальновживаним обов'язковим є сукупність чотирьох критеріїв, є хибним та необґрунтованим, так як згідно з підпунктом 4.3.1.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 №72) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.1997 за № 416/2220 (далі - Правила), на який посилається ПрАТ "Алеф-Виналь", до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями, тобто 2 критерії з 4-х, наведених ПрАТ "Алеф-Виналь"; позивач звернувся з даним позовом з вимогами щодо припинення дії свідоцтва ПрАТ "Алеф-Виналь" на підставі пункту 3 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Закон) внаслідок перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки, тобто посилання ПрАТ "Алеф-Виналь" на недоведеність факту загальновживаності позначення на момент подання заявки не можуть бути взяті судом до уваги.

ПрАТ "Алеф-Виналь" 23.02.2015 подало суду заяву про застосування строків позовної давності, в якому зазначено, що: позивач в своїй позовній заяві робить висновок, що позначення "Тамянка" не має розрізняльної здатності, яка була втрачена ним з 2006 року (з дати подання відповідної заявки ПрАТ "Алеф-Виналь"); вимога позивача ґрунтується на юридичному факті, який настав близько 9 років тому; поважних причин щодо пропущення строку звернення до суду позивач не надав; ПрАТ "Алеф-Виналь" просить суд застосувати строк позовної давності та відмовити у задоволенні даного позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.02.2015 призначено у справі №910/28726/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, на вирішення експертизи поставлено таке питання: чи став знак для товарів і послуг "ТАМЯНКА" за свідоцтвом України №109692 загальновживаним позначенням для товарів 33 класу МКТП після дати подання ПрАТ "Алеф-Виналь" заявки на його реєстрацію, а саме після 05.05.2006?; провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 17.03.2016 надійшли матеріали справи №910/28726/14 з висновком судового експерта від 10.03.2016 №1026, в якому зазначено, що: знак для товарів і послуг «Тамянка» за свідоцтвом України №109692 став загальновживаним позначенням для товарів 33 класу МКТП, а саме «алкогольні напої, крім пива; аперитиви; вина; лікери; наливки; напої алкогольні змішані; напої алкогольні перегінні; напої алкогольні, що містять фрукти; пікети [вино з виноградних вичавків]; спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові» після дати подання ПрАТ "Алеф-Виналь" заявки на його реєстрацію, а саме після 05.05.2006.

Відповідно до частини третьої статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Отже, оскільки у справі №910/28726/14 проведено експертизу об'єктів інтелектуальної власності і матеріали справи повернуто з експертної установи, господарський суд міста Києва вважає за доцільне поновити провадження у справі та призначити її розгляд.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №910/28726/14 поновити.

2. Призначити розгляд справи на 11.04.2016 о 10 год. 20 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в; зал судових засідань № 12; явку представників учасників судового процесу в судове засідання визнати обов'язковою.

3. Зобов'язати учасників судового процесу:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду;

- подати суду письмові пояснення з приводу висновку від 10.03.2016 №1026 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

Суддя О. Марченко

Розгляд справи призначив на 11.04.2016 о 10:20 год.