УХВАЛА

25.02.2016№ 910/401/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/401/16

за позовом McDonald's International Property Company Limited's (МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.), м. Уілмінгтон штату Делавер, Сполучені Штати Америки (далі - Компанія),

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю "7 Континентів", сільрада Фонтанська Комінтернівського району Одеської області,

про визнання частково недійсними свідоцтв України №191514 та №191515 на знаки для товарів і послуг,

за участю представників:

позивача - Коваля А.М. (довіреність від 01.10.2015 №б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - Возного М.В. (довіреність від 10.02.2016 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить суд:

визнати свідоцтва України №191514 та №191515 на знаки для товарів і послуг частково недійсними для всіх товарів 30 та послуг 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), власником яких є товариство з обмеженою відповідальністю "7 Континентів" (далі - ТОВ " 7 Континентів");

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсними свідоцтв України №191514 та №191515 і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.01.2016 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.01.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони ТОВ "7 Континентів" передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515 або ж відмовлятися від наведених свідоцтв; заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515.

Позивач 25.01.2016 подав суду клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просив поставити такі питання:

«чи є торговельні марки "HappyBurger", "HappyBurger" за свідоцтвами України №191514 та №191515 від 10 жовтня 2014 р. схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою серією торговельних марок "HAPPY MEAL", "Хеппі Міл" за свідоцтвами України №12687 від 19 липня 1999 р., №16523 від 16 жовтня 2000 р., №136578 від 25 березня 2011 р. відносно усіх товарів та послуг 30, 43 класів МКТП?»

«чи є торговельні марки "HappyBurger", "HappyBurger" за свідоцтвами України №191514 та №191515 від 10 жовтня 2014 р. при їх фактичному використанні з характерним поєднанням червоного та жовтого кольорів, символічного зображення «посмішки» та зображень бургерів (бутербродів) такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, зокрема, породити асоціації із Позивачем та належною йому серією торговельних марок?»

Проведення такої експертизи позивач просив доручити атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України або атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Жилі Богдану Володимировичу, або Дорошенку Олександру Федоровичу, або Петренку Сергію Анатолійовичу, або Коваленко Тетяні Вікторівні.

Служба 01.02.2016 подала суду клопотання про приєднання до матеріалів справи матеріалів заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №191514 та №191515 на ім'я ТОВ "7 Континентів" та витягів з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

ТОВ "7 Континентів" 11.02.2016 подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на таке:

- словесні позначення «HappyBurger» та «HAPPY MEAL» не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки слово «Нарру» може створювати у свідомості людини різні образи (у одних - щасливий, у інших - вдалий, у когось - задоволений, веселий); тоді як словосполучення «HappyBurger» відповідає тільки одному всім відомому і однаково сприйманому образу - «Щасливий бургер», домінуючий елемент в якому є саме - бургер, а «HAPPY MEAL» ототожнюється споживачами лише з послугами, які надає позивач, а саме комплексним меню, яке складається з багатьох продуктів, в тому числі напоїв, та включає іграшку для дитини;

- роздруківки з сайту «Вікіпедія», подані позивачем, як докази є неналежними.

ТОВ "7 Континентів" 15.02.2016 подало суду клопотання про проведення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити такі питання:

« 1. чи є зареєстровані знаки «HappyBurger», «HappyBurger» за свідоцтвами України №191514, №191515 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?

2. чи є торговельні марки «HappyBurger», «HappyBurger» за свідоцтвами України №191514 та № 191515 від 10 жовтня 2014р. та торговельні марки «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл» за свідоцтвами України № 12687 від 19 липня 1999р., № 16523 від 16 жовтня 2000р., №136578 від 25 березня 2011р. тотожними та/або схожими настільки, що їх можна сплутати та/або ввести їх споживачів в оману?

3. чи є елемент «Нарру» домінуючим у торговому знаку «HappyBurger» та у торговому знаку «HAPPY MEAL»?

4. чи мають конкуруючі знаки на товари та послуги Позивача та Відповідача-2 спільні домінуючі елементи, що можуть привести до введення споживачів таких товарів та/або послуг в оману?»

15.02.2016 Служба подала суду відзив на позов, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на таке: у відповідача-1 не було підстав для відмови у наданні правової охорони знакам за заявками № m 2013 04670, № m 2013 04671; зазначені порівнювані знаки при розгляді їх в цілому є абсолютно різними, оскільки загальне зорове (візуальне) та семантичне (смислове) сприйняття цих знаків є різним, а тому вони створюють у свідомості споживача різні асоціації (образи) і не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати; крім того, позивач не надав жодних доказів того, що знаки відповідача-2 породжують у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з конкретним надавачем послуг, та «очевидності» введення в оману споживача, у зв'язку з чим Компанія необгрунтовано стверджує про те, що спірний знак для товарів та послуг вводить в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги.

15.02.2016 Служба подала суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судовому експерту, а саме:

«Чи є словесний знак «Happy Burger» за свідоцтвом України № 191514 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні словесними знаками «HAPPY MEAL» і «Хеппі Міл» за свідоцтвами України № 12687, № 16523 та комбінованим знаком «Хеппі Міл» за свідоцтвом № 136578 в частині зареєстрованих товарів 30 та послуг 43 класів МКТП?

Чи є комбінований знак «Happy Burger, зобр.» за свідоцтвом України № 191515 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні словесними знаками «HAPPY MEAL» і «Хеппі Міл» за свідоцтвами України № 12687, № 16523 та комбінованим знаком «Хеппі Міл, зобр.» за свідоцтвом № 136578 в частині зареєстрованих товарів 30 та послуг 43 класів МКТП?

Чи є знаки «Happy Burger» і «Happy Burger, зобр.» за свідоцтвами України №№ 191514, 191515 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 42, 43 класів МКТП, а саме: особи Позивача - МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.?»

Крім того, щодо запропонованих судових експертів позивачем Служба заперечила, запропонувавши проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити: Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності або атестованому судовому експерту Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу.

24.02.2016 позивач подав суду письмові пояснення, в яких зазначив таке:

- позивач вважає, що під час проведення судової експертизи експерт має враховувати наявність обох раніше зареєстрованих серій торговельних марок позивача зі спільними словесними елементами «Нappy/Хеппі», «Burger/Бургер», на які посилається позивач у позовній заяві;

- крім того, раніше зареєстрована серія торговельних марок зі спільним словесним елементом «Burger/Бургер» також інтенсивно використовується в Україні;

- редакція першого запропонованого запитання відповідача-2, на думку позивача, є некоректною, оскільки не враховує обставин щодо фактичного використання спірних торговельних марок за свідоцтвами України № 191514 та №191515 на ринку;

- редакція другого запропонованого питання відповідача-2 містить, зокрема, посилання на тотожність торговельних марок позивача та відповідача-2, проте в обґрунтування позовних вимог позивач посилається виключно на їх схожість;

- третє та четверте питання відповідача-2 абсолютно не стосуються предмету позовної заяви і позовних вимог.

Разом з тим, позивач подав суду перелік питань, які пропонує поставити на роз'яснення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності:

« Чи є торговельні марки «HappyBurger», за Свідоцтвами України № № 191514, 191515 від 10 жовтня 2014 р. схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою серією торговельних марок зі спільним словесним елементом «HEPPY/Хеппі», а саме: HAPPY MEAL Хеппі Міл, за Свідоцтвами України № 12687 від 19 липня 1999 р., № 16523 від 16 жовтня 2000 р., № 136578 від 25 березня 2011 р.?

Чи є торговельні марки «НарруBurger», за Свідоцтвами України № № 191514, 191515 від 10 жовтня 2014 р. при їх фактичному використанні такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу?»

25.02.2016 Компанія подала суду письмові пояснення щодо відзивів на позовну заяву відповідачів, в яких зазначила таке:

- під час реєстрації спірних торговельних марок відповідач-1 не мав у своєму розпорядженні відомостей щодо фактичного використання спірних торговельних марок відповідача-2, які має суд, а тому не міг встановити, що подані на реєстрацію торговельні марки саме при їх фактичному використанні на ринку можуть ввести споживача в оману;

- відповідач-2 не заперечив наведені позивачем обставини та докази щодо фактичного використання спірних торговельних марок саме для пропонування до продажу та продажу комплектів їжі (бургери, салати), з характерним поєднанням червоного та жовтого кольорів, символічним зображенням «посмішки» та зображень бургерів (бутербродів) на ринку громадського харчування, а тому не спростував доводів позивача про можливість спірних торговельних марок ввести в оману;

- відповідачем-2 проігноровано доводи та докази позивача щодо належності йому набагато більш ранньої серії зареєстрованих торговельних марок зі спільним елементом «Burger/Бургер», що також визначає схожість спірних торговельних марок;

- посилання відповідача-2 на інші зареєстровані торговельні марки третіх осіб зі словесним елементом «Нарру» не має значення для справи і тому не повинно прийматись судом.

Представники сторін підтримали клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, навели питання та перелік установ (судових експертів), яким можна доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частинами першою і другою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

З матеріалів справи вбачається, що:

- позивач є власником таких знаків для товарів і послуг:

«HAPPY MEAL» (словесний), зареєстрований для послуг 42 класу МКТП за свідоцтвом України №12687 (дата подання заявки №94103530 - 14.10.1994; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 19.07.1999 №4);

«Хеппі Міл» (словесний), зареєстрований для послуг 42 класу МКТП за свідоцтвом України №16523 (дата подання заявки № 96082016 - 30.08.1996; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 16.10.2000 №5);

, зареєстрований для послуг 42 класу МКТП за свідоцтвом України №136578 (дата подання заявки №m200916750 - 11.12.2009; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.03.2011 №6);

- ТОВ "7 Континентів" є володільцем свідоцтв України:

№ 191514 на знак для товарів та послуг «Happy Burger» (словесний, заявка від 05.04.2013 № m201304670; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 10.10.2014 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №19), зареєстрований для товарів 16, 21, 30 і послуг 35, 41, 43 класів МКТП;

№ 191515 на знак для товарів та послуг (заявка від 05.04.2013 № m201304671; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 10.10.2014 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №19), зареєстрований для товарів 16, 21, 30 і послуг 35, 41, 43 класів МКТП;

- на думку Компанії, свідоцтва України №№ 191514 і 191515 підлягають визнанню недійсними з таких підстав:

оскільки торговельні марки за наведеними свідоцтвами є схожими з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №12687, №16523 та №136578 відносно всіх товарів 30 та послуг 43 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати (абзац другий пункту 3 статті 6 Закону);

з огляду на те, що позначення за спірними свідоцтвами можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу - фактично Компанії (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону).

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем і ТОВ "7 Континентів" зареєстровано торговельні марки для товарів і послуг, пов'язаних з діяльністю ресторанів та ресторанним господарством, громадським харчуванням, які мають спільне призначення - швидке харчування (фаст-фуд) одного кола споживачів.

Отже, питання стосовно схожості до ступеню змішування торговельних марок позивача і названого відповідача щодо споріднених товарів і послуг та питання стосовно можливості введення в оману стосовно Комапнії є питаннями, які потребують спеціальних знань і для вирішення яких слід призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до частини третьої статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Суд вважає за необхідне проведення такої експертизи доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу, який є судовим експертом за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 1065, дію якого продовжено до 19.02.2019 рішенням центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 19.02.2016 №14). Витрати за проведення такої експертизи слід покласти на позивача;

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/401/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 28-а, кв. 88).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг «Happy Burger» за свідоцтвом України № 191514 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні знаками для товарів і послуг «HAPPY MEAL» і «Хеппі Міл» відповідно за свідоцтвами України № 12687, № 16523 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 136578 стосовно товарів 30 та послуг 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191515 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні знаками для товарів і послуг «HAPPY MEAL» і «Хеппі Міл» відповідно за свідоцтвами України №12687, № 16523 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 136578 стосовно товарів 30 та послуг 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг «Happy Burger» за свідоцтвом України № 191514 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 42, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно McDonald's International Property Company Limited's (МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.)?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №191515 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 42, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно McDonald's International Property Company Limited's (МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.)?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/401/16 надіслати судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 28-а, кв. 88).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на McDonald's International Property Company Limited's (МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.; 2711 Sentervil Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA; адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37, патентно-юридична агенція "Дубинський і Ошарова"). Зобов'язати McDonald's International Property Company Limited's (МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.) здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/401/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко