ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2016 р. Справа № 922/5715/15

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Пелипенко Н.М., суддя Івакіна В.О. , суддя Медуниця О.Є.,

при секретарі Пляс Л.Ф.

за участю представників:

позивача директор ОСОБА_1 (наказ від 19.03.2002 р.), ОСОБА_2 (довіреність від 12.10.2015 р. № 57);

1-го відповідача ОСОБА_3 (довіреність від 01.02.2016 р.) ;

2-го відповідача не зявився;

третьої особи - ОСОБА_4, дов. №20-70-10/00-1/1464 від 22.02.2016 року;

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу 1-го відповідача (вх. № 43Х/1-28) на рішення господарського суду Харківської області від 17 грудня 2015 року у справі № 922/5715/15

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Садко-Україна", м. Харків,

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Брендмастер", м. Харків,

2) Шенгхенг Інвестмент Корпорейшн ЛТД, Лідівіль, Беліз,

третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Харківська митниця Державної фіскальної служби України, м. Харків,

про визнання права на знак для товарів і послуг,

ВСТАНОВИЛА:

У жовтні 2015 р. ТОВ "Садко-Україна" звернулось до господарського суду Харківської області з позовною заявою до ТОВ "Брендмастер" та до Шенгхенг Інвестмент Корпорейшн ЛТД про визнання за позивачем права попереднього користувача на безоплатне вільне продовження користування знаку для товарів і послуг, який охороняється Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 193437 від 25.11.2014 р., шляхом зберігання товару із зазначеним нанесенням такого знака з метою пропонування для продажу, пропонування такого товару для продажу, продаж такого товару, імпорт (ввезення), в тому числі на безперешкодне здійснення фактичних та юридичних дій, необхідних для митного оформлення такого імпорту, застосування такого знаку в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Під час розгляду справи в суді першої інстанції ухвалою від 05.11.2015 р. залучено до участі у справі, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Харківську митницю Державної фіскальної служби України.

Рішенням господарського суду Харківської області від 17.12.2015 р. у справі № 922/5715/15 (суддя Макаренко О.В.) позов задоволено. Визнано за ТОВ "Садко-Україна" право попереднього користувача на безоплатне вільне продовження користування знаку для товарів і послуг, який охороняється Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 193437 від 25.11.2014 р., шляхом зберігання товару із зазначеним нанесенням такого знака з метою пропонування для продажу, пропонування такого товару для продажу, продаж такого товару, імпорт (ввезення), в тому числі на безперешкодне здійснення фактичних та юридичних дій, необхідних для митного оформлення такого імпорту, застосування такого знаку в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Стягнуто з ТОВ "Брендмастер" на користь ТОВ "Садко-Україна" судовий збір в розмірі 609,00 грн. та стягнуто з Шенгхенг Інвестмент Корпорейшн ЛТД на користь ТОВ "Садко-Україна" судового збору в розмірі 609,00 грн.

Перший відповідач - ТОВ "Брендмастер" звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення норм матеріального і процесуального права та неповне зясування обставин справи, просить скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

Апеляційну скаргу, з урахуванням додаткових пояснень до апеляційної скарги (вх. № 2200 від 25.02.2015 р.), обґрунтовує тим, що всупереч вимогам п. 4 ч. 2 ст. 54 ГПК України позовна заява не містить жодної вимоги до ТОВ Брендмастер, внаслідок чого це підприємство не може розглядатись як відповідач по даній справі.

Також звертає увагу на те, що єдиним власником спірного знаку для товарів та послуг є другий відповідач, у звязку з чим відсутні підстави для звернення з позовними вимогами до першого відповідача, так як жодних спірних правовідносин між позивачем та першим відповідачем не існує .

Таким чином, за висновком першого відповідача, господарський суд першої інстанції не встановив обставини відсутності спору між позивачем та першим відповідачем з приводу свідоцтва України № 193437 та безпідставно не застосував пункт З статтю 63 ГПК України, яка передбачає повернення позовної заяви, якщо у позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога.

Крім того, вказує на те, що в порушення вимог Конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (згода на обов'язковість якої надана Законом України від 10 січня 2002 "Про приєднання України до Конвенції , що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів") при складанні довіреності другим відповідачем на представництво його інтересів першим відповідачем не було завірено автентичність підпису та печатки другого відповідача шляхом проставлення апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений, а тому така довіреність не має юридичної сили.

Отже, як стверджує заявник апеляційної скарги, судом першої інстанції було допущено до судового процесу юридичну особу першого відповідача, яка не мала права представляти інтересі другого відповідача, що потягло порушення норм процесуального права і є підставою для скасування рішення місцевого господарського суду.

Окрім цього, вказує на те, що висновком № 7156 від 22.07.2015 р. не було досліджено використання позначення в тому вигляді, як воно зареєстровано за свідоцтвом України № 193437 позивачем до дати подання заявки на знак для товарів та послуг - 28.03.2011р., а отже даний висновок не може розглядатися як достатній та об'єктивний доказ по даній справі, у звязку з чим у справі має бути призначена судова експертиза для встановлення відповідності нанесення на товари позивача позначення саме у тому вигляді, в якому зареєстрований знак за свідоцтвом України № 193437 від 25.11.2014 року.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 11.01.2016 р. апеляційну скаргу першого відповідача прийнято до провадження та призначено до розгляду на 04.02.2016 р.

04.02.2016 року перший відповідач подав до Харківського апеляційного господарського суду клопотання (вх.№1390) про належне повідомлення учасників процесу, в якому просив :

1. Здійснити належне повідомлення іноземної юридичної особи - компанії ШЕНГХЕН ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕИШН ЛТД. про справу № 922/5715/15, яка розглядається Харківським апеляційним господарським судом, до участі в якій вказана особа залучена як відповідач, з врахуванням вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у інших або комерційних справах (Гаага, 1965).

2. Зобов'язати позивача надати судом належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на англійську мову копії позовної заяви з додатками та ухвали Харківського апеляційного господарського суду від 11.01.2016 року у справі № 922/5715/15.

3. Направити позовну заяву з додатками та копію ухвали Харківського апеляційного господарського суду від 11.01.2016 року у справі № 922/5715/15 англійською мовою для вручення відповідачу 2 в порядку, передбаченому Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 до Міністерства юстиції України для їх направлення по дипломатичним каналам компетентному органу Белізу для дальшого вручення Відповідачу-2 (ШЕНГХЕН ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕИШН ЛТД. (29,ОСОБА_5, Ледівіль, Беліз).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що агентським договором №01 від 11.08.2014 р. між першим та другим відповідачами не врегульовано, що перший відповідач має постійно представляти інтереси другого відповідача, а лише вказано, що він організовує таке представництво, при цьому, згідно з пунктом 3.2 цього договору агент має право вимагати від другого відповідача видачі відповідної довіреності .

Разом з цим, жодних довіреностей на співробітників першого відповідача від другого відповідача не видано .

Також вказує, що в порушення вимог Конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (згода на обов'язковість якої надана Законом України від 10 січня 2002 "Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів") при складанні довіреностей на представництво інтересів другого відповідача в суді ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не було завірено автентичність підпису та печатки другого відповідача шляхом проставлення апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений, а тому такі довіреності не мають юридичної сили.

Отже, за твердженням першого відповідача, в матеріалах справи відсутні жодні документи, які посвідчували б права повноважних представників і докази належного повідомлення другого відповідача про дату, час та місце розгляду даної апеляційної скарги в матеріалах справи відсутні

Таким чином, на думку першого відповідача, з урахуванням частини 1 статті 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у інших або комерційних справах (Гаага, 1965), судове рішення у даній справі не може бути винесено поки не буде встановлено, що відповідний документ було доставлено та вручено другому відповідачу відповідно до вказаної Конвенції.

Колегія суддів, розглянувши вказане клопотання, дійшла висновку про відмову в його задоволенні, зважаючи на таке.

Пунктом 1.3. агентського договору № 01 від 11.08.2014 року передбачено право першого відповідача вступати в інтересах другого відповідача у правовідносини як від імені принципала, так і від свого імені.

Відповідно до п. 2.4.1 агентського договору № 01 від 11.08.2014 р. агент зобовязаний зорганізувати представництво інтересів і підтримку позиції принципала в судах.

Згідно з пунктом 3.2 агентського договору № 01 від 11.08.2014 року для здійснення агентом повноважень за дійсним договором окрема довіреність від принципала не потребується. Але задля запобігання або подолання наслідків бюрократії, юридичної необізнаності третіх осіб, інших обставин, що заважають виконанню дійсного договору, Агент у будь-який момент вправі зажадати від принципала видачі довіреності на будь-які повноваження з тих, що передбачені дійсним договором. Така довіреність може бути оформлена не лише на ім'я Агента, а й на ім'я працівника агента.

Виходячи зі змісту вказаних положень агентського договору, представництво інтересів другого відповідача є прямим обовязком першого відповідача і таке представництво не вимагає окремої довіреності, за винятком, коли агент за визначених в пункті 3.2 агентського договору обставин, які перешкоджають виконанню договору (подолання наслідків бюрократії, юридичної необізнаності третіх осіб, інших обставин, що заважають виконанню дійсного договору) зажадає від принципала видачу довіреності.

Проте, в матеріалах справи відсутні докази звернення першого відповідача (агента) з вимогою до другого відповідача (принципала) про видачу довіреності, як відсутні і докази наявності обставин, які заважають виконанню агентського договору і відповідно до пункту 3.2 агентського договору є підставою для видачі такої довіреності.

Разом з цим, слід зазначити, що пунктом 2.2 агентського договору на агента покладено обовязок вживати вичерпно всіх можливих заходів, необхідних для забезпечення непорушності прав принципала, а тому відповідач, у разі наявності у нього побоювань щодо настання негативних наслідків, вказаних у пункті 3.2 договору, мав би повідомити про необхідність видачі йому довіреності завчасно, тобто одразу після отримання позовної заяви у даній справі, проте таких дій останнім здійснено не було, що робить доводи останнього сумнівними.

Окрім цього, посилання першого відповідача на норми Конвенції, що скасовує вимоги легалізації іноземних офіційних документів 1961 р. є необгрунтованими, оскільки вказана Конвенція стосується іноземних офіційних документів., тоді як довіреність від імені другого відповідача від 06 листопада 2015 р. на ім'я ОСОБА_6 була вчинена в м. Харкові, тобто на території України.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 04.02.2016 р. розгляд справи було відкладено на 25.02.2016 року на 10:00 год.

Також перший відповідач 25.02.2016 року подав до Харківського апеляційного господарського суду клопотання (вх.№2198) про призначення у даній справі експертизи обєктів інтелектуальної власності, проведення якої просив доручити ХНДІСЕ ім. засл. професора ОСОБА_8 міністерства юстиції України, на вирішення якої поставити наступне питання :

"Чи містяться в матеріалах господарської справи № 922/5715/15 відомості про використання до 28.03.2011 ТОВ САДКО-УКРАЇНА в своїй господарській діяльності позначення у формі зареєстрованого за свідоцтвом України №193437 від 25.11.2014 року знаку для товарів і послуг або у формі, що відрізняється від нього лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знаку?".

Крім того, першим відповідачем заявлено клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи на стороні відповідача Державної служби інтелектуальної власності України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в разі задоволення позову у даній справі Державна служби інтелектуальної власності України буде зобовязана внести відповідні відомості до реєстру в порядку пункту 2.4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 року № 436/2011, тобто рішення у даній справі вплине на обовязки вказаної особи щодо позивача.

Колегія суддів, розглянувши вказане клопотання, дійшла висновку про відмову в його задоволенні, виходячи з наступного .

Відповідно до статті 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора.

Проте, перший відповідач не довів, що прийняття рішення у даній справі вплине на обовязки Державної служби інтелектуальної власності України стосовно позивача, так як обовязок вносити відповідні відомості до реєстру прав інтелектуальної власності є постійним обовязком вказаної особи відповідно до положення про вказаний реєстраційний орган, тобто рішення у даній справі не змінить обсягу прав та обовязків цієї особи.

Представники першого відповідача в судових засіданнях 04.02.2016 року та 25.02.2016 року підтримали апеляційну скаргу.

Позивач у відзиві на апеляційну скаргу (вх. № 1357 від 03.02.2016 р.), додаткових поясненнях (вх. № 2155 від 24.02.2016 року) та його представник в судових засіданнях 04.02.2016 року та 25.02.2016 року не погоджуються з доводами першого відповідача, викладеними в апеляційній скарзі, заперечують проти клопотання першого відповідача про призначення експертизи, просять залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Свої заперечення обґрунтовує тим, що саме перший відповідач як повноважний агент другого відповідача за агентським договором від 11.08.2014 р. звернувся до позивача з листом вих. №04/09/15-2 від 04.09.2015 р., яким повідомляв останнього про наявність у першого відповідача повноваження офіційного та ексклюзивного представника другого відповідача, а також запропонував позивачеві укласти ліцензійний договір про право використання знаку БРТ, за що сплачувати винагороду в розмірі 5% від вартості продукції, яка постачається, попереджуючи про негативні наслідки в разі нездійснення позивачем вказаних дій - конфіскацію належного позивачу товару, митне оформлення якого було призупинено, притягнення його до відповідальності. Крім того, перший відповідач у відзиві на позовну заяву заперечував проти наявності у позивача права попереднього користувача на знак для товарів і послуг .

Вказані обставини, на думку позивача, безумовно свідчить про наявність спору про право між позивачем та першим відповідачем.

Також звертає увагу на те, що предметом позову по цій справі є визнання права позивача, а не встановлення факту, як зазначає перший відповідач в своїй апеляційній скарзі, а тому позивач вірно обрав у даній справі спосіб захисту свого порушеного права.

Окрім цього, зазначає, що пункт п. 1.3. агентського договору №01 від 11.08.2014 р. прямо передбачено право першого відповідача вступати в інтересах другого відповідача у правовідносини як від імені принципала, так і від власного імені, у звязку з чим питання про скасування довіреності на представника другого відповідача ОСОБА_6 не впливає на наявність у першого відповідача можливості самостійно представляти в суді інтереси принципала за агентським договором .

При цьому, за висновком позивача, посилання першого відповідача на норми Конвенції, що скасовує вимоги легалізації іноземних офіційних документів 1961 р. є безпідставними, оскільки зазначена Конвенція стосується іноземних офіційних документів, тоді як довіреність від імені Відповідача-2 від 06 листопада 2015 р. на ім'я ОСОБА_6 була вчинена в м. Харкові.

Третя особа у відзиві на апеляційну скаргу (вх. № 1357 від 03.02.2016 р.) та її представник в судовому засіданні 04.02.2016 року зазначили, що 06.08.2015 р. було нею було складено протокол про порушення ПП Національні традиції митних правил № 454/80700/15 за ознаками порушення митних правил, передбаченого статтею 476 Митного кодексу України Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності

При цьому, митницею у чіткій відповідності до вимог розділу XIV Митного кодексу України було здійснено призупинення митного оформлення товарів, заявлених по МД № 807100000/2015/021469 від 30.06.2015 р.

Представник другого відповідача в судові засідання не зявився, хоча належним чином повідомлявся про дату, час та місце їх проведення, про що свідчать наявні в матеріалах справи поштові повідомлення №615 та №617, про вручення 15.02.2016 року агенту другого відповідача, яким є перший відповідач, а також вручення 14.01.2016 року № 704 та 15.02.2016 року № 815 представнику другого відповідача ОСОБА_9 (до моменту повідомлення першим позивачем 24.02.2016 року, як агентом другого відповідача, про скасування довіреності, виданої ОСОБА_6І.), копій ухвал при призначення розгляду апеляційної скарги в судових засіданнях.

При цьому, як вже зазначалося вище, згідно з умовами положень агентського договору представництво інтересів другого відповідача є прямим обовязком першого відповідача і таке представництво не вимагає окремої довіреності, за виключенням окремих випадків, настання яких перший відповідач не довів.

Проте, перший відповідач при розгляді апеляційної скарги заявив про відсутність у нього наміру представляти інтереси другого відповідача з підстав, наведених у клопотанні (вх.№1390 від 04.02.2016 року) про належне повідомлення учасників процесу, якому колегією суддів вже було надано оцінку.

А тому колегія суддів розглядає апеляційну скаргу за відсутності представника другого відповідача за наявними у справі матеріалами відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, а також викладені в апеляційній скарзі, письмових поясненнях до апеляційної скарги, відзивах на апеляційну скаргу та письмових поясненнях до відзиву, доводи першого відповідача, позивача та третьої особи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлених обставин справи та відповідність їх наданим доказам, та повторно розглянувши в порядку статті 101 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Як свідчать матеріали справи, Товариство з обмеженою відповідальністю Садко-Україна було зареєстровано 19.03.2002 р. Основними напрямками діяльності позивача є оптова та роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Починаючи з 2004 року, позивач є офіційним дилером ОАО БалаковоРезиноТехника, м. Балаково-16, Саратовська область, РФ, що підтверджується наступними документами:

Свідоцтвом офіційного дилера від 02.02.2004 р.;

Свідоцтвом офіційного дилера від 01.03.2005 р.;

Свідоцтвом офіційного дилера від 10.01.2006 р.;

Свідоцтвом офіційного дилера від 11.01.2010 р.;

Свідоцтвом офіційного дилера від 14.01.2011 р.;

Свідоцтвом офіційного дилера від 11.01.2012 р.

ОАО БалаковоРезиноТехника (мовою оригіналу) є виробником резинотехнічних виробів, які використовуються в автомобілебудуванні та є офіційним постачальником вказаних виробів та запасних частин до автомобілів ВАЗ, КамАЗ, ГАЗ.

При цьому, як вбачається з офіційного сайту ОАО БалаковоРезиноТехника (мовою оригіналу) за адресою www.balt.ru, який є загальнодоступним для ознайомлення, зазначене підприємство було засноване у 1966 році. У 1972 році було зареєстровано знак для товарів і послуг БРТ (стилізоване зображення човна та абревіатура БРТ), яке охороняється Свідоцтвом СРСР №44242 від 22.09.72 р.

Позивач, починаючи з 2004 року, здійснював імпорт (ввезення) на територію України, зберігання ввезеного товару із нанесеним на ним знаком БРТ з метою пропонування для продажу, пропонування вказаного товару для продажу, продаж, застосування знаку в діловій документації і в рекламі та в мережі Інтернет.

11.08.2014 року між другим відповідачем (принципалом), в особі директора Хорхе Кастілльо, що діє на підставі Статуту та першим відповідачем (агентом), в особі директора ОСОБА_10, що діє на підставі Статуту, було укладено Агентський договір №01, зі змінами внесеними Додатковою угодою №01 від 17.04.2015 р. до даного договору (т. 1 а.с. 153-164).

В пункті 1.1 Агентського договору передбачено, що агент надає принципалу послуги з представництва інтересів принципала в Україні з питань володіння принципалом зареєстрованими в Україні знаками для товарів і послуг, а також з питань охорони прав інтелектуальної власності принципала, в тому числі знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України №193437 (заявка № m201104751 від 28.03.2011 р.), що є предметом спору у даній справі.

Відповідно до п.1.3 Агентського договору умовами цього договору можуть бути як такі випадки, коли агент виступає у правовідносини в інтересах принципала від імені принципала, так і випадки, коли агент виступає у правовідносини в інтересах принципала від свого імені.

Згідно з п. 1.5 договору агент зобов'язується вчиняти весь без обмежень комплекс передбачених законодавством України дій, необхідних для підтримання чинності об'єктів інтелектуальної власності принципала.

Відповідно до ст. 14 Агентського договору даний договір починає діяти від дня його укладення і припиняє чинність 31.12.2016 р.

З матеріалів справи вбачається, що згідно з довідкою про включення об'єкту права інтелектуальної власності до митного реєстру 28.05.2015 р. за №2610 у митному реєстрі було зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг "БРТ", який охороняється Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №193437 від 25.11.2014 р., правовласником якого є 2-й відповідач у даній справі, представником якого є - ОСОБА_10 (1-й відповідач у даній справі) (т. 1 а.с. 170-174).

30.06.2015 року ПП "Національні традиції" надало до митного оформлення товари (запасні частини до автомобілів), виробництва ВАТ "Балаковорезинотехника", торговельної марки "БРТ":Ладья" по МД №807100000/2015/021469 від 30.06.2015 р., власником яких є - TOB "Садко-Україна" (позивач у даній справі).

02.07.2015 року Харківською митницею ДФС України ( в порядку ст. 399 Митного кодексу України було прийнято Рішення про призупинення митного оформлення товарів, маркованих знаком для товарів і послуг "БРТ", які поставлялися позивачу за митною декларацією №807100000/2015/021469 від 30.06.2015 р., у зв'язку з наявними ознаками порушення прав інтелектуальної власності, а саме: код товарів згідно УКТ ЗЕД, назва товарів та реквізити виробника співпадають з даними митного реєстру (т. 1 а.с. 175).

Листами від 02.07.2015 р. за вих.№20-70-24-03/00-3/4828-Р та вих.№20-70-24-03/00-3/4826-Р Харківська митниця ДФС України повідомила представника правовласника об'єкта права інтелектуальної власності - ОСОБА_10 (1-го відповідача у даній справі) та директора ПП "Національні традиції" про призупинення митного оформлення товарів (т. 1 а.с. 176-179).

10.07.2015 року представник власника об'єкта права інтелектуальної власності ОСОБА_10 (1-й відповідач у даній справі) надіслав до Харківської митниці ДФС України повідомлення від 10.07.2015 р. вих.№10/07/2015-2 та заяву від 10.07.2015 р. вих.№10/07/2015-1 про відбір зразків для проведення експертизи та продовження на 10-ть робочих днів строку призупинення товарів, представлених за МД №807100000/2015/021469 від 30.06.2015 р., власником яких є позивач у даній справі (т. 1 а.с. 180-181).

Листами від 16.07.20115 за вих.№ 20-70-24-03/00-3/5187-F та № №20-70-24-03/00-3/5186-F Харківська митниця ДФС України повідомила 1-го відповідача про продовження призупинення митного оформлення по зазначеній митній декларації - до 29.07.2015 р. та згідно з актом №807100000/2015/021469 від 13.07.2015 р. передала 1-му відповідачеві зразки товарів для проведення експертизи щодо належності задекларованих товарів до товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.

23.07.2015 року до Харківської митниці ДФС України надійшов висновок експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності ХНДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_8 № 7156 щодо тотожності позначень на зразках товарів, представлених до митного оформлення ТОВ "Садко-Україна", із комбінованим знаком для товарів і послуг "БРТ" за Свідоцтвом на знаки для товарів і послуг на № 193437 від 25.11.2014 р. (т. 1 а.с. 236-246).

06.08.2015 року Харківською митницею ДФС України було складено протокол про порушення митних правил № 454/30700/15 за ознаками порушення митних правил, передбаченого ст. 476 Митного кодексу України.

У листі від 04.09.2015 р. вих. № 04/09/15-2 1-й відповідач повідомив позивача про те, що на підставі укладеного Агентського договору 1-й відповідач є офіційним та ексклюзивним представником 2-го відповідача, який є власником виключних майнових прав на знак для товарів і послуг "БРТ", внесених до митного реєстру за № 2610, а також повідомив про те, що Харківською митницею ДФС в порядку ст. 400 Митного кодексу України призупинено митне оформлення товарів, маркованих знаком для товарів і послуг "БРТ", які поставлялися позивачу за митною декларацією № 807100000/2015/021469. У даному листі 1-й відповідач також пропонував позивачу придбати у правовласника дозвіл на митне оформлення товарів (укласти ліцензійну угоду на право використання знаків для товарів і послуг), митне оформлення яких призупинено, за що сплатити на рахунок 2-го відповідача плату за отримання дозволу в розмірі 5% від загальної вартості контрафактного товару на дату призупинення митного оформлення, яка постачається (т. 1 а.с. 39).

Зі змісту позовної заяви вбачається, що позивач в обґрунтування позову посилається на те, що до дня подання першим відповідачем заявки №m 2011 04571 на реєстрацію знаку для товарів і послуг БРТ на території України, а саме - до 28.03.2011 р., позивач вже тривалий час здійснював використання зазначеного знаку шляхом а) імпорту (ввезення) маркованих вказаним знаком товару, б) зберігання ввезеного товару із нанесеним на ним знаком БРТ з метою пропонування для продажу, в) пропонування вказаного товару для продажу, г) продаж вказаного товару та ґ) застосування знаку в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

А тому, як вважає позивач, на підставі статті 500 Цивільного кодексу України, йому належить право попереднього користування знаком БРТ, який охороняється Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 193437

Однак, як вказував позивач, перший відповідач, який представляє інтереси другого відповідача за агентським договором № 01 від 11.08.2014 р., вказане право не визнає, і листом № 04/09/15-2 від 04.09.2015 р. повідомив позивача про те, що ТОВ "Брендмастер" є офіційним та ексклюзивним представником другого відповідача. У вказаному листі перший відповідач також пропонував позивачу укласти ліцензійний договір про право використання знаку БРТ, за що сплачувати винагороду в розмірі 5% від вартості продукції, яка постачається. У випадку невиконання таких дій перший відповідач вказував на настання для позивача негативних наслідків : конфіскацію належного позивачу товару, митне оформлення якого було призупинено та притягнення позивача до відповідальності.

Місцевий господарський суд, задовольняючи позов, виходив з того, що до дати подання другим відповідачем заявки № m 201104751 від 28.03.2011 р. на знак для товарів і послуг "БРТ" для товарів 12 та 17 класів МКТП, тобто до 28.03.2011 р., позивач в інтересах своєї діяльності здійснив значну і серйозну підготовку для використання такого знаку та добросовісно його використовував.

Отже, за висновком господарського суду першої інстанції, у позивача виникло право попереднього користувача на знак для товарів і послуг БРТ" для товарів 12 та 17 класів МКТП до дати подання заявки на видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг №193437 від 25.11.2014 р., тобто до 28.03.2011 р., у зв'язку з чим він має право в подальшому на безоплатне продовження використання знаку відповідно до статті 500 Цивільного кодексу України.

Колегія суддів погоджується із висновком місцевого господарського суду про наявність достатніх правових підстав для задоволення позову, зважаючи на таке.

Відповідно до вимог п. 5 ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, за загальним правилом свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг,споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключення із вказаного загального правила визначені пунктом 6 статті 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, згідно з абзацом 2 якого, виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Таким правом іншої особи, що може виникнути до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету, є встановлене статтею 500 ЦК України право попереднього користувача. Так, згідно з частиною 1 вказаної статті, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

При цьому зміст терміну використання знаку визначено у пункті 4 ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, відповідно до якого використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Як вже зазначалося вище, 1972 році за ВАТ Балаковорезинотехніка (м. Балаково-16, Російська Федерація) було зареєстровано знак для товарів і послуг БРТ (стилізоване зображення човна та абревіатура БРТ), яке охороняється Свідоцтвом СРСР №44242 від 22.09.72 року.

Позивач є офіційним дилером ВАТ Балаковорезинотехніка (м. Балаково-16, Російська Федерація), що підтверджується Свідоцтвами офіційного дилера від 02.02.2004 р., від 01.03.2005 р., від 10.01.2006 р., 11.01.2010 р., від 14.01.2011 р. та від 11.01.2012 р, наведено позначення, що складається із стилізованого зображення ладді та абревіатури БРТ.

Разом з цим, позивач за митними деклараціями №800000014/9/437088 від 28.12.2009 р., № 807070006/2010/421279 від 21.06.2010 р. та № 807070006/2011/422519 від 21.02.2011 р. неодноразово імпортував на територію України товари виробництва ВАТ Балаковорезинохніка, яка відносяться, зокрема, до 12 та 17 класів МКТП, вказані в цих деклараціях товари були марковані торговельною маркою ВАТ БРТ:Ладдя.

Зі змісту витратних накладних № СУ-0000043 від 23.03.2009 р., № СУ-0000169 від 14.09.2009 р., № СУ-0000006 від 21.02.2011 р., № СУ-0000007 від 21.02.2011 р. та № СУ-0000009 від 21.02.2011 р. вбачається, що позивач до дня подачі заявки № т20П 04751 на знак, який охороняється Свідоцтвом № 193437, систематично відчужував на користь третіх осіб товари виробництва ВАТ БРТ, які відносяться, зокрема, до 12 та 17 класів МКТП.

Крім того, як вбачається з листа ВАТ Балаковорезинотехніка вих. № 84-01/19-11328 від 26.11.2015 р., вказане підприємство з 2004 року поставляє через дистриб'ютора, ТОВ Роботек-1, на адресу позивача продукцію власного виробництва, яка відноситься, зокрема, до 12 та 17 класів МКТП та маркована комбінованим позначенням, зображення якого наведено у листі і яке складається з абревіатури БРТ та стилізованого зображення ладді.

Крім того, позивач до дня подачі заявки № т20П 04751 на знак, який охороняється Свідоцтвом № 193437, використовував позначення знак для товарів і послуг БРТ у рекламі та в діловій репутації, що вбачається зі змісту Ітернет-сайту позивача за адресою в мережі Інтернет: www.sadko-ukraine.com, який є загальнодоступним для ознайомлення.

Таким чином, позивач до дня подачі заявки № т20П 04751 на знак, який охороняється Свідоцтвом №193437, здійснював використання знаку для товарів і послуг БРТ, який у 1972 році було зареєстровано за ВАТ Балаковорезинохніка і охороняється Свідоцтвом СРСР № 44242 від 22.09.1972 року.

А тому, позивач є попереднім користувачем в розумінні статті 500 Цивільного кодексу України, у звязку з чим наділений правом безоплатно продовжувати таке використання.

Згідно з частиною 1 статті 432 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Отже, господарський суд дійшов цілком обґрунтованого висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення позову.

Посилання першого відповідача в апеляційній скарзі на те, що позовна заява не містить жодної вимоги до ТОВ Брендмастер, внаслідок чого це підприємство не може розглядатись як відповідач по даній справі, колегія суддів вважає необгрунтованим, оскільки позивачем заявлено правовизнавальний позов, в якому чітко визначено відповідачів.

Разом з цим, предметом позову по цій справі є визнання права позивача, а не встановлення факту, як зазначає перший відповідач в своїй апеляційній скарзі, а тому позивач вірно обрав у даній справі спосіб захисту свого порушеного права.

Також заявник апеляційної скарги звертає увагу на те, що єдиним власником спірного знаку для товарів та послуг є другий відповідач, у зв"язку з чим відсутні підстави для звернення з позовними вимогами до першого відповідача, так як жодних спірних правовідносин між позивачем та першим відповідачем не існує .При цьому, на думку заявника апеляційної скарги, суд першої інстанції повинен був застосувати пункт З статтю 63 ГПК України, який передбачає повернення позовної заяви, якщо у позовній заяві не вказано обставин, на яких грунтується позовна вимога.

Однак, колегія суддів вважає такі посилання помилковими, так як однією з підстав захисту цивільного права відповідно до статті 15 Цивільного кодексу України є його невизнання.

Разом з цим, перший відповідач як повноважний агент другого відповідача за агентським договором від 11.08.2014 р. звернувся до позивача з листом вих. №04/09/15-2 від 04.09.2015 р., яким повідомляв останнього про наявність у першого відповідача повноваження офіційного та ексклюзивного представника другого відповідача, а також запропонував позивачеві укласти ліцензійний договір про право використання знаку БРТ, за що сплачувати винагороду в розмірі 5% від вартості продукції, яка постачається, попереджуючи про негативні наслідки в разі нездійснення позивачем вказаних дій - конфіскацію належного позивачу товару, митне оформлення якого було призупинено, притягнення його до відповідальності.

Крім того, перший відповідач у відзиві на позовну заяву заперечував проти наявності у позивача права попереднього користувача на знак для товарів і послуг.

Вказані обставини беззаперечно свідчать про наявність спору між сторонами даної справи щодо наявності у позивача права попереднього користувача на знак для товарів і послуг.

Також перший відповідач стверджує , що судом першої інстанції було допущено до судового процесу юридичну особу першого відповідача, яка не мала права представляти інтересі другого відповідача, що потягло порушення норм процесуального права і є підставою для скасування рішення місцевого господарського суду.

Однак, вказане твердження не може братися до уваги з підстав, які були наведені колегією суддів при вирішенні клопотання першого відповідача (вх.№1390 від 04.02.2016 року) про належне повідомлення учасників процесу.

Посилання першого відповідача на те, що належний позивачу товар є контрафактним, не може братися до уваги, зважаючи на таке.

Згідно з Правилами митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності (затвердженими ОСОБА_11 глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, від 28 вересня 2001 року ) контрафактні товари - це товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності (об'єкти авторського права й суміжних прав, товарні знаки, географічні зазначення), створені та/або переміщувані через митний кордон з порушенням прав правовласника, передбачених національним законодавством.

При цьому, відповідно до ч. 14 ст. 399 Митного кодексу України у разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари (безпосередні предмети правопорушення) вилучаються.

Отже, виходячи зі змісту вказаних норм, остаточний висновок щодо того, що товару позивача притаманні ознаки контрафактного (порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України) може бути здійснено лише за результатами вирішення справи про порушення митних правил, порушеної митницею в порядку частини 14 статті 399 Митного кодексу України. Проте в матеріалах справи відсутнє рішення митного органу, прийняте за результатами розгляду такої справи.

Крім того, обставина контрафактності товару не впливає на правовий статус позивача як попереднього користувача знаку для товарів і послуг, який охороняється Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 193437 від 25.11.2014 р., оскільки не спростовує факту використання позивачем цього знаку до моменту подання першим відповідачем заявки № m 2011 04571 на реєстрацію знаку для товарів і послуг БРТ на території України.

Що стосується клопотання першого відповідача про призначення у справі експертизи об"єктів інтелектуальної власності, то колегія суддів дійшла висновку про залишення його без задоволення з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У пункті 5.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р., основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Згідно з пунктом 5.2 вказаних вище Науково-методичних рекомендацій, при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

У пункті 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи №4 від 23.03.2012 р. зазначено, що є неприпустимим ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Крім того, пунктом 1.5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності від 23.03.2012 р. №5 передбачено, що суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що пов'язані з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу

Зі змісту клопотання представника першого відповідача про призначення судової експертизи вбачається, що він просить призначити судову експертизу для зясування питання, яке стосується дослідження матеріалів справи та встановлення відповідності обставин справи ознакам правової категорії використання знаку, визначення якої наведено у пункті 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Разом з цим, встановлення факту використання позивачем обєкту інтелектуальної власності (знаку для товарів і послуг, який охороняється Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 193437 від 25.11.2014 р.) не потребує спеціальних знань, так як вказаний факт із очевидністю випливає із наявних у справі матеріалів, зокрема, свідоцтв офіційного дилера, митних декларацій, витратних накладних, легітимність та достовірність яких відповідачами не спростована.

Враховуючи викладене, місцевий господарський суд, приймаючи оскаржуване рішення, повністю дослідив обставини, які мають значення для справи, правильно застосував норми матеріального та процесуального права, а тому підстави для скасування або зміни вказаного рішення відсутні.

Керуючись статтями 33, 43, 49, 99, 101, пунктом 1 статті 103, статтею 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Харківської області від 17 грудня 2015 року у справі № 922/5715/15 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена протягом двадцяти днів до Вищого господарського суду України.

Повний текст постанови складено 01.03.2016 року.

Головуючий суддя Пелипенко Н.М.

Суддя Івакіна В.О.

Суддя Медуниця О.Є.