ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року Справа № 910/4731/15-г

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю., Прокопанич Г.К.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ІМГ ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ КОМПАНІ", м. Київ,

на рішення господарського суду міста Києва від 04.11.2015

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2015

зі справи № 910/4731/15-г

за позовом публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" (далі - ПАТ "НАСК "ОРАНТА"), м. Київ,

до 1. товариства з обмеженою відповідальністю "ІМГ ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ КОМПАНІ" (далі - ТОВ "ІМГ ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ КОМПАНІ"), м. Київ,

2. Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

про визнання недійсними договорів та зобов'язання вчинити дії.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача Чорний В.С. предст. (дов. від 28.05.2015)

відповідачів 1. Манєвський В.В. предст. (дов. від 29.11.2013), Ващенко О.О. предст. (дов. від 15.02.2016), Гольберг Д.В. предст. (дов. від 12.03.2015)

2. Запорожець Л.Г. предст. (дов. від 21.11.2014)

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ПАТ "НАСК "ОРАНТА" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "ІМГ ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ КОМПАНІ" та Служби про: визнання недійсним договору від 25.07.2008 про передання виключних прав на знаки в частині передачі прав на знаки за свідоцтвами від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725, від 02.06.2006 № 86304; скасування реєстрації договору від 25.07.2008 про передання виключних прав на знаки в частині передачі прав на знаки за свідоцтвами від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725, від 02.06.2006 № 86304, яка була здійснена 10.09.2008 у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за номером 7222; зобов'язання Служби поновити записи у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо власника на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725, від 02.06.2006 № 86304 за ПАТ "НАСК "ОРАНТА"; визнання недійсними договорів від 03.09.2008 № 1 та № 2 про передання прав на отримання охоронного документа за заявкою; визнання недійсними свідоцтв України від 28.08.2007 № 98009 та від 18.09.2007 № 98010 на знаки для товарів і послуг.

Під час розгляду справи у суді першої інстанції ТОВ "ІМГ ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ КОМПАНІ" подано заяву про застосування позовної давності.

Рішенням господарського суду міста Києва від 04.11.2015 зі справи № 910/4731/15-г (суддя Сташків Р.Б.), яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2015 (судді Разіна Т.І. -головуючий, Остапенко О.М., Сотніков С.В.) позовні вимоги задоволено з посиланням на їх обґрунтованість. Щодо заяви про застосування позовної давності, то суди виходили з того, що позовна давність не поширюється на вимогу, що випливає з порушення особистих немайнових прав.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ "ІМГ ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ КОМПАНІ" просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права, та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

ПАТ "НАСК "ОРАНТА" у відзиві проти доводів касаційної скарги заперечило, просило залишити судові акти попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу без задоволення.

Ухвалою від 16.02.2016 розгляд касаційної скарги відкладався до 23.02.2016, з метою забезпечення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

18.01.2016 судом одержано письмові пояснення від ТОВ "ІМГ ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ КОМПАНІ".

Судовий процес 23.02.2016 фіксувався за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Перевіривши повноту встановлення місцевим та апеляційним господарськими судами обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги частково з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі встановлено, що:

- на ім'я ПАТ "НАСК "ОРАНТА" зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: від 21.01.2003 № 46385 для товарів і послуг 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класів МКТП, від 21.01.2003 № 46386 для товарів і послуг 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класів МКТП, від 15.04.2002 № 36592 для товарів і послуг 16, 35, 36 класів МКТП, від 15.04.2002 № 36591 для товарів і послуг 16, 35, 36 класів МКТП, від 29.03.1993 № 6562 для товарів і послуг 35, 36 класів МКТП, від 29.03.1993 № 6561 для товарів і послуг 35, 36 класів МКТП, від 02.06.2006 № 82725 для товарів і послуг 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класів МКТП, від 02.06.2006 № 86304 для товарів і послуг 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класів МКТП. Також ПАТ "НАСК "ОРАНТА" подані заявки № m 2007 14272 від 28.08.2007 та № m 2007 15530 від 18.09.2007 на реєстрацію знаків для товарів і послуг. Усі вказані знаки для товарів і послуг містять спільний визначальний розпізнавальний елемент "Оранта";

- ПАТ "НАСК "ОРАНТА" належить добре відоме в Україні комерційне (фірмове) найменування "національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА", про що свідчить участь позивача в різних загальнодержавних об'єднаннях ("Ядерний страховий пул", МТСБУ, Український союз промисловців і підприємців) та участь і перемога у загальнодержавних рейтингах (наприклад, 2006 рік конкурс "Вибір року в Україні" в номінаціях "Страхова компанія по страхуванню автотранспорту" та "Страхова компанія по страхуванню майна");

- 25.07.2008 позивачем та відповідачем-1 підписано договір про передання виключних майнових прав на десять знаків для товарів і послуг, у тому числі і на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725, від 02.06.2006 № 86304, відповідно до умов якого позивач як володілець передав відповідачу-1 як правонаступнику майнові права на знаки для товарів і послуг. Внаслідок такої передачі володільцем виключних майнових прав на знаки став правонаступник (відповідач-1), про що внесено відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг та здійснено публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- 03.09.2008 позивачем та відповідачем-1 підписані договори № 1 та № 2 про передання прав на отримання охоронного документу за заявкою, відповідно до яких відповідач-1 набув право отримати на своє ім'я свідоцтва України на знаки для товарів і послуг за заявками № m 2007 14272 від 28.08.2007 та № m 2007 15530 від 18.09.2007. За вказаними заявками відповідач-1 отримав свідоцтва від 10.10.2008 № 98009 та від 10.10.2008 № 98010 на знаки для товарів і послуг (для товарів і послуг 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класів МКТП);

- згідно з висновком судового експерта від 28.09.2015 № 1030, який складений за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/4731/15-г, знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 46385, № 46386, № 36592, № 36591, № 6562, № 6561, № 82725, № 86304, № 98009, № 98010 є схожими з комерційним (фірмовим) найменуванням Відкрите акціонерне товариство "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" настільки, що їх можна сплутати; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 46385, № 46386, № 36592, № 36591, № 6562, № 6561, № 82725, № 86304, № 98009, № 98010 є такими, що можуть ввести в оману споживачів щодо послуг, які надаються Відкритим акціонерним товариством "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА".

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсними Договору від 25.07.2008 про передання виключних прав на знаки в частині передачі прав на знаки за свідоцтвами від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725, від 02.06.2006 № 86304 та скасування реєстрації такого договору про передання виключних прав на знаки в частині передачі прав на знаки за відповідними свідоцтвами; визнання недійсними договорів від 03.09.2008 № 1 та № 2 про передання прав на отримання охоронного документа за заявкою; визнання недійсними свідоцтв України від 10.10.2008 № 98009 та від 10.10.2008 № 98010 на знаки для товарів і послуг.

У відповідності до частини першої статті 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

Згідно з приписами статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Як вбачається з пункту третього статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній станом на час укладення спірних договорів, далі - Закон № 3689) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

У відповідності до пункту сьомого статті 16 Закону № 3689 власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідно до пункту 73 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", якщо господарським судом встановлено, що згідно із свідоцтвом на знак для товарів і послуг зареєстроване позначення тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні охоронюваним законом комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи, право на яке виникло до дати подання заявки на відповідний знак, то таке свідоцтво підлягає визнанню недійсним з огляду на невідповідність знака визначеним законом умовам надання правової охорони; відповідний знак є неохороноздатним.

У розгляді справи, з урахуванням висновку експерта, судами встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 46385, № 46386, № 36592, № 36591, № 6562, № 6561, № 82725, № 86304, № 98009, № 98010 є схожими з комерційним (фірмовим) найменуванням позивача настільки, що їх можна сплутати; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 46385, № 46386, № 36592, № 36591, № 6562, № 6561, № 82725, № 86304, № 98009, № 98010 є такими, що можуть ввести в оману споживачів щодо послуг, які надаються позивачем.

У зв'язку з чим, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про невідповідність приписам Закону № 3689 договору від 25.07.2008 про передання виключних прав на знаки в частині передачі прав на знаки за свідоцтвами від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725, від 02.06.2006 № 86304.

Що ж стосується вимоги про визнання недійсними свідоцтв України від 10.10.2008 № 98009 та від 10.10.2008 № 98010 на знаки для товарів і послуг, то судами не обґрунтовано, з яких саме підстав означені свідоцтва визнані недійсними у судовому порядку. Так, посилаючись на те, що визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг пов'язане з визнанням недійсними договорів від 03.09.2008 № 1 та № 2 про передання прав на отримання охоронного документа за заявкою (тобто, фактично зазначену вимогу розглянуто як похідну вимогу), суди залишили поза увагою, що в обґрунтування зазначеної вимоги позивач посилався на невідповідність знаків за свідоцтвами України від 10.10.2008 № 98009 та від 10.10.2008 № 98010 визначеним законом умовам надання правової охорони (абзац четвертий пункту 3 статті 6 Закону № 3689), як на самостійну підставу для визнання свідоцтв недійсними. Проте, наявність чи відсутність підстав для визнання недійсними свідоцтв України від 10.10.2008 № 98009 та від 10.10.2008 № 98010 на знаки для товарів і послуг з наведених позивачем мотивів судами не досліджено.

Також судами попередніх інстанцій не зазначено, яким саме приписам закону не відповідають договори від 03.09.2008 № 1 та № 2 про передання прав на отримання охоронного документа за заявкою, що стало підставою для визнання їх недійсними. Так, у пунктах 6, 16 Закону № 3689, на які посилалися суди, йдеться про невідповідність знака визначеним законом умовам надання правової охорони та про заборону власнику свідоцтва передавати право власності на зареєстрований знак, якщо така передача може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Натомість, договори від 03.09.2008 № 1 та № 2 укладені щодо передання прав на отримання охоронного документа за заявкою, тобто до видачі такого правоохоронного документа.

Крім того, під час розгляду справи у суді першої інстанції ТОВ "ІМГ ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ КОМПАНІ" подано заяву про застосування позовної давності.

Позовна давність, за визначенням статті 256 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно з приписами статті 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Зазначаючи про те, що даний позов пред'явлений на захист особистих немайнових прав позивача (прав на найменування, комерційне найменування, недоторканість ділової репутації), відповідно, в силу приписів пункту 1 частини першої статті 268 ЦК України позовна давність на зазначені позовні вимоги не поширюється, суд першої інстанції не врахував, що предметом позову у даній справі є вимоги про визнання недійсними договорів, свідоцтв на знаки для товарів та послуг, і за загальним правилом, щодо вимог, пов'язаних з визнанням правочинів недійсними, застосовується загальна позовна давність, незалежно від того, на захист яких саме прав пред'явлений позов про визнання правочину недійсним.

Так само, за загальним правилом застосовується загальна позовна давність до вимог про визнання недійсними правоохоронних документів безвідносно до того, на захист яких саме прав спрямований такий позов.

У розумінні пункту 1 частини першої статті 268 ЦК України позов, що випливає із порушення особистих немайнових прав повинен містити вимоги щодо захисту гідності, честі чи ділової репутації, захисту прав автора чи виконавця, які випливають із порушення особистих немайнових прав і на які позовна давність не поширюється.

Проте, у даному випадку, з огляду на предмет спору, відсутні підстави вважати, що такий позов випливає із порушення особистих немайнових прав у розумінні пункту 1 частини першої статті 268 ЦК України.

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (частина перша статті 261 ЦК України).

За змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Позовна давність не є інститутом процесуального права та не може бути відновлена (поновлена) в разі її спливу, але за приписом частини п'ятої статті 267 ЦК України позивач вправі отримати судовий захист у разі визнання поважними причин пропуску позовної давності.

Проте, питання щодо наявності чи відсутності підстав вважати позовну давність у даній справі такою, що сплинула судами попередніх інстанцій у повній мірі не досліджено, як і не досліджувалося питання щодо наявності чи відсутності поважних причин її пропущення (якщо останнє мало місце).

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин. Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Перевіривши у відповідності до частини другої статті 1115 ГПК України юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у постанові апеляційного та рішенні місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що апеляційний та місцевий господарські суди в порядку статей 43, 99, 101 ГПК України розглядаючи справу, не розглянули всебічно, повно та об'єктивно в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності, неналежним чином проаналізували правовідносини, що виникли та існували між сторонами, неповно встановили фактичні обставини справи, внаслідок чого їх висновки за результатами вирішення спору не є законними та обґрунтованими.

Оскільки передбачені процесуальним законодавством межі перегляду справи в касаційній інстанції не дають їй права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені попередніми судовими інстанціями, рішення та постанова у справі підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи господарському суду необхідно врахувати викладене, всебічно і повно з'ясувати і перевірити всі фактичні обставини справи, об'єктивно оцінити докази, що мають юридичне значення для вирішення спору по суті і, в залежності від встановленого, прийняти обґрунтоване і законне судове рішення.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119-11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ІМГ ІНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГ КОМПАНІ" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 04.11.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2015 зі справи № 910/4731/15-г скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя В. Палій

Суддя Б. Львов

Суддя Г. Прокопанич