УХВАЛА

15.02.2016№ 910/8572/15-г

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/8572/15-г

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Ексмо", м. Москва, Російська Федерація,

до Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.), м. Вікторія, Сейшельські острови, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про визнання недійсним свідоцтва України №98786 на знак для товарів та послуг,

за участю представників:

позивача - Мамуні О.С. (довіреність від 02.10.2015 №б/н);

Ніколаєнка А.Л. (довіреність від 02.10.2015 №б/н);

Капитоленка А.Г. (довіреність від 02.10.2015 №б/н);

Шириноса Є.В. (довіреність від 30.12.2015 №б/н);

відповідача-1 - Бондаренка А.О. (довіреність від 08.02.2016 №б/н);

Якубовського Я.Р. (довіреність від 12.02.2016 №б/н);

відповідача-2 - Фінагіної В.Б. (довіреність від 02.06.2015 №1-8/4356),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Ексмо" (далі - ТОВ "Видавництво "Ексмо") звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

визнання недійсним свідоцтва України №98786 на знак для товарів і послуг "ЭКСМО", належного Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.);

зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України №98786 та опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості щодо визнання недійсним свідоцтва України №98786.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.04.2015 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 12.10.2015; зобов'язано ТОВ "Видавництво "Ексмо": подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2015 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 17.04.2015; вирішено надіслати вказані документи до Центрального органу іноземної держави напряму.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.04.2015 провадження у справі №910/8572/15-г зупинено у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального органу іноземної держави напряму.

15.04.2015 від ТОВ "Видавництво "Ексмо" надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій позивач просив суд вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Службі вчиняти дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України №98786, власником якого є Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.), а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 щодо дострокового припинення дії такого свідоцтва за заявою власника повністю або частково до набрання рішенням господарського суду міста Києва у справі №910/8572/15-г законної сили;

- заборони Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) передавати повністю або частково права власності (користування) на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 до набрання рішенням господарського суду міста Києва у справі №910/8572/15-г законної сили.

Ухвалою господарського суд міста Києва від 29.04.2015 поновлено провадження у справі.

Ухвалою господарського суд міста Києва від 29.04.2015 заяву ТОВ "Видавництво "Ексмо" про вжиття заходів до забезпечення позову у справі №910/8572/15-г задоволено; вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва України №98786 на знак для товарів і послуг;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2015 поновлено провадження у справі.

Служба 12.10.2015 подала суду відзив на позов, в якому зазначила таке:

за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявки № m 2008 10215 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, а тому відповідно до встановленої процедури на підставі висновку про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було прийнято рішення про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;

позивач не надав жодних відомостей про те, що знак Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) на дату подання ним заявки № m 2008 10215 (15.05.2008) був таким, що міг викликати у споживачів заявлених товарів хибні асоціації чи неправильні думки, пов'язані з: певною якістю (асоціації у споживачів про якість продукції виникають внаслідок її споживання); географічним походженням товарів або послуг (семантичне значення; позначення "ЭКСМО, зобр." не містить вказівок на географічне походження І продукції); певним виробником (семантичне значення позначення "ЭКСМО, зобр." не містить вказівок на виробника продукції);

копії договорів від 11.08.2006 №175, від 08.11.2006 №ВТ-07 та від 16.04.2007 №ВТ-14, які позивач надає в обґрунтування своїх вимог, не можуть бути належними, оскільки: сторонами вказаних договорів є юридичні особи Російської Федерації та України, які не є сторонами в даному спорі; територія дії договорів - Російська Федерація; право застосування договорів - законодавство Російської Федерації; договори не містить доказів маркування продукції торгівельною маркою позивача та доказів поставки продукції під торгівельною маркою позивача та введення продукції в господарський оборот на території України;

відповідно до Положення про Службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 658 (далі - Положення), визнання факту першого використання фірмового найменування в Україні до компетенції Служби не відноситься;

Служба вважає, що встановлення факту відомості в Україні комерційного (фірмового) найменування, а також дати одержання позивачем права на нього (за умови наявності такого права) відноситься виключно до компетенції суду;

Служба на момент прийняття рішення про видачу знака для товарів та послуг за свідоцтвом України №98786 не була поінформована про можливість порушення права Позивача на його комерційне (фірмове) найменування.

Позивач 12.10.2015 подав суду заяву про зміну підстав позову, в якій просить суд врахувати нові підстави позову у даній справі щодо визнання недійсним свідоцтва України №98786 на знак для товарів і послуг з огляду на положення пункту 4 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та пункту (1) статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883.

Суд перевірив дотримання позивачем вимог статті 22 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та ухвалою суду від 12.10.2015 прийняв заяву позивача про зміну підстав позову до розгляду.

У зв'язку з тим, що станом на 12.10.2015 від Центрального органу іноземної держави напряму на виконання прохання господарського суду міста Києва від 16.04.2015 стосовно повідомлення Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) про дату, час та місце проведення судового засідання інформації до суду не надійшло, ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2015 відкладено розгляд справи до 09.11.2015 для забезпечення можливості представникам відповідача-1 прибути у судове засідання, зобов'язано позивача надіслати Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) кур'єрською службою заяву про зміну підстав позову та подати суду належним чином (нотаріально) засвічений переклад заяви про зміну підстав позову і ухвали суду від 12.10.2015 для надіслання.

На виконання вимог ухвали суду від 12.10.2015 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад заяви про зміну підстав позову і ухвали суду від 12.10.2015 для надіслання, а також докази надіслання відповідачу-1 кур'єрською службою вказаних документів

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.10.2015 зупинено провадження у справі у зв'язку із надісланням Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) заяви про зміну підстав позову та ухвали суду від 12.10.2015 для забезпечення можливості представникам відповідача-1 прибути у судове засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.11.2015 поновлено провадження у справі.

Позивач 09.11.2015 подав суду письмові пояснення, в яких зазначив, що:

експерт Служби, який проводив кваліфікаційну експертизу позначення за заявкою, не мав змоги дотриматися порядку перевірки того, чи є позначення схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні та належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані із певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, і, як наслідок, може ввести в оману стосовно особи, яка виготовляє товар або надає послугу;

позивач разом з позовною заявою надав договори поставок товарів, укладених в період з 2006 по 2007 рік, вантажні митні декларації та міжнародні товарно-транспортні накладні, датовані 2006-2008 роками, а також витяг з торгового реєстру стосовно державної реєстрації ТОВ "Видавництво "ЕКСМО";

витяг з торгового реєстру стосовно державної реєстрації позивача підтверджує дату першого використання комерційного (фірмового) найменування (11.02.2002), яке є схожим зі знаком відповідача-1 за свідоцтвом України №98786, що, в свою чергу, з огляду, зокрема, на активне використання комерційного (фірмового) найменування позивача в Україні, не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє дані товари та надає відповідні послуги, а зазначені вище договори, декларації та накладні разом з іншими доказами підтверджують значні обсяги поставок на територію України друкованої продукції, що випускалася позивачем з використанням позначення "ЕКСМО" до дати подання відповідачем-1 заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786;

на підтвердження відомостей, які свідчать про використання позивачем позначення "ЕКСМО" до дати подання відповідачем-1 заявки за свідоцтвом України №98786 у мережі Інтернет позивач посилається на довідки генерального директора акціонерного товариства "Регіональний мережевий інформаційний центр", в яких зазначено, що доменні імена EKSMO.ru та DIY-EKSMO.RU були зареєстровані 31.01.2002 та 07.03.2002 відповідно, а також те, що адміністратором даних доменних імен станом на 02.10.2015 є позивач.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.11.2015 призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

16.12.2015 судовий експерт Жила Б.В. отримав у приміщенні господарського суду міста Києва матеріали справи №910/8572/15-г для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою суду від 26.11.2015.

До господарського суду міста Києва 21.01.2016 надійшли матеріали справи №910/8572/15-г з висновком судового експерта від 21.01.2016 №88 (далі - Висновок), в якому зазначено, що:

стосовно всіх наведених у свідоцтві України №98786 товарів 16 та послуг 35, 40 і 41 класів МКТП знак за вказаним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товару;

знак для товарів і послуг "" за свідоцтвом України №98786 відтворює фрагмент твору образотворчого мистецтва "", який використовується самостійно;

знак для товарів і послуг "" за свідоцтвом України №98786 є схожим з відомим в Україні фірмовим найменуванням "ЭКСМО" ТОВ "Видавництво "Ексмо" (общества с ограниченной ответственностью "Извательство "Эксмо") настільки, що їх можна сплутати.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.01.2016 поновлено провадження у справі, розгляд призначено на 15.02.2016.

Служба 15.02.2016 подала суду письмові пояснення, у яких повторно наголосила на доводах відзиву, а також зазначила, що власником спірного знака на момент реєстрації було товариство з обмеженою відповідальністю «РДЦ ЕКСМО-Україна», таким чином, при проведенні експертизи заявки заклад експертизи також виходив із того, що спірний знак відтворює комерційне (фірмове) найменування заявника та власника спірного знака, який зареєстрований як юридична особа за законодавством України.

ТОВ "Видавництво "Ексмо" 15.02.2016 подало суду письмові пояснення з урахуванням Висновку, у яких зазначило, що Висновком повністю підтверджуються обставини, на які позивач посилається як на підставу своїх позовних вимог; встановлені у Висновку обставини підтверджують наявність правових підстав для визнання недійсним повністю свідоцтва №98786; оскаржуваний знак не відповідає умовам патентоспроможності; Висновок складено на підставі повного та всебічного дослідження, спрямованого на встановлення тих фактичних обставин справи, з'ясування яких має значення для правильного вирішення даного спору по суті.

Представники Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) подали суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю ознайомитися з її матеріалами та підготувати відзив на позовну заяву.

Представники позивача розгляд клопотань залишили на розсуд суду.

Представник Служби не заперечила проти задоволення клопотання представників відповідача-1.

Суд відклав розгляд даного клопотання до встановлення фактичних обставин справи та продовжив розгляд справи по суті.

Представники позивача наголосили на доводах, викладених у письмових поясненнях, поданих суду 15.02.2016, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представник Служби наголосила на доводах, викладених у письмових поясненнях, поданих суду 15.02.2016, проти задоволення позовних вимог заперечила.

Разом з тим, представниками сторін подано суду клопотання про продовження строку розгляду справи.

Відповідно до частини першої статті 69 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви, проте частиною третьою вказаної статті передбачено, що у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання представників сторін про продовження строку розгляду справи.

Частиною третьою статті 77 ГПК України встановлено, що суддя має право оголосити перерву в засіданні в межах встановленого строку вирішення спору з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі. Судом в розгляді даної справи оголошено перерву до 29.02.2016 о 10 год. 10 хв.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 69, 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання представників сторін про продовження строку розгляду справи.

2. Продовжити строк розгляду спору до 05.03.2016 включно.

3. Зобов'язати Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) надати суду у строк до 22.02.2016:

- витяг з торговельного реєстру на підтвердження реєстрації Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.);

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачам копій відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України.

Суддя О. Марченко