УХВАЛА

15.02.2016№ 910/19396/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/19396/15

за позовом Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.), м. Мілан, Італія,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

Beijing Nuoyakate Clothing Co., Ltd. (Бейджінг Нуоякате Клоузінг Ко., Лтд.), м. Пекін, Китайська Народна Республіка,

про визнання недійсними свідоцтв України №158943 та №181568 на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Білошук О.Т. (довіреність від 29.10.2013 №б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

визнання недійсними свідоцтв України №158943 та №181568 на знаки для товарів і послуг, власником яких є Beijing Nuoyakate Clothing Co., Ltd. (Бейджінг Нуоякате Клоузінг Ко., Лтд. - далі Компанія), щодо усіх товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;

зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Судом встановлено, що місцезнаходженням Beijing Nuoyakate Clothing Co., Ltd. (Бейджінг Нуоякате Клоузінг Ко., Лтд.) є: No.1 New Area, Longshengzhuang Village, Jiugong Town, Daxing District, Beijing City, People's Republic of China (CN).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.07.2015 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.09.2015 провадження у справі №910/19396/15 зупинено у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Міністерства юстиції Китайської Народної Республіки.

01.02.2016 ухвалою господарського суду міста Києва провадження у справі №910/19396/15 поновлено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.02.2016 заяву Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено; вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони Компанії передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №158943 та №181568 або ж відмовлятися від наведених свідоцтв; заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №158943 та №181568.

Служба 15.02.2016 подала суду відзив на позов, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на таке: позивач є власником знаків за міжнародними реєстраціями №504072, №978819, №1039652, №1124621, №1094599, відповідач-2 є власником знаків за свідоцтвами України №158943 та №181568; знаки відповідача-2 і позивача зареєстровані на підставі рішень Служби, законність та правомірність дій Служби при реєстрації знаків за міжнародними реєстраціями №504072, №978819, №1039652, №1124621, №1094599 та знаків свідоцтвами України №158943 та №181568 не оспорювалися у судовому порядку; Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) не надано до матеріалів справи жодного документального підтвердження порушених прав або охоронюваних законом інтересів позивача зі сторони відповідача-2 та Служби, крім того, саме по собі прагнення до користування конкретним матеріальним (нематеріальним) благом (охоронюваний законом інтерес) шляхом отримання легітимного дозволу повинно мати відображення у діях позивача, направлених на отримання цього блага; таким чином, на даний час спірні правовідносини між Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) та відповідачами відсутні, права позивача Службою та відповідачем-2 не порушені; при проведенні експертизи заявлені позначення розглядаються закладом експертизи лише в цілому, адже обсяг правової охорони, який надається зареєстрованому знаку, визначається зображенням знака в цілому (а не його окремим складовим частинам), а також переліком товарів і послуг; позивач на підтвердження своїх вимог висловлює лише власну думку щодо невідповідності спірних знаків «MOCKNEER» (комбінований), «MONCLER» (комбінований) за свідоцтвами України №158943, №181568 умовам надання правової охорони, проте ці твердження нічим не підтверджуються.

Разом з тим, представник позивача у судовому засіданні 15.02.2016 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник Служби підтримав доводи, викладені у відзиві на позов, поданому суду 15.02.2016, проти задоволення позовних вимог заперечив, крім того, представник Служби не заперечив проти задоволення клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник Компанії у судове засідання 15.02.2016 не з'явився.

Представник позивача 10.02.2016 подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої запропонував поставити такі питання:

« 1. Чи була станом на дату подання заявки (22.07.2011 р.) торговельна марка за Свідоцтвом України № 158943 схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією № 504072, щодо таких самих та споріднених товарів 25 класу МКТП?»;

« 2. Чи була станом на дату подання заявки (22.07.2011 р.) торговельна марка за Свідоцтвом України № 158943 схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією № 978819, щодо таких самих та споріднених товарів 25 класу МКТП?»;

« 3. Чи була станом на дату подання заявки (12.12.2012 р.) торговельна марка Свідоцтвом України № 181568 схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією № 504072, щодо таких самих та споріднених товарів 25 класу МКТП?»;

« 4. Чи була станом на дату подання заявки (12.12.2012 р.) торговельна марка за Свідоцтвом України № 181568 схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією № 978819, щодо таких самих та споріднених товарів 25 класу МКТП?»;

« 5. Чи була станом на дату подання заявки (12.12.2012 р.) торговельна марка за Свідоцтвом України № 181568 схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою за за міжнародною реєстрацією № 1039652, щодо таких самих та споріднених товарів 25 класу МКТП?»;

« 6. Чи була станом на дату подання заявки (12.12.2012 р.) торговельна марка за Свідоцтвом України № 181568 схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1094599, щодо таких самих та споріднених товарів 25 класу МКТП?»;

« 7. Чи була станом на дату подання заявки (12.12.2012 р.) торговельна марка за Свідоцтвом України № 181568 схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1124621, щодо таких самих та споріднених товарів 25 класу МКТП?».

Клопотання мотивоване тим, що:

- комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №158943 є схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача «MONCLER» за міжнародними реєстраціями №504072 та №978819, а товари 25 класу МКТП, щодо яких зареєстровано торговельну марку, є такими самими або спорідненими із товарами, щодо яких зареєстровано торговельні марки позивача за міжнародними реєстраціями № 504072 та №978819;

- комбінована торговельна марка за cвідоцтвом України №181568 є схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками позивача: «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №504072; «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №978819; комбінованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1039652; комбінованою торговельною маркою за міжнародними реєстраціями №1094599 та №1124621, а товари 25 класу МКТП, щодо яких зареєстровано комбіновану торговельну марку за свідоцтвом України №181568 є такими самими або спорідненими із товарами, щодо яких зареєстровано торговельні марки позивача за міжнародними реєстраціями №504072, №978819, №1039652, №1094599, №1124621.

Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) запропонувала доручити судовому експерту ОСОБА_5, Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України або Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Разом з тим, Служба 15.02.2016 подала суду перелік питань, які слід поставити на вирішення судової експертизи:

« 1. Чи є знак «» за свідоцтвом України № 158943 схожим настільки, що його сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 504072, 978819, 1039652, 1124621, 1094599, відносно товарів 25 класу МКТП?»;

« 2. Чи є знак «» за свідоцтвом України № 181568 схожим настільки, що його сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 504072, 978819, 1039652, 1124621, 1094599, відносно товарів 25 класу МКТП?».

Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Служба запропонувала доручити судовим експертам ОСОБА_6 або ОСОБА_5.

Представник позивача у судовому засіданні 15.02.2016 підтримав клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та зазначив, що витрати за проведення судової експертизи позивач бере на себе.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів справи, позов мотивовано тим, що правова охорона комбінованим торговельним маркам відповідача-2 за свідоцтвами України №158943 та №181568 була надана з порушенням приписів пункту 1 статті 5 та пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), а також пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила), оскільки комбіновані торговельні марки Компанії за свідоцтвами України №158943 та №181568 є схожими до ступеню змішування із раніше зареєстрованими торговельними марками позивача за міжнародними реєстраціями №504072, №978819, №1039652, №1094599 та №1124621 настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Відповідно до частин другої і третьої статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, витрати за проведення якої покласти на позивача; проведення такої експертизи слід доручити судовому експерту ОСОБА_5, атестованому в тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво №933, яке діє безстроково згідно з рішенням центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 28.11.2008 №30).

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/19396/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту ОСОБА_5 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є торговельна марка за свідоцтвом України №158943 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №504072 щодо товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є торговельна марка за свідоцтвом України №158943 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №978819 щодо товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є торговельна марка за свідоцтвом України №181568 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №504072 стосовно товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є торговельна марка за свідоцтвом України №158943 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №978819 щодо товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є торговельна марка за свідоцтвом України №158943 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1039652 стосовно товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №158943 схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1094599 щодо товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №158943 схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1124621 стосовно товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/19396/15 надіслати судовому експерту ОСОБА_5 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) (юридична адреса: Via Stendhal, 47, 1-20144 Milano, Italy; адреса для листування: 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 25, офіс 3 (представники ОСОБА_2 та ОСОБА_7;). Зобов'язати Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/19396/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко