КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2016 р. Справа№ 910/22082/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Разіної Т.І.

за участі представників сторін:

від апелянта: ОСОБА_2 договір про надання правової допомоги б/н від 27.09.2015

розглянувши матеріали апеляційної скарги

фізичної особи-підприємця ОСОБА_3

на рішення господарського суду міста Києва від 05.11.2015

у справі № 910/22082/15 (суддя Бондарчук В.В.)

за позовом Компанії "Blackwell Industries Ltd." (Блеквелл Індастріз Лтд.)

(Сейшельські Острови)

до фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (м. Київ)

про припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності та

стягнення збитків у розмірі 187600,00 грн

ВСТАНОВИВ:

Компанія "Blackwell." (Блеквелл Індастріз Лтд.) (далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_3 про зобов'язання ФОП ОСОБА_3 припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності Компанії, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" № НОМЕР_1 від 27.08.2013, шляхом заборони ФОП ОСОБА_3 реалізовувати книжкову продукцію з використанням без дозволу Компанії словесного позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2"; стягнення з ФОП ОСОБА_3 на користь Компанії збитків (упущеної вигоди) у сумі 187600,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неправомірним використанням відповідачем знаку для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", що зареєстрований для класу 16, 35, 40, 41 Міжнародного класифікатора товарів та послуг за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 27.08.2013, внаслідок чого позивачу були завдані збитки у вигляді упущеної вигоди.

Рішенням господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/22082/15 позовні вимоги задоволено частково. Зобов'язано ФОП ОСОБА_3 припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності Компанії як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" № НОМЕР_1 від 27.08.2013, шляхом заборони реалізовувати книжкову продукцію з використанням без дозволу відповідача словесного позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2". Стягнуто з позивача на користь Компанії 1218,00 грн судового збору.

Згадане рішення мотивовано тим, що використання відповідачем об'єкта інтелектуальної власності - книги "ІНФОРМАЦІЯ_1", видавництва 2015 року "ІНФОРМАЦІЯ_2" є неправомірним, оскільки у даній книзі видавництва 2015 року "ІНФОРМАЦІЯ_2", використовується знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", що охороняється за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та належить позивачу. Також місцевий господарський суд дійшов висновку, про обґрунтованість припинення порушення прав позивача шляхом заборони ФОП ОСОБА_3 реалізовувати книжкову продукцію із використанням словесного позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", який належить позивачу з огляду на те, що Компанія жодного дозволу позивачу не надавала. Судом першої інстанції було прийнято до уваги, що позивачем не надано належного розрахунку з відповідними доказами розміру як завданої шкоди, так і упущеної вигоди для позивача, а також причинного зв'язку із завданими збитками та протиправною поведінкою відповідача, тому вимогу про стягнення 187 600,00 грн суд визнав необґрунтованою та відмовив у її задоволенні.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду першої інстанції ФОП ОСОБА_3 звернулась до Київського апеляційного господарського суду, подавши апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/22082/15 та прийняти нове, яким в задоволенні позову відмовити повністю.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу відповідач зазначає, що оскаржуване рішення суду першої інстанції є безпідставним та необґрунтованим, таким, що ухвалене з порушенням норм матеріального і процесуального права, прийняте без повного з`ясування обставин справи, що мають значення для правильного вирішення господарського спору, що призвело до недоведеності обставин, що мають значення для справи, але господарський суд м. Києва визнав їх встановленими, що спричинило винесення необґрунтованого рішення у справі, без належної оцінки всіх доказів, на підставі припущень без врахування фактичних обставин справи в їх сукупності.

В підтвердження доводів апелянт посилається на те, що книга "ІНФОРМАЦІЯ_1" ОСОБА_4, була видана видавництвом ООО "ІНФОРМАЦІЯ_2" в Росії (далі - видавництво). На зазначеній книзі нанесено комерційне найменування видавництва "ІНФОРМАЦІЯ_2", яке видавець використовує з 2005 року для видавництва книг, а з 2006 року здійснюється поставка книг на територію України. Апелянт посилається на те, що у назві видавництва використані прізвища його засновників та видавців, що видно з офіційного сайту видавництва "ІНФОРМАЦІЯ_2". Скаржником зазначено, що основним партнером видавництва "ІНФОРМАЦІЯ_2" є видавництво «Ексмо». Відповідач також посилається на те, що саме структурним підрозділом видавництва «Ексмо», яке є партнером видавництва "ІНФОРМАЦІЯ_2" було здійснено державну реєстрацію знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", однак як український підрозділ видавництва «Ексмо» предав позивачу знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" ані відповідачу, ні видавництву «Ексмо» (Росія) не відомо. Апелянт зазначає, що офіційна позиція ООО "ІНФОРМАЦІЯ_2" щодо передачі знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" полягає у тому, що дані дії Компанії - вважаються шахрайськими.

Крім того, скаржником зазначено, що відповідач здійснював продаж книги з дозволу Видавництва, яке в свою чергу, здійснює продаж книг під своїм комерційним найменуванням "ІНФОРМАЦІЯ_2", а позивач використовує добре відоме на території СНГ комерційне найменування Видавництва, з метою змішування з діяльністю згаданого видавництва. Також апелянтом опротестовуються доводи позивача щодо здійснення відповідачем продажу книги, як контрафактної продукції, оскільки знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" не перебуває в Митному реєстрі об`єктів прав інтелектуальної власності, через закінчення строку його охорони 24.12.2014.

Відповідно до автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.11.2015 апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_3 на рішення господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/22082/15 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: Верховця А.А., суддів: Остапенка О.М., Шипка В.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 30.11.2015 у справі № 910/22082/15 апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_3 на рішення господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/22082/15 було прийнято до провадження, призначено до розгляду на 12.01.2016.

04.01.2016 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від представника апелянта ОСОБА_2 надійшло клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу.

Розпорядженням заступника голови Київського апеляційного господарського суду від 12.01.2016, у зв'язку з перебуванням судді Остапенка О.М. у відпустці, для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Пантелієнка В.О., Шипка В.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.01.2016 у справі № 910/22082/15 апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_3, прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Пантелієнко В.О., Шипко В.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.01.2016 у справі № 910/22082/15 розгляд апеляційної скарги відкладався на 26.01.2016, відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК) України в зв`язку з тим, що в судове засідання з'явились не усі представники учасників провадження у справі.

25.01.2016 секретарем судового засідання Цілуйко Н.М. було телефоном передано термінове повідомлення та ОСОБА_5, який у позовній заяві та апеляційній скарзі зазначений, як представник позивача (Компанія "Blackwell Industries Ltd.") прийнято телефонограму про те, що розгляд апеляційної скарги ФОП ОСОБА_3 на рішення господарського суду міста Києва від 05.11.2015 р. у справі № 910/22082/15 за позовом Компанії Блеквелл Індастріз Лтд. до ФОП ОСОБА_3 про припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності та стягнення збитків у розмірі 187600,00 грн відбудеться 26.01.2016 о 15 год. 20 хв. за адресою: м. Київ, вул Шолуденко, 1 (арк. спр.183).

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 26.01.2016, у зв'язку з перебуванням судді Шипка В.В. на лікарняному, для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Пантелієнка В.О., Остапенка О.М.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.01.2016 у справі № 910/22082/15 апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_3, прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.01.2016 у справі № 910/22082/15 розгляд апеляційної скарги відкладався на 09.02.2016 відповідно до ст. 77 ГПК України, в зв`язку з тим, що в судове засідання з'явились не усі представники учасників провадження у справі та з огляду на необхідну заміну судді в процесі розгляду справи.

Відповідно до Протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 09.02.2016 враховуючи перебування судді Пантелієнка В.О. у відпустці склад колегії суддів у даній справі було змінено та сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Остапенка О.М., Разіної Т.І.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2016 апеляційну скаргу у справі № 910/22082/15 було прийнято до провадження, колегією суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Остапенко О.М., Разіна Т.І.

В судове засідання апеляційної інстанції 09.02.2016 відповідач повноважних представників не направив, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи те, що явка представників сторін судом апеляційної інстанції обов'язковою не визнавалась, а участь в засіданні суду (як і інші права, передбачені статтею 22 ГПК України) є правом, а не обов'язком учасників апеляційного провадження, з огляду на тривалий час перебування справи в суді апеляційної інстанції на розгляді різних складів суду, а також на отриману представником позивача телефонограму щодо розгляду апеляційної скарги ФОП ОСОБА_3 на рішення господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/22082/15 та з урахуванням того, що згідно ч. 2 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обгрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, колегія суддів Київського апеляційного господарського дійшла висновку про необхідність здійснення перевірки рішення Господарського суду міста Києва в апеляційному порядку за відсутності представника позивача, який був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання.

У судовому засіданні присутній представник скаржника навів свої доводи, міркування та заперечення, викладені безпосередньо в апеляційній скарзі.

За заявою представника відповідача, апеляційний розгляд справи здійснювався із застосування технічних засобів запису судового процесу.

По закінченні судового засідання, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Відповідно до ст. 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.

Згідно ст.101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника, перевіривши застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Матеріали справи свідчать, що Компанія "Blackwell Industries Ltd." (Блеквелл Індастріз Лтд.) є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", яке видане Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки № m 201208853 від 24.05.2012, для товарів та послуг 16, 35, 40, 41, класів за Міжнародною класифікацією товарів та послуг (далі - МКТП), зокрема 16 клас за МКТП включає "книги", а 41 клас за МКТП включає "видавання книжок (видавництва)", що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України за знаки для товарів і послуг.

Відповідно до рішенням Державної служби інтелектуальної власності України № 17083 від 03.11.2014, право власності на знак для товарів і послуг класів 16, 35, 40, 41, на які зареєстровано знак свідоцтво України № НОМЕР_1, власником свідоцтва - Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСМО-Україна» було передано (Blackwell.") Блеквелл Індастріз Лтд.

Згідно з ч.ч. 7-9 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», наказом Міністерства освіти і науки України за № 576 від 03.08.2001 затверджено Інструкцію "Про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг". Згадана Інструкція визначає процедуру подання до Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України, а також розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародного знаку, відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та надання дозволу на використання знака, а також знака, якому надана правова охорона в Україні відповідно до Мадридської угоди і Протоколу до неї.

З матеріалів справи вбачається, що 27.08.2013 в офіційному бюлетні «Промислова власність» за № 16 опубліковано відомості про перехід права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 - ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ «ЕКСМО-Україна» до Блеквелл Індастріз Лтд.

Отже, позивач одержав від власника свідоцтва на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_1 - майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Скаржник обґрунтовуючи апеляційну скаргу, посилається на те, що державну реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» було здійснено структурним підрозділом видавництвом Ексмо, який є партнером видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_2». В свою чергу український підрозділ видавництва «Ексмо» (ТОВ «Ексмо-Україна») передав свій знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» Компанії "Блеквелл Індастріз Лтд.", без повідомлення та без дозволу видавництва ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», у зв`язку з чим вважає дані дії шахрайськими.

У частинах 3 та 4 статті 5 Закону зазначено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначено Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 за № 116 .

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Частиною 2 статті 5 Закону встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів, що охороняються відповідно до Закону. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку (частина 3 статті 6 Закону).

Порядок та умови проведення експертизи поданої заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг встановлено статтею 10 Закону.

Так, відповідно до частини 1 статті 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Державний департамент інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності надсилається заявнику (частина 3 статті 10 Закону).

Відповідно до частини 15 статті 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Суд вважає за необхідне зазначити про те, що відповідно до ч. 1 ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

З урахуванням того, що предметом розгляду в даній справі є правомірність використання знаку для товарів і послуг - словесного позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та, як вбачається з матеріалів справи, а також відповідно до пояснень апелянта, свідоцтво за № НОМЕР_1 ніким не оспорювалось. З огляду на те, що до завдань господарського суду не входить перевірка правомірності (легальності) рішень Державного департаменту інтелектуальної власності, як рішень суб`єкта владних повноважень, а також розгляд позовних вимоги про визнання протиправним та скасування даних рішень, дані доводи скаржника не приймаються судом з огляду на їх необгрунтованість.

Суд звертає увагу на те, що апелянт не посилається на те, що у позивача не було правових підстав на укладення договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а лише зазначає про те, що йому невідомо яким чином відбулась реєстрація свідоцтва та згодом перехід права власності на охоронюваний згаданим свідоцтвом об`єкт інтелектуальної власності.

Пунктом 58 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» роз'яснено, що особі, на ім'я якої зареєстровано знак для товарів і послуг, не може бути відмовлено в його захисті (навіть і в тому разі, якщо до суду подаються докази неправомірності реєстрації знака) до визнання свідоцтва на відповідний знак недійсним з підстав та в порядку, встановлених законом.

А також враховуючи той факт, що відповідачем не подано до матеріалів справи доказів наданих Видавництвом заперечень проти висновків експертиз заявки, за якими було видано свідоцтво або документальних звернень Видавництва із заявою про вчинення шахрайських дій Компанії, а також доказів того, що Видавництво зверталось із позовною заявою про визнання недійсним свідоцтва за № НОМЕР_1 чи оспорювався договір про перехід права власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», укладеного між ТОВ «Ексмо-Україна» та Компанією "Blackwell.", отже Презумпція правомірності правочину, яка закріплена у ст. 204 ЦК, доводами скаржника не спростовується.

За таких обставин суд апеляційної інстанції доходить висновку про об`єктивне право позивача вимагати захисту прав інтелектуальної власності, заснованих на свідоцтві на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1.

Відповідно до частини 5 статті 16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

При цьому, позивач, як власник свідоцтва України № НОМЕР_1 не надавав відповідачу дозвіл на використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Оспорюючи дану позицію позивача, апелянт посилається на те, що ФОП ОСОБА_3 було правомірно реалізовано товар - книгу "ІНФОРМАЦІЯ_1", видавництва 2015 року "ІНФОРМАЦІЯ_2", оскільки на даний товар нанесено власне комерційне найменування Видавництва, а реалізація товару в свою чергу здійснювалась відповідно до договору укладеного між Видавництвом та ФОП ОСОБА_3, згідно якого Видавництво надало дозвіл Відповідачу на реалізацію згаданого товару.

З цього приводу суд апеляційної інстанції вважає за необхідне вказати наступне.

Частиною 2 ст. 90 ЦК України закріплено, що юридична особа, яка є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. А у ст. 489 ЦК вказується, що правова охорона надається комерційному (фірмовому) найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Статтею 155 Господарського кодексу України до об'єктів прав інтелектуальної власності у сфері господарювання віднесено, зокрема комерційне (фірмове) найменування.

Умови надання правової охорони, виникнення та припинення прав інтелектуальної власності на ко мерційне найменування закріплено ст.ст. 489-491 ЦК Україн.

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" затверджено наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу", яким встановлено, що:

1.1. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки встановлюються відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.

1.2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України.

1.3. Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму.

1.4. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

2.25. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинно містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство).

Словосполучення «акціонерне товариство» та похідні від нього у своєму найменуванні можуть використовувати лише юридичні особи, які зареєстрували в установленому порядку випуск власних акцій та функціонують відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, визначених законами, та юридичні особи - корпоративні інвестиційні фонди, які створені та функціонують відповідно до законодавства, що регулює діяльність у сфері спільного інвестування.

3.1. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).

Отже, з наведених норм вбачається, що найменування юридичної особи повинно містити дві частини: організаційно-правову форму, спосіб утворення та власну назву - спеціальну частину найменування, яка необхідна для відрізнення од них юридичних осіб від інших.

Відповідно до п. 1.5. постанови пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності судам слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначаються окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от: "знаки для товарів і послуг" і "торговельні марки"; "фірмове найменування" і "комерційне (фірмове) найменування"; "топографії інтегральних мікросхем" і "компонування інтегральної мікросхеми".

Відповідно до наведених вище норм законодавства, вбачається, що комерційне найменування нарівні з найменуванням підприємства покликане індивідуалізувати саме суб'єкта підприємницької діяльності. В той же час знак для товарів і послуг покликаний індивідуалізувати товари та послуги, які надаються вже індивідуалізованим суб'єктом підприємницької діяльності. Комерційне найменування має розглядатися в цілому, тобто разом з його корпусом, наприклад: «товариство з обмеженою відповідальністю» («ТОВ»).

Матеріали даної справи містить клопотання відповідача від 28.10.2015, яке було надано суду першої інстанції на підтвердження того факту, що Видавництво ООО "ІНФОРМАЦІЯ_2" здійснює видавництво та розповсюдження книг під своїм комерційним найменуванням та до якого додано копії першої та останньої сторінок книг, що були видані видавництвом "ІНФОРМАЦІЯ_2", під своїм відповідним комерційним найменуванням "ІНФОРМАЦІЯ_2". Так, із згаданих документів вбачається: на копіях сторінок книги «Почему гордость важнее денег» зазначено: издательство "ІНФОРМАЦІЯ_2", на слідуючому аркуші зазначено: ЗАО "ІНФОРМАЦІЯ_2" (арк. спр.127-128); на копіях сторінок книги «Одержимость» зазначено: издательство ІНФОРМАЦІЯ_2 (арк. спр.132); на копіях сторінок книги «Разумная промышленная политика или как выйти из кризиса» зазначено: Издательство "ІНФОРМАЦІЯ_2" на на слідуючому аркуші зазначено: ЗАО "ІНФОРМАЦІЯ_2" (арк. спр.134-135); на копіях сторінок книги «У всех спад, у вас - подьем Как ипользовать возможности, предоставленные кризисом» зазначено: Издательство "ІНФОРМАЦІЯ_2" на на слідуючому аркуші зазначено: ЗАО "ІНФОРМАЦІЯ_2" (арк. спр.137-138); на копіях сторінок книги «Эмоциональный інтелект 2.0» зазначено: Издательство "ІНФОРМАЦІЯ_2" на наступій сторінці зазначено: ООО "ІНФОРМАЦІЯ_2" (арк. спр.140-141).

Відповідно до листів, які апелянт подавав суду першої інстанції та при поданні апеляційної скарги, доводячи позицію, що позивач використовує комерційне найменування Видавництва, зазначено наступне: «Общество с ограниченой ответсвенностью «ІНФОРМАЦІЯ_2» (здесь и далее - издательство) информирует, что: издательство обладает исключительными правами и использует собственное фирменное наименонование «ІНФОРМАЦІЯ_2» в комерческой деятельности…».

Матеріали справи не містять докази реєстрації відповідними органами Російської Федерації найменування Видавництва, а із наданих суду документів неможливо встановити як саме зареєстрована юридична особа: "ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» чи "ЗАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Судова колегія звертає увагу на те, що юридична особа не може одночасно виступати під кількома комерційними найменуваннями, а також на відсутність загального критерію надання комерційному найменуванню правової охорони, яким відповідно до ст. 489 ЦК України є наявність розрізняльного характеру комерційного найменування та відсутність оманливості комерційного найменування. Отже, комерційне найменування повинно відповідати вимогам інформативності та розрізняльності тобто складатися з вказівки на характер діяльності юридичної особи разом з позначенням, що є вирізняльною частиною цього комер ційного найменування.

Для забезпеченням єдності судової практики у справах господарської юрисдикції апеляційна інстанція враховує судову практику Вищого господарського суду України, який у своїй постанові від 04.03.2008 у справі за № 12/205-21/55 зазначає, що "пи тання визначення фірмового найменування є правовим. Воно має ви рішуватись судом відповідно до чин ного законодавства та на підставі наявних у справі доказів".

Судом апеляційної інстанції витребовувались у апелянта документи, необхідні для обгрунтування заявлених доводів в апеляційній скарзі, однак представником відповідача наданий лише договір про надання маркетингових послуг між ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» (Замовник) та ФОП ОСОБА_3 Відповідно до п.1 згаданого договору предметом договору зазначено: 1.1. Виконавець надає Замовнику послуги, на території України, та сприяння в укладенні договорів купівлі-продажу (поставки) продукції видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_2» (далі Товар), а саме: по дослідженню кон`юктури ринку Товару; по наданні Замовнику інформації про потенційних споживачів Товару (далі - Споживачі); по проведенню попередніх переговорів із Споживачами щодо питань укладення договорів купівлі-продажу (поставки) Товару замовником; по іншим питанням, пов`язаних із популяризацією та реалізацією продукції видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Проте даний договір не підтверджує доводи апелянта, що між відповідачем та видавництвом ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" було укладено відповідний договір, яким Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 надано право здійснювати продаж книг, на яких нанесено комерційне найменування ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2". Отже, відповідачем не надано суду належних і достатніх доказів, що підтверджували б його право на реалізацію товару із словесним позначеннм "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Так само із наведеного договору про надання маркетингових послуг, не можливо встановити, які складові входять до комерційного найменування Видавництва, оскільки суду не надавалось, ані установчих документів юридичної особи, ні виписки з Державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації. Як і не надано відомостей, які свідчать про відомість фірмового найменування Видавництва на території України та зокрема, щодо початку фактичного використання в господарському обігу на даній території.

Виходячи з того, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях згідно зі ст. 58 та ч. 4 ст. 60 ЦПК України, надані представник відповідача документи не можуть братись до уваги як докази, які підтверджують достовірність використання комерційного найменування саме ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» та зокрема на території України.

Отже, відповідачем не було надано ані місцевому господарському суду, ні суду апеляційної інстанції належних та допустимих доказів на підтвердження правомірності продажу книги та наявності у нього відповідного дозволу на використання словесненого позначення.

Зважаючи на те, що за результатами розгляду справи підтвердився факт порушення відповідачем виключних прав позивача на об`єкт інтелектуальної власності, апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції про обґрунтованість вимог позивача відносно заборони відповідачу здійснювати продаж твору.

Інші доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження, спростовуються вище наведеним та матеріалами справи, а тому не можуть бути підставою для скасування оскаржуваного судового акту.

Підсумовуючи вищевикладені обставини справи в їх сукупності, апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та документально підтвердженими лише в частині вимог про заборону відповідачу здійснювати продаж книг.

Відносно вимог про стягнення з відповідача компенсації за порушення майнових прав на використання об'єкта інтелектуальної власності, суд вважає за необхідне звернути увагу на наступні обставини.

Відповідно до статті 22 ЦК України збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Таким чином, у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки, які б могли бути реально отримані при належному виконанні зобов'язання.

Щодо вимоги позивача про стягнення з відповідача 187600,00 грн збитків у вигляді упущеної вигоди, суд відзначає, що Цивільним кодексом передбачені певні додаткові умови відшкодування збитків у вигляді втраченої вигоди, які впливають на розмір втраченої вигоди. Так, відповідно до ч. 4 ст. 623 ЦК при визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) повинні враховуватися заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання. Ця норма зобов'язує кредитора своєчасно отримувати докази щодо здійснення конкретних заходів для забезпечення отримання доходів. Дане положення орієнтує особу права якої порушуються на необхідність доведення фактів, які б підтверджували, що потерпілий кредитор дійсно планував отримати відповідні доходи, все зробив для їх отримання, мав для цього всі можливості і неодмінно отримав би такий доход, якби господарські правовідносини реалізовувались без порушень. Таким чином, сума збитків, яку просить стягнути позивач, обґрунтовується умовним припущенням про можливість отримання прибутку позивачем в результаті випадкового збігу обставин. При цьому, відповідач не є видавцем цього твору, а лише здійснює продаж його примірників. За таких обставин, наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання прибутку ще не є підставою для його стягнення.

Стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди є одним із видів цивільно-правової відповідальності. Для застосування такої міри відповідальності потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв'язку між протиправною поведінкою боржника та збитками, і вини. За відсутності хоча б одного з цих елементів цивільна відповідальність не настає.

Більш того, з приписів статті 22, частини 1 статті 623 Цивільного кодексу України, статті 224, абзацу 4 пункту 1 статті 225 Господарського кодексу України вбачається, що при обрахуванні розміру упущеної вигоди мають враховуватися тільки ті точні дані, які безспірно підтверджують реальну можливість отримання грошових сум або інших цінностей, якби зобовязання було виконано боржником належним чином. Однак, в порушення зазначених норм, матеріали справи, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, не містять таких даних, оскільки за основу розрахунку упущеної вигоди Компанією «Блеквел Індастріз Лтд.» взята сума платежу, яка базується лише на припущеннях, що відповідач здійснює продаж близько 180 книжок із позначенням торгового знаку "ІНФОРМАЦІЯ_2", а тому із розрахунку продажу по одному екземпляру кожної книги розмір упущеної вигоди на думку позивача становить 57600,00 грн.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що вимоги позивача про стягнення упущеної вигоди побудовані на розрахунку можливого прибутку у разі реалізації ним книг із власним письмовим зазначенням охоронюваним свідоцтвом за № НОМЕР_1. Такі розрахунки є теоретичними, побудовані на можливих очікуваннях отримання певного доходу та не підтверджені відповідними документами, що свідчили б про конкретний розмір прибутку, який міг би і повинен був отримати позивач, якщо б відповідач не здійснював протиправні дії.

Отже, суд доходить висновку, що відмовити позивачу щодо стягнення 187600,00 грн слід виходячи саме з обставин наведених вище.

Помилка суду першої інстанції щодо мотивів відмови в задоволенні позову щодо відшкодування щодо завданої шкоди та упущеної вигоди позивача не призвела до прийняття неправильного рішення.

За таких обставин колегія суддів не знаходить законних підстав для скасування рішення.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 на рішення господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/22082/15 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/22082/15 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 910/22082/15 повернути до господарського суду міста Києва.

4. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

Т.І. Разіна