ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року Справа № 910/6197/13

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Палій В.В. і Прокопанич Г.К.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м. Харків (далі - Товариство),

на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2013 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015

зі справи № 910/6197/13

за позовом компанії Берлін Хемі (Менаріні Груп), м. Берлін, Німеччина (далі - Компанія),

до: Товариства;

Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ (далі - Міністерство),

про припинення порушення, визнання незаконним та часткове скасування наказу Міністерства.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

Компанії - Лавренової Н.О.,

Товариства - Титаренка Ю.П.,

Міністерства - не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 11.12.2013 (суддя Прокопенко Л.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 (колегія суддів у складі: Разіна Т.І. - головуючий, Доманська М.Л., Сотніков С.В.):

- позов задоволено;

- визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства від 23.08.2012 № 658 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ № 658) у частині реєстрації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 7 (7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у блістерах, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01), зазначеного під номером 5 у додатку № 1 до Наказу № 658;

- визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства від 07.06.2013 № 480 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ № 480) у частині реєстрації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею № 1 у коробці, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01), зазначеного під номером 6 у додатку № 1 до Наказу № 480;

- зобов'язано Міністерство виключити лікарські засоби ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України;

- заборонено Товариству використовувати позначення ЕСПУЗІН, схоже із знаком для товарів і послуг (ЗТП) за свідоцтвом України № 25612 стосовно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП);

- Товариство зобов'язано усунути позначення ЕСПУЗІН з лікарських засобів власного виробництва.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій з даної справи і передати останню на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Скаргу з посиланням на статтю 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статті 22, 24 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано порушенням господарськими судами норм матеріального і процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Компанія заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість та про законність оскаржуваних судових рішень, і просить останні залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Сторони відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судові інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

28.11.2013 від представника позивача отримано заяву про зміну предмета позову.

Компанія є власником зареєстрованого ЗТП ЕСПУМІЗАН і виробником лікарських засобів ЕСПУМІЗАН ® (реєстраційне посвідчення UA/0152/02/01), а також ЕСПУМІЗАН ® L (реєстраційне посвідчення UA/0152/01/01).

На території України використання ЗТП ЕСПУМІЗАН захищено свідоцтвом України від 17.06.2002 № 25612 (далі - Свідоцтво № 25612) для товарів 5 класу МКТП - фармацевтичні препарати, ліки для людини.

Міністерство Наказом № 658 зареєструвало лікарський засіб під назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я. Виробником цього лікарського засобу є Товариство. Таблетка лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я містить симетикону 125 мг, таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 7 (7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у блістерах, реєстраційне посвідчення номер UA/12456/01/01.

Міністерство Наказом № 480 зареєструвало лікарський засіб під назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею № 1 у коробці; реєстраційне посвідчення UA/12946/01/01). Виробником цього лікарського засобу також є Товариство.

Під цими найменуваннями випускаються лікарські засоби, які призначені для застосування при функціональних розладах кишечника. Препарати містять однакову діючу речовину - Simethicone (симетикон).

Згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.10.2013 № 900 назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється Товариством, є схожою настільки, що його можна сплутати із ЗТП ЕСПУМІЗАН за Свідоцтвом № 25612. Крім того, назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється Товариством, є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Судом апеляційної інстанції додатково з'ясовано таке.

Відповідно до висновку повторної комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.09.2014 № 3928/10006 позначення "ЕСПУЗІН" не є домінуючою частиною назви лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється Товариством, не є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати із ЗТП ЕСПУМІЗАН за Свідоцтвом № 25612. Крім того, назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється Товариством, не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. ЗТП ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, який засвідчується свідоцтвом України від 13.05.2013 № 170776 (далі - Свідоцтво № 170776), не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, та не є тотожним або схожим зі ЗТП "ЕСПУМІЗАН", який засвідчується Свідоцтвом № 256123.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що при первинній експертизі експертами досліджувалися як назва лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", так і словесний елемент знака за Свідоцтвом № 170776 на предмет їх схожості та тотожності із ЗТП "ЕСПУМІЗАН" за Свідоцтвом № 25612.

Крім того, при відповіді на перше питання експерти розглядали правові питання, що прямо заборонено, а саме експерти аналізували питання щодо порядку присвоєння, зміни назви лікарського засобу та начебто автоматичного скасування реєстрації препаратів в Україні. Такі висновки експертів є недопустимими, тим більше, що про зміну назви лікарського засоби у справі не йдеться.

На сторінці 19 висновку повторної експертизи зазначено, що відповідь на питання № 3 у первинній експертизі не надана, однак це не відповідає дійсності, оскільки на сторінці 17 висновку експерта від 07.10.2013 наведено відповідь на питання № 3.

На сторінці 21 висновку повторної експертизи експерти стверджують, що: назви лікарських засобів Товариства широко відомі українському споживачу: "Цей елемент незмінно протягом тривалого часу використовується виробником на покуванні препаратів власного виробництва".

Однак, щоб стверджувати про широку відомість назв та тривале використання елементів, експерти мали досліджувати відповідні об'єкти та питання, аналізувати ринок, обізнаність споживачів тощо, однак такі питання перед експертами не ставилися, крім того, даний висновок не містить відомостей про дослідження таких питань. Отже, наведені твердження є неприпустимими.

Відповідаючи на питання № 4, експерти обмежилися наведеними вище і недослідженими доводами без аналізу назви лікарського засобу Товариства та торговельної назви лікарського засобу Компанії.

Безпідставними та необґрунтованими є твердження експертів стосовно того, що при первинній експертизі експерт не врахував наявність у складі знака елементів фірмового найменування при вирішенні питання щодо визначення ступеню схожості знаків. На сторінках 7, 24-25 висновку експерта від 07.10.2013 враховується вся словесна частина знака за Свідоцтвом № 170776 і, зокрема, фірмове найменування - "ЗДОРОВЬЕ".

У висновку повторної експертизи експерти суперечать самі собі. В одній частині висновку вони стверджують, що саме частина "ЗДОРОВЬЕ" несе смислове (сематичне) значення, оскільки означає природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю і відсутністю будь-яких хворобливих змін, в іншій же частині, а саме на сторінці 31, зазначено, що це є частина фірмового найменування, а тому ідентифікує виробника.

Крім цього, на 15 сторінці висновку експерти зазначають, що "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" є складним іменником і повинен вживатися та сприйматися лише цілком, нероздільно, але далі експерти аналізують цей складний іменник як дві частини ЕСПУЗІН і ЗДОРОВ'Я і вказують на те, що вони означають і що саме частина "ЗДОРОВЬЕ" несе смислове значення.

Таким чином, висновок повторної експертизи є необґрунтованим, а тому не розглядався судом апеляційної інстанції як належний та допустимий доказ.

Відповідно до висновку судових експертів від 31.08.2015 № 15693/14-53 за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності експерти дійшли висновків, що: позначення "ЕСПУЗІН" є домінуючою частиною назви лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється Товариством, є схожою настільки, що його можна сплутати із ЗТП ЕСПУМІЗАН за Свідоцтвом № 25612; назва лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" містить позначення "ЕСПУЗІН", схоже із ЗТП "ЕСПУМІЗАН" за Свідоцтвом № 25612 фонетичними (звуковими) та семантичними (смисловими) ознаками. Крім того, назва лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", що виробляється Товариством, є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, - власника Свідоцтва № 25612. ЗТП "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", який засвідчується Свідоцтвом № 170776 є схожим настільки, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, та є схожим настільки, що його можна сплутати із ЗТП "ЕСПУМІЗАН" який засвідчується Свідоцтвом № 256123. ЗТП "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" за Свідоцтвом № 170776 не є оманливим.

Згідно з інструкціями для застосування препаратів ЕСПУМІЗАН та ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (і краплі, і таблетки) дані лікарські засоби показано для застосування при функціональних розладах кишечника, також препарати мають однакову діючу речовину, а саме Simethicone (симетикон), вони є фармацевтичними препаратами.

Права позивача як власника свідоцтва на ЗТП захищені в Україні Свідоцтвом № 25612.

Факт використання Товариством позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я підтверджується матеріалами справи. Позивач як власник свідоцтва має право забороняти будь-якій особі, у тому числі Товариству, використовувати позначення, схоже зі ЗТП ЕСПУМІЗАН, без відповідного дозволу.

Згідно з пунктом 2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376, державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює саме Міністерство.

Єдиною підставою для отримання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та можливості реалізації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (таблетки, номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01) на території України є реєстрація лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я згідно з Наказом № 658. У свою чергу, єдиною підставою отримання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та можливості реалізації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі, номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01) на території України є реєстрація лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я наказом Міністерства № 480.

Оскільки підставою для використання Товариством позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я є дані накази Міністерства, а таке використання є порушенням прав позивача на ЗТП ЕСПУМІЗАН, тобто є єдиною підставою для використання та реалізації лікарських засобів під такою назвою на території України, накази Міністерства підлягають скасуванню.

Чинне законодавство України не передбачає обов'язку Міністерства чи третьої особи перевіряти лікарські засоби, що подаються на реєстрацію в Україні, на предмет дотримання прав інтелектуальної власності інших учасників цивільного обороту, в тому числі інших виробників лікарських засобів.

Проте це не позбавляє права власників об'єктів інтелектуальної власності у судовому порядку оскаржувати рішення про державну реєстрацію лікарських засобів, які призводять до порушення прав інтелектуальної власності.

Крім того, судом апеляційної інстанції зазначено, що початком розгляду справи по суті вважається момент, коли суд переходить безпосередньо до розгляду позовних вимог, а тому відповідно до процесуальних документів даної справи - 28.11.2013, тобто на момент звернення позивача із заявою про зміну предмета спору, судом першої інстанції не було розпочато розгляд даної справи по суті.

Причиною подання касаційної скарги стала незгода Товариства із задоволенням позову з урахуванням заяви про зміну предмета позову.

Згідно з частиною четвертою статті 22 ГПК України до початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Як зазначено у підпункті 3.12 пункту 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" право позивача на зміну предмета або підстави позову може бути реалізоване лише до початку розгляду господарським судом справи по суті та лише у суді першої інстанції шляхом подання до суду відповідної письмової заяви. Початок розгляду справи по суті має місце з того моменту, коли господарський суд після завершення підготовки справи до розгляду (стаття 65 ГПК України), відкриття судового засідання, роз'яснення (за необхідності) сторонам та іншим учасникам судового процесу їх прав та обов'язків і розгляду інших клопотань і заяв (про відкладення розгляду справи, залучення до участі в ній інших осіб, витребування додаткових доказів тощо) переходить безпосередньо до розгляду позовних вимог, тобто до з'ясування у передбаченому ГПК України порядку обставин справи та здійснення їх правової оцінки, про що зазначається в протоколі судового засідання.

Однак наведені вимоги не були враховані судом першої інстанцій, оскільки з жодного протоколу судових засідань та жодного іншого процесуального документа не вбачається, коли саме господарський суд першої інстанції перейшов до розгляду даної справи по суті; відтак у Вищого господарського суду України відсутні підстави й для висновку про правомірність прийняття заяви Компанії про зміну предмета позову.

Крім того, суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про те, що початком розгляду справи по суті є момент звернення позивача із заявою про зміну предмета позову, а саме 28.11.2013, оскільки 28.11.2013 судового засідання взагалі не було, розгляд справи на цю дату не призначався.

Таким чином, не з'ясувавши дати початку розгляду справи по суті, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування норм процесуального права, в тому числі статей 47, 22, 43 ГПК України.

Касаційна ж інстанція згідно з частиною другою статті 1117 названого Кодексу не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Отже, оскаржувані судові рішення відповідно до пункту 3 статті 1119 і частини першої статті 11110 ГПК України підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції. У такому розгляді суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини, зазначені в цій постанові й вирішити спір відповідно до вимог закону. За результатами нового розгляду має також бути вирішено питання про розподіл судових витрат у справі.

Керуючись статтями 1117 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2013 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 зі справи № 910/6197/13 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя В. Селіваненко

Суддя В. Палій

Суддя Г. Прокопанич