РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2016Справа №910/24345/15

За позовом Юліус Земанн Лтд.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД

про припинення порушення прав на торговельну марку за Міжнародною реєстрацією № 612525 та заборону використання торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № 612525

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Семеній Ю.М., Поліщук М.А. за довіреністю б/н від 23.12.2014

від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Юліус Земанн Лтд. (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД (відповідач) про припинення порушення прав на торговельну марку за Міжнародною реєстрацією № 612525 та заборону використання торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № 612525.

Позов мотивовано тим, що позивач є власником торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993, яка зареєстрована для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг - освіжувачі повітря, тоді як відповідач імпортує (постачає) в Україну та продає (розповсюджує) в Україні освіжувачі повітря у формі деревця, у яких торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993 використовується без згоди позивача, при цьому позначення, що використовується відповідачем для товарів 5 класу МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача, яка зареєстрована саме для товарів 5 класу МКТП. Такі дії відповідача позивач вважає порушенням належних йому виключних майнових прав на торговельну марку за Міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993, а також неправомірним використанням ділової репутації позивача, що пов'язана з цією торговельною маркою, внаслідок чого можливе введення споживачів в оману.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 порушено провадження у справі № 910/24345/15 та призначено розгляд справи на 05.10.2015 о 10:30 год.

29.09.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшла заява про відсутність аналогічного спору.

29.09.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи у якості доказів зразків освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", які створюють враження абстрактної графічної композиції, яка сприймається як єдиний цілісний зоровий образ (рибка).

29.09.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

29.09.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого відповідач просив суд призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/24345/15, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Зазначеним клопотанням відповідач також запропонував питання, які на його думку, повинні бути поставлені на вирішення судового експерта.

29.09.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, згідно якого відповідач не заперечував, що позивач набув права інтелектуальної власності на торговельну марку за Міжнародною реєстрацією № 612525, водночас повідомив, що на замовлення ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ" здійснював постачання освіжувача під торговою маркою "КОЖЕН ДЕНЬ", зображеного у формі рибки. Відповідач переконаний, що зображення освіжувача "КОЖЕН ДЕНЬ" та зображення торговельної марки позивача, не схожі в цілому ані за зовнішньою формою, ані за смисловим значенням, оскільки освіжувач повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" створює враження абстрактної графічної композиції, яка сприймається як єдиний цілісний зоровий образ (рибка), тоді, як торговельна марка позивача являє собою зображення ялинки.

У зазначеному відзиві відповідач також просив суд призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/24345/15, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, та запропонував питання, які, на його думку, повинні бути поставлені на вирішення судового експерта. В якості додатків до відзиву відповідач надав суду документи, які, на думку відповідача, підтверджують заперечення проти позову, та свідчать про необхідність призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/24345/15.

05.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії ліцензійного договору від 01.01.2011; копії письмової присяги від 23.12.2010 директора з продажу компанії "Літл Тріз Юроп" щодо продажу, реклами та іншого активного просування продукції - освіжувачів повітря, маркованих торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525; роздруківок кадрів із художніх фільмів, телесеріалів та мультфільмів в якості доказів відомості освіжувачів повітря, маркованих торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525.

05.10.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшли додаткові заперечення на позовну заяву, відповідно до яких відповідач просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову, оскільки:

- посилання позивача на порушення прав на торговельну марку зі сторони відповідача не доведені жодними доказами в розумінні ГПК України та ґрунтуються виключно на припущеннях;

- твердження позивача про те, що товари, які постачав на територію України відповідач, є контрафактними, також не доведені жодними доказами в розумінні ГПК України та ґрунтуються виключно на припущеннях;

- твердження позивача про те, що відповідач здійснює реалізацію спірного товару не заслуговують на увагу, оскільки відповідач здійснив лише одну поставку спірного товару на замовлення ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ";

- ухвала Господарського суду міста Києва від 20.02.2013 у справі № 5011-58/15857-2012 не має преюдиційного значення по відношенню до спору у даній справі № 910/24345/15.

В якості додатків до вищезазначених заперечень відповідач надав суду зразки оригінальної та контрафактної продукції разом з фіскальним чеком; зразки освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", які створюють враження абстрактної графічної композиції, яка сприймається як єдиний цілісний зоровий образ (рибка).

В судове засідання, призначене на 05.10.2015, представники позивача та відповідача з'явилися.

Представник позивача в судовому засіданні 05.10.2015 подав пояснення, відповідно до яких повідомив суд про відсутність аналогічного спору та просив долучити до матеріалів справи копію витягу з Комерційного реєстру кантону Цуг (Швейцарія) стосовно позивача; копію витягу з ЄДРПОУ стосовно відповідача та копію довідки Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві про підтвердження зарахування надходжень від сплати судового збору. Пояснення разом з доданими до них документами залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 05.10.2015, надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні 05.10.2015 проти задоволення позовних вимог заперечував з підстав, викладених у відзиві, поданому 29.09.2015 через відділ діловодства суду, та викладених у додаткових запереченнях на позовну заяву, поданих 05.10.2015 через відділ діловодства суду.

В судовому засіданні 05.10.2015 представник відповідача підтримав клопотання, подане ним 29.09.2015 через відділ діловодства суду, про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник позивача проти задоволення зазначеного клопотання відповідача не заперечував.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи та забезпечення сторонам можливості надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Враховуючи вищезазначене, положення ч. 3 ст. 77 ГПК України та необхідність призначення у справі судової експертизи, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 05.10.2015, та оголосив перерву в судовому засіданні до 26.10.2015 о 14:50 год.

06.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

26.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого позивач просив суд призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/24345/15, проведення якої доручити Науково-дослідному центру експертизи з питань інтелектуальної власності або атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_5, ОСОБА_6 Зазначеним клопотанням позивач також запропонував питання, які, на його думку, повинні бути поставлені на вирішення судового експерта.

26.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло пояснення стосовно схожості позначень, стосовно дій відповідача з імпорту та розповсюдження освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ". Відповідно до зазначених пояснень позивач вказав, що вважає заперечення відповідача проти позову необгрунтованими та такими, що суперечать положенням чинного законодавства та не підтверджені матеріалами справи. В якості додатку до пояснень позивач надав суду копію листа відповідача від 26.06.2015 із засвідченим перекладом українською мовою.

В судове засідання, призначене на 26.10.2015, з'явилися представники позивача та відповідача.

В судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, позивач позовні вимоги підтримав, відповідач проти задоволення позовних вимог заперечував.

Представники позивача та відповідача підтримали запропоновані кожним із них переліки питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 26.10.2015 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_7, та зупинено провадження у справі № 910/24345/15 до закінчення проведення судової експертизи.

25.12.2015 через відділ діловодства суду від судового експерта надійшло повідомлення про те, що кошти за проведення судової експертизи сплачені позивачем, у зв'язку з чим висновок судового експерта буде надано до 15.01.2016.

15.01.2016 через відділ діловодства суду від судового експерта ОСОБА_7 надійшов супровідний лист з Висновком експерта № 1/2016 від 14.01.2016 за результатами проведення судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/24345/15.

18.01.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2016 поновлено провадження у справі № 910/24345/15 та призначено розгляд справи на 01.02.2016 о 10:20 год.

01.02.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення щодо висновку судової експертизи, згідно яких позивач вважає, що судова експертиза у справі була проведена із дотриманням вимог чинного законодавства, а складений за результатами її проведення висновок судової експертизи містить відповідь на поставлене судом питання, відповідає матеріалам справи та є належним чином обгрунтованим, повним і ясним. Позивач вважає, що експерт дійшов обгрунтованого висновку про схожість зображень освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" із торговельною маркою позивача настільки, що їх можна сплутати, а отже, висновок судової експертизи у справі є належним доказом того, що зображення освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", які використовує відповідач, є схожим із торговельною маркою позивача настільки, що їх можна сплутати. З урахуванням зазначеного, позивач просив задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

01.02.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, зокрема, оригіналу квитанції № 7285013 від 09.12.2015 на підтвердження сплати 16850,00 грн. за проведення судової експертизи.

В судове засідання, призначене на 01.02.2016, представник позивача з'явився.

Представник відповідача в судове засідання 01.02.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 21.01.2016 не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 01.02.2016, надав усні пояснення щодо заявлених позовних вимог, позов підтримав з урахуванням пояснень, поданих 01.02.2016 через відділ діловодства суду, щодо висновку судової експертизи.

В судовому засіданні 01.02.2016 представник позивача подав клопотання про продовження строку вирішення спору. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2016 продовжено строк вирішення спору на п'ятнадцять днів, відкладено розгляд справи на 15.02.2016 о 09:30 год.

08.02.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення щодо змісту позовних вимог, а саме позовної вимоги про зобов'язання відповідача знищити виготовлені зображення позначення у формі деревця (ялинки), яка пред'явлена відповідно до норм ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ч.ч. 1, 2 ст. 432 Цивільного кодексу України.

В судове засідання, призначене на 15.02.2016, представник позивача з'явився.

Представник відповідача в судове засідання 15.02.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду від 21.01.2016, від 01.02.2016 не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що підтверджується, зокрема, наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням № 014.

Приписами ст. 77 Господарського процесуального кодексу України визначений перелік обставин, за яких суд відкладає розгляд справи. Зокрема, відповідно до п. 1 ч. 1 названої статті, у разі нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу.

Втім, відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, інших учасників судового процесу, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Обставин, які б перешкоджали вирішенню спору в даному судовому засіданні, судом встановлено не було.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 15.02.2016 без участі представника відповідача, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору та зважаючи на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 15.02.2016, надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав повністю з урахуванням пояснень, поданих 01.02.2016 та 08.02.2016 через відділ діловодства суду, відповідно щодо висновку судової експертизи та щодо змісту позовних вимог.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 15.02.2016 відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Юліус Земанн Лтд., компанія з обмеженою відповідальністю, яка зареєстрована за законодавством Швейцарській конфедерації, - є власником торговельної марки, зареєстрованої за Міжнародною реєстрацією № 612525 відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891. Торговельна марка за наведеною міжнародною реєстрацією зареєстрована для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг - освіжувачі повітря. Міжнародна реєстрація № 612525 діє на території України у повному обсязі з 09.12.1993, очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/поновлення - 09.12.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), до об'єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається Цивільним кодексом України та іншим законом (ч. 2 ст. 418 ЦК України).

Згідно ч. 3 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно приписів статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до частини 2 статті 495 ЦК України, зокрема, володільцю міжнародної реєстрації належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку Такі права згідно частини 1 наведеної статті ЦК України включають: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону України свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно ч. 3 ст. 426 ЦК України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Отже позивачу, як власнику Міжнародної реєстрації № 612525, належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, визначені ч. 1 ст. 495 ЦК України, та виключне право забороняти іншим особам, зокрема, використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати, що передбачено п. 5 ст. 16 Закону України.

Позивач стверджує, що відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД - імпортує (постачає) в Україну та продає (розповсюджує) в Україні освіжувачі повітря у формі деревця, у яких торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № 612525 (далі також - торговельна марка позивача) використовується без його згоди, оскільки він не надавав відповідачу будь-яких ліцензій або дозволів на використання власної торговельної марки. При цьому позивач вважає, що зображення товарів (освіжувачів повітря), які імпортуються (ввозяться) та продаються (розповсюджуються) відповідачем, є схожим настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою позивача, та фактично відтворює її, а саме оригінальну форму деревця.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

На підтвердження використання відповідачем позначення у формі деревця, схожого настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою позивача, позивач залучив до матеріалів справи докази придбання ним у торговельній мережі відповідного товару (освіжувачів повітря), постачальником якого є відповідач, а саме фіскальний чек № 15 від 31.08.2015, та зазначив, що на зворотній стороні упаковки цього товару міститься напис із зазначенням постачальника товару - ТОВ "МОТОРСПОРТ" ЛТД (вул. М.Соловцова, 3, м. Київ, 01014, Україна).

Таким чином, позивач стверджує, що відповідач використовує спірне позначення, яке можна сплутати з торговельною маркою позивача, для товарів 5 класу МКТП - освіжувачі повітря, тоді як торговельна марка позивача зареєстрована саме для товарів 5 класу МКТП

На думку позивача, використання відповідачем спірного позначення у формі деревця для освіжувачів повітря становить порушення виключних майнових прав позивача на торговельну марку та свідчить про неправомірне використання відповідачем ділової репутації позивача, що пов'язана з торговельною маркою, внаслідок чого можливе введення споживачів в оману.

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Частиною 2 цієї статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Отже, позивач вважає, що належні йому виключні майнові права на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 612525 порушені відповідачем, що, в свою чергу, дає йому право на звернення до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 ЦК України.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, зокрема, припинення дії, примусове виконання обов'язку в натурі. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 16, 426, 432, 495 Цивільного кодексу України, ст.ст. 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, позивач звернувся до суду з наступними позовними вимогами:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД припинити використання позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, а саме: зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж, імпорт (ввезення) товарів - освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", у будь-якому кольорі, із застосуванням позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД здійснювати використання позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, а саме: зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж, імпорт (ввезення) товарів - освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", у будь-якому кольорі, із застосуванням позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД знищити виготовлені зображення позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, у вигляді освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" у будь-якому кольорі.

Відповідач не заперечував, що позивач набув права інтелектуальної власності на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 612525. Наведена обставина також підтверджується матеріалами справи.

Водночас, у відзиві на позовну заяву, відповідач повідомив суд, що на замовлення торговельної мережі здійснював постачання освіжувача під торговою маркою "КОЖЕН ДЕНЬ", зображеного у формі рибки.

В якості додатку до відзиву на позовну заяву відповідач додав копію Договору поставки товару № 21 від 22.05.2012, укладеного між ним, як покупцем, та S.C. "AROMCOM" (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Молдова, як продавцем, предметом якого сторони визначили надане продавцем покупцю виключне право на реалізацію продукції власного виробництва на території України, продавець зобов'язувався постачати товари на територію України лише покупцю.

Відповідач стверджував, що зображення освіжувача "КОЖЕН ДЕНЬ" та зображення торговельної марки позивача, не схожі в цілому ані за зовнішньою формою, ані за смисловим значенням, оскільки освіжувач повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" створює враження абстрактної графічної композиції, яка сприймається як єдиний цілісний зоровий образ (рибка), тоді, як торговельна марка позивача являє собою зображення ялинки.

Відповідач також подав письмові заперечення на позовну заяву, відповідно до яких просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову, оскільки посилання позивача на порушення його прав на торговельну марку зі сторони відповідача не доведені жодними доказами в розумінні ГПК України та ґрунтуються виключно на припущеннях; твердження позивача про те, що товари, які постачав на територію України відповідач, є контрафактними, також не доведені жодними доказами в розумінні ГПК України та ґрунтуються на припущеннях.

Крім того, відповідач зазначив, що твердження позивача про те, що відповідач здійснює реалізацію спірного товару не заслуговують на увагу, оскільки відповідач здійснив лише одну поставку спірного товару на замовлення торговельної мережі.

Заперечуючи проти заявлених позивачем позовних вимог, відповідач вказав на необхідність призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі.

Відповідно до ст. 4-3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами:

письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;

поясненнями представників сторін та інших осіб, кі беруть участь в судовому процесі.

Згідно ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю з наступних підстав.

Судом встановлено, що позивач є власником торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № 612525, яка зареєстрована для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг - освіжувачі повітря, а тому в силу вищенаведених приписів частини 1 статті 495 ЦК України, частини 5 статті 16 Закону України він має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

При цьому торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № 612525 була заявлена позивачем без зазначення кольорів, тобто колір не є її розрізняльною ознакою. Зокрема, згідно п. 6 ст. 7 Закону України, якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить. Тож, торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № 612525 може використовуватись та використовується позивачем для освіжувачів повітря у різних кольорах.

Водночас, наявні в матеріалах справи докази, а саме: фіскальний чек № 15 від 31.08.2015, в якому зазначено "КД/АРОМ.Д/АВТО ДИНЯ", договір поставки товару № 21 від 22.05.2012, упаковки освіжувачів повітря для автотранспорту, будинку, офісу "КОЖЕН ДЕНЬ", свідчать, що відповідач імпортував (постачав) в Україну та продавав (розповсюджував) в Україні освіжувачі повітря "КОЖЕН ДЕНЬ". На упаковці освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", окрім інших даних, зазначено "Форма: ялинка.". З урахуванням цієї обставини, суд критично оцінює та вважає такими, що не відповідають дійсним обставинам справи твердження відповідача про використання ним освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" у форми рибки.

Постачання в Україну та продаж в Україні освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" відповідач фактично не заперечував. Наразі належні докази того, що відповідач здійснив "лише одну поставку спірного товару" на замовлення торговельної мережі та не продовжує здійснювати постачання та продаж спірного товару, - в матеріалах справи відсутні, а відповідачем суду не надані.

Оскільки позивач стверджує, що позначення, яке використовує відповідач для освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", а саме, зображення (форма) таких освіжувачів повітря, є схожим настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, власником якої являється позивач, та внаслідок такого використання наведені позначення та торговельну марку можна сплутати, чим порушуються майнові права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку за Міжнародною реєстрацією № 612525, то в процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення даної справи по суті необхідно визначити:

Чи є позначення, яке використовує відповідач для освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", а саме, зображення (форма) таких освіжувачів повітря, є схожим настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525?

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/24345/15, оскільки вказане питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування відповідного факту необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_7, на вирішення якого було поставлене вищенаведене питання.

Під час проведення судової експертизи по господарській справі № 910/24345/15 судовим експертом було досліджено торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 612525 та позначення у формі освіжувачів повітря для автотранспорту, будинку, офісу "КОЖЕН ДЕНЬ" (постачальник - Товариство з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД.).

При описі об'єктів дослідження експертом встановлено, що:

- торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 612525 є зображувальною і являє собою стилізоване зображення ялини, гілки якої поступово звужуються з середньої частини ялини догори та донизу. Контури гілок мають округлу форму. Ялина зображена встановленою на основу у вигляді фігури, що нагадує горизонтально орієнтований прямокутник;

- позначення у формі освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" - "Ароматизатор для авто "Лимон"/Освіжувач повітря для автотранспорту, будинку, офісу", "Ароматизатор для авто "Диня"/Освіжувач повітря для автотранспорту, будинку, офісу", "Ароматизатор для авто "Ваніль"/Освіжувач повітря для автотранспорту, будинку, офісу", "Ароматизатор для авто "Кокос"/Освіжувач повітря для автотранспорту, будинку, офісу" - є об'ємними і являють собою стилізоване зображення ялинки, гілки якої поступово звужуються з середньої частини ялини догори та донизу. Контури гілок мають округлу форму. Ялина зображена встановленою на основу у вигляді горизонтально орієнтованої видовженої фігури з округлими кутами.

При цьому експертом обґрунтовано те, що освіжувачі повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" виконані у вигляді стилізованого зображення саме ялинки, а не риби. Так, експерт вважає, що освіжувачі повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" не є стилізованими зображенням риби, оскільки:

- мають форму, яка не притаманна будь-якому типу форм тіл риб;

- всі види риб характеризуються наявністю парних та непарних плавників, що свідчить про відсутність симетрії у формі тіл риб (вигляд з правого та лівого боків);

- форма освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" характеризується наявністю симетрії відносно їх вертикальної вісі.

Експерт зазначив, що отвір у верхній частині освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" має функціональне призначення і призначений для підвішування освіжувачів за пружню нитку, яка входить до складу кожного освіжувача повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", що вбачається з фотозображень вказаних освіжувачів та змісту тильної частини їх упаковок.

Крім того, експерт зазначив, що на тильній частині упаковок освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" міститься зазначення форми освіжувача у наступному вигляді "Форма: ялинка".

При визначенні схожості/несхожості торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № 612525 та позначень у формі товарів - освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" експерт застосовував, зокрема, положення Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 № 72 (далі - Правила).

При цьому враховано, що в абзаці 3 пункту 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 № 12 вказано, що господарським судам слід враховувати, що в актах законодавства у ряді випадків використовується різна термінологія стосовно схожих понять: так у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вживається термін "споріднені" товари (послуги), тоді як у Правилах - "однорідні" товари, послуги.

Згідно з абзацом 2 підпункту 4.3.2.4. Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до абзацу 3 підпункту 4.3.2.4. Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Таким чином, експерт зазначив, що для надання відповіді на поставлене питання, необхідно:

- визначити, чи є товари - освіжувачі повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" та товари, для яких зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 612525, тими самими або однорідними/неоднорідними (спорідненими/неспорідненими);

- якщо товари - освіжувачі повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" та товари, для яких зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 612525, є тими самими або однорідними (спорідненими), то визначити ступінь схожості.

Здійснивши дослідження зразків товарів, експерт дійшов висновку, що позначення у формі освіжувача повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" у вигляді стилізованого зображення ялинки використовується для тих самих товарів, для яких зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 61252.

При визначенні схожості зображувальних і об'ємних позначень експертом були враховані наступні критерії:

- зовнішня форма;

- наявність чи відсутність симетрії;

- смислове значення;

- вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.);

- поєднання кольорів і тонів.

Експерт здійснив порівняльний аналіз зображення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 та зображення позначень у формі освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" ("Лимон", "Диня", "Ваніль", "Кокос"), результати якого відобразив у таблицях 4, 5, 6, 7 Висновку експерта № 1/2016 від 14.01.2016 за результатами проведення судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/24345/15).

З наведеного у таблицях 4, 5, 6, 7 вбачається, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 612525 та позначення у формі освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" ("Лимон", "Диня", "Ваніль", "Кокос") у вигляді стилізованого зображення ялинки є схожими за зовнішньою формою, мають однакове смислове значення, за характером виконання є стилізованими зображеннями. Також торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 612525 та позначення у формі освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" ("Лимон", "Диня", "Ваніль", "Кокос") у вигляді стилізованого зображення ялинки характеризуються наявністю симетрії відносно їх вертикальної вісі.

Експерт також вказав що при визначенні схожості зображувальних і об'ємних позначень важливим є перше враження, одержане при порівнянні позначень. Саме воно є найбільш близьким до сприйняття товарних знаків споживачами, що, як правило, порівнюють товарний знак зі зразком, що зберігається в пам'яті. Тому, якщо першим враженням від порівняння двох позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінності позначень за рахунок розбіжностей окремих елементів, то при оцінці схожості варто керуватись першим враженням. Оскільки при зоровому сприйнятті огляд об'єкта починається з його зовнішнього контуру, то саме він запам'ятовується в першу чергу. Тому оцінювання схожості позначень варто будувати на схожості їх зовнішньої форми, не приймаючи до уваги незначну розбіжність у внутрішніх деталях позначень. На схожість зображувальних і об'ємних позначень впливає їх смислове значення. Однакове смислове значення позначень підсилює їх схожість, а різне - послабляє.

Таким чином, експерт дійшов обґрунтованих висновків, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 612525 та позначення у формі освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" ("Лимон", "Диня", "Ваніль", "Кокос") у вигляді стилізованого зображення ялинки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Водночас, експерт вказав, що виконання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 та позначень у формі освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" ("Лимон", "Диня", "Ваніль", "Кокос") у вигляді стилізованого зображення ялинки у різних кольорах він вважає таким, що не впливає на висновок щодо схожості настільки, що їх можна сплутати, оскільки вирішальним є схожість їх зовнішньої форми та однакове смислове значення.

Враховуючи проведене дослідження, експерт надав суду Висновок експерта № 1/2016 від 14.01.2016 за результатами проведення судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/24345/15 (а.с. 160-181 т. 1), згідно якого дійшов наступного висновку:

Позначення, які використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД. у формі освіжувачів повітря для автотранспорту, будинку, офісу "КОЖЕН ДЕНЬ" у вигляді стилізованого зображення ялинки, є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку експерта № 1/2016 від 14.01.2016 за результатами проведення судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/24345/15, проведення судової експертизи доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_7 (свідоцтво № 1332, видане Міністерством юстиції України 24.04.2009 р., дія якого продовжена до 20.11.2018 р. для спеціальності 13.6. "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", який має вищу юридичну освіту, вищу освіту у галузі інтелектуальної власності за спеціальністю "Інтелектуальна власність", стаж експертної роботи з 2003 року, стаж роботи у галузі права інтелектуальної власності - 15 років, про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України експерта попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що вищенаведений Висновок складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу по справі № 910/24345/15.

Таким чином, Висновок експерта № 1/2016 від 14.01.2016 за результатами проведення судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/24345/15 обґрунтовано підтвердив той факт, що позначення, які використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД. у формі освіжувачів повітря для автотранспорту, будинку, офісу "КОЖЕН ДЕНЬ" у вигляді стилізованого зображення ялинки, є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525.

В свою чергу, відповідно до абз. 4 п. 5 ст. 16 Закону України, позивач, як власник торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № 612525, має виключне право забороняти іншим особам (в т.ч. і відповідачу) використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, оскільки внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Матеріали справи не містять доказів надання позивачем відповідачу згоди на використання позначення у формі освіжувачів повітря у вигляді стилізованого зображення ялинки.

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Частиною 2 цієї статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Матеріалами справи підтверджено те, що ТОВ "МОТОРСПОРТ" ЛТД. без згоди Юліус Земанн Лтд. використовує позначення у формі освіжувачів повітря для автотранспорту, будинку, офісу "КОЖЕН ДЕНЬ" у вигляді стилізованого зображення ялинки, які схожі із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, стосовно наведених у свідоцтві товарів, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

За встановлених обставин, вимога позивача про зобов'язання відповідача припинити використання позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, а саме: зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж, імпорт (ввезення) товарів - освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", у будь-якому кольорі, із застосуванням позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 4 статті 16 Закону України використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

За таких обставин, вимога позивача про заборону відповідачу здійснювати використання позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, а саме: зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж, імпорт (ввезення) товарів - освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", у будь-якому кольорі, із застосуванням позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, також є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 20 Закону України на вимогу власника свідоцтва порушення прав власника свідоцтва повинно бути припинено. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, відповідно до частини 1 та 2 статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Відповідно до пункту 2.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 № 12 вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Враховуючи наведені норми ЦК України та Закону України, здійснивши перевірку, вказану у п. 2.2 зазначеної постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12, суд дійшов висновку, що вимога позивача про зобов'язання відповідача знищити виготовлені зображення позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, у вигляді освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" у будь-якому кольорі, підлягає задоволенню.

При цьому суд взяв до уваги, що в ході розгляду справи по суті відповідач не заперечував, що здійснював постачання відповідних товарів - освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" (зокрема, про це зазначено у відзиві на позовну заяву (а.с. 54 т. 1), у додаткових запереченнях на позовну заяву (а.с. 119 т. 1), що свідчить про введення відповідачем товарів із зображенням спірного позначення у цивільний оборот.

Отже, товар (зображення позначення у формі деревця (ялинки)) вже введено в цивільний оборот, тоді як докази виведення цього товару із цивільного обороту відсутні.

За наведених обставин, заявлені позивачем позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За змістом частини 5 наведеної статті ГПК України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Матеріалами справи підтверджується, що позивачем було здійснено оплату судового збору за подання позовної заяви в сумі 3654,00 грн. (квитанція № 6481349 від 11.09.2015) та оплату за проведення судової експертизи в сумі 16850,00 грн. (квитанція № 7285013 від 09.12.2015).

Враховуючи вищенаведені правові норми та задоволення позову в повному обсязі, стягненню з відповідача на користь позивача підлягають 3654,00 грн. судового збору та 16850,00 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 4-3, 22, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД (01014, м. Київ, вул. Миколи Соловцова, буд. 3, ідентифікаційний код 14341555) припинити використання позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, а саме: зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж, імпорт (ввезення) товарів - освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", у будь-якому кольорі, із застосуванням позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525;

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД (01014, м. Київ, вул. Миколи Соловцова, буд. 3, ідентифікаційний код 14341555) здійснювати використання позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, а саме: зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж, імпорт (ввезення) товарів - освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ", у будь-якому кольорі, із застосуванням позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525;

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД (01014, м. Київ, вул. Миколи Соловцова, буд. 3, ідентифікаційний код 14341555) знищити виготовлені зображення позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією № 612525, у вигляді освіжувачів повітря "КОЖЕН ДЕНЬ" у будь-якому кольорі.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МОТОРСПОРТ" ЛТД (01014, м. Київ, вул. Миколи Соловцова, буд. 3, ідентифікаційний код 14341555) на користь Юліус Земанн Лтд. (Вайдштрассе 14, СН-6300 Цуг, Швейцарія) 3654,00 грн. (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири гривні) судового збору, 16850,00 грн. (шістнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

6. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 16.02.2016.

Суддя Гумега О.В.