РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

"02" лютого 2016 р. Справа № 918/1141/15

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

головуючий суддя Грязнов В.В.

суддя Петухов М.Г. ,

суддя Гулова А.Г.

секретар судового засідання Петрук О.В.

за участю представників сторін:

позивача - Семещенко В.О. (довіреність від 10.07.2014р.);

відповідача - ОСОБА_2 (ордер від 24.12.2015р.),

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Відповідача-Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 на рішення господарського суду Рівненської області від 10.12.2015 року у справі №918/1141/15

за позовом Кезер Компрессорен СЕ м.Кобург, Німеччина

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3

с.Копитків Здолбунівського району Рівненської області

про припинення порушення прав власника знаків для товарів та послуг,-

Представникам сторін роз'яснено права та обов'язки, передбачені ст.ст.22, 28 ГПК Украї-ни. Клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу заявлено не було. Заяви про відвід суддів не надходило.

Рішенням господарського суду Рівненської області від 10.12.2015р. у справі №918/1141/15 (суддя Політика Н.А.) задоволено позов Кезер Компрессорен СЕ (надалі в тексті - Компанія) до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (надалі в тексті - Підприємець) про припи-нення порушення прав власника знаків для товарів та послуг.(арк.справи 134-139).

Рішення суду першої інстанції вмотивоване тим, що будучи володільцем знаку для товарів і послуг «Kaeser», зареєстрованих за міжнародною реєстрацією відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р. - Позивач довідався, що Відповідач викорис-товує знак для товарів та послуг «Kaeser» шляхом застосування знаків для товарів і послуг в мере-жі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1. Разом з тим, вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. А тому на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'-язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, Відповідач подав скаргу до Рівненського апеля-ляційного господарського суду, в якій просить скасувати рішення господарського суду Рівненської області від 10.12.2015р. у даній справі та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні Позовних вимог.(арк.справи 147-150).

Скаржник вважає, що рішення прийняте місцевим господарським судом з невірним засто-суванням норм матеріального права та неповним з'ясуванням обставин справи, що призвело до невірних висновків, а тому є незаконним і необґрунтованим. На думку апелянта, виключне право власника знаків для товарів і послуг забороняти іншим особам використовувати без його згоди за-реєстрований знак не поширюється на використання знака для товару введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару. Таким чи-ном, після введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки - наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший пере-продаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару. Зазначає, що суд першої інстанції не врахував, що Відповідач у законний спосіб набув право власності на товари виробництва Позивача і має право на розпорядження ними. Крім того, вказує, що положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Таким чином, Позивач, який ввів на території іншої держави товар під знаком для товарів та пос-луг «Kaeser» не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу цього товару на території України.(арк.справи 149-150).

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 30.12.2015р. прийнято до про-вадження апеляційну скаргу Відповідача, справу призначено до слухання на 02.02.2016р.(арк.спра-ви 145).

Напередодні судового засідання 01.02.2016р. Відповідач через канцелярію суду подав кло-потання про доручення додаткових доказів.(арк.справи 166-172), яким вважає постанову суду ка-саційної інстанції в аналогічній справі. Клопотання відхилене, позаяк зазначене судове рішення не є доказом, який стверджує чи спростовує обставин у даній справі. Крім того, у день судового засі-дання Позивач через канцелярію суду подав відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначає, що для правомірного використання торговельного знаку він має бути введений в цивільний оборот саме на терторії України та просить суд залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.(арк.справи 173-176).

У судовому засіданні апеляційної інстанції 02.02.2016р. представник Скаржника підтримав апеляційну скаргу в повному обсязі та надав пояснення в обґрунтування своєї правової позиції. Представник Позивача заперечив проти доводів та вимог апеляційної скарги та надав свої пояс-нення.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників, вивчивши матеріали справи, наявні в ній докази, перевіривши правильність застосування судом першої інс-танції норм матеріального та процесуального права, Рівненський апеляційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, компанія Кезер Компрессорен СЕ є володільцем знаків для товарів і послуг «Kaeser», зареєстрованих за міжнародною реєстрацією відповідно до Мадрид-ської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р.(арк.справи 21-33).

Торговельна марка «Kaeser» поширюється на території України.

Дізнавшись у березні 2015 року, що ФОП ОСОБА_3 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 без дозволу використовує торговельну марку «Kaeser» - листами від 13.03.2015р. та 03.06.2015р. Пози-вач вимагав припинення використання та видалення усіх зображень та текстів, що містять знак для товарів та послуг «Kaeser», який належить Кезер Компрессорен СЕ, проте Підприємець зали-шив їх без відповіді та без задоволення.(арк.справи 34-37, 40-43).

Матеріали справи містять протокол огляду від 16.09.2015р. №77АБ 7337753, складений Но-вопашиною Уляною Семенівною нотаріусом м.Москви Російської Федерації, в якому зазначено, що ФОП ОСОБА_3 використовує позначення «Kaeser» на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1. (арк. справи 53-66).

Не заперечуючи використання знаку для товарів і послуг «Kaeser», Відповідач проте зазна-чає, що на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію лише про бувші у використан-ні компресори, тобто такі, що вже введені у цивільний оборот, а тому норми Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на даний товар не поширюються.(арк.справи 95-96).

Перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і про-цесуального права, апеляційний суд вважає, що скарга обґрунтована та підлягає задоволенню з ог-ляду на наступне:

Предметом даного спору є правомірність використання знаку для товарів та послуг.

Відповідно до ч.3 ст.494 Цивільного кодексу України (надалі в тексті - ЦК України), набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вима-гає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі в тексті - Закон) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від това-рів і послуг інших осіб.

Згідно з ч.1 ст.4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., яка набула чинності для України 25.12.1991р. (надалі - Мадридська угода), з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до частин 5 та 6 статті 16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Зако-ном:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, як-що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з на-веденими у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється зокрема на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

З огляду на зазначені положення законодавства, колегія суддів дійшла висновку, що у ви-падку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший пере-продаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару.

В обґрунтування заявлених вимог Позивач посилався на те, що в Україні діє національний принцип вичерпання прав на об'єкти інтелектуальної власності. Оскільки Позивачем (чи іншими особами, які мають право на реалізацію продукції позивача в Україні) не було введено відповідний товар (який пропонується до продажу Відповідачем, з використанням знака для товарів і послуг «Kaeser») у цивільний оборот в Україні, відповідно право Позивача як власника об'єкта інтелек-туальної власності не вичерпано, і останній має право забороняти Відповідачу використовувати знак для товарів і послуг «Kaeser».

Разом з тим, колегія суддів звертає увагу, що Відповідач у законний спосіб набув право влас-ності на товари виробництва Позивача і має право на розпорядження ними. Покупці, які придба-вають відповідні товари на території іноземної держави, стають їх власниками та мають право у тому числі на їх реалізацію на території України. На веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 Відповідач вказує Компанію як виробника відповідного товару виключно з метою ідентифікації товару такого виробника.

Cуть даного спору фактично зводиться до того, на якому саме етапі права власника свідоцт-ва (міжнародної реєстрації) є вичерпаними з точки зору українського законодавства: після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається, або лише після того, як вони були введені в цивільний обіг на території України.

Дослюджуєчи зазначені обставини, колегія суддів приймає до уваги, що у теорії виділяють три підходи до принципу вичерпання прав: міжнародний, регіональний та національний.

У відповідності до міжнародного принципу вичерпання прав право власника забороняти ви-користання торговельної марки вичерпується після продажу товару, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в цивільний обіг (тобто у випадку введення товару з відповідною торго-вельною маркою в цивільний обіг у будь-якій країні власником цієї торговельної марки, наступний перепродаж цього товару на території будь-якої іншої країни, де його права також охороняються, вже не може бути ним обмежений або заборонений).

Згідно з регіональним принципом вичерпання прав право власника торговельної марки за-бороняти її використання вичерпується на території певного регіону після того, як товари були вве-дені в цивільний обіг на території іншого регіону (діє в країнах, які пов'язані регіональною уго-дою).

Національний принцип вичерпання прав передбачає вичерпання прав для кожної країни окремо (навіть якщо товари вже були введені в обіг на території інших держав, їх імпорт та про-даж на території держави, яка слідує національному принципу вичерпання прав, може здійснюва-тися лише за згодою власника торговельної марки або уповноваженої ним особи).

Вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця і має бути зафіксований у законі.

Разом з тим, приписи ч.6 ст.16 Закону не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території Ук-раїни. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього то-вару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території Ук-раїни). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існуван-ня в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

Таким чином, Позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спір-ний товар під знаком для товарів і послуг «Kaeser» на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди Позивача зареєстрованого знака під час пропону-нування до продажу такого товару на території України. Такої ж позиції дотримується і Вищий господарський суд України, що знайшло відображення у постанові від 20.10.2015р. по справі №904/ 2029/15.

Колегія суддів звертає увагу, що судом першої інстанції помилково надано оцінку обстави-нам, які пов'язані із введенням Позивачем або уповноваженими ним особами (офіційними дилера-ми в Україні) товару під знаком для товарів і послуг «Kaeser» (який пропонується Відповідачем до продажу) на території України без урахування того, що згідно з чинним законодавством України питання вичерпання прав власника торговельної марки не пов'язується безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що Відповідач правомірно ви-користовує знак для товарів і послуг «Kaeser» вже після введення такого товару у цивільний обо-рот, що не було враховано судом першої інстанції, а тому апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення - скасуванню.

Відповідно до ст.43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім пе-реконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

З огляду на встановлені Рівненським апеляційним господарським судом обставини в сукуп-ності, доводи Скаржника зазначені в апеляційній скарзі, визнаються апеляційним судом такими, що зумовлюють скасування оскаржуваного рішення з підстав п.п. 1, 3 ч.1 ст.104 ГПК України, через неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи та невідповідність висновків обста-винам справи, що призвело до прийняття неправильного судового рішення.

Як наслідок, у зв'язку з задоволенням позову, відповідно до ст.49 ГПК України, підлягають розподілу і судові витрати у даній справі. З Компанії на користь Підприємця належить стягнути 1 339 грн. 80 коп. витрат зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги.

Керуючись, ст.ст. 33, 34, 43, 49, 91, 99, 101, 103, 104, 105 Господарського процесуального кодексу України, Рівненський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 на рішення господарського суду Рівненської області від 10.12.2015 року у справі №918/1141/15 задоволити.

2. Рішення суду першої інстанції скасувати, прийняти нове рішення про відмову у задово-ленні позову.

3. Стягнути з Кезер Компрессорен СЕ (Kaeser Kompressoren SE) (96450, Germany, Coburg, Carl-Kaeser-Strasse, 26) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1) 1 339 грн. 80 коп. витрат зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги.

4. Надати місцевому господарському суду доручення про видачу наказу.

5. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку згідно з Розділом ХІІ-1 Господарського процесуального кодексу України.

6. Справу №918/1141/15 повернути до господарського суду Рівненської області.

Головуючий суддя Грязнов В.В.

Cуддя Петухов М.Г.

Cсуддя Гулова А.Г.