РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2016Справа №910/24711/15

За позовом ОСОБА_1 (ОСОБА_1)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Укравіт"

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору,

на стороні відповідача-2 - Приватне підприємство "ДАВКЕМ"

про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і

послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", про зобов'язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 09.01.2014

від відповідача-1: Потоцький М.Ю. за довіреністю № 1-8/8565 від 21.11.2014

від відповідача-2: Рябченко В.В. за довіреністю б/н від 08.12.2014

від третьої особи: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія ОСОБА_1 (ОСОБА_1) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Укравіт" (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торгівельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_2" (далі, з урахуванням ч. 1 ст. 155 ГК України, знак для товарів і послуг) за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014, не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а тому підлягає визнанню недійсним повністю.

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014, належний відповідачу-2, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" позивача за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.10.2008, враховуючи, що вказані знаки для товарів і послуг зареєстровані для таких же самих та споріднених з ними агрохімічних товарів 05 класу МКТП.

Також, на думку позивача, знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 при його фактичному використанні для зареєстрованих агрохімічних товарів 05 класу МКТП є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє вказані товари, породжуючи асоціацію із позивачем та його агрохімічними товарами, маркованими знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", який тривало та інтенсивно використовується позивачем ще з 2006 року саме для товарів 05 класу МКТП (гербіциди, пестициди тощо).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2015 порушено провадження у справі № 910/24711/15 та призначено розгляд справи на 26.10.2015 об 11:50 год.

24.09.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення на виконання вимог ухвали суду від 18.09.2015.

24.09.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про забезпечення позову, відповідно до якого позивач просив забезпечити позов шляхом заборони до набрання рішення суду у справі № 910/24711/15 законної сили Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія "Укравіт" передавати повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 та заборони Державній службі інтелектуальної власності України реєструвати будь-які договори про передачу права власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014.

24.09.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

22.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист з документами на виконання вимог ухвали суду від 18.09.2015, а саме: належним чином засвідченого витягу з торговельного реєстру Окружного суду м. Людвігсхафен, судового округу Людвігсхафен на Рейні за № 6000, стосовно компанії позивача ОСОБА_1 (ОСОБА_1); витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно відповідача-1 та відповідача-2 станом на жовтень 2015 року.

В судове засідання, призначене на 26.10.2015, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № НОМЕР_1 та відносно свідоцтва № НОМЕР_2 станом на 20.10.2015. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, надав відзив на позовну заяву з додатками, відповідно до якого відповідач просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог. Відзив відповідача-2 залучений до матеріалів справи та переданий до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав повністю.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 26.10.2015 надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог та вказав на необхідність призначення у справі судової експертизи.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 26.10.2015 проти позову заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву.

В судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, здійснювався розгляд заяви позивача про забезпечення позову, поданої 24.09.2015 через відділ діловодства суду.

Суд дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для вжиття господарським судом заходів до забезпечення позову.

В судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, здійснювався розгляд клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи, поданого 24.09.2015 року через відділ діловодства суду.

Відповідач-1 клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи підтримав.

Відповідач-2 клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи підтримав та просив суд надати час для підготовки питань, які, на думку відповідача-2, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

Суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи та забезпечення сторонам можливість надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2015 відкладено розгляд справи на 02.11.2015 о 09:20 год., зобов'язано сторони надати суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, вжито заходи до забезпечення позову.

26.10.2015 через відділ діловодства суду позивач звернувся з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання позивача судом задоволено.

26.10.2015 через відділ діловодства суду відповідач-2 звернувся з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання відповідача-2 судом задоволено.

29.10.2015 через відділ діловодства суду позивач надав письмові пояснення щодо порушених прав та охоронюваних законом інтересів позивача. Позивач зазначив, що звернувся з даним позовом до суду з огляду на невизнання та порушення відповідачами його прав на раніше зареєстрований та використаний знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.10.2008 для відповідних агрохімічних товарів 05 класу МКТП, та порушені охоронювані законом бізнес-інтереси позивача на ринку агрохімічної продукції.

В судове засідання, призначене на 02.11.2015, з'явилися представники сторін та Приватного підприємства "ДАВКЕМ".

В судовому засіданні, призначеному на 02.11.2015, позивач позовні вимоги підтримав повністю, з урахуванням поданих 29.10.2015 через відділ діловодства суду письмових пояснень щодо порушених прав та охоронюваних законом інтересів позивача. Письмові пояснення щодо порушених прав та охоронюваних законом інтересів позивача залучені судом до матеріалів справи.

Відповідач-2 звернувся до суду з клопотанням про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 Приватного підприємства "ДАВКЕМ".

Позивач проти клопотання відповідача-2 про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2, Приватного підприємства "ДАВКЕМ" заперечував.

Відповідач-1 клопотання позивача про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2, Приватного підприємства "ДАВКЕМ", підтримав.

Відповідно до ст. 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора.

Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу.

Суд дійшов висновку про задоволення клопотання відповідача-2 про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2, Приватного підприємства "ДАВКЕМ".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2015 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2, Приватне підприємство "ДАВКЕМ".

В судовому засіданні, призначеному на 02.11.2015, представник відповідача-2 звернувся до суду з клопотанням про долучення доказів до матеріалів справи, а саме порівняльної характеристики гербіцидів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1. Клопотання відповідача-2 судом задоволено та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 02.11.2015, розглядалося клопотання позивача про призначення у справі № 910/24711/15 судової експертизи.

Представники відповідача-1, відповідача-2 та третьої особи вказали на необхідність призначення у справі судової експертизи.

Представник позивача підтримав запропонований ним перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 02.11.2015, представник відповідача-1 звернувся до суду з клопотанням, в якому запропонував перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта. Клопотання відповідача-1 залучено до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 02.11.2015, представники відповідача-2 та третьої особи звернулися до суду з спільним клопотанням, в якому просили поставити на вирішення судового експерта питання, поставлені відповідачем-1. Клопотання відповідача-2 та третьої особи залучено до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 02.11.2015 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5, та зупинено провадження у справі № 910/24711/15 до закінчення проведення судової експертизи.

03.11.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

02.12.2015 через відділ діловодства суду від судового експерта ОСОБА_5 надійшов супровідний лист з Висновком експерта № 87 від 02.12.2015 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (далі - Висновок експерта № 87).

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2015 поновлено провадження у справі № 910/24711/15 та призначено розгляд справи на 22.12.2015 о 14:30 год.

14.12.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення щодо Висновку експерта № 87. Згідно поданих пояснень позивач вважає, що з урахуванням наданих на обґрунтування позовних вимог доказів, а також Висновку експерта № 87, який є належним і допустимим доказом по справі, та на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2 п. 3 ст. 6, п.п. "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", заявлені ним позовні вимоги про визнання недійсним повністю спірного Свідоцтва України № НОМЕР_1 від 27.10.2008 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" повністю знайшли своє підтвердження та підлягають задоволенню, водночас, Висновок експерта № 87 повністю спростовує заперечення відповідачів проти позовних вимог.

22.12.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. В обґрунтування поданого клопотання відповідач-2 вказав, що вважає Висновок експерта № 87 неповним та таким, що не відповідає обставинам справи, а тому просив доручити проведення повторної експертизи іншому судовому експерту (експертній установі), зокрема, ТОВ "Українська експертна компанія", а також навів уточнюючі питання, які просив поставити для роз'яснення експертам.

В судове засідання, призначене на 22.12.2015, представники позивача, відповідача-1, відповідача-2 та третьої особи з'явилися.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 22.12.2015, подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме оригіналу платіжного доручення № 4540 від 24.11.2015 на суму 9240,00 грн. на підтвердження оплати судової експертизи. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Клопотання відповідача-2, подане 22.12.2015 через відділ діловодства суду, про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, було залучене судом до матеріалів справи та буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Представники позивача, відповідача-1, відповідача-2 та третьої особи в судовому засіданні 22.12.2015 подали спільне клопотання про продовження строку вирішення спору. Клопотання судом задоволене, залучене до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2015 було продовжено строк вирішення спору на п'ятнадцять днів та відкладено розгляд справи на 25.01.2016 о 09:50 год.

23.12.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові заперечення на клопотання відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно до поданих заперечень позивач просив суд відмовити відповідачу-2 у задоволенні вказаного клопотання за відсутності правових підстав для призначення повторної судової експертизи, а також оскільки у клопотанні відповідача-2 відсутні жодні доводи і докази на підтвердження посилань відповідача-2 на неповноту Висновку експерта № 87 та його невідповідність обставинам справи.

22.01.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли додаткові пояснення до клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Окрім того, що Висновок експерта № 87 є неповним та таким, що не відповідає обставинам справи, відповідач-2 додав, що вказаний висновок також є необ'єктивним, оскільки проведене експертом ОСОБА_5 дослідження побудоване на припущеннях, а не на конкретних відповідях на поставлені питання, експертом не враховані думки авторів у сфері інтелектуальної власності хоча б за останні декілька років, проведене відповідачем-2 опитування споживачів продукції ТМ UKRAVIT свідчить про інші висновки, ніж висновки експерта. Враховуючи наведене, відповідач-2 просив призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити іншому судовому експерту (експертній установі), зокрема, ТОВ "Українська експертна компанія", експерту ОСОБА_6, відповідач-2 також навів уточнюючі питання, які просив поставити для роз'яснення експертам.

В судове засідання, призначене на 25.01.2016, представники позивача, відповідача-1, та відповідача-2 з'явилися.

Представник третьої особи в судове засіданні 25.01.2016 не з'явився, про час та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином з огляду на його присутність в судовому засіданні 22.12.2015, що підтверджується протоколом судового засідання від 22.12.2015. Крім того, в матеріалах справи наявна розписка учасників судового процесу про те, що вони повідомлені про відкладення розгляду справи на 25.01.2016 о 09:50 год.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні, зокрема, у разі нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, інших учасників судового процесу, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Обставин, які б перешкоджали чи не дозволяли розглянути спір в даному судовому засіданні судом встановлено не було.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 25.01.2016 без участі представника третьої особи, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору та зважаючи на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

В судовому засіданні 25.01.2016 представник відповідача-2 підтримав клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з урахуванням додаткових пояснень до цього клопотання, поданих відповідно 22.12.2015 та 22.01.2016 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-1 надав пояснення щодо клопотання відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник позивача заперечував проти задоволення клопотання відповідач-2 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з підстав, наведених ним у письмових запереченнях, поданих 23.12.2015 через відділ діловодства суду.

Розглянувши в судовому засіданні 25.01.2016 вищенаведене клопотання відповідача-2, суд дійшов висновку про відсутність підстав для призначення у даній справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а тому відхилив відповідне клопотання відповідача-2. При цьому суд виходив з наступного.

Відповідно до п. 15.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2014 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою. Повторна судова експертиза може призначаєтися з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Розглянувши Висновок експерта № 87, судом не встановлено, що даний висновок є необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, даний висновок не викликає сумнів у його правильності та суд не вбачає порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Водночас, судом не встановлено, а відповідачем-2 не доведено суду, що Висновок експерта № 87 є неповним. Як роз'яснено господарським судам у абз. 2 п. 15.1 вищенаведеної постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2014, висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання. Однак, посилаючись на неповноту Висновку експерта № 87, відповідачем-2 не наведено жодних доводів чи доказів на підтвердження того, що судовий експерт ОСОБА_5 дослідив не всі надані йому об'єкти або не надав вичерпні відповіді на всі поставлені перед ним питання. Натомість з Висновку експерта № 87 вбачається, що судовий експерт ОСОБА_5 дослідив всі надані йому об'єкти та надав вичерпні відповіді на всі поставлені перед ним питання.

Судом також не встановлено, а відповідачем-2 не доведено суду, що Висновок експерта № 87 не відповідає обставинам справи, до того ж, яким саме обставинам справи не відповідає висновок експерта - відповідач-2 не зазначив.

Крім того, суд критично оцінив доводи відповідача-2 стосовно необ'єктивності Висновку експерта № 87, оскільки дослідження ніби-то побудоване на припущеннях, а не на конкретних відповідях на поставлені питання, та оскільки експертом не враховані думки авторів у сфері інтелектуальної власності за останні декілька років. Наразі матеріалами справи підтверджується, що Висновок експерта № 87 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", тоді як належних доказів протилежного відповідачем-2 суду не надано.

Тож оцінивши вищенаведені обставини у сукупності, суд відхилив клопотання відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а справа розглядалась по суті.

Представник позивача в судовому засіданні 25.01.2016 надав усні пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача-1 надав усні пояснення по суті спору, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявки № m 2013 14808, поданої відповідачем-2 на реєстрацію знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", проводилася відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 № 72.За результатами кваліфікаційної експертизи було встановлено, що заявлене позначення за заявкою № m 2013 14808 відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". При цьому Державна служба інтелектуальної власності діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Представник відповідача-2 проти позовних вимог заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 26.10.2015 через відділ діловодства суду, та оскільки Висновок експерта № 87 вважає неповним, не об'єктивним та таким, що не відповідає обставинам справи.

Відповідно до положень статті 75 ГПК України справа розглядалась за наявними в ній матеріалами, оскільки відзив на позовну заяву відповідачем-1 суду не було подано.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 25.01.2016 відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-1 та відповідача-2, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу (надалі - ГПК України) України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Згідно з ст. 123 ГПК України іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Позивач - компанія ОСОБА_1, яка створена та діє за законодавством Федеративної Республіки Німеччини, що підтверджується копією витягу з торгового реєстру Окружного суду м. Людвігсхафен, звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Укравіт" про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014, належний відповідачу-2, не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а тому, на думку позивача, підлягає визнанню недійсним повністю.

Відповідач-1 - Державна служба інтелектуальної власності України, вважає, що під час видачі свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" він діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідач-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Укравіт" проти позову заперечував, оскільки:

- Державною службою інтелектуальної власності України (відповідач-1) прийнято висновок про відповідність позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки № m 2013 14808 на реєстрацію знака для товарів і послуг;

- доводи позивача стосовно схожості знаків "ІНФОРМАЦІЯ_2" і "ІНФОРМАЦІЯ_1", щодо можливості їх сплутування та введення в оману щодо особи, яка надає послугу, є суб'єктивними та необґрунтованими;

- проаналізувавши ступінь схожості знаків за свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 "ІНФОРМАЦІЯ_2" та № НОМЕР_1 від 27.10.2008 "ІНФОРМАЦІЯ_1", враховуючи особливості зовнішньої форми, смислового значення, вигляду і характеру зображень, поєднання кольорів та з урахуванням рекомендацій, встановлених Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України № 116 від 28.07.1995 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (в редакції наказу Держпатенту № 72 І від 20.08.1997), відповідач-2 вважає, що:

торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 "ІНФОРМАЦІЯ_2" не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.10.2008 "ІНФОРМАЦІЯ_1";

торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 "ІНФОРМАЦІЯ_2" не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу.

Стаття 33 ГПК України, передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ч. 1 ст. 32 ГПК України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (зі змінами і доповненнями) (надалі - Закон України) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання відповідачем-2 заявки на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" (15.08.2013) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зі змінами, внесеними Законом України від 16.10.2012 № 5460-VІ.

Відповідно до абз. 1, 5 п. 2 ст. 6 Закону України (тут і далі - в редакції, чинній на дату подання відповідачем-2 заявки на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2"), згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу

Відповідно до абз. 1, 2 п. 3 ст. 6 Закону України не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

За приписами п.п. "а" п. 1 ст. 19 Закону України свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Предметом спору у даній справі є, зокрема, матеріально-правова вимога позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", яке відповідач-1 зареєстрував на ім'я відповідача-2.

По матеріалам справи судом встановлено, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" зареєстрований 10.10.2014 для товарів 5 класу МКТП, а саме:

Акарициди; бактерицидні засоби; гербіциди; інсектициди; пестициди (отрутохімікати); фунгіциди; десиканти; препарати для нищення личинок комах; препарати для нищення мишей; препарати для нищення слимаків; препарати для нищення шкідливих тварин.

Власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" № НОМЕР_2 від 10.10.2014 є Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Укравіт" (відповідач-2), заявка № m 2013 14808 подана 15.08.2013.

Відомості про реєстрацію знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 було опубліковано 10.10.2014 у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 29 за 2014 рік.

По матеріалам справи судом також встановлено, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрований 27.10.2008 для товарів 5 класу МКТП, а саме:

Пестициди, зокрема препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди; гербіциди; інсектициди.

Власником свідоцтва на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" № НОМЕР_1 є ОСОБА_1 (позивач), заявка № m 2006 16618 подана 24.10.2006.

Відомості про реєстрацію знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 було опубліковано 27.10.2008 у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 20 за 2010 рік.

Статтею 6 Закону України визначено підстави для відмови в наданні правової охорони заявленому знаку для товарів і послуг. Зокрема, згідно з абз. 5 п. 2. ст. 6 Закону України не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а згідно з абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

В процесі розгляду справи, враховуючи вищенаведені норми статті 6 Закону України, суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити:

1) Чи є знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 схожим з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.10.2008 настільки, що їх можна сплутати? (далі - питання 1);

2) Чи є знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 таким, що може ввести в оману відносно особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, а саме відносно позивача (ОСОБА_1 (ОСОБА_1)? (далі - питання 2).

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/24711/15, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5, на вирішення якого були поставлені вищенаведені питання.

Для надання відповідей на вищезазначені питання експертом було здійснено дослідження фактичних даних, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження, а саме: знаку для товарів в послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та знаку для товарів в послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, застосовано методи дослідження: описування та порівняння.

Висновки з питань, які досліджувались судовим експертом під час проведення судової експертизи у справі № 910/24711/15, викладені у Висновку експерта № 87 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 02.12.2015 (далі - Висновок експерта № 87).

Як зазначалось, відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 № 72 (далі - Правила), позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Керуючись вказаною нормою, судовий експерт дійшов висновку, що для надання вичерпної відповіді на питання 1 необхідно:

- визначити відсутність або наявність схожості між досліджуваними знаками та її ступінь;

- в разі виявлення схожості до ступеню сплутування, визначити спорідненість товарів, для яких зареєстровано знаки.

Загальний підхід до визначення схожості позначень встановлено пунктами 4.3.2.6 та 4.3.2.6 Правил, а саме:

4.3.2.6. Визначення схожості словесних позначень.

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

4.3.2.8. Визначення схожості комбінованих позначень.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Здійснивши аналіз звукової (фонетичної) схожості позначень за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та свідоцтвом України № НОМЕР_1 (результати порівняння наведені у таблиці 1 Висновку експерта № 87), судовий експерт встановив, що порівнювані позначення є фонетично схожими.

При цьому судовий експерт, зокрема, зазначив, що при дослідженні фонетичної схожості, слід мати на увазі, що, як правило, споживач стикається з кожним з протиставлених знаків окремо, та не має їх перед собою одночасно. За цих умов, найбільш важливим є перше враження, породжуване знаком.

Судовий експерт також вказав, що при співставленні звучання слів "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_1" відмінність у їх кінцевих частинах сприймається, однак при послідовному ознайомленні з ними на перший план виходить наявність тотожної за звучанням початкової частини,

Саме тому, в даному випадку, є важливою присутність, таких чинників, як фонетичне входження одного позначення в інше, а також співпадіння початкових частин позначень, оскільки з них починається ознайомлення зі словесним знаком, а тому вони привертають основну увагу споживача і легше запам'ятовуються.

Здійснивши аналіз графічної (візуальної) схожості позначень за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та свідоцтвом України № НОМЕР_1 (результати порівняння наведені у таблиці 2 Висновку експерта № 87), судовий експерт встановив, що всі порівнювані ним показники вказують на графічну схожість позначень.

Здійснюючи аналіз смислової (семантичної) схожості спірних позначень, судовий експерт вказав, що значення слів "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_1" не є ідентичним.

В той же час, схожість семантичних ознак позначень має місце коли вони породжують однакові чи схожі асоціації, інтелектуальне враження

Семантична схожість, серед іншого, присутня у випадку збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

При цьому, до складу знаків "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_1" входить фонема "ІНФОРМАЦІЯ_2", яка має ідентичне звучання, граматичне і графічне написання, а також самостійне смислове значення.

Наявність такого спільного елементу в складі порівнюваних знаків, на думку судового експерта, обумовлює схожість породжуваного ними інтелектуального враження, пов'язаного зі змістом слова "пульсувати" в значеннях, близьких як до слова "ІНФОРМАЦІЯ_2", так і до слова "ІНФОРМАЦІЯ_1".

В свою чергу, як вказав судовий експерт, дана обставина вказує на присутність між знаками смислової схожості.

Таким чином, в результаті порівняння знаків "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_1" судовим експертом було встановлено наявність між ними звукової, графічної та смислової схожості.

В абз.2 п. 4.3.2.4. Правил надане визначення схожості до ступеню сплутування, за яким позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

В досліджуваному випадку судовий експерт зазначив, що наявність фонетичної, візуальної та смислової схожості між знаком "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_1", призводить до того, що знаки асоціюються один з іншим в цілому, незважаючи на наявність окремих відмінностей.

Зважаючи на наведене, судовий експерт вказав, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 слід визнати схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_3.

Судовий експерт також взяв до уваги, що відповідно до п. 2 ст. 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків (прийнятий 27.03.2006 та ратифікований Україною на підставі Закону України "Про ратифікацію Сінгапурського договору про право товарних знаків" від 15.04.2009 № 1263- VІ:

2) (Товари чи послуги, які належать до одного класу або до різних класів)

a) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.

b) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.

Враховуючи наведені приписи судовий експерт зазначив, що та обставина, що порівнювані товари наводяться у однакових класах МКТП (5 клас МКТП), є недостатньою для того, щоб вважати їх спорідненими або такими самими та, відповідно, не позбавляє від необхідності проведення дослідження.

Відповідно до абз.1 та 2 п.4.3.2.5 Правил, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Судовим експертом було проведено співставлення товарів, відносно яких зареєстровано досліджувані знаки для товарів і послуг (таблиця 3 Висновку експерта № 87) та встановлено, що всі товари 05 класу МКТП, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є такими самими або спорідненими з товарами 5 класу МКТП, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1.

Беручи до уваги наведене, в результаті розгляду питання 1 судовий експерт дійшов висновку про те, що відносно всіх, зазначених у свідоцтві України № НОМЕР_2 від 10.10.2014, товарів 05 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.10.2008 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що їх можна сплутати.

Оскільки відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України права, що випливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки, будь-які питання, пов'язані з подальшим визначенням відповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, у тому числі й питання щодо здатності знака вводити в оману, вирішуються виходячи з обставин, що існували саме на дату подання заявки на його реєстрацію.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно абз.1 п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Виходячи з наведених норм Закону України та Правил, а також зі змісту визначення "асоціація", судовий експерт зазначив, що небезпека введення споживача в оману стосовно особи виробника товару або послуги, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача, під час сприйняття ним такого позначення, асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, коли:

- позначення за своєю суттю є оманливим - тобто містить у своєму складі прямі вказівки на певного виробника, які не відповідають дійсності;

- якщо таке позначення за своєю суттю оманливим не є, але здатне ввести в оману внаслідок того, що воно може асоціюватись з іншими виробниками тотожного чи спорідненого товару.

Чинне українське законодавство ставить можливість виникнення небезпеки введення знаком споживача в оману в залежність від того, яка особа його використовує (абз. 2 п. 7 ст. 16, абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону України).

В зв'язку з цим судовий експерт зазначив, що здатність позначення ввести в оману щодо особи виробника товару не залежить від властивостей самого товару (що є характерним при дослідженні оманливості або здатності знака ввести в оману стосовно товару або його географічного походження) та не може вважатись винятково такою підставою для визнання знака неохороноздатним, яка повинна розглядатись незалежно від прав інших осіб.

Судовий експерт вказав, що слід брати до уваги також приписи абз. 2 п. 4.3.1.9. Правил, відповідно до яких позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Процитована норма свідчить про те, що під час експертизи знаків для товарів і послуг та позначень, що використовуються в такій якості, необхідно встановлювати не тільки дійсне введення в оману споживача, але і прогнозувати небезпеку введення споживача в оману.

Комерційним позначенням, що прямо не вказує на особу того чи іншого виробника товарів чи послуг, однак здатне викликати у свідомості споживача асоціації з ним, може виступати знак, що згідно з абз. 4 ст. 1 Закону України є позначенням, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Тобто, знак покликаний слугувати вказівкою на комерційне походження товару чи послуги.

У випадку, коли до появи маркованого певним знаком нового товару на ринку там вже був присутній споріднений товар іншого виробника, маркований схожим знаком, споживачі можуть бути введені в оману стосовно дійсного комерційного походження такого нового товару. В зв'язку з цим, можливість введення знаком споживачів в оману щодо особи виробника тісно пов'язана зі схожістю позначень різних виробників та спорідненістю товарів, для яких призначено схожі знаки.

Як наслідок - та обставина, що знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати між собою та зареєстровані відносно споріднених товарів, безпосередньо означає, що споживач може бути введений в оману відносно походження товарів чи послуг, які реалізуються з використанням знаків, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари або послуги насправді різних виробників походять від одного виробника.

Як зазначено у Висновку експерта № 87, в результаті розгляду питання 1 було встановлено, що:

- знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є схожим до ступеню сплутування зі знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_1;

- всі товари 05 класу МКТП, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2, є такими самими або спорідненими з товарами 5 класу МКТП, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1.

Поряд з цим, з матеріалів справи вбачається, що:

- знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 було надано правову охорону набагато раніше за 15.08.2013 - дату подання заявки, за результатами розгляду якої було видано свідоцтво України № НОМЕР_2;

- принаймні з 24.09.2012 в Україні діє державна реєстрація препарату (гербіциду) "ІНФОРМАЦІЯ_1" виробництва компанії "БАСФ СЕ" (позивач).

Такі обставини, як зазначив судовий експерт, вказують на те, що при використанні знака за свідоцтвом України № НОМЕР_2 стосовно наведених у ньому товарів 05 класу МКТП, споріднених з товарами, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1, не виключено імовірність виникнення у споживача помилкового враження про те, що ці товари походять від власника знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1 - компанії ОСОБА_1

В той же час, відповідно до абз. 2 п. 4.3.1.9. Правил, позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.».

Враховуючи наведене, в результаті розгляду питання 2 судовий експерт дійшов висновку про те, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 є таким, що може ввести в оману відносно особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, а саме відносно позивача (ОСОБА_1 (ОСОБА_1).

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку експерта № 87, проведення судової експертизи доручено ОСОБА_5, який має вищу юридичну освіту та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (Свідоцтво № 1065 видане 26.02.2010 і дійсне до 22.02.2016), стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року, про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України експерта попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок експерта № 87 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу по справі № 910/24711/15. Водночас, доводи відповідача-2 з приводу неповноти, невідповідності обставинам справи та необ'єктивності зазначеного висновку судового експерта, суд оцінює критично та відхиляє як безпідставні та необґрунтовані.

Таким чином, Висновок експерта № 87 обґрунтовано підтвердив той факт, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 відносно всіх, зазначених у вказаному свідоцтві товарів 05 класу МКТП, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.10.2008 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що їх можна сплутати, а також, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 є таким, що може ввести в оману відносно особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, а саме відносно позивача (ОСОБА_1 (ОСОБА_1).

А отже, станом на 15.08.2013 - дату подання відповідачем-2 заявки № m 2013 14808 на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", у відповідача-1 наявні були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваному позначенню відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За таких обставин, вимоги позивача про визнання свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" недійсним повністю є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача-1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в чинній редакції), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" підлягає визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За змістом ч. 5 наведеної статті ГПК України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Водночас судому враховано роз'яснення, надані господарським судам в абз. 2 п. 69 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", а саме: за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Зібрані у справі докази свідчать, що позивачем було здійснено оплату судового збору за подання позовної заяви в сумі 2436,00 грн. (платіжне доручення № 3603 від 14.09.2015) та оплату за проведення судової експертизи в сумі 9240,00 грн. (платіжне доручення № 4540 від 24.11.2015).

Отже, враховуючи задоволення позову повністю, витрати по сплаті судового збору в розмірі 2436,00 грн. та витрати на проведення судової експертизи в розмірі 9240,00 грн. покладаються на відповідача-2 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Укравіт").

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 22, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 49, 75, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2".

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Укравіт" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25/14; ідентифікаційний код 30632100) на користь ОСОБА_1 (ОСОБА_1) (АДРЕСА_1) 2436,00 грн. (дві тисячі чотириста тридцять шість гривень 00 коп.) судового збору, 9240,00 грн. (дев'ять тисяч двісті сорок гривень 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 29.01.2016

Суддя Гумега О. В.