ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2016 року Справа №5/5005/7473/2012

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Білецької Л.М. (доповідач),

суддів: Верхогляд Т.А., Паруснікова Ю.Б.,

при секретарі судового засідання: Малик Д.І.

За участю представників сторін:

від відповідача: Коваленко С.О., представник;

представник позивача в судове засідання не з'явивися, про час ті місце судового засідання повідомлений належним чином.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2015 року у справі №5/5005/7473/2011

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг", м. Харків

до Приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Маскарт", м. Дніпропетровськ

про захист прав на знак для товарів та послуг ,-

ВСТАНОВИВ:

Справа розглядалася судами неодноразово.

У серпні 2012р. Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (надалі- Товариство) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Маскарт» з вимогою заборонити відповідачу використовувати знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" (далі - Знак), право інтелектуальної власності на який належить позивачу на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.10.2004р. №44053, на: упаковці композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун"; в інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс"; у рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс", а також заборонити нанесення відповідачем Знака на: будь-який інший товар, для якого Знак зареєстровано; іншу упаковку, в якій міститься такий товар; вивіску, пов'язану з ним; етикетку; нашивку; бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням Знака з метою пропонування для продажу; пропонування його для продажу; продаж; імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано Знак; застосування його у діловій документації чи у рекламі та мережі Інтернет.

Позивач позовні вимоги обгрунтовував тим, що нанесення відповідачем Знака на упаковку, в якій міститься композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун", що відноситься до 1, 4 класів МКТП, тобто до класів, для яких зареєстровано Знак за свідоцтвом України від 15.10.2004р. № 44053; нанесення Знака на інструкцію, пов'язану з композицією мастильною "МЕГАФОРС Двигун"; пропонування дляпродажу композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун" в упаковці та з інструкцією, на які нанесено Знак; продаж композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун" в упаковці та з інструкцією, на які нанесено Знак; застосування останнього у мережі Інтернет, а саме: подання інформації про те, що продукція "МЕГАФОРС" є триботехнічним засобом, ревіталізантом; подання також інформації в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в описі складу ревіталізанта; в рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС" - є протиправним використанням Знака відповідачем.

Відповідач позов не визнавав, зазначав, що під час випуску та у рекламі своєї продукції під торговою маркою "МЕГАФОРС" ним здійснювалось використання терміну "ревіталізант", але це дії, які не порушують прав позивача на зазначену торговельну марку. Відповідач, заперечуючи проти позову, крім іншого, посилався, по суті, також на те, що на всіх своїх товарах він використовував знак для товарів і послуг "MegaForce". При цьому терміни "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів", які дійсно використовувались ним в інструкції до товару, на упаковці, у брошурі, тощо, містились безпосередньо в контексті відповідних речень, були виконані тим же шрифтом, що й решта опису, не мали будь-якого виділення серед загального тексту, а отже, ці терміни не були ним вжиті як засіб індивідуалізації товару. Відповідно, на думку відповідача, використання цієї термінології не могло дезорієнтувати споживача стосовно товарів і послуг, що надаються певною особою.

Першим рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014р. у справі №5/5005/7473/2012, яке залишено без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.02.2015р., позов задоволено в редакції уточнених позовних вимог: заборонено Приватному підприємству "Науково-виробнича фірма "Маскарт" використовувати Знак, право інтелектуальної власності на який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" на підставі свідоцтва України на Знак для товарів і послуг від 15.10.2004р. №44053, на упаковці композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун"; в інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс"; у рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс", а також заборонено нанесення Знака на будь-який інший товар, для якого знак зареєстровано; іншу упаковку, в якій міститься такий товар; вивіску, пов'язану з ним; етикетку; нашивку; бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням Знака з метою пропонування для продажу; пропонування його для продажу; продаж; імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано знак; застосування його у діловій документації чи у рекламі та мережі Інтернет.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.06.2015р. рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.02.2015р. у справі №5/5005/7473/2012 скасовано, справу передано на новий розгляд.

При повторному новому розгляді цієї справи судом першої інтанції рішенням від 2 грудня 2015 року (суддя Петрова В.І.) у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

В основу рішення суд першої інстанції поклав фактичні дані, наведені у висновку судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климової Н.Б. від 21.06.2013р. №11247/12-53, якого експерт дійшов за наслідками судової експертизи, призначеної за справою первісно, композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун", виходячи з інформації, нанесеної на упаковку даного товару та наведеної в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", відноситься до 01 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві". Ці товари є спорідненими з товарами 01 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві", для яких, у числі інших, зареєстровано Знак. Останній за свідоцтвом України №44053 не застосовано у формі зареєстрованого знака або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює у цілому відмінності Знака, зокрема: на упаковці, в якій міститься композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун"; в інструкції, пов'язаній з композицією мастильною "МЕГАФОРС Двигун" (інструкція про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"); у рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; у мережі Інтернет на сайті http://megaforse.net.ua: в інформації про продукцію "МЕГАФОРС", яка є триботехнічним складом, ревіталізантом; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в описі складу ревіталізанту; в інформації про участь "МЕГАФОРС" у роботі автосалону SIA 2012.

За змістом мотивувальної частини цього висновку експерт вважав, що застосування словесного знака, тобто нанесення його на вироблену продукцію, набуде ознак використання знака за тієї умови, що знак буде зберігати свій розрізняльний характер. У той же час, за твердженням експерта, відповідно до фактичних обставин справи слово "ревитализант" було застосоване відповідачем таким чином: "МЕГАФОРС (MEGAFORCE) - это триботехнический состав, ревитализант (реноватор), силикатно-фуллереновый состав, который применяется как добавка в смазки и масла. Ввиду того, что в состав добавки в масло МЕГАФОРС входят натуральные материалы, он относится к группе геомодификаторов трения…".

Отже, на думку експерта, Знак не був застосований відповідачем у формі зареєстрованого знака, оскільки слово "ревитализант" було ним використане виключно у контексті споживчо-інформаційних відомостей, призначених для інформування споживача щодо властивостей товару, а не з метою вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншою особою.

У пункті 11 оглядового листа Вищого господарського суду України від 17.04.2006р. № 01-8/847 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" зазначено, що у вирішенні спору про заборону використання знака для товарів і послуг суд має встановити: чи відбулося використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме творів чи послуг; чи є позначення, використовуване відповідачем, схожим із зареєстрованим знаком чи можна їх сплутати та/або чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Суд вважав, що використана відповідачем термінологія "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів" містилась безпосередньо у контексті опису споживчо-інформаційних відомостей щодо товару, ця термінологія була виконана тим же шрифтом, що і решта опису, та вона не привертала до себе окремої уваги, оскільки не мала будь-якого виділення серед загального тексту опису. Отже, знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", на думку суду, не був застосований відповідачем, а використана відповідачем термінологія "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів" не носила ознаки комерційного використання знака і внаслідок цього не могла ввести споживача в оману стосовно товарів і послуг, що виробляються (надаються) позивачем.

Позивач в наданій апеляційній скарзі не погоджується з доводами, викладеними у рішенні суду першої інстанції, і просить скасувати його. Зазаначає, що йому належать належать права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «РЕВИТАЛИЗАНТ» за 01, 04, 35 класами МКТП на підставі Свідоцтва країни №44053, виданого Держпатентом України , дата продовження строку дії - 20.09.2012 року, очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва - 25.09.2022 p.

Вказує, що в оскаржуваному рішенні суду від 02.12.2015 р. не надана оцінка суперечливим висновкам експертиз, безпідставно без будь-якого спростування покладено в основу судового рішення тільки один висновок експертизи і залишено без уваги інші, не надана відповідь на мотиви та аргументи, що мають спростовувати доводи та докази, які подав позивач ще з серпня 2012 року.

Оскільки оскаржуване рішення суду ґрунтується винятково на одному з положень висновку судового експерта Київського НДІ СЕ МЮ України № 11247/12-53 від 21.06.2013р., на його думку, в оскаржуваному рішенні суду від 02.12.2015 р. також має місце порушення вимоги про те, що «ніякий доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили».

Порушення норм матеріального права полягає у тому, що суд з порушенням чинного законодавства України витлумачив та застосував поняття некомерційного використання таке, про яке згадується в ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» як один з винятків використання знаку без згоди правоволодільця стосовно відносин сторін у справі та, зокрема, щодо дій Відповідача.

Також судом першої інстанції безпідставно не встановлено:

- чи здійснював Відповідач, будучи суб'єктом підприємницької діяльності (ст. 113 ГК України), згідно свого статуту та чинного законодавства, підприємницьку діяльність під час використання знаку для товарів та послуг «РЕВИТАЛИЗАНТ» на: а) упаковці композиції мастильної «МЕГАФОРС» (а.с. 17), б) в інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки «Мегафорс» (а.с. 18, 19, 23); в) рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулеренової сполуки «Мегафорс» (а.с. 21);

- чи надає використання слова «ревитализант» споживачам товару (продукції), що пропонував до продажу та продавав Відповідач інформацію про такий товар (продукцію), та яку саму інформацію про цей товар (продукцію) в контексті положень Закону України «Про захист прав споживачів» та іншого законодавства;

- чи конкурують Позивач та Відповідач в пропонуванні та продажу товару (продукції) та чи не пов'язане використання Відповідачем знака для товарів та послуг та наступне пред'явлення позову Позивачем з фактом такої конкуренції;

- чи не вводить в оману споживачів використання Відповідачем знака для товарів та послуг «РЕВИТАЛИЗАНТ» на:

а) упаковці композиції мастильної «МЕГАФОРС» (а.с. 17),

б) в інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки «Мегафорс» (а.с. 18, 19, 23);

в) рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулеренової сполуки «Мегафорс» (а.с. 21), чим допущена неповнота судового розгляду.

Всі вище наведені обставини є, на думку позивача, підставою для скасування судового рішення у справі , та постановлення нового рішення про задоволення його позовних вимог.

16.01.2016 року до Дніпропетровського апеляційного господарського суду від представника позивача надійшло клопотання б/н від 11.01.2016 року про відкладення розгляду справи на інший час та дату.

20.01.2016 року до Дніпропетровського апеляційного господарського суду від представника відповідача надійшов відзив на апеляційну, в якому він посилаючись на норми чинного законодавства, вважає апеляційну скаргу не обґрунтованою.

21.01.2016 року прийнято вступну та резолютивну частини постанови.

В судовому засіданні представник надав пояснення по справі та навів обґрунтування своїх вимог з посиланням на норми законодавства.

Позивач в судове засідання не з'явився. Суд вважає, що вжив усі залежні від нього заходи для його повідомлення належним чином про розгляд господарської справи в апеляційній інстанції та реалізації ним права судового захисту своїх інтересів (п.3.9.2 постанови Пленуму ВГС України від 26.12.2011 року №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

На думку колегії суддів, неявка у судове засідання представника позивача не перешкоджає розгляду справи, оскільки у справі достатньо матеріалів для розгляду апеляційної скарги.

Вислухавши представника відповідача, дослідивши докази у справі, апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга має бути задоволена, а рішення суду першої інстанції має бути скасовано з таких підстав.

Згідно Постанови Пленуму ВГС України від 23.03.2012 р. № 6 «Про судове рішення» рішення з господарського спору повинно прийматися у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.

Відповідно до ст.492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Відносини з приводу торговельної марки (знаків для товарів і послуг) регулюються, крім Цивільного кодексу України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон №3689).Згідно ст.1 Закону №3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Частина 1 статті 5 Закону №3689 встановлює найбільш загальне правило, відповідно до якого правова охорона може бути надана лише знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

За змістом ч.4 та ч.6 ст.16 Закону №3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. При цьому виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на некомерційне використання знака.

Власник знака для товарів і послуг має право заборонити іншим особам використовувати цей самий знак або знак подібний до нього до ступеню змішування, тоді, зокрема, коли цей знак використовується відповідною особою саме з комерційною метою, тобто коли наслідком такого використання знака для аналогічних товарів може стати введення споживача в оману.

З матеріалів справи видно, що :

- Товариство (позивач) є власником свідоцтва України від 15.10.2004 №44053 на Знак, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, дата подання заявки - 25.09.2002, дата публікації відомостей про видачу - 15.10.2004 року в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 10 за 2004 рік. Знак зареєстровано для товарів і послуг, що відносяться до 01, 04, 35 класів МКТП;

- 27.07.2012 генеральним директором Товариства Зозулею В.Л. було складено афідевіт, який був посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Адамовою Л.А., згідно з яким впродовж тривалого часу в мережі Інтернет на сайті megaforce.net.ua розміщувалася інформація щодо продукції "МЕГАФОРС", яка є триботехнічним засобом, ревіталізантом;

- на упаковці композиції мастильної "МЕГАФОРС" зазначено, що силікатно-фулеренова сполука "МЕГАФОРС" - це новітня розробка з використанням нанотехнології у галузі триботехнічних засобів - ревіталізантів (реноваторів). Виробником цієї продукції зазначено Підприємство, адреса: 49029, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 43. Патент UA №49178, e-mail: , www.MEGAFORCE.NET.UA. Дата виготовлення товару 05.03.2012;

- у тексті Інструкції по використанню силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС" виробником вказано Підприємство, з повідомленням тієї ж адреси, а також зазначено, що "МЕГАФОРС" - це триботехнічний засіб, модифікатор тертя, силікатно - фулеренова сполука до поверхонь тертя, яка відноситься до ревіталізантів;

- на друкованій рекламній листівці домішок до мастил торгової марки "МЕГАФОРС" зазначено, що "МЕГАФОРС" - це триботехнічний засіб, модифікатор тертя, силікатно-фулеренова сполука, яка відноситься до ревіталізантів.

Також рішенням господарського суду міста Києва від 05.12.2013 у справі №910/7803/13, яке було залишене без змін постановами судів апеляційної та касаційної інстанцій, у задоволенні позову Підприємства до Товариства та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва України № 44053 на Знак було відмовлено.

Позивач, наполягаючи на задоволенні своїх вимог, вважає, що нанесення Знака на упаковку, в якій міститься композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун", що відноситься до 1, 4 класів МКТП, тобто до класів, для яких зареєстровано Знак за свідоцтвом України від 15.10.2004 № 44053; нанесення Знака на інструкцію, пов'язану з композицією мастильною "МЕГАФОРС Двигун"; пропонування для продажу композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун", в упаковці та з інструкцією, на які нанесено Знак; продаж композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун" в упаковці та з інструкцією, на які нанесено Знак; застосування останнього у мережі Інтернет, а саме подання інформації про те, що продукція "МЕГАФОРС" є триботехнічним засобом, ревіталізантом; подання також інформації в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в описі складу ревіталізанта; в рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС" - є протиправним використанням Знака з боку відповідача.

З метою припинення такого використання позивач неодноразово звертався до відповідача з певними вимогами, у відповідях на які Підприємство не заперечувало того, що під час випуску та у рекламі своєї продукції під торговою маркою "МЕГАФОРС" ним здійснювалося використання терміну "ревіталізант", але вважало це діями, які не порушують прав позивача на зазначену торгову марку.

У матеріалах справи наявні також декілька висновків експертних досліджень.

Так, згідно з висновком експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 16.11.2010 № 7353, який було виконано Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. професора Бокаріуса М.С. на замовлення Товариства, позначення "РЕВИТАЛИЗАНТ", вказане у свідоцтві України на знак для товарів і послуг від 15.10.2004 № 44053, не є загальновживаним символом чи терміном;

- відповідно до висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 01.02.2013 № 413, виконаного науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України на замовлення Підприємства, Знак за свідоцтвом України № 44053 до виготовлення упакування до товару "MegaForce двигун" (до 16.02.2012) втратив розрізняльну здатність та перетворився на науково-технічний термін, який вказує на призначення та властивості речовин-ревіталізантів - добавок до мастильних матеріалів, експлуатаційних рідин, пального, які формують захисне металокерамічне покриття на металевих парах тертя деталей механізмів безпосередньо у процесі їх експлуатації. Використання науково-технічних термінів в описах продукції не може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, а тому використання терміну "ревіталізанти" ("ревіталізантів") в описі продукції (на упаковці та в інструкції), що випускається під знаком для товарів та послуг "MegaForce", не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги. Використання терміну "ревіталізант" ("ревіталізанту", "ревіталізантів") в описі продукції (на упаковці та в інструкції), що випускається під знаком для товарів і послуг "MegaForce" за свідоцтвом України №76965, не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням Знака, оскільки цей знак на дату виготовлення упаковки до товару "MegaForce двигун", тобто на 16.02.2012 втратив розрізняльну здатність і не може ідентифікувати конкретне комерційне джерело походження добавок до мастильних матеріалів, експлуатаційних рідин, пального, які формують захисне металокерамічне покриття на металевих парах тертя деталей механізмів безпосередньо у процесі їх експлуатації.

- за висновоком судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 07.07.2014 № 65/14 Атаманчука А.Г., якого останній дійшов за наслідками проведеної судової експертизи, що була призначена за справою повторно, на упаковці, в інструкції до композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун", у рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", у мережі Інтернет на сайті www.megaforce.net.ua; в інформації про продукцію Мегафорс; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в інформації про участь "МЕГАФОРС" у роботі автосалону SIA-2012 містяться позначення "ревитализант", "ревіталізантів", "ревитализантам", що є схожими настільки, що їх можна сплутати із Знаком за свідоцтвом України № 44053 для товарів 1-го та 4-го класів МКТП.

- згідно з висновком судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климової Н.Б. від 21.06.2013 № 11247/12-53, якого експерт дійшов на наслідками судової експертизи, призначеної за справою первісно, композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун", виходячи з інформації, нанесеної на упаковку даного товару та наведеної в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", відноситься до 01 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві". Ці товари є спорідненими з товарами 01 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісництві", для яких, у числі інших, зареєстровано Знак. Останній за свідоцтвом України №44053 не застосовано у формі зареєстрованого знака або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює у цілому відмінності Знака, зокрема: на упаковці, в якій міститься композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун"; в інструкції, пов'язаній з композицією мастильною "МЕГАФОРС Двигун" (інструкція про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"); у рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; у мережі Інтернет на сайті http://megaforse.net.ua: в інформації про продукцію "МЕГАФОРС", яка є триботехнічним складом, ревіталізантом; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в описі складу ревіталізанту; в інформації про участь "МЕГАФОРС" у роботі автосалону SIA 2012.

За змістом мотивувальної частини цього висновку експерт вважав, що застосування словесного знака, тобто нанесення його на вироблену продукцію, набуде ознак використання знака за тієї умови, що знак буде зберігати свій розрізняльний характер. У той же час, за твердженням експерта, відповідно до фактичних обставин справи слово "ревитализант" було застосоване відповідачем таким чином: "МЕГАФОРС (MEGAFORCE) - это триботехнический состав, ревитализант (реноватор), силикатно-фуллереновый состав, который применяется как добавка в смазки и масла. Ввиду того, что в состав добавки в масло МЕГАФОРС входят натуральные материалы, он относится к группе геомодификаторов трения…".

Отже, на думку експерта, знак не був застосований відповідачем у формі зареєстрованого знака, оскільки слово "ревитализант" було ним використане виключно у контексті споживчо-інформаційних відомостей, призначених для інформування споживача щодо властивостей товару, а не з метою вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншою особою.

Відповідач у справі посилався на те, що те, що на всіх своїх товарах він використовував знак для товарів і послуг "MegaForce". При цьому терміни "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів", які дійсно використовувалися ним в інструкції до товару, на упаковці, у брошурі, тощо, містились безпосередньо в контексті відповідних речень, були виконані тим же шрифтом, що й решта опису, не мали будь-якого виділення серед загального тексту, а, отже, ці терміни не були ним вжиті як засіб індивідуалізації товару. Відповідно в даному випадку, на думку відповідача, використання цієї термінології не могло дезорієнтувати споживача стосовно товарів і послуг,що надаються певною особою.

Скасовуючи рішення судів першої та другої інстанції, та, направляючи справу для нового розгляду по суті до суду першої інстанції, ВГС України в передостанньому абзаці постанови суду від 23.06.2015 p., на підставі положень п. 10 ч. ст. 111-11 ГПК України, вказав на дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції.

Зокрема він зазначив, що при дослідженні поданих за справою доказів суди не врахували, що наявність у справі двох взаємовиключних висновків експертів відповідно до вимог ст.ст. 47, 42, 43 ГПК України, а також загальних положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, обумовлювала необхідність усунення такої суперечності у спосіб призначення за справою комісійної експертизи, або в інший обраний судом спосіб.

Суди не з'ясували, чи відповідають дійсності твердження відповідача про те, що використана ним термінологія "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів" містилася безпосередньо у контексті опису споживчо-інформаційних відомостей щодо товару; що ця термінологія була виконана тим же шрифтом, що і решта опису і що вона не привертала до себе окремої уваги, оскільки не мала будь-якого виділення серед загального тексту опису.

Однак відповідно до наявних матеріалів справи згадана суперечність судом першої інстанції при повторному розгляді справи усунута не була.

Також судом першої інстанції не були виконані інші вказівки касаційної інстанції, а саме з'ясувати дійсність тих обставин, на які посилається кожна з сторін у своїх поясненнях зі справи та дослідити подані у справі докази; обговорити питання щодо призначення за справою комісійної експертизи; на підставі поданих, а за необхідності і додатково витребуваних доказів встановити фактичні обставини справи і в залежності від встановленого прийняти таке рішення, яке знаходилося б у повній відповідності з нормами матеріального і процесуального права.

Між тим, за ст. 111-12 ГПК України наголошує на тому, що вказівки касаційного суду є обов'язковими для судів, що повторно переглядають справу.

В п. 4 Постанови Пленуму ВГС України від 23.03.2012 р. № 6 «Про судове рішення» окремо звертається увага на те, що відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги. Викладення у рішенні лише доводів та доказів сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням вимог статті 4-2 ГПК України щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Судом першої інстанції при повторному розгляді справи цього дотримано не було.

Усуваючи ці порушення вимог матеріального і процесуального права апеляційний суд зазначає, що:

- Знак «РЕВИТАЛИЗАНТ» зареєстровано позивачем з метою позначити в тому числі товари класу 1, 4 та 35 технічні мастила і оливи, мастильні матеріали, речовини для вбирання, змочування і повязувння пилу, паливо, (в тому числі моторний спирт, і світильні речовини, свічки і гноти для освітлювання, всі товари, що включені до 4 класу (т. 1 а.с.11).

- що знаком «Мегафорс» позначено продукцію, що реалізовувалась відповідачем у комерційних цілях у вигляді хімічного (силікатно-фулеренового складу) мастильної композиції для двигунів автомобілів, тобто товарів 4 класу. При цьому в рекламних цілях відповідачем при тлумаченні властивостей добавки в мастило - суміші «Мегафорс» зазначено поняття у цьому класі товарів «ревіталізант», яке є самостійним знаком, що зареєстрований позивачем для товарів 4 класу.

Рішенням господарського суду міста Києва від 05.12.2013 у справі №910/7803/13, яке було залишене без змін постановами судів апеляційної та касаційної інстанцій, у задоволенні позову Підприємства до Товариства та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва України № 44053 на Знак було відмовлено.

Зокрема, Постановою Київського апеляційного господарського суду у цій справі від 11 лютого 2014 року встановлено, що формула корисного винаходу не є запатентованою, але є предметом комерційної таємниці. Триботехнічні засоби, що виготовляються відповідачем-1 із застосуванням корисного винаходу, позначаються знаком «Ревитализант». В свою чергу саме споживчі якості товарів зумовили поширеність знаку «Ревитализант» як позначення товарів, з якими пов'язані відповідні якості. За таких обставин використання цього позначення (знаку) іншими виробниками трибо-технічних засобів, враховуючи і правову охорону знаку, безпосередньо впливає на охоронювані законом права і інтереси третіх осіб ( т. 3 а.с.20).

У відповідності до ч. 3 ст. 35 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

За змістом ч. 2 статті 5 Закону №3689 об'єктом знака може бути будь-яке позначення або комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону №3689 обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Отже для вирішення спору важливо встановити не тільки саме спірне позначення як знак, але і віднесення його (позначення ним) певних класів товарів.

Ця вимога Закону є визначальною для вирішення цієї справи, оскільки саме по собі слово «ревіталізант» є загальновживаним , проте його реєстрація як знака для товарів та послуг для певного класу товарів обумовлює позначення ним споживчих властивостей саме цих класів товарів і відповідно їх якості. Тому використання цього слова іншими виробниками цих же класів товарів триботехнічних засобів порушує права позивача як володільця відповідного знака.

Знаки для товарів та послуг - це один із засобів ідентифікації товарів та послуг, тобто позначення, здатне вирізняти товари або послуги однієї особи від товарів або послуг іншої особи. Виділення маркових товарів або послуг з маси конкуруючих з ними допомагає власнику знака в продажу товарів або наданні послуг, а споживачу - у виборі підходящих товарів чи послуг серед подібних, крім того, товарний знак має гарантійну функцію, яка визначається гарантуванням споживачам знайомої їм якості товарів (послуг). Також знак має на меті привернути увагу споживачів до товарів (послуг) маркованих певним товарним знаком. Виконуючи ідентифікаційну функцію, товарний знак опосередковано вказує на виробника або особу, що надає послугу. Завдяки тісному зв'язку між товарами (послугами) та товарним знаком, останні надають суспільству інформацію щодо товарів та послуг, і таким чином допомагають власникам знаків стимулювати та зберігати попит на ці товари або послуги. Значимість правової охорони знака полягає не тільки у його ролі щодо виробника, але, насамперед, у його ролі, яку він виконує в інтересах споживачів.

З матеріалів справи видно, що в розумінні позивача і в межах правової охорони зареєстрованого Знака ревіталізант »Хадо» є присадкою для оливи двигуна автомобіля і не просто зменшує тертя його деталей, але і повністю поновлює геометрію його частин ( т.3 а.с.3) і в цьому контексті це слово означає винахід, ноу-хау у галузі експлуатації автомобілів і це слово має саме таке значення для 1, 4 і 35 класу товарів в розумінні правової охорони зареєстрованого позивачем Знака. Водночас це слово позначає технологію, захищену патентом на корисну модель- триботехнічний склад-ревіталізант (т. 2 а.с.188), що тотожно технічному терміну «мастильний склад» (опис до патенту на винахід (т.2 а.с.181) і це слово в цьому розумінні використовується компанією «ХАДО» (Україна, м.Харків), починаючи з 1998 року і цим словом був позначений його продукт виробництва, який асоціюється у споживача саме з компанією «Хадо» та його продукцією і його технологією виготовлення триботехнічного складу-ревіталізанту.

Трибологія як наука вивчає безпосередні механізми тертя, а триботехніка - їх застосування у вузлах машин. Наразі ревіталізант у трибології - це добавка до мастильних матеріалів, експлуатаційних рідин, паливу, яка формує захисний покрив від тертя металічних деталей механізмів безпосередньо в процесі їх експлуатації і вирішує завдання експлуатації машин і механізмів без їх зношування.

Ревіталізант був розроблений у 1998-2000 роках в м. Харків і запатентований компанією ХАДО. Це поняття внесено у підручник по трибології і відоме споживачам України і поза її межами як знак компанії ХАДО.

Таким чином, як Знак слово «ревіталізант» у трибології позначає і асоціюється у споживача як речовина, що добавляється до мастильних матеріалів, яка зберігає і продовжує термін експлуатації двигунів автомобілів, виробником якої є виключно компанія ХАДО.

Тому застосування цього слова (терміну) іншими виробниками у галузі трибології не тільки порушує права позивача, але і вводить у оману споживача, який знає, що ревіталізанти у трибології виробляє компанія ХАДО, в тому числі і позивач, який відповідно позначив свою продукцію, щоб гарантувати споживачеві відповідну її якість, привернути до себе увагу споживачів, і безперечно, вирізнити свій товар поміж інших виробників.

Викладене узгоджується з висновком судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 07.07.2014 № 65/14 Атаманчука А.Г., якого останній дійшов за наслідками проведеної судової експертизи, що була призначена за справою повторно, на упаковці, в інструкції до композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун", у рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", у мережі Інтернет на сайті www.megaforce.net.ua; в інформації про продукцію Мегафорс; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в інформації про участь "МЕГАФОРС" у роботі автосалону SIA-2012 містяться позначення "ревитализант", "ревіталізантів", "ревитализантам", що є схожими настільки, що їх можна сплутати із Знаком за свідоцтвом України № 44053 для товарів 1-го та 4-го класів МКТП.

Оскільки на ринку споживання виготовлення триботехнічного складу-ревіталізанту захищено патентом позивача і реалізація такої продукції позначена його знаком, який відомий у такому контексті, то використання цієї технології і позначення триботехнічного складу ревіталізатора «Мега Форс» для оливи двигунівупаковці композиції мастильної «МЕГАФОРС» т. 1(а.с. 17),в інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки «Мегафорс»(т.1 а.с. 18, 19, 23); в рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулеренової сполуки «Мегафорс» (т. 1а.с. 21) порушує права позивача, а тому його вимоги в уточненому варіанті є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.Відповідач, будучи суб'єктом підприємницької діяльності (ст. 113 ГК України), згідно свого статуту здійснює підприємницьку (комерційну) діяльність, а тому висновок суду про те, що використана відповідачем термінологія «ревіталізант», «ревіталізанти», «ревіталізантів» не носила ознаки комерційного використання знака не відповідає фактичним обставинам справи.

Апеляційний суд погоджується з доводом апеляційної скарги про те, що, надаючи потенційному споживачу інформацію про товар (продукцію) з мето продажу цьому споживачу такого товару (продукції), продавець - суб'єкт підприємницької діяльності здійснює підприємницьку (комерційну) діяльність, оскільки обов'язок надання споживачу інформації про товар (продукцію) є не факультативним, а обов'язковим елементом підприємницької діяльності з пропонування до продажу та продажу товару (продукції).

Відповідач не заперечує факт такого використання, однак обґрунтовує можливість такого використання з посиланням на те, що знак длятоварів та послуг «РЕВИТАЛИЗАНТ» є або загальновживаним для позначення певного виду товарів, або загальновживаним терміном. Проте вищезгаданим вже рішенням Господарського суду м. Києва від 05.12.2013 р. у справі № 910/7803/13 за позовом Приватного підприємства Науково-виробнича фірма "Маскарт" до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хадо-Холдінг", 2) Державної служби інтелектуальної власності України про припинення дії свідоцтва України №44053 на знак для товарів і послуг «РЕВИТАЛИЗАНТ» як загальновживаного позначення певного виду товарів, ПП НВФ «Маскарт» було відмовлено в повному обсязі. Це рішення залишено в силі судами апеляційної та касаційної інстанції.

При цьому, господарськими судами всіх інстанції у цій справі було встановлено те, що знак для товарів та послуг «Ревитализант» не є таким, що став загальновживаним для Позначення певного виду товарів після дати подання заявки та підтверджено наявність прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДО-Холдінг» на вказаний об'єкт права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи те, що позивач та відповідач виготовляють товар (продукції), що не лише споріднений в межах одного класу - 1 МКТП, а фактично є конкурентним в окремому регіоні України на ринку триботехнічних засобів, дії відповідача з використання у зв'язку з продажем власного товару (продукції) знака для товарів та послуг «РЕВИТАЛИЗАНТ» можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Вищевикладеним спростовуються доводи і відповідача і висновки експертиз, що є у матеріалах справи. Зокрема:

За таких обставин, коли судом першої інстанції порушено вимоги процесуального закону і матеріального права, рішення підлягає скасуванню. Позовні вимоги є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору за розгляд апеляційної скарги, покладаються на відповідача у справі.

Керуючись ст. ст. 49, 99, 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу України, Дніпропетровський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2015 року у справі №5/5005/7473/2011 - задовольнити.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2015 року у справі №5/5005/7473/2011 - скасувати.

Заборонити Приватному підприємству Науково-виробнича фірма "Маскарт" використовувати знак для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", права інтелектуальної власності на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг №44053 від 15.10.2004р., на упаковці композиції мастильної "Мегафорс двигун", в інструкції з використання силікатно-фулереневої сполуки "Мегафорс", в рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулереневої сполуки "Мегафорс", а також нанесення знаку для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" на будь-який інший товар, для якого знак зареєстровано, іншу упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Стягнути з Приватного підприємства Науково-виробнича фірма "Маскарт" (49029, місто Дніпропетровськ, вулиця Артема, 43, ідентифікаційний код 32350634) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (61018, місто Харків, провулок 23 Серпня, 4, ідентифікаційний код 25611360) судовий збір у розмірі 1073,00 грн. за розгляд справи у суді першої інстанції, судовий збір за перегляд в апеляційній інстанції у розмірі 1339,80 грн. та вартість судових експертиз у розмірі 27077,04 грн.

Доручити господарському суду видати відповідні накази.

Постанову може бути оскаржено до Вищого господарського суду України через Дніпропетровський апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів.

Повний текст складений 26.01.2016 року

Головуючий суддя Л.М. Білецька

Суддя Т.А. Верхогляд

Суддя Ю.Б. Парусніков