РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/28255/15 22.01.16 р.

За позовом Коньяк Ферран (Cognac Ferrand)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Сигарний дім ФОРТУНА"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про дострокове часткове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача Войков А.П. за довіреністю № б/н від 05.11.2015 р.;

Прохорова Г.О. за довіреністю № б/н від 05.11.2015 р.;

від відповідача -1: Павленко О.В. за довіреністю № б/н від 24.11.2015 р.;

від відповідача -2: Костенко К.О. за довіреністю № 1-8/8571 від 21.11.2014 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Коньяк Ферран (Cognac Ferrand) звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сигарний дім ФОРТУНА" та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове часткове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Ухвалою суду від 05.11.2015 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 26.11.2015 р.

25.11.2015 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову та повідомлення по справі.

25.11.2015 р. від відповідача-1 через відділ діловодства суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 26.11.2015 р. представники відповідача-2 надали відзив на позовну заяву.

У судовому засіданні 26.11.2015 р. представники відповідача-2 подали клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою від 26.11.2015 р. продовжено строк вирішення спору у справі.

У судовому засіданні 26.11.2015 р. оголошувалась перерва до 12.01.2016 р.

30.11.2015 р. від позивача надійшли доповнення до заяви про забезпечення позову.

Ухвалою від 04.12.2015 р. відмовлено у задоволенні заяви про вжиття заходів до забезпечення позову.

06.01.2016 р. від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

12.01.2016 р. від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 12.01.2016 р. представником відповідача-1 подано клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 12.01.2016 р. оголошувалась перерва до 15.01.2016 р.

15.01.2016 р. від позивача надійшли пояснення на відзив.

У судовому засіданні 15.01.2016 р. представником позивача подано клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

У зв'язку з тим, що ухвалою від 26.11.2015 р. строк вирішення спору у справі вже продовжувався, подане клопотання суд залишив без розгляду.

У судовому засіданні 15.01.2016 р. оголошувалась перерва до 22.01.2016 р.

22.01.2016 р. від відповідача-1 надійшли пояснення по справі, разом зі зразком продукції (коньяк України ординарний 3 зірочки «MAGELLAN» - 1 пляшка).

У судовому засіданні 22.01.2016 р. представники позивача підтримали позовні вимоги у повному обсязі.

Представники відповідачів проти задоволення позову заперечили.

У судовому засіданні 22.01.2016 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанією Коньяк Ферран (Cognac Ferrand) (позивач) заявлено вимоги про дострокове припинення дії Свідоцтва України № 50129 на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) «MAGELLAN», зареєстрованого за Товариством з обмеженою відповідальністю "Сигарний дім ФОРТУНА" (відповідач-1) та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) внести відомості про припинення дії Свідоцтва і здійснити відповідну публікацію.

Як на підставу для задоволення таких вимог позивач посилається на невикористання вказаного знаку протягом більш ніж трьох років.

Відповідач-1 проти позову заперечує, посилаючись на те, що ним використовується знак для товарів і послуг «MAGELLAN», за Свідоцтвом України № 50129.

З матеріалів справи вбачається, що 15.06.2005 р. за Товариством з обмеженою відповідальністю "Сигарний дім ФОРТУНА" зареєстровано знак для товарів і послуг«MAGELLAN» (для товарів і послуг 33 класу МКТП), про що видано Свідоцтво України № 50129.

Позивач, обґрунтовуючи заявлені вимоги, надав суду, зокрема, довідки: Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 16.07.2015 р. № 04.03-11-148/20-П; Мінекономрозвитку України від 21.07.2015 р. № 3433-08/23807-07; Асоціації товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» від 15.07.2015 р. № 191/01; Державної фіскальної служби України від 16.07.2015 р. № 14931/6/99-99-21.02.15ГУ ДФС в Одеській області від 20.07.2015 р. №1851/10/15-32-21-02-05; Мінекономрозвитку України від 20.07.2015 р. № 2013-12/23700-07; ДП «Моніторинг ЗМІ» від 11.08.2015 р. № 26; а також роздруківки інтернет-сторінок. Вказані докази, на думку позивача, у повному обсязі підтверджують невикористання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг «MAGELLAN» за Свідоцтвом України № 50129 щодо товарів 33 класу МКТП шляхом нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як встановлено ст. ст. 16, 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», одним з основних прав власника свідоцтва є право на використання знаку для товарів та послуг. Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із реєстрації та наявності в нього права власності на такий знак.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак для товарів і послуг не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

При цьому, п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що використанням знаку для товарів і послуг визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідач-1 проти задоволення позову заперечує, посилаючись, зокрема, на наступне.

02.03.2015 р. між відповідачем-1 та ТОВ "Сімферопольський винно-коньячний завод" ("Ліцензіат") укладено Ліцензійний договір № 03/15, за умовами якого відповідач-1 надав Ліцензіату право на використання Зареєстрованого знака «MAGELLAN» стосовно наведеного у Свідоцтві переліку товарів 33 класу МКТП;

03.08.2015 р. між ТОВ "Сімферопольський винно-коньячний завод" та ПП "Ідеал" укладено Договір поставки № 03/08/15, відповідно до якого Ліцензіат взяв на себе зобов'язання виготовити та поставити ПП "Ідеал" алкогольний напій "коньяк України ординарний "Три зірочки" ТМ MAGELLAN".

На підтвердження виконання вказаних договорів до матеріалів справи надано, зокрема, докази сплати роялті за Ліцензійним договором та фактичної поставки товару за Договором поставки.

Таким чином, відповідач-1 зазначає, що суду надано належні докази використання спірного знака до моменту звернення позивача до суду (03.11.2015 р.).

Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Таку правову позицію викладено, в тому числі, в пункті 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

Відповідачем-1 на підтвердження факту наявності на ринку (території) України товару під зареєстрованою спірною торговельною маркою надано до суду примірник товару - коньяк України ординарний 3 зірочки «MAGELLAN» - 1 пляшка, дата розливу - 12.12.2015 р., з належними доказами купівлі такого товару в магазині ПП «Ідеал» (фіскальний чек від 19.01.2016 р., оригінал якого оглянуто судом у засіданні 22.01.2016 р.).

При цьому, з наявних у матеріалах справи доказів вбачається, що продаж товару здійснює ПП «Ідеал», яке, в свою чергу, являється стороною Договору поставки від 03.08.2015 р. № 03/08/15, укладеного між ТОВ "Сімферопольський винно-коньячний завод" та ПП "Ідеал".

Представник відповідача-1 у своїх поясненнях, озвучених у судовому засіданні 22.01.2016 р., наполягав на тому, що процес початку виготовлення певного товару займає великий проміжок часу, оскільки необхідно створити та затвердити рецептуру товару, замовити і виготовити упаковку (тару, етикетки), а також підготувати виробничі потужності для можливості фактичного виготовлення товару.

Враховуючи викладене, відповідач-1 зазначає що, починаючи з 02.03.2015 р. (дата укладення Ліцензійного договору № 03/15), він безперервно вчиняв дії, спрямовані на виготовлення товару за спірним Свідоцтвом України, що призвели до випуску таких товарів вже під час розгляду справи у суді.

Відповідач-2 проти заявлених позовних вимог заперечує та погоджується з позицією відповідача-1 щодо доведеності факту використання спірного знаку для товарів і послуг «MAGELLAN» щодо товарів 33 класу МКТП до моменту звернення позивача до суду з даним позовом.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Дослідивши зібрані у матеріалах справи докази та оцінивши їх в сукупності, суд дійшов висновків про те, що відповідачем-1 належними і допустимими доказами підтверджено використання спірного знака до моменту звернення позивача до суду з цим позовом, на підтвердження чого надано укладені договори та докази їх реального виконання, а також зразок виготовленої продукції.

Також, з огляду на те, що початок реального виготовлення товару може займати тривалий час, суд погоджується з доводами відповідача-1 щодо поважності причин початку виготовлення продукції після порушення провадження у даній справі.

Інші доводи позивача до уваги судом не приймаються з підстав їх недоведеності і необґрунтованості.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги недоведеними, необґрунтованими, непідтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачем-1, а відтак такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий покладається на позивача.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову Компанія Коньяк Ферран (Cognac Ferrand) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сигарний дім ФОРТУНА" та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове часткове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено 27.01.2016 р.

Суддя Н.І. Зеленіна