УХВАЛА

27.01.2016№ 910/570/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши заяву публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», м. Київ (далі - Банк),

про забезпечення позову

зі справи №910/570/16

за позовом Банку

до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», м. Київ,

публичного акционерного общества «Сбербанк России» (публічного акціонерного товариства «Сбербанк Росії»), м. Москва, Російська Федерація,

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Харків,

про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Банк звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю належних публічному акціонерному товариству «Сбербанк» (далі - ПАТ «Сбербанк») свідоцтв України:

НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсним належного ПАТ «Сбербанк» свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 14 класу МКТП;

- визнання недійсними повністю на території України належних публічному акціонерному товариству «Сбербанк Росії» (публичное акционерное общество «Сбербанк России», далі - ПАТ «Сбербанк Росії») міжнародних реєстрацій:

НОМЕР_5 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

НОМЕР_6 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

НОМЕР_7 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсними на території України належних ПАТ «Сбербанк Росії» міжнародних реєстрацій:

НОМЕР_8 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

НОМЕР_9 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

НОМЕР_10 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

НОМЕР_11 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України НОМЕР_2 та НОМЕР_3, визнання недійсним частково свідоцтва України НОМЕР_4, зареєстрованих для товарів 14 класу МКТП, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

зобов'язання Служби повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7, визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій НОМЕР_8 та НОМЕР_9, зареєстрованих для товарів і послуг 9, 36 та 38 класів МКТП;

заборону ПАТ «Сбербанк» незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_12, володільцем якого є Банк, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;

зобов'язання ПАТ «Сбербанк» внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування ПАТ «Сбербанк» слово «СБЕРБАНК» та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін;

зобов'язання фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь Банку та вказати такі відомості у записі даного доменного імені:

ІНФОРМАЦІЯ_1

(ІНФОРМАЦІЯ_2)

e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

address: АДРЕСА_1

postal-code: 01001

country: UA

address-loc: n/a

country-loc: UA

phone: НОМЕР_13

fax: НОМЕР_14

status: ok

status: linked

created: 2014-03-31 17:47:06+03

source: UAEPP.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

позивач є власником знака для товарів і послуг «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України НОМЕР_15, зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП;

позивач вважає, що торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2, № НОМЕР_16 та за міжнародними реєстраціями НОМЕР_5, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_6, НОМЕР_10, НОМЕР_7, НОМЕР_11, є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача і зареєстровані для споріднених товарів і послуг;

ФОП ОСОБА_1 в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою позивача, а на сайті, який за ним закріплено, пропонуються фінансові послуги;

розрізняльною частиною доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 є лише його словесна частина «sberbank», тому що частина .ua є загальним географічним доменом першого рівня, призначеним для ідентифікації приналежності його до певних доменів;

слово «sberbank», яке застосоване в оскаржуваному доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_5, є транслітерацією латинськими літерами алфавіту торговельної марки «СБЕРБАНК»;

в 2015 році ПАТ «Сбербанк» змінив своє фірмове найменування з публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії» на ПАТ «Сбербанк»; частина найменування «публічне акціонерне товариство» є організаційно-правовою формою ПАТ «Сбербанк» і не має розрізняльної здатності, а тому розрізняльним елементом назви ПАТ «Сбербанк» є частина найменування у вигляді позначення «Сбербанк».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.01.2016 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 18.04.2016.

Банк подав суду клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову, в якому просить суд до набрання рішенням суду в даній справі законної сили забезпечити позов шляхом:

заборони ПАТ «Сбербанк» відмовлятися від знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 повністю або частково, передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на ці знаки;

заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно власника та статусу знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

заборони ПАТ «Сбербанк» здійснювати будь-які дії з переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_4» стосовно доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 або видаляти вказане доменне ім'я;

заборони ФОП ОСОБА_1 вчиняти дії з переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь будь-яких осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін до бази ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, особи реєстратора доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, а також припиняти (скасовувати) делегування вказаного доменного імені.

Заяву мотивовано тим, що:

ПАТ «Сбербанк» може передати виключні майнові права на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що призведе не тільки до необхідності залучення до участі у справі нових учасників процесу та порушення розумних строків розгляду даної справи, а й стане причиною виникнення інших судових справ щодо свідоцтв України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

в разі відмови ПАТ «Сбербанк» повністю чи частково від свідоцтв України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтв, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення його дії, що зробить також неможливим виконання рішення суду в разі його задоволення;

власник/реєстрант доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 може у будь-який час звернутися до ФОП ОСОБА_1 із заявою стосовно здійснення переделегування (передання права власності) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, яке є предметом судового спору, будь-яким іншим особам - фізичним чи юридичним (в тому числі і іноземним) та внести будь-які зміни чи записи до бази даних стосовно вказаного доменного імені та/або змінити його реєстратора, а також ПАТ «Сбербанк» в будь-який момент може здійснити трансфер доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 іншому реєстратору, що зробить неможливим в подальшому виконання рішення суду.

Дослідивши наведені у заяві про вжиття заходів до забезпечення позову доводи, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність її задоволення з огляду на таке.

Відповідно до статті 66 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно з частиною першою статті 67 ГПК України позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачеві вчиняти певні дії та забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідно до пункту 2 статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Разом з тим, пунктом 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2002 № 10, встановлено, що реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім'я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва.

У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва (пункт 2.3 вказаного Положення).

Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Отже, передача ПАТ «Сбербанк» прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 або ж відмова від цих свідоцтв призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору; неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв'язку із наявністю нових власників торговельної марки або відсутністю будь-якого власника; а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

заборони ПАТ «Сбербанк» передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 іншим особам або ж відмовлятися від наведених свідоцтв.

заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника та статусу знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; -

є пов'язаними з предметом спору у справі № 910/570/16 та спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Пунктом 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Процедура делегування доменних імен у географічному домені .UA встановлюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, розробленим спільно товариством з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами 01.04.2014, а також Регламентом публічного домену, розробленим спільно товариством з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами 01.11.2013.

Підпунктами 7.3.3 та 7.3.4 пункту 7.3 Регламенту публічного домену, встановлено, що в будь-який час за запитом реєстранта певного доменного імені може змінюватись інформація про реєстранта доменного імені, а сам домен може бути переданий в адміністрування іншому реєстратору. У випадку, якщо особи, які направляють такі запити є такі особи, які відповідають записам про домен, то процедура внесення таких змін відбувається протягом одного дня, а в багатьох випадках і протягом кількох годин.

Відповідно до підпункту 7.2.1 пункту 7.2 Регламенту публічного домену запис про контакт створюється Реєстром за заявкою від Реєстратора.

Підпунктом 7.2.3 пункту 7.2 та функціональною схемою Регламенту передбачено, що зміна інформації про доменне ім'я (контакти доменного імені) проводиться за заявкою від реєстранта до реєстратора доменного імені.

Абзацом дев'ятим підпункту 7.3.3 пункту 7.3 Регламенту публічного домену передбачено, що зміна інформації про доменне ім'я не проводиться, якщо в доменному об'єкті встановлений статус, що забороняє зміни доменного об'єкту.

Відповідно до пункту 3.3 Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Отже, невжиття зазначених позивачем заходів до забезпечення позову може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду у разі переделегування:

ПАТ «Сбербанк» доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь будь-яких інших осіб, а також вчинення будь-яких інших дій щодо внесення змін або записів до сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_4» стосовно доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, в тому числі зміна реєстратора, відмова від доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 або видалення вказаного доменного імені;

ФОП ОСОБА_1 доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь будь-яких осіб, а також вчинення інших дій щодо внесення змін до бази «ІНФОРМАЦІЯ_4» стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, особи реєстратора доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, а також припинення (скасування) делегування вказаного доменного імені.

Вказане призведе до зміни чи збільшення кола осіб, які порушують права, та, в свою чергу, ускладнить розгляд даної справи по суті через необхідність залучення таких осіб до розгляду справи або унеможливить виконання рішення суду через зміну чи збільшення боржників у виконавчому провадженні на осіб, які не брали участь у судовому розгляді.

При цьому, обрані заходи до забезпечення позову співвідносяться з предметом позову, а отже існує конкретний зв'язок між заходами до забезпечення позову і предметом позову, а тому вжиті судом заходи до забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Відповідно до статті 115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Керуючись статтями 66, 67 і 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про вжиття заходів до забезпечення позову у справі №910/570/16 задовольнити.

2. Вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони публічному акціонерному товариству «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ідентифікаційний код 25959784):

передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 іншим особам або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

вчиняти будь-які дії з переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_4» стосовно доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 або видаляти вказане доменне ім'я;

- заборони Державній службі інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника та статусу знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборони фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 (АДРЕСА_2; індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1) вчиняти дії з переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь будь-яких осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази «ІНФОРМАЦІЯ_4» стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, особи реєстратора доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5, а також припиняти (скасовувати) делегування вказаного доменного імені.

3. Боржниками за даною ухвалою є:

публічне акціонерне товариство «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ідентифікаційний код 25959784);

Державна служба інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556);

фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (АДРЕСА_2; індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

4. Стягувачем за даною ухвалою є публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г; ідентифікаційний код 00032129).

5. Дана ухвала підлягає обов'язковому виконанню на всій території України з моменту її винесення, а саме з 27.01.2016.

6. Строк пред'явлення даної ухвали до виконання складає один рік з моменту її винесення, тобто до 27.01.2017.

Ухвалу може бути оскаржено у встановленому законодавством України порядку.

Суддя О. Марченко