ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про призначення експертизи

12.01.2016р. Справа № 905/841/15

Господарський суд Донецької області у складі колегії суддів Осадчої А.М., Мельниченко Ю.С.,Кучерява О.О.

за участю секретаря судового засідання Сотір Ю.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ

до відповідача: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект Донбас м.Донецьк

про визнання права попереднього користування

За участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 - довіреність

від відповідача: не зявився

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Енергомашкомплект, м.Київ звернулось до господарського суду Донецької області з позовною заявою до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект Донбас м.Донецьк про визнання права попереднього користування.

Ухвалою суду від 10.07.2015року за вказаним позовом порушено провадження у справі та призначено судове засідання на 23.07.2015 року

Ухвалою від 23.07.2015року розгляд справи відкладено на 26.08.2015 року.

Ухвалою суду від 26.08.2015року по справі №905/841/15 призначено судову експертизу з питань інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м.Київ, бул. ОСОБА_3, буд.26,оф.501). Також даною ухвалою господарським судом було зупинено провадження у справі до повернення матеріалів справи з експертної установи.

16.09.2015року через канцелярію суду надійшло клопотання відповідача, у якому останній просить зобовязати позивача направити позовну заяву, заяву про уточнення позовних вимог та інших поданих документів на адресу представника відповідача, надати відповідачеві розумний строк для ознайомлення з зазначеними документами, збір доказів на свій захист також інформувати Науково - дослідний центр судових експертиз з питань інтелектуальної власності про необхідність відкладення початку проведення зазначеної судової експертизи у звязку з очікуванням додаткових матеріалів по справі, які мають бути подані відповідачем.

05.10.2015року відповідачем надано клопотання про постановку додаткового запитання перед експертною установою, а саме: Чи використовувався ТОВ "Енергомашкомплект-Донбас" у період з 02.07.2007 року по 29.09.2011року у власній господарській діяльності знак для товарів і послуг EMC Donbass, права на який випливають із Свідоцтва України №165433 і який є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із позначеннями EMC, EMC Kiev?, які зазначені у Статуті ТОВ "Енергомашкомплект"?

05.10.2015року відповідач надав клопотання про доповнення матеріалів справи документами та доказами.

07.10.2015року господарський суд листом №905/841/15 просив повернути справу №905/841/15 з експертної установи без проведення експертизи для вирішення питання про постановку додаткового запитання перед експертною установою.

27.10.2015року до господарського суду Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності було повернуто справу №905/841/15.

Ухвалою від 04.11.2015року поновлено провадження у справі та призначено розгляд справи на 12.11.2015 року.

Ухвалою суду від 12.11.2015року строк розгляду справи продовжено на п'ятнадцять днів за клопотанням представника позивача, розгляд справи відкладено на 03.12.2015року. Розгляд клопотання представника відповідача про постановку додаткового запитання перед експертною установою відкладено.

12.11.2015року позивач надав суду письмові пояснення щодо клопотання відповідача про постановку додаткового питання перед експертною установою, в яких позивач заперечує необхідність постановки вищезазначеного питання, оскільки визначення факту використання ТОВ "Енергомашкомплект-Донбас" у період з 02.07.2007 року по 29.09.2011року у власній господарській діяльності знаку для товарів і послуг та його тотожність з знаками , не входить до предмету доведення у справі №905/841/15. Крім того, у разі постановки даного питання для вирішення судового експерту просить покласти витрати по його оплаті на відповідача як зацікавлену особу.

27.11.2015року через канцелярію суду представник позивача надав письмові пояснення у справі та клопотання про витребування від відповідача оригіналів документів та призначення у справі технічної експертизи документів, на яку поставити питання:

1) Чи нанесені відтиск печатки ТОВ "Енергомашкомплект-Донбас" та підпис директора ТОВ "Енергомашкомплект-Донбас" ОСОБА_4 у той час, яким датовані документи - листи, що містяться у додатках №№ 2-5; 12-17; 20; 36; 40 до відзиву відповідача від 25.09.2015року?

2) Чи виготовлені листи, що містяться у додатках №№ 2-5; 12-17; 20; 36; 40 до відзиву відповідача від 25.09.2015року, шляхом монтажу за допомогою комп'ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

03.12.2015 року згідно протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів призначено колегіальний розгляд справи та обрано наступну судову колегію: головуючий суддя Осадча А.М., судді Мельниченко Ю.С., Левшина Г.В.

Розгляд справи відкладався.

Ухвалою від 03.12.2015року суд зобовязав відповідача надати оригінали документів.

03.12.2015року від позивача надійшло клопотання про постановку додаткових питань на вирішення експерту:

1.Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №165433 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням ТОВ "Енергомашкомплект, визначеним у редакції статуту ТОВ "Енергомашкомплект від 18.06.2003року (додаток №28 до пояснень від 26.11.2015року, вих.№610), що містить назви українською, російською та англійською мовами: ТОВ "Енергомашкомплект, ООО «Энергомашкомплект» ,ENERGOMASHCOMPLECT, Ltd.?

2.Чи є товари та послуги, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №165433,однорідними із товарами та послугами, які виробляє, надає ТОВ "Енергомашкомплект відповідно до Статуту «виробнича діяльність, у тому числі повязана з товарами народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення, за кодом КВЕД 46.69 «оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням», додатків 16-25 до позовної заяви, додатках 6-39 до заяви на виконання ухвали суду від 23.07.2015року, додатках 2-22 до письмових пояснень позивача від 26.08.2015року? Позивач просить оплату вартості додаткових питань покласти на нього як зацікавлену сторону у проведенні судової експертизи.

14.12.2015року через канцелярію суду від представника відповідача ОСОБА_5 надійшло повідомлення про припинення представницьких повноважень та повернення документів відповідачеві.

29.12.2015року через канцелярію суду від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до закінчення АТО або про розгляд справи без участі представника відповідача за наявними у справі доказами.

Протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 12.01.2016року змінено склад колегії суддів: головуючий суддя Осадча А.М., судді Мельниченко Ю.С. та КучеряваО.О.

У судове засідання 12.01.2016 року представник позивача з'явився, підтримав заявлені позовні вимоги та клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності; проти задоволення клопотання відповідача про відкладення розгляду справи до закінчення АТО заперечував. 12.01.2016року позивач звернувся до суду з письмовою заявою, в якій просить відкласти розгляд питання про призначення у справі технічної експертизи документів до моменту отримання висновку з експертизи інтелектуальної власності.

Представник відповідача у судове засідання 12.01.2016 року не зявився, про час та місце судового розгляду справи повідомлений шляхом направлення телефонограми, електронною поштою та шляхом розміщення інформації на офіційному сайті суду.

Щодо клопотання про відкладення розгляду справи до моменту закінчення АТО, яке заявлене відповідачем, суд зазначає наступне.

Стаття 22 ГПК України передбачає, що прийняття участі у судовому засіданні є правом сторони. При цьому, норми вказаної статті зобов'язують сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Статтею 77 вказаного Кодексу України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених ст.69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

У ст.69 ГПК України зазначено, що спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, третіх осіб, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

При цьому, як зазначено вище, господарський суд має право відкласти розгляд справи лише у межах строків, передбачених ст.69 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, відкладення розгляду справи на невизначений строк, настання якого повязано з певною подією закінченням АТО, є неможливим, тому суд відмовляє у задоволенні означеного клопотання.

Одночасно альтернативно викладене клопотання відповідача про розгляд справи за відсутності його представника за наявними у справі доказами судом задоольняється.

Заслухавши пояснення представника позивача, розглянувши клопотання сторін про постановку додаткових питань на вирішення експерту та дослідивши матеріали справи в цілому суд дійшов висновку про призначення у справі судової експертизи з питань інтелектуальної власності з урахуванням додаткових питань з наступних підстав.

За приписами ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" №4 від 23.03.2012р. судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Ухвалою від 26.08.2015року по справі №905/841/15 призначено судову експертизу з питань інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Попередня вартість призначеної судової експертизи позивачем сплачена.

У подальшому від сторін у справі надійшли клопотання про постановку перед судовим експертом додаткових питань, які зазначені судом вище.

Вказане стало підставою для повернення матеріалів справи з експертної установи з метою розгляду означених клопотань.

Відповідно до положень ч.2 ст. 49 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Суд визначає коло питань, які слід поставити експерту, самостійно, з урахуванням предмету позову у справі.

Розглянувши клопотання відповідача про постановку додаткового запитання перед експертною установою, а саме: Чи використовувався ТОВ "Енергомашкомплект-Донбас" у період з 02.07.2007 року по 29.09.2011року у власній господарській діяльності знак для товарів і послуг EMC Donbass, права на який випливають із Свідоцтва України №165433 і який є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із позначеннями EMC, EMC Kiev?, які зазначені у Статуті ТОВ "Енергомашкомплект"?, суд прийшов до висновку щодо його задоволення з визначенням питання у редакції суду з метою встановлення тотожності знаків, що використовуються сторонами та періоду їх використання, у разі тотожності.

Витрати по оплаті судової експертизи в частині означеного питання покладаються на відповідача, який ініціював постановку даного питання перед судовим експертом.

Клопотання відповідача про покладання витрат в цій частині на позивача внаслідок складного фінансового стану підприємства судом не задовольняється, оскільки позивач категорично заперечує проти призначення вказаного питання на розгляд судового експерту та покладення витрат на нього, відповідачем не надані будь-які докази, які б підтверджували факт неможливості оплати судової експертизи. Реєстрація підприємства на території активної фази проведення АТО, за відсутності доказів, які б свідчили про складний фінансовий стан підприємства, не є безумовною підставою для покладання витрат по оплаті експертизи в частині постановки додаткового питання, яке запропонував відповідач, на позивача.

Щодо клопотання позивача про постановку додаткових питань, то воно задовольняється частково, а саме, суд вважає за доцільне поставити на вирішення судового експерту додаткове питання у редакції суду - Чи є товари та послуги, які виробляє, надає ТОВ "Енергомашкомплект-Донбас" з використанням знаку, що захищений свідоцтвом України №165433, однорідними із товарами та послугами, які виробляє, надає ТОВ "Енергомашкомплект?

Питання, яке стосується тотожності знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №165433 з комерційним (фірмовим) найменуванням ТОВ "Енергомашкомплект з огляду на предмет позову встановлення права попереднього користування на знак, не пов'язано з предметом доведення у справі №905/841/15. Комерційне найменування підлягає захистові у особливому порядку, встановленому законом.

Витрати по оплаті судової експертизи в частині означеного додаткового питання покладаються на позивача за його згодою.

Питання про розподіл витрат на проведення судової експертизи буде вирішено під час прийняття кінцевого процесуального документу у справі відповідно до вимог ст.49 ГПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку із призначенням судової експертизи з питань інтелектуальної власності та необхідністю направлення справи №905/841/15 до експертної установи, враховуючи неможливість розгляду справи без її наявності та з урахуванням приписів ст.79 ГПК України, провадження у зазначеній справі підлягає зупиненню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

Призначити у справі № 905/841/15 судову експертизу з питань інтелектуальної власності за додатковими питаннями.

Судовому експерту при проведенні судової експертизи прийняти до уваги ухвалу господарського суду Донецької області від 26.08.2015року по справі №905/841/15 та надати відповідь на питання, що визначене судом первісно, а саме:

1.Чи є позначення ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ, які складаються з образотворчого та шрифтового елементів , , які зазначені у Статуті ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ та інших документах підприємства, які містяться в матеріалах справи та складені у період до 29.09.2011року, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг, що охороняються свідоцтвом України №165433 та права на який належать ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект Донбас м.Донецьк ?

Поставити на вирішення судової експертизи наступні додаткові питання:

2. Чи є товари та послуги, які виробляє, надає ТОВ "Енергомашкомплект-Донбас" з використанням знаку, що захищений свідоцтвом України №165433, однорідними із товарами та послугами, які виробляє, надає ТОВ "Енергомашкомплект?

3. Чи використовувався ТОВ "Енергомашкомплект-Донбас" у період з 02.07.2007року по 29.09.2011року у власній господарській діяльності знак для товарів і послуг та чи є він тотожним або схожими настільки, що їх можна сплутати з позначеннями ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ, які складаються з образотворчого та шрифтового елементів , , які зазначені у Статуті ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ та інших документах підприємства, які містяться в матеріалах справи та складені у період до 29.09.2011року?

Проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м.Київ, бул. ОСОБА_3,буд.26,оф.501).

Зобов'язати сторін у справі при проведенні судової експертизи не перешкоджати експертам в проведенні судової експертизи.

Матеріали справи № 905/841/15 направити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності для проведення судової експертизи.

Судовому експерту прийняти до уваги факт часткової оплати вартості судової експертизи ТОВ "Енергомашкомплект".

Обов'язок оплатити проведення судової експертизи у справі № 905/841/15 в частині питання №2 покласти на ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ.

Обов'язок оплатити проведення судової експертизи у справі № 905/841/15 в частині питання №3 покласти на ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект Донбас м.Донецьк.

Попередити експертів, яким буде доручено проведення судової експертизи, про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків згідно із ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

Зобов'язати експертів, які будуть проводити експертизу, направити висновки за результатами проведення даної судової експертизи до господарського суду Донецької області.

Зупинити провадження у справі №905/841/15 за позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект Донбас м.Донецьк про визнання права попереднього користування на знак для товарів і послуг.

Після усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у даній справі /проведення судової експертизи/ провадження у справі підлягає поновленню.

Ухвала суду може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі у порядку, що передбачений Господарським процесуальним кодексом України, в іншій частині ухвала суду не оскарджується.

Суддя А.М. Осадча

Суддя О.О. Кучерява

Суддя Ю.С. Мельниченко