УХВАЛА

18.01.2016№ 910/27345/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Дроід», м. Київ (далі - ТОВ «Юридична фірма «Дроід»),

про вжиття заходів до забезпечення позову

зі справи № 910/27345/15

за позовом ТОВ «Юридична фірма «Дроід»

до Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.), м. Тревізо, Італія, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №911230 на знак для товарів і послуг,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Юридична фірма «Дроід» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №911230 на знак для товарів і послуг, належної Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №911230 на знак для товарів і послуг повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.10.2015 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 18.04.2016.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.11.2015 провадження у справі №910/27345/15 зупинено у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального органу іноземної держави напряму.

22.10.2015 від ТОВ «Юридична фірма «Дроід» надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій позивач просить суд вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.) до винесення господарським судом міста Києва рішення по суті даної справи здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Nest» за міжнародною реєстрацією №911230;

- заборони Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.) до винесення господарським судом міста Києва рішення по суті даної справи здійснювати дії (подавати заяви, клопотання тощо), пов'язані з внесення до Міжнародного реєстру будь-яких змін, пов'язаних із зміною особи власника (власників) знака для товарів і послуг «Nest» за міжнародною реєстрацією №911230;

- заборони Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.) до винесення господарським судом міста Києва рішення по суті даної справи відмовлятися від охорони в Україні знака для товарів і послуг «Nest» за міжнародною реєстрацією №911230.

Вказану заяву мотивовано тим, що передання Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.) виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку за міжнародною реєстрацією №911230 іншій особі (фізичній чи юридичній), а також повна чи часткова відмова від охорони в України вказаного знака може спричинити затягування розгляду даної справи (внаслідок виникнення необхідності заміни первісного відповідача належним відповідачем), вплинути на підвідомчість та підсудність даного спору, а також може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду у даній справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.01.2016 поновлено провадження у справі №910/27345/15.

Господарський суд міста Києва, розглянувши заяву ТОВ «Юридична фірма «Дроід», вважає за необхідне її задовольнити.

Відповідно до статті 66 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно з частиною першою статті 67 ГПК України позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачеві вчиняти певні дії та забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідно до пункту 2 статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Пунктами 1 та 2 статті 8 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1981 (набрала чинності для України: 25.12.1991; далі - Мадридська угода) встановлено, що Відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі.

Згідно з пунктом 88 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», зокрема, у разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Згідно зі статтею 8 bis Мадридської угоди власник міжнародної реєстрації може в будь-який час відмовитися від охорони в одній чи декількох Договірних країнах шляхом подачі заяви у відомство своєї країни для повідомлення Міжнародному бюро, яке повідомляє про це країни, яких стосується відмова. Відмова від охорони не обкладається ніяким збором.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Отже, передача Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.) прав на знак для товарів і послуг «Nest» за міжнародною реєстрацією №911230 або ж відмова від цієї реєстрації призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору; неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв'язку із наявністю нових власників торговельної марки або відсутністю будь-якого власника; а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

- заборони Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.) здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Nest» за міжнародною реєстрацією №911230;

- заборони Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.) відмовлятися від охорони в Україні знака для товарів і послуг «Nest» за міжнародною реєстрацією №911230, -

є пов'язаними з предметом спору у справі №910/27345/15 та спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Стосовно заборони Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.) до винесення господарським судом міста Києва рішення по суті даної справи здійснювати дії (подавати заяви, клопотання тощо), пов'язані з внесення до Міжнародного реєстру будь-яких змін, пов'язаних із зміною особи власника (власників) знака для товарів і послуг «Nest» за міжнародною реєстрацією №911230, то слід зазначити, що вказані дії фактично є елементами передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Nest» за міжнародною реєстрацією №911230, а тому як окрема вимога задоволенню не підлягають.

Відповідно до статті 115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Керуючись статтями 66, 67 і 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Дроід» про вжиття заходів до забезпечення позову у справі №910/27345/15 задовольнити частково.

2. Вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.; Via del Redentore, 62 I-31030 Altivole (Treviso), Italy) здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Nest» за міжнародною реєстрацією №911230;

- заборони Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.; Via del Redentore, 62 I-31030 Altivole (Treviso), Italy) відмовлятися від охорони в Україні знака для товарів і послуг «Nest» за міжнародною реєстрацією №911230.

3. У вжитті решти заходів до забезпечення позову відмовити.

4. Боржником за даною ухвалою є Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.; Via del Redentore, 62 I-31030 Altivole (Treviso), Italy).

5. Стягувачем за даною ухвалою є товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Дроід» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 27, офіс 104; ідентифікаційний код 38897174).

6. Дана ухвала підлягає обов'язковому виконанню на всій території України з моменту її винесення, а саме з 18.01.2016.

7. Строк пред'явлення даної ухвали до виконання складає один рік з моменту її винесення, тобто до 18.01.2017.

Ухвалу може бути оскаржено у встановленому законодавством України порядку.

Суддя О. Марченко