ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2016 року Справа № 910/7339/14

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Прокопанич Г.К.

розглянув касаційні скарги BELVEDERE Societe Anonyme (БЕЛЬВЕДЕР С.А.), Бокер Франція та товариства з обмеженою відповідальністю "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП", м. Черкаси,

на рішення господарського суду міста Києва від 30.06.2015

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.11.2015

зі справи № 910/7339/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі - ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ"), м. Київ,

до 1. BELVEDERE Societe Anonyme (БЕЛЬВЕДЕР С.А.) (найменування змінено на Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine&Spirits) далі - Компанія), Бокер Франція,

2. Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

3. товариства з обмеженою відповідальністю "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП" (далі - ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП"), м. Черкаси,

про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А на знак для товарів і послуг.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - Тищенко О.Ю. предст. (дов. від 01.09.2015)

відповідачів - 1. Олійник К.С. предст. (дов. від 12.11.2015)

2. Костенко К.О. предст. (дов. від 21.11.2014)

3. не з'явився

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Компанії [найменування змінено на Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine&Spirits)], Служби та ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП" (з урахуванням заяви про залученні до участі у справі іншого відповідача та зміну предмета позову) про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А на знак для товарів і послуг "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький" щодо обмеженого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП); зобов'язання Служби здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А на знак для товарів і послуг "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький"; зобов'язання Служби повідомити міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А на знак для товарів і послуг "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький".

Рішенням господарського суду міста Києва від 30.06.2015 зі справи № 910/7339/14 (суддя Зеленіна Н.І.) у задоволенні позову відмовлено.

Прийняте судове рішення з посиланням на приписи статей 16, 18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) мотивовано відсутністю підстав для дострокового припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А на знак для товарів і послуг "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький", у зв'язку з доведеністю ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП" факту використання ним торговельної марки "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький" щодо товарів, для яких її зареєстровано, шляхом укладення договорів, які спрямовані на використання зареєстрованого знака та на випуск горілки "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький". Місцевий господарський суд у прийнятті рішення виходив з того, що трирічний строк невикористання знака для товарів і послуг у даному випадку необхідно обчислювати з дати реєстрації знака на ім'я ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП", а саме з 11.12.2014.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.11.2015 (судді Пантелієнко В.О. - головуючий, Доманська М.Л., Остапенко О.М.) рішення місцевого господарського суду скасовано та прийнято нове рішення про задоволення позову.

Постанову апеляційного господарського суду мотивовано невикористанням спірної торговельної марки в Україні щодо товарів 33 касу МКТП протягом трьох років. При цьому апеляційний господарський суд виходив з того, що спірна міжнародна реєстрація № 662220А є похідною від базової міжнародної реєстрації № 662220, з огляду на що трирічний строк невикористання знака у даному випадку повинен обчислюватися з дати публікації відомостей про базову міжнародну реєстрацію торговельної марки за попереднім власником - Компанією BELVEDERE Societe Anonyme.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Компанія просить судові акти попередніх інстанцій зі справи скасувати з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції, внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП" просить постанову апеляційного господарського суду скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі. Скаргу мотивовано прийняття оскаржуваного судового акта з порушенням норм матеріального права.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

23.12.2015 судом одержано заяву від Компанії про зміну найменування відповідачем-1 на Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine&Spirits).

Судом одержано клопотання від ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП" про відкладення розгляду касаційної скарги, у зв'язку з неможливістю направити у судове засідання представника відповідача-3 через складні погодні умови.

Оскільки відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представника сторони, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні, клопотання про відкладення розгляду касаційної скарги судом не задоволено. При цьому, Вищий господарський суд України враховує законодавчо обмежений строк розгляду касаційної скарги, визначений приписами статті 111-8 ГПК України.

Перевіривши повноту встановлення місцевим та апеляційним господарськими судами обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-1 та відповідача-2, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційних скарг з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями в справі, зокрема встановлено, що:

- на підставі базового свідоцтва на знак для товарів і послуг Франції "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький" № 96614266 від 05.03.1996 року Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності 19.08.1996 року на ім'я Компанії зареєстровано міжнародну реєстрацію № 662220 на знак для товарів і послуг "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький" для товарів 33 класу МКТП, про що здійснено відповідну публікацію 10.01.1997 року в бюлетені ВОІС № 1996/16;

- 16.07.1998 означена міжнародна реєстрація № 662220 знаку для товарів і послуг "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький" була зареєстрована в Україні на ім'я Компанії для обмеженого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: "алкогольні напої (за виключенням пива), лікери, горілка, спирти плодові, виключно що походять з України", про що було здійснено публікацію в бюлетені "Промислова власність" № 1998/11;

- за договором від 17.10.2013 № 1710-2013 про передачу прав власності на знак для товарів і послуг, який укладений Компанією та ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП", відповідач-3 отримав права на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 662220;

- 11.12.2014 здійснено окрему міжнародну реєстрацію № 662220А на знак для товарів і послуг "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький" за ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП", у зв'язку з частковою передачею права власності на знак (поряд з номером базової реєстрації проставлено літеру "А");

- згідно з договором від 04.01.2013 № 04.01-13 відповідач -3 замовив виготовлення поліграфічної продукції. У специфікації до договору погоджено найменування продукції - етикетки "BOHDAN CHMIELNICKI";

- на підставі договору про надання послуг від 22.01.2015 № 2201/БХ-2015 відповідач-3 замовив послуги по розробці ідеї та маркетингової стратегії, а також по просуванню горілки "BOHDAN CHMIELNICKI (Бохдан Хмельницький);

- на підставі договору від 22.01.2015 № 22/01-15 відповідач-3 замовив скляну продукцію для ТМ "BOHDAN CHMIELNICKI", піддон та щит притискний.

Причиною виникнення спору стало питання щодо наявності правових підстав для дострокового припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А, у зв'язку з невикористанням торговельної марки протягом останніх трьох років до звернення позивача з позовом до суду.

Відповідно до частини третьої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Отже, зазначеним спірній торговельній марці на території України надана така сама правова охорона, як і у випадку, якщо б вона була заявлена на реєстрацію безпосередньо в Україні.

За приписами пункту 4 статті 18 Закону № 3689 якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до статті 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 17 цього Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Отже, аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Водночас згідно з пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Такі правові позиції викладено і в пункті 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

Як з'ясовано судом апеляційної інстанції відповідачами не подано доказів на підтвердження наявності на ринку (території) України товарів та/або послуг під зареєстрованою спірною торговельною маркою. Відомостей щодо використання спірної торговельної марки в Україні іншими особами під контролем Компанії до подання позову також не встановлено.

При цьому апеляційний господарський суд, на відміну від місцевого господарського суду обґрунтовано виходив з того, що публікація відомостей 11.12.2014 про передачу відповідачу-3 прав за міжнародною реєстрацією № 662220А на знак для товарів і послуг щодо України є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід передбачених законодавством прав та обов'язків до правонаступника і не є підставою для припинення прав та обов'язків, що виникли у зв'язку з базовою міжнародною реєстрацією знаку для товарів і послуг № 662220. У зв'язку з чим, обчислення місцевим господарським судом трирічного строку невикористання знака, починаючи з 11.12.2014 є помилковим.

Пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 обов'язок з доказування наявності поважних причин невикористання торговельної марки покладено на власника торговельної марки.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

У розгляді справи судами попередніх інстанцій Компанією (яка на час пред'явлення позову була власником міжнародної реєстрації) не наведено будь-яких доводів щодо причин невикористання торговельної марки протягом останніх трьох років до звернення позивача з позовом до суду про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації (18.04.2014).

Надані відповідачем-3 договори, які за твердженням останнього спрямовані на використання відповідачем-3 зареєстрованого знака та на випуск горілки "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький" датовані 2015 роком, у зв'язку з чим обґрунтовано відхилені апеляційним господарським судом, оскільки докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг повинні бути обмежені трирічним строком до звернення позивача з позовом до суду (тобто, коли власником міжнародної реєстрації була Компанія). Відсутність такого обмеження призвела б до того, що після закінчення трирічного строку невикористання знака та після звернення зацікавленої особи з позовом до суду про дострокове припинення дії свідоцтва (міжнародної реєстрації) власник мав би змогу посилатися на факт добросовісного використання торговельної марки безпосередньо у період розгляду відповідної справи у суді, що у свою чергу фактично призводило б до необхідності відмовляти у задоволенні позовних вимог навіть без дослідження доказів використання чи невикористання знака протягом визначеного Законом № 3689 трирічного строку.

Посилання на договір від 04.01.2013 № 04.01-13 про виготовлення поліграфічної продукції обґрунтовано відхилено судом апеляційної інстанції, у зв'язку з відсутністю доказів його фактичного виконання.

Факт відсутності на ринку (території) України відповідних товарів 33 класу МКТП, маркованих зареєстрованим позначенням унеможливлює виникнення у споживачів в Україні асоціації спірної торговельної марки з товарами чи послугами Компанії або ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП".

Посилання Компанії у касаційній скарзі на причини невикористання торговельної марки протягом останніх трьох років до звернення позивача з позовом до суду не можуть бути оцінені судом касаційної інстанції, з огляду на те, що пов'язані з установленням обставин справи та здійсненням оцінки доказів у ній, на які Компанія не посилалася в суді першої інстанції (у суді апеляційної інстанції відповідач-1 не обґрунтував неможливості подання відповідних доказів до суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього) відповідно, які не оцінювалися судами попередніх інстанцій на предмет їх наявності та поважності. Касаційна ж інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 1117 ГПК України). Неподання Компанією доказів на підтвердження певних обставин (у тому числі відсутність посилання на такі обставини взагалі) під час вирішення спору місцевим господарським судом не може бути компенсоване у суді касаційної інстанції. Крім того, у даному випадку Вищий господарський суд приймає до уваги тривалість невикористання відповідної торговельної марки за міжнародною реєстрацію № 662220А, яка діє на території України з 19.08.1996 (арк. справи 19 том ІІ).

Доводи ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП", які викладені у касаційній скарзі не знаходять підтвердження за матеріалами справи та спростовуються згаданими законодавчими приписами і встановленими попередньою судовою інстанцією фактичними обставинами, додаткова перевірка яких (обставин) перебуває поза визначеними статтею 1117 ГПК України межами перегляду справи в касаційній інстанції.

Твердження ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП" щодо порушення позивачем виключних майнових прав інтелектуальної власності відповідача-3 як власника міжнародної реєстрації, шляхом використання схожого до ступеня змішування позначення не приймається до уваги, оскільки зазначене питання знаходиться поза межами вирішення даного спору.

Визначених процесуальним законом підстав для скасування постанови апеляційного господарського суду не вбачається.

Керуючись статтями 1117 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В:

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.11.2015 у справі № 910/7339/14 залишити без змін, а касаційні скарги BELVEDERE Societe Anonyme (БЕЛЬВЕДЕР С.А.) та товариства з обмеженою відповідальністю "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП" - без задоволення.

Суддя В. Палій

Суддя Б. Львов

Суддя Г. Прокопанич