УХВАЛА

21.12.2015Справа № 910/21617/15

За позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця", м. Київ

до 1) Компанії "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ), Австрія

2) Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ

про визнання патенту недійсним

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Древицький О.В., Саєнко О.Д.;

від відповідача-1: Кириченко І.А.;

від відповідача-2: Запорожець Л.Г.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ) (далі-відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-2) про:

- визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 15.03.2004, власником якого є Компанія "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 15.03.2004, виданого компанії Мегаінфарм ГмбХ до Державного реєстру патентів України на винаходи;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України оприлюднити в офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 15.03.2004, власником якого є Компанія "Megainpharm GmbH".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що винахід за патентом № НОМЕР_2 не відповідає критеріям патентоздатності «новизна» та «винахідницький рівень».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28.09.2015 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи. Зокрема, зобов'язано позивача у строк до 04.09.2015 надати суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на німецьку мову ухвали суду від 25.08.2015 та позовної заяви з додатками у двох примірниках.

28.09.2015 через загальний відділ діловодства суду представником позивача на виконання вимог ухвали суду від 25.08.2015 подано належним чином нотаріально завірені копії перекладу на німецьку мову ухвали суду від 25.08.2015 та позовної заяви з додатками.

У судовому засіданні 28.09.2015 представник позивача надав пояснення, зокрема, щодо тривалого виконання вимог ухвали суду від 25.08.2015.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.09.2015 розгляд справи відкладено та призначено судове засідання на 07.12.2015, зокрема, зобов'язано позивача надати суду належним чином нотаріально завірену копію перекладу на німецьку мову ухвали суду від 28.09.2015 у двох примірниках у строк до 12.10.2015.

15.10.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача на виконання вимог ухвали суду від 28.09.2015 подав належним чином нотаріально завірені копії перекладу на німецьку мову ухвали суду від 28.09.2015.

07.12.2015 судове засідання не відбулося у зв'язку із проходженням суддею Бондарчук В.В. щорічної підготовки у Національній школі суддів України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2015 судове засідання призначено на 21.12.2015 за участю представників сторін.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та надав клопотання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в якому просить суд призначити у справі № 910/21617/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи відповідає кожен винахід з групи винаходів за патентом України № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 15.03.2004 умові патентоздатності «винахідницький рівень»?;

- Чи відповідає кожен винахід з групи винаходів за патентом «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 15.03.2004 умові патентоздатності «новизна»?

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позовних вимог та надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що у провадженні Господарського суду міста Києва перебувала справа № 910/13320/13 за позовом Megainpharm GmbH (Мегаінфарм) до 1) Міністерства охорони здоров'я України, 2) Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про припинення порушення прав власника патенту України № НОМЕР_2 на винахід. Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.12.2014 позовні вимоги задоволено частково, зокрема судом зобов'язано Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" припинити використання у будь-який спосіб винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1", який охороняється патентом України № НОМЕР_2 і належить Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ; 9082 Maria Wоrth, Wurthrsee-Sоduferstr.163 c 5, Austria). Зобов'язано Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" припинити дії щодо введення в цивільний обіг лікарського засобу "Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин; 0,1мг/мл по 5 мл у флаконах №1), в якому використано винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_2, володільцем якого є Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ; 9082 Maria Wоrth, Wurthrsee-Sоduferstr.163 c 5, Austria).

Також, представник відповідача-1 надав заяву про застосування строку позовної давності, обґрунтовуючи тим, що строк позовної давності на подання позову про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» відраховується від дати пріоритету заявки посадової особи позивача - ОСОБА_5 на патент № 62132 від 10.08.2011 на корисну модель, а саме з 14.02.2011, оскільки прототипом заявленої корисної моделі вказано винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 15.03.2004, отже позивачу було відомо про існування патенту України № НОМЕР_2 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» з 14.02.2011, тобто строк позовної давності на звернення до суду про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2 закінчився на початку 2014, а тому просить суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог внаслідок пропуску строку позовної давності.

Крім того, представник відповідача-1 надав заяву про залучення до участі у справі третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору, мотивуючи тим, що 01.03.2013 між Компанією "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ) (далі - ліцензіар) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (далі - ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 01-03-13 на використання винаходу, відповідно до якого ліцензіар надає ліцензіату на термін дії даного договору за винагороду невиключне право (невиключну ліцензію) на використання винаходу за патентом України № НОМЕР_2 від 15.03.2004 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» (заявка № НОМЕР_1 від 20.03.2001) - на території України, у зв'язку з чим просить суд заучити фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 у якості третьої особи із самостійними вимоги на предмет спору.

Розглянувши подане відповідачем-1 клопотання, суд відзначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 26 ГПК України, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу до прийняття рішення господарським судом, подавши позов до однієї або двох сторін. Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу господарський суд виносить ухвалу. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача.

У п. 1.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено, що вступ у справу третьої особи, яка має самостійні вимоги на предмет спору, можливий тільки на підставі її позовної заяви, що повинна відповідати вимогам статей 54 - 57 ГПК, а не за клопотанням сторін, прокурора або з ініціативи господарського суду (стаття 26 ГПК). Питання про прийняття такої заяви, відмову в її прийнятті або про її повернення вирішується на загальних підставах згідно зі статтями 61 - 63 ГПК. Зокрема, дійшовши висновку про те, що у відповідній заяві не зазначено обставин, на яких ґрунтується вимога третьої особи, та/або доказів, що підтверджують ці обставини, суд повертає заяву на підставі пункту 3 частини першої статті 63 названого Кодексу. Якщо ж така третя особа звертається з позовом, вимоги за яким не є тотожними вимогам за первісним позовом, позов третьої особи може бути повернуто на підставі пункту 5 частини першої статті 63 ГПК, оскільки третя особа може бути допущена до участі у справі лише тоді, коли її самостійна вимога стосується предмета спору між позивачем і відповідачем у справі.

Таким чином, вищенаведені норми визначають самостійність інституту вступу третьої особи, яка має самостійні вимоги на предмет спору та можливе тільки на підставі її позовної заяви.

За таких обставин, суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача-1 про залучення до участі у справі третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору.

Представник відповідача-2 заперечив проти задоволення позовних вимог та надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що питання відповідності патенту України № НОМЕР_2 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» умовам патентоздатності, а саме критеріям «новизна» та «винахідницький рівень», не є правовим питанням, а тому потребує спеціальних знань.

Також, відповідач-2 надав клопотання, в якому просить суд призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи спростовують новизну винаходу за патентом України № НОМЕР_2 відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до дати подачі заявки № 2001 010041?

- Чи є очевидним для фахівця (тобто випливає явно з рівня техніки) сукупність ознак винаходу за патентом України № НОМЕР_2 на досягнення заявленого у ньому технічного результату?

Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання сторін та призначає у справі № 910/21617/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, буд. 11, корп. 4, поверх 13).

У зв'язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі №910/21617/15 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, ?

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/21617/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, буд. 11, корп. 4, поверх 13).

2. На вирішення судового експерта винести наступне питання:

- Чи містить винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 15.03.2004 винахідницький рівень?;

- Чи відповідав винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 15.03.2004 критерію патентоздатності «новизна» (на дату подання заявки № НОМЕР_1 від 20.03.2001)?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця".

4. Зобов'язати судового експерта направити на адресу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов'язати Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

7. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/21617/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 910/21617/15 надіслати до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, буд. 11, корп. 4, поверх 13).

Суддя Бондарчук В.В.