ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2015 року Справа № 904/6500/14

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Подобєд І.М. (доповідач),

суддів: Величко Н.Л., Іванов О.Г.

секретар судового засідання Погорєлова Ю.А.

представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 представник, довіреність №б/н від 11.08.15

від відповідача: ОСОБА_2 представник, довіреність №20/02-15 від 20.02.15

від третьої особи: не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Український бекон" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2015р. у справі №904/6500/14

за позовом Приватного акціонерного товариства "Український бекон", с.Водяне-2, Костянтинівський район, Донецька область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс", м.Дніпропетровськ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт", м.Миронівка, Київська область

про визнання дій відповідача недобросовісною конкуренцією та зобов'язання відповідача припинити використання позначення

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2015р. у справі №904/6500/15 (суддя Загинайко Т.В.) відмовлено в позові Приватного акціонерного товариства "Український бекон" до Приватного акціонерного товариства "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" про визнання дій відповідача з використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів недобросовісною конкуренцією та про зобов'язання відповідача припинити використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів.

Означене рішення суду першої інстанції вмотивовано тим, що позивачем не доведено обставин, на які він посилається як підставу своїх вимог, дії відповідача не порушують право позивача на знак для товарів та послуг, зареєстрований відповідно до свідоцтва 25.04.2012р. №155354 на знак для товарів і послуг, та не є недобросовісною конкуренцією. Оскільки позначення "Олів'є", яке використовується відповідачем при виготовленні продукції, не є схожим або спорідненим зі знаком для товарів та послуг "Оригінальне Олів'є від Бащинського" настільки, що їх можна сплутати або таке використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, позивач не має виключного права забороняти відповідачу використовувати при виготовленні продукції позначення "Олів'є".

ПрАТ "Український бекон" (позивач), не погодившись із означеним рішенням місцевого господарського суду, звернувся до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій вважає, що при ухваленні рішення судом неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, порушені норми матеріального та процесуального права, зокрема: ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", ст.ст. 32, 43 ГПК України. Просить рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2015р. у справі №904/6500/15 скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

В обґрунтування своїх доводів, позивач посилається на те, що ПрАТ "Український бекон" з 2008 року здійснило значну та серйозну підготовку щодо виготовлення та реалізації ковбаси з використанням позначення "Олів'є", а відповідач неправомірно скористався набутою діловою репутацією ПрАТ "Український бекон", як виробника ковбаси вареної "Олів'є", та здійснив виготовлення на своєму підприємстві і подальше поширення на споживчому ринку України ковбаси вареної з використанням ідентичного позначення - "Олів'є" та схожого до ступеня змішування оформлення упакування продукції. Звертає увагу суду на те, що підставою та обґрунтуванням позову є норми Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", предметом спору не є оскарження або захист прав інтелектуальної власності, а є встановлення факту недобросовісної конкуренції з боку відповідача та її припинення у відповідності до ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". На думку скаржника, суд першої інстанції проігнорував норми конкурентного законодавства, зробивши висновки лише на підставі норм права інтелектуальної власності. Також, скаржник вважає, що суд в основу рішення поклав результати судової експертизи, висновки якої суперечать матеріалам справи та відповідям на питання, які були поставлені судовому експерту. Зазначає, що з приводу неоднозначних висновків судової експертизи ПрАТ "Український бекон" було подано клопотання про призначення повторної експертизи та про виклик в судове засідання судового експерта, але клопотання про призначення судової експертизи було безпідставно проігноровано судом першої інстанції, а ухвалу суду про виклик судового експерта останнім не виконане. Таким чином, на думку скаржника, суд не дослідивши всіх протиріч судової експертизи, без отримання додаткових пояснень судового експерта, безпідставно ухвалив судове рішення.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.10.2015р. у справі №904/6500/14 апеляційну скаргу ПрАТ "Український бекон" прийнято до провадження, а розгляд справи призначено в судовому засіданні на 16.11.2015р. о 12:00 год.

ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" (відповідач) у відзиві на апеляційну скаргу вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню та просить рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2015р. у справі №904/6500/14 залишити без змін.

Відповідач звертає увагу суду, що заявлене позивачем не відповідає фактичним обставинам справи, зазначає, що позивач не наводить та не долучає жодних та допустимих, в розумінні ст. 34 ГПК України, доказів того, що саме ПрАТ "Український бекон" є засновником (винахідником, творцем, автором) та власником саме позначення "Олів'є", в розумінні ст.ст. 1, 5, 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що використовується у господарській діяльності багатьох інших, крім відповідача, виробників м'ясоковбасної продукції та, таким чином, є актом недобросовісної конкуренції у вигляді використання власне позначення "Олів'є" та упакування продукції, що виробляється відповідачем із позначенням "Олів'є". Натомість, позивачем в якості основного аргументу (доказу) надано Свідоцтво №155354 від 25.04.2012р., відповідно до якого, в якості знака для товарів і послуг (позначення), зареєстровано не слово/позначення "Олів'є", а комбіноване позначення (кольорове зображення композиції), що складається зі слів "оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського", як окремих елементів позначення, які окремо один від одного - не є об'єктами правової охорони. Відповідач вважає також, що в даній справі відсутні підстави для призначення та проведення повторної експертизи, адже перша експертиза була призначена та проведена саме за клопотанням позивача, надано відповіді на поставлені питання, крім того відсутній факт визнання висновку проведення експертизи необґрунтованим.

До Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшли пояснення від ПАТ "Миронівський хлібопродукт", в яких третя особа підтримує викладені позивачем в апеляційній скарзі підстави для скасування рішення господарського суду та просить прийняти постанову, якою скасувати рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2015р. у справі №904/6500/14 та задовольнити позовні вимоги ПрАТ "Український бекон" у повному обсязі. Також ПАТ "Миронівський хлібопродукт" просить розглянути апеляційну скаргу без участі свого представника.

В судових засіданнях представник позивача підтримував доводи апеляційної скарги, просив її задовольнити. Представник відповідача просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги з підстав, наведених у відзиві на апеляційну скаргу.

В судовому засіданні 09.12.2015р. Дніпропетровським апеляційним господарським судом було частково задоволено клопотання представника позивача про виклик в судове засідання судових експертів та направлений запит Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з переліком питань, запропонованих позивачем, у зв'язку з чим за клопотанням сторін строк вирішення спору продовжений на 15 днів, а розгляд справи відкладений з призначенням судового засідання на 23.12.2015р. 14:00 год.

22.12.2015р. до канцелярії Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшла відповідь судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_3 та повідомлено, що експерт ОСОБА_4 на даний час у Київському НДІСЕ не працює.

В судовому засіданні 23.12.2015р. за результатами обговорення відповідей на питання позивача, які були надані судовим експертом ОСОБА_3, представник позивача заявив усне клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи, оскільки, на твердження представника позивача, висновки судової експертизи не відповідають матеріалам справи, є суперечливими, а отримані відповіді на додаткові питання не в повній мірі відповідають поставленим питанням. Представник відповідача зі своєї сторони заперечував на задоволенні клопотання позивача з приводу призначення повторної судової експертизи. Дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи сторін, колегія суддів відмовила в задоволенні клопотання позивача про призначення у даній справі повторної судової експертизи через відсутність для цього передбачених законом підстав.

В судовому засіданні 23.12.2015р. колегією суддів був завершений розгляд апеляційної скарги по суті спору та проголошено вступну та резолютивну частину постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду у даній справі.

Відповідно до ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, в процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Відповідно до положень ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги та заперечень проти неї, перевіривши повноту встановлених місцевим господарським судом обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, колегія суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У серпні 2014 року Приватне акціонерне товариство "Український бекон" (позивач) звернувся з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "М'ясна фабрика "Фаворит плюс", в якому просив визнати дії відповідача з використання позначення "ОЛІВ'Є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів недобросовісною конкуренцією та зобов'язати відповідача припинити використання позначення "ОЛІВ'Є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що ПрАТ "Український бекон", яке є правонаступником ПП "Український бекон", було першим підприємством на українському ринку, яке придумало та розпочало з 2008 року виготовлення ковбаси під назвою "Олів'є", а у 2011 році почало виробництво ковбаси під назвою "оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського". При цьому здійснило значну та серйозну підготовку для початку виготовлення цієї продукції, а також налагодженню шляхів її збуту на території України та безпосередньої її реалізації. За твердженням позивача, відповідач, державна реєстрація якого відбулася лише у 2010 році, без дозволу позивача також використовує при виготовленні своєї продукції позначення "ОЛІВ'Є", яке є повністю ідентичним з позначенням, яке було започатковане та поширене ПрАТ "Український бекон". Вважає, що такі неправомірні дії відповідача призводять або можуть призвести до великого ступеня змішуваності продукції, яка виготовляється цими спорідненими за видами діяльності підприємствами, а до того ж свідчать про неправомірне користування діловою репутацією позивача, яка полягає в тому, що саме позивач першим розпочав виробництво продукції з такою назвою та здійснило подальше її закріплення на ринку м'ясо-ковбасних виробів серед споживачів. Вважає, що в діях відповідача є всі ознаки недобросовісної конкуренції по відношенню до господарської діяльності позивача, яка пов'язана з виготовленням та реалізацією продукції - ковбаса "ОЛІВ'Є".

Як встановлено з матеріалів справи, згідно витягу зі Статуту Приватного акціонерного товариства "Український бекон" (а.с. 47-50 т. 1) позивач є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Український бекон", та є правонаступником всього майна, прав та обов'язків що було створено згідно з рішенням установчих зборів від 17.12.2008 року шляхом перетворення Приватного підприємства "Український бекон" у Закрите акціонерне товариство "Український бекон". Приватне підприємство "Український бекон" було зареєстровано Костянтинівською районною державною адміністрацією Донецької області внаслідок зміни назви Приватного підприємства "Свінокомплекс "Тарасівський" згідно рішення засновника №2 від 08.07.2005 року.

Позивач вказує, що його правопопередник - Приватне підприємство "Український бекон" є першим з українських м'ясопереробних підприємств, яке придумало та розпочало виготовлення ковбаси під назвою "Олів'є" з використання ідентичного позначення, на підтвердження чого надало до матеріалів судової справи: копію виписки з ТУ У 15.1-2:2007 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки" зі змінами (а.с. 51-57 т. 1), копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.07.2012 року №05.03.02-04/72521 (а.с. 58-59 т. 1), копію договору купівлі-продажу №7/02-01 від 02.01.2008 року зі специфікацією (а.с. 10-14 т. 1), копію чеку №144 від 12.06.2014 року (а.с. 15 т. 1), копію оригінал - макету упакування ковбаси "ОЛІВ'Є", яка виготовлялась ПП "Український бекон" (а.с. 16 т.1), копію оригінал - макету упакування ковбаси "ОЛІВ'Є", яка виготовлялась ЗАТ "Український бекон" (а.с. 17 т. 1), копію оригінал - макету упакування ковбаси "оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського" (а.с. 18 т. 1), копію оригінал - макету упакування ковбаси "оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського" від 18.03.2013 року (а.с. 19 т. 1), копію договору поставки №Уп-0001-08 від 01.02.2008 року зі специфікацією №1 від 01.02.2008 року (а.с. 20-22 т. 1), копію договору поставки №Уп-00200-08 від 24.12.2008 року з додатковою угодою №1 (а.с. 23-25 т. 1), копії транспортних накладних №668507 від 13.02.2008 року, №668545 від 13.02.2008р., №668554 від 14.02.2008р., №668552 від 14.02.2008р., №668732 від 22.02.2008р. (а.с. 26-35 т. 1), фотокопію упакування продукції ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" - ковбаса "ОЛІВ'Є" (а.с. 36-39 т. 1), фотокопію упакування продукції ПрАТ "Український бекон" - ковбаса "оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського" (а.с. 40-41 т. 1), оригінал експертного висновку спеціаліста від 23.09.2014 року №322/14 (а.с. 123-133 т. 1), копію змін №7 до ТУ У 15.1-2:2007 (а.с.139-142 т. 1), копію договору поставки №777-г від 30.12.2009р. з додатковими угодами №1 та №2 (а.с.143-147 т. 1), копію накладної від 01.12.2010р. (а.с. 148-155 т. 1), копію накладної від 04.12.2011р. (а.с. 155-159 т. 1), копію договору поставки №1825-г від 30.12.2011р. (а.с. 160-162 т. 1), копію накладної від 01.12.2012р. (а.с. 163-166 т. 1), копію договору поставки №0637-г від 29.12.2012р. (а.с. 167-169 т. 1), копію накладної №536 від 24.05.2013р. (а.с. 170-173 т. 1), копію накладної від 28.01.2013р. (а.с. 174-178 т. 1), копію накладної №937 від 18.09.2014р. (а.с. 179-183 т. 1).

Заперечуючи факт, що позивач першим в Україні почав випускати та реалізовувати ковбасу під назвою "ОЛІВ'Є", відповідач вказував на те, що на території України такий продукт виробляють та реалізують, крім позивача та відповідача, ще й інші підприємства, зокрема, ТОВ "Роганський м'ясокомбінат", ПАТ "Горловський м'ясокомбінат", ТОВ "Салтовський м'ясокомбінат", ТОВ "Глобінський м'ясокомбінат", ТОВ "Тульчинм'ясо" ТОВ "Черкаська продовольча компанія", ТОВ "Алан", ТОВ "Безлюдівський м'ясокомбінат", ПАТ "Кременчукм'ясо", ТОВ "Полтавський м'ясокомбінат", на підтвердження чого надав до матеріалів судової справи: копії зображень упаковок ковбаси "ОЛІВ'Є" різних виробників (а.с. 71-76 т. 1).

Зі своєї сторони відповідач надав докази здійснення реалізації та випуску ним такого продукту, як ковбаса варена "ОЛІВ'Є" з липня 2011 року, що підтверджується: договорами поставки та відповідними накладними: договір №260 від 01.07.2011 року та видаткова накладна № від 08.07.2011р. (а.с. 97-98, 99-100 т. 1), договір № 168 від 01.07.2011р. та видаткова накладна № від 10.07.2011р. (а.с. 94-95, 96 т. 1), договір №185 від 01.07.2011р. та видаткова накладна №4431524 від 10.07.2011р. (а.с. 87-88, 90-93 т. 1), договір №405 від 04.07.2011р. та видаткова накладна № від 17.07.2011р. (а.с. 82-84, 86 т.1).

Крім того, відповідач стверджує, що при порівнянні дизайнів (зовнішнього вигляду) упаковок продукції позивача та відповідача, є очевидним той факт, що ці дизайни не є схожими до ступеня змішування, на підтвердження чого надав до матеріалів судової справи висновок патентного повіреного ОСОБА_5 №14 від 12.09.2014р. (а.с. 102-105 т. 1).

Згідно цього Висновку: 1.Упаковка ковбаси вареної із м'яса птиці "Олів'є" виробництва ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" не є копією зовнішнього вигляду упаковки ковбаси вареної "Оригінальне Олів'є від Бащинського" виробництва ПАТ "Український бекон". 2.Використання упаковки ковбаси вареної із м'яса птиці "Олів'є" виробництва ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" не може привести до змішування з діяльністю ПАТ "Український бекон".

Таким чином, відповідач не заперечує факт випуску ним та реалізації продукції - ковбаси вареної, на упаковці якої в позначенні продукту використано слово "ОЛІВ'Є", однак вважає, що позивач не довів належними доказами того, що він першим використав це позначення товару та що використання відповідачем схожого за виглядом позначення порушує права позивача.

Матеріали справи містять зразки етикеток з упаковки ковбаси вареної "Оригінальне Олів'є від Бащинського" виробництва ПП "Український бекон" та ковбаси вареної із м'яса птиці "ОЛІВ'Є" ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" (а.с. 200 т. 1).

Для отримання відповідей на питання ступеня змішування упаковки та позначень продукції ПрАТ "Український бекон" та ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" позивач звертався до атестованого ппатентного повіреного ОСОБА_6

Згідно експертного висновку спеціаліста, підготовленого повіреним України №282 ОСОБА_6 Всеукраїнської Асоціації патентних повірених (ВАПП) вих. №322/14 від 23.09.2014р. (а.с. 123-135 т.1):

1. Упаковки ковбасних виробів Приватного акціонерного товариства "Український бекон" та Товариства з обмеженою відповідальністю "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" є схожими до ступені змішування. Зазначена схожість з великою ймовірністю приводить до введення в оману споживачів стосовно виробника ковбасних виробів "ОЛІВ'Є".

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" порушує авторські права на художній дизайн упаковки ковбасних виробів "ОЛІВ'Є", які належать Приватному акціонерному товариству "Український бекон".

3. Позначення "ОЛІВ'Є", яке використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" на упаковці ковбасних виробів є схожим до ступені змішування з позначенням "ОЛІВ'Є" на упаковці ковбасних виробів ПрАТ "Український бекон".

4. Упаковка ковбасних виробів Товариства з обмеженою відповідальністю "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" є схожою до ступені змішування з упаковкою ковбасних виробів Приватного акціонерного товариства "Український бекон", що призводить чи може призвести до змішування діяльності зазначених суб'єктів господарювання.

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" порушує виключні майнові права власника свідоцтва України №155354 на торговельну марку (знак для товарів і послуг) "оригінальне Олів'є від Бащинського", які належать Публічному акціонерному товариству "Миронівський хлібопродукт". (а.с. 123-133 т. 1).

Відповідно до Технічних умов ТУ У 15.1-2:2007 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки" ЗАТ "Український бекон" є виробником варених ковбас, серед яких є ковбаса з найменуванням "Олів'є" (а.с 54-59 т.1).

В подальшому, з 28.11.2011р. до Технічних умов ТУ У 15.1-2:2007 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки" було внесено зміни №5, згідно з якими було додано найменування ковбасного виробу - "Оригінальне Олів'є від Бащинського" (а.с. 51-57 т. 1) та зміни № 7 (а.с. 139-142 т.1).

Відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №155354, виданого Державною службою інтелектуальної власності України та зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.04.2012р., третя особа - Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт" є власником знаку для товарів і послуг "оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського" відносно товарів класу 29, а саме: балик, бекон, грудинка, заморожені та охолоджені м'ясні напівфабрикати, в тому числі: ковбаски, ковбасні вироби, ковбаса копчена, ковбаса сирокопчена, ковбаса варена, копчення м'ясні, корейка, м'ясні вироби, мясні страви, сосиски, сосиски курячі, шинка, шинка законсервована (а.с. 64-65 або 185-186 т. 1).

30.04.2012р. між третьою особою - Публічним акціонерним товариством "Миронівський хлібопродукт" (ліцензіар) та позивачем - Приватним акціонерним товариством "Український бекон" (ліцензіат) укладено Ліцензійний договір №3004-Г на право користування знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №155354, відповідно до пункту 1.1. якого ліцензіар надає ліцензіату при продажу останнім як своєї продукції, так і продукції ліцензіара, невиключне право на користування знаком для товарів і послуг (оригінальне Олів'є від Бащинського - за свідоцтвом України №155354, за заявкою № m 2011 17806 від 09.11.2011р.), виконаних відповідно до доданої документації (свідоцтв) на використання на території України (а.с. 133-134 т. 2).

Відповідно до частини 1 статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Враховуючи обставини, на які сторони посилалися, як на підставу своїх вимог та заперечень, а також наявність низки питань, роз'яснення яких потребувало спеціальних знань, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.2014р. у даній справі була призначена судова експертиза, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На розгляд експерту господарським судом були поставлені наступні питання:

- Чи є схожим до ступеня змішування позначення "ОЛІВ'Є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" та позначення "ОЛІВ'Є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" на упакуванні продукції? В якій ступені це змішування приводить в оману споживачів відносно виробників ковбасних виробів "ОЛІВ'Є"? Чи використовується позначення "ОЛІВ'Є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" та позначення "ОЛІВ'Є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" щодо однорідних товарів ?

- Чи призводить чи може призвести використання ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" позначення "ОЛІВ'Є" до змішування з діяльністю ПрАТ "Український бекон" з виготовлення та реалізації ковбаси вареної "ОЛІВ'Є" ? Чи є позначення "ОЛІВ'Є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" та позначення "ОЛІВ'Є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" тотожними ? Якщо позначення "ОЛІВ'Є" є тотожними, то чи може ця тотожність або схожість призвести до змішування цих позначень, відповідних товарів, які реалізуються з використанням зазначених вище позначень, діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання ?

- Чи є схожим до ступеня змішування оформлення упакування продукції - ковбаса варена "ОЛІВ'Є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" та оформлення упакування продукції - ковбаса варена "ОЛІВ'Є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" ?

- Чи є схожим до ступеня змішування оформлення упакування продукції - ковбаса варена "ОЛІВ'Є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" та оформлення упакування продукції - ковбаса варена "ОЛІВ'Є", яке використовувалося ПП "Український бекон", ЗАТ "Український бекон", правонаступником яких є ПрАТ "Український бекон"?

- Чи призводить чи може призвести використання ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" оформлення упакування продукції - ковбаса варена "ОЛІВ'Є" до змішування з діяльністю ПрАТ "Український бекон" з виготовлення та реалізації ковбаси вареної "ОЛІВ'Є" ?

- Чи схоже візуально оформлення упакування продукції - ковбаса варена "ОЛІВ'Є" яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" та оформлення упакування продукції - ковбаса варена "ОЛІВ'Є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" по зовнішній формі, змісту, симетрично, за характером зображень, кольором та тонами ?

- Чи є позначення "ОЛІВ'Є", яке нанесене на упакування продукції - ковбаса "ОЛІВ'Є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №155354 ?

На вимогу судових експертів відповідачем надані до матеріалів судової справи: копія свідоцтва на знак для товарів та послуг №121873; копію договору №010711/01 УМ про передачу майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг від 01.07.2011р.; копія ТУ У 15.1-5:2009; копія договору №05/07/11-УП про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на твір - об'єкт авторського права: технічні умови на продукцію від 05.07.2011р.; макет упакування ковбаси "Олів'є" ТМ Ковбасний ряд; Упакування ковбаси "Олів'є" ТМ Ковбасний ряд; оригінали упакування ковбаси "Олів'є" інших виробників (а.с. 29-89 т. 2).

Позивачем на вимогу експертів також надані додатково до матеріалів справи такі документи: копія виписки зі Статуту Приватного акціонерного товариства "Український бекон" (ОСОБА_3 редакція); копія витягу з ЄДРПОУ по ПрАТ "Український бекон"; кольорова копія оригінал-макету упакування ковбаси "ОЛІВ'Є", яка виготовлялась ПП "Український бекон"; кольорова копія оригінал-макету упакування ковбаси "ОЛІВ'Є", яка виготовлялась ЗАТ "Український бекон"; кольорова копія оригінал-макету упакування ковбаси "оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського"; кольорова копія оригінал-макету упакування ковбаси "оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського" від 18.03.2013 року; кольорові зображення упакування продукції "ОЛІВ'Є" виробництва ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс"; кольорові зображення упакування продукції "ОЛІВ'Є" виробництва (а.с. 91-113 т. 2).

Згідно з висновком судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ОСОБА_3 та ОСОБА_7 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.05.2015р. №14460/14461/14-53 на поставлені вище питання були отримані наступні відповіді:

1. (1.). Окремо взяте позначення "Олів'є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" та позначення "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" на упакуванні продукції, без врахування інших елементів, є схожими до ступеня змішування.

2.(1). Використання на упакуванні продукції ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" позначення "Олів'є", не може ввести в оману споживачів щодо виробників ковбасних виробів "Олів'є", а саме ПрАТ "Український бекон".

3.(1). Товари "ковбаса варена", для яких використовує позначення "Олів'є" ПрАТ "Український бекон" та ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс", є тими самими.

4.(2). Використання ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" позначення "Олів'є", не може призвести до змішування з діяльністю ПрАТ "Український бекон" з виготовлення та реалізації ковбаси вареної "Олів'є".

5.(2). Окремо взяте позначення "Олів'є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс", та позначення "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" на упакуванні продукції, без врахування інших елементів, не є тотожними, проте є схожими до ступеня змішування.

6.(2). Окремо взяте позначення "Олів'є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" та позначення "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" на упакуванні продукції, без врахування інших елементів, є схожими до ступеня змішування, проте ця схожість не може призвести до змішування цих позначень, відповідних товарів, які реалізуються з використанням зазначених вище позначень, діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання, оскільки розрізняльну функцію, у даному випадку, виконують інші позначення, нанесені на упакування товару.

7.(3). Оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс", та оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон", не є схожими до ступеня змішування.

8.(4). Оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс", та оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовувалося ПІІ "Український бекон", ЗАТ "Український бекон", правонаступником яких є ПрАТ "Український бекон", не є схожими до ступеня змішування.

9.(5). Використання ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є" не може призвести до змішування з діяльністю ПрАТ "Український бекон" з виготовлення та реалізації ковбаси вареної "Олів'є".

10.(6). Оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс", та оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон", не є схожими.

11.(7). Позначення "Олів'є", що нанесене на упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс", не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №155354.

За висновком місцевого господарського суду наведені вище результати експертного дослідження свідчать про те, що дії відповідача з використання позначення "ОЛІВ'Є" при виготовленні продукції власного виробництва не порушують право позивача на знак для товарів та послуг, зареєстрований відповідно до свідоцтва №155354 від 25.04.2012р. та не є недобросовісною конкуренцією, оскільки позначення "ОЛІВ'Є", яке використовується відповідачем при виготовленні продукції, не є схожим або спорідненим зі знаком для товарів та послуг "Оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського" настільки, що їх можна сплутати або таке використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а позивач не має виключного права забороняти відповідачу використовувати при виготовленні продукції позначення "ОЛІВ'Є".

Перевіряючи доводи апеляційної скарги позивача судом апеляційної інстанції було задоволено частково клопотання позивача та направлений запит до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, у якому зобов'язано старшого судового експерта відділу товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень ОСОБА_3 та старшого судового експерта відділу товарознавчих та спеціальних видів досліджень, лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень ОСОБА_7 надати відповіді на наступний перелік питань в межах досліджень, які були здійснені під час проведення комісійної експертизи (Висновок судових експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності №14460/14461/14-53 від 28.05.2015р.):

- за результатами експертизи здійснено висновки, що слово "Олів'є" є загальновживаним; такі висновки зроблені, зокрема, на підставі того, що ковбаса "Олів'є" виготовляється іншими виробниками тривалий час; на підставі яких даних здійснені висновки, що ковбаса "Олів'є" виготовляється тривалий час? І що розуміють судові експерти під визначенням "виготовляється тривалий час"?

- на стор. 31-33 експертами здійснено аналіз двох зображень упакування ковбаси "Олів'є"; натомість, якщо кінцевий споживач не буде мати можливості порівняти одночасно два упакування, чи існує ймовірність змішування товарів ковбаси "Олів'є" двох виробників?

- у пункті 6 експертизи експерти посилаються на пункт 4.3 експертизи щодо введення в оману; в той же час не надано аналізу саме змішуванню товарів двох виробників; чи є поняття "введення в оману" тотожним поняттю "змішування"?

- у висновках експертизи п. 2 експерти посилаються на той факт, що ковбаса "Олів'є" асоціативно асоціюється у споживачів із салатом "Олів'є"; чи виникне така асоціація у споживачів, якщо два виробники будуть виробляти під назвою "Олів'є" інший товар, наприклад Джем?

- за результатами аналогічної експертизи по аналогічній справі №904/7061/14 судовий експерт ХНДІСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса слово "Олів'є" не є загальновживаним відносно мясо-ковбасних виробів; натомість по даній справі експерти роблять висновок, що слово "Олів'є" є загальновживаним; чому за аналогічними справами судовими експертами здійснені протилежні висновки?

До матеріалів судової справи надійшла письмова відповідь від судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_3 на поставлені питання, у якій зазначено, зокрема про таке.

Відповідь 1. (…) Матеріали справи містять фото упакувань варених ковбас "Олів'є", які виробляються різними виробниками із зазначенням на них ДСТУ, починаючи з 2005 по 2013 рік, наприклад:

- упакування "Ковбаса варена Оригінальне "Олів'є", яку виробляє ТОВ ВЗФ "Зоря Дніпропетровська" за ТУ У 15-8:2005;

- упакування "Ковбаса варена першого сорту "Олів'є" М'ясокомбінат Бердянський", яку виробляє ТОВ "Бердянський м'ясокомбінат", м. Бердянськ за ТУ У 10.1-1:2012;

- упакування "Ковбаса варена з м'яса птиці першого ґатунку "Олів'є" "Наші ковбаси", яку виробляє ТОВ "Алан" за ТУ У 15-35327 262-002:2007;

- упакування "Ковбаса варена "М'ясна традиція" першого сорту "Олів'є", яку виробляє ТОВ МК "М'ясна традиція" за ТУ У 10.1-1:2013 та ін.;

Відповідь 2. Питання 3, 4, 5, 6 та 7 ухвали від 13.10.2014 року судді господарського суду Дніпропетровської області Первушина Ю.Ю. стосувались саме порівнянь упакувань продукції - ковбаси вареної "Олів'є" (ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс") та ковбаси вареної "Олів'є" (ПрАТ "Український бекон"). На стор. 32-33 Висновку зазначено: "В результаті проведення порівняльного дослідження упакувань було встановлено, що за переважною кількістю ознак, упакування не є схожими. Схожими ознаками є: використання кольорової гами, яка є традиційною для ковбасних виробів; звичне розміщення у центральній частині упакування позначень, які мають розрізняльну здатність (розрізняють вироби одного виробника від іншого); використання позначення "Олів'є", яке внаслідок використання багатьма незалежними один від одного виробниками, не виконує розрізняючу функцію." Отже, оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" та оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон", не є схожими до ступеня змішування. При цьому, на кожному із порівнюваних упакувань назви виробників чітко зазначені, також упакування містить і інші індивідуалізуючі виробників позначення, в тому числі знаки для товарів і послуг (…).

Відповідь 3. (…) Стосовно схожості до ступеня змішування порівнюваних позначень, експертами проводилось порівняння щодо тотожності або схожості настільки, що їх можна сплутати, відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", пояснення надані в п. 4.3.2.4. та п. 4.3.2.4. Правил, що цитуються в п. 3 на стор. 17-19 Висновку №14460/14461/14-53; там же, експертами було надано проміжний висновок: "окремо взяте позначення "Олів'є", яке використовується ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" та позначення "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" на упакуванні продукції, без врахування інших елементів, є схожими до ступеня змішування. Слід підкреслити, що із зображення знаку для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащщинського" за свідоцтвом України №155354, було відокремлено словесний елемент "Олів'є", що сам по собі не являється знаком для товарів і послуг, та, відповідно, не має обєму прав, що надається знаку для товарів і послуг. Тому в п. 8 на стор. 29 Висновку зазначено: "проте ця схожість не може призвести до змішування цих позначень, відповідних товарів, які реалізуються з використанням зазначених вище позначень, діяльності вказаних вище субєктів господарювання, оскільки розрізняльну функцію, у даному випадку, виконують інші позначення, нанесені на упакування товару".

Відповідь 4. (…) У матеріалах справи були наявні фотографії та упакування лише товару "ковбаса". Упакування товару "джем" на дослідження не надавалось, і питання з цього приводу судом не ставились. Тому питання щодо маркування інших товарів словом "Олів'є" виходить за межі предмету досліджень.

Відповідь 5. При проведенні експертизи у сфері інтелектуальної власності №14460/14461/14-53 від 28.05.2015, дослідження проводилось у господарській справі №904/6500/14; висновки "аналогічної експертизи по аналогічній справі №904/7061/14" судового експерта ХНДІСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса, не мають відношення по даній справі і тому не потребують коментарів.

В судовому засіданні 23.12.2015р. представник позивача надав суду апеляційної інстанції додаткові усні пояснення, у яких відзначив, що, на його думку, судовим експертом не надано прямої відповіді на поставлені питання, не усунуто суперечностей та неповноти, які були допущені під час проведення судової експертизи у даній справі, у звязку з чим заявив усне клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи.

Відповідно до частини 2 статті 42 Господарського процесуального кодексу України, висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

Згідно частини 4 статті 42 Господарського процесуального кодексу України, при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

У пункті 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" господарським судам роз'яснено, що повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою. Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів встановила, що в цілому експертні дослідження експерта відповідають вимогам статті 42 Господарського процесуального кодексу України, оскільки містять докладний опис проведених досліджень та зроблених на їх основі висновків, а також вмотивовані відповіді на поставлені судом питання, тому цей висновок судової експертизи не викликає сумнів у його правильності. Заперечення представника позивача колегія суддів розцінює як субєктивні зауваження, які не спростовують результати експертного дослідження, у якому були надані вичерпні відповіді на поставлені судом питання, в межах предмету спору у даній справі. Тому обставин, які є підставою для проведення повторної судової експертизи, у розумінні наведених вище положень статті 42 Господарського процесуального кодексу України та розяснень Пленуму Вищого господарського суду України, судом апеляційної інстанції не встановлено, у звязку з чим клопотання позивача про призначення у даній справі повторної судової експертизи було відхилене.

Причиною цього спору є питання щодо наявності в діях відповідача ознак недобросовісної конкуренції, які порушують права позивача.

Так, відповідно до статті 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

У відповідності до частин 1 та 5 статті 13 Цивільного кодексу України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства; не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

Згідно з приписами статті 10-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України з 25.12.1991р., країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

Зокрема підлягають забороні: всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента; неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента; вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Відповідно до частини 1 статті 32 Господарського кодексу України недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Також, згідно частини 2 статті 32 Господарського кодексу України, недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а також інші дії, що кваліфікуються відповідно до частини першої цієї статті.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Згідно з частиною 1 статті 4 названого вище Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Статтею 154 Господарського кодексу України встановлено, що відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Відповідно до статті 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з частиною першою статті 420 Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

У відповідності до статті 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінація кольорів.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 1 статті 495 Цивільного кодексу України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: - право на використання торговельної марки; - виключне право дозволяти використання торговельної марки; - виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - це позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Згідно частини 3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", свідоцтво надає право його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно з частиною 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Оцінюючи встановлені під час розгляду даної справи обставини та висновки фахівців та судових експертів, колегія суддів виходила з наступного.

За правилами частини 5 статті 42 Господарського процесуального кодексу України, висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", слово "ОЛІВ'Є" не є об'єктом правової охорони і не може бути зареєстроване як знак для товарів і послуг, оскільки це слово є загальновживаним терміном (назвою салату, який було названо на честь Люсьєна Олів'є - повара, що створив цей салат).

Як зазначено у Висновку судових експертів Київського НДІСЕ від 28.05.2015р. №14460/14461/14-53, використання відповідачем окремо взятого позначення "ОДІВ'Є", як словесного елементу "ОЛІВ'Є" комбінованого позначення, зареєстрованого позивачем знака для товарів і послуг "оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського": - не може ввести в оману споживачів щодо виробників ковбасних виробів; - не призводить до змішування з діяльністю виробників ковбасних виробів; - не є тотожними, але є схожими до ступеня змішування, але така схожість не призводить до змішування позначень товарів; - оформлення упакування не є схожим до ступеня змішування та не призводить до змішування; - позначення не є тотожним або схожим на стільки, що його можна сплутати із зареєстрованим позивачем знаком для товарів і послуг.

Порівняльний аналіз ідентифікуючих ознак впакування продукції позивача та відповідача, які наявні в матеріалах судової справи та були предметом вказаних вище експертних досліджень, свідчить, що впакування мають різну композиційну побудову, засновану на використанні різних елементів, мають різні назви, в яких використовується лише одно загальне слово "ОЛІВ'Є".

Отже, висновки судової експертизи у даній справі, не суперечать іншим матеріалам справи, а тому правильно взяті до уваги та покладені місцевим господарським судом в основу загальних висновків з приводу необґрунтованості позовних вимог.

Щодо експертного висновку спеціаліста, підготовленого повіреним України №282 ОСОБА_6 Всеукраїнської Асоціації патентних повірених (ВАПП) вих. №322/14 від 23.09.2014р., то колегія суддів відхиляє цей доказ, оскільки без призначення в установленому порядку експертизи висновок спеціаліста не є висновком експерта, відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України.

Погоджується колегія суддів і з тим, що місцевим господарським судом у даній справі вірно встановлено, що наявність в даному випадку у позивача невиключної ліцензії на користування знаком для товарів і послуг - "оригінальне Олів'є від Бащинського", а також умови п. 1.6. ліцензійного договору, надають йому право на захист цього знаку для товарів і послуг без окремого письмового повноваження власника даного знаку - ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Проте, висновки судової експертизи у даній справі спростовують доводи позивача щодо ідентичності (схожості) позначення "ОЛІВ'Є", яке використовує відповідач при виготовленні та реалізації ковбасних виробів, зі знаком для товарів і послуг "оригінальне ОЛІВ'Є від Бащинського", тому також вважає, що позовні вимоги позивача про визнання дій відповідача недобросовісною конкуренцією та зобов'язання відповідача припинити використання позначення "Олів'є" - є неправомірними.

Крім того, відповідно до частини 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частини 1 статті 500 Цивільного кодексу України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося значною підготовкою (право попереднього користувача).

Як свідчать надані до матеріалів справи докази, позивачем був доведений факт того, що ним раніше за відповідача був розпочатий випуск продукції із застосуванням позначення ОЛІВ'Є, однак при цьому позивач не довів належними доказами, що саме позивач є тією особою, яка уперше використала це позначення для даного виду продукції в Україні.

Відтак не можна визнати обґрунтованими вимоги позивача щодо встановлення факту недобросовісної конкуренції з боку відповідача та її припинення у відповідності до вищенаведених положень ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Щодо решти доводів апеляційної скарги позивача про допущені судом першої інстанції порушення норм процесуального права, то вони спростовуються наявними в матеріалах справи доказами, які свідчать про те, що місцевий господарський суд вживав заходів до виклику в судове засідання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_3 та ОСОБА_7, про що зазначено в ухвалі суду від 28.07.2015р. (а.с.137-138 т.2), та до проведення опитування цих експертів в режимі відеоконференції, про що зазначено в ухвалі суду від 10.09.2015р. (а.с. 146-147 т. 2), проте в судове засідання 21.09.2015р., яке проводилося в режимі відеоконференції означені судові експерти не прибули, що підтверджує протокол судового засідання від 21.09.2015р. (а.с. 155-156 т.2). Як зазначив місцевий господарський суд в оскарженому рішенні, оскільки в судові засідання, які відбулися 10.09.2015р. та 21.09.2015р. , судові експерти не з'явились та пояснень не надали, суд не вбачав процесуальної доцільності задовольнити клопотання позивача про зобов'язання цих експертів надати письмові відповіді на питання, з огляду на необхідність вирішення спору у даній справі в межах встановленого строку, який вже був продовжений до 01.10.2015р. Щодо не розглянутого місцевим господарським судом клопотання позивача про призначення у даній справі повторної судової експертизи, то таке процесуальне порушення не мало наслідком прийняття неправильного рішення у даній справі з огляду на те, що колегія суддів суду апеляційної інстанції розглянула це клопотання по суті, але відхилила як необґрунтоване.

На підставі викладеного колегія суддів апеляційного господарського суду вважає, що господарським судом повно, всебічно та обєктивно досліджені всі обставини справи в їх сукупності, їм надана належна правова оцінка, оскаржуване рішення місцевого господарського суду повністю відповідає вимогам законодавства, тому передбачених статтею 104 Господарського процесуального кодексу України підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування або зміни оскарженого у справі судового рішення нема.

Зважаючи на відмову у задоволенні апеляційної скарги, судові витрати, понесені у зв'язку із апеляційним оскарженням, згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на заявника у скарзі і відшкодуванню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 ГПК України, апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Український бекон" - залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2015р. у справі №904/6500/14 - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через Дніпропетровський апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили.

Повний текст постанови складено 25.12.2015р.

Головуючий суддя І.М. Подобєд

Суддя Н.Л. Величко

Суддя О.Г. Іванов