КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2015 р. Справа№ 910/13533/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Гарник Л.Л.

Шипка В.В.

при секретарі судового засідання: Сотніковій І.О.,

за участю представників сторін:

від позивача: Литвин М.А. - довіреність б/н від 03.07.2015.

від відповідача-1: Фінагіна В.Б. - довіреність № 1-8/4356 від 02.06.2015.

від відповідача-2: Прозоровська Н.В. - довіреність б/н від 01.11.2015.

Бронішевська А.М. - довіреність б/н від 01.12.2015.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Перехід Віменс Паблішинг" на рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 року

у справі № 910/13533/15 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Клуб ЖЖ"

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю „Перехід Віменс

Паблішинг"

про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

У травні 2015 року ТОВ „Клуб ЖЖ" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1) та ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України №32081 на знак для товарів і послуг „Женский журнал" для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП та зобов'язання вчинити дії.

Так, відповідно до позовних вимог, з урахуванням заяви про зміну підстав позову, позивач просить суд визнати свідоцтво України № 32081 від 16.06.2003 року на знак для товарів і послуг недійсним повністю та зобов'язати відповідача-1 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16.06.2003 року на знак для товарів і послуг.

Заявлені позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 32081 складається лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, та складається лише з позначень, які є загальновживаними символами і термінами, у зв'язку з чим, на думку позивача, таке позначення, згідно ч. 2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не може отримати правову охорону.

Позивач також вважає, що оспорюваний знак складається з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг.

Крім того, на думку позивача, оспорюваний знак є оманливим, оскільки використання позначення „Женский журнал" для послуг ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій не виключає небезпеку введення в оману споживача.

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 09.10.2015 року позов задоволено повністю. Визнано недійсним повністю свідоцтво України № 32081 від 16 червня 2003 року на знак для товарів і послуг „Женский журнал". Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16 червня 2003 року на знак для товарів і послуг „Женский журнал". Стягнуто з відповідача-2 на користь позивача 2 436,00 грн. судового збору та 15 708,00 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 року скасувати повністю та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог ТОВ „Клуб ЖЖ" повністю, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, неповне з'ясування всіх обставин, що мають значення для справи, а також недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд визнав встановленими.

В обґрунтування апеляційної скарги відповідач-2 посилається на те, що спірний знак „Женский журнал" являється індивідуальним та за період свого існування в результаті тривалого використання набув розрізняльну здатність, тобто дає змогу виділити, розпізнати журнал відповідача-2, на який нанесено знак відповідача-2, серед аналогічних глянцевих видань жіночого спрямування. Крім того, зазначає, що позначення „Женский журнал" не є позначенням будь-якого видання для жінок, а асоціюється у споживачів саме з виданням відповідача-2. Скаржник також вказує на те, що знак „Женский журнал" набув розрізняльної здатності як знак для конкретних товарів (послуг) відносно конкретної особи, а відтак відповідає умовам надання правової охорони. Водночас, на думку апелянта, висновок експертизи, який лежить в основі прийнятого рішення, не є належним та допустимим доказом по справі, а зазначені висновки суду першої інстанції є хибними.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями апеляційну скаргу ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" у справі № 910/13533/15 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Верховця А.А., Шипка В.В.

Розпорядженням Секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 04.11.2015 року у зв'язку з перебуванням судді Верховця А.А. на навчанні з підвищення кваліфікації у Національній школі суддів України та судді Шипка В.В. у відпустці для розгляду справи № 910/13533/15 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Сотніков С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.11.2015 року апеляційну скаргу ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 17.11.2015 року.

16.11.2015 року через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли письмові пояснення до апеляційної скарги, а від представника відповідача-2 клопотання про призначення повторної експертизи та клопотання про включення додаткового питання на судову експертизу.

Згідно розпорядження Секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 17.11.2015 року у зв'язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці для розгляду справи № 910/13533/15 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Шипко В.В.

Ухвалою суду від 17.11.2015 року вищевказаною колегією суддів апеляційну скаргу ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" прийнято до провадження.

17.11.2015 року через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-1 надійшли пояснення по справі, в яких останній просить скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову у зв'язку з тим, що позивач належними засобами доказування не довів наявність у нього порушених прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідач-1 також вказує, що при видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 32081 „Женский журнал" останнім не було порушено жодних вимог чинного законодавства. Також, на думку відповідача-1, позивач не довів, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 32081 „Женский журнал" відноситься до категорії загальновживаних товарів певного виду, вказує на вид та призначення товару, є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами, є оманливим або таким, що може ввести в оману стосовно особи виробника.

В судовому засіданні 17.11.2015 року представником відповідача-2 надано суду додаткові документи по справі, які колегією суддів долучено до матеріалів справи.

Заслухавши в судовому засіданні пояснення та доводи сторін щодо заявленого відповідачем-2 клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, судом вирішено відкласти вирішення даного питання після дачі пояснень представниками сторін по суті спору.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" підтримали, просили її задовольнити, рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 року скасувати та прийняти нове, яким в позові відмовити.

Представник позивача в судому засіданні проти вимог ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг", викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 року - без змін.

Під час розгляду справи по суті 17.11.2015 року у суду апеляційної інстанції виникла необхідність викликати в судове засідання судового експерта Жилу Богдана Володимировича (свідоцтво Міністерства Юстиції України № 1065 від 26.02.2010 року) для дачі додаткових роз'яснень щодо поданого ним висновку № 83 від 08.09.2015 року за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в даній справі, внаслідок чого ухвалою суду від 17.11.2015 року відкладено розгляд справи на 01.12.2015 року на підставі ст.ст. 31, 77 ГПК України та викликано в судове засідання судового експерта Жилу Б.В.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання (перелік питань експерту), яке колегією долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 01.12.2015 року від представника відповідача-2 надійшло клопотання (перелік додаткових питань експерту), яке колегією долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 01.12.2015 року представником відповідача-2 судовому експерту було поставлено ряд питань, які були викладенні в переліку питань та в переліку додаткових питань, на які експертом було надано усні відповіді, а тому з метою надання судовому експерту часу для оформлення письмових відповідей на поставленні йому питання в судовому засіданні оголошено у справі перерву до 15.12.2015 року на підставі ст. 77 ГПК України.

14.12.2015 року від представника позивача надійшли письмові пояснення по справі, а від судового експерта Жили Б.В. на вимогу суду - пояснення щодо висновку експерта, в яких останній виклав письмові відповіді на запитання представника відповідача-2.

В судовому засіданні 15.12.2015 року оголошено перерву у справі до 22.12.12015 року на підставі ст. 77 ГПК України для надання часу представникам сторін ознайомитись з письмовими поясненнями щодо висновку експерта.

21.12.2015 року від представника відповідача-2 надійшли письмові пояснення по справі щодо наданих експертом пояснень з приводу проведеної експертизи, письмові пояснення щодо пояснень позивача на апеляційну скаргу, а також уточнене клопотання про призначення у справі повторної експертизи, в якому відповідча-2 уточнив свої вимоги щодо суб'єкта проведення вказаної експертизи.

22.12.2015 року від представника позивача надійшли письмові пояснення по справі, в яких останній просить відмовити в задоволенні клопотання про призначення повторної експертизи у справі, про включення додаткового питання на судову експертизи, а також просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції без змін.

Згідно розпорядження Секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 22.12.2015 року у зв'язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці для розгляду справи № 910/13533/15 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Гарник Л.Л., Шипко В.В.

Ухвалою суду від 22.12.2015 року вищевказаною колегією суддів апеляційну скаргу ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" прийнято до провадження.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в судовому засіданні 22.12.2015 року вимоги апеляційної скарги ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" підтримали, просили її задовольнити, рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 року скасувати та прийняти нове, яким в позові відмовити.

Представник позивача в судому засіданні проти вимог ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг", викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 року - без змін.

22.12.2015 року відмовлено у задоволенні клопотання представника відповідача-2 про призначення у справі повторної судової експертизи та оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Так, як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" є власником знаку для товарів і послуг „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 (дата подання заявки - 12.10.2000 року, дата реєстрації - 16.06.2003 року, публікація про видачу свідоцтва - 16.06.2003 року Бюл. № 6, дію реєстрації продовжено до 12.10.2020 року) для товарів 16 класу МКТП: друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії; сувенірна продукція, що належить до 16 класу; для послуг 35 МКТП: рекламування, в тому числі публікування рекламних текстів; маркетингові послуги; іміджмейкерські послуги, що належать до 35 класу; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі; для послуг 42 класу МКТП: послуги ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 року № 3689-ХІІ „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (зі змінами і доповненнями) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно п. 4 ст. 5 вказаного Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що була чинною на дату подання заявки), знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Згідно ст. 5 цього закону в редакції, чинній на дату подання заявки на знак для товарів і послуг „Женский журнал" (12.10.2000 року), правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на дату подання заявки на знак для товарів і послуг „Женский журнал" - 12.10.2000 року) визначені підстави для відмови в наданні правової охорони, а саме не можуть одержати правову охорону позначення, які:

- не мають розрізняльної здатності;

- є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- є загальновживаними символами і термінами.

Позначення, вказані в абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака (абз. 7 п. 2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції, чинній на дату подання заявки).

Наведене свідчить, що передумовою надання правової охорони знаку є відсутність підстав для відмови в наданні такої правової охорони, встановлених цим Законом. Крім того, знак, якому надається охорона повинен бути придатнім для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

За приписами п.п. „а" п. 1 ст. 19 зазначеного вище закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 ГПК України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених Господарським процесуальним кодексом України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 2 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 21 ГПК України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям „охоронюваний законом інтерес" відповідно до рішення Конституційного суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 року необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що, на його думку, оспорюваний знак для товарів і послуг „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 не відповідав умовам надання правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію цього знаку.

Матеріалами справи підтверджується, що в провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/12226/15 за позовом ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" до ТОВ „Клуб „ЖЖ" про припинення порушення прав інтелектуальної власності, яка порушена ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2015 року. Так, відповідно до даного позову, з урахуванням заяви про зміну предмета позову, ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" просить суд зобов'язати ТОВ „Клуб „ЖЖ" припинити використання знака для товарів та послуг „Женский Журнал" за свідоцтвом України № 32081 та позначення, схожого до ступеню змішування із зазначеним знаком, під час випуску та розповсюдження друкованого засобу масової інформації - журналу під назвою „Женский журнал для тех, кто хочет жить счастливо", та в будь-якій іншій господарській діяльності відповідача, а відтак, з огляду на викладене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку щодо наявності у позивача охоронюваного законом інтересу, за захистом якого позивач звернувся з позовом до суду, що, в свою чергу, спростовує доводи Державної служби інтелектуальної власності, викладені в поясненнях.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Так, позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача-1 та відповідача-2 про визнання недійсним свідоцтва України № 32081 від 16.06.2003 року на знак для товарів і послуг та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16.06.2003 року на знак для товарів і послуг.

Звертаючись з позовом, позивач зазначає, що знак для товарів і послуг „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 не відповідав умовам надання правової охорони на момент подання заявки.

В процесі розгляду справи, враховуючи вищенаведену норму статті 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", судом першої інстанції з метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/13533/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Б.В., на вирішення якого були поставлені наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду?

- Чи є знак для товарів і послуг „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП таким, що складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у переліку товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид та призначення товарів або надання послуг?

- Чи є знак для товарів і послуг „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами?

- Чи є знак для товарів і послуг „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів 16, послуг 42, 45 класів МКТП або особи, яка виробляє товар 16 або надає послуги 42, 45 класів МКТП?

Здійснюючи експертне дослідження експерт вірно зазначив, що права, які випливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки, а тому будь-які питання, пов'язані з подальшим визначенням відповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, у тому числі й питання щодо загальновживаного характеру знака, його здатності вводити в оману тощо, повинні вирішуватися виходячи з обставин, що існували на дату подання заявки на його реєстрацію.

Відповідно до абз. 5 п.3 Постанови Верховної Ради України 23.12.1993 року № 3771-XII „Про введення в дію Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знаку умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

За таких обставин, судовий експерт дійшов вірного висновку, що експертиза досліджуваного знака має проводитись на підставі Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 20.07.1999 року, чинній на дату подання заявки.

Для надання відповідей на вищезазначені питання експертом було здійснено дослідження фактичних даних, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів та застосовано методи дослідження: описування та порівнювання.

Здійснюючи експертне дослідження, експерт, зокрема, вказав, що позначення, які є загальновживаними для товарів певного виду, нездатні ідентифікувати даний товар одного виробника від аналогічного товару іншого виробника.

Судовий експерт зазначив, що надані на дослідження матеріали справи не містять документів, які вказують на те, що до 12.10.2000 року - дати подання заявки № , позначення „Женский журнал" в тому вигляді, в якому його зареєстровано, використовувалось на Україні в якості найменування одного й того ж товару або послуги, різними виробниками протягом тривалого строку або використовувалось в такій якості фахівцями тих чи інших галузей виробництва.

Судовий експерт дійшов висновку, що знак „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду (висновок судового експерта по першому питанню).

Також, судовий експерт вірно зазначив, що Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 20.07.1999 року, чинній на дату подання заявки, за результатами розгляду якої було видано свідоцтво України № 32081, не містить формулювання „описові позначення". Проте, в абз. 1 та 4 п. 2 ст. 6 цього Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

З огляду на зміст прийнятого в теорії права інтелектуальної власності поняття описових позначень, як таких, що слугують вказівками на характеристики товарів, перераховані в абз. 4 п. 2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 20.07.1999 року) позначення, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, мають розглядатись в якості описових.

Детально проаналізувавши види описових позначень, вказавши, що до описових позначень належать позначення, що вказують на: вид товару/послуги; якість товару/послуги; кількість товару/послуги; властивості товару/послуги; призначення товару/послуги; склад товару/послуги; цінність товарів і послуг; місце і час виготовлення чи збуту товарів/послуг, судовий експерт послідовно проаналізував досліджуване позначення „Женский журнал" на відповідність кожному з перерахованих видів описових позначень.

Здійснюючи експертне дослідження, судовий експерт, зокрема, вказав, що серед елементів, які входять до складу знака „Женский журнал", міститься слово „журнал". Отже, слово „журнал" відтворює просте найменування товару, що належить до періодичних друкованих видань або друкованої продукції.

В зв'язку з цим, елемент знака за свідоцтвом України № 32081 у вигляді слова „журнал" вказує на вид таких товарів 16 класу МКТП, як друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії, відносно яких знак зареєстровано.

Судовий експерт також зазначив, що, одним із значень російськомовного слова „женский" є „призначений для жінок, дівчат, дівчаток".

Зважаючи на це, як вказав експерт, елемент „женский" безпосередньо вказує на призначення таких, наведених у свідоцтві України № 32081, товарів 16 класу МКТП, як друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії певній цільовій групі - споживачам жіночої статі.

Крім того, при використанні у зв'язку з такими, зазначеними у свідоцтві України № 32081, послугами 35 класу МКТП, як: рекламування, в тому числі публікування рекламних текстів, іміджмейкерські послуги, що належать до 35 класу МКТП словосполучення „женский журнал" безпосередньо вказує на те, що сферою (галуззю) застосування та метою цих послуг є рекламна, іміджмейкерська діяльність, яка здійснюється з використанням публікацій у друкованому виданні та на друкованій продукції, призначених для цільової аудиторії жіночої статі; при використанні у зв'язку з такими, зазначеними у свідоцтві України № 32081, послугами 35 класу МКТП, як маркетингові послуги; сприяння продажеві (посередництво) та розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі словосполучення „женский журнал" безпосередньо вказує на те, що такі послуги мають на меті реалізацію друкованого видання та друкованої продукції, призначеної для цільової аудиторії жіночої статі.

Отже, в процесі проведення дослідження судовим експертом було встановлено, що:

- знак за свідоцтвом України № 32081 містить елемент „журнал", який є описовим по відношенню до таких товарів 16 класу МКТП, як друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії, перерахованих у свідоцтві, оскільки вказує на їх вид;

- знак за свідоцтвом України № 32081 містить елемент „женский", який є описовим по відношенню до таких товарів 16 класу МКТП, як друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії, перерахованих у свідоцтві, оскільки вказує на їх призначення;

- при використанні у зв'язку з такими, наведеними у свідоцтві України № 32081, послугами 35 класу МКТП як рекламування, в тому числі публікування рекламних текстів; іміджмейкерські послуги; маркетингові послуги; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі словосполучення „женский журнал", з якого складається досліджуваний знак, є описовим, оскільки вказує на призначення послуг.

Крім того, висновки експерта щодо описовості знака „женский журнал" були підтверджені висновком судового експерта Дорошенка О.Ф. № 1040 від 09.11.2015 року, складеного у справі № 910/12226/15 за позовом ТОВ „Перехід Віменс Паблішинг" до ТОВ „Клуб „ЖЖ" про припинення порушення прав інтелектуальної власності на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 06.07.2015 року, копію якого надано позивачем суду апеляційної інстанції та долучено до матеріалів справи.

За таких умов та враховуючи, що знак за свідоцтвом України № 32081 містить виключно елементи „женский" та „журнал", в результаті розгляду питання № 2 експерт дійшов висновку про те, що знак „женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 складається лише з позначень, які вказують на вид та призначення наведених у свідоцтві таких товарів 16 класу МКТП, як: друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії та послуг 35 класу МКТП: рекламування, в тому числі публікування рекламних текстів; іміджмейкерські послуги, що належать до 35 класу; маркетингові послуги; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі (висновок судового експерта по другому питанню).

Здійснюючи експертне дослідження, судовий експерт зазначив, що згідно з абз.абз. 1 та 2 п.4.3.1.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 із змінами і доповненнями, внесеним наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 року № 72, до позначень, які являють собою загальновживані символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.

До позначень, які являють собою загальновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки.

Таким чином, станом на дату подання заявки № , за результатами розгляду якої було видано свідоцтво України № 32081 на знак „Женский журнал", слово „журнал", могло використовуватись в якості загальновживаного терміну у видавничій галузі, натомість слово „женский" загальновживаним терміном не було.

З урахуванням наведеного, в результаті розгляду питання № 3 експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами (висновок судового експерта по третьому питанню).

Судовий експерт вірно зазначив, що відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Отже, під асоціацією розуміється встановлення усталеного зв'язку між двома елементами, внаслідок чого при появі одного члена асоціативної пари забезпечується обов'язкова актуалізація іншого.

Небезпека введення споживача в оману стосовно особи виробника товару або послуги, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача, під час сприйняття ним такого позначення, асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, коли:

- позначення за своєю суттю є оманливим щодо особи виробника товарів (послуг) - тобто містить у своєму складі неправдиві вказівки щодо особи заявника (власника) знака (наприклад, на невірну організаційно-правову форму, місцезнаходження тощо) або вказівки на особу іншого виробника, використання яких було розпочато до дати подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг, що досліджується;

- позначення за своєю суттю оманливим не є, але може ввести в оману щодо особи виробника товару внаслідок того, що воно асоціюється з позначенням (позначеннями), які до дати подання заявки на реєстрацію досліджуваного знака вже були пов'язані з іншою особою - знаками для товарів і послуг, відмітними частинами комерційних найменувань, назв підприємств. Такі обставини, серед іншого, призводять до змішування у свідомості споживачів діяльності різних виробників.

Подібним чином вирішується питання й щодо товарів - позначення є оманливим, якщо воно містить у своєму складі вказівки на вид товару (послуги), його походження, властивості, призначення тощо, які не відповідають дійсності, та може ввести в оману, якщо подібних прямих вказівок позначення у своєму складі не містить, однак здатне викликати у споживача асоціативне уявлення про властивості товару, які на справді для нього нехарактерні.

Судовим експертом було з'ясовано, що досліджуваний знак складається виключно з елементів „женский" та „журнал", які є описовими по відношенню до таких товарів 16 класу МКТП, як друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії, перерахованих у свідоцтві № 32081, оскільки вказують на їх вид та призначення.

Внаслідок цього, як вказує експерт, вказані позначення є оманливими щодо інших товарів 16 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України № 32081, які не можуть бути віднесені до таких товарів, як жіночі журнали, а саме: сувенірна продукція, що належить до 16 класу МКТП.

Крім того, виходячи зі змісту словосполучення „жіночий журнал", як призначеного для аудиторії жіночої статі журнального періодичного видання, під час використання такого словосполучення у складі знака при наданні послуг, безпосередньо не пов'язаних з діяльністю періодичного журнального видання або у зв'язку з ними, не можливо виключити небезпеку введення споживачів в оману щодо суті таких послуг - їх виду, призначення та властивостей.

В той же час, позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

З урахуванням наведеного, в результаті розгляду питання № 4 експерт дійшов висновку, що:

- знак „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 є оманливим щодо таких, вказаних у свідоцтві товарів 16 класу МКТП, як сувенірна продукція, що належить до 16 класу та є таким, що може ввести в оману щодо вказаних у свідоцтві, послуг 42 класу МКТП послуги ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій;

- знак „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 не є оманливим або таким, що може ввести в оману стосовно особи виробника (висновок експерта по четвертому питанню).

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України „Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку експерта № 83 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/13533/15 від 08.09.2015 року, проведення судової експертизи доручено експерту Жилі Б.В., який має вищу юридичну освіту та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, статус патентного повіреного України (реєстраційний номер 299), кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 „Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (Свідоцтво № 1065 видане 26.02.2010 року і дійсне до 22.02.2016 року), стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року, про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 КК України експерта попереджено.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що Висновок експерта № 83 від 08.09.2015 року у господарській справі № 910/13533/15 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України „Про судову експертизу", а тому вірно прийнято судом в якості належного та допустимого доказу у справі № 910/13533/15.

Як було зазначено вище, звертаючись до суду з апеляційною скаргою, відповідач-2 посилається на спірність висновку вказаної експертизи, правильність якого, на його думку, викликає сумнів, зокрема, на помилковість підходу/методу, обраного експертом при обґрунтуванні відповіді на питання № 2 та неповний, неясний і такий, що проведений без застосування детального та аргументованого аналізу, висновок, що призвело до його хибності, щодо відповіді на питання № 4.

Однак, жодних доказів, які б свідчили про необґрунтованість висновку експерта або суперечливість його іншим матеріалам справи або таких, які б викликали сумнів в його правильності, скаржником не надано.

В свою чергу, з метою повного, об'єктивного і всебічного розгляду справи, судом апеляційної інстанції в судове засідання викликано судового експерта Жилу Б.В. для дачі додаткових роз'яснень щодо поданого ним висновку № 83 від 08.09.2015 року за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в даній справі, зокрема щодо питань № 2 та № 4.

В судовому засіданні 01.12.2015 року судом заслухано судового експерта Жилу Б.В., який надав чіткі, ґрунтовні та вичерпні відповіді на всі поставлені йому питання, викладені згодом у письмових поясненнях щодо висновку експерта, які колегією суддів долучено до матеріалів справи у якості належного доказу, оскільки відповідає нормам чинного законодавства та повністю узгоджуються з висновками проведеної у справі експертизи, а відтак, спростовує доводи відповідача-2 про її спірність.

Таким чином, Висновок експерта № 83 від 08.09.2015 року у справі № 910/13533/15, з урахуванням письмових пояснень експерта щодо складеного ним висновку, підтверджує той факт, що знак для товарів і послуг „Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 не відповідав умовам надання правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію цього знаку.

За вказаних обставин, з урахуванням всіх наявних в матеріалах справи докази у їх сукупності, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що станом на дату подання заявки на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 32081 позначення „Женский журнал" вказувало на вид та призначення товарів та послуг, для яких це позначення в подальшому було зареєстровано. Станом на дату подання заявки на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 32081 позначення „Женский журнал" було оманливим, а також таким, що може ввести в оману щодо послуг 42 класу МКТП: послуги ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій.

А тому, станом на 12.10.2000 року - дату подання заявки на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг „Женский журнал", у відповідача-1 були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваному позначенню відповідно до положень ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 20.07.1999).

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду, що вимоги позивача про визнання недійсними повністю свідоцтва України № 32081 від 16.06.2003 року на знак для товарів і послуг „Женский журнал" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Як вбачається з позовної заяви, позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16.06.2003 року на знак для товарів і послуг.

Оскільки суд дійшов правомірного висновку, що свідоцтво України № 32081 від 16.06.2000 року на знак для товарів і послуг „Женский журнал" підлягає визнанню недійсними повністю, то за таких обставин, вимога позивача про зобов'язання відповідача-1 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16.06.2003 року на знак для товарів і послуг „Женский журнал", яка є похідною від вимоги про визнання спірного знака недійсним, також підлягає задоволенню.

Крім того, в судовому засіданні 22.12.2015 року за наслідками розгляду уточненого клопотання представника відповідача-2 про призначення у справі повторної судової експертизи колегією суддів відмовлено в його задоволені, оскільки наявний у справі висновок судового експерта № 83 від 08.09.2015 року, складений кваліфікованим судовим експертом Жилою Б.В. відповідно до вимог законодавства, разом з письмовими поясненнями останнього щодо складеного ним висновку визнано судом апеляційної інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності, з огляду на що судова колегія не вбачає підстав для призначення повторної судової експертизи у даній справі.

Колегія суддів також не вбачає порушень судом першої інстанції норм процесуального права у зв'язку з відмовою у задоволенні клопотання представника відповідача-2 про виклик судового експерта Жили Б.В. для дачі роз'яснень з питань № 2 та № 4 висновку експертизи та відмовою у задоволенні клопотання представника відповідача-2 про призначення у справі повторної експертизи з питань № 2 та № 4 висновку експертизи, оскільки питання про виклик експерта в судове засідання було вирішено під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції, а з приводу клопотання про призначення повторної експертизи, то як вбачається з протоколу судового засідання суду першої інстанції від 09.10.2015 року та зі змісту оскаржуваного рішення, відповідне клопотання в суді першої інстанції не заявлялось та в матеріалах справи відсутнє.

Враховуючи викладене, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, правильності висновків суду місцевого господарського суду не спростовують, а відтак правових підстав для їх задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 99, 101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Перехід Віменс Паблішинг" на рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 року у справі № 910/13533/15 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2015 року у справі № 910/13533/15 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам.

4. Справу № 910/13533/15 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 25.12.2015 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Л.Л. Гарник

В.В. Шипко