РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2015Справа №910/6648/15-г

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Воля-кабель»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Діван.ТВ»

про зобовязання вчинити дії та стягнення компенсації у розмірі 219 240, 00 грн.

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1;

від відповідача: ОСОБА_2

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Воля-кабель» (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Діван.ТВ» (далі-відповідач) про:

- зобовязання відповідача припинити використовувати знак для товарів і послуг «ВОЛЯ» за свідоцтвом України № 93729, зареєстрованого у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2008;

- стягнення з відповідача компенсації у розмірі 219 240, 00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушує права позивача, як власника свідоцтва на знак для товарів і послуг «ВОЛЯ», враховуючи, що останній не надавав відповідачу права на використання знаку «ВОЛЯ».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 06.04.2015 за участю представників сторін, яких зобовязано надати суду певні документи.

02.04.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача подав клопотання, в якому просить суд відкласти розгляд даної справи у звязку з необхідністю часу для ознайомлення з матеріалами справи.

У судовому засіданні 06.04.2015 оголошувалась перерва до 30.04.2015.

30.04.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача подав заперечення на позовну заяву, в яких просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки слово «воля» є синонімом слова «свобода», а його вживання не обмежується сферою послуг Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.04.2015 продовжено строк вирішення спору на пятнадцять днів.

08.06.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав додаткові пояснення, в яких зазначає, що наведені відповідачем у відзиві форми використання знака: написання знака іншим шрифтом, іншого кольору, розміру та форми є підтвердженням відмінності використаного відповідачем позначення від знаку виключно окремими елементами, якими є шрифт, колір (знак взагалі не має кольору), розмір (знак не має чітко визначеного розміру), форми (що аналогічно шрифту) та не змінює в цілому відмінності товарного знака «ВОЛЯ».

У судовому засіданні 08.06.2015 оголошувалась перерва до 15.06.2015.

15.06.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про залучення питань для проведення експертизи у справі, в якому просить суд на розяснення судового експерта поставити наступні питання:

1. Чи відносяться послуги, які надає TOB «ДІВАН.ТВ», до 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг?

2. Чи є позначення "ВОЛЯ", яке використав відповідач, нанесене на рекламному оголошенні та застосоване у рекламному повідомленні TOB «ДІВАН.ТВ» тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим товарним знаком "ВОЛЯ" згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 93729 (зареєстровано у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2008)?

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2015 у справі №910/6648/15-г призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

28.10.2015 матеріали справи №910/6648/15-г надійшли до Господарського суду міста Києва без виконання через несплату позивачем послуг проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.10.2015 відповідно до ч. 3 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України поновлено провадження, судове засідання призначено на 16.11.2015.

13.11.2015 через загальний відділ діловодства суду від представника відповідача надійшли документи для долучення до матеріалів справи, зокрема, висновок спеціаліста на основі дослідження обєктів інтелектуальної власності №001 від 14.09.2015, а також повідомлення про зміну юридичної адреси Товариства з обмеженою відповідальністю «Діван.ТВ».

Розгляд справи відкладався у порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

07.12.2015 судове засідання не відбулося у звязку із проходженням суддею Бондарчук В.В. щорічної підготовки у Національній школі суддів України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2015 судове засідання призначено на 21.12.2015 за участю представників сторін.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача заперечив проти задоволення позову.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 21.12.2015 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Воля-кабель», на підставі заявки № m200722438 від 13.12.2007, є власником свідоцтва України № 93729 на знак для товарів і послуг «ВОЛЯ» за 38 класом Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі МКТП), а саме:

- Зв'язок; відеозв'язок; аудіо-, відео-, конференцзв'язок; агентства новин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); електронна пошта; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою оптичних волоконних мереж; інформування щодо питань зв'язку; інформування щодо телекомунікацій; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення кабельне телевізійне; мовлення телевізійне; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; надавання доступу до баз даних; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання телекомунікаційних послуг; наймання апаратури далекого зв'язку (телекомунікації); наймання (прокат) модемів; наймання (прокат) телефонів; наймання і прокат апаратури для посилання повідомин; посилання повідомин; послуги агентств телефонного інформування; послуги телефонної довідки; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); послуги щодо інтернет-конференцій; послуги щодо телеконференцій; послуги телекомунікаційного марщрутування та з'єднування; послуги провайдерів в мережі інтернет; послуга мобільного зв'язку; послуги ІР-телефонії; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок.

Як зазначає позивач, у лютому 2015 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Воля-кабель» стало відомо, що відповідач здійснює використання знака позивача «ВОЛЯ» у рекламі послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «Діван.ТВ» на інтернет-сайті http://pokupon.ua/ за адресою: http://pokupon.ua/kiev/uslugi/68427-skidka-50-na-podklyuchenie-k-tsifrovomu-televideniya-divan-tv-bolee-70-telekanalov-vsego-za-9-50-v-mesyats, відповідачем словесне позначення «ВОЛЯ» ототожнюється до слова «СВОБОДА», і фонетично звучить так: «Диван ТВ це не ВОЛЯ, це СВОБОДА».

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що не надавав відповідачу право на використання знаку, відповідно таке використання останнім є порушенням прав позивача, як власника свідоцтва на знак № 93729 на знак для товарів і послуг «ВОЛЯ» за 38 класом МКТП, у звязку з чим просить суд зобовязати відповідача припинити використовувати знак для товарів і послуг «ВОЛЯ» за свідоцтвом України № 93729, зареєстрованого у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2008. Крім того, позивач просить стягнути з відповідача компенсацію у розмірі 219 240, 00 грн.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до положень п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Так, згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2015 було призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності у справі № 910/6648/15-г, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи є словесне позначення «ВОЛЯ», використане в рекламі послуг Товариства з обмеженою відповідальністю на інтернет-сайті: http://pokupon.ua/ схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «ВОЛЯ» за свідоцтвом України № 93729, щодо товарів і послуг 38 класу МКТП?;

- Чи є словесне позначення «ВОЛЯ», використане в рекламі послуг Товариства з обмеженою відповідальністю на сторінці інтернет-сайту: http://pokupon.ua/ таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 38 класу МКТП «ВОЛЯ»?;

Проте, 28.10.2015 матеріали справи № 910/6648/15-г надійшли до Господарського суду міста Києва без виконання через несплату позивачем послуг проведення судової експертизи.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІВАН.ТВ» звернулося із замовленням про проведення експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності до представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) ОСОБА_3 (реєстраційний № 304), який має вищу технічну та юридичну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 2001 року.

На вирішення дослідження Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІВАН.ТВ» було поставлено наступні питання:

- Чи можна вважати використаним позначення «ВОЛЯ» за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 93729 при рекламуванні послуг торговельної марки «DIVAN.TV»?;

- Чи може ввести в оману споживачів використання слова «воля» в реченні «Хватит подчиняться чужой воле. Открывай настоящую свободу!» щодо дійсного власника торговельної марки «ВОЛЯ» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 93729?

У висновку спеціаліста на основі дослідження обєктів інтелектуальної власності № 001 від 14.09.2015 встановлено таке:

1) позначення «ВОЛЯ» за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 93729 не є використаним при рекламуванні послуг цифрового телебачення «DIVAN.TV».

2) використання слова «воля» в реченні «Хватит подчиняться чужой воле. Открывай настоящую свободу!» не може ввести в оману споживачів щодо власника торговельної марки «ВОЛЯ» за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 93729.

Таким чином, враховуючи те, що позивачем не здійснено оплати послуг проведення судової експертизи, призначеної ухвалою суду від 15.06.2015, суд приймає до розгляду висновок спеціаліста на основі дослідження обєктів інтелектуальної власності № 001 від 14.09.2015.

Також, в матеріалах справи наявний лист-відповідь відповідача № 229 від 12.02.2015 на претензію позивача від 27.01.2015 № 074, в якому відповідач зазначає, що відповідно до п. п.2, 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Враховуючи, що впорядкований перелік мовних одиниць (слів словосполучень тощо) з їх характеристиками або характеристиками позначених ними понять, визначається у словниках, зокрема Словник української мови за редакцією ОСОБА_4 - це двомовний українсько російський словник, що має до 68 тисяч реєстрових слів, та який являє собою цінну лексикографічну памятку. Термін «Воля» у словнику (Словарь української мови / Упор, з дод. влас. матеріалу ОСОБА_5: в 4-х т, К.: ОСОБА_6 наук Української РСР, 1958, Том 1, ст. 253.) визначено наступним чином: 1) ОСОБА_4, свобода. 2) ОСОБА_4, сила. 3) Желание, соизволение.

У звязку з чим відповідач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІВАН.ТВ» не здійснювало використання знаку для товарів і послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» у рекламі.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, на вимогу власника свідоцтва порушення, передбачене п. 1 даної статті, повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Разом з тим, відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Таким чином, на підставі викладеного вище, суд приходить до висновку, що у даному випадку відсутнє порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг, так і відсутнє згадування комерційного найменування, чи порівняльної реклами відносно позивача з боку відповідача, оскільки у даному випадку в рекламі Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІВАН.ТВ» використано синоніми загальновживаних термінів.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно ч. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

З огляду на вищевикладене, суд вважає вимоги позивача необґрунтованими та такими, що задоволенню не підлягають.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 25.12.2015.

Суддя ОСОБА_7