ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

02.12.15р. Справа № 5/5005/7473/2012

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг", м. Харків

до Приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Маскарт", м. Дніпропетровськ

про захист прав на знак для товарів та послуг

Суддя Петрова В.І.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, дов. від 01.07.15р.

від відповідача: ОСОБА_2, директор

ОСОБА_3, дов. №15/07/14 від 15.07.14р.

СУТЬ СПОРУ:

У серпні 2012р. Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Маскарт", згідно якого, уточнивши свої вимоги, просило суд: заборонити відповідачу використовувати знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" (далі - ОСОБА_4), право інтелектуальної власності на який належить позивачу на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.10.2004р. №44053, на: упаковці композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун"; в інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс"; у рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс", а також заборонити нанесення відповідачем ОСОБА_4 на: будь-який інший товар, для якого ОСОБА_4 зареєстровано; іншу упаковку, в якій міститься такий товар; вивіску, пов'язану з ним; етикетку; нашивку; бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням ОСОБА_4 з метою пропонування для продажу; пропонування його для продажу; продаж; імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано ОСОБА_4; застосування його у діловій документації чи у рекламі та мережі Інтернет.

Позивач позовні вимоги обгрунтовував тим, що нанесення ОСОБА_4 на упаковку, в якій міститься композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун", що відноситься до 1, 4 класів МКТП, тобто до класів, для яких зареєстровано ОСОБА_4 за свідоцтвом України від 15.10.2004р. № 44053; нанесення ОСОБА_4 на інструкцію, повязану з композицією мастильною "МЕГАФОРС Двигун"; пропонування для продажу композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун" в упаковці та з інструкцією, на які нанесено ОСОБА_4; продаж композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун" в упаковці та з інструкцією, на які нанесено ОСОБА_4; застосування останнього у мережі Інтернет, а саме: подання інформації про те, що продукція "МЕГАФОРС" є триботехнічним засобом, ревіталізантом; подання також інформації в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в описі складу ревіталізанта; в рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС" - є протиправним використанням ОСОБА_4 з боку відповідача.

Відповідач позов не визнавав, зазначав, що під час випуску та у рекламі своєї продукції під торговою маркою "МЕГАФОРС" ним здійснювалось використання терміну "ревіталізант", але вважало це діями, які не порушують прав позивача на зазначену торговельну марку. Відповідач, заперечуючи проти позову, крім іншого, посилався, по суті, також на те, що на всіх своїх товарах він використовував знак для товарів і послуг "MegaForce". При цьому терміни "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів", які дійсно використовувались ним в інструкції до товару, на упаковці, у брошурі, тощо, містились безпосередньо в контексті відповідних речень, були виконані тим же шрифтом, що й решта опису, не мали будь-якого виділення серед загального тексту, а, отже, ці терміни не були ним вжиті як засіб індивідуалізації товару. Відповідно, в даному випадку, на думку відповідача, використання цієї термінології не могло дезорієнтувати споживача стосовно товарів і послуг, що надаються певною особою.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014р. у справі №5/5005/7473/2012, яке залишено без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.02.2015р., позов задоволено: заборонено Приватному підприємству "Науково-виробнича фірма "Маскарт" використовувати ОСОБА_4, право інтелектуальної власності на який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" на підставі свідоцтва України на ОСОБА_4 для товарів і послуг від 15.10.2004р. №44053, на упаковці композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун"; в інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс"; у рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс", а також заборонено нанесення ОСОБА_4 на будь-який інший товар, для якого знак зареєстровано; іншу упаковку, в якій міститься такий товар; вивіску, пов'язану з ним; етикетку; нашивку; бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням ОСОБА_4 з метою пропонування для продажу; пропонування його для продажу; продаж; імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано знак; застосування його у діловій документації чи у рекламі та мережі Інтернет.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.06.2015р. рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.02.2015р. у справі №5/5005/7473/2012 скасовано, справу передано на новий розгляд.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №5/5005/7473/2012 передано для розгляду по суті судді Петровій В.І.

Ухвалою від 03.07.2015р. суддя Петрова В.І. прийняла до свого провадження справу №5/5005/7473/2012.

Ухвалою суду від 21.07.2015р. провадження у справі зупинялось.

У судовому засіданні оголошувалась перерва згідно ст.77 Господарського процесуального кодексу України.

02.12.2015р. по даній справі оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Відносини з приводу торговельної марки (знаків для товарів і послуг) регулюються, крім Цивільного кодексу України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон №3689).

Згідно ст.1 Закону №3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частина 1 статті 5 Закону №3689 встановлює найбільш загальне правило, відповідно до якого правова охорона може бути надана лише знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

За змістом ч.4 та ч.6 ст.16 Закону №3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. ОСОБА_4 визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. При цьому виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на некомерційне використання знака.

У контексті наведених вимог чинного законодавства можна дійти висновку про те, що власник знака для товарів і послуг має право заборонити іншим особам використовувати цей самий знак або знак подібний до нього до ступеню змішування, тоді, зокрема, коли цей знак використовується відповідною особою саме з комерційною метою, тобто коли наслідком такого використання знака для аналогічних товарів може стати введення споживача в оману.

Згідно висновку судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_5 від 21.06.2013р. №11247/12-53, якого експерт дійшов за наслідками судової експертизи, призначеної за справою первісно, композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун", виходячи з інформації, нанесеної на упаковку даного товару та наведеної в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", відноситься до 01 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві". Ці товари є спорідненими з товарами 01 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві", для яких, у числі інших, зареєстровано ОСОБА_4. Останній за свідоцтвом України №44053 не застосовано у формі зареєстрованого знака або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює у цілому відмінності ОСОБА_4, зокрема: на упаковці, в якій міститься композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун"; в інструкції, пов'язаній з композицією мастильною "МЕГАФОРС Двигун" (інструкція про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"); у рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; у мережі Інтернет на сайті http://megaforse.net.ua: в інформації про продукцію "МЕГАФОРС", яка є триботехнічним складом, ревіталізантом; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в описі складу ревіталізанту; в інформації про участь "МЕГАФОРС" у роботі автосалону SIA 2012.

За змістом мотивувальної частини цього висновку експерт вважав, що застосування словесного знака, тобто нанесення його на вироблену продукцію, набуде ознак використання знака за тієї умови, що знак буде зберігати свій розрізняльний характер. У той же час, за твердженням експерта, відповідно до фактичних обставин справи слово "ревитализант" було застосоване відповідачем таким чином: "МЕГАФОРС (MEGAFORCE) это триботехнический состав, ревитализант (реноватор), силикатно-фуллереновый состав, который применяется как добавка в смазки и масла. Ввиду того, что в состав добавки в масло МЕГАФОРС входят натуральные материалы, он относится к группе геомодификаторов трения…".

Отже, на думку експерта, ОСОБА_4 не був застосований відповідачем у формі зареєстрованого знака, оскільки слово "ревитализант" було ним використане виключно у контексті споживчо-інформаційних відомостей, призначених для інформування споживача щодо властивостей товару, а не з метою вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншою особою.

У пункті 11 оглядового листа Вищого господарського суду України від 17.04.2006р. № 01-8/847 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" зазначено, що у вирішенні спору про заборону використання знака для товарів і послуг суд має встановити: чи відбулося використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме творів чи послуг; чи є позначення, використовуване відповідачем, схожим із зареєстрованим знаком чи можна їх сплутати та/або чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Оцінюючи наявні докази та керуючись Законом, суд вважає, що використана відповідачем термінологія "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів" містилась безпосередньо у контексті опису споживчо-інформаційних відомостей щодо товару, ця термінологія була виконана тим же шрифтом, що і решта опису, та вона не привертала до себе окремої уваги, оскільки не мала будь-якого виділення серед загального тексту опису. Отже, знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" не був застосований відповідачем, а використана відповідачем термінологія "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів" не носила ознаки комерційного використання знака і внаслідок цього не могла ввести споживача в оману стосовно товарів і послуг, що виробляються (надаються) позивачем.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.33-34, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позивачу у позові відмовити.

Судові витрати у справі покласти на позивача.

Повне рішення складено 07.12.2015р.

Суддя ОСОБА_6