КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2015 р. Справа№ 910/25834/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Разіної Т.І.

суддів: Доманської М.Л.

Сотнікова С.В.

за участю представників сторін:

від позивача (апелянта): Кіляров А.В. довіреність б/н від 15.09.2015;

від відповідача 1: Запорожець Л.Г. довіреність № 1-8/8566 від 21.11.2014;

від відповідача 2: Куренний С.В. довіреність б/н від 12.05.2015;

від третьої особи: не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД на рішення господарського суду міста Києва від 28.09.2015 у справі № 910/25834/14 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський

вино-коньячний завод"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача товариство з обмеженою відповідальністю "Українська дистрибуційна компанія"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Компанія ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем 1 зареєстровано свідоцтво України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить відповідачеві 2. Однак, позивач вважає, що свідоцтво України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, а отже таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки знак за даним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг позивача, що є підставою для відмови в наданні правової охорони на спірний знак відповідно до чинного національного законодавства України.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.11.2014 р. порушено провадження у справі №910/25834/14, призначено справу до розгляду на 10.12.2014 р.

Рішенням господарського суду м. Києва від 28.09.2015 по справі № 910/25834/14 в позові відмовлено повністю.

Рішення обґрунтоване недоведеністю позивачем наявності підстав вважати знак за свідоцтвом України НОМЕР_2 таким що не відповідає умовам надання правової охорони і як наслідок відсутністю правових підстав для визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів послуг.

При цьому, суд першої інстанції керувався ст.ст. 5, 6, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 15, 16, 154, 155, 418 Цивільного кодексу України, постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116, ст.ст. 1, 21, 33, 35, 41, 49, 82-85 ГПК України.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд оскаржуване рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити його позовні вимоги та судові витрати покласти на відповідача 2.

Апеляційна скарга обґрунтована: порушенням норм процесуального та матеріального права, а саме ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; недоведеністю обставин, що мають значення для розгляду справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими; невідповідністю висновків суду обставинам справи. Так скаржник зазначив, що судом не взято до уваги, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_2 та знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 відносяться до однієї галузі та використовуються з однією метою. Доказом того, що зазначені знаки є схожими на стільки, що їх можна сплутати є висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 14581/14-53 від 31.10.2014, який неправомірно не взятий до уваги судом першої інстанції, крім того судом першої інстанції не було навіть призначено експертизу у цій справі для з'ясування питання спорідненості зазначених знаків.

02.11.2015 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду представником позивача клопотання про зупинення провадження у справі, оскільки в Вищому адміністративному суді України розглядається справа № К/800/5204/15, яка є пов'язаною з даною справою.

10.11.2015 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду представником відповідача-2 подано заперечення на апеляційну скаргу, в яких сторона просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення місцевого господарського суду - без змін.

10.11.2015 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду представником відповідача-2 подано заперечення на клопотання про зупинення провадження у справі, в яких зазначає про безпідставність клопотання позивача, оскільки касаційна скарга подана позивачем до Вищого адміністративного суду України у справі № 804/9962/13-а (№ К/800/5204/15- в касаційному провадженні) подана ще у лютому 2015 та на даний час навіть не призначена, в наслідок чого може відбутися необґрунтоване затягування судового процесу у справі № 910/25834/14.

04.12.2015 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду представником відповідача-2 подано додаткові заперечення на апеляційну скаргу, в яких сторона просить залишити рішення суду без змін. А також зазначає, що Вищим адміністративним судом України у справі № 910/25834/14 прийнято постанову, якою скасовано судові рішення попередніх інстанцій, а справа направлена до суду першої інстанції на новий розгляд.

В судовому засіданні 08.12.2015 з пояснень представників сторін судом встановлено, що Вищим адміністративним судом України у справі № 910/25834/14 прийнято постанову, якою скасовано судові рішення попередніх інстанцій, а справа направлена до суду першої інстанції на новий розгляд, на підтвердження чого представником відповідача-2 суду надано копію вступної та резолютивної частино ухвали від 01.12.2015.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів залишає без розгляду клопотання про зупинення провадження у справі в зв'язку з тим, що підстава для його зупинення відпала.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав доводи апеляційної скарги з підстав, викладених в них.

В судовому засіданні представник відповідача -1 просив припиненими провадження у справі, оскільки відсутній предмет спору в зв'язку з скасуванням Вищим адміністративним судом України у справі № 910/25834/14 судового рішення, яким зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України зареєструвати спірне свідоцтво на знак ля товарів і послуг.

В судовому засіданні представник відповідача -2 заперечив проти доводів апеляційної скарги, з підстав викладених в відзиві на апеляційну скаргу та письмових поясненнях.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

У відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно ст. 99 ГПК України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи 05.07.2012 ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» було подано до Державної служби інтелектуальної власності України заявку № m 2012 11372 про реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в якості знака для товарів і послуг відносно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «алкогольні напої (крім пива)».

12.04.2013 відповідач 1 направив відповідачу 2 повідомлення № 17077 про можливу відмову у реєстрації знаку за заявкою № m 2012 11372 відносно усього переліку товарів і/або послуг. Відповідно до відомостей, що містилися у вказаному повідомленні, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» не може бути зареєстровано в якості знака для товарів і послуг з таких підстав:

- для частини товарів 33 класу, а саме: «водка», зазначених у наведеному у матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» (текстовий символ виконаний авторським шрифтом літерами кирилиці), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ОСОБА_5 (заявка 148578 від 20.12.1991, свідоцтво НОМЕР_1 від 30.06.1994) щодо споріднених товарів.

- для частини товарів 33 класу, а саме: «Алкогольні напої, крім пива та горілки» зазначених у наведеному у матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (заявка № 200500183 від 14.01.2005, свідоцтво № 64998 від 15.08.2006) щодо споріднених товарів.

05.06.2013 Державною службою інтелектуальної власності України було прийнято висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки № m 2012 11372. Висновок, затверджений Державною службою інтелектуальної власності України, набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака, про що зазначалось в самому висновку.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа без самостійних вимог - Державне підприємство "Український інститут промислової власності" про визнання заявки такою, що відповідає вимогам правової охорони, визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.08.2013 у справі № 804/9962/13-а, яка залишена без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 20.01.2015, адміністративний позов про визнання заявки такою, що відповідає вимогам правової охорони, визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії задоволено в повному обсязі: визнано заявку № 2012 11372 від 05.07.2012 про реєстрацію знака для товарів та послуг такою, що відповідає вимогам правової охорони; визнано протиправним рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів та послуг за заявкою № m 2012 11372 від 05.07.2012; скасовано рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів та послуг за заявкою № 2012 11372 від 05.07.2012; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України видати рішення про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою № 2012 11372 від 05.07.2012; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити державну реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою № 2012 11372 від 05.07.2012.

На виконання постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.08.2013 у справі № 804/9962/13-а, яка набрала законної сили, Державною службою інтелектуальної власності України було здійснено реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» та видано свідоцтво України НОМЕР_2 від 27.01.2014 (публікація про видачу свідоцтва була здійснена 27.01.2014 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 2) для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «алкогольні напої (крім пива)».

В той же час, позивач - ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД станом на час розгляду спору спільно з ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (третя особа) є власником знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 30.06.1994, виданого відносно товарів 33 класу МКТП «водка», а також знаку для товарів і послуг «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА» за свідоцтвом України № 64998 від 15.08.2006, зареєстрованого відносно товарів в тому числі 33 класу МКТП «алкогольні напої, крім пива та горілки», що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 23.09.2015.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 27.01.2014 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами НОМЕР_1 від 30.06.1994 та № 64998 від 15.08.2006, піввласником яких є позивач, що не відповідає умовам надання правової охорони згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг". За таких обставин, позивач просить суд визнати недійсним свідоцтво України НОМЕР_2 від 27.01.2014 та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до реєстру та опублікувати про це відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність".

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва НОМЕР_2, заявка № 2012 11372 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» була подана відповідачем 2 до відповідача 1 05.07.2012.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ в редакції від 10.04.2008, чинній на дату подання вищезазначеної заявки (05.07.2012), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Позивач в позові та апеляційній скарзі зазначає, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг, а саме зі знаками «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 30.06.1994 та «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА» за свідоцтвом України № 64998 від 15.08.2006, що належать станом на час розгляду спору позивачу та третій особі спільно.

При цьому, відповідно до матеріалів справи 05.06.2013 Державною службою інтелектуальної власності України прийнято висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки № 2012 11372 на реєстрацію спірного знаку.

Відповідачем 2 оскаржено вказане рішення Державної служби інтелектуальної власності України до Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Як зазначалось вище за результатами розгляду справи у справі № 804/9962/13-а за позовом ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" до Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа без самостійних вимог - Державне підприємство "Український інститут промислової власності" про визнання заявки такою, що відповідає вимогам правової охорони, визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії, позовні вимоги судом задоволено в повному обсязі.

На момент розгляду справи в суді першої інстанції вказана постанова залишена без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 20.01.2015, а отже була такою, що набрала законної сили.

Під час апеляційного провадження встановлено, що 01.12.2015 ухвалою вищого адміністративного суду України у справі у справі № 804/9962/13-а скасовано постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.08.2013 та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 20.01.2015 та справу направлено на новий судовий розгляд до суду першої інстанції, однак колегія суддів не враховує дану обставину, оскільки вона е існувала під час прийняття судом першої інстанції оскаржуваного рішення.

За змістом ст. 35 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Так, Дніпропетровським окружним адміністративним судом та Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом при розгляді справи № 804/9962/13-а встановлено відповідність позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m 2012 11372 умовам надання правової охорони, з урахуванням обмежень, передбачених в тому числі п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими позивач у даній справі обґрунтовує свої позовні вимоги.

Отже, такі обставини є звільненими від доказування в межах розгляду даної справи, у зв'язку з чим підстави вважати, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони, немає.

Як вбачається з матеріалів справи судом першої інстанції у відповідності до вимог ст. 41 ГПК України, якою передбачено підстави та порядок призначення і проведення судової експертизи, ухвалою суду від 16.03.2015 призначено у справі № 910/25834/14 судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експертові Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу.

З висновку експерта № 4/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності від 09.09.2015 (надалі - висновок судової експертизи) вбачається, що:

1. Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 не є тотожним із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1; знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 та знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожими настільки, що їх можна сплутати відносно товарів «Алкогольні напої (крім пива)», наведених у свідоцтві України НОМЕР_2.

2. Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 не є тотожним із знаком для товарів і послуг «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА» за свідоцтвом України № 64998; знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 та знак для товарів і послуг «ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА» за свідоцтвом України № 64998 є схожими настільки, що їх можна сплутати відносно товарів «Алкогольні напої (крім пива)», наведених у свідоцтві України НОМЕР_2.

Відповідно до ст. 42 висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим.

Згідно з п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Підпункт 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 № 72) (далі -Правила) визначає, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. 25.06.2003 (дата набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22.05.2003 № 850-IV) термін «однорідні» був замінений на термін «споріднені». У Правилах відповідна заміна термінів не здійснена і до сьогоднішнього дня залишається діючим термін «однорідні».

Відповідно до абз. 4 п. 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Системний аналіз зазначених норм дозволяє зробити висновок про те, що одними із кваліфікуючих ознак та необхідною умовою для висновку про невідповідність знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 умовам правової охорони на підставі п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є можливість його сплутування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1 та № 64998 та принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність товарів під зазначеними знаками одній особі.

Натомість, як вірно встановлено судом першої інстанції, вказані обставини не були предметом дослідження в межах судової експертизи, за результатами якої складено висновок експерта № 4/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності від 09.09.2015.

Тому, висновок експерта № 4/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності від 09.09.2015 в частині встановлення схожості до ступеню сплутування знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1 та № 64998 правомірно було оцінено судом першої інстанції суд як такий, що не враховує усіх фактичних обставин справи, які були з'ясовані судом у ході судового розгляду, у зв'язку з чим відсутні підстави вважати його повним та об'єктивним.

Так, у висновку експерта № 4/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності від 09.09.2015 в частині встановлення схожості до ступеню сплутування знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 зазначено, що відмінність у характері написання літер та несхожість шрифтів не мають суттєвого значення. Також у висновку експерта № 4/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності від 09.09.2015 при дослідженні схожості до ступеню сплутування знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 64998 зазначено, що відмінність у кількості словесних елементів у складі порівнюваних знаків та характері їх графічного розташування не має суттєвого значення.

Однак, колегія суддів не може погодитись із такими висновками, оскільки порівнювані знаки внаслідок різного графічного виконання, виконання різними шрифтами, відмінністю у кількості елементів та характері їх графічного розташування створюють різне загальне зорове враження.

До того ж, у висновку експерта № 4/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності від 09.09.2015 експертом зроблено посилання на п. 4.3.2.6. Правил і зазначено, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 є комбінованим, в той час як знак є словесним, виконаним однак оригінальним (старослов'янським) шрифтом.

За таких обставин, судом першої інстанції зроблено правомірний та обґрунтований висновок про те, що вказаний висновок судової експертизи не відповідає всім обставинам справи, що виключає можливість його прийняття в якості належного та допустимого доказу у справі.

В матеріалах справи також наявний висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 14581/14-53 від 31.10.2014, поданий позивачем.

У вказаному висновку також зазначено, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 є комбінованим зі штучним поділенням на два словесних елемента без графічного виконання у кольорі.

Однак, як вірно зазначено судом першої інстанції, комбінованим є знак, який складається з графічних та словесних елементів, в наслідок чого висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 14581/14-53 від 31.10.2014 має оцінюватися, як суперечливий і такий, що не враховує усіх фактичних обставин справи, які були з'ясовані судом у ході судового розгляду.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", не може вважатися актом судової експертизи висновок спеціаліста, наданий заявникові (юридичній чи фізичній особі) на підставі його заяви, - навіть якщо відповідний документ має назву "висновок судового експерта" або подібну до неї, оскільки особа набуває прав та несе обов'язки судового експерта тільки після одержання нею ухвали про призначення експертизи та не приймається судом в якості належного доказу у справі.

Відповідно до обставин справи експерт, що здійснив експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності та надав висновок № 14581/14-53 від 31.10.2014 судом про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку не попереджався, власне висновок спеціаліста було здійснено на замовлення та кошти позивача, а тому відсутні підстави вважати його неупередженим та об'єктивним.

З огляду на зазначене, наявний в матеріалах справи висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 14581/14-53 від 31.10.2014, складений експертом Н.Б. Климовою, наданий до суду позивачем та складений в результаті експертного дослідження, проведеного за його замовленням, правомірно було визнано судом першої інстанції таким, що не є актом судової експертизи і як наслідок не прийятий судом до уваги.

За змістом приписів п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

За таких обставин, на основі сукупного аналізу матеріалів справи, судом першої інстанції зроблено обґрунтований висновок, що за відсутності підстав вважати спірний знак таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченими п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відсутні підстави для визнання свідоцтва НОМЕР_2 недійсним, у зв'язку з чим правомірно відмовив в задоволенні зазначеної вимоги.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно спірного свідоцтва та здійснити про це публікацію є похідною від вимоги про визнання його недійсним, у зв'язку з чим обґрунтовано визнана місцевим господарським судом такою, що не підлягає задоволенню.

Таким чином, на підставі вищевикладеного апеляційний суд не приймає до уваги твердження скаржника, що зазначені в апеляційній скарзі стосовно порушенням місцевим господарським судом норм процесуального та матеріального права, недоведеності обставин, що мають значення для розгляду справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими, невідповідністі висновків суду обставинам справи.

У відповідності до ст.ст. 32-34 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи викладене, колегія суддів на підставі доказів та пояснень наявних в матеріалах справи дійшла до висновку, що відповідно до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України підстав для скасування чи зміни рішення місцевого господарського суду не вбачає, а тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

За таких обставин, судові витрати по сплаті судового збору відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 4-2, 4-3, 4-7, 32-34, 43, 44, 49, 99, 101-103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД залишити без задоволення, рішення господарського суду міста Києва від 28.09.2015 у справі № 910/25834/14 залишити без змін.

Головуючий суддя Т.І. Разіна

Судді М.Л. Доманська

С.В. Сотніков