УХВАЛА

26.11.2015№ 910/8572/15-г

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Грабовської А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/8572/15-г

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ексмо», м. Москва, Російська Федерація,

до Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.), м. Вікторія, Сейшельські острови, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про визнання недійсним свідоцтва України №98786 на знак для товарів та послуг,

за участю представників сторін:

позивача - Мамуні О.С. (довіреність від 28.09.2015 №б/н);

Ніколаєнка А.Л. (довіреність від 28.09.2015 №б/н);

відповідача-1 - не з'явився;

відповідача-2 - Ресенчука В.М. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8570),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ексмо» (далі - ТОВ «Видавництво «Ексмо») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

визнання недійсним свідоцтва України №98786 на знак для товарів і послуг «ЭКСМО», належного Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.);

зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України №98786 та опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості щодо визнання недійсним свідоцтва України №98786.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.04.2015 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 12.10.2015; зобов'язано ТОВ «Видавництво «Ексмо»: подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2015 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 17.04.2015; вирішено надіслати вказані документи до Центрального органу іноземної держави напряму.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.04.2015 провадження у справі №910/8572/15-г зупинено у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального органу іноземної держави напряму.

15.04.2015 від ТОВ «Видавництво «Ексмо» надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій позивач просив суд вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Службі вчиняти дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України №98786, власником якого є Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.), а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 щодо дострокового припинення дії такого свідоцтва за заявою власника повністю або частково до набрання рішенням господарського суду міста Києва у справі №910/8572/15-г законної сили;

- заборони Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) передавати повністю або частково права власності (користування) на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 до набрання рішенням господарського суду міста Києва у справі №910/8572/15-г законної сили.

Ухвалою господарського суд міста Києва від 29.04.2015 поновлено провадження у справі.

Ухвалою господарського суд міста Києва від 29.04.2015 заяву ТОВ «Видавництво «Ексмо» про вжиття заходів до забезпечення позову у справі №910/8572/15-г задоволено; вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва України №98786 на знак для товарів і послуг;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2015 поновлено провадження у справі.

Служба 12.10.2015 подала суду відзив на позов, в якому зазначила таке:

за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявки № m 2008 10215 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, а тому відповідно до встановленої процедури на підставі висновку про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було прийнято рішення про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;

позивач не надав жодних відомостей про те, що знак Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) на дату подання ним заявки № m 2008 10215 (15.05.2008) був таким, що міг викликати у споживачів заявлених товарів хибні асоціації чи неправильні думки, пов'язані з: певною якістю (асоціації у споживачів про якість продукції виникають внаслідок її споживання); географічним походженням товарів або послуг (семантичне значення; позначення «ЭКСМО, зобр.» не містить вказівок на географічне походження І продукції); певним виробником (семантичне значення позначення «ЭКСМО, зобр.» не містить вказівок на виробника продукції);

копії договорів від 11.08.2006 №175, від 08.11.2006 №ВТ-07 та від 16.04.2007 №ВТ-14, які позивач надає в обґрунтування своїх вимог, не можуть бути належними, оскільки: сторонами вказаних договорів є юридичні особи Російської Федерації та України, які не є сторонами в даному спорі; територія дії договорів - Російська Федерація; право застосування договорів - законодавство Російської Федерації; договори не містить доказів маркування продукції торгівельною маркою позивача та доказів поставки продукції під торгівельною маркою позивача та введення продукції в господарський оборот на території України;

відповідно до Положення про Службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 658 (далі - Положення), визнання факту першого використання фірмового найменування в Україні до компетенції Служби не відноситься;

Служба вважає, що встановлення факту відомості в Україні комерційного (фірмового) найменування, а також дати одержання позивачем права на нього (за умови наявності такого права) відноситься виключно до компетенції суду;

Служба на момент прийняття рішення про видачу знака для товарів та послуг за свідоцтвом України №98786 не була поінформована про можливість порушення права Позивача на його комерційне (фірмове) найменування.

Позивач 12.10.2015 подав суду заяву про зміну підстав позову, в якій просить суд врахувати нові підстави позову у даній справі щодо визнання недійсним свідоцтва України №98786 на знак для товарів і послуг з огляду на положення пункту 4 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та пункту (1) статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883.

Суд перевірив дотримання позивачем вимог статті 22 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та ухвалою суду від 12.10.2015 прийняв заяву позивача про зміну підстав позову до розгляду.

У зв'язку з тим, що станом на 12.10.2015 від Центрального органу іноземної держави напряму на виконання прохання господарського суду міста Києва від 16.04.2015 стосовно повідомлення Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) про дату, час та місце проведення судового засідання інформації до суду не надійшло, ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2015 відкладено розгляд справи до 09.11.2015 для забезпечення можливості представникам відповідача-1 прибути у судове засідання, зобов'язано позивача надіслати Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) кур'єрською службою заяву про зміну підстав позову та подати суду належним чином (нотаріально) засвічений переклад заяви про зміну підстав позову і ухвали суду від 12.10.2015 для надіслання.

На виконання вимог ухвали суду від 12.10.2015 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад заяви про зміну підстав позову і ухвали суду від 12.10.2015 для надіслання, а також докази надіслання відповідачу-1 кур'єрською службою вказаних документів

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.10.2015 зупинено провадження у справі у зв'язку із надісланням Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) заяви про зміну підстав позову та ухвали суду від 12.10.2015 для забезпечення можливості представникам відповідача-1 прибути у судове засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.11.2015 поновлено провадження у справі.

Позивач 09.11.2015 подав суду письмові пояснення, в яких зазначив, що:

експерт Служби, який проводив кваліфікаційну експертизу позначення за заявкою, не мав змоги дотриматися порядку перевірки того, чи є позначення схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні та належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані із певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, і, як наслідок, може ввести в оману стосовно особи, яка виготовляє товар або надає послугу;

позивач разом з позовною заявою надав договори поставок товарів, укладених в період з 2006 по 2007 рік, вантажні митні декларації та міжнародні товарно-транспортні накладні, датовані 2006-2008 роками, а також витяг з торгового реєстру стосовно державної реєстрації ТОВ «Видавництво «ЕКСМО»;

витяг з торгового реєстру стосовно державної реєстрації позивача підтверджує дату першого використання комерційного (фірмового) найменування (11.02.2002), яке є схожим зі знаком відповідача-1 за свідоцтвом України №98786, що, в свою чергу, з огляду, зокрема, на активне використання комерційного (фірмового) найменування позивача в Україні, не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє дані товари та надає відповідні послуги, а зазначені вище договори, декларації та накладні разом з іншими доказами підтверджують значні обсяги поставок на територію України друкованої продукції, що випускалася позивачем з використанням позначення «ЕКСМО» до дати подання відповідачем-1 заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786;

на підтвердження відомостей, які свідчать про використання позивачем позначення «ЕКСМО» до дати подання відповідачем-1 заявки за свідоцтвом України №98786 у мережі Інтернет позивач посилається на довідки генерального директора акціонерного товариства «Регіональний мережевий інформаційний центр», в яких зазначено, що доменні імена EKSMO.ru та DIY-EKSMO.RU були зареєстровані 31.01.2002 та 07.03.2002 відповідно, а також те, що адміністратором даних доменних імен станом на 02.10.2015 є позивач.

Позивач 09.11.2015 подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити такі питання:

«Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 98786 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?»;

«Чи відтворює знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 98786 твір образотворчого мистецтва «»?»;

«Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 98786 тотожним або схожим з відомим в Україні фірмовим найменуванням «ЭКСМО» Общества с ограниченной ответственностью «Извательство «Эксмо»?».

Проведення вказаної експертизи позивач просить доручити атестованим Міністерством юстиції України судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності або судовому експерту ОСОБА_5.

Служба 09.11.2015 подала суду перелік питань, які слід поставити на вирішення судової експертизи, а саме:

«Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 98786 таким, що може ввести в оману щодо особи (ТОВ «Видавництво «ЕКСМО», вул. Зорге, 1, Москва, Російська Федерація, 123308, основний державний реєстраційний номер 656), яка виробляє товар або надає послугу?»;

«Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 98786 схожим з фірмовим найменуванням Позивача настільки, що їх можна сплутати?»;

«Чи відтворює знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 98786 твір мистецтва «»?».

Проведення судової експертизи Служба пропонує доручити судовим експертам ОСОБА_5 або ОСОБА_6.

У судовому засіданні 26.11.2015 представники позивача підтримали подане 09.11.2015 клопотання про призначення у справі судової експертизи та просили його задовольнити.

Представник Служби не заперечив проти задоволення клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) у судове засідання не з'явився. Станом на 26.11.2015 від Центрального органу іноземної держави напряму на виконання прохання господарського суду міста Києва від 16.04.2015 стосовно повідомлення Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) про дату, час та місце проведення судового засідання інформації до суду не надійшло.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів справи, позов мотивовано тим, що:

з 2002 року по сьогоднішній день позивач, використовуючи власне комерційне найменування («ЭКСМО»), виробляє книжкову продукцію, марковану торговельною маркою «ЭКСМО», що ідентифікує вказану продукцію з певним джерелом походження - саме з компанією ТОВ «Видавництво «Ексмо» (ООО «Издательство «ЭКСМО»);

основними видами діяльності позивача є: видавництво книг, часописів, періодичних видань; поліграфічна діяльність; оптова та роздрібна торгівля книгами, газетами, часописами і канцелярським приладдям;

вказана продукція поставлялася в Україну за відповідними договорами дистрибуції з 2006 року;

ТОВ «Видавництво «Ексмо» є власником міжнародної реєстрації від 20.03.2013 № 1167238 на комбіноване позначення «ЭКСМО», зареєстроване для товарів 09 і 16 класів та послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

під час процедури поширення охорони даної міжнародної реєстрації на територію України позивач отримав часткову попередню відмову з урахуванням того, що Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) для товарів 16 класу і послуг 35, 40 і 41 класів МКТП зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 98786 (заявка від 15.05.2008 № m 2008 810215; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» 27.10.2008);

при цьому, позивач є власником прав на твір образотворчого мистецтва «», який був створений громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 (на час створення твору обіймав посаду провідного художнього редактора ТОВ «Видавництво «Ексмо») і переданий позивачеві на підставі договору про відчуження виключного авторського права від 17.01.2003 № 1701/2003 та акта приймання-передачі твору (додаток № 1 до названого договору);

у зв'язку з наведеним ТОВ «Видавництво «Ексмо» вважає, що:

- у складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 наявний словесний елемент «ЭКСМО», який одночасно являє собою частину найменування позивача, та який використовується ним як у здійсненні господарської діяльності для власної індивідуалізації як фірмове найменування, так і як знак для товарів і послуг, в тому числі за міжнародною реєстрацією;

- з огляду на тотожність вказаних словесних елементів та класів товарів і послуг, що виробляються/надаються позивачем та вказані у свідоцтві України №98786, можна дійти висновку про те, що споживачі можуть бути введені в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, марковані знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786, через помилкові асоціації з позивачем;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 є таким, що є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, яке відоме в Україні та право на яке одержано до дати подання заявки щодо реєстрації знака щодо таких же або споріднених з ним товарів і послуг;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №98786 повністю відтворює твір образотворчого мистецтва «»;

- заявка на реєстрацію спірної торговельної марки була подана Blackwell Industries Ltd. (Блеквелл Індастріз Лтд.) як агентом позивача з порушенням статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Отже, дослідженню в даній справі підлягає питання про те, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 98786 таким, що вводить в оману щодо особи позивача.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Стосовно застосування названого пункту Закону, то судом встановлено, що фірмовим найменуванням позивача є «ЭКСМО», воно стало відомо в Україні до дати подання відповідачем заявки на реєстрацію спірного знака для товарів і послуг, а тому слід з'ясувати, чи є зареєстрована відповідачем торговельна марка схожою настільки, що її можна сплутати з цим фірмовим найменуванням ТОВ «Видавництво «Ексмо» для споріднених товарів і послуг?

Відповідно ж до пункту 4 статті 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які відтворюють твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» твір образотворчого мистецтва це скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо.

З огляду на викладене, судом встановлено, що «» є твором образотворчого мистецтва, право на яке отримано позивачем на підставі договору про відчуження виключного авторського права від 17.01.2003 № 1701/2003 та акта приймання-передачі твору (додаток № 1 до названого договору).

Відповідно до частин другої і третьої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, витрати за проведення якої покласти на позивача; проведення такої експертизи слід доручити судовому експерту ОСОБА_5, який є судовим експертом за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 1065, дію якого продовжено до 22.02.2016 рішенням центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 22.02.2013 №11).

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/8572/15-г судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту ОСОБА_5 (04205, АДРЕСА_1).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №98786 таким, що може ввести в оману щодо особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво «ЕКСМО», яка виробляє товар та/або надає послугу?;

- чи відтворює знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №98786 твір образотворчого мистецтва «»?»;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №98786 схожим з відомим в Україні фірмовим найменуванням «ЭКСМО» товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ексмо» (Общества с ограниченной ответственностью «Извательство «Эксмо»)?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №910/8572/15-г надіслати судовому експерту ОСОБА_5 (04205, АДРЕСА_1).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ексмо» (123308, Російська Ферерація, м. Москва вул. Зорге, 1; адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 52, Бізнес-центр «Вектор», 6-й поверх, товариство з обмеженою відповідальністю «Екво»; ідентифікаційний номер 656). Зобов'язати назване товариство здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі №910/8572/15-г зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко