УХВАЛА

23.11.2015№ 910/23961/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Грабовської А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/23961/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «МАККОН», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «КРОСС-СЕРВІС», м. Київ,

про захист виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг,

за участю представників:

позивача - Кошіль К.М. (довіреність від 07.09.2015 №б/н);

відповідача - Сороки М.М. (довіреність від 12.10.2015 №1),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАККОН» (далі - ТОВ «МАККОН») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю «КРОСС-СЕРВІС» (далі - ТОВ «КРОСС-СЕРВІС») використовувати позначення «Static Control Components» для товарів класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП):

клас 02 «тонери для принтерів і копіювальної техніки»;

клас 09 «фотобарабани до лазерних принтерів та копіювальної техніки; леза для очищення фото барабанів; вали первинного заряду».

- заборону ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» пропонувати для продажу, продавати, імпортувати (ввозити) та експортувати (вивозити) товари, визначені 02 та 09 класами МКТП, вироблені з позначенням «Static Control Components», як такі, що споріднені з наведеними у свідоцтві України №36612 на знак для товарів і послуг, та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.09.2015 порушено провадження у справі.

Відповідач 09.10.2015 подав суду відзив на позовну заяву, у якому вказав таке: відповідно до листа фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 відповідач поставив тюнери з маркуванням «Static Control Components», однак в рахунку на оплату від 18.06.2015 №8850 вказано маркування «CSS», яке не підтверджує того, що це є скороченою назвою від «Static Control Components», при цьому, відповідно до свідоцтва України №36612 зареєстровано саме знак для товарів і послуг «Static Control Components» із графічним малюнком; однак, жодного скорочення найменування не вставлено; окрім зазначеного листа не подано інших доказів використання зареєстрованого знака; за електронною адресою сайту ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» зареєстрований знак «Static Control Components» також не використовується; позивачем не доведено, чи є позначення, яке використовує відповідач, тотожним або схожим із зареєстрованою торговельною маркою позивача, чи можна їх сплутати, та (або) чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Позивач 06.11.2015 подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити такі питання:

- «Чи використано Товариством з обмеженою відповідальністю «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та на пакуванні товарів зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом про реєстрацію №36612 від 18.09.2002р.?»;

- «Чи є порівнювані позначення на зовнішньому оформленні та пакуванні товарів тотожними позначенням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом про реєстрацію №36612 від 18.09.2002р. або схожими на вказаний знак для товарів та послуг настільки, що їх можна сплутати?»;

- «Чи можуть словесні та комбінований знаки «Static Control Components», використані при зовнішньому оформленні та пакуванні товарів ввести в оману споживача щодо власника знаку для товарів та послуг за свідоцтвом про реєстрацію №36612 від 18.09.2002р.?»;

- «Чи є дизайн (зокрема, кольорова гама, словесні та літерові позначення, символи, їх взаємне розташування тощо) словесного та комбінованого знаку «Static Control Components», використані при зовнішньому оформлені та пакуванні товарів копіюванням (імітацією, наслідуванням) зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом про реєстрацію №36612 від 18.09.2002р.?».

Проведення такої експертизи позивач просить доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Відповідач 23.11.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив, що: позивач, обґрунтовуючи своє право на пред'явлення позовної заяви про захист права інтелектуальної власності, посилається на договір дистрибуції від 08.12.2014 та додатки до нього; виходячи з аналізу чинного законодавства України та умов вказаного договору, оскільки ТОВ «МАККОН» не є власником авторських прав на торговельну марку та знаки, тому він не має достатньої правосуб'єктності для звернення до суду з позовними вимогами про захист авторських прав.

Відповідно до статті 36 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.

Враховую викладене, господарський суд міста Києва вважає за необхідне зобов'язати позивача подати суду письмові пояснення Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) стосовно того, чи має позивач право подавати позовні заяви від свого імені на захист виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Static Control Components», належного Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.11.2015 запропоновано відповідачу подати суду перелік питань, які слід поставити на вирішення судовому експерту, а також перелік експертних установ, яким слід доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідач 23.11.2015 подав суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судової експертизи, а саме:

«Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 36612 таким, що не мав розрізняльної здатності на 23.11.2015?»;

«Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №36612 оманливим?»;

«Чи складається знак для товарів і послуг «Static Control Components (SCC)» за свідоцтвом України № 36612 з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?»;

«Чи є позначення «SCC», нанесене на пакування, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 36612?».

Представник позивача у судовому засіданні 23.11.2015 підтримав подане клопотання про призначення у справі судової експертизи та просив його задовольнити.

Представник відповідача не заперечив проти задоволення вказаного клопотання,

У судовому засіданні представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача підтримав доводи, викладені у поясненнях, поданих суду 23.11.2015 у письмовому вигляді, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Як вбачається з матеріалів справи, позов мотивовано тим, що:

відповідно до свідоцтва України №36612 на знак для товарів і послуг «Static Control Components», вказаний знак належить компанії Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) та захищений в 02 та 09 класах МКТП;

згідно із довіреністю від 15.03.2015, виданою Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.), ТОВ «МАККОН» має право на захист майнових прав на знак для товарів і послуг «Static Control Components»;

ексклюзивний контракт на продаж товарів із вказаним знаком на території України має лише позивач;

ТОВ «МАККОН» стало відомо, що відповідач використовує у своїй господарській діяльності, а саме продає (постачає) на території м. Києва іншим суб'єктам господарювання товари з використанням знака для товарів і послуг «Static Control Components», а також використовує вказаний знак в мережі Інтернет;

17.07.2015 позивачем на адресу відповідача надіслано претензію від 15.07.2015 №69 з вимогою припинити неправомірне використання знака для товарів і послуг «Static Control Components» на території України з використанням словесного позначення «Static Control Components» та неправомірного поширення в мережі Інтернет інформації про продукцію (товари) з використанням позначення «Static Control Components»;

відповідь на претензію від відповідача отримано 07.08.2015, проте відповідачем залишено вказану вимогу позивача без відповідного та належного реагування.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За приписом пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з пунктами 4 і 5 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Враховуючи предмет даного спору, слід вирішити питання про те, чи є словесне та комбіноване позначення, яке використовується ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та на пакуванні товарів, схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг «Static Control Components» за свідоцтвом України №36612, стосовно товарів 02 і 09 класів МКТП?; чи може словесне та комбіноване позначення «Static Control Components», використане ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та на пакуванні товарів, ввести в оману споживача щодо власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №36612?; для вирішення таких питань слід призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Частиною третьою статті 41 ГПК України встановлено, що проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування питання, що виникло у вирішенні даного спору і потребує спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Витрати за проведення судової експертизи суд вважає за необхідне покласти на позивача.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/23961/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення судовому експерту поставити таке питання:

- чи є словесне та комбіноване позначення, яке використовується товариством з обмеженою відповідальністю «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та на пакуванні товарів, схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг «Static Control Components» за свідоцтвом України №36612, стосовно товарів 02 і 09 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи може словесне та комбіноване позначення «Static Control Components», використане товариством з обмеженою відповідальністю «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та на пакуванні товарів, ввести в оману споживача щодо власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №36612?

3. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «МАККОН» у строк до 30.11.2015 подати суду письмові пояснення Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) стосовно того, чи має позивач право подавати позовні заяви від свого імені на захист виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Static Control Components», належного Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.).

4. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/23961/15 надіслати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

6. Витрати за проведення судової експертизи покласти товариство з обмеженою відповідальністю «МАККОН» (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, буд. 12; ідентифікаційний код 38505899). Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «МАККОН» здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

7. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

8. Провадження у справі № 910/23961/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко