РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2015Справа №910/24996/14
За позовом Приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь"

До 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора"

Про визнання частково недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача Гайдай С.Е. - представник

Від відповідача 1 Саламов О.В. - представник

Від відповідача 2 Бачинська О.І. - представник

СУТЬ СПОРУ:

Приватне акціонерне товариство "Алеф-Виналь" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора" про визнання частково недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 75194.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем 1 10.04.2007 зареєстровано Свідоцтво України № 75194 на знак для товарів і послуг. Власником даного свідоцтва є Товариство з обмеженою відповідальністю "Сандора".

Однак, позивач вважає, що Свідоцтво України № 75194 на знак для товарів і послуг є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, а отже таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки знак за даним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим раніше, зокрема зі знаком позивача, а також є таким, що може ввести в оману щодо особи-виробника товару, маркованого спірним позначенням. Наведене, на думку позивача, є підставою для відмови в наданні правової охорони на такий знак відповідно до чинного національного законодавства України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2014 порушено провадження у справі №910/24996/14, призначено справу до розгляду на 01.12.2014.

01.12.2014 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 відзив на позов, відповідно до якого останній заперечує проти позову з підстав, зазначених у відзиві.

У судовому засіданні 01.12.2014 представник відповідача 1 подав суду відзив на позов, відповідно до якого просить суд застосувати строк позовної давності та відмовити в задоволенні позовних вимог.

У судовому засіданні 01.12.2014 оголошено перерву до 15.12.2014.

У судове засідання 15.12.2014 представник відповідача 2 не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Натомість 12.12.2014 відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 клопотання про відкладення розгляду справи в зв'язку з хворобою представника.

Розглянувши у судовому засіданні 15.12.2014 вказане клопотання представника відповідача 2, суд відмовляє в його задоволенні з огляду на те, що нормами чинного законодавства України не обмежено коло осіб, які можуть представляти особу в судовому процесі, тому неможливість одного з представників відповідача 2 бути присутнім у судовому засіданні не перешкоджає реалізації права учасника судового процесу на участь у судовому засіданні його іншого представника. Таким чином, відповідач 2 мав можливість скористатись правилами ст. 28 Господарського процесуального кодексу України та ст. 244 Цивільного кодексу України.

У даному судовому засіданні представник позивача подав суду клопотання про призначення судової експертизи, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, на вирішення судових експерті поставити власну редакцію питань.

Також у судовому засіданні 15.12.2014 представник відповідача 1 подав суду перелік питань на судову експертизу та просить суд доручити проведення судової експертизи або Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, або атестованому судовому експертові ОСОБА_5.

У даному судовому засіданні представник відповідача 1 подав клопотання про продовження терміну розгляду справи на більш тривалий строк, ніж встановлено ч. 1 ст. 69 ГПК України.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів, то суд задовольнив зазначене клопотання.

Разом з тим, у зв'язку з нез'явленням у судове засідання представника відповідача 2, суд, відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 22.12.2014, про що виніс відповідну ухвалу.

У судовому засіданні 22.12.2014 представник відповідача 2 подав суду пояснення щодо призначення судової експертизи, відповідно до яких зазначає про передчасність її призначення, однак у випадку її призначення, на вирішення поставити власну редакцію питань, а проведення експертизи доручити або атестованому судовому експертові ОСОБА_5, або Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності НАПН України - атестованому судовому експертові ОСОБА_6.

У судовому засіданні 22.12.2014 представники позивача та відповідача 1 підтримали подане суду клопотання про призначення у даній справі експертизи. Представник відповідача 2 заперечував проти задоволення клопотання про призначення експертизи.

Розглянувши у даному судовому засіданні клопотання про призначення судової експертизи, суд приходить до висновку про необхідність його задоволення та призначення судової експертизи у справі № 910/24996/14.

Ухвалою суду від 22.12.2014 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експертові ОСОБА_7.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За таких обставин, ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2014 було зупинено провадження у справі № 910/24996/14 до надання висновків судової експертизи.

13.03.2015 відділом діловодства суду одержано від судового експерта ОСОБА_7 лист №б/н і б/д та Повідомлення про неможливість надання висновку, згідно якого експертом повернуто матеріали господарської справи № 910/24996/14 без виконання.

Додатком до даного листа експертом повернуто матеріали господарської справи №910/24996/14 з підстав нездійснення оплати вартості експертизи.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

За таких обставин, ухвалою суду від 19.03.2015 провадження у справі № 910/24996/14 поновлено, розгляд справи призначено на 31.03.2015.

У судовому засіданні 31.03.2015 представник позивача пояснив, що рахунку на оплату вартості судової експертизи не отримував, однак проти її оплати не заперечує.

Таким чином, оскільки суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи, а ухвала суду від 22.12.2014 про призначення судової експертизи разом із матеріалами судової справи № 910/24996/14 повернута без виконання, враховуючи те, що позивачем у судовому засіданні 31.03.2015 зазначено про можливість виконання обов'язку з попередньої оплати проведення судової експертизи у даній справі, ухвалою суду від 31.03.2015 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експертові ОСОБА_7.

Ухвалою суду від 31.03.2015 зупинено провадження у справі № 910/24996/14 до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_7.

16.10.2015 відділом діловодства суду від судового експерта ОСОБА_7 отримано висновок судової експертизи та матеріали справи.

16.10.2015 розпорядженням № 04-23/1620 призначено повторний автоматичний розподіл справ.

Відповідно до повторного автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Прокопенко Л.В.

Ухвалою суду від 28.10.2015 суддя Прокопенко Л.В. прийняла справу до свого провадження, поновлено провадження у справі та призначено розгляд справи на 25.11.2015.

12.11.2015 відділом діловодства суду від представника відповідача 2 отримано пояснення по справі.

В судове засідання 25.11.2015 представник позивача з'явився, надав суду додаткові письмові пояснення по справі, клопотання про зупинення провадження та клопотання про призначення повторної судової експертизи.

В судове засідання 25.11.2015 представник відповідача 1 з'явився, надав суду усні пояснення по справі. Заперечив проти задоволення клопотань представника позивача.

В судове засідання 25.11.2015 представник відповідача 2 з'явився, надав суду усні пояснення по справі. Заперечив проти задоволення клопотань представника позивача.

Суд заслухавши представників сторін та дослідивши матеріали справи відмовляє в задоволенні клопотань представника позивача.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство «Алеф-Виналь» є власником Свідоцтва на знак для товарів та послуг «ТАМЯНКА» № 109692 для товарів 33 класу, заявка № m2006 06610 від 05.05.2006 року, про що здійснено публікацію Державною службою інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 14 щодо реєстрації позивачем Свідоцтва України № 109692 на знак для товарів та послуг 27 липня 2009 року.

Позивач зазначає, що з метою проведення моніторингу на тотожність та схожість словесного позначення "Тамянка" звернувся до Державного підприємством «Український інститут промислової вартості» про надання патенто - інформаційних послуг. Останнім було надано звіт про надання патентно - інформаційних послуг за договором №7648 від 07.11.2013.

В день отримання даного звіту було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора» є власником Свідоцтва на знак для товарів та послуг від 10.04.2007 №75194 «Святкова колекція тамянка» для товарів 33 класу.

У відповідності до ст. 16 Закону України "Про охорону на знаки для товарів та послуг", позивачем був укладений ліцензійний договір 31.08.2009 №01/08, з Товариством з обмеженою відповідальністю "Атлантіс", відповідно до якого останнім отримано виключне право користування знаком для товарів та послуг "ТАМЯНКА" відповідно до Свідоцтва від 27 липня 2009 № 109692.

ТОВ "Атлантіс" є виробником алкогольної продукції відповідно до ліцензії від 21.10.2014 серія АЕ № 259728, реєстраційний номер № 64, який виробляє алкогольну продукцію, а саме виноградне ординарне столове напівсолодке біле під знаком для товарів та послуг "Тамянка".

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що, на його думку, при використанні вище зазначених знаків для товарів і послуг, що є схожими до ступеня змішування, зокрема, при маркуванні товарів, останні можуть бути сприйняті споживачем як такі, що належать одній особі, та/або походять від однієї особи, та/або що виробником товарів "вина" є одна і таж особа, що насправді не відповідає дійсності. На думку позивача, відповідачем 1 відповідачем 1 під час проведення експертизи за заявкою № m200701727 від 07.02.2007 було порушено вимоги чинного законодавства, що призвело до реєстрації знака для товарів та послуг "Святкова колекція тамянка" з порушенням умов надання правової охорони.

Відповідач 1 заперечив проти задоволення позовних вимог та зазначив, що Сандора виробляє та пропонує для продажу споживачам вино виноградне ординарне напівсолодке «Тамянка святкова колекція». Маркування вина проводиться у відповідності до вимог ч.1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового., алкогольних напоїв та тютюнових виробів», яка передбачає. що на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються, зокрема, загальна та власна назва виробу, найменування виробника, знак для товарів і послуг. Вино відповідача 2 розливається в упаковку, що має свої індивідуальні відмінності за кольором зображенням та типом упаковки Тетра-Пак об'ємом 1 літр. Таким чином, споживач має можливість на момент прийняття рішення про придбання певного товару ознайомитись з усією необхідною інформацією, в тому числі щодо виробника

Відповідач 2 у відзиві зазначено, що позивачем у позовній заяві не зазначено, за захистом яких своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів він звернувся до суду.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі №910/24996/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_7

Відповідно до Висновку експерта за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/24996/14 за позовом Приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь" до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора" про визнання Свідоцтва України № 75194 на знак для товарів і послуг частково недійсним.

Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі №910/24996/14.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про необґрунтованість заявлених позовних, відповідно, відмовляє у їх задоволенні, з огляду на наступне.

Приписами ст.. 1 ЗУ "Про охорону прав на знак для товарі і послуг" визначено, що установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності

Відповідно до ст.. 7 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Відповідно до п. 1 ст. 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи та складається з формальної і кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) та проводиться закладом експертизи відповідно до цього - Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила).

При проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, заявлене позначення перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, зокрема на тотожність і схожість позначень до ступеня сплутування та можливості введення в оману.

Згідно з п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова ( семантична) схожість.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідач 1 зазначив, що при проведенні експертизи заявлені позначення розглядаються закладом експертизи в цілому, адже обсяг правової охорони, який надається зареєстрованому знаку, визначається зображенням знака в цілому. Крім того відповідач 1 зазначив що позивач не скористався можливістю надати мотивоване заперечення проти заявки як то передбачено п. 8 ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знак для товарі і послуг"

Позивач посилається на положення ч. 3 ст. Закону, відповідно до яких не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими при реєстрації в України на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Зазначає, що оскільки позивачем подано заяву на реєстрацію знаку для товарів та послуг 05.05.2006, той має права, що випливають із Свідоцтва України № 109692 з 05.05.2006. Тоді як відповідачем подано заявку 07.02.2007 та під час проведення експертизи за якою було порушено вимоги чинного законодавства, що призвело до реєстрації знака.

Відповідно до ст. 19 Закону, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Таким чином, на підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертизи та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що підстави для визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг від 10.04.2007 № 74194 "Святкова колекція тамянка" частково для товарів 33 класу МКТП, зареєстрованого на імя Товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора", відсутні.

З урахуванням того, що вимога до Державної служби інтелектуальної власності про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України є похідною від первісної вимоги, похідна вимога задоволенню також не підлягає.

Судові витрати, понесені позивачем, в силу приписів ст. 49 ГПК України, покладаються на позивача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст складено 04.12.2015.

Суддя Л.В.Прокопенко