КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2015 р. Справа№ 910/5945/15-г

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Гарник Л.Л.

суддів: Пантелієнка В.О.

Остапенка О.М.

за участю представників:

від товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор": Нікулеско Д.С. (довіреність б/н від 12.01.2015), Огневюк Я.В. (довіреність б/н від 12.01.2015);

від товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц": Астров Я.І. (довіреність б/н від 01.10.2015 ), Гетьман Н.О. (довіреність б/н від 01.10.2015 );

від Державної служби інтелектуальної власності України: Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 № 1-8/8566);

ОСОБА_7 - експерт;

ОСОБА_8 - спеціаліст;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц"

на рішення господарського суду міста Києва від 06.10.2015

у справі № 910/5945/15-г (суддя Ю.В. Картавцева)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор"

до 1. товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц"

2. Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсними договорів передачі прав на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 06.10.2015 у справі №910/5945/15-г позов товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" до товариства з обмеженою відповідальністю " Трейдкоммерц", Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними договорів передачі прав на знак для товарів і послуг задоволено повністю;

визнано недійсним договір про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 № 53, укладений товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» та товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц»;

визнано недійсним договір про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 № 54, укладений товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» та товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц»;

визнано недійсним договір про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 № 55, укладений товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» та товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц»;

зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 37689, 189754, 189755 зазначити товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор» та здійснити публікацію про це відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор» судовий збір у розмірі 4 872 грн. та витрати на оплату експертизи у розмірі 15 000 грн.;

скасовано заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду міста Києва від 19.03.2015.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, товариство з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення суду та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Скарга мотивована порушенням місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, неповним з'ясуванням обставин, які мають значення для справи, невідповідністю викладених в оскарженому рішенні висновків дійсним обставинам справи.

Скаржником заперечується правильність висновків експертизи, проведеної у даній справі, а також та обставина, що товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор" є виробником або особою, яка надає послуги під спірним знаком для товарів і послуг.

В судовому засіданні апеляційної інстанції представники товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц", Державної служби інтелектуальної власності України апеляційну скаргу підтримали, представники товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" висловилися за відхилення апеляційної скарги з підстав, викладених у відзиві.

Колегія суддів, обговоривши доводи апеляційної скарги та перевіривши правильність застосування господарським судом при винесенні оскарженого рішення норм процесуального права, вважає що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" (далі - позивач) пред'явлено позов до товариства з обмеженою відповідальністю " Трейдкоммерц", Державної служби інтелектуальної власності України про:

- визнання недійсними укладених товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» та товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц» договору про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 № 53, договору про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 № 54, договору про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 № 55;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 37689, 189754, 189755 зазначити товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор» та здійснити публікацію про це відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позов мотивовано невідповідністю оспорюваних договорів вимогам частин 1, 2, 3 статті 203 Цивільного кодексу України, частини 2 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з тих підстав, що оспорювані договори від імені позивача укладено особою, яка не мала відповідних повноважень, а саме ОСОБА_9, в той час як керівником позивача був ОСОБА_10 Також скаржник зазначає, що оскаржувані договори спрямовані на зміну напрямків діяльності товариства, що входить до виключної компетенції Загальних зборів товариства, а використання знаків за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги.

Матеріалами справи підтверджується, що 31.01.2013 позивачем подано до Державної служби інтелектуальної власності України заявку № на реєстрацію знаку для товарів і послуг "АМСТОР".

Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 37689, 16.02.2004 за наслідками розгляду зазначеної заявки № зареєстровано знак для товарів і послуг "АМСТОР" для 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 класів товарів та послуг Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) та видано свідоцтво № 37689, про що 16.02.2004 здійснено публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 2.

10.09.2013 позивачем подано до Державної служби інтелектуальної власності України заявку № m201316401 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "АМСТОР супермаркет смаку".

Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 189754, 11.08.2014 за наслідками розгляду зазначеної заявки № m201316401 зареєстровано знак для товарів і послуг "АМСТОР супермаркет смаку" для 35 класу послуг МКТП та видано свідоцтво № 189754, про що 11.08.2014 здійснено публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 15.

10.09.2013 позивачем подано до Державної служби інтелектуальної власності України заявку № m201316402 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "АМСТОР экспресс супермаркет низких цен".

Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 189755, 11.08.2014 за наслідками розгляду зазначеної заявки № m201316402 зареєстровано знак для товарів і послуг "АМСТОР экспресс супермаркет низких цен" для 35 класу послуг МКТП та видано свідоцтво № 189755, про що 11.08.2014 здійснено публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 15.

15.12.2014 позивачем (власник) в особі в.о. директора ОСОБА_9, що діяв на підставі Статуту, та товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" (правонаступник) укладено договір про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг № 53 (далі - Договір № 53), відповідно до умов якого власник передає правонаступнику майнові права, що випливають із свідоцтва України № 37689 від 16.02.2004 на знак для товарів і послуг, а правонаступник приймає від власника майнові права на знак у повному обсязі, в тому числі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України № 37689 від 16.02.2004, в порядку, передбаченому договором.

15.12.2014 позивачем (власник) в особі в.о. директора ОСОБА_9, що діяв на підставі Статуту, та товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" (правонаступник) укладено договір про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг № 54 (далі - Договір № 54), відповідно до умов якого власник передає правонаступнику майнові права, що випливають із свідоцтва України № 189754 від 11.08.2014 на знак для товарів і послуг, а правонаступник приймає від власника майнові права на знак у повному обсязі, в тому числі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України № 189754 від 11.08.2014, в порядку, передбаченому договором.

15.12.2014 позивачем (власник) в особі в.о. директора ОСОБА_9, що діяв на підставі Статуту, та товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" (правонаступник) укладено договір про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг № 55 (далі - Договір № 55), відповідно до умов якого власник передає правонаступнику майнові права, що випливають із свідоцтва України № 189755 від 11.08.2014 на знак для товарів і послуг, а правонаступник приймає від власника майнові права на знак у повному обсязі, в тому числі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України № 189755 від 11.08.2014, в порядку, передбаченому оговором.

23.01.2015 Державною службою інтелектуальної власності України прийнято рішення (реєстраційні номери № 17638, 17639, 17640, дата публікації та реєстрації 10.02.2015) про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки за свідоцтвами №№ 37689, 189754, 189755, відповідно до яких право власності на ці знаки передається позивачем як власником свідоцтва товариству з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц".

Згідно наявних в матеріалах справи виписок Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, відомості щодо передачі права власності на знаки за названими свідоцтвами №№ 37689, 189754, 189755 внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.02.2015 та опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 3.

Колегія суддів Київського апеляційного господарського суду на підставі встановлених обставин справи вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно положень Господарського кодексу України, підставами виникнення господарських зобов'язань, зокрема, є господарський договір (частина 1 статті 174); господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов, істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода (частина 1 статті 180).

В силу частини 7 статті 179 названого кодексу України господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, визначені статтею 203 Цивільного кодексу України. При цьому, відповідно до статті 202 Цивільного кодексу України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків; правочини можуть бути дво- чи багатосторонніми (договори).

Згідно статті 203 названого кодексу зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства (частина1); особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності (частина 2).

Вирішуючи спір про визнання договору недійсним, господарський суд має встановити наявність тих обставин, з якими закон пов'язує визнання угод недійсними і настання відповідних наслідків, а саме: відповідність змісту угод вимогам закону, додержання встановленої форми угоди; правоздатність сторін за угодою; у чому конкретно полягає неправомірність дій сторони тощо.

Загальні підстави визнання недійсними угод і настання відповідних наслідків встановлені статтями 215, 216 Цивільного кодексу України.

Так, відповідно до частин 1 та 3 статті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу, відповідно до яких, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Відповідно до статті 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно частини 1 статті 157 Господасрького кодексу України, частини 1 статті 494 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

За змістом частини 2 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

При цьому, використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (частина 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

За змістом частини 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Проте, як передбачено частиною 7 статті 16 названого Закону, передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Як зазначено вище, однією з підстав, якою позивач обґрунтовує недійсність спірних договорів, є те, що внаслідок передачі прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 товариству з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц", використання останнім таких торговельних марок може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Згідно висновку № 1048 комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.09.2015, проведеної експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_7 на підставі винесеної у даній справі ухвали суду від 24.04.2015, у випадку використання товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 не може бути виключено можливість виникнення у споживачів помилкового враження про те, що товари або послуги, які виробляються чи надаються під даними знаками, походять від товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор", наслідком чого буде змішування діяльності різних виробників та введення споживачів в оману стосовно особи, яка виробляє товари та надає послуги.

З урахуванням наданих в судовому засіданні апеляційної інстанції пояснень судового експерту ОСОБА_7, атестованого за спеціальністю «Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг», Київський апеляційний господарський суд зазначає, що Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.09.2015 № 1048 є обґрунтованим та повним.

Судом першої інстанції з дотриманням приписів статей 42, 43 ГПК України надано належну оцінку зазначеному висновку експерта. Експертне дослідження проведено кваліфікованим експертом з дотриманням приписів Закону України "Про судову експертизу" та ГПК України, експертні висновки належним чином мотивовані, обґрунтовані та узгоджуються з іншими матеріалами справи.

Наданий скаржником під час апеляційного провадження висновок від 09.11.2015 № 505, складений судовим експертом з питань інтелектуальної власності ОСОБА_8 за результатами проведення експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, не приймається до уваги, оскільки на час прийняття оскарженого рішення суду від 06.10.2015 цей висновок був відсутній, а висновки спеціалістів не вважаються актами судової експертизи і не можуть братися до уваги в якості належних доказів у справі, оскільки особа, якою складено висновок, набуває прав та несе обов'язки судового експерта тільки після одержання нею ухвали про призначення експертизи.

До того ж, згідно наданих в суді апеляційної інстанції пояснень ОСОБА_8, складений нею висновок про відсутність підстав вважати, що використання спірних знаків для товарів і послуг товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, мотивовано тим, що на момент складання цього висновку позивача визнано банкрутом згідно постанови від 16.10.2015 у справі № 904/8080/15, а право інтелектуальної власності припиняється з моменту ліквідації його власника.

У цьому зв'язку заслуговує на увагу та обставина, що до звернення товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" з позовом у даній справі - 12.03.2015, останнє здійснювало господарську діяльність, в тому числі діяльність, пов'язану з використанням спірних знаків для товарів і послуг, що підтверджується наявною в матеріалах справи роздруківкою з сайту amstor.com в мережі Інтернет від 11.03.2015, довідкою дочірнього підприємства «Моніторінг ЗМІ України» від 02.04.2015 № 20 та додатком до неї про виходи у пресі реклами товарів під торговельними марками «Амстор», «Аmstor» у період з 01.01.2003 по 31.12.2014 у кількості 152 виходи.

Докази зворотного в матеріалах справи відсутні, скаржником не надані.

Отже, враховуючи викладене, а також те, що позивача не ліквідовано дотепер, передача прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 відповідно до умов оспорюваних договорів може стати причиною введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги у випадку використання спірних торговельних марок товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц".

З наведених підстав суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що оспорювані договори купівлі-продажу не відповідають вимогам частини 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та у цьому зв'язку підлягають визнанню недійсними на підставі частини 1 статті 203, частини 1 статті 215 Цивільного кодексу України.

Враховуючи наведене, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, правильності позиції суду першої інстанції не спростовують.

Решта позовних вимог про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, зазначивши позивача власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 37689, 189754, 189755, та здійснити публікацію про це відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність" є похідними вимогами та підлягають задоволенню на підставі частини 2 статті 1114 Цивільного кодексу України, згідно якої факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації, та відповідно до пунктів 1.2, 1.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, згідно якого Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг (далі - знаки), які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях; реєстр формує Державна служба інтелектуальної власності України; відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність". Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

Судове рішення в частині відшкодування судових витрат та скасування заходів до забезпечення позову, вжитих ухвалою господарського суду міста Києва від 19.03.2015, місцевим господарським судом також прийнято в межах наданих йому повноважень та без порушення приписів чинного законодавства.

За таких обставин, аналізуючи положення чинного законодавства, колегія суддів доходить висновку про те, що порушення норм процесуального права, які могли призвести до скасування оскарженої ухвали господарського суду відсутні, а мотиви з яких подано апеляційну скаргу, не можуть бути підставою для її скасування.

Керуючись ст.ст. 99, 101-106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" залишити без задоволення, рішення господарського суду міста Києва від 06.10.2015 у справі № 910/5945/15-г залишити без змін.

Справу повернути до господарського суду міста Києва

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через суд апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня набрання постановою законної сили.

Головуючий суддя Л.Л. Гарник

Судді В.О. Пантелієнко

О.М. Остапенко