УХВАЛА

24.11.2015Справа № 5011-59/1087-2012

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна"

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Зотік"

4) Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод"

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог

на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Черкаський

завод автохімії"

про визнання свідоцтва України на знак для товарів та послуг НОМЕР_2 від 12.05.2009 р.

недійсним повністю та зобов'язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники сторін: без виклику представників сторін та третьої особи.

Обставини справи:

У січні 2012 року Товариство з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна" (відповідач-2) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Зотік" (відповідач-3), в якому просило суд:

1) визнати недійсним свідоцтво на знак товарів і послуг за НОМЕР_2, видане Державною службою інтелектуальної власності України Товариству з обмеженою відповідальністю "Зотік" 12.05.2009 ;

2) зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

3) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна" припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг LUXOIL, засвідчені свідоцтвом НОМЕР_1 від 15.04.2004, а саме: використовувати позначення LUXE у будь-якій формі, в тому числі нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг;

4) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Зотік" припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг LUXOIL, засвідчені свідоцтвом НОМЕР_1 від 15.04.2004, а саме: використовувати позначення LUXE у будь-якій формі, в тому числі нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач, відповідно до ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки від 07.04.2011, укладеного між громадянином ОСОБА_1 (ліцензіар), ТОВ "МГ Автомотів" (ліцензіат-1, позивач) та ТОВ "Черкаський завод автохімії" (ліцензіат-2), здійснює продаж моторної оливи під торговельною маркою LUXOIL, на яку 15.04.2004 видане свідоцтво на знак для товарів і послуг НОМЕР_1.

Але позивачу стало відомо, що ТОВ "Делфін Дістриб'юшн Україна" (відповідач-2) порушує майнові права інтелектуальної власності громадянина ОСОБА_1 на знак для товарів і послуг LUXOIL без згоди власника Свідоцтва на знак для товарів і послуг - LUXOIL - НОМЕР_1, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності 15.04.2004, шляхом продажу автомобільної оливи, під торговельною маркою LUXE, відповідно до свідоцтва на знак товарів і послуг НОМЕР_2 від 12.05.2009, що видане відповідачем-1 на ім'я -ТОВ "Зотік" (відповідач-3).

Позивач вважає, що позначення LUXE, зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом НОМЕР_2, не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на даний товарний знак мають бути поширені підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені абз. 5 н. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.02.2012 (суддя Картавцева Ю.В.) порушено провадження у справі № 5011-59/1087-2012, призначено справу до розгляду, залучено до участі у часті у справі в якості 3-ої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Черкаський завод автохімії" (18003, м. Черкаси, вул. Енгельса, 118).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2012 залучено до участі у справі іншого відповідача Відкрите акціонерне товариство "Пушкінський завод" (141200, Російська Федерація, Московська обл., м. Пушкіно, Ярославське шосе, 1 А).

При цьому суд виходив з того, що педметом спору у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "LUXE", зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України вчинити певні дії, зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Зотік" припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг LUXOIL, засвідчені свідоцтвом НОМЕР_1 від 15.04.2004, а саме: використовувати позначення LUXE у будь-якій формі, в тому числі нанесення на автомобільні моторні оливи (однорідні товари), в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг.

Судом було встановлено, що відповідно до рішення Державної служби інтелектуальної власності від 27.02.2012, Державна служба інтелектуальної власності вирішила опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Держаного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак за свідоцтвом України НОМЕР_2 від ТОВ "Зотік" ВАТ "Пушкінський завод" (реєстраційний номер 12455, дата публікації та реєстрації 12.03.2012).

У зв'язку з тим, що з'явився новий власник свідоцтва України НОМЕР_2 за оспорюваним знаком "LUXE", суд прийшов до висновку про необхідність залучення ВАТ "Пушкінський завод", як відповідача по даній справі, у якості відповідача 4, поряд з відповідачем 2 та відповідачем 3 по даній справі, до яких позивачем також заявлені вимоги.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.10.2012 у справі № 5011-59/1087-2012 (суддя Картавцева Ю.В.) відмовлено у задоволенні позову повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.03.2013 (колегія суддів: Доманська М.Л. - головуюча суддя, судді: Гарник Л.Л., Пантелієнко В.О.) апеляційні скарги ТОВ "МГ Автомотів" і ТОВ "Черкаській завод автохімії" залишено без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 22.10.2012 у справі № 5011-59/1087-2012 - без змін.

Постановою Вищого Господарського суду міста Києва від 14.05.2013 (колегія суддів: Селіваненко В.П.- головуючий суддя, судді: Бенедисюк І.М., Львов Б.І.) касаційні скарги ТОВ "МГ Автомотів" і ТОВ "Черкаській завод автохімії" задоволено, постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.03.2013 та рішення Господарського суду міста Києва від 22.10.2012 у справі № 5011-59/1087-2012 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ від 21.05.2013 № 04-1/299 справу № 5011-59/1087-2012 передано судді Блажівській О.Є.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2013, справу № 5011-59/108/7-2012 прийнято до провадження судді Блажівської О.Є.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 31.07.2013 у справі № 5011-59/1087-2012 (суддя Блажівська О.Є.) відмовлено у задоволенні позову повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.02.2014 (колегія суддів: Остапенко О.М.- головуючий суддя, судді: Разіна Т.І., Сотнікова С.В.) апеляційні скарги ТОВ "МГ Автомотів" і ТОВ "Черкаській завод автохімії" залишено без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 31.07.2013 у справі № 5011-59/1087-2012 залишено без змін.

Прийняті судові рішення з посиланням на приписи статей 15, 16, 418, 420, 424, 432, 492, 493, 494, 495, 499, 1109 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 154, 155, 157 Господарського кодексу України, статті 5, пункту 3 статті 6, статей 16, 19 Закону № 3689, статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (від 20 березня 1883 року), пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, мотивовано: відсутністю у позивача права на звернення до суду з даним позовом про визнання недійсним спірного свідоцтва на знак для товарів і послуг; відсутністю доказів використання відповідачами торговельної марки "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1; правомірністю використання відповідачами торговельної марки "LUXE" за свідоцтвом України НОМЕР_2; визнанням свідоцтва України НОМЕР_1 недійсним частково (щодо частини товарів 1 і 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг) рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 11.10.2013 зі справи № 2609/10153/13, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 21.01.2014.

Постановою Вищого Господарського суду міста Києва від 24.06.2014 (колегія суддів: Селіваненко В.П.- головуючий суддя, судді: Львов Б.І. і Палій В.В.) касаційні скарги ТОВ "МГ Автомотів" і ТОВ "Черкаській завод автохімії" задоволено частково, рішення Господарського суду міста Києва від 31.07.2013 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.02.2014 у справі № 5011-59/1087-2012 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва № 04-23/453 від 03.07.2014 призначено повторний автоматичний розподіл справи № 5011-59/1087-2012.

В порядку статті 2-1 ГПК України справу № 5011-59/1087-2012. передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Згідно ч. 1 ст. 111-12 ГПК України, вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2014 справу № 5011-59/1087-2012 прийнято до провадження судді Гумеги О.В. та призначено розгляд справи на 01.09.2014 о 15:00 год.

28.09.2014 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшли письмові пояснення з урахуванням постанови Вищого господарського суду України від 24.06.2014 у справі № 5011-59/1087-2012 на виконання вимог ухвали суду від 07.07.2014. Разом із письмовими поясненнями відповідач-3 подав відзив на позовну заяву, заяву про відсутність аналогічного спору та виписку з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно відповідача-3.

28.09.2014 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли письмові пояснення з урахуванням постанови Вищого господарського суду України від 24.06.2014 у справі № 5011-59/1087-2012 на виконання вимог ухвали суду від 07.07.2014. Разом із письмовими поясненнями відповідач-3 подав відзив на позовну заяву, заяву про відсутність аналогічного спору, копію ліцензійного договору № 25/03/3-12 від 25.03.2012 та виписку з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно відповідача-2.

28.09.2014 через відділ діловодства суду від представника відповідача-4 надійшли письмові пояснення з урахуванням постанови Вищого господарського суду України від 24.06.2014 у справі № 5011-59/1087-2012 на виконання вимог ухвали суду від 07.07.2014. Разом із письмовими поясненнями відповідач-4 подав відзив на позовну заяву, заяву про відсутність аналогічного спору та виписку з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно відповідача-4.

29.09.2014 через відділ діловодства суду від представника відповідача-4 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі, відповідно до якого відповідач-4 просив суд зупинити провадження у справі № 5011-59/1087-2012 до вирішення Вищим спеціалізованим судом України пов'язаної з нею справи за позовом Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" до ОСОБА_1. та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1.В якості додатку відповідач-4 надав суду копію ухвали Вищого спеціалізованого суду України від 28.07.2014.

В судове засідання, призначене на 01.09.2014, представники сторін та третьої особи з'явилися.

Представник третьої особи в судовому засіданні, призначеному на 01.09.2014, подав клопотання про призначення судової експертизи. Зазначеним клопотанням представник також запропонував перелік питань, які на його думку, мають бути поставлені на вирішення судовому експерту.

Клопотання залучене до матеріалів справи та буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Представник третьої особи в судовому засіданні, призначеному на 01.09.2014, подав клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_1. - власника прав на знак для товарів та послуг "LUXOIL".

Клопотання залучене до матеріалів справи та буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Представник третьої особи в судовому засіданні, призначеному на 01.09.2014, подав клопотання про зупинення провадження у справі, відповідно до якого відповідач-4 просив суд зупинити провадження у справі № 5011-59/1087-2012 до вирішення Вищим спеціалізованим судом України пов'язаної з нею справи за позовом Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" до ОСОБА_1. та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1.

Клопотання залучене до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 01.09.2014, подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог. Разом із відзивом відповідач-1 надав суду виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтв НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Відзив разом з доданими до нього документами залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник відповідача-4 в судовому засіданні 01.09.2014 підтримав подане ним 29.08.2014 клопотання про зупинення провадження у справі Господарського суду міста Києва № 5011-59/1087-2012 до вирішення Вищим спеціалізованим судом України пов'язаної з нею справи за позовом Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" до ОСОБА_1. та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1.

Представник третьої особи в судовому засіданні 01.09.2014 підтримав подане ним 01.09.2014 в судовому засіданні клопотання про зупинення провадження у справі Господарського суду міста Києва № 5011-59/1087-2012.

Представники позивача, відповідача-1, відповідача-2 та відповідача-3 не заперечували проти задоволення клопотань відповідача-4 та третьої особи про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2014 провадження № 5011-59/1087-2012 зупинено до вирішення Вищим спеціалізованим судом України пов'язаної з нею справи за позовом Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" до ОСОБА_1. та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 та набрання законної сили рішенням суду у зазначеній справі.

02.09.2014 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист з документами для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 07.07.2014.

18.11.2015 через відділ діловодства суду від відповідача-4 надійшло клопотання про поновлення провадження у справі № 5011-59/1087-2012, у зв'язку із вирішенням Вищим спеціалізованим судом України пов'язаної з нею справи за позовом Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" до ОСОБА_1. та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 та набрання законної сили рішенням суду у зазначеній справі.

Зазначеним клопотанням відповідач-4 повідомив суд про те, що ухвалою Вищого спеціалізованого суду України від 15.09.2014 касаційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаський завод автохімії" у справі за позовом Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" до ОСОБА_1. та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 була відхилена, а рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 11.10.2013 та ухвала Апеляційного суду міста Києва від 21.01.2014 залишені без змін.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Керуючись ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

У Х В А Л И В:

1. Поновити провадження у справі № 5011-59/1087-2012.

2. Призначити розгляд справи на 07.12.2015 о 12:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 18.

3. Зобов'язати сторони:

- надати виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтв України НОМЕР_2 від 12.05.2009, НОМЕР_1 від 15.04.2004 станом на грудень 2015 року.

4. Зобов'язати сторони та третю особу:

- надати письмові пояснення з урахуванням ухвали Вищого спеціалізованого суду України від 15.09.2014.

5. Визнати явку представників сторін та третьої особи в судове засідання обов'язковою.

6. Ухвалу направити сторонам у справі та третій особі.

Суддя Гумега О.В.