УХВАЛА

16.11.2015№ 910/11422/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Грабовської А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/11422/15

за позовом публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Більшовик», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Хіммашбуд», м. Київ,

про припинення порушення прав на промисловий зразок,

за участю представників:

позивача - не з'явився;

відповідача - Гренчука С.Р. (довіреність від 29.05.2015 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» (далі - ПАТ «НВП «Більшовик») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю «Хіммашбуд» (далі - ТОВ «Хіммашбуд») припинити виготовлення, пропонування до продажу, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання таких виробів: «завантажувальний пристрій гумозмішувача», «камера змішувальна до гумозмішувача» та «гумозмішувач періодичної дії».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ «Хіммашбуд» на сьогоднішній день виготовляються, пропонуються для продажу та продаються «завантажувальний пристрій гумозмішувача», «камера змішувальна до гумозмішувача» та «гумозмішувач періодичної дії», виготовлені з використанням належних ПАТ «НВП «Більшовик» зразків за патентами України №27044, №27045 та №27046.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.05.2015 (суддя Літвінова М.Є.) порушено провадження у справі.

Відповідач 04.06.2015 подав суду відзив на позов, в якому зазначив таке:

наприкінці 2003 року відповідач придбав, а у грудні 2004 року ввів в експлуатацію власні промислові потужності (механічно-складальний цех) з виробництва устаткування і записних частин для виготовлення пластмас і гуми;

17.03.2005 було видано наказ №7/05 на розробку у строк до 15.07.2005 конструкторської документації (зварювальний варіант) на запасні частини до технологічного обладнання для переробки гуми, камеру гумозмішувача 270 л., загрузочний пристрій, фундаментну плиту, з присвоєнням заводського індексу 211001;

наприкінці 2005 року - початку 2006 року відповідач виграв тендер на поставку відкритому акціонерному товариству «Бєлшина» (далі - ВАТ «Бєлшина») камери гумозмішувача 270 л.;

відповідно до наказу від 10.01.2007 №3-07 відповідачем була розроблена та передана на виробництво конструкторська документація (зварювальний варіант) на записані частини до технологічного обладнання для переробки гуми та модернізацію камери гумозмішувача періодичної дії об'ємом 270 л., загрузочного пристрою, дволопастними полірованими роторами, з ущільненнями роторів, розвантажувальним пристроєм, зварною фундаментною плитою; розробленій документації було присвоєно заводський індекс 211002;

у 2007 році відповідач взяв участь та виграв тендер на виробництво та поставку ВАТ «Бєлшина» камер гумозмішувача 270 л. в зборі з полірованими роторами, ущільненнями роторів, загрузочним пристроєм, розвантажувальним пристроєм, верхнім пресом, зварною фундаментною плитою в кількості 13 одиниць; 25.04.2007 відповідачем та ВАТ «Бєлшина» укладено контракт №3007-42-07 на виробництво та поставку запасних частин для технологічного обладнання для переробки гуми;

відповідачем 25.09.2013 отримано від ВАТ «Бєлшина» запрошення на участь в процедурі закупки камер гумозмішувача РС 270 л. в зборі з верхнім пресом, зварною фундаментною плитою, полірованими дволопастними роторами, ущільненнями роторів і полу муфтами в кількості 8 одиниць; 14.05.2014 було проведено попередні технічні переговори між учасниками тендеру і замовником; протокол технічних переговорів щодо змін конструкції та комплектації камер гумозмішувача РС 270 л був підписаний всіма учасниками переговорів, в тому числі і представником позивача - директором ПАТ «НВП «Більшовик»; за результатами тендеру ВАТ «Бєлшина» уклало з відповідачем контракт від 17.07.2014 №5675-33-14;

враховуючи викладене, відповідач здійснив значну і серйозну підготовку, виготовляв і реалізував запасні частини до технологічного обладнання для переробки гуми, починаючи з 2007 року, тобто задовго до подання позивачем заявок на промислові зразки на аналогічні пристрої, тому відповідач має всі права попереднього користувача відносно промислових зразків за патентами України №27044 та №27045;

стосовно використання пристрою «Гумозмішувач періодичної дії» за патентом України №27046, відповідач наголошує, що він ніколи не виготовляв і не пропонував до продажу вказане устаткування.

Ухвалами господарського суду міста Києва від 15.07.2015 призначено у справі №910/11422/15 судову експертизу прав інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - КНДІСЕ), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

У зв'язку з тривалим лікарняним судді Літвінової М.Є. 15.09.2015 здійснено повторний автоматичний розподіл даної справи, за результатами якого справу №910/11422/15 передано на розгляд судді Марченко О.В.

19.10.2015 до господарського суду міста Києва надійшов лист КНДІСЕ від 25.09.2015 №14511/14512/15-53 разом з матеріалами справи №910/11422/15 та клопотанням судових експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме:

матеріалів заявки №s201302929 на видачу патенту України №27044 на промисловий зразок «Завантажувальний пристрій гумозмішувача», в тому числі опис до цього патенту;

матеріалів заявки №s20132930 на видачу патенту України №27045 на промисловий зразок «Камера змішувальна до гумозмішувача», в тому числі опис до цього патенту;

чітких фотознімків об'єкту «Камера резиносмешивания РС 270л. В сборе с роторами, верхним прессом, фундаментальной плитой, лабиринтными утопления, полу муфтами и многоотводной смазочной станцией с программным обеспечением» (товариство з обмеженою відповідальністю «Хіммашбуд») та належним чином завірену копію комплекту технічної документації на цей об'єкт.

Разом з тим, у зазначеному клопотанні міститься прохання судових експертів щодо уточнення змісту питання, поставленого на вирішення судової експертизи і вміщеного в абзаці третьому пункту 2 резолютивної частини ухвали господарського суду міста Києва від 15.07.2015, викладеного у такій редакції: «Чи є вироби ТОВ «Хіммашбуд»: «Камера змішувальна до гумозмішувача», «Завантажувальний пристрій до Гумозмішувача», які виготовляються відповідно до патенту №№27044 та 27045 та за якими ознаками?».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.10.2015 поновлено провадження у справі; розгляд справи призначено на 16.11.2015; зобов'язано:

- сторони надати суду:

чіткі фотознімки об'єкту «Камера резиносмешивания РС 270л. В сборе с роторами, верхним прессом, фундаментальной плитой, лабиринтными утопления, полу муфтами и многоотводной смазочной станцией с программным обеспечением» (товариство з обмеженою відповідальністю «Хіммашбуд») та належним чином завірену копію комлекту технічної документації на цей об'єкт;

письмові пояснення щодо змісту питання, поставленого на вирішення судової експертизи і вміщеного в абзаці третьому пункту 2 резолютивної частини ухвали госоподарського суду міста Києва від 15.07.2015, викладеного у такій редакції: «Чи є вироби ТОВ «Хіммашбуд»: «Камера змішувальна до гумозмішувача», «Завантажувальний пристрій до Гумозмішувача», які виготовляються відповідно до патенту №№27044 та 27045 та за якими ознаками?».

- Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) подати суду:

належним чином засвідчені копії матеріалів: заявки №s201302929 на видачу патенту України №27044 на промисловий зразок «Завантажувальний пристрій гумозмішувача», в тому числі опис до цього патенту; заявки №s20132930 на видачу патенту України №27045 на промисловий зразок «Камера змішувальна до гумозмішувача», в тому числі опис до цього патенту;

витяги з Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно патентів України №27044, №27045 і №27046.

Служба 05.11.2015 та відповідач 09.11.2015 подали суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду від 22.10.2015.

Представник відповідача у судовому засіданні 16.11.2015 зазначив, що якщо експертові потрібна технічна документація, то відповідач може її надати експертові безпосередньо на об'єкті дослідження.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання; вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 22.10.2015 не виконав.

Згідно зі статтею 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності; сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами; господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі - Закон) промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Частинами другою та третьою статті 20 Закону встановлено, що патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Згідно з частиною першою статті 26 Закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до пункту 5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок господарським судам необхідно враховувати таке.

Згідно з частиною шостою статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

Крім того, перед судовим експертом можуть бути поставлені питання, зокрема, про: наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком); виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка; наявність у складі зображення виробу, внесеного до Реєстру, інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).

З урахуванням наведеного господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність внесення корективів у питання, поставлені на вирішення судової експертизи ухвалою господарського суду міста Києва від 15.07.2015, та викласти питання у такій редакції:

- чи використано у виробі «завантажувальний пристрій гумозмішувача», який виготовляється, пропонується для продажу/продається ТОВ «Хіммашбуд», вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27044 на промисловий зразок «Завантажувальний пристрій гумозмішувача»?;

- чи використано у виробі «камера змішувальна до гумозмішувача», який виготовляється, пропонується для продажу/продається ТОВ «Хіммашбуд», вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27045 на промисловий зразок «Камера змішувальна до гумозмішувача»?

Згідно з частинами першою - третьою статті 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності; проведення такої експертизи слід доручити КНДІСЕ; витрати за проведення судової експертизи покласти на ПАТ «НВП «Більшовик».

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/11422/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення експертам поставити такі питання:

- чи використано у виробі «завантажувальний пристрій гумозмішувача», який виготовляється, пропонується для продажу / продається ТОВ «Хіммашбуд», вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27044 на промисловий зразок «Завантажувальний пристрій гумозмішувача»?;

- чи використано у виробі «камера змішувальна до гумозмішувача», який виготовляється, пропонується для продажу / продається ТОВ «Хіммашбуд», вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №27045 на промисловий зразок «Камера змішувальна до гумозмішувача»?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №910/11422/15 скерувати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

5. Витрати з проведення судової експертизи покласти на Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» (03680, м. Київ, проспект Перемоги, 49/2; ідентифікаційний код 14308569). Зобов'язати назване підприємство здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовими експертами рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі №910/11422/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко