КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2015 р. Справа№ 39/147

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Шипка В.В.

за участі представників:

від апелянта: Твердохлєбов Є.Г. довіреність № б/н від 01.07.15 р.

від відповідач 1: Запорожець Л.Г. довіреність № 1-8/8366 від 21.11.14 р.

відповідач 2: Абакумова А.С. довіреність № б/н від 08.06.15 р.

розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою

відповідальністю "Національний центр медичних технологій"

на рішення господарського суду міста Києва від 30.07.2015р.

у справі №39/147 (головуючий суддя Гумега О.В., судді Борисенко І.І.,

Головіна К.І.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Національний

центр медичних технологій"

до відповідача-1 Державної служби інтелектуальної власності

до відповідача-2 Компанія "Біоматрікс Інтернешнл Лімітед"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору,

на стороні відповідача-2

Приватне підприємство "Медікап"

про визнання недійсним патенту України на корисну модель

за зустрічним позовом

Компанії "Біоматрікс Інтернешнл Лімітед"

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Національний

центр медичних технологій"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на

стороні позивача за зустрічним позовом

Приватне підприємство "Медікап"

про заборону вчиняти дії

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Національний центр медичних технологій" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності (відповідач) про визнання недійсним патенту № 24064 від 11.06.2007 "Спосіб одержання гістосумісного філера".

Позов було обгрунтовано тим, що порушуються права позивача, як власника патенту № 37080 на корисну модель "Спосіб отримання гідрофільного гелю AQUALIFT на виробництво гелю гідрофільного акваліфт". Мотивацією позовних вимог була невідповідність умові патентоздатності патенту України № 24064 "Спосіб одержання гістосумісного філера" - новизна корисної моделі.

В процесі розгляду спарви господарським судом міста Києва встановлено, що власником патенту України на корисну модель № 24064 "Спосіб одержання гістосумісного філера" є Компанія "Шадрас Лімітед" в зв'язку з чим згадана компанія була залученою до участі у справі у якості відповідача-2.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2011, на підставі ст.ст. 66, 67 ГПК України вжито заходи до забезпечення позову, а саме: до вирішення спору по суті заборонялось Державній службі інтелектуальної власності вносити будь-які зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель № 24064 "Спосіб одержання гістосумісного філера" іншим особам; до вирішення спору по суті заборонялось Компанії "Шадрас Лімітед" повністю або частково передавати виключні майнові права інтелектуальної власності на корисну модель № 24064 "Спосіб одержання гістосумісного філера" іншим особам.

Також, в процесі розгляду справи по суті позивачем подавалась заява про зміну предмету позову, відповідно до якої позивач просив визнати недійсним патент № 24064 від 11 червня 2007 року "Спосіб одержання гістосумісного філера"; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру патентів України щодо визнання недійсним патенту № 24064 від 11 червня 2007 року "Спосіб одержання гістосумісного філера"; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсним патенту № 24064 від 11 червня 2007 року "Спосіб одержання гістосумісного філера"; визнати Компанію "Шадрас Лімітед" такою, що не є власником патенту № 24064 від 11 червня 2007 року "Спосіб одержання гістосумісного філера".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2011 р., залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2 - Приватне підприємство "Медікап".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2012 р. змінено назву відповідача-2 у справі - Компанії "Шадрас Лімітед" на Компанію "Біоматрікс Інтернешнл Лімітед" в зв'язку із встановленням даного факту, що підтверджується Свідоцтвом про зміну назви Компанії "Шадрас Лімітед" від 03.10.2011 р., згідно якого нова назва компанії була занесена у Реєстр Компаній 06.10.2011 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2012, на підставі ст.ст. 60, 86 ГПК України, поданий Компанією "Біоматрікс Інтернешнл Лімітед" зустрічний позов по справі № 39/147, прийнято для спільного розгляду з первісним позовом та залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за зустрічним позовом - Приватне підприємство "Медікап".

Позовні вимоги позивача за зустрічним позовом обґрунтовувались, зокрема, тим, що, на його думку, відповідачем за зустрічним позовом порушуються права позивача за зустрічним позовом, які випливають з патенту України на корисну модель № 24064.

В зв'язку з чим позивач за зустрічною позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Національний центр медичних технологій" просив про: заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Національний центр медичних технологій" виробляти гель "Акваліфт", чи гель з будь-якою іншою назвою, при виробництві якого використовується корисна модель, захищена патентом України на корисну модель № 24064; про зобов'язання Tовариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Національний центр медичних технологій" припинити використання у будь-який інший спосіб корисної моделі, захищеної патентом України на корисну модель № 24064; про заборону в подальшому Товариству з обмеженою відповідальністю "Національний центр медичних технологій" здійснювати використання у будь-який спосіб корисної моделі, захищеної патентом України на корисну модель № 24064; про вилучення з цивільного обороту гелю гідрофільного "AQUALIFT" (АКВАЛІФТ), виготовленого з незаконним використанням патенту України на корисну модель № 24064 (надалі - зустрічний позов).

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 39/147, у зв`язку з тим, що питання, щодо дотримання умов патентоздатності належать до предмету доказування у справі, а для встановлення чи спростування відповідних фактів необхідні спеціальні знання, господарським судом, відповідно до ст. 41 ГПК України, призначалась судова експертиза, а також додаткова судова експертиза в зв'язку з чим справа неодноразово зупинялась.

За результатами розгляду справи господарським судом міста Києва ухвалено рішення про відмову в задоволенні первісного позову повністю; відмову в задоволенні зустрічного позову повністю; скасування заходів до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2011у справі № 39/147.

Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що в ході розгляду справи по суті, позивач за первісним позовом належними засобами доказування не довів, що патент України на корисну модель № 24064 від 11 червня 2007 року "Спосіб одержання гістосумісного філера" не відповідає умовам патентоздатності. В результаті чого позовні вимоги позивача за первісним позовом визнано необґрунтованими та такими, що задоволенню не підлягають Отже, підстави для визнання патенту № 24064 від 11 червня 2007 року недійсним та здійснення про це відповідної публікації визнано відсутніми. Позовні вимоги позивача за первісним позовом про визнання Компанії "Шадрас Лімітед" такою, що не є власником патенту судом було відхилено з огляду на їх безпідставність та необґрунтованість. При цьому судом враховувалось, що порядок припинення дії патенту та визнання його недійсним врегульовано розділом 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Однак, звертаючись з відповідним позовом, позивач за первісним позовом не зазначив правової підстави, відповідно до якої власника патенту на корисну модель можна було б визнати не власником патенту. Рівно, як не зазначив і відповідного способу захисту порушених прав або охоронюваних законом інтересів, з урахуванням способів захисту прав, встановлених ст. 16 ЦК України, ст. 20 ГК України, ст. 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Мотивуючи відмову у задоволенні зустрчних позовних вимог, місцевий суд зазначив, що позивач за зустрічним позовом не надав суду доказів, які б свідчили, що відповідач за зустрічним позовом здійснює виробництво гелю "Акваліфт", чи гелю з будь-якою іншою назвою, при виробництві якого використовується корисна модель, захищена патентом України на корисну модель № 24064 або використовує у будь-який інший спосіб корисну модель, захищену патентом України на корисну модель № 24064.

Позовну вимогу про заборону в подальшому ТОВ "Національний центр медичних технологій" здійснювати використання у будь-який спосіб корисної моделі, захищеної патентом України на корисну модель № 24064, господарським судом міста Києва було відхилено з огляду на те, що згідно ст. 1 ГПК України позивачу надано право звернутися з позовом до суду про захист порушених прав або охоронюваних законом інтересів. Отже, позивачу не надано право звертатися до суду за захистом прав на майбутнє, тобто за захистом таких прав, які на момент звернення з позовом до суду не були порушені.

Позовні вимоги позивача за зустрічним позовом про вилучення з цивільного обороту гелю гідрофільного "AQUALIFT" (АКВАЛІФТ), виготовленого з незаконним використанням патент у України на корисну модель № 24064, не були задоволені з урахуванням того, що позивачем за зустрічним позовом належними засобами доказування не доведено, що гель гідрофільний "AQUALIFT" (АКВАЛІФТ) виготовлено відповідачем за зустрічним позовом з незаконним використанням патенту України на корисну модель № 24064.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду першої інстанції, ТОВ "Національний центр медичних технологій" звернулось до Київського апеляційного господарського суду, подавши апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 30.07.2015р. у справі №39/147 в частині відмови в задоволенні вимог за первісним позовом та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги за первісним позовом.

Наводячи підстави, з яких подано апеляційну скаргу, скаржником зазначено про порушення судом першої інстанції норм процесуального права, що призвело до прийняття неправильного вирішення спору, оскільки неповно з`ясовано обставин справи, які мають значення для справи. В підтвердження доводів апелянт посилається на те, що висновки суду щодо промислової придатності Патенту України № 24064 не відповідають дійсним обставинам справи.

Відповідно до автоматизованого розподілу судових справ між суддями апеляційну скаргу ТОВ "Національний центр медичних технологій" у справі № 39/147 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: Верховця А.А. - головуючий, суддів Остапенка О.М., Шипка В.В.

Враховуючи перебування судді Шипка В.В. у відпустці, Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 20.08.2015р. сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі № 39/147 колегію суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий, суддів Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.08.2015р. (в складі колегії суддів: Верховець А.А. - головуючий, Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.) апеляційну скаргу ТОВ "Національний центр медичних технологій" було прийнято до провадження, призначено до розгляду в судовому засіданні на 22.09.2015р. та здійснено виклик в судове засідання експерта Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Петренка Сергія Анатолійовича.

10.09.2015р. до відділу документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від представника відповідача 2 за первісним позовом - Абакумової А.С. надійшов письмовий відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначено, що Компанія "Біоматрікс Інтернешнл Лімітед" просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 30.07.2015р. у справі № 39/147 без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.09.2015р. судове засідання відкладено до 20.10.2015р. та повторно здійснено виклик в судове засідання експерта Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Петренка Сергія Анатолійовича.

20.10.2015р. Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду у зв`язку з виходом судді Шипка В.В. з відпустки сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі №39/147 колегію суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий, судді Остапенко О.М., Шипко В.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.10.2015р. задоволенно клопотання апелянта про долучення до матеріалів справи письмових питань експерту та здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису, а також до матеріалів справи долучено письмові пояснення представника відповідача-2 за первісним позовом - Абакумової А.С., розгляд справи відкладено на 27.10.2015р.

В судовому засіданні 27.10.2015р. експертом Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Петренком С.А. надано додаткові роз'яснення щодо поданих ним висновків у справі № 39/147, експерту поставлено усні питання повноважними представниками сторін на які експертом було надано відповіді та долучено до матеріалів справи написану в судовому засідані хімічну формулу речовини за Патентом України №24064.

В судовому засіданні апеляційної інстанції 17.11.2015 р. представник апелянта Твердохлєбов Є.Г. надав суду письмові пояснення для долучення до матеріалів справи; скаржник апеляційну скаргу підтримав, представник відповідача-1 за первісним позовом Запорожець Л.Г. та представник відповідача-2 за первісним позовом Абакумова А.С. висловились за відхилення апеляційної скарги.

За заявою представника скаржника, апеляційний розгляд справи здійснювався із застосування технічних засобів запису судового процесу.

По закінченні судового засідання, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Відповідно до ст.99 Господарського процесуального кодексу України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.

Згідно ст.101 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Колегія суддів, обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи та перевіривши правильність застосування господарським судом при винесенні оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального права, вважає що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

З матеріалів справи вбачається та господарським судом міста Києва встановлено, що:

позивач за первісним позовом отримав:

- 18.06.2004 р. Свідоцтво про державну реєстрацію Гелю гідрофільного поліакриламідного "Естеформ" № 2889/2004, видане Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення;

- 22.12.2006 р. Свідоцтво про державну реєстрацію Гелю гідрофільного "Акваліфт" № 5869/2006, видане Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення;

- 17.04.2006 р. деклараційний патент України на корисну модель № 14049 "Спосіб одержання гідрофільного поліакриламідного гелю "Естеформ", а 25.07.2007 р. видано патент на корисну модель №25060 "Біосумісний гідрогель "AQUALIFT".

- 10.11.2008 р. позивачу видано патент України на корисну модель № 37080 "Спосіб отримання гідрофільного гелю AQUALIFT" та 25.11.2008 р. видано патент України на корисну модель № 37541 "Гідрофільний гель AQUALIFT".

- 19.06.2009 р. Свідоцтво про державну реєстрацію Гелю гідрофільного "Акваліфт" № 5869/2006, видане Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення;

- 09.10.2013 р. Свідоцтво про державну реєстрацію Гелю гідрофільного "Акваліфт" № 13187/2013, видане Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Компанія "Біоматрікс Інтернешнл Лімітед" (відповідач-2 за первісним позовом) є власником патенту України № 24064 на корисну модель "Спосіб одержання гістосумісного філера". Права на корисну модель за патентом України № 24064 є чиннними з 11.06.2007 р., дата подання заявки - 16.05.2007 р. Право власності на зазначений патент відповідач -2 отримав внаслідок передачі права власності на зазначений патент.

Як уже зазначалось, господарським судом міста Києва, відповідно до ст. 41 ГПК України, призначались судові експертизи, матеріали справи містять висновок судового експерта за № 803 від 11.01.2012 р., здійснений заступником директора науково-дослідного інституту інтелектуальної власності правових наук України з експертної роботи Дорошенком О. Ф. А також, висновки експерта за результатами проведення судової експертизи за № 832 від 06.09.2013р., та додаткової судової експертизи за № 957 від 10.06.2015р. проведення яких доручалось судовому експерту Петренку С.А. - керівнику Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, який має вищу технічну освіту, спеціальну вищу освіту в cфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 08.07.2011, дійсне до 22.08.2017), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2002 року.

Отже, предметом даного спору є питання щодо відповідності корисної моделі за патентом України № 24064 "Спосіб одержання гістосумісного філера" умовам патентоздатності, тобто чи є згадана модель новою і промислово придатною, а також питання використання відповідачем за зустрічним позовом при виробництві гелю "Акваліфт" чи гелю з будь-якою іншою назвою кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 24064 "Спосіб одержання гістосумісного філера", належного позивачу, або ознаки, еквівалентної їй.

За змістом статей 460, 462, 464 ЦК України та статей 6, 28, 33 Закону "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі Закон): авторство і право власності на винахід, корисну модель засвідчуються патентом; права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу; патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу; патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Відповідно до частин другої та п'ятої статті 6 Закону об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. При цьому обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу.

Згідно висновку експерта від 10.06.2015р. за № 957 (т.6 арк. спр.220), із формули корисної моделі за Патентом України №24064 її об`єктом є спосіб одержання гістосумісного філера.

Відповідно до ст. 7 Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Відповідно до абзаців 9-12 частини 2 статті 28 Закону: процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В ході судовго розгляду спарви апелянтом для доведення власної позиції та спростування аргументів відповидачів за первісним позовом були подані письмові пояснення. В яких йшлось зокрема, про спростування водорозчинності гістосумісного матеріалу у об'єкті охорони за Патентом України № 24064. Скаржиком було зауважено, що в самому Патентi № 24064 зазначено: «Новий спосiб дозволяє отримати фiлер на основi синтетичного полiамiду iз заданою кiлькiстю амiдних зв'язкiв у ланцюзі, що має простоорову будову за рахунок водневих зв`язків, а також дозволяє одержати безпечний, водорозчинний гiсто-сумiсний матерiал з властивостями катiону. В гелi вiдсутнi залишки реакцiйно-здатних функцiональних груп, якi здатнi викликати асептичну запальну реакцiю на раннiй cтaдiї введення геля в органiзм». В зв'язку з чим апелянт просив звернути увагу на те, що водорозчинний гiстосумiсний матерiал згiдно таблицi 1 вiдмивають почергово водою для iн'єкцiй та фiзичним розчином на протязi вiд 6 до 24 годин. А також, особливо наголошував на те, що водорозчинний матерiал вiдмиваютъ в водi. Що в свою чергу доводить, що цей водорозчинний матерiал не розчиняється в водi.

Проаналізувавши викладене та з урахуванням аналізу пояснень експерта, колегія суддів доходить до висновку, що водорозчинність у даному патенті та відмивання гістосумісного матеріалу є елементами послідовних дій, поетапність яких приводить до отримання промислового результату. Динаміка водорзчинності гістосумісного матеріалу не впливає на промислову придатність оспорюваного патенту.

Не доведеним є твердження апелянта щодо формули написаної експертом в судовому засіданні власноруч та формули, яка міститься в самому патенті на сторінці 7. Зокрема скаржником зазначено, що підраховавши атоми водню формули метiленбiсакрiламiду (C2H3-CO-NH-CH2-CO-NH-C2H3) скаржником вбачається, що у формулі за Патентом №24064 дванадцять атомів водню (Н), а у формулі за регламентом гелю естеформ експерт написав десять атомів водню (Н). В зв'язку з чим, скаржник робить висновок, що в Патентi написано в формулi десять атомiв водню (Н), а формула речовини, яку написав експерт не мiстить метiленбiсакриламiду, а якусь iншу речовину - N-пропионамiдометiлакриламiд. Колегія суддів зауважує, що виведення різних формул не можуть у даній справі аргументом щодо непатентоспроможності оспорюваного патенту.

Також не знаходять свого підтвердження, посилання на те, що в оспорюваному патенті відсуній ініціатор полімеризації, без якого в свою чергу не можливо з'єднати молекули акриламіду та метіленбісакриламіду. Оскільки, обгрунтованою вбачається відповідь експерта щодо зробленого ним висновку стосовно ситуації не описаності в патенті ініціатора гідролізації. З огляду на те, що дії експерта не суперечать чинному законодавству, враховуючи те, що інформація про ініціатор полімеризації є загальнодоступною, описаною та відкритою у джерелах інформації. Пунктом 6.5.1.1. Наказу, Міністерства освіти і науки, від 15.03.2002 р. за № 197 "Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель", встановлено правила перевірки винаходу на відповідність умовам патентоздатності на стадії розгляду і проведення експертизи заявок на видачу патентів (деклараційних патентів) на винаходи (секретні винаходи) і деклараційних патентів на корисні моделі (секретні корисні моделі). Відповідно до згаданого пункту, для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють: наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук - його можливе застосування); наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу. Зважаючи на те, що дані правила можуть використовуватись і при проведенні експертизи, вбачається, що експерт дійшов логічного висновку, що ініціатором полімеризації є вода та в результаті чого було отримано продукт за описаним у оспорюваному патенті способом. Що в свою чергу спростовує доводи апелянта стосовно промислової непридатності Патенту України №24064.

Колегія суддів Київського апеляційного господарського суду звертає увагу на те, що дане письмове пояснення не може прийматись судом до уваги, оскільки зазначений документ не може вважатись належним доказом у розумінні статті 34 Господарського процесуального кодексу України.

Судова колегія також зауважує, що відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2014 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", недопустимим є порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі.

З матеріалів справи вбачається, що перевірка новизни оспорюваного Патенту здійснювалась щодо всієї сукупності ідентифікованих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак із відомостями про об'єкти, що є частиною рівня техніки, виявленими в результаті проведеного закладом експертизи пошуку. Відповідно до частини третьої статті 7 Закону об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Отже, об`єкт правової охорони корисної моделі за Патентом України № 24064 "Спосіб одержання гістосумісно філера" у відповідності частини 4 статті 7 Закону на момент подачі заявки до Установи не входив до рівня техніки. А також, не виявлено об`єкт, в якому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Колегія суддів доходить висновку, що з матеріалів справи не вбачається, що використання Патенту № 24064 будь-яким чином порушує права позивача, що також було підтверджено скаржником в судових засіданнях апеляційної інстанції. Питання новизни винаходу за Патентом № 24064 в повній мірі з`ясовно господарським судом першої інстанції, а саме з дотриманням приписів названих норм матеріального та процесуального права на підставі ретельної оцінки наявних доказів (у тому числі й висновків судових експертиз об`єктів інтелектуальної власності) та не опротестовується в апеляційній інстанції на чому було неоднарозово наголошено повноважними представниками сторін під час судових засідань Київського апеляційного господарського суду.

Не знаходять свого підтвердження доводи апелянта стосовно того, що відповідачами у справі не доведено промислової придатності корисної моделі, яка охороняється Патентом України № 24064. Оскільки, відповідачі спростовують дане твердження апелянта, посилаючись на висновоки експертних досліджень, які були зроблені у справі. Зокрема у висновку за № 957 від 10.06.2015р. зазначено "у описі корисної моделі за патентом України № 24064, з урахуванням загальновідомих відомостей з наукової літератури, міститься достатньо інформації, яка дає можливість пересвідчитись, що у разі здійснення корисної моделі реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива. Таким чином, виходячи з обсягу наданих на дослідження матеріалів справи № 39/147 та зібраних у справі доказів, спосіб за патентом України № 24064 від 11.06.2007 р. "Спосіб одержання гістосумісного філера" може бути визнано як промислово придатний (т.6, арк.227). Способи та методи експертних досліджень на підставі яких було зроблено експертні висновки в повній мірі досліджувались судом апеляцийної істанції, методика експертного дослідження була пояснена судовим експертом в судовому засіданні апеляційної інстанції 27.10.2015 р.

Підлягають спростуванню доводи апелянта щодо промислової непридатності оспорюваного Патенту у зв`язку з тим, що відповідач-2 за первісним позовом не здійнює виготовлення продукту, якому надається правовоа охорона за патентом України № 24064. Закон у даному разі не визначає наявність доказів фактичного використання патентовласником оспорюваного патенту, як обов`язкову умову визнання останнього недійсним.

З огляду на викладене, суд апеляційної інстанції вважає, що суд першої інстанції дійшов правильного висновку, щодо відмови в задоволенні первісного позову повністю та відмову в задоволенні зустрічного позову повністю.

Викладені в апеляційній скарзі доводи правильності висновку місцевого господарського суду не спростовують.

За наслідками системного аналізу фактичних обставин справи та норм чинного законодавства колегія суддів доходить висновку про те, що порушення норм матеріального та процесуального права, які могли призвести до скасування оскаржуваного рішення відсутні.

Керуючись ст.ст. 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства "Національний центр медичних технологій" залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від рішення 30.07.2015р. у справі №39/147 залишити без змін.

3. Справу повернути до господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

В.В. Шипко