номер провадження справи 8/183/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.10.2015 Справа № 908/4606/15

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 захист (04116, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 10/8)

до відповідача ОСОБА_2 особи підприємця ОСОБА_3 (69104, м. Запоріжжя, вул. Комарова, б. 7, кв. 57)

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимоги на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю Національна горілчана компанія (19632, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шосе, 8-й кілометр, 2)

про 1) зобов'язання відповідача припинити порушення прав на промисловий зразок Пляшка згідно патенту України № 29425, дата публікації 12.05.2015 р., шляхом введення у цивільний обіг алкогольних напоїв ТМ Перепёлка та/чи ТМ Перепілка (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня);

2) заборону відповідачу здійснювати пропонування для продажу та продаж алкогольних напоїв ТМ Перепёлка та/чи ТМ Перепілка (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня), виготовлених з порушенням прав на промисловий зразок Пляшка згідно патенту України № 29425, дата публікації 12.05.2012 р.;

3) вилучення у відповідача та знищення виявлених алкогольних напоїв ТМ Перепёлка та/чи ТМ Перепілка (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня), виготовлених з порушенням прав на промисловий зразок Пляшка згідно патенту України № 29425, дата публікації 12.05.2012 р.

Суддя І. А. Попова

Представники:

Позивача ОСОБА_1, дов. від 31.08.2015 р.

Відповідача не з'явився

Третьої особи ОСОБА_4, дов. від 08.07.2015 р.

Заявлено позовні вимоги про: 1) зобов'язання відповідача припинити порушення прав на промисловий зразок Пляшка згідно патенту України № 29425, дата публікації 12.05.2015 р., шляхом введення у цивільний обіг алкогольних напоїв ТМ Перепёлка та/чи ТМ Перепілка (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня); 2) заборону відповідачу здійснювати пропонування для продажу та продаж алкогольних напоїв ТМ Перепёлка та/чи ТМ Перепілка (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня), виготовлених з порушенням прав на промисловий зразок Пляшка згідно патенту України № 29425, дата публікації 12.05.2012 р.; 3) вилучення у відповідача та знищення виявлених алкогольних напоїв ТМ Перепёлка та/чи ТМ Перепілка (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня), виготовлених з порушенням прав на промисловий зразок Пляшка згідно патенту України № 29425, дата публікації 12.05.2012 р.

Розгляд справи, призначений на 10.09.2015 р., відкладався до 22.10.2015 р.

Позивач підтримує вимоги з підстав, викладених у позові, відповідно до ст.ст. 432, 464 ЦК України, ст. ст. 1, 5, 20, 26 Закону України «Про охорону прав на промисловий зразок». В обґрунтування позову вказує, що товариство з обмеженою відповідальністю «Айпі Захист» є ліцензіатом за ліценційним договором № 32 від 18.08.2015 р., згідно умов якого позивач придбав невиключну ліцензію на право користування промисловим зразком «Пляшка» за патентом України № 29425 від 12.05.2015 р. у своїй господарській діяльності, у тому числі для використання у виробництві скляних плашок як пакування лікеро-горілчаної продукції. Відповідно до умов п.п. 1.,2, 2.4 ліцензійного договору полизач наділений правом забороняти третім особам використання Промислового зразку та вимагати, в тмоу числі в судовому порядку, поновлення порушених прав на промисловий зразок та протидіяння будь-яким порушенням пав на промисловий зразок. Позивачу стало відомо, що в травні 2015 р. ТОВ «Національна горілчана компанія» почало здійснювати виробництво, пропонування для продажу та продаж горло «Перепілка» з використання пляшки, що виготовлена із застосуванням промислового зразка. Реалізацію зазначеної горілчаної продукції, зокрема, здійснює фізична особа підприємець ОСОБА_3, що підтверджується копіями касових чеків про продаж горілок «Перепілка» та фотозображеннями з торгівельних приміщень відповідача. Зокрема, в реалізації на цей час знаходяться наступні алкогольні наопїі під ТМ «Перепёлка» та/ чи «Перепілка», в яких використовується промисловий зразок це горілка «Перепілка «Класична», горілка особлива «Перепілка «Карпатська» та горілка «Перепілка «Домашня». Для підтвердження того факту, що у виробі пляшці горілки «Перепілка», виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія» , використані усі суттєві ознаки промислового зразка позивачем на договірних засадах проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України. За результатами експертного дослідження складено висновок № 9106/15-53, в якому зазначено, що у виробі - пляшці горілки «Перепілка класична», виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія» використані всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 29425». Позивач вважає, що ТОВ «Національна горілчана компанія» виробляється, пропонується до продажу та продається, а відповідачем зберігається з метою пропонування до продажу та продається горілчана продукція «Перепілка» - тобто використовується промисловий зразок, права на використання якого відсутні у них обох. Позивач просить: 1) зобов'язати відповідача припинити порушення прав на промисловий зразок Пляшка згідно патенту України № 29425, дата публікації 12.05.2015 р., шляхом введення у цивільний обіг алкогольних напоїв ТМ Перепёлка та/чи ТМ Перепілка (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня); 2) заборонити відповідачу здійснювати пропонування для продажу та продаж алкогольних напоїв ТМ Перепёлка та/чи ТМ Перепілка (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня), виготовлених з порушенням прав на промисловий зразок Пляшка згідно патенту України № 29425, дата публікації 12.05.2012 р.; 3) вилучити у відповідача та знищити виявлені алкогольні напої ТМ Перепёлка та/чи ТМ Перепілка (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня), виготовлені з порушенням прав на промисловий зразок Пляшка згідно патенту України № 29425, дата публікації 12.05.2012 р.

Відповідач заявлені позовні вимоги не спростував, представник відповідача в судове засідання за викликом жодного разу не зявився, правом надати відзив на позов не скористався. Згідно п. 3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої ст. 64 та ст. 87 ГПК України. В разі, якщо ухвалу було надіслано за належною адресою (тобто, адресою, зазначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), і не повернуто підприємством звязку або повернуто з посиланням на відсутність адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: 69014, АДРЕСА_1. Ухвала суду від 18.08.2015 р. про порушення провадження по даній справі, яка направлялася на адресу відповідача повернута органом зв'язку з посиланням «за закінченням терміну зберігання», тому з урахуванням обставин справи вважається належним виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу щодо вчинення судом певних процесуальних дій.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача вважає заявлені вимоги необґрунтованими. В поясненнях на позовну заяву зазначає, що ТОВ «Національна горілчана компанія» для виготовлення горілки «Перепілка» використовує пляшку виготовлену із застосуванням промислового зразка «Пляшка» за патентом України № 29303 від 27.04.2015 р., власником якого є ТОВ «Національна горілчана компанія». Відповідність сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 29303 пляшці, у які розливається горілка «Перепілка» підтверджується Висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 03-04/15 від 22.04.2015 р. ТОВ «Національна горілчана компанія» є власником не лише патенту України № 29425 на промисловий зразок, а й патенту України на корисну модель № 99675, що зумовлює додаткову правову охорону для пляшки, яка використовується для розливу горілки «Перепілка». Патент України № 29303 від 27.04.2015 р., належний ТОВ «Національна горілчана компанія» має більш ранню дату публікації відомостей про його видачу, ніж патент України № 29425 від 12.05.2015 р. права на який має ТОВ «ОСОБА_1 захист». Відповідно, правомочності, які випливають з патенту України на промисловий зразок, в т. ч. на його використання, у ТОВ «Національна горілчана компанія» виникли раніше і існували вже у той час, коли правовласники за патентом України № 29425 від 12.05.2015 р. їх ще не мали.

Дослідивши наявні матеріали та заслухавши представників сторін, судом встановлено:

18 травня 2015 р. ГСХ Трейдмаркс Лімітед (лізенціар) та ТОВ «Айпі Захист» (ліцензіат, позивач по справі) укладено ліцензійний договір № 32, за умовами якого ліцензіар надає ліцензіатові на термін дії договору невиключну ліцензію на право користування наступними обєктами інтелектуальної власності промисловими зразками: патент України на промисловий зразок № 29425 від 12.05.2015 р. «Пляшка» з датою подачі заявки 20.02.2015р., у своїй господарській діяльності, у тому числі для використання у виробництві скляних пляшок як пакування лікеро-горілчаної продукції.

Позивач вважає, що відповідачем порушується його право інтелектуальної власності на промисловий зразок шляхом реалізації продукції виготовленої з застосуванням промислового зразку, а саме алкогольних напоїв ТМ «Перепелка» та/чи ТМ «Перепілка» (горілка «Перепілка «Класична», горілка особлива «Перепілка «Карпатська», горілка «Перепілка «Домашня».

В судовому засіданні 22.10.2015 р. позивачем заявлено клопотання про призначення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності. В обґрунтування клопотання позивач вказує, що відповідачем, за відсутності прав на це, використовується спірний промисловий зразок «Пляшка» (за патентом України № 29425 від 12.05.2015 р.), оскільки в реалізації у відповідача знаходяться алкогольні напої під ТМ «Перепілка», в яких використані усі суттєві ознаки промислового зразка це горілка «Перепілка «Класична», горілка особлива «Перепілка «Карпатська» та горілка «Перепілка «Домашня».

Згідно з пунктом 2 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Відповідно до пункту 6 цієї статті Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 20 Закону використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Частиною першою статті 41 ГПК України передбачено, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до постанови пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних із захистом прав інтелектуальної власності» Питання, повязані з віднесенням ознак промислового зразка до суттєвих, використанням сукупності ознак промислового зразку у виробі чи в іншому зареєстрованому промисловому зразку з більш пізнім пріоритетом, можуть вирішуватися господарським судом шляхом призначення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

З метою повного, всебічного та обєктивного розгляду спору з урахуванням доводів сторін суд дійшов висновку щодо необхідності призначення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Позивач пропонує проведення експертизи доручити Київському науково-дослідному судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) та поставити на дослідження наступні питання:

1) Чи використані у виробі пляшці горілки «Перепілка «Класична», виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія», усі суттєві ознаки промислового зразка «Пляшка» за патентом № 29425 від 12.05.2015 року?

2) Чи використані у виробі пляшці горілки «Перепілка «Карпатська», виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія», усі суттєві ознаки промислового зразка «Пляшка» за патентом № 29425 від 12.05.2015 року?

3) Чи використані у виробі пляшці горілки «Перепілка «Домашня», виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія», усі суттєві ознаки промислового зразка «Пляшка» за патентом № 29425 від 12.05.2015 року.

Третя особа - ТОВ «Національна горілчана компанія» - заперечила щодо необхідності проведення експертизи, вважає, що призначення судової експертизи є недоцільним, оскільки права на патент України № 29303 у ТОВ « Національна горілчана компанія» виникли раніше, а саме з 27.04.2015 р., внаслідок чого патент № 29425, власником якого є ТОВ «Айпі Захист» не відповідає умовам патентоспроможності, зокрема, стосовно новизни промислового зразка.

Доводи третьої особи судом відхиляються з наступних підстав: у вирішенні спору про припинення дій, що порушують виключні права власника патенту на промисловий зразок, господарський суд має з'ясувати, як обставини, що свідчать про наявність такого права, так і фактичні дані, що підтверджують відсутність протиправного використання іншою особою (відповідачем) усіх суттєвих ознак запатентованого позивачем промислового зразка.

Згідно ч. 2 ст. 41 ГПК України учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені експертом. Проте остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

Відповідно до постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» № 4 від 23.03.2012 р. господарський суд не звязаний пропозиціями сторін стосовно експертних установ, але може враховувати їх у вирішенні питання про призначення і проведення судової експертизи.

Оскільки з'ясування спірних питань, що виникли в ході судового розгляду справи, потребує спеціальних знань, суд вважає за необхідне призначити по справі судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (04053, пл. Львівська 4А, м. Київ).

Суд вважає за необхідне на вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи використано сукупність суттєвих ознак за патентом України № 29425 у виробі пляшка горілки ТМ «Перепілка» (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня), виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія»?

2) Чи використано сукупність суттєвих ознак за патентом України № 29303 у виробі пляшка горілки ТМ «Перепілка» (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня) виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія»?

Попередити експерта про відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

Провадження у справі зупинити до проведення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 41, 79, 86 ГПК України, суддя

У Х В А Л И В:

1. Призначити по справі № 908/4606/15 судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (04053, пл. Львівська 4А, м. Київ).

2. На вирішення експерта поставити питання:

1) Чи використано сукупність суттєвих ознак за патентом України № 29425 у виробі пляшка горілки ТМ «Перепілка» (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня), виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія»?

2) Чи використано сукупність суттєвих ознак за патентом України № 29303 у виробі пляшка горілки ТМ «Перепілка» (горілка Перепілка Класична, горілка особлива Перепілка Карпатська, горілка Перепілка Домашня), виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія»?

3. Попередити експерта про відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

4. Провадження по справі зупинити до проведення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

5. Зобовязати ТОВ «Айпі Захист» здійснити фінансування експертизи. Докази щодо витрат на проведення експертизи надати суду для вирішення питання розподілу між сторонами судових витрат.

6. Зобовязати експерта направити експертний висновок до господарського суду Запорізької області.

7. Копію ухвали та матеріали даної справи направити Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (04053, пл. Львівська 4-А, м. Київ).

Суддя І .А. Попова