РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2015Справа №910/20625/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М" (м. Марганець, Дніпропетровськ)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України (м. Київ, Україна), 2) Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) (м. Нікосія, Кіпр),

третя особа, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРГОПАК»

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Компанець М.Б.;

від відповідача-1: Фінагіна В.Б.;

від відповідача-2: Шум О.М.; Картушин Д.М.;

від третьої особи: Лучка І.Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М" (далі-позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1) та Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) (далі - відповідач-2) про:

- визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 175926 від 25.09.2013, видане на ім'я Айвібрідж Венчерз Лімітед, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг недійсним повністю;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 175926 від 25.09.2013 до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 175926 від 25.09.2013.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 175926 не відповідає умовам надання правової допомоги, не має розрізняльної здатності для товарів, для яких його зареєстровано, що унеможливлює ефективну господарську діяльність позивача та призводить до прояву недобросовісної конкуренції з боку відповідача-2.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.08.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 15.10.2015 за участю представників сторін, яких зобов'язано виконати вимоги суду.

Зокрема, зобов'язано позивача надати суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали суду від 13.08.2015 та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 28.08.2015.

09.10.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про забезпечення позову, в якій просив суд вжити заходів до забезпечення позову, а саме:

- заборонити відповідачу-2 - Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) на території України передавати будь-якій особі (особам) право (права) інтелектуальної власності на зареєстрований за оспорюваним свідоцтвом України № 175926 об'ємний знак для товарів і послуг до вирішення спору про визнання недійсним свідоцтва України № 175926 на об'єм ний знак для товарів і послуг;

- заборонити третій особі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Ерго пак», відповідачу-2 здійснювати перешкоджання, заборону використання на території України об'ємного знаку для товарів та послуг за оспо рюваним свідоцтвом України № 175926 щодо товарів 21 класу Міжнародної кла сифікації товарів та послуг, а саме - губки побутові, до вирішення спору про ви знання недійсним свідоцтва України № 175926 на об'ємний знак для товарів і пос луг;

- заборонити відповідачу-1 - Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру свідоцтв України стосовно належного відповідачу-2 знаку для товарів і пос луг за свідоцтвом України № 175926, зокрема з приводу надання відповідачем-2 будь-якій особі (особам) прав (права) інтелектуальної власності на зареєстрований за оспорюваним свідоцтвом України № 175926 об'ємний знак для товарів і послуг; вносити відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати офіційні публікації до вирішення спо ру про визнання недійсним свідоцтва України № 175926 на об'ємний знак для това рів і послуг;

- заборонити відповідачу-2 вносити до митного реєстру об'є ктів права інтелектуальної власності будь-які заборони щодо об'ємного знаку для товарів та послуг за охоронюваним свідоцтвом України № 175926 щодо товарів 21 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а саме - губки побутові, до ви рішення спору про визнання недійсним свідоцтва України № 175926 на об'ємний знак для товарів і послуг;

- заборонити третій особі вносити до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності будь-які заборони щодо об'ємного знаку для товарів та послуг за оспорюваним свідоцтвом України № 175926 щодо товарів 21 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а саме - губки побутові, до вирішення спору про визнання недій сним свідоцтва України № 175926 на об'ємний знак для товарів і послуг.

Також, 09.10.2015 представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в якому просить суд призначити у справі судову експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на розгляд якої поставити наступні питання:

1.1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 від 25.09.2013 таким, що являє собою реалістичне зображення товару, для позначення якого цей знак зареєстровано?

1.2. Чи мав знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 від 25.09.2013 розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набув розрізняльної здатності внаслідок використання?

У судовому засіданні 15.10.2015 представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, в якому вважає необґрунтованим твердження позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 є позначенням, яке відображає лише форму, що обумовлена необхідністю отримання технічного результату, оскільки Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України прийнято до уваги висновок № 08/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 03.02.2012 як доказ того, що об'ємне позначення за заявою № m 2010 08266 не відображає лише форму, яка обумовлена необхідністю отримання технічного результату.

Представник відповідача-2 також надав відзив на позовну заяву, обґрунтовуючи тим, що об'ємний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 є таким, що не відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату та набув розрізняльної здатності внаслідок використання до дати подання заявки, а саме до 31.05.2010. Крім того зазначає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 має розрізняльну здатність, як знак відповідача-2 та був введений в господарський обіг і реалізовувався на території України відповідачем-2 з 2002 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.10.2015 залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРГОПАК» третьою особою, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів, зокрема зобов'язано Компанію Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) у строк до 02.11.2015 надати суду належним чином завірену читабельну копію ліцензійного договору, укладеного між Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕРГОПАК».

У судовому засіданні 15.10.2015 оголошувалась перерва до 05.11.2015 у порядку ст.77 ГПК України.

05.11.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача подав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у відповідача-2 та третьої особи наступні докази:

- реєстраційні та статутні документи компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед.

- діючий ліцензійний договір між компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед та ТОВ «Ергопак» (із всіма додатками, доповненнями, специфікаціями до цього договору).

- ліцензійні договори, які укладалися між компанією Айвібрідж Вен черз Лімітед та ТОВ «Ергопак» щодо знаку для товарів і послуг № 175926 від 25.09.2013 та/або позначення за цими знаком (із всіма додатками, допо вненнями, специфікаціями до цих договорів).

- докази використання компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед свідоцтва на знак для товарів і послуг № 175926 від 25.09.2013 та/або позначення за цими знаком в Україні, у тому числі, але не виключно: експортні та/або ім портні контракти; договори на виготовлення та реалізацію губок побуто вих; рекламні угоди; документацію про участь у виставках; зразки (макети) упаковок, вивісок, етикеток, нашивок, бирок, виготовлених із нанесенням знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 175926.

Зокрема, витребувати у відповідача-1 такі докази:

- всю інформацію, документи та матеріали, що подані заявником - Айвібрідж Венчерз Лімітед у зв'язку із заявкою m 2010 08266 від 31.05.2010 на реєстрацію об'ємного знака для товарів і послуг (свідоцтво України № 175926);

- всю інформацію, документи, висновки, повідомлення та рішення, прийняті Державною службою інтелектуальної власності України та/або взяті нею до уваги у зв'язку із заявкою m 2010 08266 від 31.05.2010 на ре єстрацію об'ємного знака для товарів і послуг (свідоцтво України № 175926).

Також, 05.11.2015 представник відповідача подав клопотання про здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

05.11.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-1 подав письмові пояснення щодо недоцільності призначення судової експертизи у справі, в яких зазначає, що обставини, на які посилається позивач в обґрунтування позову і які підлягають встановленню для прийняття судового рішення, встановлені судовим рішенням Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 760/835/14-ц.

Зокрема, 05.11.2015 представник позивача через загальний відділ діловодства додаткові докази по справі.

У даному судовому засіданні представник відповідача-2 подав письмові пояснення щодо клопотання позивача про проведення експертизи, в якому зазначає, що на теперішній день є два висновки судових експертів:

- висновок № 08/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 03.02.2012;

- висновок № 447 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, що було проведено Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, які відповідають на поставлені позивачем у клопотанні питання та які були досліджені Солом'янським районним судом м. Києва та Київським апеляційним адміністративним судом під час розгляду судових справ про відповідність знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 умовам правової охорони, зокрема наведені висновки були прийняті судами, як належні та допустимі докази.

Також, представник відповідача на виконання вимог ухвали суду від 15.10.2015 надав ліцензійний договір про надання дозволу на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 від 01.10.2013, укладеного між Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ергопак».

Представник позивача у судовому засіданні підтримав заявлені позовні вимоги, а також клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, про витребування доказів та заяву про забезпечення позову.

Розглянувши подане позивачем клопотання про призначення судової експертизи, суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Однак, суд не вбачає необхідності у проведенні експертизи для вирішення спору у даній справі, оскільки в матеріалах справи наявні висновки № 08/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 03.02.2012 та № 447 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, що було проведено Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, які відповідають на поставлені позивачем у клопотанні питання та були досліджені судами, а тому суд відмовляє у задоволенні клопотання позивача про призначення судової експертизи.

Щодо клопотання про витребування доказів, суд зазначає, що відповідно до ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено: - який доказ витребовується; - обставини, що перешкоджають його наданню; - підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; - обставини, які може підтвердити цей доказ.

Оскільки позивач не зазначив, які обставини можуть підтвердити вказані у клопотанні докази, відповідно суд відмовляє у задоволенні поданого клопотання про витребування доказів.

З приводу поданої заяви про забезпечення позову, суд відзначає наступне.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 заперечили проти задоволення позову.

Представник третьої особи у судовому засіданні також заперечив проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 05.11.2015 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) є власником знака для товарів та послуг за свідоцтвом України №175926 відносно товарів та послуг 21 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі-МКТП), зареєстрованої на підставі заявки №m201008266 від 31.05.2010.

Як стверджує позивач, зображення зареєстрованого знаку за свідоцтвом України № 175926, виданого у 2013, повністю відповідає формі губок побутових, що виготовляються позивачем на підставі ТУ У 25.2-5:2010.

Зокрема, з матеріалів справи вбачається, що Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕРГОПАК» було направлено на адресу позивача вимогу № 380 від 10.07.2015 про усунення порушень прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926, в якій третя особа зазначає, що Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед надано виключні права використання вищевказаного знаку для товарів і послуг на ринку України Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕРГОПАК» на підставі ліцензійного договору, укладеного між Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ергопак».

Виключно Товариству з обмеженою відповідальністю «Ергопак» на території України надано право використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 для товарів 21 класу МКТП, а саме - губки побутові.

Виробництво та продаж побутових губок із хвилястою поверхнею із використанням знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 на території України здійснюється без дозволу Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед та ТОВ «Ергопак», як ліцензіата, що використовує такий знак на законних підставах, у зв'язку з чим позивач порушує права інтелектуальної власності відповідача-2, як власника свідоцтва, шляхом реалізації товарів - побутові губки із хвилястою поверхнею, вироблених Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М".

Обґрунтовуючи свої вимоги позивач зазначає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», оскільки є таким, що відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Крім того, позивач зазначає, що прямокутникова форма губки кухонної, верхня поверхня якої є профільованою (виконана з періодичною зміною виступів і поглиблень), а нижня виконана з матеріалу більшої щільності, зображення якої зареєстровано за свідоцтвом № 175926 від 25.09.2013 є однією з найбільш поширених форм даного товару. Щодо профільованої поверхні, то такий елемент в жодному разі не є новим або унікальним, оскільки сам факт існування спеціалізованих станків за допомогою яких формуються такі поверхні свідчать про їх зручність та популярність.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

З приписів статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як вбачається з матеріалів, 04.01.2014 ОСОБА_7 звернувся до Солом'янскього районного суду м. Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited), в якому просив визнати повністю недійсним свідоцтво України № 175926 на знак для товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 175926 на знак для товарів та послуг та опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Так, рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 29.04.2014 у справі № 760/835/14-ц, провадження № 2-1711/14 (суддя Лазаренко В.В.) у задоволенні позову ОСОБА_7 до Державної служби інтелектуальної власності України та Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити певні дії - відмовлено повністю.

Зокрема, з наведеного вище судового акту вбачається, що судом з метою недопущення виконання невластивих суду функцій з вирішення питань, що потребують спеціальних знань, було враховано висновок № 08/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за адміністративною справою № 2-а-16316/11/2670, підготовлений атестованими судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 03 лютого 2012 року, яким встановлено обставини щодо знаку за спірним свідоцтвом України, власником якого є відповідач - Компанія Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited).

Висновком № 08/12 встановлено, що технічним результатом кухонної мийної губки є забезпечення швидкого та ефективного миття посуду. Досягнення технічного результату забезпечується завдяки застосуванню конкретного матеріалу, а саме пінополіуретану, який є м'якою піною, що складається на 90% із повітря. Завдяки своєму складу, пінополіуретан є еластичним та забезпечує високе піноутворення. Також, внаслідок особливої внутрішньої будови, поліуретан відзначається високою еластичністю та вмістом повітря, що забезпечує досягнення технічного результату, при цьому значення форми губки практично нівелюється.

Висновком № 08/12 підтверджено, що форма губки не впливає на досягнення технічного результату, оскільки його досягнення забезпечується особливими властивостями матеріалу з якого виготовлено губку.

Відтак, суд вважає, що хвиляста поверхня не може забезпечити кращого піноутворення, оскільки в піноутворенні бере участь уся розгалужена поверхня капілярів губки в усьому її об'ємі й площа цієї поверхні не менш ніж у 2000 разів перевищує площу зовнішньої поверхні губки, тому незначне (приблизно на 5%) збільшення площі зовнішньої поверхні губки за рахунок хвилястості не може дати помітного вкладу в піноутворення.

На підставі наведених вище відомостей, суд дійшов висновку, що хвиляста поверхня не забезпечує кращого видалення жиру та забруднення, оскільки для такого видалення застосовується волокниста поверхня, що приклеюється до губки і складається з іншого матеріалу.

За таких умов, хвиляста форма поверхні надає побутовим губкам Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) власної індивідуальності й необумовлена необхідністю одержання певного технічного результату.

Таким чином, висновком № 08/12 спростовано твердження позивача про те, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, тривимірним об'єктом, форма якого обумовлена виключно функціональним призначенням.

Також, суд враховує наданий Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) висновок №447 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, складений 24 лютого 2014 року атестованим судовим експертом О.Ф.Дорошенко, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Відповідно до висновку № 447 на вирішення судового експерта було поставлено наступні питання:

« 1. Чи є позначення за свідоцтвом № 175926 таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату?

2. Чи є позначення за свідоцтвом № 175926 таким, що набуло розрізняльної здатності внаслідок використання?»

Зі змісту висновку № 447 вбачається, форма, що обумовлена природним станом товару, - це форма, утворення якої обумовлене природними властивостями товару та дією неконтрольованих людиною природних факторів. Будь-яка обробка об'єкту, пов'язана з формоутворення товару в цілому чи його окремих поверхонь, виключає товари та, відповідно, позначення, які їх відображують, з числа тих, форма яких обумовлена природним станом товару.

Експертом встановлено, що з урахуванням вищенаведених ознак форми відображеного у досліджуваному позначенні об'єкта, позначення за свідоцтвом № 175926 не є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару.

Технічним результатом застосування губок для миття (в т.ч. кухонних губок) є ефективність миття поверхонь різних предметів, яка визначається здатністю губки до вбирання рідин (води, миючих засобів), забезпечення піноутворення миючих засобів та здатністю видаляти забруднення при їх контактах з матеріалом губки.

Отже, у даному випадку, технічний результат залежить не від загальної форми губки, а від властивостей її матеріалу.

Таким чином, позначення, зареєстроване, як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926, не відображає лише форму, що обумовлена необхідністю отримання технічного результату.

Враховуючи, що окремою підставою визнання недійсним спірного свідоцтва є те, що знак є реалістичним зображенням товару, суд враховує обставини, встановлені експертом у дослідницькій частині висновку № 447.

Україна є однією із країн, у яких правова охорона надається серед інших, так званим тривимірним або об'ємним знакам. Серед зареєстрованих об'ємних позначень значну частину становлять ті, які являють собою саме реалістичні зображення товарів, для яких вони використовуються.

Реалістичне зображення товару здатне виконувати основну функцію товарного знака (вирізняти товари одного виробника серед однорідних товарів інших виробників), якщо воно включає в себе оригінальні елементи, створені та вперше застосовані саме власником знака.

Позначення, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926 є об'ємним (тривимірним) та представляє собою паралелепіпед з прямими нижніми та вертикальними ребрами. Який складається з нижньої вузької та верхньої широкої частин. Нижня частина є темною, верхня - світлою. Верхня частина паралелепіпеда є «хвилястою» та утворена такими, що регулярно чергуються виступами і заглибленнями. Характерною особливістю є те, що «хвилі» поширюються у двох напрямках, утворюючи оригінальну форму поверхні виробу, яка не є широко використовуваною виробниками для такого роду товарів.

Таким чином, експертом встановлено, що незважаючи на те, що позначення, зареєстроване як знак за свідоцтвом № 175926 представляє собою реалістичне зображення товару (губки для миття), воно здатне породжувати асоціації, необхідні та достатні для запам'ятовування знака та його відтворення, тобто має розрізняльну здатність.

Задовго до дати подання заявки № m201008266 власник знака вжив ряд заходів, які у сукупності обумовили набуття знаком розрізняльної здатності внаслідок широкого та тривалого використання.

За рахунок інтенсивного і широкого використання позначення як засобу індивідуалізації товарів правовласника до дати подання заявки № m201008266 воно набуло розпізнавальних ознак, що дозволяють виконувати йому відмінну функцію торговельної марки. Позначення стало впізнаваним в силу оригінальної форми поверхні губки.

Отже, до дати подання заявки № m201008266 на знак за свідоцтвом № 175926 стосовно товарів 21 класу МКТП «губки побутові» набув розрізняльної здатності на території України щодо продукції правовласника - Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited).

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «Ергопак» (ліцензіат за ліцензійним договором) здійснювало виробництво та продаж губок із хвилястою поверхнею протягом майже восьми років до дати подання заявки № m201008266. Таким чином, використання ТОВ «Ергопак» досліджуваного позначення є тривалим.

Виходячи з викладеного, за результатами проведеного дослідження було складено висновок № 447, яким встановлено, що « 1. Позначення за свідоцтвом № 175926 не є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату. 2. Позначення за свідоцтвом № 175926 є здатним породжувати асоціації, необхідні та достатні для запам'ятовування знака та його відтворення, тобто має розрізняльну здатність. Позначення за свідоцтвом № 175926 є таким, що набуло розрізняльної здатності внаслідок використання до дати подання заявки №m201008266, а саме - до 31.05.2010».

Таким чином, висновком № 447 спростовано твердження позивача про те, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним ч.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», оскільки є таким, що відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, тривимірним об'єктом, форма якого обумовлена виключно функціональним призначенням, та реалістичним зображенням товару.

Крім того, враховуючи пункт «С. - (1)» ст. 6quinquies Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 р., що набула чинності для України 25 грудня 1991 р., який встановлює: щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака, суд вважає за доцільне прийняти до уваги докази, які свідчать на користь наявності розрізняльної здатності знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ергопак» відповідно до укладеного із Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) Ліцензійного договору має виключне право на території України використовувати знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926.

З матеріалів справи вбачається, що Компанія Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) в особі ліцензіата ТОВ «Ергопак» є розробником та першим вийшов на ринок України з губками, з хвилястою поверхнею.

Зокрема, з 2002 року губки з хвилястою поверхнею виробляються ТОВ «Ергопак», що підтверджується зареєстрованими Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації Технічними умовами (ТУ У 25.2-31364122.002-2002) від 26.11.2002 р. в книзі обліку за № 081/027028, у яких одним із типів виробів є кухонні губки, що виробляються із хвилястою поверхнею та рядом видаткових накладних, які підтверджують факт їх реалізації.

Відповідно до наданих Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) документів, ТОВ «Ергопак» при виробництві губок надає їм специфічної хвилястої поверхні, спосіб виготовлення якої розроблений директором ТОВ «Ергопак», за рахунок використання спеціального верстата для профілювання ЗМПМ 31,5-12,5-133, який було введено в експлуатацію у 04.12.2001 року.

Таким чином, товар із використанням об'ємного знака за свідоцтвом України № 175926, а саме губки із хвилястою поверхнею, з 2002 року виготовляється ТОВ «Ергорак», за рахунок використання власного спеціально розробленого верстату, що надає поверхні хвилястої форми та відповідно до самостійно створених та запроваджених у виробництві технічних вимог зазначених у габаритному кресленні та технологічній карті.

ТОВ «Ергопак» виробляє товар із використанням знака за свідоцтвом України № 175926 із однаковою хвилястою поверхнею, і за період його виробництва, така поверхня не змінювалась.

Судом встановлено, що Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) є власником патенту України № 8538 на промисловий зразок «ГУБКА ГОСПОДАРСЬКА», заявка на реєстрацію якого була подана 23.06.2003.

Компанія Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) надала інформацію про кількість губок із хвилястою поверхнею, реалізованих з 2006-2013, що також підтверджує наявність у знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926 розрізняльної здатності.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926 відповідає умовам надання правової охорони відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав для товарів і послуг».

Так, відповідно до частини 3 статті 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином, факти, встановлені в рішенні Солом'янського районного суду м. Києва від 29.04.2014 у справі № 760/835/14-ц, провадження № 2-1711/14 не доказуються при розгляді даної справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Отже, суд зазначає, що наявні в матеріалах справи висновки № 08/12 та №447 містять докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань.

Таким чином, з урахуванням наведеного вище, суд дійшов висновку, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 175926 відповідає умовам надання правової охорони відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав для товарів і послуг», у зв'язку з чим відсутні підстави для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 175926 від 25.09.2013, виданого на ім'я Айвібрідж Венчерз Лімітед, недійсним повністю.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З огляду на вищевикладене, суд вважає вимоги позивача необґрунтованими та такими, що задоволенню не підлягають.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 12.11.2015.

Суддя Бондарчук В.В.