ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.11.15р. Справа № 904/6839/14

За позовом Приватного науково-виробничого підприємства фірма "СІТОН", м. Дніпропетровськ

до Відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-будівельний дім "Олді", м. Київ

Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Біол", м. Мелітополь Запорізька область

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Суддя Кеся Н.Б.

Представники:

Від Позивача: ОСОБА_1, довіреність б/н від 10.11.2015 р. предстравник

Від Відповідача-1: представник не з'явився

Від Відповідача-2 ОСОБА_2,довіреність № б/н від 03.11.2015 р., представник ОСОБА_3, довіреність б/н від 03.11.15 р.

СУТЬ СПОРУ:

Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" звернулось з позовом до Відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-будівельний дім "Олді" та Відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Біол", в якому просить господарський суд:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Біол" припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентом України №80885;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-будівельний дім "Олді" припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентом України № 80885;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біол" використовувати винахід за патентом України № 80885, шляхом заборони виготовлення, пропонування до продажу та продажу чавунного посуду з використанням винаходу за патентом України № 80885;

- вилучити з цивільного обороту продукцію, виготовлену з використанням за патентом України № 80885 Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство" "Біол" з порушенням прав інтелектуальної власності за місцем знаходження, а саме Запорізька область., м. Мелітополь, вул. Мічуріна, б. 21 Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство" "Біол" та знищити таку продукцію;

- вилучити з цивільного обороту та знищити матеріали і знаряддя, які використовуються Товариство з обмеженою відповідальністю "Біол" для виготовлення чавунного посуду з використанням винаходу за патентом України №80885 за місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство" "Біол", а саме Запорізька область., м. Мелітополь, вул. Мічуріна, б. 21;

- судові витрати покласти на Відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ "Торгівельно-будівельний дім "Олді" (Відповідач-1) здійснює на території Дніпропетровської області продаж виготовленого ТОВ "Біол" (Відповідач-2) чавунного посуду. Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" (Позивач) вважає, що дії Відповідачів порушують його права інтелектуальної власності як власника виключних майнових прав на використання винаходу "Спосіб виготовлення чавунного посуду" за патентом України №80885 та ліцензійним договором про передачу прав на використання промислових зразків і винаходів №2 від 01.03.2011року, оскільки проведеним дослідженням (висновок №462 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 04.08.2014 року, складеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_4Ф.) було встановлено, що у посуді, виробником якого є Відповідач-2, використані відповідні ознаки винаходу за патентом України №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду", який виданий відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.11.2007 року. Вказує, що ніколи не надавав Відповідачам дозволів на використання винаходу за патентом України №80885, у тому числі, у вигляді ліцензій та ліцензійних договорів, а відтак останні використовують такий винахід Позивача без відповідного дозволу. Із посиланням на положення ст. ст. 28, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" Позивач просить припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентом України №80885 Відповідачами та заборонити Відповідачу-2 виготовляти та здійснювати продаж чавунного посуду з використанням винаходу за патентом України №80885.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.14р. призначено у справі судову експертизу, із залученням до її проведення експертів на предмет досліджень, пов'язаних з охороною прав на винаходи, корисні моделі, а також на предмет досліджень металів і сплавів, на вирішення якої поставити наступне запитання:

- Чи має місце використання у виробах - сковорода чавунна 22 см та каструля з кришкою з нанесеним на них маркуванням "БИОЛ", які залучені до матеріалів справи, та/або у процесі їх виготовлення кожної ознаки винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом України №80885, або ознаки, еквівалентній їй?

27.04.2015 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6839/14 із супровідним листом про необхідність залучення до проведення експертизи фахівця у галузі дослідження виробів з чавуну в якості судового експерта.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.05.15р. поновлено провадження у справі №904/6839/14 та призначено справу до розгляду в засіданні на 28.05.15р. о 10:45 год.

25.05.2015р. від Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшов запит, відповідно до якого апеляційний суд просить терміново надіслати на їх адресу справу №904/6839/14, для подальшого направлення до Вищого господарського суду України відповідно до вимог статті 109 Господарського процесуального кодексу України.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.10.2015р. по справі №904/6839/14 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Біол" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2014 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.06.2015 року залишено без задоволення, а справа повернута до суду першої інстанції.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.15р. поновлено провадження у справі №904/6839/14, справу призначено на 10.11.15р.

На виконання вимог ухвали суду від 22.10.2015р. сторонами надані свої пропозиції щодо залучення спеціаліста - фахівця у галузі дослідження виробів з чавуну в якості експерта та забезпечити його явку в судове засідання (а.с. 231-236).

Під час судового засідання 22.10.15р. ТОВ "Біол" заявило клопотання про зупинення провадження по справі (а.с. 227) до моменту завершення розгляду справи №760/25332/14-ц, яка знаходиться в провадженні Солом'янського районного суду м. Києва.

В обґрунтування клопотання Відповідач-2 посилається на те, що власником чинного патенту України на винахід №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду" є ОСОБА_5., який також є директором ПНВПФ "Сітон". Дане підприємство здійснює виробництво чавунного посуду на підставі Ліцензійного договору №2 від 01.03.2011 р., укладеного між Позивачем та ОСОБА_5 В той же час в провадженні Солом'янського районного суду міста Києва наявна справа № 760/25332/14-ц за позовом ТОВ "БІОЛ" до ОСОБА_5, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту України №80885 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", зареєстрований 12.11.2007р. на ім'я ОСОБА_5. При цьому, підставою для звернення до Солом'янського районного суду м.Києва є те, що винахід ОСОБА_5 «Спосіб виготовлення чавунного посуду» №80885 не відповідає таким умовам патентоздатності як новизна, винахідницький рівень та промислова придатність.

Суд вважає, що у справі є підстави для зупинення провадження у справі за клопотанням Відповідача-2 з огляду на наступне..

Відповідно до ч.1 ст.79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

В підпункті 3.16 постанови Пленуму Вищого господарського суду №18 від 26.12.2011 року "Про деякі питання практики застосування господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено, що господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. При цьому пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі.

Так, правовою підставою звернення Позивача до суду є ліцензійний договір про передачу прав на використання промислових зразків і винаходів №2 від 01.03.2011року, укладений між Позивачем та власником, зокрема, патенту на винахід №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду" ОСОБА_5 Дійсність цього патенту на предмет його відповідності умовам патентоздатності оспорюється в іншому суді.

В силу ст.462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

Згідно з ч.1 статті 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є, зокрема, виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії).

Частиною 1 статті 1108 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

Відповідно д ст.33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Враховуючи наведені положення чинного законодавства, обставини, викладені в клопотанні Відповідача-2 про зупинення провадження у справі, а також те, що майнові права Позивача цілком залежать від наявності прав власника патенту №80885; відповідність патенту на винахід №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду" умовам патентоздатності не є предметом дослідження у справі №904/6839/14; рішенням суду по іншій справі, в якій оспорюється дійсність цього патенту, можливо будуть встановлені обставини, які мають значення для оцінки доказів у справі №904/6839/14; суд дійшов висновку про неможливість розгляду справи №904/6839/14, у тому числі проведення судової експертизи, до вирішення пов'язаної з нею справи №760/25332/14-ц, що розглядається Солом'янським районним судом м. Києва.

Керуючись ч.1 ст.79, ст.86 ГПК України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Зупинити провадження у справі № 904/6839/14 до вирішення справи №760/25332/14-ц, що розглядається Солом'янським районним судом м. Києва та набрання прийнятим по цій справі рішенням суду законної сили.

Зобовязати сторін повідомити суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Суддя ОСОБА_6