КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2015 р. Справа№ 910/7339/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Доманської М.Л.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Халько В.А.,

та представників:

від позивача - Тищенко О.Ю. - дов. №27 від 01.09.2015р.,

від відповідача 1 - Слабко Т.О. - довіреність б/н від 17.07.2014р.,

від відповідача 2 - Костенко С.О. - дов. №1-8/8571 від 21.11.2014р.,

від відповідача 3 - Дзіненко А.В. - дов. №847 від 21.11.2014р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі -ТОВ) «Українська дистрибуційна компанія»

на рішення

господарського суду м.Києва

від 30.06.2015р.

у справі №910/7339/14 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом ТОВ «Українська дистрибуційна компанія»

до 1.BELVEDERE Societe Anonyme (БЕЛЬВЕДЕР С.А.)

2.Державної служби інтелектуальної власності України

3.Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ)

«Буассон еліт «Бельведер груп»

про дострокове припинення дії на території України міжнародної

реєстрації №662220А на знак для товарів і послуг,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 30.06.2015р. по справі №910/7339/14 відмовлено у задоволенні позову ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» до BELVEDERE Societe Anonyme (БЕЛЬВЕДЕР С.А.), Державної служби інтелектуальної власності України та ТОВ "Буассон еліт "Бельведер груп" про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №662220А на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький".

Не погоджуючись з винесеним рішенням, ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати оскаржуване рішення повністю та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» та достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації №662220А на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) «BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницкий»; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №662220А на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) «BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницкий»; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності повідомити міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №662220А на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) «BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницкий»; стягнути з відповідачів з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» судові витрати по справі.

Відзиви на апеляційну скаргу не надходили.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.08.2015р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження та справу призначено до розгляду на 02.09.2015р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.09.2015р. розгляд справи було відкладено на 28.09.2015р.

28.09.2015р. колегією суддів у судовому засіданні було оголошено перерву до 02.11.2015р. на підставі ст.77 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» підлягає задоволенню з наступних підстав.

18.04.2014р. ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» звернулось до місцевого суду з позовними вимогами про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) "BOHDAN CHMIELNICKI / Бохдан Хмельницький" та зобов'язання здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) "BOHDAN CHMIELNICKI / Бохдан Хмельницкий", а також зобов'язання повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої Організації Інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) "BOHDAN CHMIELNICKI / Бохдан Хмельницький".

Як на підставу для задоволення таких вимог позивач посилався на невикористання вказаного знаку протягом більш ніж трьох років.

Відповідачем-3 було надано суду першої інстанції копію Договору № 1710-2013 від 17.10.2013 р. про передачу прав власності на знак для товарів і послуг, укладеного між BELVEDERE Societe Anonyme та ТОВ «Буассон еліт «Бельведер груп», за яким відповідач-3 отримав права на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 662220.

11.12.2014 р. відбулась реєстрація знака "BOHDAN CHMIELNICKI / Бохдан Хмельницький" за Товариством з обмеженою відповідальністю "Буассон еліт "Бельведер груп", внаслідок чого було видано нове свідоцтво України на знак для товарів і послуг за номером 662220А.

Відповідач-3 проти задоволення позову заперечував, посилаючись на те, що ним укладено низку договорів, спрямованих на забезпечення використання зареєстрованого знаку та випуску горілки «BOHDAN CHMIELNICKI /Бохдан Хмельницький»:

- договір про надання послуг № 2201/БХ-2015 від 22.01.2015 р., за яким відповідач-3 замовив послуги по розробці ідеї та маркетингової стратегії, а також просуванню горілки "BOHDAN CHMIELNICKI (Бохдан Хмельницький);

- договір № 22/01-15 від 22.01.2015 р. (на виготовлення скляної продукції, піддона та щита притискного), зі специфікацією із зазначенням найменування "BOHDAN CHMIELNICKI";

- договір № 04.01-13 від 04.01.2013 р. (на виготовлення поліграфічної продукції), у специфікації до якого погоджено етикетки "BOHDAN CHMIELNICKI".

На підставі базового свідоцтва на знак для товарів і послуг Франції "BOHDAN CHMIELNICKI / Бохдан Хмельницький" № 96614266 від 05.03.1996 року Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності 19.08.1996 року на ім'я Відповідача-1 було зареєстровано міжнародну реєстрацію на знак для товарів і послуг "BOHDAN CHMIELNICKI / Бохдан Хмельницький" № 662220 для товарів 33 класу МКТП, про що було здійснено відповідну публікацію 10.01.1997 року в бюлетені ВОІС № 1996/16.

16.07.1998р. означена міжнародна реєстрація знаку для товарів і послуг "BOHDAN CHMIELNICKI / Бохдан Хмельницький" № 662220 була зареєстрована в Україні на ім'я Відповідача-1 для обмеженого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме для - алкогольних напоїв (за виключенням пива), лікерів, горілок, спиртів плодових, виключно що походять з України, про що було здійснено публікацію в бюлетені «Промислова власність» № 1998/11.

Відповідачем-1 за договором про передачу прав власності на знак для товарів і послуг було передано Відповідачу-3 право власності на знак для товарів і послуг "BOHDAN CHMIELNICKI / Бохдан Хмельницький" за міжнародною реєстрацією № 662220 стосовно України, після чого Державна служба інтелектуальної власності України опублікувала про часткову передачу права на міжнародну реєстрацію цього знаку для товарів і послуг в своєму бюлетені «Промислова власність» № 2014/48 від 11.12.2014 року, про що повідомила Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Цій міжнародній реєстрації знаку для товарів і послуг, що діє в Україні, через часткову передачу прав було присвоєно новий номер 662220А.

Згідно ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,

свідоцтво надає його власнику (а відтак і власнику міжнародної реєстрації) право використовувати знак та інші права, визначені цим. Законом.

Згідно ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва (а відтак і власник міжнародної реєстрації) повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва (а відтак і з міжнародної реєстрації).

Згідно ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Трирічний строк невикористання торгівельної марки "BOHDAN CHMIELNICKI / Бохдан Хмельницький" за міжнародною реєстрацією 662220А повинен відраховуватися з моменту першої публікації відомостей про реєстрацію в Україні цієї торгівельної марки колишньому власнику (Відповідачу-1), тобто з 16.07.1998 року, з огляду на наступні обставини і нормативні приписи.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і

послуг», кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відтикана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи з заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову у реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку.

Згідно п. 3 ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Відтак публікація про реєстрацію торговельної марки за міжнародною реєстрацією здійснюється без вимоги щодо наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і

послуг», одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

Частиною 3 ст. 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що до Реєстру за ініціативою власника свідоцтва можуть бути внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін.

Такий перелік змін установлений в Протоколі до Мадридської угоди, абз. (1) Правила 20 Інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків і в Наказі Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 р. Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Положення).

Відповідно до п. 2.3 Положення, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо: продовження строку дії свідоцтва; зміни повного імені або повного найменування і/або адреси власника (власників) свідоцтва (без зміни суб'єкта права власності); зміни складу осіб, які мають право використовувати колективний знак; зміни переліку товарів і/або послугу разі часткової відмови від свідоцтва; зміни класів у переліку товарів і/або послуг, пов'язані зі змінами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків; зміни адреси для листування; зміни щодо представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи; зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва; видачі ліцензії на використання знака; змін до відомостей про видачу ліцензії на використання знака, що внесені до реєстру; визнання свідоцтва недійсним повністю або частково; припинення дії свідоцтва повністю або частково; видачі дубліката свідоцтва; зміни внаслідок виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо); інших змін стосовно діловодства з ведення реєстру.

Публікація відомостей 11.12.2014 року про передачу Відповідачу-3 міжнародної реєстрації знаку для товарів і послуг № 662220А щодо України є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід передбачених законодавством прав та обов'язків до правонаступника і не є підставою для припинення прав та обов'язків, що виникли у зв'язку з базовою міжнародною реєстрацією знаку для товарів і послуг № 662220.

Відповідно до абз. (1), (2) правила 22 «Внесення запису про зміну в Міжнародний реєстр і дата внесення цього запису» Інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків,

- Запис про зміну, що стосується міжнародної реєстрації, вноситься до Міжнародного реєстру на дату, коли Міжнародне бюро отримує у своє розпорядження заяву про внесення запису про зміну, що відповідає Угоді і цій Інструкції.

- Запис про часткову передачу вноситься до Міжнародного реєстру під номером міжнародної реєстрації, частина якої була передана; запис про передану частину вноситься до Міжнародного реєстру як окрема міжнародна реєстрація і має свій номер реєстрації, частина якої буда передана, що супроводжується великою літерою.

Відповідно до абз. 2 п. 2.8 Положення, Державна служба здійснює окрему реєстрацію знака щодо товарів і/або послуг, щодо яких відбулася часткова передача права власності на знак, та видає нове свідоцтво, у якому поряд з номером свідоцтва базової реєстрації проставляється літера А (при наступному розділенні - наступна літера української абетки), за аявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

В даному випадку спірна міжнародна реєстрація знаку для товарів і послуг № 662220А є похідною від базової міжнародної реєстрації знаку для товарів і послуг № 662220, з огляду на що трирічний строк невикористання, який є підставою для дострокового припинення дії міжнародної реєстрації знаку для товарів і послуг, повинен обчислюватися саме з дати публікації відомостей про базову міжнародну реєстрацію.

В п. 71 Постанови № 12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» Пленуму Вищого господарського суду України зазначено, що на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази «вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому шміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази використання стилізованого напису "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький".

Хоча місцевий суд і посилався на договори, копії яких були надані відповідачем-3, але договір про надання послуг № 2201/БХ-2015 від 22.01.2015 р. та договір № 22/01-15 від 22.01.2015 р. (на виготовлення скляної продукції, піддона та щита притискного) були укладені після порушення провадження по даній справі, тому до них колегія суддів ставиться критично, а що стосується договору № 04.01-13 від 04.01.2013 р. (на виготовлення поліграфічної продукції), то доказів його виконання суду надано не було, в матеріалах справи такі докази відсутні.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню. Позовні вимоги позивача необхідно задовольнити повністю з наведених вище мотивів.

Понесені позивачем судові витрати підлягають стягненню з відповідачів BELVEDERE Societe Anonyme (БЕЛЬВЕДЕР С.А.) і ТОВ «Буассон еліт «Бельведер груп» в рівних долях.

Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» задовольнити.

Рішення господарського суду м.Києва від 30.06.2015р. по справі №910/7339/14 - скасувати і постановити нове, яким задовольнити позовні вимоги ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» повністю, достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації №662220А на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) "BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницький", зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №662220А на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) «BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницкий»; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності повідомити міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №662220А на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) «BOHDAN CHMIELNICKI/Бохдан Хмельницкий»;

Стягнути з BELVEDERE Societe Anonyme (БЕЛЬВЕДЕР С.А.) (10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE, France (БЕЛЬВЕДЕР C.A., 10, Авеню Чарлз Жафлин, Ф-21200 Бонн, Франція)) та ТОВ «Буассон еліт «Бельведер груп» (18015, м.Черкаси, вул. Б.Хмельницького, буд. 55, ) на користь ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (03135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 12, ) по 2 740,50 грн. в порядку повернення сплаченого судового збору.

Справу №910/7339/14 повернути до господарського суду м.Києва, який зобов'язати видати відповідні накази.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді М.Л. Доманська

О.М. Остапенко