Господарський суд Чернігівської області
_________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"02" листопада 2015 р. Справа № 927/1265/15

Позивач: АБРО ОСОБА_1 , Інк., 3580 ОСОБА_2, ОСОБА_3, Індіана 46628, США

адреса для листування: вул. Саксаганського 40/85, м. Київ, 01033

Відповідач: Приватне підприємство "Технобазіс", вул. Перемоги, буд. 1, м. Чугуїв, Харківська область, 63503

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Державна фіскальна служба України Чернігівська митниця ДФС, пр. Перемоги, 6 м. Чернігів, 14017

про захист прав інтелектуальної власності

Суддя Федоренко Ю.В.

Представники сторін:

від позивача - ОСОБА_4, дов. від 03.09.2015 р.

Від відповідача: ОСОБА_5, дов. від 19.05.2015 р.

Від третьої особи: ОСОБА_6, дов. від 23.07.2015 р.

Суть спору:

Ухвалу, прийнято після перерви, оголошеної в судовому засіданні на підставі ст.77 ГПК України.

Компанія АБРО ОСОБА_1 , Інк. подала позов до Господарського суду Чернігівської області, в якому просить:

- Заборонити ПП ТЕХНОБАЗІС (, адреса 63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Перемоги, будинок 1) здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 25.08.2015 за ВМД №102110000/2015/024664 в митному режимі "імпорт" товару: Замазки. Силіконовий герметик для ущільнення, не в аерозольній упаковці, створений на основі силіконового каучуку зі спеціальними добавками, що підсилюють міцність і адгезію, не в аерозольній упаковці: AUTO GASKET MAKER/герметик автомобільний -36 000 шт. Виробник - Shanghai Huitian New Chemical Material Co., Ltd. Країна виробництва - Китай (CN). Код за УКТЗЕД 3214 10 10 90.

- Заборонити ПП ТЕХНОБАЗІС (, адреса 63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Перемоги, будинок 1) здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 25.08.2015 за ВМД №102110000/2015/024664 в митному режимі "імпорт" товару-: Епоксидний клей без вмісту етилового спирту, розчинників та прекурсорів з добавкою сталевого порошку, не в аерозольній упаковці по тубах по 57 гр., призначений для склеювання метала, скла, пластмаси, керамики, дерева та др.поверхонь: COLD WELD/холодне зварювання - 48 000 шт. Виробник - Shanghai Huitian New Chemical Material Co., Ltd. Країна виробництва -Китай (CN). Код за УКТЗЕД 3506 10 00 98.

- Вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар - Замазки. Силіконовий герметик для ущільнення, не в аерозольній упаковці, створений на основі силіконового каучуку зі спеціальними добавками, що підсилюють міцність і адгезію, не в аерозольній упаковці: AUTO GASKET MAKER/герметик автомобільний -36 000 шт.

- Вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар - Епоксидний клей без вмісту етилового спирту, розчинників та прекурсорів з добавкою сталевого порошку, не в аерозольній упаковці по тубах по 57 гр., призначений для склеювання метала, скла, пластмаси, кераміки, дерева та др. поверхонь: COLD WELD/холодне зварювання - 48 000 шт.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що Компанія АБРО ОСОБА_1, Інк. є власником прав на торговельну марку ABRO (свідоцтво України на знак для товарів і послуг №24413). Торговельна марка зареєстрована для товарів 1,2,3,4,9,12,16,17 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, серед яких герметики, замазки. Позивач використовує зазначену торговельну марку на своїй продукції, у тому числі й в Україні, шляхом нанесення на неї торговельної марки ABRO.

Крім того, Компанія ABRO ОСОБА_1, Інк. є власником прав на промисловий зразок Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього, патент України №22379.

Із листа Чернігівської митниці ДФС №2513/7/25-70-24-01 від 27.08.2015 р. позивачу стало відомо про призупинення митного оформлення товарів, що містять ознаки використання знаку товарів та послуг ABRO, задекларованих за ВДМ №102110000/2015/024664 від 25.08.2015.

На підтвердження заявлених вимог позивачем надано висновок №499 експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності, складений 17.09.2015 експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук. Обєктом дослідження стали знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24413, промисловий зразок за патентом України №22379, зразки товарів відповідно до ОСОБА_4 про взяття проб (зразків) товарів від 31.08.2015.

В результаті проведення дослідження спеціалісти дійшли до висновку, що позначення ABRRO та ABRO на наданих зразках продукції є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою ABRO, права на яку належать ABRO Industries, INK (АБРО ОСОБА_1. Інк.). І це може призвести до змішування діяльності субєктів господарювання та сплутування споживачами досліджуваних товарів, маркованих торговельною маркою ABRO за свідоцтвом України №24413.

Застосування позначення ABRO, нанесеного на призупинених Чернігівською митницею ДФС України зразках продукції, є використанням торговельної марки ABRO за свідоцтвом України № 24413.

У виробі „силіконовий герметик для ущільнення Gasket Maker використано всі суттєві ознаки промислового зразка „Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього за патентом України №22379, права на який належать компанії ABRO Industries, INK (АБРО ОСОБА_1. Інк.). Таке використання може призвести до змішування діяльності субєктів господарювання та сплутування споживачами досліджуваних товарів „силіконовий герметик для ущільнення Gasket Maker та продукції компанії ABRO Industries, INK (АБРО ОСОБА_1. Інк.).

Імпорт з метою продажу наданого на дослідження виробу „силіконовий герметик для ущільнення Gasket Maker є використанням промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою для нього» за патентом України №22379.

У відзиві на позовну заяву від 21.10.2015 відповідач проти позову заперечує та вважає, що у ОСОБА_1 відсутні підстави щодо здійснення заходів, направлених на захист прав інтелектуальної власності, в звязку з обізнаністю ОСОБА_7 Даудом, якому видано свідоцтво на знак для товарів та послуг „PROFESSIJNAL ABRO від 26.10.2009 №114150, щодо поставки оспорюваного товару, крім того, ОСОБА_7 Дауд неодноразово звертався до Чернігівської митниці ДФС з листами, зокрема з листом №2 від 16.08.2015, у яких повідомляв про те, що він як особа, право інтелектуальної власності якої захищається відповідно до вимог чинного законодавства, не заперечує проти ввезення товарів, які призначені для ПП „Технобазис та виготовлених під торгівельною маркою „PROFESSIJNAL ABRO.

13.10.2015 від третьої особи надійшло письмове пояснення №3046/7/25-70-10 від 12.10.2015, в якому Чернігівська митниця ДФС підтверджує прийняття до митного оформлення митним постом „Чернігів-вантажний Чернігівської митниці ДФС було прийнято митну декларацію №102110000/2015/024664.

Оскільки задекларовані у митній декларації товари містять ознаки обєкта права інтелектуальної власності, що внесені до Митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності 31.07.2009 за № 147 знак для товарів і послуг ABRO (свідоцтво України на знак товарів і послуг від 15.04.2002 № 24413 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) та 23.10.2014 № 2205 знак для товарів і послуг PROFESSIJNAL ABRO (свідоцтво України на знак для товарів та послуг від 26.10.2009 № 114150 видане Державною службою інтелектуальної власності України), відповідно до ст. 399 Митного кодексу України Чернігівською митницею призупинено митне оформлення товару терміном на 10 робочих днів.

Позивачем подано докази реєстрації знаку для товарів і послуг «ABRO» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 15.04.2002 №24413); наявності правоволодіння ним патенту на промисловий зразок №22379 на блістерну упаковку з тюбиком та насадкою на нього.

Заперечуючи позов, відповідачем надано докази наявності право власності за ОСОБА_8 Даудом знака для товарів і послуг PROFESSIJNAL ABRO (свідоцтво України на знак для товарів та послуг від 26.10.2009 № 114150, свідоцтво №194294, зареєстроване у державному реєстрі 10.12.2014 р.

Крім того, у письмових поясненнях суду від 28.10.2015 р. відповідач зазначає, що у висновку №499 експертного дослідження обєктів права інтелектуальної власності від 17.09.2015 р. експертом безпідставно проігнорована наявність іншої торгівельної марки, права якої нарівні охороняються з торгівельною маркою «ABRO, а саме PROFESSIJNAL ABRO.

У судовому засіданні 02.11.2015 р. представником відповідача заявлено письмове клопотання про призначення у справі судової експертизи, наведено перелік питань, які відповідач пропонує на її вирішення. Проведення експертизи відповідач пропонує доручити Харківському НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса М.С., оплату експертизи гарантує.

Відповідно до ч.1, 2 ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Враховуючи, що для роз'яснення питань, що виникли під час вирішення даного спору, необхідні спеціальні знання, при дослідження обєктів інтелектуальної власності (висновок №499 від 17.09.2015 р.) не було враховано наявність реєстрації в державному реєстрі знака для товарів і послуг PROFESSIJNAL ABRO, суд вважає необхідним клопотання відповідача задовольнити частково.

Відповідачем на вирішення експертизи запропоновано питання щодо відповідності промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України №22379, права на який належить позивачу, умовам патентоспроможності ( Чи стала сукупність ознак промислового зразку за патентом України на промисловий зразок №22379 загальнодоступною в світі до подання заявки до ДП «Український інститут промислової власності» - Укрпатенту).

Дане питання не стосується предмету спору і судом на вирішення експертизи не виноситься.

Суд вважає також доцільним призначити проведення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Витрати за проведення експертизи судом покладаються на відповідача.

Для проведення експертизи суд зобовязує третю особу надати зразки товарів, поданих до митного оформлення за митною декларацією від 25.08.2015 за ВМД №102110000/2015/024664 в митному режимі "імпорт" товару: Замазки. Силіконовий герметик для ущільнення, не в аерозольній упаковці, створений на основі силіконового каучуку зі спеціальними добавками, що підсилюють міцність і адгезію, не в аерозольній упаковці: AUTO GASKET MAKER/герметик автомобільний, Код за УКТЗЕД 3214 10 10 90; епоксидний клей без вмісту етилового спирту, розчинників та прекурсорів з добавкою сталевого порошку, не в аерозольній упаковці по тубах по 57 гр., призначений для склеювання метала, скла, пластмаси, керамики, дерева та др.поверхонь: COLD WELD/холодне зварювання, Код за УКТЗЕД 3506 10 00 98. Виробник - Shanghai Huitian New Chemical Material Co., Ltd. Країна виробництва - Китай (CN).

Згідно із п.1 ч.2 ст.79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи, що для проведення судової експертизи матеріали справи мають бути надіслані до судово-експертної установи, в звязку з цим подальший розгляд справи не представляється можливим, а тому провадження у справі має бути зупинено.

Керуючись ст.ст.22, 37, 38, 41, 65, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України суд,

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі судову експертизу обєктів інтелектуальної власності проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг PROFESSIJNAL ABRO за свідоцтвами України № 114150, №194294, тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг ABRO за свідоцтвом №24413 настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є позначення PROFESSIJNAL ABRO, ABRO на наданих зразках продукції тотожним або схожим настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою ABRO, права на яку належать позивачу? Якщо так, то чи зможе це призвести до змішування діяльності субєктів господарювання та сплутування споживачами досліджуваних товарів, маркованих торгівельною маркою ABRO?

- Чи є застосування позначення PROFESSIJNAL ABRO на наданих зразках продукції використанням знаку для товарів і послуг PROFESSIJNAL ABRO ?

- Чи може застосування позначення ABRO на наданих зразках вважатися використанням торгівельної марки ABRO?

- Чи використано у товарі силіконовий герметик для ущільнення AUTO GASKET MAKER всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України №22379, права на який належить позивачу ? Якщо так, то чи може це призвести до змішування діяльності субєктів господарювання та сплутування споживачами досліджуваних товарів силіконовий герметик для ущільнення AUTO GASKET MAKER та продукції Компанії АБРО ОСОБА_1 , Інк. ?

- Чи може імпорт товару силіконовий герметик для ущільнення AUTO GASKET MAKER вважатися використанням промислового зразку «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України №22379 ?

- Якщо застосування позначення ABRO на наданих зразках продукції є використанням торгівельної марки ABRO за свідоцтвом України №24413, то чи можливе усунення цього позначення з товару, його упаковки, без заподіяння істотної шкоди самому товару ?

3. Витрати по оплаті експертизи покласти на відповідача - Приватне підприємство "Технобазіс", вул. Перемоги, буд. 1, м. Чугуїв, Харківська область, 63503.

4. Зобовязати Державну фіскальну службу України Чернігівська митниця ДФС, пр. Перемоги, 6 м. Чернігів, негайно надати господарському суду Чернігівської області для проведення експертизи зразки товарів, поданих до митного оформлення за митною декларацією від 25.08.2015 за ВМД №102110000/2015/024664 в митному режимі "імпорт" товару: Замазки. Силіконовий герметик для ущільнення, не в аерозольній упаковці, створений на основі силіконового каучуку зі спеціальними добавками, що підсилюють міцність і адгезію, не в аерозольній упаковці: AUTO GASKET MAKER/герметик автомобільний, Код за УКТЗЕД 3214 10 10 90; епоксидний клей без вмісту етилового спирту, розчинників та прекурсорів з добавкою сталевого порошку, не в аерозольній упаковці по тубах по 57 гр., призначений для склеювання метала, скла, пластмаси, керамики, дерева та др.поверхонь: COLD WELD/холодне зварювання, Код за УКТЗЕД 3506 10 00 98. Виробник - Shanghai Huitian New Chemical Material Co., Ltd. Країна виробництва - Китай (CN).

5. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Зобовязати експертну установу надіслати сторонам копії висновку судового експерта.

7. В розпорядження експертів направити матеріали справи №927/126515.

8. До закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Чернігівської області провадження у справі зупинити.

Суддя Ю.В.Федоренко