РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2015Справа №910/5674/15-г

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІСС-ТРЕЙД" (м. Київ, Україна)

до 1) Компанії Swissdent Cosmetics AG (м. Цюрих, Швейцарська Конфедерація),

2) Державної служби інтелектуальної власності України (м. Київ, Україна),

про достроково часткове припинення дії міжнародної реєстрації на знак для товарів та послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Лунькова В.І.;

від відповідача-1: Рудий Т.Г.;

від відповідача-2: Костенко К.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІСС-ТРЕЙД" (далі-позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Swissdent Cosmetics AG (м. Цюрих, Швейцарія) (далі-відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-2) про:

- дострокове часткове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №863683 віл 24.08.2005, дата територіального поширення на території України 15.09.2011) для всіх товарів і послуг 3, 5 та 10 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг у зв'язку із невикористанням знаку на території України протягом 3 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове часткове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №863683 віл 24.08.2005, дата територіального поширення на території України 15.09.2011) для всіх товарів і послуг 3, 5 та 10 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про дострокове часткове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №863683 віл 24.08.2005, дата територіального поширення на території України 15.09.2011) для всіх товарів і послуг 3, 5 та 10 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.03.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 14.09.2015 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи, зокрема, зобов'язано позивача надати суду належним чином нотаріально (засвідчені) переклади на німецьку мову копії ухвали господарського суду міста Києва від 11.03.2015 та позовної заяви з додатками у трьох примірниках у строк до 23.03.2015.

30.03.2015 господарським судом міста Києва направлено судове доручення до компетентного органу Швейцарської Конфедерації з проханням про вручення судових документів відповідачу-1.

У судовому засіданні 14.09.2015 представник відповідача-2 подав відзив на позов, в якому проти задоволення позову заперечив з підстав відсутності порушеного права у позивача.

У судовому засіданні 14.09.2015 оголошувалася перерва до 19.10.2015 на підставі ст. 77 ГПК України.

У процесі провадження у справі представник позивача подав заперечення на відзив відповідачів, в яких зазначає, що законом передбачено право будь-якої особи звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У судовому засіданні 19.10.2015 представник відповідача-1 подав відзив на позов, в якому проти задоволення позову заперечив та зазначив, що датою надання правової охорони позначенню «SWISSDENT» за міжнародною реєстрацією №863683 на території України є 01.11.2012 за наслідками офіційної публікації у бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності №2012/41 від 01.11.2012. Тому, на момент подачі позивачем позову не сплив трирічний термін невикористання знаку за міжнародною реєстрацією для визнання такої достроково припиненою.

У судовому засіданні 19.10.2015 оголошувалась перерва до 29.10.2015 на підставі ст. 77 ГПК України.

23.10.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав додаткові пояснення, в яких зазначає, що трирічний строк невикористання знаку за міжнародною реєстрацією має відліковуватися від дати публікації в бюлетені ВОІВ заяви про надання охорони знаку в Україні, одержаної відповідно до правил 18ter (1) та (2) Спільних правил до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятого в Мадриді 28 червня 1989.

У судовому засіданні 29.10.2015 представник відповідача-1 подав докази використання знаку «SWISSDENT» за міжнародною реєстрацією №863683 на території України.

У судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представники відповідачів проти задоволення позову заперечили з підстав, викладених у відзивах.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 29.10.2015 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія Swissdent Cosmetics AG є власником міжнародної реєстрації №863683 на знак для товарів та послуг «SWISSDENT» для товарів і послуг 3, 5, 10, 36, 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), територіальне поширення на території України 15.09.2011 згідно публікації №2011/41 від 03.11.2011, надання правової охорони з 01.11.2012 згідно публікації 2012/41 Gaz, 01.11.2012.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що відсутні будь-які докази, які підтверджують використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг «SWISSDENT» за міжнародною реєстрацією №863683 на території України щодо товарів і послуг 3, 5 та 10 класів МКТП та існують підстави для його дострокового часткового припинення.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою ж, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Частиною 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі, дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Як вбачається з витягу міжнародної реєстрації №863683 на знак для товарів та послуг «SWISSDENT», після здійснення запису про територіальне поширення на території України 15.09.2011 згідно публікації №2011/41 від 03.11.2011, Всесвітньою організацією інтелектуальної власності було здійснено запис «Ex Officio» експертизу закінчено, проте заперечення третіх осіб іще можливі відповідно до Правила 18bis (1).

Згідно положень статті 18bis (1) (Тимчасовий статус знака у зазначеній Договірній стороні) Спільних правил до Угоди та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989, Відомство, яке не надсилало сповіщення про попередню відмову, може упродовж періоду, застосовного згідно зі статтею 5(2) Угоди або статтею 5(2) (a) або (b) Протоколу, надіслати до Міжнародного бюро заяву про те, що експертиза ex officio була завершена і що Відомство не знайшло підстав для відмови, але що охорона знаку залишається предметом подання заперечення або зауважень третіми особами, із зазначенням дати, на яку такі заперечення або зауваження можуть бути подані.

Також, у витягу міжнародної реєстрації №863683 вказано, що було встановлено строк для подання заперечень третіми особами до 05.10.2012.

Таким чином, суд приходить до висновку, що з моменту здійснення запису про територіальне поширення на території України 15.09.2011 та проведення публікації №2011/41, від 03.11.2011, міжнародна реєстрація №863683 на знак для товарів та послуг «SWISSDENT» отримала лише тимчасову охорону до з'ясування відповідачем-2, як повноважним органом з питань інтелектуальної власності підстав у можливій відмові такої охорони, що передбачало, зокрема, і встановлення строку для подання заперечень третіми особами до 05.10.2012.

Відповідно до статті 18 ter (1) (Остаточна постанова щодо статусу знака у зазначеній Договірній стороні) Спільних правил до Угоди та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р., якщо до завершення строку, застосовного згідно зі статтею 5(2) Угоди або статтею 5(2)(a), (b) або (c) Протоколу, усі процедури у Відомстві завершені і у Відомства не існує підстав для відмови в охороні знака, це Відомство якнайшвидше і до завершення цього строку надсилає до Міжнародного бюро заяву про те, що знаку, який є предметом міжнародної реєстрації, надана охорона у зацікавленій Договірній стороні.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що міжнародна реєстрація №863683 на знак для товарів та послуг «SWISSDENT» отримала правову охорону на території України згідно статті 18 ter (1) (Остаточна постанова щодо статусу знака у зазначеній Договірній стороні) Спільних правил до Угоди та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. лише після здійснення 01.11.2012 публікації Всесвітньою організацією інтелектуальної власності №2012/41 Gaz.

Отже, трирічний строк невикористання знаку для товарів та послуг «SWISSDENT» за міжнародною реєстрацією №863683 має вираховуватися починаючи з 01.11.2012 та відповідно спливає лише 01.11.2015, відтак, суд приходить до висновку про відсутність спливу трьохрічного терміну невикористання відповідачем знака за міжнародною реєстрацією №863683 від дати публікації про його реєстрацію на території України, враховуючи, що позивач звернувся з позовом до суду 10.03.2015.

Водночас, суд відзначає, що відповідачем надано належні докази використання знаку для товарів та послуг «SWISSDENT» за міжнародною реєстрацією №863683 для товарів і послуг 3, 5 та 10 класів МКТП на території України, виходячи з наступного.

Як вбачається з висновку Державної санітарно-епідеміологічної служби України №37452 від 05.06.2014, міжнародних товарно-транспортних накладних від 05.06.2014 та 07.10.2014, Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Вега Україна» імпортує на територію України засоби по догляду за порожниною рота та зубні щітки виробництва компанії Swissdent Cosmetics AG, починаючи з 05.06.2014. Що також підтверджується і самою компанією імпортером згідно наданого до матеріалів справи повідомлення №138 від 21.10.2012.

Так, пунктом 71 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на встановлені судом факти використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг «SWISSDENT» за міжнародною реєстрацією №863683 для товарів і послуг 3, 5 та 10 класів МКТП на території України, як його власником через імпортерів та відсутності спливу трьохрічного терміну невикористання відповідачем знака за міжнародною реєстрацією №863683 від дати публікації про його реєстрацію на території України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для застосування положень ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а тому позовні вимоги в частині дострокового часткового припинення дії на території України міжнародної реєстрації №863683 віл 24.08.2005, дата територіального поширення на території України 15.09.2011 для всіх товарів і послуг 3, 5 та 10 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг у зв'язку із невикористанням знаку на території України протягом 3 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва визнаються судом необґрунтованими та такими, що задоволенню не підлягають.

Щодо вимог позивача про зобов'язання відповідача-2 вчинити певні дії, то суд відмовляє у задоволенні таких вимог з огляду на те, що вказані вимоги є похідними від вимоги позивача про дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації, яка вище визнана судом необґрунтованою.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 04.11.2015.

Суддя Бондарчук В.В.