ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" жовтня 2015 р.Справа № 916/5273/14
Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого судді Мишкіної М.А.,

суддів Будішевської Л.О., Таран С.В.

при секретарі судового засідання Шитря О.М.

за участю представників сторін:

від ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - Брильов О.С. - за довіреністю;

від ПП «Екстра-Північ» - не з'явився

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» (ООО «Маша и Медведь»)

на рішення господарського суду Одеської області від 27 квітня 2015 року

по справі №916/5273/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» (ООО «Маша и Медведь»)

до Приватного підприємства «Екстра-Північ»

про стягнення компенсації у сумі 292320грн.

Сторони належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги.

У судових засіданнях 23.06.2015р. та 07.07.2015р.оголошувались перерви згідно ст.77 ГПК України.

В судовому засіданні 06.10.2015р. згідно ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

встановив:

У грудні 2014р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» (надалі - позивач, ТОВ «Маша і Мєдвєдь») звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до Приватного підприємства «Екстра-Північ» (надалі - відповідач, ПП «Екстра-Північ»), в якому (з урахуванням уточнення позовної заяви від 11.02.2015р.) просило суд стягнути з відповідача на його користь суму компенсації у розмірі 292320грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ПП «Екстра-Північ» порушено виключні авторські права позивача шляхом незаконної реалізації конфет з зображенням персонажу «Маша», який є об'єктом інтелектуальної власності частиною аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь», права на який належать позивачу. Оскільки позивачем зафіксовано 6 окремих випадків порушень, стягненню з відповідача підлягає 292320грн. компенсації.

З посиланням на норми ст.ст.435, 443, 440,418,1109,1108 ЦК України, ст.52 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», роз'яснення, які містяться у п.п.42,44,12,18 Постанови Пленуму Верховного суду України №5 від 04.06.2010р., Постанові Пленуму Вищого господарського суду України №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», позивач просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

30.01.2015р. відповідач подав місцевому господарському суду відзив на позовну заяву, в якому просив суд відмовити у задоволенні позову.

24.04.2015р. ТОВ «Маша і Мєдведь» подало суду першої інстанції клопотання про призначення експертизи з визначення розміру доходу (упущеної вигоди) ТОВ «Маша і Мєдвєдь», у задоволенні якого місцевий господарський суд відмовив.

Рішенням господарського суду Одеської області від 27.04.2015р. (суддя Цісельський О.В.) у позові ТОВ «Маша і Мєдвєдь» відмовлено повністю.

Рішення суду вмотивовано тим, що позивачем доведено належними та допустимими доказами наявність у ТОВ «Маша і Мєдвєдь» виключних майнових авторських прав на аудіовізуальний твір - мультиплікаційний серіал «Маша и Медведь» та на його складові частини, в тому числі і на персонаж «Маша» та факт реалізації відповідачем конфет, на яких зображений персонаж «Маша», що є самостійною складовою частиною аудіовізуального твору-мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь». Враховуючи відсутність жодних доказів, які б свідчили про наявність у відповідача правових підстав для використання персонажу «Маша», суд дійшов висновку про порушення відповідачем виключних авторських прав позивача.

Вирішуючи питання щодо стягнення компенсації та її розміру, з посиланням на норми ст.3 ЦК України, роз'яснення, які містяться у п.п.51.3 п.51 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», суд врахував малозначимість порушення, вчиненого відповідачем, та дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача компенсації у розмірі 292320грн. задоволенню не підлягають, оскільки відповідачем було реалізовано шість одиниць товару - конфети, на яких зображений персонаж «Маша», максимальною вартість цього товару 6,77грн. за одиницю та розмір доходу відповідача від реалізації зазначеного товару в будь-якому випадку, менший за 6,77грн., оскільки в зазначену ціну за одну одиницю товару, як мінімум, включені витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом цієї продукції, зумовлені технологією та організацією виробництва (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати), можливі наднормативні витрати та інші операційні витрати (адміністративні витрати, витрати на збут та інші). Крім того, позивач не надав суду доказів, які б свідчили про кількість потерпілих осіб внаслідок реалізації товару - конфети, на якому було зображено персонаж «Маша». Позивач не надав суду доказів наявності раніше вчинених відповідачем порушень виключного права позивача на аудіовізуальний твір «Маша і Мєдвєдь», доказів або пояснень щодо можливостей відновлення попереднього стану, який існував до реалізації відповідачем товару - конфет, на яких було зображено персонаж «Маша» та переліку необхідних для цього зусиль. При цьому, суд першої інстанції також враховував правову позицію Вищого господарського суду України, викладену в постанові від 23.12.2014р. по справі №910/10421/14.

Не погодившись з рішенням суду, ТОВ «Маша і Мєдвєдь» звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

В обґрунтування апеляційної скарги ТОВ «Маша і Мєдвєдь» зазначило, що оскаржене рішення прийняте з порушенням норм чинного законодавства України, а саме має місце неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, при цьому суд в неповному обсязі з'ясував обставини по справі, правильно та повно дослідив докази, але прийшов до неправильного висновку, котрий не відповідає обставинам справи, що в свою чергу потягло до неправильного вирішення господарського спору.

Рішення від 27.04.2015р. підлягає скасуванню з наступних підстав:

- судом був встановлений факт наявності у позивача виключних майнових авторських прав на аудіовізуальний твір -мультиплікаційний серіал «Маша и Мєдвєдь» та на його складові частини, в тому числі і на персонаж «Маша» та порушення відповідачем виключних авторських права ТОВ «Маша і Мєдвєдь», проте у задоволенні позовних вимог про стягнення компенсації неправомірно відмовлено;

- відсутність в матеріалах справи доказів розміру завданих збитків позивачу не відміняє наявного порушення виключних майнових авторських прав відповідачем та не звільняє останнього від відповідальності, крім того, суд першої інстанції відмовив у задоволенні клопотання ТОВ «Маша і Мєдвєдь» про призначення експертизи по справі з визначення розміру збитків;

- при застосуванні судом ст.3 ЦК України, підкреслюючи загальні засади цивільного законодавства як справедливість, добросовісність та розумність, суд не звернув уваги на таку, як судовий захист цивільного права та інтересу. Відмовивши у задоволенні позовних вимог, суд позбавив позивача можливості в судовому порядку якоюсь мірою відновити порушені виключні майнові авторські права;

- судом встановлено, що відповідачем було реалізовано 6 одиниць контрафактного товару. Такий факт неможливо ігнорувати та таке свавільне порушення відповідачем виключних майнових авторських прав позивача не може бути залишено безкарним. Це призведе до того, що останній буде й далі продовжувати порушувати права як позивача, так і інших правовласників

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 25.05.2015р. апеляційну скаргу прийнято провадження та призначено її до розгляду.

18.06.2015р. ПП «Екстра-Північ» подало суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу, в якому просило залишити оскаржене рішення без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

07.07.2015р. ТОВ «Маша і Мєдвєдь» подало суду апеляційної інстанції клопотання про призначення по справі судової експертизи за експертною спеціальністю «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності», на вирішення якої запропонувало поставити питання: «Який розмір доходу (упущеної вигоди) ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - правовласник об'єкта інтелектуальної власності - могло би реально отримати за звичайних обставин, за надання ліцензії ПП «Екстра-Північ» на використання твору (зображення персонажу «Маша») у спосіб розповсюдження конфет, на яких було зображено персонаж «Маша»?

Ухвалою суду апеляційної інстанції від 09.07.2015р. призначено у справі №916/5273/14 судову експертизу за експертною спеціальністю "Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності", на вирішення якої поставити питання: "Який розмір доходу (упущеної вигоди) ТОВ "Маша і Мєдвєдь" - правовласник об'єкта інтелектуальної власності - могло би реально отримати за звичайних обставин, за умови надання ліцензії ПП "Екстра-Північ" на використання твору (зображення персонажу "Маша") у спосіб розповсюдження конфет "Маша и Медведь" LICORICE, що містять зображення персонажу "Маша" та наявні в матеріалах справи №916/5273/14 (т.1, а.с.215, кількість - 6 одиниць)? Доручено проведення судової експертизи судовим експертам Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Одеській області (65005, м.Одеса, вул.Прохорівська,35); попереджено експертів про кримінальну відповідальність, встановлену ст.ст.384, 385 КК України; в розпорядження експертів надати матеріали справи №916/5273/14; зобов'язано ТОВ "Маша і Мєдвєдь" здійснити оплату рахунку за проведення експертизи в 5-денний термін після одержання рахунку експертної установи; апеляційне провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової експертизи та/або повернення матеріалів справи №916/5273/14 до Одеського апеляційного господарського суду.

14.09.2015р. до Одеського апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №916/5273/14 разом з висновком №13П від 27.08.2015р. судової експертизи за експертною спеціальністю "Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності" по матеріалам господарської справи №916/5273/14.

Ухвалою суду апеляційної інстанції від 16.09.2015р. поновлено апеляційне провадження у справі №916/5273/14 з 06.10.2015р. та призначено апеляційну скаргу до розгляду у судовому засіданні.

В засіданні суду апеляційної інстанції представник скаржника підтримав доводи та вимоги апеляційної скарги.

ПП «Екстра-Північ» свого представника в засідання суду апеляційної інстанції 06.10.2015р. не направило.

06.10.2015р. (об 14:09год.) до канцелярії суду надійшло клопотання ПП «Екстра-Північ» про відкладення розгляду справи, яке не розглядалося в судовому засіданні, оскільки судове засідання по справі було призначене на 06.10.2015р. об 11:00 та відбулось 06.10.2015р. протягом часу з 11:04год. до 11:41год.

Перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для її часткового задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ст.101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що відповідно до умов авторського замовлення №ОК-2/2008 від 01.04.2008р. та Службового завдання №1/МиМ-Сі від 12.05.2008р. були створені аудіовізуальний твір - мультиплікаційний серіал «Маша і Мєдвєдь» та одночасно всі його складові частини та елементи, в тому числі персонаж «Маша».

Відповідно з п.1.3. Акту прийому-передачі робіт від 23.09.2008р. до Договору авторського замовлення №ОК-2/2008 від 01.04.2008 року «Автор-виконавець (Кузовков Олег Геннадійович) передав виключне право на сценарій восьми серій дитячого телевізійного серіалу «Маша і Мєдвєдь» («Первая встреча», «Весело-весело встретим Новый год», «До весны не будить», «Ловись, рыбка», «Весна пришла», «Позвони мне, позвони», «С волками жить», «Следы невиданных зверей») в повному обсязі Замовнику (ТОВ Студія «АНИМАККОРД» в особі Генерального директора Ловейко Дмитра Геннадійовича)".

Згідно із п.3. Акту приймання фільму від 06.01.2009р. до Службового завдання №1/МиМ-С1 від 12.05.2008р. на створення аудіовізуального твору з режисером-постановщиком " винагорода Режисера-постановщика (Червяцова Дениса Анатолійовича) за належне виконання обов'язків по Службовому завданню, за відчуження в повному об'ємі виключних прав на Фільм (серію анімаційного серіалу «Маша і Мєдвєдь» під робочою назвою «Первая встреча») вважається одноразово покритою заробітною платою, що виплачувалась за період часу , в якому службовий твір був створений...".

08.06.2010р. між ТОВ "Маша і Мєдвєдь" (ліцензіат) та громадянином Кузовковим Олегом Геннадійовичем (ліцензіар) було укладено ліцензійний договір № ЛД-1/2010 про надання права використання творів образотворчого мистецтва (виключна ліцензія), відповідно якого ліцензіар має виключні права на використання створених одноособовою творчою працею ліцензіара малюнків «Маша і Мєдвєдь», які використовуються при створенні персонажів аудіовізуального твору - анімаційного серіалу «Маша и Медведь», ці малюнки, а також DVD-диск із записом вказаних малюнків та першої серії анімаційного серіалу «Маша и Медведь» використовуються для ідентифікації предмета Договору і є його невід'ємною частиною, а ліцензіат зацікавлений у використанні зображень даних персонажів (творів) в своїй комерційній діяльності та бажає придбати на умовах Договору виключне право на використання персонажів.

Згідно із п.1.1. вказаного договору встановлено, що ліцензіар надає ліцензіату на термін дії Договору за оплачувану ліцензіатом винагороду право використання творів у встановлених Договором межах, на умовах виключної ліцензії, тобто без збереження за ліцензіаром права видачі ліцензій на використання творів способами, передбаченими Договором, іншим особам.

Відповідно до п.2.1. договору право використання творів засобами, передбаченими Договором, надаються ліцензіаром ліцензіату на території всіх країн світу, на термін з дати укладення Договору до 30.06.2025р. включно.

Згідно із п.2.2. договору ліцензіар надає ліцензіату право використовувати твори як разом, так і окремо способами, встановленими договором.

Вказаним договором також передбачено право ліцензіата видавати субліцензії без попередньої згоди ліцензіара, реєструвати твори або їх частини, назви та персонажів як торговельні марки (пункти 2.5 - 2.7 договору).

Відповідно до п.2.10 Договору №ЛД-1/2010 якщо треті особи порушують виключне право ліцензіара, а таке порушення буде зачіпати права ліцензіата, то названі особи зобов'язуються разом захищати свої права. Відмова ліцензіара від захисту своїх прав, як і його бездіяльність не є перешкодою для самостійного вжиття ліцензіатом доречних заходів захисту його прав в передбаченому законом порядку.

В абзаці третьому вступної частини Ліцензійного договору №ЛД -1/2010 від 08.06.2010р. зазначено, що «Ліцензіар (Кузовков Олег Геннадійович) володіє винятковим правом використання створених одноосібною творчою працею малюнків «Маша» і «Мєдвєдь», які використовуються при створенні персонажів аудіовізуального твору - анімаційного серіалу ТОВ «Маша і Мєдвєдь».

Також ТОВ Студія «АНІМАККОРД» зазначено автором в першій серії аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша і Мєдвєдь» під назвою «Первая встреча», а саме для сповіщення третіх осіб про свої права Товариство використало знак охорони авторського права (латинська літера "с", обведена колом).

Отже первинним власником аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша і Мєдвєдь», а також його частини - персонажу «Маша» є ТОВ Студія «АНІМАККОРД» на підставі виконання договорів на створення аудіовізуального твору автором-виконавцем (сценаристом) та режисером - постановником.

08.06.2010р. між ТОВ Студія «Анімаккорд» та ТОВ «Маша і Мєдвєдь» укладено Договір №010601-МиМ про відчуження виключного права на аудіовізуальний твір, відповідно до пункту 1.1. якого ТОВ «Маша і Мєдвєдь» набуло виключних прав на аудіовізуальний твір - серіал ТОВ «Маша і Мєдвєдь», основні ідентифікаційні характеристики якого передбачені Додатками, які є невід'ємними додатками до зазначеного вище Договору (п. 1.2.).

Згідно із п.2 Додатку №1 до Договору №010601-МиМ від 08.06.2010р. одночасно з передачею права на аудіовізуальний твір передаються в повному обсязі виключні права на всі юридично значущі охоронювані елементи аудіовізуального твору (включно, але не обмежуючись, назвою аудіовізуального твору та його окремих серій, графічним зображенням, мальованими зображеннями персонажів аудіовізуального твору, їх іменами, текстом), незалежно від того чи поіменовані вказані елементи безпосередньо в таких Додатках до Договорів.

Тобто ТОВ «Маша і Мєдвєдь» є власником виключних прав у повному обсязі також і на персонажі аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу ТОВ «Маша і Мєдвєдь», в тому числі персонаж «Маша», який в силу статті 9 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» охороняється як твір відповідно до цього Закону.

Відповідно до ч.3 ст.35 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Одеський апеляційний господарський суд у постанові від 01.12.2014р. у справі №916/1026/14 встановив такі обставини щодо особи ТОВ «Маша і Мєдвєдь» з посиланням на висновок судової експертизи, що позивач є власником виключних майнових авторських прав на аудіовізуальний твір - 8 серій мультсеріалу «Маша и Медведь» та його складові частини, персонаж «Маша» може використовуватись самостійно (тобто є складовою частиною твору).

Постанова Одеського апеляційного господарського суду від 01.12.2014р. у справі №916/1026/14 залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 10.02.2015р.

Таким чином, ТОВ «Маша і Мєдвєдь» є належним позивачем по даній справі, та персонаж «Маша» є окремою складовою твору, що охороняється та захищається законом.

В обґрунтування позовних вимог ТОВ «Маша і Мєдвєдь» посилалось на те, що 07.06.2014р., 19.05.2014р., 22.05.2014р., 20.05.2014р., 08.05.2014р. та 12.05.2014р. особисто представником ТОВ «Маша і Мєдвєдь» в магазинах, в яких здійснює свою господарську діяльність ПП «Екстра-Північ», було придбано конфети з зображенням персонажу «Маша», який є об'єктом інтелектуальної власності частини аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь», права на який належать ТОВ «Маша і Мєдвєдь», а саме:

- 07.06.2014р. у магазині «Обжора», по вул.Толстого,10 у м.Одеса, що підтверджується:

- чеком від 07.06.2014р., в якому зазначено: назва та місцезнаходження магазину - магазин «Обжора», вул.Л.Толстого, 10; інформація про реалізований товар - найменування «Конфеты Вост. Проект Jellope Sou» в кількості 1 шт.; вартість товару - 6,77грн. за одиницю; номер чеку - 17243016; дата та час - 07.06.2014 р. 13:27:16 (т.1 а.с.113);

- фіскальним чеком, в якому вказано: інформація про суб'єкта господарювання - ПП «Екстра Північ»; назва магазину та адреса - Крамниця, м.Одеса, вул.Л. Толстого,10; інші дані чеку - ПН 35, ФН ; інформація про оплату та вартість - ВИЗА (т.1 а.с.113).

- квитанцією, в якій зазначено: інформація про магазин - OВZORА; адреса - м. Одеса, вул. Л. Толстого, б.10; касир - ADMINISTRATOR; ID терміналу: 37886005; дані чеку - чек 0351; інші відомості - оплата товару, сума - 6,77; дата та час - 07.06.2014 р., 13:27:09 (т.1 а.с.113);

- 19.05.2014р. у магазині «Обжора», по вул.Люстдорфська дорога,31 у м.Одеса, що підтверджується:

- чеком від 19.05.2014р., в якому зазначено: інформація про суб'єкта господарювання ПП «Екстра Північ»; назва та місцезнаходження магазину - магазин «Обжора», вул.Люстдорфська дор., 31; інформація про реалізований товар - найменування «Конфеты Вост. Проект Jellope Sou» в кількості 1 шт.; вартість товару - 5,79грн. за одиницю; номер чеку - 13389744; дата та час - 19.05.2014 р. 16:03:36; касир - Соломон (т.1 а.с.114);

- чеком «ВТБ», в якому зазначено: інформація про магазин - OВZORА; адреса - м.Одеса, вул. Люстдорфська дор., 31; ID терміналу: 37884004; дані чеку - чек 6240; інші відомості - оплата товару, сума - 5,79; дата та час - 19.05.2014 р., 16:03:00 (т.1 а.с.115);

- 22.05.2014р. у магазині «Обжора», по вул.Люстдорфська дорога,31 у м.Одеса, що підтверджується:

- чеком від 22.05.2014р., в якому зазначено: назва та місцезнаходження магазину - магазин «Обжора», вул.Люстдорфська дор., 31; інформація про реалізований товар - найменування «Конфеты Вост. Проект Jellope Sou» в кількості 1 шт.; вартість товару - 6,77грн. за одиницю; номер чеку - 13396197; дата та час - 22.05.2014 р. 19:35:01; № кассы -3; касир - Марфутина (т.1 а.с.116);

- чеком «ВТБ», в якому зазначено: інформація про магазин - OВZORА; адреса - м.Одеса, вул. Люстдорфська дор., 31; ID терміналу: 37884005; дані чеку - чек 4620; інші відомості - оплата товару, сума - 6,77; дата та час - 22.05.2014р., 19:34:57 (т.1 а.с.117);

- 20.05.2014р. у магазині «Обжора», по вул. Космонавтів,4 у м.Одеса, що підтверджується чеком від 22.05.2014р., в якому зазначено: назва та місцезнаходження магазину - магазин «Обжора», вул.Космонавтів,4; інформація про реалізований товар - найменування «Конфеты Вост. Проект Jellope Sou» в кількості 1 шт.; вартість товару - 5,79грн. за одиницю; номер чеку - 14643130; дата та час - 20.05.2014р. 16:05:36; № кассы -1; касир - Балан (т.1 а.с.118);

- 08.05.2014р. у магазині «Обжора», по вул.Прохорівська, 15 у м.Одеса, що підтверджується чеком від 22.05.2014р., в якому зазначено: назва та місцезнаходження магазину - магазин «Обжора», вул. Прохорівська, 15; інформація про реалізований товар - найменування: кольки Обжора большие (46*69) 1,15 «Конфеты Вост. Проект Jellope Sou» в кількості 1 шт.; вартість товару - 5,79грн. за одиницю; номер чеку - 15936315; дата та час - 08.05.2014р. 17:39:23; № кассы -3 (т.1 а.с.119);

- 12.05.2014р. у магазині «Обжора», по вул.Прохорівська, 15 у м.Одеса, що підтверджується чеком від 22.05.2014р., в якому зазначено: назва та місцезнаходження магазину - магазин «Обжора», вул. Прохорівська, 15; інформація про реалізований товар - найменування «Конфеты Вост. Проект Jellope Sou» в кількості 1 шт.; вартість товару - 5,79грн. за одиницю; номер чеку - 15943566; дата та час - 12.05.2014р. 15:31:43; № кассы -3.

В додатки до уточненої позовної заяви ТОВ «Маша і Мєдвєдь» 11.02.2015р. було надано до матеріалів справи диски для лазерних систем зчитування з відеофіксаціями фактів продажу контрафактних товарів 07.06.2014р., 19.05.2014р., 22.05.2014р., 20.05.2014р., 08.05.2014р. та 12.05.2014р. (т.2 а.с.33-38).

Відтак, на думку позивача, факт незаконного продажу конфет із зображеннями «Маша» у кількості 6 штук підтверджений матеріалами справи. Під час розгляду справи в суді першої та апеляційної інстанцій ПП «Екстра-Північ» (у відзивах на позовну заяву та апеляційну скаргу) посилалось на те, що позивачем не доведений факт реалізації відповідачем саме конфет із зображенням персонажу «Маша», оскільки товар, який вказаний у «Найменуванні товару», що міститься у наданих позивачем товарних чеках, а саме «Конфеты Вост.Проект Jellope Sou» дійсно реалізується в магазинах «Обжора», ПП «Екстра-Північ» та був придбаний на підставі Договору поставки №000065 від 30.01.2012р., укладеного між ПП «Екстра-Північ» та ФОП Овечкіною Г.І., а також відповідно до Видаткової накладної №ЧП-000274 від 30.10.2012р. та Договору поставки №20 від 01.02.2011р., укладеного між ПП «Екстра-Північ» та ПВТП «Екстра» а також відповідно до видаткової накладної №8 від 24.04.2014р. Проте ці конфети не містять на обкладинці зображенням персонажу «Маша».

Враховуючи такі ствердження відповідача, під час апеляційного перегляду справи в судовому засіданні 09.07.2015р. колегією суддів досліджено записи на дисках для лазерних систем зчитування (т.2 а.с.33,34,35,36,38) з відеофіксаціями фактів продажу контрафактних товарів, що були здійснені представником ТОВ «Маша і Мєдвєдь» в магазинах «Обжора» 07.06.2014р., 19.05.2014р., 20.05.2014р., 22.05.2014р. та 12.05.2014р.

З вищезазначених відеозаписів чітко вбачається, що представником позивача в магазинах «Обжора» у різні дати (07.06.2014р., 19.05.2014р., 20.05.2014р., 22.05.2014р. та 12.05.2014р.) були придбані саме конфети, які містили зображення персонажу «Маша», та зразки яких були надано до господарського суду позивачем на підтвердження обґрунтованості позовних вимог. Більш того, на відеофіксаціях при перегляді чітко вбачається, що товар придбавався саме за чеками, копії яких знаходяться в матеріалах справи.

Цим спростовуються доводи відповідача про те, що ним реалізовувався інший товар а не конфети «Маша и Медведь» LICORICE.

В той же час, під час дослідження диску для лазерних систем зчитування (т.2 а.с.37) з відеофіксацією факту продажу контрафактного товару у магазині «Обжора» по вул. Прохорівській,15 08.05.2014р. судом апеляційної інстанції встановлено, що такий факт не підтверджується даним відеозаписом, оскільки як вбачається з чеку, який зафіксований у відеозапису, придбання товару відбувалось 09.05.2014р. об 21:08:15 у магазині «Обжора» по вул.Прохорівській,15, а не 08.05.2014р. 17:39:23, як стверджує ТОВ «Маша і Мєдвєдь».

Отже встановленими є 5 фактів розповсюдження відповідачем у мережі магазинів «Обжора» конфет «Маша и Медведь» LICORICE, які містили зображення персонажу «Маша»:

- 07.06.2014р. у магазині «Обжора», по вул.Толстого,10 у м.Одеса;

- 19.05.2014р. у магазині «Обжора», по вул.Люстдорфська дорога,31 у м.Одеса;

- 22.05.2014р. у магазині «Обжора», по вул.Люстдорфська дорога,31 у м.Одеса;

- 20.05.2014р. у магазині «Обжора», по вул. Космонавтів,4 у м.Одеса;

-12.05.2014р. у магазині «Обжора», по вул.Прохорівська, 15 у м.Одеса.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб; використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом; умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч.ч. 2-4 ст. 426 ЦК України).

Згідно із ст.435 ЦК України первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.441 ЦК України використанням твору є його відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі. Згідно із ст.1 ЗУ «Про авторське право і суміжна права» аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими.

Частиною 1 статті 8 названого Закону до об'єктів авторського права віднесено твори у галузі науки, літератури і мистецтва, зокрема аудіовізуальні твори.

Відповідно до ст. 9 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону.

Статтею 443 Цивільного кодексу України встановлено, що використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно із ст.440 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на твір є: 1) право на використання твору; 2) виключне право дозволяти використання твору; 3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.15 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права. Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; 11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним.

Відповідно до ч.1 ст.31 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Частиною 1 статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлено, що за захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.

Пункт 29 Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» містить наступні роз'яснення: з огляду на приписи статті 33 ГПК України щодо обов'язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке: 1) позивач, зокрема, повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об'єктів даних прав відповідачем; 2) відповідач має довести додержання ним вимог Цивільного кодексу України і Закону України "Про авторське право і суміжні права" при використанні ним твору та/або об'єкту суміжних прав; в іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права та/або суміжних прав, і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

Суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про правомірність звернення ТОВ «Маша і Мєдвєдь» до суду з відповідним позовом, відсутності жодних доказів, які б свідчили про наявність у відповідача правових підстав для використання частини аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь» персонажу «Маша» та про порушення відповідачем виключних авторських прав позивача, оскільки на підтвердження наявності у позивача виключного права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (серіал «Маша и Медведь») останній надав суду першої інстанції авторський договір замовлення №ОК-2/2008 від 01.04.2008 р. з додатками, укладений між ТОВ Студія „Анімакорд" (Замовник) та Кузовковим О.Г. (Автор-виконувач), згідно якого останній зобов'язався створити і передати Замовнику сценарій 8 серій дитячого серіалу „Маша и Медведь"; додаток № 1 до Договору - технічне замовлення на розробку сценарію анімаційного дитячого серіалу „Маша и Медведь"; додаток №2 до договору ОК-2/2008 від 01.04.2008р. - щодо вартості робіт; акт здачі-приймання від 23.09.2008р. до Договору ОК-2/2008 від 01.04.2008р., згідно якого Автор-виконувач передав, а Замовник прийняв, у відповідності до умов названого авторського договору, сценарій восьми серій, а також виключне право на цей сценарій; службове завдання №1/МиМ-С1 з додатками на створення аудіовізуального твору з режисером-постановником від 12.05.2008р., згідно якого ТОВ Студія „Анімакорд" доручило режисеру-постановнику Червяцову Д.А. в рамках виконання службового завдання створити авторським трудом творчого колективу службовий аудіовізуальний анімаційний твір - серію анімаційного серіалу „Маша и Медведь" під робочою назвою „Первая встреча"; додаток № 1 до службового завдання - Сценарій серії „Первая встреча" анімаційного серіалу „Маша и Медведь"; додаток № 2 до службового завдання - календарно-постановочний план виробництва серії під попередньою назвою „Первая встреча"; акт приймання фільму, відповідно до службового завдання № 1/МиМ-Сі від 12.05.2008р., згідно якого Червяцов Д.А. створив та передав ТОВ Студія „Анімакорд" анімаційний фільм; договір №010601-МиМ від 08.06.2010р. про відчуження виключного права на аудіовізуальний твір серіал „Маша и Медведь", укладений між ТОВ Студія „Анімакорд" (Правоволоділець) та ТОВ „Маша и „Медведь" (Правонабувач), згідно умов якого останньому в повному обсязі передане виключне право на аудіовізуальний твір (8 серій) - серіал „Маша и Медведь". При цьому, пунктом 2 Додатку №1 до Договору №010601-МиМ від 08.06.2010 р. передбачено, що одночасно з передачею права на аудіовізуальний твір Правоволоділець передає Правонабувачу в повному обсязі виключні права на всі юридично значущі охоронювані елементи аудіовізуального твору (включаючи, але не обмежуючись, назвою аудіовізуального твору та його окремих серій, графічним зображенням, мальованими зображеннями персонажів аудіовізуального твору, їх іменами, текстом), незалежно від того, чи поіменовані вказані елементи безпосередньо в Додатках до договору №010601-МиМ.

Суд першої інстанції під час розгляду справи встановив факти реалізації відповідачем конфет з зображенням персонажу «Маша», який є об'єктом інтелектуальної власності частини аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь».

В той же час, убачаючи малозначимість порушення, вчиненого відповідачем суд першої інстанції дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача компенсації у розмірі 292320грн. задоволенню не підлягають.

Висновок суду першої інстанції про відсутність підстав для стягнення з відповідача на користь позивача компенсації суд апеляційної інстанції вважає помилковим з огляду на наступне.

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, законом чи договором (ст.431 ЦК України).

Відповідно до п. «г» ч.1, п «г» ч.2 ст.52 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» при порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій. Суд має право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат,замість відшкодування збитків або стягнення доходу. При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний у встановлених пунктом "г" цієї частини межах визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

В обґрунтування розміру компенсації у сумі 292320грн. позивач зазначає, що відповідач свідомо та умисно виставив контрафактний товар на продаж, не звернувшись при цьому до позивача ні за офіційною інформацією про поставлений товар, ні за дозволом на його реалізацію. При цьому, відповідач зобов'язаний при прийманні товару до реалізації перевіряти останній на предмет відповідності вимогам чинного законодавства України. Відповідач реалізовує товар у магазинах мережі «Обжора», торгівельний потік у яких великий, що впливає на масштаби закупівель товару для реалізації. Позивачем понесені передбачувані збитки у вигляді неотримання суми ліцензійного платежу від виробника контрафактного товару. При цьому якість продукції з використанням персонажу «Маша» має бути найвищої якості для підтримання високого іміджу ТОВ «Маша і Мєдвєдь» та інтересу до однойменного аудіовізуального твору. Якість проданого в магазині відповідача товару є низькою і позивач ніколи не надав би ліцензію (дозволу) на виробництво і продаж товару такої низької якості.

Судом першої інстанції встановлено та підтверджено в ході апеляційного перегляду справи, що ПП «Екстра-ПІвніч» шляхом незаконного розповсюдження конфет з зображенням персонажу «Маша», який є самостійною складовою частиною аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь», порушило належні ТОВ «Маша і Мєдвєдь» виключні права на використання зображення названого персонажу, у зв'язку з чим на думку колегії суддів позивач обґрунтовано вимагає стягнення з відповідача компенсації за допущене порушення прав інтелектуальної власності.

Вищий господарський суд України у п.51.3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначив, що у визначенні розміру такої компенсації господарським судам необхідно виходити з конкретних обставин справи і загальних засад цивільного законодавства, встановлених статтею 3 ЦК України, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності. Розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеня вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об'єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні. У визначенні суми компенсації господарський суд має виходити з того розміру мінімальної заробітної плати, який установлено на час прийняття судом відповідного рішення.

Відповідно до роз'яснень, які містяться в оглядовому листі Вищого господарського суду України №01-06/417/2012 від 04.04.2012р. «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» приписи Цивільного кодексу України та Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) не ставлять розмір компенсації у залежність від кількості використаних об'єктів або їх складових частин (не містять приписів стосовно залежності розміру компенсації), а лише встановлюють право стягнення компенсації, виходячи з самого факту вчинення порушення авторського права. Інші обставини (стосовно систематичності вчинення порушень, їх (його) обсягу, кількості неправомірно використаних об'єктів тощо), в свою чергу, повинні враховуватися судом у визначенні суми компенсації в кожному конкретному випадку, виходячи з меж, встановлених статтею 52 Закону.

Ухвалою суду апеляційної інстанції від 09.07.2015р. призначено у справі №916/5273/14 судову експертизу за експертною спеціальністю "Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності", на вирішення якої поставити питання: "Який розмір доходу (упущеної вигоди) ТОВ "Маша і Мєдвєдь" - правовласник об'єкта інтелектуальної власності - могло би реально отримати за звичайних обставин, за умови надання ліцензії ПП "Екстра-Північ" на використання твору (зображення персонажу "Маша") у спосіб розповсюдження конфет "Маша и Медведь" LICORICE, що містять зображення персонажу "Маша" та наявні в матеріалах справи №916/5273/14 (т.1, а.с.215, кількість - 6 одиниць)?

Відповідно до висновку експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №13п від 27.08.2015р. ціна ліцензійної продукції (одиниці контрафакту) буде рівна вартості ліцензії за використання персонажів мультиплікаційного серіалу «Маша і Медведь» відтворених на цукерках розмір доходу (упущеної вигоди) ТОВ «Маша і Медведь» - правовласник об'єкта інтелектуальної власності - могло би реально отримати за звичайних обставин, за надання ліцензії ПП «Екстра-Північ» на використання твору (зображення персонажу «Маша» у спосіб розповсюдження цукерок «Маша и Медведь LICORICE» в кількості 6 одиниць:

1) станом на 08.05.2014р. одному паушальному внеску в розмірі 48991грн. відповідно за офіційним курсом НБУ 3,2661 за 10 російських рублів;

2) станом на 12.05.2014р. одному паушальному внеску в розмірі 48991,5грн. відповідно за офіційним курсом НБУ 3,2661 за 10 російських рублів

3) станом на 19.05.2014р. одному паушальному внеску в розмірі 50685грн.

відповідно за офіційним курсом НБУ 3,3790 за 10 російських рублів;

4) станом на 20.05.2014р. одному паушальному внеску в розмірі 50589грн. відповідно за офіційним курсом НБУ 3,3726 за 10 російських рублів;

5) станом на 22.05.2014р. одному паушальному внеску в розмірі 50991грн. відповідно за офіційним курсом НБУ 3,3994;

6) станом на 07.06.2014р. одному паушальному внеску в розмірі 50821грн. відповідно за офіційним курсом НБУ 3,3881 за 10 російських рублів.

Згідно із ст.42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам. Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин. У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту. Висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. Відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

Відповідно до роз'яснень, які містяться у п.18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати: чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Відповідно до ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Відповідно до ч.1 ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Дослідивши висновок №13П від 27.08.2015р. судової експертизи в сфері інтелектуальної власності, проведеної експертом Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Одеській області, колегія суддів відхиляє висновок з огляду на наступне:

- у висновку експерт зазначив, що встановити тривалість продажу цукерок з зображенням «Маша и Медведь LICORICE» в мережі магазинів «Обжора», в яких здійснює свою підприємницьку діяльність ПП «Екстра-Північ» в часі (до року, рік або більше) та кількість реалізованих цукерок не надається можливим.

В той же час, експерт не був позбавлений можливості витребувати у сторін через суд необхідні документи для проведення експертного дослідження, як то передбачено п.2.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5. Отже, як вбачається з висновку експерта, розмір доходу ТОВ «Маша і Мєдвєдь» був розрахований експертом з посиланням на те, що за основу ним був взятий наказ №6-ОР/2013 МиМ по ТОВ «Маша і Мєдвєдь» від 05.06.2013р. (копія якого наявна в матеріалах справи), в якому прописана вартість ліцензійного договору та умови, на яких укладаються ліцензійні договори на використання персонажів мультиплікаційного фільму «Маша и Медведь», отже ніяких спеціальних знань для визначення розміру доходу експертом використано не було, що суперечить умовам призначення господарським судом експертизи згідно ст.41 ГПК України. Виходячи із змісту наказу ТОВ «Маша і Мєдвєдь» №6-ОР/2013 від 05.06.2013р. (Додатку №1 до Наказу) експертом визначений розмір доходу при дрібносерійній реалізації драже - 150000рос.руб. (перераховані у гривню за офіційним курсом станом на дати здійснення позивачем придбання товарів з зображенням «Маша»), що є вартістю використання персонажей аудіовізуального твору «Маша и Медведь» на упаковках, етикетках та товарах на харчових продуктах згідно п.2 Додатку 1 до наказу ТОВ «Маша і Мєдвєдь» від 05.06.2013р., а не вартістю, визначеною експертним шляхом;

- в ухвалі суду апеляційної інстанції від 09.07.2015р. судом експерту було поставлене наступне питання «Який розмір доходу (упущеної вигоди) ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - правовласник об'єкта інтелектуальної власності - могло би реально отримати за звичайних обставин, за надання ліцензії ПП «Екстра-Північ» на використання твору (зображення персонажу "Маша") у спосіб розповсюдження конфет "Маша и Медведь" LICORICE, що містять зображення персонажу "Маша"?»

Проте експерт у висновку фактично відповів на питання «Розмір доходу (упущеної вигоди), який могло б отримати ТОВ «Маша і Мєдвєдь» на підставі наказу №6-ОР/2013-МиМ від 05.06.2013р. за надання ліцензії на використання твору (образу персонажу «Маша») у спосіб відтворення на харчових продуктах».

Суд апеляційної інстанції враховує при визначенні розміру компенсації конкретні обставини даної справи, а саме реалізацію товару з незаконним використанням зображення персонажу «Маша» в мережі магазинів «Обжора» відповідачем під іншим найменуванням товару у розрахункових документах, а також невизнання відповідачем фактів реалізації саме конфет «Маша и Медведь» LICORICE в судовому процесі, що зумовило необхідність дослідження в суді апеляційної інстанції відеофіксації відповідних подій.

Така позиція узгоджується з роз'ясненнями, наданими Вищим господарським судом України у п.51.3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», за змістом яких розмір компенсації визначається судом виходячи з сукупності будь-яких конкретних обставин справи, щодо яких суд убачає їх істотність для вирішення спору.

Враховуючи встановлення обставини багаторазового порушення ПП «Екстра-Північ» виключних майнових авторських прав ТОВ «Маша і Мєдвєдь» у спосіб розповсюдження конфет, на яких міститься зображення персонажу «Маша» у магазинах «Обжора» (по вул.Прохорівська, 15, Люстдорфська дорога,31, Толстого,10 у м.Одеса), з метою застосування судом компенсаційних заходів на захист порушеного права ТОВ «Маша і Мєдвєдь», виходячи із засад справедливості, добросовісності, розумності, суд апеляційної інстанції вважає, що позовні вимоги ТОВ «Маша і Мєдвєдь» про стягнення компенсації підлягають задоволенню на підставі ст.52 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» - по 24 мінімальних заробітних плат за кожне встановлене порушення (5), тобто 146160грн., що відповідає обсягу порушення (120 мінімальних заробітних плат).

Стягуючи з відповідача компенсацію у вищезазначеному розмірі, суд апеляційної інстанції враховує характер допущеного порушення та те, що мережа магазинів «Обжора» є доволі розповсюдженою, магазини розташовані майже по всьому місту, в них спостерігається великий торговельний потік людей.

Суд першої інстанції в порушення вимог ст.43 ГПК України надав невірну оцінку доказам, що підтверджують вчинення правопорушення ПП «Екстра-Північ» у сфері інтелектуальної власності, що призвело до неправильного застосування норм матеріального права - ст.52 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», яка не передбачає можливість відмови повністю у стягненні компенсації в разі встановлення судом порушення авторських прав позивача.

На підставі викладеного, суд апеляційної інстанції скасовує рішення господарського суду Одеської області від 27.04.2015р. у справі №916/5273/14 з прийняттям нового рішення про часткове задоволення позовних вимог - стягнення з ПП «Екстра-Північ» на користь ТОВ «Маша і Мєдвєдь» компенсації у розмірі 146160грн, оскільки має місце порушення та неправильне застосування норми ст.52 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» судом першої інстанції.

В іншій частині позовних вимог про стягнення компенсації (в частині стягнення 146160грн.) апеляційний господарський суд відмовляє у їх задоволенні як необґрунтованих.

Витрати по сплаті судового збору в суді першої (5846,40грн.) та апеляційної (2923,20грн.) інстанцій покладаються на ПП «Екстра-Північ» з їх відшкодуванням ТОВ «Маша і Мєдвєдь» на підставі ст.ст.49,105 ГПК України пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Апеляційний господарський суд за відсутності в матеріалах справи доказів щодо вартості проведення судової експертизи та її оплати ТОВ «Маша і Мєдвєдь» наразі не вирішує питання розподілу відповідних судових витрат, проте позивач вправі звернутись до Одеського апеляційного господарського суду в порядку ст.88 ГПК України із заявою про прийняття додаткової постанови з наданням відповідних доказів проведення оплати вартості судової експертизи.

Керуючись ст.ст.49,99,101-105 ГПК України, колегія суддів ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу задовольнити частково.

Рішення господарського суду Одеської області від 27.04.2015р. у справі №916/5273/14 скасувати.

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Приватного підприємства «Екстра-Північ» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» (Общество с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь») 146160грн. компенсації, 2923грн. 20 коп. судового збору за подання позовної заяви.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Стягнути з Приватного підприємства «Екстра-Північ»» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» (Общество с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь») 1461,60грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

Доручити господарському суду Одеської області видати відповідні накази із зазначенням необхідних реквізитів.

Постанова в порядку ст.105 ГПК України набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова суду апеляційної інстанції може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

Повний текст постанови складено 12.10 .2015р.

Головуючий суддя Мишкіна М.А.

Суддя Будішевська Л.О.

Суддя Таран С.В.