УХВАЛА

12.10.2015Справа № 910/20983/15

За позовом Компанії Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) (м. Ірвінг, штат Техас, США)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕМБЕР УКРАЇНА" (м. Київ, Україна),

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Х" (м. Київ, Україна)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов'язання вчинити дії

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Нікулеско Д.С.;

від відповідача-1: Поляков А.С.;

від відповідача-2: не з'явились;

вільний слухач: ОСОБА_3

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Компанія Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) (далі-позивач) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕМБЕР УКРАЇНА" (далі-відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Х" (далі - відповідач-2) про:

1) зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 4171, 5461 та 106068, зокрема, шляхом припинення використання даних знаків та схожих з ними знаків всіма наступними способами:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен;

2) заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Ембер Україна» незаконно використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 4171, 5461 та 106068, зокрема, шляхом:

- застосування їх в мережі Інтернет;

- застосування їх в назві доменних імен;

3) зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Х» здійснити переделегування доменного імені mobil.dn.ua на користь компанії Exxon Mobil Corporation (Корпорація Екссон Мобіл) та вказати наступні відомості в записі даних доменних імен:

- Registrant Organization: Exxon Mobil Corporation,

- Registrant Street: 5959 Las Colinas Boulevard, Registrant City: Irving,

- Registrant State/Province: Texas,

- Registrant Postal Code: 75039-2298 Registrant Country: US,

- Registrant Phone: +1.,

-Registrant Email: та .

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені mobil.dn.ua, яке є схожим до ступеня змішування із торговельними марками позивача за свідоцтвами № 4171 та № 106068 і за допомогою якого, здійснюється пропонування до продажу та продаж товарів (через сайт), які є тотожними та спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торговельні марки позивача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.08.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 10.09.2015 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

Разом з позовною заявою, 13.08.2015 через загальний відділ діловодства суду Компанією Exxon Mobil Corporation подано заяву про забезпечення позову, в якій позивач просив суд:

- заборонити відповідачу-1 здійснювати будь-які дії з переделегування доменного імені mobil.dn.ua на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу WHOIS стосовно доменного імені mobil.dn.ua, в тому числі змінювати реєстратора, відмовляти від доменного імені - до вирішення спору у даній справі судом;

- заборонити відповідачу-2 вчиняти будь-які дії з переделегування доменного імені mobil.dn.ua на користь інших осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази Whois стосовно будь-яких даних, реєстранта/власника доменного імені mobil.dn.ua, особи реєстратора доменного імені mobil.dn.ua, а також припиняти (скасовувати) делегування даного доменного імені.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.08.2015 вжито заходів до забезпечення позову шляхом заборони відповідачу-1 та відповідачу-2 вчиняти дії, пов'язані з переделегуванням доменного імені mobil.dn.ua до набрання рішенням господарського суду міста Києва у даній справі законної сили.

07.09.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав письмові пояснення, у яких зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Дельта Х" виконує лише технічні функції з реєстрації та обслуговування доменного імені mobil.dn.ua і не набуває жодних прав на вказане доменне ім'я чи відповідний веб-сайт, відтак, відповідач-2 не порушує права і законні інтереси позивача.

Також, 07.09.2015 представник відповідача-2 подав клопотання, у якому просив суд здійснювати розгляд даної справи без участі представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Х".

10.09.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-1 подав відзив на позов, у якому зазначив, що повністю не визнає позовні вимоги та вважає їх безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підтверджуються належними і допустимими доказами і не можуть бути задоволені з наступних підстав. На його думку, зазначення на сторінках сайту www.emberoil.com, що належить ТОВ «ЕМБЕР УКРАЇНА» назв і зображень продукції компанії Exxon Mobil Corporation, що супроводжується зареєстрованими в Україні на ім'я цієї Корпорації знаками MOBIL, ESSO, Mobil 1, сприяє просуванню на вітчизняний ринок продукції Корпорації та надає вітчизняним споживачам можливість обрати бажану продукцію серед великого асортименту товарів на відповідному сегменті ринку. З огляду на викладене, відповідач-1 вважає, що зазначення назв і зображень товарів, що пропонуються для продажу на сторінках сайту www.emberoil.com,також не потребує отримання дозволу компанії Exxon Mobil Corporation на використання знаків MOBIL, ESSO, Mobil 1 у їх власника через те, що останній вже вичерпав виключні права на власні знаки під час передачі дистриб'ютору продукції, позначеної цими знаками.

10.09.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання, у якому просив суд відкласти розгляд даної справи у зв'язку з неможливістю явки повноважного представника у судове засідання.

Розгляд справи відкладався у порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

09.10.2015 через загальний відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Х" надійшло повідомлення про виконання ухвали суду, в якому відповідач-2 повідомив, що не вчинятиме дій, пов'язаних з переделегуванням доменного імені mobil.dn.ua на користь інших осіб, до набрання рішенням господарського суду міста Києва у даній справі законної сили.

12.10.2015 представник позивача через загальний відділ діловодства суду подав клопотання про проведення експертизи, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та на роз'яснення судового експерта поставити наступні питання:

1. Чи є назва доменного імені «mobil.dn.ua», схожою із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 та № 106068 настільки, що їх можна сплутати?

2. Чи є позначення «Essо» та «ESSO», які розміщені на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com», схожими до ступеня змішування із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5461 настільки, що їх можна сплутати?

3. Чи є позначення «Mobil», яке розміщене на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com», схожим до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 та № 106068 настільки, що їх можна сплутати?

4. Чи є товари, які пропонуються до продажу та продаються на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com», спорідненими із товарами, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171, № 5461 та № 106068?

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та подане клопотання про призначення судової експертизи у справі.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позовних вимог та клопотання про призначення судової експертизи у справі.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання позивача та призначає у справі № 910/20983/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

У зв'язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/20983/15 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, ?

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/20983/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

2. На вирішення судового експерта винести наступні питання:

- Чи є доменне ім'я «mobil.dn.ua» таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги у 4 класі МКТП з використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 від 31.03.1994 «MOBIL» та № 106068 від 27.04.2009 «Mobil 1»?;

- Чи є товари за позначеннями «Essо», «ESSO» та «Mobil», які пропонуються до продажу на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com», однорідними або спорідненими з товарами 4 класу МКТП щодо яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 від 31.03.1994 «MOBIL», № 5461від 15.06.1994 «ESSO» та № 106068 від 27.04.2009 «Mobil 1»?

- Чи є товари за позначеннями «Essо», «ESSO» та «Mobil», які пропонуються до продажу на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com» тотожнім або схожим настільки, що його можна сплутати з зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 від 31.03.1994 «MOBIL», № 5461від 15.06.1994 «ESSO» та № 106068 від 27.04.2009 «Mobil 1»?;

- Чи є товари за позначеннями «Essо», «ESSO» та «Mobil», які пропонуються до продажу на інтернет-сайті за доменними іменами «mobil.dn.ua» та «emberoil.com» такими, що можуть ввести оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги у 4 класі МКТП з використанням знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4171 від 31.03.1994 «MOBIL», № 5461від 15.06.1994 «ESSO» та № 106068 від 27.04.2009 «Mobil 1»?.

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Компанію Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл).

4. Зобов'язати судового експерта направити на адресу Компанії Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) (адреса для листування з представниками: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37, Патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова») оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов'язати Компанію Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

7. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/20983/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 910/20983/15 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Суддя Бондарчук В.В.