РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2015Справа №910/3956/15-г

За позовом Компанії «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.» (Philip Morris Brands S.a.r.l.)

До 1) Компанії «Харрінгтон Девелопмент Інк.» (Harrington Development Inc.)

2) Державної служби інтелектуальної власності України

Про дострокове припинення повністю дії свідоцтва для товарів і послуг № 14677

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача Харебава Т.Б. - представник

Качановська В.Ю. - представник

Від відповідача 1 не з'явився

Від відповідача 2 Свинченко Г. Д. - представник

СУТЬ СПОРУ:

Компанія «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.» (Philip Morris Brands S.a.r.l.) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Компанії «Харрінгтон Девелопмент Інк.» (Harrington Development Inc.) та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 14677; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення повністю дії Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 146177 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що протягом 3 років до дати подання позовної заяви та на дату подачі позову, відповідачем 1 не було здійснено жодних дій, які відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», могли б вважатися використанням знака щодо зазначених у свідоцтві № 146177 товарів 34 класу МКТП на території України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.02.2015 порушено провадження по справі № 910/3956/15-г та призначено розгляд на 18.03.2015.

18.03.2015 відділом діловодства суду від представника позивача отримано пояснення по справі та клопотання про долучення додаткових доказів.

В судове засідання 18.03.2015 представники позивача з'явилися, надали суду усні пояснення по справі.

В судове засідання 18.03.2015 представник відповідача-1 не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання 18.03.2015 представник відповідача-2 з'явився, надав суду відзив, відповідно до якого просив відмовити у задоволенні позовних вимог, пред'явлених до Державної служби інтелектуальної власності України, з підстав, зазначених у відзиві.

При дослідженні матеріалів справи судом встановлено, що відповідач-1 по справі є нерезидентом та відсутні докази наявності представництва відповідача-1 на території України.

Враховуючи те, що відповідач-1 Компанія «Харрінгтон Девелопмент Інк.» (Harrington Development Inc.) (м. Панама, Республіка Панама) є нерезидентом, який не має свого зареєстрованого представництва на території України, то про розгляд даної справи належить повідомляти в порядку, передбаченому Гаазькою конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазькою конвенцією 1965 року).

За таких обставин, враховуючи те, що у суду виникла необхідність вручення документів нерезиденту шляхом направлення судового доручення в порядку ст. 125 ГПК України, то розгляд справи підлягає відкладенню на строки, встановлені Гаазькою конвенцією 1965 року.

Ухвалою суду від 18.03.2015 позивача було зобов'язано в строк до 01.04.2015 року через канцелярію Господарського суду міста Києва надати належним чином нотаріально завірені копії перекладу позовної заяви, ухвалу про порушення провадження у справі від 20.02.2015, ухвалу про відкладення у справі від 18.03.2015 на іспанську мову у трьох примірниках.

На вимогу ухвали суду від 18.03.2015 судом 01.04.2015 одержано від позивача витребувані документи для подальшого направлення відповідачу-1 через Центральний орган іноземної держави (Республіка Панама), відповідно до Гаагзької конвенції 1965 року.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 18.03.2015 господарським судом міста Києва було направлено судове доручення про вручення судових документів та зупинено провадження у справі.

04.08.2015 повернувся лист з судовим дорученням про вручення судових документів в канцелярію Господарського суду міста Києва з уповноваженого органу країни відповідача-1 .

Ухвалою від 02.10.2015 провадження у справі поновлено.

В судове засідання 02.10.2015 представники позивача з'явилися. В даному судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 02.10.2015 представник відповідача-1 не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання 02.10.2015 представник відповідача-2 з'явився наведені у відзиві доводи підтримав.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення справи по суті, суд,-

ВСТАНОВИВ:

Компанія «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.» (Philip Morris Brands S.a.r.l.) (надалі - позивач) є юридичною особою, створеною відповідно до кантону Невшатель, Швейцарія.

Компанія «Харрінгтон Девелопмент Інк.» (Harrington Development Inc.) (надалі - відповідач-1) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства Республіки Панама.

Відповідач-1 є власником знаку для товарів і послуг, що являє собою словесне позначення - « 4D» та охороняється відповідно до Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №146177 від 10 жовтня 2011 року (заявка № m201019909 від 20.12.2010), у відношенні товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: бурштинові наконечники до сигарових і сигаретних мундштуків (цибухів); вбиральний папір до курильних люльок; газові балончики до запальничок; жуйний тютюн; запальнички; кисети (торбинки) на тютюн; кінці сигарет (фільтрувальні); книжечки з сигаретного (цигаркового) паперу; коробки на сірники; кремінь; курильні люльки; знаряддя для чищення курильних люльок; підставки під курильні люльки; наконечники сигаретних мундштуків (цибухів); плювальниці для споживачів тютюну; попільниці; різаки сигарні; сигарети; мундштуки (цибухи) до сигарет; сигарети з замінниками тютюну, крім лікувальних; сигаретниці (цигарниці); сигаретні цідила (фільтри); сигари; мундштуки (цибухи) до сигар; сигарили; сигарниці; сигарниці із зволожуванням; сірники; сірничниці; табакерки (вмістинки на тютюн для нюхання); трави для куріння; тютюн; вмістини на тютюн; тютюн для нюхання; цигарки; кишенькове знаряддя для скручування сигарет.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знак за Свідоцтвом України № 146177 для товарів 34 класу МКТП не використовується в України протягом трьох років до моменту подачі позову, що дає підстави для дострокового припинення дії цього свідоцтва.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його зареєстровано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимого про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Тому, дострокове припинення дії Свідоцтва України № 146177 на знак для товарів і послуг « 4D» для товарів 34 класу МКТП можливе за умови, якщо відповідачем-1 не буде доведено фактичну наявність на ринку України товарів класу 34 МКТП, маркованих цим знаком для товарів і послуг, невикористання зареєстрованого знака для товарів і послуг менше визначеного законом трирічного строку щодо товарів 34 класу МКТП; наявність поважних причин для такого невикористання.

З огляду на наведене, для правильного вирішення даного судового спору істотне значення мають обставини, пов'язані з існуванням на ринку України товарів 34 класу МКТП, зазначених у Свідоцтві № 146177, так і з використанням таких товарів під знаком « 4D» безпосередньо власником свідоцтва або під його контролем.

Пунктом 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). В разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Відповідно до ч. ч. 8-9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Згідно пункту 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв, до реєстру вносяться відомості, зокрема, щодо видачі ліцензій на використання знака.

Так, виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно Свідоцтва України № 146177 станом на 21.01.2015 не містить інформації щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 146177.

Таким чином, відсутні будь-які відомості щодо використання знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 146177 в Україні іншими особами під контролем відповідача-1.

Разом з тим, згідно з поданих представником позивача доказів стало відомо про наступне. Так, відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (вих. № 2006-12/4978-09 від 16.02.2015 р.) відповідач-1 не має і ніколи не мав зареєстрованого представництва на території України. Згідно з поданим листом Державної служби інтелектуальної власності (вих.№1-15/1202 від 16.02.2015р.) ліцензії на використання позначення «4 D» відповідачем-1 не видавались та відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились. Як вбачається з листа Української Асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» (вих. № 17/13 від 16.02.2015 р.), відповідач-1 не є членом вказаної організації, а про його діяльність в сфері виробництва та збуту тютюнових виробів на території України асоціації нічого не відомо. Листом від Торгово-промислової палати України (№ 1148/08.2-8 від 17.02.2015 р.) було повідомлено, що відповідач-1 не є членом цієї організації та про його діяльність в сфері виробництва та збуту тютюнових виробів на території України ТПП не відомо. У своєму листі (вих. 051/01 від 20.02.2015 р.) Асоціація товарної нумерації України «ДжіЕС1 Україна» повідомила, що у її Реєстрі відсутні будь-які записи про товарні позиції, у складі назв яких вказано самостійне позначення « 4D» для товарів 34 класу МКТП.

У той час, відповідачем-1 не надано суду будь-яких доказів, що свідчать про використання відповідачем-1 або за умови його контролю знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 146177 для товарів 34 класу МКТП на території України.

З вищевикладеного суд приходить до висновку, що відповідачем-1 не здійснювалося жодних дій щодо використання знака « 4D» за свідоцтвом України № 146177 для товарів 34 класу МКТП, зазначених у свідоцтві, на території України.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Згідно ч. 1 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази на мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Згідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з'явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією, і що, в кожному з цих випадків, вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту. Кожна Договірна Держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови:

a) документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією,

b) з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців,

c) не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.

Враховуючи викладене, з огляду на той факт, що судом було вжито всіх необхідних заходів, передбачених Конвенцією, щодо вручення відповідачеві-1 судових документів, а відповідач-1, як власник свідоцтва України № 146177 на знак для товарів і послуг, не надав суду належних доказів використання такого знаку « 4D» щодо товарів 34 класу МКТП, обов'язок доведення якого покладено на останнього, суд приходить до висновку про невикористання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг « 4D» за Свідоцтвом України № 146177 на території України щодо товарів 34 класу МКТП протягом трьох років до моменту подачі позову, а тому позовні вимоги позивача визнаються обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до приписів ст. 49 ГПК України покладаються на компанію «Харрінгтон Девелопмент Інк.» (Harrington Development Inc.).

Керуючись ст. ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовну заяву Компанії «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.» (Philip Morris Brands S.a.r.l.) задовольнити повністю.

2. Достроково припинити повністю дію Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №146177 щодо зазначених у свідоцтві товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення повністю дії Свідоцтва України № 146177 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з компанії «Харрінгтон Девелопмент Інк.» (Harrington Development Inc.) (Аранго-Орилліак Блдг, Еаст 54 стріт, місто Панама, Республіка Панама) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь компанії «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.» (Philip Morris Brands S.a.r.l.) (КЕ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія) 1 218 (одну тисячу двісті вісімнадцять) грн. 00 коп. - судового збору.

5. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено 15.10.2015.

Суддя Л.В. Прокопенко