КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" жовтня 2015 р. Справа№ 910/12623/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Гарник Л.Л.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Фесенко А.В.,

представників:

позивача - Олійника Р.Б.,

відповідача-2 - Саламова О.В.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маргіт»

на рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.2015

у справі № 910/12623/15 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Маргіт»

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Транстур»

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про дострокове припинення свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 22921 та № 36705

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маргіт» (далі - ТОВ «Маргіт», позивач) звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Транстур» (далі - ТОВ «Транстур», відповідач-1), Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба, відповідач-2) про дострокове припинення свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 22921 та № 36705, за якими зареєстровані торговельна марка «Лужанська-7» та комбінований знак (етикетка) «Лужанська-7».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.08.2015 у справі № 910/12623/15 в позові відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.2015 та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.

Доводи апеляційної скарги обґрунтовані недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими.

Так, за твердженням заявника апеляційної скарги, місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про доведеність обставин використання відповідачем-1 спірних знаків для товарів та послуг, оскільки ліцензійні договори, які укладав відповідач-1 зі своїми контрагентами, припинили свою дію у 2011 році, видаткові накладні про поставку мінеральної води «Лужанська-7» підтверджують лише поширення на відповідній території маркірованого товару, а не використання шляхом нанесення на товар спірних знаків. На думку позивача, також не доведеними є обставини використання спірних торговельних марок у рекламі. Разом з тим, продовження дії свідоцтв не є способом використання знаку для товарів та послуг в розумінні ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.08.2015 апеляційну скаргу прийнято до провадження.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 розгляд справи було відкладено відповідно до ст. 77 ГПК України.

Відповідач-1 не направив свого представника для участі в судовому засіданні, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце засідання був повідомлений належним чином.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

В обґрунтування позовних вимог щодо дострокового припинення свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 22921 та № 36705 на торговельну марку «Лужанська-7» та комбінований знак (етикетка) «Лужанська-7» позивач послався на те, що з моменту видачі свідоцтв на зазначені знаки і протягом останніх трьох років відповідач-1 відповідні знаки не використовував, що не відповідає меті правової охорони об'єктів інтелектуальної власності та відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для припинення дії свідоцтва. При цьому, в обґрунтування порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивач послався на використання ним знаку «Лужанська-7» шляхом маркування товару - мінеральної води, яка ним виробляється понад 17 років.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції дійшов висновку про спростування відповідачем-1 доводів позивача про невикористання в Україні знаків для товарів та послуг «Лужанська-7», зареєстрованих за Свідоцтвами України № 22921 та № 367085 за допомогою належних та допустимих доказів.

Разом з тим, колегія суддів перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права та відповідність висновків суду обставинам справи, з'ясування дійсних обставин, що мають значення для справи, дійшла висновку про наявність підстав для скасування ухваленого у даній справі рішення про відмову у задоволенні позову, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 494 Цивільного кодексу України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі статтею 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Положення статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачають, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач-1 є володільцем свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22921, відповідно до якого був зареєстрований знак «Лужанська-7» для 32, 35, 42 класів за МКТП.

Також відповідач-1 є володільцем свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 36705, відповідно до якого був зареєстрований комбінований знак у вигляді етикетки для мінеральної води «Лужанська-7» для 32, 35, 42 класів за МКТП.

Дата подання заявки на реєстрацію вказаних вище знаків для товарів і послуг - 27.02.2001. Тобто, з цієї дати торговельні марки «Лужанська-7» (словесне позначення) та «Лужанська-7» (комбінований знак у вигляді етикетки для мінеральної води) отримали правову охорону на території України.

Термін дії свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 22921, № 36705 був продовжений до 27.02.2021.

Разом з тим, з 1990-х років позивач використовує знак «Лужанська-7» та етикетку мінеральної води «Лужанська-7» при промисловому розливі мінеральної води, на підставі ліцензії на користування надрами № 1370 від 25.05.1998 та спеціального дозволу на користування надрами № 2651 від 01.03.2002.

Вважаючи, що протягом останніх трьох років відповідач-1 не використовує спірні торговельні марки, позивач на підставі п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" звернувся з даним позовом про дострокове припинення свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 22921 та № 36705.

Згідно із абзацом другим пункту 3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону.

У відповідності до абзацу першого пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва (абзац другий пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (абзац третій пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Тобто, обов'язок доказування використання або поважних причин невикористання торговельної марки покладено на власника такої торговельної марки.

Відповідно до частини 2 статті 157 Господарського кодексу України використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

На думку колегії суддів, на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у пункті четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги, а також факт його поширення на ринку. При цьому, наносити знаки та товари або використовувати його при наданні послуг має саме власник свідоцтва на знак або третя особа під його контролем.

На підтвердження використання спірних торговельних марок, відповідач-1 посилається на ліцензійні договори про передачу права використання знаку «Лужанська-7» із ТОВ «Маргіт», ТОВ «Антип», ТОВ «Лиса».

Разом з тим, передача майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності не є використанням такого об'єкту, а лише засвідчує право власника розпоряджатись своїми майновими правами інтелектуальної власності.

Крім того, посилання на ліцензійні договори є безпідставними, оскільки вони припинили свою дію, а саме:

Ліцензійний договір № 10 від 01.12.2008 із ТОВ ТОВ «Антип» у відповідності до п. 6.2 закінчується 27.10.2011;

Ліцензійний договір № 11 від 01.12.2008 із ТОВ «Лиса» у відповідності до п. 6.2 закінчується 27.10.2011;

Ліцензійний договір № 7 від 18.08.2004 із ТОВ «Маргіт» у відповідності до п. 5.1 діє протягом двох років з дня підписання, тобто до 18.08.2006.

При цьому, умовами вказаних вище договорів автоматичної пролонгації їх дії не передбачено, а докази на підтвердження продовження строку договорів у матеріалах справи відсутні.

Разом з тим, колегія суддів відхиляє посилання відповідача-1 на судові рішення про стягнення заборгованості за ліцензійними договорами з огляду не те, що невиконання обов'язку по сплаті ліцензійної винагороди зі сторони ліцензіата не є підставою для продовження строку дії переданих ліцензіаром майнових прав на торговельну марку після закінчення строку договору.

Слід також зазначити, що за ліцензійними договорами був наданий дозвіл на використання торговельної марки шляхом нанесення його на товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаків з метою його пропонування для продажу, продаж, застосування його в діловій документації чи в рекламі (пункт 1.8 ліцензійного договору № 10, № 11).

Відповідачем-1 не надано доказів на підтвердження використання спірних торговельних марок ліцензіатами (ТОВ «Антип», ТОВ «Лиса») у спосіб визначений пунктом 1.8 ліцензійних договорів № 10, № 11.

При цьому, видаткові накладні та податкові накладні про поставку відповідачем-1 на користь третіх осіб води мінеральної «Лужанська-7» за 2013-2014 роки не можуть бути визнані в якості доказів використання спірних торговельних марок в розумінні ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не доводять факту маркування товару, реклами маркованого товару, пропонування його до продажу, тобто використання знаку саме відповідачем-1, або іншими особами на підставі ліцензії.

Тобто, відповідачем-1 не надано належних та беззаперечних доказів на підтвердження використання ним спірних знаків, як і не доведено використання їх третіми особами під контролем відповідача-1, зокрема на підставі ліцензії.

Разом з тим, місцевий господарський суд у оскаржуваному рішенні не навів способів використання відповідачем-1 спірних знаків, підтверджених відповідними доказами, тобто визнав встановленими обставинами, які є недоведеними.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими, визнаються колегією суддів беззаперечною підставою для скасування прийнятого у справі рішення та задоволення позову у зв'язку з його обґрунтованістю, оскільки відповідач-1 не зазначив поважні причини невикористання в Україні зазначених у спірних свідоцтвах товарів і послуг протягом трьох років що передували зверненню позивача до суду із даним позовом.

Відповідно до п. 1 статті 2 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

Відповідно до п. 1.2, 1.3, 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг (далі - знаки), які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Державна служба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

Підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

Враховуючи, що свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 22921 та № 36705 підлягають достроковому припиненню, а зміни щодо них - внесенню до реєстру та відповідної публікації у офіційному бюлетені, колегія суддів вважає за необхідне задовольнити позовні вимоги до відповідача-2 про зобов'язання вчинити дії.

Відповідно до ст. 49 ГПК України підлягають перерозподілу судові витрати.

Згідно з ч. 2, 5 ст. 49 ГПК України судові витрати слід покласти на відповідача-1 за розгляд справи в суді першої та апеляційної інстанції у зв'язку з задоволенням апеляційної скарги та позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 49, 99, 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маргіт» задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.2015 у справі № 910/12623/15 скасувати.

3. Прийняти нове рішення.

4. Позов задовольнити.

5. Достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22921, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Транстур» (01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 20, кв. 4; ідентифікаційний код 24721112).

6. Достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 36705, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Транстур» (01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 20, кв. 4; ідентифікаційний код 24721112).

7. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22921 та свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 36705, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

8. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Транстур» (01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 20, кв. 4; ідентифікаційний код 24721112) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Маргіт» (89321, Закарпатська обл., Свалявський район, с. Солочин; ідентифікаційний код 22070231) 3654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

9. Видачу відповідного наказу доручити Господарському суду міста Києва.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Л.Л. Гарник

О.М. Остапенко