ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2015 року Справа № 904/2029/15

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Палій В.В. (доповідач) і Харченко В.М.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "КОПРИГ", м. Дніпропетровськ,

на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2015

та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.07.2015

зі справи № 904/2029/15

за позовом Компанії "Кезер Компрессорен СЕ" (Kaeser Kompressoren SE) (далі - Компанія), Німеччина,

до товариства з обмеженою відповідальністю "КОПРИГ" (далі - Товариство), м. Дніпропетровськ,

про припинення порушення прав власника знаків для товарів і послуг.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

Компанії - Сулим К.Л. предст. (дов. від 18.11.2013)

Товариства - не з'явився

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства про заборону використання позначення "Kaeser" за міжнародною реєстрацією № 1017027, у тому числі в мережі Інтернет, у тому числі на веб-сайті http://koprig.com.ua.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2015 у справі № 904/2029/15 (суддя Крижний О.М.), яке залишено без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.07.2015 (судді Білецька Л.М. - головуючий, Верхогляд Т.А., Парусніков Ю.Б.), позов задоволено з посиланням на його обґрунтованість.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство просить скасувати судові акти попередніх інстанцій та прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову. Скаргу мотивовано прийняттям оскаржуваних судових актів з порушенням норм матеріального та процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Компанія просила судові акти попередніх інстанцій залишити без змін, а касаційну скаргу без задоволення.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представника позивача, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- Компанія є власником торговельної марки "Kaeser" за міжнародною реєстрацією № 1017027 (дата реєстрації - 03.07.2009), зареєстрованої зокрема для товарів 07 класу МКТП, серед яких "клапани тиску (деталі машини)". Правова охорона торговельної марки "Kaeser" поширюється на територію України з 03.07.2009;

- Товариство у мережі Інтернет на веб-сайті http://koprig.com.ua пропонує до продажу продукцію виробництва Компанії з використанням торговельної марки "Kaeser", що підтверджується протоколом огляду від 20.02.2015, який складений у м. Москві Російської Федерації ОСОБА_5 (т.в. обов'язки нотаріуса Новопашиної У.С.) у порядку статей 102, 103 Засад законодавства Російської Федерації про нотаріат;

- заперечуючи проти позовних вимог, Товариство зазначило про правомірне використання ним торговельної марки "Kaeser" з метою відрізнити товари одного виробника - Компанії від товарів інших виробників, тобто виключно для ідентифікації виробника відповідного товару. Крім того, відповідач зазначив, що після першого продажу товару, позначеного відповідною торговельною маркою, правовласник (позивач) втратив право забороняти використання такої торговельної марки для товару, який введений ним під цією торговельною маркою в цивільний оборот.

Причиною виникнення спору стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для заборони Товариству використовувати позначення "Kaeser" за міжнародною реєстрацією № 1017027 при здійсненні пропонування до продажу товарів Компанії, в тому числі в мережі Інтернет, у тому числі на веб-сайті http://koprig.com.ua.

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991 (далі - Мадридська угода), з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до частини третьої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з приписами частини четвертої статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У відповідності до частини п'ятої статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як передбачено частиною шостою статті 16 Закону № 3689, виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється зокрема на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Таким чином, у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилався на те, що в Україні діє національний принцип вичерпання прав на об'єкти інтелектуальної власності. Оскільки позивачем (чи іншими особами, які мають право на реалізацію продукції позивача в Україні) не було введено відповідний товар (який пропонується до продажу відповідачем, з використанням знака для товарів і послуг "Kaeser") у цивільний оборот в Україні, відповідно право позивача як власника об'єкта інтелектуальної власності не вичерпано, і останній має право забороняти відповідачу використовувати знак для товарів і послуг "Kaeser".

Заперечуючи проти позовних вимог, відповідач послідовно зазначав, що відповідач у законний спосіб набув право власності на товари виробництва позивача і має право на розпорядження ними. Покупці, які придбавають відповідні товари на території іноземної держави, стають їх власниками та мають право у тому числі на їх реалізацію на території України. На веб-сайті http://koprig.com.ua відповідач вказує Компанію як виробника відповідного товару виключно з метою ідентифікації товару такого виробника.

Фактично суть даного спору зводиться до того, на якому саме етапі права власника свідоцтва (міжнародної реєстрації) є вичерпаними з точки зору українського законодавства: після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається, або лише після того, як вони були введені в цивільний обіг на території України.

Так, у теорії виділяють три підходи до принципу вичерпання прав: міжнародний, регіональний та національний.

У відповідності до міжнародного принципу вичерпання прав право власника забороняти використання торговельної марки вичерпується після продажу товару, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в цивільний обіг (тобто у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг у будь-якій країні власником цієї торговельної марки, наступний перепродаж цього товару на території будь-якої іншої країни, де його права також охороняються, вже не може бути ним обмежений або заборонений).

Згідно з регіональним принципом вичерпання прав право власника торговельної марки забороняти її використання вичерпується на території певного регіону після того, як товари були введені в цивільний обіг на території іншого регіону (діє в країнах, які пов'язані регіональною угодою).

Національний принцип вичерпання прав передбачає вичерпання прав для кожної країни окремо (навіть якщо товари вже були введені в обіг на території інших держав, їх імпорт та продаж на території держави, яка слідує національному принципу вичерпання прав, може здійснюватися лише за згодою власника торговельної марки або уповноваженої ним особи).

Вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця та має бути зафіксований у законі.

Приписи частини шостої статті 16 Закону № 3689 не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

Таким чином, позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг "Kaeser" на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

За твердженням позивача (арк. справи 162), претензій щодо якості продукції, яка пропонується відповідачем до продажу, у позивача немає, оскільки виробником такої продукції є саме позивач.

За наведених обставин суди попередніх інстанцій помилково вдалися до з'ясування та оцінки обставин, пов'язаних з введенням позивачем або уповноваженими ним особами (офіційними дилерами в Україні) товару під знаком для товарів і послуг "Kaeser" (який пропонується відповідачем до продажу) на території України, не врахувавши, що згідно з чинним законодавством України питання вичерпання прав власника торговельної марки не пов'язується безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України.

Оскільки фактичні обставини, які входять до предмета доказування у цій справі, з'ясовані судом першої та апеляційної інстанції з достатньою повнотою, однак допущено помилки у застосуванні норм матеріального права, у зв'язку з чим висновки суду першої і апеляційної інстанції не відповідають цим обставинам, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність скасування рішення господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2015 та постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.07.2015 у цій справі з прийняттям нового рішення про відмову в позові у повному обсязі.

Відповідно до приписів статті 4 Закону України "Про судовий збір" підлягають перерозподілу і судові витрати зі справи.

Керуючись статтями 49, 1117, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "КОПРИГ" задовольнити.

2. Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2015 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.07.2015 зі справи № 904/2029/15 скасувати.

3. Прийняти нове рішення про відмову в позові.

4. Здійснити поворот виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2015 зі справи № 904/2029/15 у частині стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "КОПРИГ" на користь компанії "Кезер Компрессорен СЕ" (Kaeser Kompressoren SE) 1218,00 грн. судового збору - у разі подання названим Товариством відповідних заяви і довідки про списання зазначених сум.

5. Стягнути з компанії "Кезер Компрессорен СЕ" (Kaeser Kompressoren SE) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "КОПРИГ" 609,00 грн. судового збору за розгляд апеляційної скарги та 852,60 грн. судового збору за розгляд касаційної скарги.

6. Видачу відповідних наказів доручити господарському суду Дніпропетровської області.

Суддя В. Селіваненко

Суддя В. Палій

Суддя В. Харченко