КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2015 р. Справа№ 910/10398/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Гарник Л.Л.

Сотнікова С.В.

при секретарі судового засідання: Сотніковій І.О.,

за участю представників сторін:

від позивача: Шебанова С.С. - довіреність б/н від 02.03.2015.

від відповідача-1: Костенко К.О. - довіреність № 1-8/8571 від 21.11.2014.

від відповідача-2: Носарєв І.О. - довіреність б/н від 10.06.2015.

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства „Карлсберг Україна" на рішення господарського суду міста Києва від 13.07.2015 року

у справі № 910/10398/15 (суддя Бондарчук В.В.)

за позовом Публічного акціонерного товариства „Карлсберг Україна"

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України,

2. Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича

компанія „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!"

про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг повністю

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2015 року ПАТ „Карлсберг Україна" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та ТОВ Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" про дострокове припинення дії свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг „НУЛЬОВКА" щодо всіх товарів класів 32 та 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, виданого на ім'я ТОВ Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" в Україні, а також про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення повністю дії свідоцтва № 47678 на знак для товарів і послуг „НУЛЬОВКА" щодо всіх товарів класів 32 та 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг і здійснення публікації в офіційному бюлетені „Промислова власність" відомостей про дострокове повне припинення дії зазначеного свідоцтва.

Обґрунтовуючи свої вимоги позивач зазначає, що відсутні будь-які докази, які підтверджують використання відповідачем-2 знака для товарів і послуг „НУЛЬОВКА" за свідоцтвом України №47678 на території України щодо усіх зареєстрованих товарів і послуг 32 та 33 класу МКТП, а тому існують підстави для його дострокового припинення.

В свою чергу, відповідач-2, заперечуючи проти позову, зазначає, що ТОВ Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" по сьогоднішній день продовжує виготовляти продукцію, на пакування (етикетку) якої наноситься знак „НУЛЬОВКА", та відвантажує зазначений товар в оптову торгову мережу та заклади громадського харчування. Крім того, зазначений знак передано в користування ТОВ „Олмар" (попередній власник), який використовується останнім для позначення безалкогольної продукції на підставі ліцензійного договору № 3 про передачу права на використання торговельної марки (знака для товарів та послуг) від 11.04.2012 року.

За результатами розгляду заявлених позовних вимог рішенням господарського суду міста Києва від 13.07.2015 року у задоволенні позову відмовлено з огляду на встановлені судом факти використання відповідачем-2 знаку для товарів і послуг „НУЛЬОВКА" за свідоцтвом України №47678 щодо зареєстрованих товарів та послуг як його власником протягом останніх трьох років на території України.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ПАТ „Карлсберг Україна" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій з урахуванням клопотання від 14.08.2015 року просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 13.07.2015 року та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі, посилаючись на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями апеляційну скаргу ПАТ „Карлсберг Україна" у справі № 910/10398/15 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Верховця А.А., Шипка В.В.

Розпорядженням Секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2015 року у зв'язку з перебуванням суддів Верховця А.А., Шипка В.В. у відпустці для розгляду справи № 910/10398/15 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Разіна Т.І.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2015 року апеляційну скаргу ПАТ „Карлсберг Україна" прийнято до провадження та призначено її до розгляду на 27.08.2015 року за участю представників сторін.

У відзиві на апеляційну скаргу представник відповідача-2 просить суд залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

Згідно розпорядження Заступника голови Київського апеляційного господарського суду від 27.08.2015 року у зв'язку з перебуванням суддів Пантелієнка В.О., Разіної Т.І. у відпустці для розгляду справи № 910/10398/15 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Гарник Л.Л., Сотніков С.В.

Ухвалою суду від 27.08.2015 року вищевказаною колегією суддів апеляційну скаргу ПАТ „Карлсберг Україна" прийнято до провадження.

Іншою ухвалою суду від 27.08.2015 року відкладено розгляд справи на 29.09.2015 року на підставі ст. 77 ГПК України.

Представник позивача в судовому засіданні 29.09.2015 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, рішення господарського суду міста Києва від 13.07.2015 року скасувати та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в судовому засіданні проти вимог позивача, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 13.07.2015 року - без змін.

29.09.2015 року було оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ПАТ „Карлсберг Україна" слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 13.07.2015 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Як вірно встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, ТОВ Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!" є власником свідоцтва України № 47678 на знак для товарів та послуг „НУЛЬОВКА" щодо товарів та послуг 32 класу за Міжнародною класифікації товарів і послуг: пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу, та щодо товарів і послуг 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу.

25.12.2013 року дію свідоцтва України № 47678 на знак для товарів та послуг „НУЛЬОВКА" було продовжено до 25.11.2023 року, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені № 24 від 25.12.2013 року, що вбачається з виписки із Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Згідно статті 1 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 4 ст. 16 вказаного Закону встановлено, що використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Так, пунктом 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Так, матеріалами справи підтверджується, що 11.04.2012 року між відповідачем-2 (Ліцензіар) та ТОВ „Олмар" (Ліцензіат) було укладено Ліцензійний договір № 3 про передачу права на використання торговельної марки, за умовами якого відповідач-2 надав Ліцензіату на строк, встановлений цим договором, невиключну ліцензію на використання знака для товарів та послуг „НУЛЬОВКА" за свідоцтвом України № 47678, для яких цей знак зареєстрований, окрім пива.

Відповідно до пункту 8.1. вказаного договору, договір діє до закінчення дії свідоцтва на знак, що є предметом цього договору.

На підтвердження поставки Товариству з обмеженою відповідальністю „Олмар" товару - „Пиво безалкогольного „Нульовка" 0,5 л.", позивачем надано до матеріалів справи видаткові накладні № 663 від 24.01.2013 р., № 5224 від 15.05.2013 року, № 414 від 10.02.2012 року, № 25959 від 24.11.2014 року, № 16700 від 30.07.2014 року, № 5448 від 25.03.2014 року, № 9271 від 19.12.2012 року, № 2279 від 16.05.2012 року, № 5615 від 16.08.2012 року, № 17298 від 31.07.2014 року, № 26618 від 03.12.2014 року, № 6222 від 31.05.2013 року, № 1537 від 18.02.2013 року.

Оскільки відповідач-2 передав ТОВ „Олмар" невиключну ліцензію на використання знака для товарів та послуг „НУЛЬОВКА" за свідоцтвом України №47678 та підтверджується факт поставки відповідачем-2 товару із нанесеним знаком „НУЛЬОВКА", правомірним є висновок суду першої інстанції, що спірний знак використовувався Товариством з обмеженою відповідальністю „Олмар" під безпосереднім контролем відповідача-2.

Крім того, слід відзначити, що відсутність інформації у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не є належним доказом того, що власник знаку для товарів та послуг не передавав права на використання спірного знаку третім особам, оскільки інформування невизначеного кола осіб про видачу ліцензії на використання знака є правом власника, а тому не підлягає обов'язковій реєстрації.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем-2 також здійснювалося використання знака для товарів та послуг „НУЛЬОВКА" за свідоцтвом України № 47678 у його діловій документації, зокрема, у фірмових бланках підприємства, що підтверджується листом відповідача-2 № 1132 від 23.08.2012 року, посвідченнями якості товару № 415 від 08.06.2013 року, № 410 від 29.04.2014 року, № 414/1 від 07.06.2013 року, № 414/1 від 30.04.2014 року, № 552 від 30.05.2015 року, № 145 від 28.02.2015 року; заявами про надання автомобілів для перевезення вантажів відповідача-2.

Доводи скаржника про те, що місцевим господарським судом не встановлено фактичної наявності на ринку України товарів класів 32 та 33 під знаком „НУЛЬОВКА", спростовуються наявними в матеріалах справи доказами, зокрема, копіями фотознімків пляшки „Пиво безалкогольного „Нульовка" 0,5 л.", виробника - ТОВ Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!", з датою виробництва - 14.02.2015 року.

Крім того, на підтвердження факту виготовлення відповідачем-2 товару - „Пиво безалкогольного „Нульовка" 0,5 л.", виробника - ТОВ Торгово-виробнича компанія „Перша приватна броварня „Для людей - як для себе!", з датою виробництва - 14.02.2015 року до матеріалів справи долучений відповідний товар у якості речового доказу , що у належний спосіб підтверджує факт виготовлення відповідачем-2 товару із нанесенням знаку для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" за свідоцтвом України № 47678.

Таким чином, оскільки відповідачем-2 належними та допустимими доказами підтверджено факт використання знаку для товарів і послуг „НУЛЬОВКА" під час виготовлення товару, у діловій документації та факт використання ТОВ „Олмар" вказаного знаку під безпосереднім контролем відповідача-2, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що відповідачем-2 протягом 2012-2015 років використовувався знак для товарів і послуг „НУЛЬОВКА" за свідоцтвом України № 47678 щодо зареєстрованих товарів та послуг, а тому відсутні підстави для застосування положень ч. 4 ст. 18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з огляду на що твердження скаржника в апеляційній скарзі щодо недоведеності факту використання товарного знака „НУЛЬОВКА" є безпідставними та такими, що не ґрунтуються на фактичних обставинах справи.

За таких обставин, вимоги позивача в частині дострокового припинення дії свідоцтвом України №47678 на знак для товарів і послуг „НУЛЬОВКА" щодо всіх товарів 32-33 класів МКТП є необґрунтованими, а тому задоволенню не підлягають.

Судом першої інстанції також правомірно відмовлено у задоволенні вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів та послуг відносно припинення дії свідоцтвом України №47678, оскільки остання є похідною від вимоги позивача про дострокове припинення спірного свідоцтва України, яка вище визнана судом необґрунтованою.

Враховуючи викладене, судова колегія дійшла висновку, що скаржником не надано суду беззаперечних доказів на підтвердження своїх тверджень, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі є необґрунтованими та такими, що спростовуються наявними у справі доказами, а відтак правових підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування чи зміни рішення суду першої інстанції не вбачається.

Керуючись статтями 99, 101-103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства „Карлсберг Україна" на рішення господарського суду міста Києва від 13.07.2015 року у справі № 910/10398/15 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 13.07.2015 року у справі № 910/10398/15 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам.

4. Справу № 910/10398/15 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 05.10.2015 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Л.Л. Гарник

С.В. Сотніков