УХВАЛА

05.10.2015Справа № 910/19815/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект-Донбас"

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Преснякова І.В. за довіреністю б/н від 26.09.2014 р.

від відповідача-1: Потоцький М. Ю. за довіреністю № 1-8/8565 від 21.11.2014 р.

від відповідача-2: Рудницька О. І. за довіреністю б/н від 10.09.2015 р.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект-Донбас" (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 165433 на знак для товарів та послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2014 р. порушено провадження у справі № 910/19815/14 та призначено розгляд справи на 06.10.2014 р. об 11:20 год.

30.09.2014 р. через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про направлення процесуальних документів за вказаною адресою.

03.10.2014 р. через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та надання більш тривалого строку для підготовки відзиву та виконання вимог ухвали суду від 19.09.2014 р.

В судове засідання, призначене на 06.10.2014 р., представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судове засідання 06.10.2014 р. не з'явився, вимоги ухвали суду від 19.09.2014 р. не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 06.10.2014 р., подав клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності щодо свідоцтва України № 165433 на знак для товарів та послуг.

Клопотання залучене до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 06.10.2014 р., подав письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду від 19.09.2014 р. На підтвердження правової позиції, викладеної у поясненнях, позивач надав суду докази, які просив долучити до матеріалів справи.

Пояснення разом з доданими до них документами залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 06.10.2014 р., подав клопотання про долучення виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 165433 станом на 01.10.2014 р. та копій матеріалів заявки № m201115431 до матеріалів справи.

Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 06.10.2014 р., здійснювався розгляд клопотання відповідача-2 про відкладення розгляду справи, поданого 03.10.2014 р. через відділ діловодства суду.

Клопотання судом відхилено як безпідставне.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 01.09.2014 р., надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав з урахуванням пояснень, поданих 06.10.2014 р. в судовому засіданні.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 06.10.2014 р. заперечував проти заявлених позовних вимог та просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи та забезпечити сторонам можливість надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Відповідно до п. 1, 2 ч.1 ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених ст. 69 ГПК України, розгляд справи у разі нез'явлення в засідання представників сторін та неподання витребуваних доказів. Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій вказуються час і місце проведення наступного засідання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 77 ГПК України та необхідність призначення у справі судової експертизи, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 06.10.2014 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.14 року відкладено розгляд справи на 20.10.2014 о 12:50 год. та надано можливість сторонам запропонувати суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

20.10.2014 року позивач через відділ діловодства суду звернувся до суду з заявою про забезпечення позову.

20.10.2014 року відповідач-2 через відділ діловодства суду надав письмові пояснення на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 19.09.2014 року.

20.10.2014 року відповідач-2 через відділ діловодства суду звернувся до суду з клопотанням щодо питань, які необхідно поставити на вирішення судового експерта.

20.10.2014 року відповідач-2 через відділ діловодства суду надав відзив на позовну заяву.

В судове засідання, призначене на 20.10.2014 року, з'явилися представники сторін.

В судовому засіданні, призначеному на 20.10.2014 року, письмові пояснення та відзив, подані відповідачем-2 через відділ діловодства суду, долучені до матеріалів справи.

В судовому засіданні, призначеному на 20.10.2014 року, позивач звернувся до суду з заявою про долучення доказів до матеріалів справи. Заява позивача судом задоволена та передана до відділу суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 20.10.2014 року, позивач звернувся до суду з заявою, в якій позивач уточнив перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта. Заява позивача передана до відділу суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 20.10.2014 року, відповідач-1 звернувся до суду з клопотанням, в якому запропонував перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта. Клопотання позивача судом задоволено та передано до відділу суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 20.10.2014 року, здійснювався розгляд справи по суті.

Позивач підтримав позовні вимоги повністю. Позивач, зокрема, вказав, що його Статутом передбачені назви товариства українською (ТОВ "ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ"), російською (ООО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ") та англійською ("ENERGOMASHCOMPLECT") мовами. Позивач вказав, що знак для товарів і послуг відповідача-2 за свідоцтвом України № 165433 схожий до ступеню змішування з емблемою позивача, яку позивач використовує з 2008 року (зображення емблеми наведено в п. 2.1. Статуту позивача), а також з абревіатурою комерційного найменування позивача англійською мовою (EMC), яку позивач використовує в своїй комерційній діяльності з 2003 року. Позивач вказав, що до подачі відповідачем-2 заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 165433 ним використовувалося позначення для ідентифікації позивача. Позначення складалося з образотворчого та шрифтового елементів в двох варіантах виконання. В першому варіанті - в середині образотворчого елементу розмішувалися літери ЕМС, в другому варіанті - в середині образотворчого елементу розмішувалися літери ЕМС, за межами образотворчого елементу розміщено KIEV.

Відповідач-1 надав усні пояснення, в яких вказав на необхідність призначення у справі судової експертизи.

Відповідач-2 проти задоволення позовних вимог заперечував, зокрема, з огляду на те, що подаючи на реєстрацію позначення, яке згодом отримало правову охорону в якості знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 165433, він діяв правомірно, оскільки розпочав використовувати зазначене позначення з 2007 року, тобто раніше позивача. Відповідач-2 вважає, що його дії по отриманню свідоцтва України № 165433 на знак для товарів і послуг не порушували прав позивача, оскільки це позначення відображає фірмове найменування саме відповідача-2. Знак за свідоцтвом України № 165433 не є оманливим, оскільки навіть ще до моменту реєстрації викликав асоціацію саме з відповідачем-2.

В судовому засіданні, призначеному на 20.10.2014 року, здійснювався розгляд заяви позивача про забезпечення позову, поданої 20.10.2014 року через відділ діловодства суду.

Позивач заяву про вжиття заходів до забезпечення позову підтримав. Відповідач-1 просив вирішити заяву про забезпечення позову на розсуд суду. Відповідач-2 проти вжиття заходів до забезпечення позову не заперечував.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2014 року заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект" про забезпечення позову задоволено. Вжито заходи забезпечення позову шляхом заборони відповідачу-1 до набрання рішенням суду законної сили вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані з відмовою повністю або частково від свідоцтва України № 165433 на знак для товарів і послуг.

В судовому засіданні, призначеному на 20.10.2014 року, позивач запропонував суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, та надав пояснення щодо призначення судової експертизи з урахуванням заяви, поданої суду 20.10.2014 року через відділ діловодства суду.

В судовому засіданні, призначеному на 20.10.2014 року, представник відповідача-1 підтримав запропонований ним перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 20.10.2014 року, представник відповідача-2 підтримав запропонований ним перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представники сторін також надали пояснення з приводу експертних установ, яким доцільно призначати судову експертизу.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначається судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 "Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України" додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.6. "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями". Таким чином, суд вважає за доцільне призначити судову експертизу безпосередньо атестованому за експертною спеціальністю 13.6. судовому експерту, який внесений до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2014 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку О.Ф., та зупинено провадження у справі № 910/19815/14 до закінчення проведення судової експертизи.

21.10.2014 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про видачу копії ухвали Господарського суду міста Києва від 20.10.2014 у справі 910/19815/14. 29.10.2014 матеріали справи № 910/19815/14 скеровані судовому експерту Дорошенку О.Ф. для проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

03.11.2014 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про направлення на адресу представника відповідача-2 копії ухвали Господарського суду міста Києва від 20.10.2014 у справі 910/19815/14. Клопотання судом задоволене.

05.11.2014 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про видачу копії ухвали Господарського суду міста Києва від 20.10.2014 у справі 910/19815/14. Заява судом задоволена.

З огляду на тривалий час, який минув з моменту винесення ухвали Господарського суду міста Києва від 20.10.2014 у справі № 910/19815/14, 20.04.2015 та 04.06.2015 Господарський суд міста Києва звертався з листами до судового експерта Дорошенка О.Ф. з проханням надати інформацію стосовно проведення позивачем попередньої оплати витрат по проведенню судової експертизи та стосовно проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/19815/14. Зазначеними листами Господарський суд міста Києва також просив судового експерта, у разі не здійснення позивачем оплати витрат по проведенню судової експертизи або у разі проведення судової експертизи, повернути матеріали справи № 910/19815/14 разом з висновком судового експерта до Господарського суду міста Києва.

27.05.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про витребування матеріалів справи № 910/19815/14 з експертизи та розгляд справи за наявними матеріалами справи. Зазначеним клопотанням представник відповідача-2 просила суд, у зв'язку із несплатою позивачем витрат на проведення судової експертизи, витребувати матеріали справи № 910/19815/14 у судового експерта, поновити провадження у справі та винести рішення на підставі наявних матеріалів.

23.06.2015 р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від судового експерта Дорошенко О.Ф. надійшов супровідний лист № 240 від 18.06.2015 про повернення матеріалів господарської справи № 910/19815/14 без проведення судової експертизи та підготовки відповідного висновку судової експертизи. При цьому зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект" відповідно до вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 20.10.2014 не здійснило оплати виставленого йому рахунку № 75 від 29.10.2014 за проведення судової експертизи.

Враховуючи, що попередня оплата витрат по проведенню судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/19815/14 позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект", не здійснена, судова експертиза не проведена, матеріали справи № 910/19815/14 повернуто до Господарського суду міста Києва.

24.06.2015 Господарський суд міста Києва звернувся з листом до позивача та відповідача-2, яким звернув увагу позивача на те, що саме несплата за проведення судової експертизи стала підставою для повернення матеріалів справи № 910/19815/14 до Господарського суду міста Києва без висновку судової експертизи, тоді як обов'язок здійснення попередньої оплати за проведення судової експертизи був покладений на позивача. Зазначеним листом суд запропонував Товариству з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект" (позивачу), як заінтересованій стороні при проведенні судової експертизи, надати суду повідомлення про здійснення (або наміри здійснення) оплати вартості судової експертизи у справі № 910/19815/14.

В той же час, враховуючи рекомендації Вищого господарського суду України, викладені у постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", суд запропонував і Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ-ДОНБАС", яке є відповідачем-2 у справі № 910/19815/14, а отже, також є заінтересованою стороною при проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/19815/14, здійснити оплату вартості проведення зазначеної експертизи відповідно до виставленого експертною установою рахунку.

02.07.2015 через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшла відповідь на лист Господарського суду міста Києва від 24.06.2015, яким відповідач-2 повідомив суд про відсутність у нього можливості здійснити оплату за проведення судової експертизи та просив суд розглянути справу № 910/19815/14 за наявними в ній матеріалами.

Згідно абз. 3, 5 пункту 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи. У разі відмови чи ухилення заінтересованої сторони або сторони, зобов'язаної ухвалою господарського суду, від оплати витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи, суд може запропонувати іншій стороні оплатити ці витрати, а за відсутності і її згоди та за неможливості проведення судової експертизи без попередньої оплати її вартості суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність поновлення провадження у справі № 910/19815/14.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2015 поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 05.10.2015 об 11:20.

02.10.2015 через відділ діловодства суду відповідач-2 надав письмові пояснення.

В судове засідання, призначене на 05.10.2015, з'явилися представники позивача, відповідача -1 та відповідача -2.

В судовому засіданні 05.10.2015 письмові пояснення відповідача-2 з додатками залучені судом до матеріалів справи.

В судовому засіданні 05.10.2015 позивач звернувся до суду з клопотанням про залучення до матеріалів справи письмових пояснень з додатками. Клопотання судом задоволено та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 05.10.2015 позивач звернувся до суду з клопотанням про доповнення матеріалів справи письмовими поясненнями генерального директора ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ - ДОНБАС» щодо створення позначень від 24.09.2015. Клопотання судом задоволено та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 05.10.2015 позивач звернувся до суду з заявою про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності щодо свідоцтва України №165433 на знак для товарів і послуг. Заява передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 05.10.2015 позивач звернувся до суду з заявою про доповнення заяви про призначення судової експертизи від 05.10.2015. Заява передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 05.10.2015, позивач надав усні пояснення та вказав на наявність у позивача фінансової можливості здійснити попередню оплату за проведення судової експертизи у справі.

Як було зазначено, ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2014 у справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку О.Ф., остаточний перелік питань, які були поставлені на вирішення судового експерта, визначався судом з урахуванням положень ст. 41 ГПК України. Однак, судова експертиза не була проведена з огляду на відсутність здійснення попередньої оплати за її проведення.

В судовому засіданні 05.10.2015 представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 вказали на необхідність призначення у справі судової експертизи для роз'яснення питань що потребують спеціальних знань. Представник позивача додатково підтвердив можливість здійснення попередньої оплати за проведення судової експертизи.

Судом враховано, що відповідно до положень ст. 41 ГПК України, учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, однак остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 22, 33, 34, 41, 79, 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва

У Х В А Л И В:

1. Провадження у справі № 910/19815/14 зупинити до закінчення проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2014 у справі № 910/19815/14.

2. Матеріали справи № 910/19815/14, надіслати судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (АДРЕСА_1).

3. Зобов'язати позивача провести попередню оплату витрат по проведенню експертизи відповідно до виставленого рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

4. Ухвала направляється сторонам у справі з урахуванням положень ст. 87 ГПК України та п.п. 3.18. п. 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції".

Суддя Гумега О.В.