КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2015 р. Справа№ 910/4418/15-г

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Гарник Л.Л.

Сотнікова С.В.

при секретарі судового засідання: Сотніковій І.О.,

за участю представників сторін:

від ТОВ „Феротрейд": Мосюк М.М. - угода б/н від 19.02.2015.

від ПП „Родоніт": Мельник О.В.- довіреність б/н від 08.05.2015.

від Київської міської митниці ДФС: не з'явилися.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Феротрейд" на рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2015 року

у справі № 910/4418/15-г (головуючий суддя - Бондарчук В.В., судді - Борисенко І.І., Плотницька Н.Б.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Феротрейд"

до Приватного підприємства „Родоніт"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні

позивача Київська міська митниця Державної фіскальної служби

про захист прав інтелектуальної власності

за зустрічним позовом Приватного підприємства „Родоніт"

до Товариства з обмеженою відповідальністю „Феротрейд"

про визнання попереднім користувачем знаку для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

В лютому 2015 року ТОВ „Феротрейд" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ПП „Родоніт" про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактної продукції: пудра алюмінієва чешуйчатої форми не являється алюмінієвим сплавом. Марка ПАП-1, 107,3 кг. Використовується для виробництва лакофарбової продукції та газобетонів. ГОСТ 5494-95. Виробник: филиал „СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск" 000 „СУА/І-ПМ", Россия; країна виробництва: RU, код УКТЗЕД - , яка заявлена за МД № 100270002/2015/251515 від 16.02.2015 року, маркована торговельною маркою СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК, правовласником якої є ТОВ „Феротрейд", що обліковується на позабалансовому обліку Київської міської митниці ДФС та зберігається на складі за адресою: м. Київ, вул. І. Лепсе, 8-а, а також заборону використання та зобов'язання відповідача припинити використовувати знак для товарів та послуг „СУАЛ-ПМ- КРАСНОТУРЬИНСК", зареєстрований відповідно до свідоцтва № 193916 від 25.11.2014 року, а також будь-яких позначень, що схожі із ним до ступеня змішуваності, у господарській діяльності всіма можливими способами, серед яких також: застосування його в діловій документації, у друкованих виданнях, інформаційних та рекламних вивісках, мережі Інтернет, при виконанні робіт та наданні послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач не надавав дозволів відповідачу на використання торговельної марки „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" за свідоцтвом України № 193916 від 25.11.2014 року, зокрема не укладалися з ПП „Родоніт" ліцензійні договори, відповідно зазначена продукція імпортується (ввозиться) на територію України з порушенням прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю „Феротрейд".

В свою чергу представником відповідача подано зустрічний позов до ТОВ „Феротрейд", в якому просив суд визнати ПП „Родоніт" попереднім користувачем знака для товарів та послуг „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" та право попереднього користування на використання у господарській діяльності знака для товарів та послуг „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", в тому числі, але не виключно, при ввезенні на територію України, розмитненні та подальшій реалізації продукції із маркування вказаним знаком.

В обґрунтування зустрічного позову ПП „Родоніт" вказує, що до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувало торговельну марку „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" в Україні, а саме, закуповувало продукцію з таким маркування, здійснювало її офіційне розмитнення та реалізацію на території України.

Крім того, ПП „Родоніт" зазначає, що здійснювало значну і серйозну підготовку для використання знаку „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" для товарів, а саме, позивач за зустрічним позовом з 2011 року замовляв послуги із просування (рекламування) на ринку України даної продукції.

За результатами розгляду заявлених позовних вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 22.06.2015 року у задоволенні первісного позову відмовлено, зустрічний позов задоволено та визнано ПП „Родоніт" попереднім користувачем знака для товарів та послуг „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" та право попереднього користування на використання у господарській діяльності знака для товарів та послуг „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", в тому числі, але не виключно, при ввезенні на територію України, розмитненні та подальшій реалізації продукції із маркування вказаним знаком.

Вказане рішення обґрунтовано встановленим фактом користування ПП „Родоніт" торговельною маркою „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" до подання позивачем за первісним позовом заявки № m 2014 07426.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ „Феротрейд" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2015 року та прийняти нове, яким у зустрічному позові ПП „Родоніт" відмовити, первісний позов ТОВ „Феротрейд" задовольнити, вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактну продукцію, заборонити використання та зобов'язати ПП „Родоніт" припинити використання знаку для товарів і послуг „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", зареєстрований відповідно до свідоцтва № 193916 від змішуваності, в господарській діяльності всіма можливими способами, серед яких також: застосування його в діловій документації, у друкованих виданнях, інформаційних та рекламних вивісках, мережі Інтернет, при виконання робіт та наданні послуг, посилаючись порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також недоведеністю обставин, що мають значення для справи.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями апеляційну скаргу ТОВ „Феротрейд" у справі № 910/4418/15-г передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Верховця А.А., Шипка В.В.

Розпорядженням Секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2015 року у зв'язку з перебуванням суддів Верховця А.А., Шипка В.В. у відпустці для розгляду справи № 910/4418/15-г сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Разіна Т.І.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2015 року апеляційну скаргу ТОВ „Феротрейд" прийнято до провадження та призначено її до розгляду на 27.08.2015 року.

У відзиві на апеляційну скаргу представник відповідача за первісним позовом просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення без змін.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача за первісним позовом надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів на підтвердження викладених в апеляційній скарзі доводів.

Згідно розпорядження Заступника голови Київського апеляційного господарського суду від 27.08.2015 року у зв'язку з перебуванням суддів Пантелієнка В.О., Разіної Т.І. у відпустці для розгляду справи № 910/4418/15-г сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Гарник Л.Л., Сотніков С.В.

Ухвалою суду від 27.08.2015 року вищевказаною колегією суддів апеляційну скаргу ТОВ „Феротрейд" прийнято до провадження.

Іншою ухвалою суду від 27.08.2015 року відкладено розгляд справи на 29.09.2015 року на підставі ст. 77 ГПК України.

Представник ТОВ „Феротрейд" в судовому засіданні 29.09.2015 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2015 року та прийняти нове, яким у зустрічному позові ПП „Родоніт" відмовити, первісний позов ТОВ „Феротрейд" задовольнити, вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактну продукцію, заборонити використання та зобов'язати ПП „Родоніт" припинити використання знаку для товарів і послуг „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", зареєстрований відповідно до свідоцтва № 193916 від змішуваності, в господарській діяльності всіма можливими способами, серед яких також: застосування його в діловій документації, у друкованих виданнях, інформаційних та рекламних вивісках, мережі Інтернет, при виконання робіт та наданні послуг з підстав, викладених вище.

Представник ПП „Родоніт" в судовому засіданні проти вимог ТОВ „Феротрейд", викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2015 року - без змін.

Представники Київської міської митниці ДФС в судове засідання не з'явилися, причини неявки суд не повідомили. Про час, дату та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи на направляли.

29.09.2015 року було оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ТОВ „Феротрейд" слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2015 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

У відповідності до положень п. 4 ст. 1 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно ч. 1 до ст. 420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Згідно ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 1 ст. 495 Цивільного кодексу України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: - право на використання торговельної марки; - виключне право дозволяти використання торговельної марки; - виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ст. 500 Цивільного кодексу України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Як вірно встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, ТОВ „Феротрейд" є власником свідоцтва України № 193916 на знак для товарів і послуг "СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" для товарів 6 класу за Міжнародною класифікацією товарів і послуг, внаслідок подання 28.05.2014 року заявки № m 2014 07426.

Перелік товарів і послуг, щодо яких зареєстрований товарний знак „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" - метали у формі порошку, у тому числі алюмінієва пудра.

Відповідно до довідки Державної фіскальної служби України від 31.01.2015 р. № 855 „Про включення об'єктів права інтелектуальної власності до митного реєстру", 29.01.2015 року до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності за № 2450 включено знак для товарів і послуг „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" строком на 1 рік.

Так, листом від 16.02.2015 року № 890/10/26-70-24-02 Київська міська митниця Державної фіскальної служби України повідомила представника ТОВ „Феротрейд", що на виконання вимог статті 257 Митного кодексу України та на підставі даних митного реєстру призупинено митне оформлення товарів ПП „Родоніт" строком на 10 календарних днів у зв'язку із використанням останнім об'єктів інтелектуальної власності за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 193916 від 25.11.2014 року, права на який захищається згідно чинного законодавства.

Відповідач за первісним позовом, в свою чергу стверджує, що ПП „Родоніт" є попереднім добросовісним користувачем знаку "СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", а відтак має право на продовження використання торговельної марки „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" .

На підтвердження обставин попереднього використання знаку „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" із заводом виробника - ТОВ „Суал-ПМ" (Російська Федерація, Іркутська область, м. Шелехов), ПП „Родоніт" надано суду наступні копії: положення про філію "СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", статут ТОВ „Суал-ПМ", свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ „Суал-ПМ", договору поставки № 643/2009/232 від 25.12.2008 року, контрактів № 2/0813 від 11.02.2008 року, № 2/0823 від 11.02.2008 року, № 2/0825 від 11.02.2008 року, № 1/144 від 16.03.2007 року, № 2/0723 від 15.08.2007 року, № 643/2007/190 від 30.08.2007 року, № 643/2007/193 від 30.08.2007 року, № 643/2007/161-1 від 26.02.2007 року щодо поставки пудри алюмінієвої із зазначенням знака „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", митні декларації з 2010 року по 2014 року щодо розмитнення ПП „Родоніт" алюмінієвої пудри із зазначенням знака „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" та маркуванням заводу виробника.

Щодо здійснення ПП „Родоніт" значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" надано суду замовлення послуг із рекламування та просування на ринку України даної продукції, зокрема дистриб'юторську угоду № 01-2011/Д від 04.01.2011 року, укладеної між ПП „Родоніт" та ТОВ „Алюмінієві порошки Росії", згідно якої проводилось просування (рекламування) на ринку, в тому числі алюмінієвих порошків із зазначенням маркування виробника: „Филиал СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", а також акти наданих послуг та рахунки за проведення реклами продукції в друкованих виданнях.

Крім того, листом від 15.06.2015 року № 159 ТОВ „Енерджи Продакт" надало відповідь на запит відповідача за первісним позовом, в якому повідомило, що з жовтня 2013 року до теперішнього часу підприємство TOB „Енерджи Продакт" згідно договорів №№ 10102013-1 від 10.10.2013 року, 07-04/2015 від 02.04.2015 року закуповує алюмінієву пудру марок ПАП-1 та ПАП-2 (ДСТ РФ 5494-95) виробництва „СУАЛ-ПМ КРАСНОТУРЬИНСК" у TOB „Алюмінієві порошки Росії", яке є ексклюзивним дистриб'ютором розповсюдження вказаного товару від ПП „Родоніт".

Вказаний товар імпортувався та постачається на підприємство на територію України і закуповується ТОВ „Енерджи Продакт" із маркуванням заводу виробника „Филиал „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" згідно з вимогами законодавства щодо зазначення виробника на тарі (упаковці) товару.

Також, ТОВ „Алюмінієві порошки Росії" довідкою від 22.06.2015 року № 22/06-2015 повідомило, що є дистриб'ютором по реалізації продукції з кольорових металів (порошки, пудри), яка ввозиться на територію України із Російської Федерації з липня 2005 року по даний час.

ПП „Родоніт" є імпортером та надає ТОВ „Алюмінієві порошки Росії" право збуту продукції від власного імені з метою максимального стимулювання реалізації продукції. Даний товар маркувався та маркується її постачальниками з території Російської Федерації назвами заводів-виробників: „Филиал СУАЛ-ПМ КРАСНОТУРИНСК"; ООО „СУАЛ-ПМ"; Филиал „СУАЛ-ПМ ВОЛГОГРАД"; Филиал „ВгАЗ-СУАЛ"".

За вказаних вище обставин, колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду, що Приватним підприємством „Родоніт" використовувалася торговельна марка „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" до подання заявки № m 2014 07426 позивачем за первісним позовом, а тому, у відповідності до ст. 500 Цивільного кодексу України, позивач за зустрічним позовом має право на безоплатне продовження використання знака для товарів та послуг „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", що охороняється за свідоцтвом України №193916.

Частиною 4 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до ч. 3 ст. 157 Господарського кодексу України, свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Частиною 6 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Тому з урахуванням встановленого судом вище, позивач за первісним позовом не має права забороняти використовувати зареєстрований знак для товарів і послуг „СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" згідно свідоцтва України № 193916 ПП „Родоніт", оскільки останнє добросовісно використовувало вказаний знак до дати подання заявки на його реєстрацію позивачем за первісним позовом та має законне право на безоплатне продовження такого використання згідно положень ст. 500 ЦК України, з огляду на що колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про відмову в задоволенні первісного позову та задоволення зустрічного.

Безпідставними та такими що не підлягають задоволенню є доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, щодо порушення судом першої інстанції норм процесуального права в частині відмови у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи, з огляду на таке.

Так, провадження у справі порушено 25.02.2015 року. Розгляд справи неодноразово відкладався. Останньою ухвалою суду від 11.06.2015 року було прийнято до спільного розгляду з первісним позовом зустрічну позовну заяву ПП „Родоніт" та відкладено розгляд справи на 22.06.2015 року, а відтак у скаржника було достатньо часу для ознайомлення із зустрічною позовною заявою та надання відповідних заперечень на неї. А враховуючи, що юридична особа не обмежена колом осіб, які можуть представляти її інтереси в суді, суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи з підстав неможливості з'явитися в судове засідання, не порушив права позивача за первісним позовом.

Враховуючи викладене, судова колегія дійшла висновку, що скаржником не надано суду беззаперечних доказів на підтвердження своїх тверджень, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі є необґрунтованими та такими, що спростовуються наявними у справі доказами, а відтак правових підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування чи зміни рішення суду першої інстанції не вбачається.

Керуючись статтями 99, 101-103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Феротрейд" на рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2015 року у справі № 910/4418/15-г залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2015 року у справі № 910/4418/15-г залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам.

4. Справу № 910/4418/15-г повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 05.10.2015 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Л.Л. Гарник

С.В. Сотніков