РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2015Справа №910/10673/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд"

до Приватного підприємства " РОДОНІТ"

третя особа Київська міська митниця Державної фіскальної служби

про захист прав інтелектуальної власності,

За зустрічним позовом Приватного підприємства "РОДОНІТ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд"

третя особа Київську міську митницю Державної фіскальної служби

про захист прав інтелектуальної власності шляхом визнання попереднім користувачем знаків для товарів і послуг

Суддя Борисенко І.І.

Представники :

від позивача Мосюк М.М. за дов.

від відповідача Мельник О.В. за дов.

від третьої особи не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Феротрейд" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Приватного підприємства "РОДОНІТ" третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Київська міська митниця Державної фіскальної служби про заборону використання та зобов'язання відповідача припинити використання та зобов'язання припинити використання Знак для товарів та послуг "СУАЛ -ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", зареєстрований відповідно до свідоцтва №193916 від 25.1.2014; "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY"(свідоцтво України від 25.11.2014 №193914); "СУАЛ ВОЛГОГРАД" (свідоцтво України від 25.11.2014 №193915), а також будь-яких позначень, що схожі із ним до ступеня змішуваності, в господарській діяльності всіма можливими способами, серед яких також:застосування його в діловій документації, у друкованих виданнях, інформаційних та рекламних вивісках, мережі інтернет, при виконанні робіт та надання послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач не надавав дозволів відповідачу на використання торгівельних марок "СУАЛ-ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY", "СУАЛ ВОЛГОГРАД" та зазначена продукція імпортується (ввозиться) на територію України з порушенням прав інтелектуальної власності на торгівельні марки позивача.

15.05.2015р. Відповідач подав клопотання про об'єднання в одне провадження господарських справ, в якому зазначає, що господарським судом міста Києва порушено провадження у господарській справі №910/4418/15-г (головуючий суддя Бондарчук В.В.) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд" до Приватного підприємства "РОДОНІТ", третя особа Київська міська митниця Державної фіскальної служби про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактної продукції і заборону використання знака для товарів та послуг (захист інтелектуальної власності), в зв'язку з чим просить суд об'єднати в одне провадження господарські справи № 910/10673/15 за позовом до Приватного підприємства "РОДОНІТ" третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Київська міська митниця Державної фіскальної служби про захист права інтелектуальної власності та справу №910/4418/15-г за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд" " до Приватного підприємства "РОДОНІТ", третя особа Київська міська митниця Державної фіскальної служби про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактної продукції і заборону використання знака для товарів та послуг (захист інтелектуальної власності).

Суд визнав подане клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

18.06.2015р. Відповідач подав зустрічний позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд", в якому просив суд визнати Приватне підприємство "РОДОНІТ" попереднім користувачем знаків для товарів та послуг "СУАЛ ВОЛГОГРАД", "ВгАЗ-СУАЛ","RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" та права попереднього користувача за Приватним підприємством ""РОДОНІТ"" на використання у господарської діяльності згаданих знаків для товарів та послуг без дозволу правовласника, в тому числі , але не виключно: ввезення без дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд"" на територію України, розмитнення та подальшу реалізацію продукції із маркуванням вказаними знаками.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.06.2015р. зустрічну позовну заяву Приватного підприємства "РОДОНІТ" прийнято до спільного розгляду з первісним позовом у справі № 910/10673/15-г.

Зустрічну позовну заяву Приватного підприємства "РОДОНІТ" суд розглядає з первісним позовом у справі № 910/10673/15-г. в частині визнання Приватного підприємства "РОДОНІТ" попереднім користувачем знаків для товарів та послуг "СУАЛ ВОЛГОГРАД", "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" та права попереднього користувача за Приватним підприємством ""РОДОНІТ"" на використання у господарської діяльності згаданих знаків для товарів та послуг без дозволу правовласника, в тому числі, але не виключно: ввезення без дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд"" на територію України, розмитнення та подальшу реалізацію продукції із маркуванням вказаними знаками. (Ухвала господарського суду міста Києва від 01.10.2015р. ).

07.07.2015р. через загальний відділ діловодства суду Відповідач подав Клопотання, в якому просив залишити позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд" у частині заборони використання торгової марки "СУАЛ -ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" та похідних із цієї вимоги без розгляду на підставі п.2 ч.1 ст. 81 ГПК України, оскільки господарським судом міста Києва також слухається справа №910/4418/15-г (головуючий суддя Бондарчук В.В.) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд" до Приватного підприємства "РОДОНІТ", третя особа Київська міська митниця Державної фіскальної служби про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактної продукції і заборону використання знака для товарів та послуг (захист інтелектуальної власності) "СУАЛ -ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК".

Враховуючи, що на час прийняття рішення по даній справі, справа №910/4418/15-г (головуючий суддя Бондарчук В.В.) уже розглянута, 22.06.2015р. по зазначеній справі прийнято рішення, яке набрало законної сили, суд вважає що в частині позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд" щодо заборони використання торгової марки "СУАЛ -ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" та похідних із цієї вимоги слід припинити провадження у справі на підставі п.2 ч.1 ст. 80 ГПК України, оскільки вже є рішення господарського суду міста Києва (№910/4418/15-г (головуючий суддя Бондарчук В.В.), який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

Тому предметом первісного позову по даній справі є вимога про заборону використання та зобов'язання відповідача припинити використання та зобов'язання припинити використання Знаків для товарів та послуг "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY"(свідоцтво України від 25.11.2014 №193914); "СУАЛ ВОЛГОГРАД" (свідоцтво України від 25.11.2014 №193915), а також будь-яких позначень, що схожі із ним до ступеня змішуваності, в господарській діяльності всіма можливими способами, серед яких також:застосування його в діловій документації, у друкованих виданнях, інформаційних та рекламних вивісках, мережі інтернет, при виконанні робіт та надання послуг.

30.07.2015р. через загальний відділ діловодства суду Київська міська митниця Державної фіскальної служби подала пояснення по суті позовних вимог, в яких повідомила, що на митному посту "Столічний" в період з 11.03.15 по 20.03.2015 здійснено оформлення товарів, що надійшли на адресу Приватного підприємства "РОДОНІТ", а саме 13.03.15 за МД №100270002/2015/252423 товар "1. порошок алюмінієвий слоїстої структури Пудра алюмінівап чешуйчетої форми не являється алюмінієвим сплавом. Марка ПАП-1, 1800 кг. Використовується для виробництва лакофарбової продукції та газобетонів. ГОСТ 5494-95. Виробник : "VgAZ- SUAL" Branch of SUAL, JSC Країна виробництва: RU. Торгівельна марка: "RODONIT", 17.03.15 за МД №/2015/252571 товар "1. Пудра алюмінівап чешуйчетої форми не являється алюмінієвим сплавом. Марка ПАП-1, 14000 кг. Марка ПАП -2,4000кг. Використовується для виробництва лакофарбової продукції та газобетонів. ГОСТ 5494-95. Виробник SUAL- РМ Krasnotursnsk branch. Країна виробництва: RU. Торгівельна марка: Русал. " та 20.03.2015 за МД №100270002/2015/252685 товар "1. Пудра алюмінівап чешуйчетої форми не являється алюмінієвим сплавом. Марка ПАП-2, 14381 кг. Використовується для виробництва лакофарбової продукції та газобетонів. ГОСТ 5494-95. Виробник SUAL - РМ Ltd. Країна виробництва: RU. Торгівельна марка: , RODONIT".

Також зазначено, що під час митного оформлення зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на вищевказаних товарах та на упаковці не здійснювалось, товар випущено у вільний обіг за МД №100270002/2015/252423 від 13.03.15, №100270002/2015/252571 від 17.03.15 та №100270002/2015/252685 від 20.03.15 відповідно, маркування товару відображено на фото.

Представник третьої особи (за первісним позовом) у судові засідання не з'являвся, причини неявки суду не повідомив.

Розгляд справи неодноразово відкладався.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, та заперечення проти позову, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Феротрейд" є власником :

- свідоцтва України від 25.11.2014 №193914 на знак для товарів і послуг "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі МКТП), внаслідок подання 28.05.2014р. заявки № m 2014 07423;

- свідоцтва України від 25.11.2014 №193915 на знак для товарів і послуг "СУАЛ ВОЛГОГРАД" для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі МКТП), внаслідок подання 28.05.2014р. заявки № m 2014 07425;

Перелік товарів і послуг, щодо яких зареєстровані знаки "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" та "СУАЛ ВОЛГОГРАД" - метали у формі порошку, в тому числі алюмінієва пудра.

Відповідно до довідки Державної фіскальної служби України від 31.01.2015р. №855 /П/99-99-24-03-02-14 "Про включення об'єктів права інтелектуальної власності до митного реєстру " 29.01.2015р. до митного реєстру об'єктів права власності за № 2449 включено знак для товарів і послуг "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" строком на 1 рік , за № 2448 включено знак для товарів і послуг "СУАЛ ВОЛГОГРАД" строком на 1 рік .

Як зазначає Позивач, із відомостей загальної бази доступу ДФС вбачається, що Відповідач реалізує імпортовану продукцію, із маркуваною торговельною маркою "RODONIT". Проте, за договором поставки № FERRONREDE-NY -2015 від 24. 12. 2014р. укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "Феротрейд" (Покупець) та ОАО "OК РУСАЛ ТД" (Постачальник) вказана продукція є ідентичною продукції згідно сертифіката Відповідача, згідно якого він реалізує вказану вище імпортовану продукцію на території України адже маркування містить позначення, товарна марка якого належить Позивачу, що є порушенням прав інтелектуальної власності Позивача.

Із публічної бази даних ДФС у м. Києві Позивачу стало відомо, що на митний пост "Столичний" ДФС було ввезено товар, виробництво якого (алюмінієвого порушку/пасти/пудри) здійснює філія "СУАЛ-ПМ- КРАСНОТУРЬИНСК ООО "СУАЛ-ПМ ", Рсссия, Відкритого акціонерного товариства "Обединение Компании РУСАЛ -Торговій Дом".

Позивач також зазначає, що знаком на товари та послуги "СУАЛ-ПМ- КРАСНОТУРЬИНСК" володіє Товариство з обмеженою відповідальністю "Феротрейд", разом с тим товар проходить митне оформлення під товарною маркою "RODONIT", що є порушенням прав інтелектуальної власності.

Як стверджує Позивач (за первісним позовом), відповідачу (за первісним позовом) не надавалися дозволи на використання торговельних марок "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY"- за свідоцтвом України від 25.11.2014 №193914 та "СУАЛ ВОЛГОГРАД" за свідоцтвом України від 25.11.2014 №193915, зокрема не укладалися з Приватним підприємством "РОДОНІТ" ліцензійні договори, відповідно зазначена продукція імпортується (ввозиться) на територію України з порушенням прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд"

Приватне підприємство "Родоніт" (Відповідач) заперечує проти первісного позову, просить задовольнити зустрічні позовні вимоги, стверджує, що до дати подання заявок ТОВ "Феротрейд" (28.05.2014р.) на спірні торгові марки, в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувало дані торговельні марки в Україні та здійснило значну підготовку для використання, у зв'язку з чим має право на продовження використання знаків "СУАЛ-ПМ- КРАСНОТУРЬИНСК", "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY", "СУАЛ ВОЛГОГРАД" для товарів, як попередній користувач.

Також, Приватне підприємство "Родоніт" до дати подання заявок ТОВ "Феротрейд" (28.05.2014р.) на спірні торгові марки, в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувало зазначення для товарів в Україні "Филиал "ВгАЗ- СУАЛ " та здійснило значну підготовку для його використання, у зв'язку з чим має право на продовження використання і цього знаку. Позивач посилається у позові на використання цього знаку ПП "Родоніт" як на підставу позову в зв'язку з його схожістю з зареєстрованими за позивачем торгівельними марками.

Таким чином, між ТОВ "Феротрейд" та ПП "Родоніт" виник спір про право, а саме щодо прав інтелектуальної власності - використання позначення для товарів "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY", "СУАЛ ВОЛГОГРАД".

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд вважає позовні вимоги за первісним позовом задоволенню не підлягають, а позовні вимоги за зустрічним позовом підлягають задоволенню, з наступних підстав:

У відповідності до положень п.4 ст.1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч.1 до ст.420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Згідно ст.492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими призначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюється свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 1 ст. 495 Цивільного кодексу України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: - право на використання торговельної марки;- виключне право дозволяти використання торговельної марки; -виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Суду доведено, що Приватне підприємство "Родоніт" (Відповідач за первісним позовом) є попереднім добросовісним користувачем знаків "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY", "СУАЛ ВОЛГОГРАД", у зв'язку з чим має право на продовження використання торговельних марок "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY", "СУАЛ ВОЛГОГРАД".

На підтвердження обставин попереднього використання знаків RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY", "СУАЛ ВОЛГОГРАД" із заводом виробника -Товариства з обмеженою відповідальністю "СУАЛ - ПМ" (Російська Федерація, Іркутська обл., м.Шелехов) , Приватним підприємством "Родоніт" надано суду наступні належним чином засвідчені копії :

- контракт №2/0723 від 15.08.2007р. між Приватним підприємством "Родоніт" та Товариством з обмеженою відповідальністю "СУАЛ - ПМ" щодо поставки товарів заводом виробником: філією "СУАЛ-ПМ- КРАСНОТУРЬИНСК";

- договір поставки №643/2009232 від 25.12.2008р. між Приватним підприємством "Родоніт" та Товариством з обмеженою відповідальністю "СУАЛ - ПМ" щодо поставки товарів заводом виробником: філією "СУАЛ-ПМ- КРАСНОТУРЬИНСК" та філією "СУАЛ ВОЛГОГРАД" протягом 2008-2009 років;

- контракт купівлі-продажу №1/46 від 21.12.2010 р;

- договори поставки "RODONIT-ТН"-2011від 25.12.2011р., № "RODONIT-ТН"-2012від 25.12.2012р. від 01.02.2012, № "RODONIT-ТН"-2013 від 30.01.2013 між ОАО "Обєдененная Компанія РУСАЛ - Торговій Дом" та Приватним підприємством "Родоніт", щодо поставки протягом 2011-2013 років товарів заводами виробниками: філія "СУАЛ-ПМ- КРАСНОТУРЬИНСК", філія "СУАЛ - ПМ", філія "СУАЛ ВОЛГОГРАД". Вказані назви використовувались і даних контрактах, що підтверджує добросовісність та відкритість використання Приватним підприємством "Родоніт" у своїй господарській діяльності назв до реєстрації таких торгових марок та подачі заявок на їх реєстрацію в Україні;

- копії митних декларацій, згідно яким протягом 2010-2012 років Приватним підприємством "Родоніт" здійснювалось ввезення на територію України та розмитнення товарів ( пудри та порошків алюмінієвих) із маркуванням назвами виробника: філія "СУАЛ-ПМ- КРАСНОТУРЬИНСК",, ТОВ "СУАЛ - ПМ", філія "СУАЛ- ПМ- ВОЛГОГРАД";

- копії статуту ТОВ"СУАЛ - ПМ" від 19.10.2010р. від 19.10.2010р , згідно п.4.7 якого в складі ТОВ "СУАЛ - ПМ" діють філії: "філія "СУАЛ-ПМ- КРАСНОТУРЬИНСК" та філія "СУАЛ ВОЛГОГРАД" , свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ СУАЛ - ПМ", положення про філію ТОВ "СУАЛ - ПМ" - "філія "СУАЛ-ПМ- КРАСНОТУРЬИНСК";

- копія листа ТОВ ТОВ "Енерджи продакт" щодо використання при реалізації продукції Приватного підприємством "Родоніт" до 2014року згаданих найменувань товарів. .

Щодо здійснення Приватним підприємством "Родоніт" значної і серйозної підготовки для використання торговельних марок RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY", "СУАЛ ВОЛГОГРАД" надано суду замовлення послуг із рекламування та просування на ринку України даної продукції.

Крім того, листом від 17.06.2015р. №342 Товариство з обмеженою відповідальністю "АЕРОК" надало відповідь на запит Приватного підприємства "Родоніт" (відповідача по первісному позову) в якому повідомило, що з 2008року до теперішнього часу Товариство з обмеженою відповідальністю "АЕРОК" згідно договорів №08/02 від 08.01.2008р., №30-02/2011 від 22.02.2011р., №16-02/2013 від 20.02.2013р. закуповує алюмінієву пудру марки ПАП-1 (ДСТ РФ) виробництва СУАЛ-ПМ Волгоград у ТОВ "Алюмінієві порошки Росії, яке є ексклюзивним дистриб'ютором розповсюдження вказаного товару від Приватного підприємства "Родоніт".

Вказаний товар імпортувався та постачається на підприємство на територію України і закуповується Товариством з обмеженою відповідальністю "АЕРОК" із маркуванням заводу виробника "Філіал "СУАЛ ВОЛГОГРАД" згідно з вимогами законодавства щодо зазначення виробника на тарі (упаковці) товару.

Листом від 17.06.2015р. №341 Товариство з обмеженою відповідальністю "АЕРОК" надало відповідь на запит Приватного підприємства "Родоніт" (відповідача по первісному позову) в якому повідомило, що з 2008року до теперішнього часу Товариство з обмеженою відповідальністю "АЕРОК" згідно договорів №08/02 від 08.01.2008р., №30-02/2011 від 22.02.2011р., №16-02/2013 від 20.02.2013р. закуповує алюмінієву пудру марки ПАП-2 (ДСТ РФ 5494-95) виробництва СУАЛ-ПМ Шелехов у ТОВ "Алюмінієві порошки Росії, яке є ексклюзивним дистриб'ютором розповсюдження вказаного товару від Приватного підприємства "Родоніт".

Вказаний товар імпортувався та постачається на підприємство на територію України і закуповується Товариством з обмеженою відповідальністю "АЕРОК" із маркуванням заводу виробника "Філіал "СУАЛ - ПМ--Шелехов" згідно з вимогами законодавства щодо зазначення виробника на тарі (упаковці) товару.

Суду доведено, що починаючи з 1999 року, впродовж 15 років, Приватне підприємство "Родоніт" співпрацює з ВАТ " ОК РУСАЛ ТД" (колишня назва ТОВ "СУАЛ-ПМ"), яке офіційно зареєстроване в Російській Федерації, по предмету ввезення та розповсюдження на території України їх продукції.

ВАТ " ОК РУСАЛ ТД" (колишня назва ТОВ "СУАЛ-ПМ"), є власником заводів

(філія "СУАЛ -ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", ТОВ "СУАЛ -ПМ", філія "ВгАЗ- СУАЛ" і ТОВ " СУАЛ", які теж розташовані на території Російської Федерації. Дані заводи спеціалізуються на виробництві алюмінієвої продукції широкого призначення, реалізацією якої займається Приватне підприємство "Родоніт".

Тобто, Приватне підприємство "Родоніт" є імпортером та надає ТОВ "Алюмінієвві порошки Росії" право збуту продукції від власного імені з метою максимального стимулювання реалізації продукції. Даний товар маркувався та маркується її постачальниками з території Російської Федерації назвами заводів -виробників: "СУАЛ -ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК", ТОВ "СУАЛ -ПМ",Філія "СУАЛ - ПМ-Волгоград, Філія "ВгАЗ- СУАЛ" .

Отже, судом встановлено, що Приватне підприємство "Родоніт" до подання заявок на торговельні марки, в інтересах своєї діяльності добросовісно та відкрито використовувало ці торговельні марки в Україні, а саме: закуповувало продукцію з таким маркуванням, здійснювало її офіційне розмитнення, а також здійснювало офіційну реалізацію на території України продукції з таким маркуванням.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку, що Приватне підприємство "Родоніт" є попереднім користувачем знаків "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" та "СУАЛ ВОЛГОГРАД" для товарів до подання заявок № m 2014 07423 та № m 2014 07425 позивачем (за первісним позовом).

Відповідно до ст.500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позивач (за зустрічним позовом) має право на безоплатне продовження використання знака для товарів та послуг марки "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" та "СУАЛ ВОЛГОГРАД", що охороняються за свідоцтвами України №193914 та №193915.

Відповідно до ч.3 ст.157 ГК України, свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Згідно пунктів 1 та 5 частини 6 ст.16 Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; ... добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес (що стосується маркування товару виробником).

Отже, згідно норм ст.500 ЦК України, ст.157 ГК України та ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача.

Згідно зі ст. 4 (В) Паризької конвенції "Про охорону промислової власності" права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу. Таким чином, на законодавчому рівні визначено випадки добросовісного використання торговельної марки: фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого позначення має право в подальшому продовжувати використання свого позначення і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно. Вказане нормативне правило охороняє права попереднього користувача на всіх стадіях: від дати подання заявки на реєстрацію, заявления пріоритету - першості у поданні заявки, до видачі свідоцтва на його використання, та після його видачі.

У цьому випадку (у випадку наявності у певної особи права попереднього користувача) володілець свідоцтва на торгівельну марку не має права забороняти її використання попереднім користувачам у силу Закону.

Встановивши у Приватного підприємства "Родоніт" право попереднього користувача на позначення марки "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" та "СУАЛ ВОЛГОГРАД" для товарів, схожі із зареєстрованими знаками, яке виникає з факту використання ним торговельних марок до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку, можна дійти висновку про безпідставність позовних вимог по первісному позову.

Тому, з врахуванням встановленого, позивач (за первісним позовом) не має права забороняти використовувати зареєстрований знак для товарів "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" та "СУАЛ ВОЛГОГРАД" згідно свідоцтв України від 25.11.2014 №193914 та від 25.11.2014 №193915 Приватному підприємству "Родоніт", оскільки останнє добросовісно використовувало вказаний знак до дати подання заявки на його реєстрацію позивачем (за первісним позовом) та має законне право на безоплатне продовження такого використання згідно положень ст. 500 Цивільного кодексу України.

Отже, враховуючи визнання за Приватним підприємством "Родоніт" право попереднього користувача на позначення марки "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" та "СУАЛ ВОЛГОГРАД", в тому числі , але не виключно, при ввезенні на територію України, розмитненні та подальшій реалізації продукції із маркування вказаним знаком, суд дійшов до висновку про необґрунтованість первісного позову та задоволення зустрічного позову.

Витрати по сплаті судового збору, відповідно до ст.. 49 ГПК України, покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю "Феротрейд"

Керуючись ст.ст. 49, 75, п.2 ч.1 ст. 80, ст. ст.82-85 ГПК України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

1.У задоволенні первісного позову в частині вимог щодо заборони використання торгової марки "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" та "СУАЛ ВОЛГОГРАД" відмовити.

У задоволенні частині вимог первісного позову щодо заборони використання торгової марки "СУАЛ -ПМ-КРАСНОТУРЬИНСК" та похідних із цієї вимоги припинити провадження у справі.

2. Зустрічний позов задовольнити повністю.

Визнати Приватне підприємство "Родоніт" ( 02099, м. Київ, вул. Ялтинська,б.5-Б, ) попереднім користувачем знаків для товарів та послуг "СУАЛ ВОЛГОГРАД", "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" та права попереднього користувача за Приватним підприємством "Родоніт" на використання у господарській діяльності знаків для товарів та послуг "СУАЛ ВОЛГОГРАД", "RUSAL SHELEKHOV POWDER METALLURGY" без дозволу правовласника, в тому числі, але не виключно, при ввезення без дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд" на територію України, розмитнення та подальшій реалізації продукції із маркуванням вказаними знаками.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Феротрейд" (70433, Запорізька обл., с. Новоолександрівка, вул. Леніна, б.51-А, ) на користь Приватного підприємства "Родоніт" ( 02099, м. Київ, вул..Ялтинська,б.5-Б, ) 1 218 грн.00коп. судового збору.

Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 12.10.2015р.

Суддя І.І. Борисенко