ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2015 р.Справа № 922/1674/13

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Макаренко О.В.

судді: Жельне С.Ч. , Кухар Н.М.

при секретарі судового засідання Нагірна М.Т.

розглянувши справу

за позовом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Харків
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська тентова компанія", м. Харків
про стягнення 664 100,00 грн.
за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_1, довіреність ВТЕ №857863 від 07.05.2013 р.

відповідача - ОСОБА_3, довіреність б/н від 01.05.2013 р.

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2013 року Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (позивач) звернулась до господарського суду Харківської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська тентова компанія" (відповідача), в якій просить суд (з урахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог вх.№13805 від 07.04.2015 р., т. 4 а.с. 63) стягнути з відповідача на користь позивача збитки за порушення інтелектуальної власності на промисловий зразок в розмірі 296 200,00 грн., вартість судової експертизи №6701 інтелектуальної власності в розмірі 5 079,60 грн., судовий збір за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду Харківської області від 27.02.2014 р. в розмірі 6 641,00 грн. та судовий збір за подання позовної (первинної) заяви в розмірі 5 924,00 грн.

Рішенням господарського суду Харківської області від 27.02.2014 р. по справі №922/1674/13 у задоволенні позову ФОП ОСОБА_2 до ТОВ "Українська тентова компанія" про стягнення 664 100,00 грн. збитків відмовлено повністю.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 20.06.2014 р. рішення господарського суду Харківської області від 27.02.2014 р. по справі №922/1674/13 скасовано та прийнято нове рішення, яким позов задоволено частково. Стягнуто з ТОВ "Українська тентова компанія" на користь ФОП ОСОБА_2 296 200,00 грн. збитків. В іншій частині позову відмовлено. Крім того, стягнуто з ТОВ "Українська тентова компанія" на користь ФОП ОСОБА_2 5 924,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 2 962,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 2 265,59 грн. витрат за проведення судової експертизи.

Постановою Вищого господарського суду від 30.09.2014 р. постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.06.2014 р. та рішення господарського суду Харківської області від 27.02.2014 р. у даній справі скасовано Справу передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

У постанові Вищого господарського суду від 30.09.2014 р. вказано про те, що ні місцевим, ні апеляційним господарськими судами не зясовано, з якого часу відповідач виробляє спірні меблі (щодо права попереднього користувача); не встановлено, чи був предметом поставки меблів деревяних (2 962 столів), виріб із застосуванням промислового зразка позивача; не зясовано, чи був предметом дослідження зовнішній вигляд саме столів відповідача, поставка яких стала підставою для звернення підприємця до суду з даним позовом; не досліджено, чим підтверджується реальність ліцензійних платежів, які намагається отримувати підприємець (докази сплати таких платежів товариством з обмеженою відповідальністю "Тандем плюс" та/або докази отримання саме ліцензійних платежів позивачем); не перевірено наявності причинного звязку між поставкою відповідачем певних меблів та неодержанням позивачем зазначеної ним суми ліцензійних платежів (упущеної вигоди).

Представник позивача позовні вимоги підтримує в повному обсязі, просить позов задовольнити, наполягаючи на тому, що йому належать виключні майнові права на використання об'єктів права інтелектуальної власності (промислові зразки) (у розумінні ч. 4 ст. 7 Закону України Про охорону прав на промислові зразки), які передаються ним у користування ТОВ Тандем плюс для провадження ним діяльності, направленої на виробництво та реалізацію меблів; виробництво та реалізацію холодильного обладнання; виготовлення готових металевих виробів, інше. Право власності на знаки для товарів та послуг, промислових зразків, які зареєстровані на ім'я ФОП ОСОБА_2, засвідчується відповідним патентом - №12829 від 15.09.2006 р. (Стіл).

03.01.2007 р. між ФОП ОСОБА_2 і ТОВ Тандем плюс було укладено Ліцензійний договір на використання прав інтелектуальної власності, за умовами якого позивачем були передані права на об'єкт прав інтелектуальної власності, що підтверджується зазначеним вище патентом на промисловий зразок, п.3.1. Ліцензійного договору визначені умови використання наданого позивачем права - ... для виробництва продукції із використанням такого промислового зразка та реалізації її у всіх країнах світу. Вироблена ТОВ Тандем плюс залишається у приватній власності останнього.... За вказаним Ліцензійним договором, ТОВ Тандем плюс сплачує винагороду у порядку та строки, визначені розд. 4 Ліцензійного договору. Договір укладено 03.01.2007 року зі строком дії до 31.12.2012 року. 07.11.2011 року на електронну адресу ТОВ Тандем плюс надійшло запрошення на участь у тендері з поставки дерев'яних меблів для таких країн, як: Російська Федерація, Україна, Білорусія, Казахстан, Азербайджан (м. Баку). Дерев'яні меблі (стіл), які є предметом тендеру, за своїми істотними ознаками відповідають столу, права інтелектуальної власності на який зареєстровані на моє ім'я, що підтверджується виданим патентом №12829 від 15.09.2006 р.

З метою встановлення факту відповідності столу за патентом №12829 та столу, який виробляється ТОВ Українська тентова компанія, 20.12.2011 р. позивач звернувся до Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_4. На вирішення експертів було поставлене питання: Чи використано у матеріальному об'єкті Стіл, який виготовляє підприємство Українська тентова компанія, усіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями за промисловим зразком Стіл, патент України на промисловий зразок №12928 від 15.09.2006, на що експерти надали позитивну відповідь. Остання тендерна пропозиція була направлена 07.12.2011 р., ціна столу складала 316,18 грн. Вартість виробництва столу складає - 307,47 грн. - виробничі витрати - фактична собівартість, 100,00 грн. - вартість зобов'язань перед позивачем, ОСОБА_2 (власником прав інтелектуальної власності за патентом на промисловий зразок №12829 від 15.09.2006 р.).

Позивачу стало відомо, що перемогу у згаданому вище тендері отримало ТОВ Українська тентова компанія, запропонувавши ціну меншу, ніж ТОВ Тандем плюс, оскільки у ТОВ Українська тентова компанія відсутні зобов'язання перед позивачем як власником прав інтелектуальної власності за патентом на промисловий зразок №12829 від 15.09.2006 р.

Позивач звернувся до відповідача з приводу правомірності застосування останніми запатентованих розробок без відома та дозволу. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка (абз. 3-4 ч. 2 ст. 20 Закону України Про охорону прав на промисловий зразок).

Позивач вважає доведеним факт використання відповідачем об'єкту права інтелектуальної власності без достатніх правових підстав, що і стало підставою для звернення позивача до суду з позовом про стягнення з відповідача збитків за порушення інтелектуальної власності на промисловий зразок в розмірі 296 200,00 грн.

При цьому позивач вважає необґрунтованим висновок судової експертизи №1010 від 26.06.2015 р.

Представник відповідача у судовому засіданні та у відзиві на позовну заяву позовні вимоги не визнає, просить у позові відмовити, наполягаючи на тому, що твердження позивача щодо порушення його прав інтелектуальної власності з боку ТОВ Українська тентова компанія шляхом використання промислового зразка за патентом України № 12829 в матеріальному об'єкті "Стіл" не відповідають дійсності. Вважає висновок № 6701 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності необґрунтованим і таким, що суперечить наявним матеріалам господарської справи № 922/1674/13 Вважає, що судовий експерт, проводячи вказане експертне дослідження, порушив принципи законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження, адже проводячи повторне дослідження тих самих предметів, той самий експерт не може протирічити сам собі та надати будь-який інший висновок, крім того, в якому буде продубльовано висновок досудового спеціального дослідження та судової експертизи, що провадилась по кримінальній справі № 66120335.

При цьому відповідач вважає обґрунтованим висновок експерта №1010 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 26.06.2015 р., відповідно до якого в матеріальному об'єкті "Стіл", який був предметом договору поставки № 20/12/2011 від 20.12.2011 р., укладеного між TOB "Українська тентова компанія" та ПАТ "ПБК "Славутич", не використано всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 12829.

Крім того, відповідач зазначив, що матеріали даної справи не містять жодних відомостей про те, що саме пропозиція ТОВ Тандем плюс відповідала сукупності всіх вимог тендерної пропозиції і, що ТОВ Тандем плюс реально могло отримати прибуток у вказаному позивачем розмірі.

На думку відповідача, позивачем не доведено і того факту, що він міг і повинен був отримати визначені доходи, і тільки дії відповідача стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток, а вказаний розмір шкоди є абстрактним та побудованим на припущеннях позивача. Більш того позивачем ніяким чином не доведено наявність порушення його прав в діях відповідача.

Відповідач зауважує на тому, що матеріали справи не містять жодних відомостей про те, що предметом експертного дослідження судового експерта ОСОБА_5 був зовнішній вигляд саме столів відповідача, поставка яких стала підставою для звернення підприємця до суду з даним позовом.

Водночас представник відповідача у судовому засіданні та у своїх поясненнях (вх.№36002 від 09.09.2015 р., т. 5 а.с. 10-13) просить суд стягнути з позивача на користь відповідача витрати по сплаті судового збору за подання касаційної скарги на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.06.2014 р. у даній справі в розмірі 3 110,40 грн. та витрати за проведення судової експертизи №1010 від 26.06.2015 р. у даній справі в розмірі 12 000,00 грн.

Ухвалою суду від 01.12.2014 р. провадження у справі було зупинено у зв'язку з призначенням у даній справі судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 14.08.2015 р. провадження у справі було поновлено.

Ухвалою суду від 21.09.2015 р. відмовлено у задоволенні клопотання представника позивача про призначення у справі комісійної судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності та про виклик у судове засідання судового експерта ОСОБА_5 для надання ним роз'яснень висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №6701 від 25.11.2013 р.

У судовому засіданні 06.11.2014 р. було оголошено перерву до 17.11.2014 р., 10.09.2015 р. - до 21.09.2015 р.

Зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, вивчивши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, всебічно та повно дослідивши надані докази в їх сукупності, суд дійшов таких висновків.

Згідно з вимогами ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 16 ЦК України способом захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

Згідно зі ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

До обєктів права інтелектуальної власності, визначених ст. 420 ЦК України, належать, у тому числі, винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюється законом (ст. 462 ЦК України).

З матеріалів справи вбачається, що Державним Департаментом інтелектуальної власності видано патент на промисловий зразок №12829 (стіл), власником якого є ФОП ОСОБА_2 (позивач), зареєстрованого в Державному департаменті інтелектуальної власності 15.09.2006 р.

Отже, на підставі патенту №12829 позивач є суб'єктом права інтелектуальної власності на промисловий зразок - (стіл), зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України 15.09.2006 року.

Відповідно до абз. 3 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", ст. ст. 155, 156 Господарського кодексу України, ст. 459 Цивільного кодексу України, форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу (столи) і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб, належать до об'єктів права інтелектуальної власності, використання яких можливе виключно при наявності реєстрації такого права шляхом видачі патентів на промисловий зразок та на підставі відповідного дозволу власника таких патентів.

03.01.2007 року між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (ліцензіар) та ТОВ "Тандем плюс" (ліцензіат) було укладено Ліцензійний договір б/н на використання прав інтелектуальної власності, за умовами п.1.1. якого ФОП ОСОБА_2 було передано права на об'єкт прав інтелектуальної власності.

Згідно з п.1.2. Ліцензійного договору під об'єктом прав інтелектуальної власності у цьому договорі слід розуміти промисловий зразок, зареєстрований у встановленому законодавством порядку ліцензіаром, що підтверджується таким документом: патент на промисловий зразок №12829 від 15.09.2006р. (стіл).

У п.3.1. Ліцензійного договору сторонами визначені умови використання наданого позивачем права - для виробництва продукції із використанням такого промислового зразка та реалізації її у всіх країнах світу. Вироблена ліцензіатом продукція є його приватною власністю. Ліцензіар не має жодного права на продукцію, виготовлену ліцензіатом по переданим у користування промисловим зразкам.

За умовами Ліцензійного договору (п.4.1.) за використання промислового зразка ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду у розмірі 100,00 грн. за кожну виготовлену з використанням обєкта інтелектуальної власності одиницю продукції у такому порядку:

- 50,00 грн. за кожну виготовлену з використанням обєкта інтелектуальної власності одиницю продукції, по факту укладеного договору поставки продукції (між ліцензіатом та покупцем) (п.4.1.1.);

- 50,00 грн. за кожну виготовлену з використанням обєкта інтелектуальної власності одиницю продукції, по факту відвантаження продукції (п.4.1.2.).

Ліцензійний договір укладено 03.01.2007 р. зі строком дії - до 31.12.2012 р.

07.11.2011 року на електронну адресу ліцензіата - ТОВ "Тандем плюс" надійшло запрошення на участь у тендері з поставки дерев'яних меблів для країн: Росія, Україна, Білорусія, Казахстан та м. Баку.

Остання тендерна пропозиція була направлена 07.12.2011 р., ціна столу складала 316,18 грн. Вартість виробництва столу складає - 307,47 грн. - виробничі витрати - фактична собівартість, 100,00 грн. - вартість зобов'язань перед позивачем, ОСОБА_2 (власником прав інтелектуальної власності за патентом на промисловий зразок №12829 від 15.09.2006 р.). Позивачу також стало відомо, що перемогу у згаданому вище тендері отримало ТОВ Українська тентова компанія, запропонувавши ціну меншу, ніж ТОВ "Тандем плюс", так як у ТОВ Українська тентова компанія відсутні зобов'язання перед позивачем (власником прав інтелектуальної власності за патентом на промисловий зразок №12829 від 15.09.2006 р.).

Позивач 30.01.2012 р. надіслав відповідачеві лист-попередження (т. 1 а.с. 42) з приводу правомірності застосування останнім запатентованих розробок без відома та дозволу ФОП ОСОБА_2 Але відповідач на даний лист відповіді не надав.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що дерев'яні меблі (стіл), які є предметом тендеру, за своїми істотними ознаками відповідають столу, права інтелектуальної власності на який зареєстровані на її ім'я, що підтверджується виданим патентом №12829 від 15.09.2006 р.

Втім, на даний тендер були запропоновані з боку відповідача дерев'яні меблі (стіл), істотні ознаки у яких збігаються з дерев'яними меблями (стіл), виготовленими за патентом №12829 від 15.09.2006 р.

З метою встановлення факту відповідності столу (за патентом №12829) та столу, який виробляється ТОВ Українська тентова компанія, 20.12.2011 р. позивач звернувся до Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_4. На вирішення експертів було поставлене питання: Чи використано у матеріальному об'єкті (стіл), який виготовляє підприємство Українська тентова компанія, усіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями за промисловим зразком (стіл), патент України на промисловий зразок №12928 від 15.09.2006, також аналогічна експертиза була проведена і в рамках досудового слідства по кримінальній справі №66120335, на що експерти надали позитивну відповідь.

Отже, вищезазначені факти використання відповідачем об'єкту права інтелектуальної власності без достатніх правових підстав ФОП ОСОБА_2 вважає порушенням її майнових прав, оскільки вона не надавала відповідачеві права на використання вищезазначеного патенту, у зв'язку з чим вона і звернулася до суду з позовом про відшкодування збитків за порушення інтелектуальної власності на промисловий зразок.

Надаючи правову кваліфікацію фактичним обставинам справи та спірним правовідносинам сторін, суд виходить з такого.

Згідно зі ст. 224 ГК України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. При цьому у відповідності з ч. 2 цієї норми під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження і"ї майна, а також неодержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Згідно з частинами першою та другою статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом; обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Пунктом 2 статті 20 Закону № 3688 встановлено, що виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Відповідно до статті 26 Закону № 3688 будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України; на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

За приписами статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

Для настання цивільно-правової відповідальності відповідача за завдання матеріальної шкоди позивачеві суду необхідно встановити наявність усієї сукупності ознак складу цивільного правопорушення (протиправність діяння; факт заподіяння шкоди; причинний звязок між протиправним діянням і шкодою; вина заподіювача шкоди), тоді як відсутність хоча б однієї із зазначених ознак виключає настання відповідальності.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше (п. 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 р. №2).

Відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" та п. 2 ст. 28 Закону України Про охорону прав на винаходи та корисні моделі використанням промислового зразка (винаходу) визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка (винаходу), застосування такого виробу (продукту), пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запантентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Позивач у своєму позові стверджує, що протиправна поведінка відповідача полягає у виробництві останнім продукції (деревяних меблів - стіл) з метою її наступної реалізації - на виконання умов відповідних договорів поставки, укладених з ПАТ "ПБК "Славутич", із застосуванням об'єкту права інтелектуальної власності (промислового зразка), який належить позивачеві, без відповідного дозволу власника таких прав.

Згідно з ч. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промисловий зразок" обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент.

Для вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, ухвалою суду від 17.06.2013 р. у даній справі було призначено судову експертизу у сфері права інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_6. На вирішення експерту були поставлені наступні питання:

- Чи використано у матеріальному об"єкті "Стіл", який виготовляє підприємство "Українська тентова компанія" всіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями за промисловим зразком "Стіл", патент України на промисловий зразок № 12829 від 15.09.2006 р.?

- Які ознаки промислового зразка "Стіл" за патентом № 12829 від 15.09.2006 р. є суттєвими. Якщо так, то чи наявні ці суттєві ознаки у матеріальному об'єкті "Стіл", який виготовляє підприємство "Українська тентова компанія"?

- Чи є ознаки промислового зразка, на які вказує відповідач (ТОВ "Українська тентова компанія" м. Харків) у відзиві на позов суттєвими та чи визначають та/або впливають вони на зовнішній вигляд промислового виробу і чи призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб?

Відповідно до висновку судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності № 6701 від 25.11.2013 р. судовим експертом ОСОБА_5 по матеріалам справи №922/1674/13, встановлено: В основу промислового зразка за патентом України на промисловий зразок № 12829 від 15.09.2006р. (власник гр. ОСОБА_2ІІ.) закладено наступні елементи, які є суттєвими, ознаками:

- стільниця; зварний каркас; робоча площина; зварне підстілля; чотири фігурних металевих ніжки, наконечники ніжок із полімерних матеріалів.

У матеріальному об'єкті "Стіл", який виготовляє ТОВ "Українська тентова компанія" використана сукупність всіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними особливостями та/або ергономічними особливостями, промислового зразка "Стіл" за патентом України №12829 від І5.09.2006 р. (патентовласник - гр. ОСОБА_2П.).

Під час нового розгляду даної справи позивач звернувся до суду з клопотанням про призначення судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності, проведення якої просив доручити експертам іншої судової установи - Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності.

Зміст мотивувальної частини даного клопотання фактично свідчить про те, що позивач має певні сумніви щодо обґрунтованості та правильності висновків попередньої судової експертизи.

Ухвалою суду від 01.12.2014 р. було задоволено клопотання позивача про призначення у даній справі судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності. На вирішення експерту були поставлені наступні питання:

- Чи використано у матеріальному об'єкті "Стіл", який був предметом договору поставки №20/12/2011 від 20.12.2011 р., укладеного між ТОВ "Українська тентова компанія" та ПАТ "ПБК "Славутич", усіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями за промисловим зразком "Стіл" патент України на промисловий зразок №12829 від 15.09.2006 р.?

- Які саме ознаки є суттєвими при порівнянні вищезгаданих об'єктів?

- Чи співпадають вищезгадані об'єкти за такими ознаками: "стільниця", "зварений каркас", "робоча площа", "зварне підстілля", "чотири фігурні металеві ніжки", "наконечники ніжок", "переріз ніжки по всій довжині (ніжки)", "форма спрямлення або скривлення (ніжки)" та чи є всі ці ознаки суттєвими?

- Чи є логотип (будь-то логотип "Балтика", "Carlsberg", "Квас-Тарас" тощо) суттєвою ознакою, яка впливає на формування зовнішнього вигляду виробу (в даному випадку столу)?

30.03.2015 року матеріали справи було повернуто до суду без експертного висновку у звязку з неоплатою позивачем витрат на проведення судової експертизи.

Ухвалою суду від 27.04.2015 року за клопотанням відповідача матеріали справи повторно надіслано до Науково-дослідного інституту інтелктуальної власності При цьому сплату витрат, повязаних із здійсненням експертизи, покладено на відповідача.

Відповідно до висновку експерта №1010 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 26.06.2015 р. суттєвими ознаками було визначено такі ознаки промислового зразка "Стіл" за патентом України № 12829:

- стільниця, яка має квадратну форму;

- стільниця має робочу площину, яка може бути виконана з набору дерев'яних рей або з іншого матеріалу (із ряду пластикових або полімерних матеріалів);

- зварне підстілля, на якому закріплена стільниця;

- підстілля має чотири фігурних металевих ніжки, які мають форму півкола кожна;

- ніжки з'єднані між собою у точці середини півкола;

- нижні ділянки ніжок являють собою чверть кола і плавно розходяться в різні боки до підлоги, при цьому проекція верхньої точки кожної ніжки на підлогу збігається з нижньою точкою ніжки;

- верхні ділянки ніжок, розташовані під згаданою стільницею, також являють собою чверть кола і розходяться в різні боки;

- ніжки мають наконечники.

Водночас у висновку експерта №1010 від 26.06.2015 р. зазначено про те, що в матеріальному об'єкті "Стіл", який був предметом договору поставки № 20/12/2011 від 20.12.2011 р., укладеного між TOB "Українська тентова компанія" та ПАТ "ПБК "Славутич", не використано всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 12829.

Представник відповідача вважає висновок судової експертизи №6701 від 25.11.2013 р. необґрунтованим і таким, що надає підстави для сумнівів у компетентності та неупередженості судового експерта. Водночас вказує на те, що експертом вже проводилось "повторне дослідження тих самих предметів, той самий експерт не може протирічити сам собі та надавати будь-який інший висновок, крім того, в якому буде продубльований висновок досудового спеціального дослідження та судової експертизи, що провадилась по кримінальній справі №66120335". Представник відповідача також вказує на те, що з висновку експерта неможливо встановити, які саме матеріальні об'єкти досліджував судовий експерт, чи був предметом дослідження зовнішній вигляд саме столів відповідача, поставка яких стала підставою виникнення даного спору. Водночас представник відповідача вважає правильним та обґрунтованим висновок судової експертизи №1010 від 26.06.2015 р.

Представник позивача дотримується протилежної позиції, підтримує висновки судової експертизи №6701 від 25.11.2013 р., наполягаючи на тому, що експертний висновок №1010 від 26.06.2015 р. є необґрунтованим і таким, що викликає сумнів у неупередженості судового експерта. До того ж представник позивача ставить під сумнів метод дослідження, вказуючи на те, що експертом досліджено не матеріальні об'єкти, а промисловий зразок за патентом № 12829 та ілюстрацію матеріального об'єкту "Стіл" виробництва ТОВ "Українська тентова компанія".

Надаючи оцінку вищевказаним висновкам судової експертизи, враховуючи доводи та заперечення сторін суд виходить з такого.

Доказами у справі є будь-які фактичні данні, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово (ст. 32 ГПК України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

В пункті 6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено, що визначення способу проведення експертизи належить до компетенції експерта. Оцінюючи висновок експерта, господарський суд повинен виходити з того, що цей висновок не має заздалегідь встановленої сили і переваг щодо інших доказів (частина п'ята статті 42 та частина друга статті 43 ГПК).

Колегія суддів вважає, що зазначені у справі висновки судової експертизи №6701 від 25.11.2013 р. та № 1010 від 26.06.2015 р. складено кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу" і підстав для висування сумнівів щодо об'єктивності та компетентності здійснених вказаним експертом висновків немає.

Разом з тим, суд звертає увагу на таке.

У висновку судової експертизи за № 6701 від 25.11.2013 року зазначено, що в матеріальному об'єкті "Стіл", який виготовляє ТОВ "Українська тентова компанія", використана сукупність всіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними особливостями та/або ергономічними особливостями, промислового зразка "Стіл" за патентом України №12829 від І5.09.2006 р. (патентовласник - гр. ОСОБА_2П.).

При цьому у постанові касаційної інстанції від 30.09.2014 року, окрім іншого, надано обов'язкову для виконання судом першої інстанції вказівку встановити під час нового розгляду справи:

- чи був предметом поставки меблів деревяних (2 962 столів), виріб із застосуванням промислового зразка позивача;

- чи був предметом дослідження зовнішній вигляд саме столів відповідача, поставка яких стала підставою для звернення підприємця до суду з даним позовом.

Відповідно до ч. 1 ст. 111-12 ГПК України вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Ухвалою господарського суду від 15.10.2014 року у даній справі було зобов'язано сторони надати до суду нормативно-правове обґрунтування позовних вимог з урахуванням вказівок касаційної інстанції.

Під час нового розгляду справи позивачем надано до суду копію відповіді ПАТ "ПБК "Славутич" керівникові ТОВ "Тандем плюс" від 20.12.2011 року б/н, в якій повідомлено про надання останньому дослідницького зразка столу "Мебель люкс (квадратний стол)", який надавався ТОВ "Українська тентова компанія" в ході проведення тендеру та який за результатами проведення тендеру, буде предметом договору поставки на 2012 рік.

Дослідивши зміст цього листа, суд вважає за необхідне зазначити, що по-перше, ТОВ "Українська тентова компанія" не є стороною у даній справі, а доказів отримання виробів відповідача позивачем - ФОП ОСОБА_2 та їх подальшої передачі експертові позивач до суду не надав. По-друге, в специфікації № 1 до договору поставки від 20.12.2011 року № 20/12/2011 зазначено 15 позицій комплектів меблів дерев'яних, кожний з яких включає в себе виріб із назвою "стіл". Проте жодних доказів в обґрунтування того, який саме стіл і з якого комплекту меблів було отримано ТОВ "Тандем плюс" від ПАТ "ПБК "Славутич" позивачем також не надано.

За таких обставин суд вважає, що наданий позивачем лист не є належним доказом того, що для дослідження судовому експерту позивачем було надано саме виріб відповідача, який був предметом відповідних договорів поставки.

З висновку експерта № 1010 від 26.06.2015 року вбачається, що копія договору поставки від 20.12.2011 року № 20/12/2011 не містить в своєму складі зображення матеріального обєкту "Стіл", який був предметом цього договору поставки. Тому експерт використовував зображення матеріального обєкту "Стіл", наведені в поясненнях представника відповідача ОСОБА_3, а також у висновках судових експертів, в т.ч. у висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25.11.2013 року № 6701, підготовленому експертом ОСОБА_5

З огляду на це, суд критично оцінює висновки судових експертиз у даній справі, оскільки вважає, що ані експертні висновки, ані решта матеріалів справи не містять належних доказів на підтвердження того факту, що предметом експертного дослідження був зовнішній вигляд саме столів відповідача, поставка яких стала підставою для звернення ФОП ОСОБА_2 до суду з даним позовом.

Враховуючи вищевикладені обставини, суд дійшов висновку про те, що позивач не надав суду належних доказів на підтвердження того, що предметом поставки меблів деревяних (2 962 столів) за договором від 20.1202011 року був виріб із застосуванням промислового зразка позивача, а відтак позивач не довів суду наявності протиправної поведінки з боку відповідача.

Як було зазначено вище, для настання цивільно-правової відповідальності відповідача за завдання матеріальної шкоди суд має встановити наявність усієї сукупності ознак складу цивільного правопорушення (протиправність діяння; факт заподіяння шкоди; причинний звязок між протиправним діянням і шкодою; вина заподіювача шкоди), тоді як відсутність хоча б однієї із зазначених ознак виключає настання відповідальності.

Зважаючи на недоведеність позивачем факту наявності протиправної поведінки (протиправного діяння) з боку відповідача, суд вважає, що в даному випадку в діях відповідача відсутній склад цивільного правопорушення, що виключає можливість притягнення відповідача до цивільно-правової відповідальності.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача на користь позивача збитків за порушення інтелектуальної власності на промисловий зразок в розмірі 296 200,00 грн. слід залишити без задоволення.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат слід зазначити наступне.

Розглянувши клопотання представника відповідача (вх.№36002 від 09.09.2015 р., т. 5 а.с. 10-13) про стягнення з позивача на користь відповідача судового збору за подання касаційної скарги на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.06.2014 р. у даній справі в розмірі 3 110,40 грн. та витрати за проведення судової експертизи №1010 від 26.06.2015 р. у даній справі в розмірі 12 000,00 грн., суд встановив наступне.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 49 ГПК України стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд на загальних підставах відшкодовує витрати, пов'язані зі сплатою судового збору за рахунок другої сторони. Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при відмові в позові - на позивача.

Відповідно до п. 4.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" у випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судового збору у справі, в тому числі й сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги або заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, здійснює господарський суд, який приймає рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

Як свідчать матеріали справи, за проведення судової експертизи відповідачеві було виставлено рахунок №25 від 12.05.2015 р. про сплату 12 000,00 грн., який відповідачем оплачено в повному обсязі, про що свідчить копія платіжного доручення №1315 від 27.05.2015 р. (т. 5 а.с. 14-15)

Крім того, за подання касаційної скарги на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.06.2014 р. у даній справі відповідачем сплачено відповідно до оригіналу платіжного доручення №248 від 06.08.2014 р. (т. 3 а.с. 184) судовий збір в розмірі 3 073,52 грн., а не 3 110,40 грн., як стверджує відповідач.

З огляду на викладене, керуючись ст. 49 ГПК України, суд вважає, що судові витрати, понесені позивачем, а також витрати відповідача зі сплати судового збору за подання касаційної скарги на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.06.2014 р. в розмірі 3073,52 грн. та витрати за проведення судової експертизи №1010 від 26.06.2015 р. в розмірі 12 000,00 грн. слід покласти на позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 5, 6, 14, 20, 25, 26, 27 Закону України Про охорону прав на промислові зразки, ст. 15, 16, 418, 420, 431, 432, 462, 464, 465, 627, 638, 641 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 32, 154, 155, 181, 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 1, 4, 32-34, 41, 44, 49, 82-85, 111-12 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

В позові відмовити повністю.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (61024, АДРЕСА_1 код НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська тентова компанія" (61024, м. Харків, вул. Студентська, 20, ) судовий збір за подання касаційної скарги в розмірі 3 073,52 грн. та витрати за проведення судової експертизи в розмірі 12 000,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 28.09.2015 р.

Головуючий суддя Суддя Суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9