РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2015Справа №910/17059/15

За позовом Компанії ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Компанії Баядера Менеджмент Лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED)

про визнання недійним свідоцтва на знак для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: - Тищенко О.Ю.;

від відповідача-1: - Ресенчук В.М.;

від відповідача-2: - Торканєвський Д.В.;

вільний слухач: - ОСОБА_4

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД (далі-позивач) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до 1) Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1), 2) Компанії Баядера Менеджмент Лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED) (далі-відповідач-2) про визнання недійсним повністю свідоцтва України №188974 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №188974 є тотожним та схожим до ступеня змішування із знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №110090А, власником якого є позивач, що відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є підставою для відмови у реєстрації торгової марки.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.07.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 03.09.2015 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

23.07.2015 через загальний відділ діловодства представник позивача подав заяву про забезпечення позову, в якій просив суд: 1) заборонити Державній службі інтелектуальної власності України до набрання законної сили рішенням суду у даній справі:

- вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, пов'язані зі зміною особи власника (власників) знака для товарів і послуг зображення підкови за свідоцтвом України № 188974 від 25.07.2014 року;

- приймати відмову від прав на свідоцтво України № 188974 від 25.07.2014 року на знак для товарів і послуг зображення підкови;

- вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, пов'язані з видачею ліцензії на використання знака для товарів і послуг зображення підкови за свідоцтвом України № 188974 від 25.07.2014 року.

2) заборонити Компанії БАЯДЕРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BAYADERA

MANAGEMENT LIMITED) до набрання законної сили рішенням суду у даній справі:

- передавати іншим особам повністю чи частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг зображення підкови за свідоцтвом України № 188974 від 25.07.2014 року;

- здійснювати дії (подавати заяви, клопотання тощо), пов'язані з внесенням до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг будь-яких змін, пов'язані зі зміною особи власника (власників) знака для товарів і послуг зображення підкови за свідоцтвом України № 188974 від 25.07.2014 року;

- відмовлятися від прав на свідоцтво України № 188974 від 25.07.2014 року на знак для товарів і послуг зображення підкови.

- укладати з будь-якими особами ліцензійні договори на використання знака для товарів і послуг зображення підкови за свідоцтвом України № 188974 від 25.07.2014 року.

01.09.2015 через загальний відділ діловодства представник відповідача-2 подав відзив на позов, в якому проти позову заперечив та пояснив, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №188974 не є тотожним та схожим до ступеня змішування із знаками для товарів та послуг за свідоцтвом України №110090А.

У судовому засіданні 03.09.2015 оголошувалася перерва до 17.09.2015 на підставі ст. 77 ГПК України.

У судовому засіданні 17.09.2015 представник відповідача-1 подав відзив на позов, у якому проти задоволення вимог позивача заперечив та пояснив, що останній набув права власності на свідоцтво України № 110090А лише з 25.02.2014, внаслідок реєстрації нового свідоцтва з літерою «А», що свідчить про передачу прав на знак для товарів та послуг від первісного власника до нового.

Також, у судовому засіданні 17.09.2015 представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити експертизу об'єктів інтелектуальної власності для встановлення фактичних обставин справи та поставити на вирішення судового експерта наступне питання:

- чи є знак для товарів і послуг зображення підкови за свідоцтвом України №188974 від 25.07.2014 тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг на зображення підкови за свідоцтвом України №110090А від 25.02.2014 настільки, що їх можна сплутати?

Розглянувши подане відповідачем клопотання, суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Дослідивши та ґрунтовано проаналізувавши матеріали справи, в тому числі наявні матеріали досліджень декількох спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, суд не вбачає необхідності у проведенні експертизи для вирішення спору у даній справі, а тому відмовляє у задоволенні клопотання позивача.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих учасниками судового процесу та витребуваних судом.

У судовому засіданні 17.09.2015 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД є власником свідоцтва України №110090А від 25.02.2014 на знак для товарів і послуг «», видане Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки №m 2008 03242 від 22.02.2008, для товарів 32, 33 та 35 класів за Міжнародною класифікацією товарів та послуг, що підтверджується випискою із Державного реєстру свідоцтв України за знаки для товарів і послуг.

25.07.2014 відповідачем-1 здійснено державну реєстрацію знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №188974 на ім'я Компанії Баядера Менеджмент Лімітед на підставі поданої заявки №m 2013 13863, для товарів 32, 33 та 35 класів за Міжнародною класифікацією товарів та послуг (далі - МКТП).

Обґрунтовуючи свої вимоги позивач зазначає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №188974 є тотожним та схожим до ступеня змішування із знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №110090А, власником якого є позивач, що відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є підставою для відмови у реєстрації торгової марки.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Частиною 1 статті 424 ЦК України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року N 116 (надалі - Правила), позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Згідно пунктів 4.3.2.7.-4.3.2.8. Правил, зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи. Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Судом проаналізовано ступінь схожості знаків за свідоцтвами України №110090А від 25.02.2014 та №188974 від 25.07.2014 враховуючи особливості зовнішньої форми, смислового значення, вигляду і характеру зображень, поєднання кольорів та з урахуванням рекомендацій, що встановлені вищевказаними Правилами.

Так, судом встановлено наступні особливості та відмінності знаків за досліджуваними свідоцтвами України:

1) Знак за свідоцтвом України №110090А складається із трьох композиційних елементів:

- хрест;

- знак, що зовнішньо схожий на велику латинську літеру «W»;

- зображення підкови.

Знак за свідоцтвом України №188974 складається із одного композиційного елементу:

- зображення підкови.

2) Знак за свідоцтвом України №110090А містить наступне розташування складових графічних елементів:

- зображення підкови, в середині якої (між гілками) розташовано хрест; над хрестом, у верхній («п'яточній») частині зображення підкови розташовано знак «W».

Знак за свідоцтвом України №188974 такого розташування не має, оскільки складається з одного елементу.

3) Знак за свідоцтвом України №110090А має наступні характеристики зображення підкови:

- підкова дугоподібна з напрямком гілок - донизу;

- на початку гілки підкови мають прямокутні відвороти з напрямком назовні;

- на кожній гілці підкови розташовано по чотири квадратних отвори червоного кольору;

- підкова має золотисто-жовте забарвлення та абрис чорного кольору;

Знак за свідоцтвом України №188974 має наступні характеристики зображення підкови:

- підкова дугоподібною з напрямком гілок - донизу;

- на початку гілки мають прямокутні відвороти, що розташовані окремо від дугоподібної частини;

- на кожній гілці підкови розташовано по чотири круглих отвори чорного кольору;

- підкова має біле забарвлення та чорний абрис.

4) Знак за свідоцтвом України №110090А має наступні характеристики зображення хреста:

- зображення хреста, за своєю конфігурацією, зовнішньо схоже на «мальтійський» та георгіївський хрести і складається з чотирьох променів (двох ліній, що перетинаються);

- промені розширені зовні та звужені в середині;

- хрест має біле забарвлення та золотисто-жовтий абрис.

Знак за свідоцтвом України №188974 подібного зображення не має.

5) Знак за свідоцтвом України №110090А має наступні характеристики складового елемента знака «W»:

- в нижній, загостреній частині знак «W» виходить за межі зображення підкови та заходить за зображення хреста;

- знака «W» має біле забарвлення та червоний абрис.

Знак за свідоцтвом України №188974 подібного зображення не має.

6) Знак за свідоцтвом України №110090А відтворюється у поліхромному виконанні (використанням декількох кольорів);

Знак за свідоцтвом України №188974 відтворюється у монохромному виконанні (чорно-білі кольори).

Таким чином, за результатом проведеного аналізу-порівняння, суд приходить до висновку про наявність відмінностей у стилістичному вигляді зображень елементів підков у досліджуваних знаках, зокрема про відсутність окремих зображувальних елементів знаку за свідоцтвом України №110090А у складі знаку за свідоцтвом України №188974. Кольорове відтворення зображень знаків за свідоцтвами є також відмінним.

При цьому, збіг в ознаках, в частині фактичної наявності в обох знаках зображень підков не є достатньо суттєвим для визначення їх схожості, тому що такі зображення відносяться до загальновідомих позначень - символів, що безпосередньо впливає на розрізняльну здатність знаків, які містять в собі такі позначення.

Водночас, встановлені судом розбіжності між знаками мають більш суттєвий вплив на формування їх розрізняльної здатності, надають їм впізнаваності серед однорідних товарів та послуг щодо яких зареєстровані досліджувані знаки.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №110090А не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «» за свідоцтвом України №188974 щодо товарів 32, 33 та 35 класів за МКТП.

Водночас, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, підставою для звернення позивачем з позовом до суду є належність йому майнових прав саме на свідоцтво України №110090А на знак для товарів і послуг.

Так, відповідно до п. 2.8 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002, Державна служба здійснює окрему реєстрацію знака щодо товарів і/або послуг, щодо яких відбулася часткова передача права власності на знак, та видає нове свідоцтво, у якому поряд з номером свідоцтва базової реєстрації проставляється літера А (при наступному розділенні - наступна літера української абетки), за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Тобто, майнові права за свідоцтвом України № 110090 на знак для товарів щодо товарів 32, 33 та 35 класів за МКТП були відчужені первісним власником (ОСОБА_5) на користь позивача, у зв'язку з чим позивачу було видане нове свідоцтво України № 110090А на знак для товарів і послуг.

Згідно п. 1 ст. 1113 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

В силу п. 2 ст. 1114 ЦК України, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Оскільки майнові права на знак є чинними після їх державної реєстрації, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак за свідоцтвом України № 110090 також підлягав державній реєстрації.

Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва №110090А та згідно з рішенням Держслужби від 03.02.2014 про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про часткову передачу права власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для товарів 32, 33, 35 МКТП, на які зареєстровано знак за свідоцтвом України № 110090 було передано позивачу лише 25.02.2014.

Таким чином, суд приходить до висновку, що права позивача на дату подання відповідачем-2 заявки №m2013 13863 від 01.08.2013 на реєстрацію спірного знаку, жодним чином не були порушені, приймаючи до уваги, що останній не був власником свідоцтва України на знак для товарів та послуг №110090А та взагалі відсутності такого свідоцтва станом на 01.08.2013.

Відповідно до ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Цивільно-правовий захист - це також система активних заходів, спрямована на усунення порушень цивільного права чи інтересу, покладення виконання обов'язку по відновленню порушеного права на порушника. Таким чином це передбаченні законом способи охорони цивільних прав у разі їх порушення чи реальної небезпеки такого порушення.

Під способами захисту суб'єктивних цивільних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника. Загальний перелік таких способів захисту цивільних прав та інтересів дається в статті 16 ЦК України.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 16 ЦК України, способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, відновлення становища, яке існувало до порушення. Аналогічні положення містяться і в частині 2 статті 20 Господарського кодексу України, де сказано, що кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом, зокрема, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Отже, з урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про недоведеність факту порушення майнового права або інтересу позивача.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З огляду на вищевикладене, суд вважає вимоги позивача необґрунтованими та такими, що задоволенню не підлягають, відповідно заява про вжиття заходів до забезпечення позову задоволенню також не підлягає.

Витрати по сплаті судового збору відповідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 18.09.2015.

Суддя Бондарчук В.В.