КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2015 р. Справа№ 910/19027/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Разіної Т.І.

Шипка В.В.

за участю секретаря Фесенко А.В.,

представника позивача - Лопайчука О.І.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕІР"

на рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2014

у справі № 910/19027/14 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика рукавних фільтрів"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕІР"

про захист виключного права та відшкодування збитків 14 304,64 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.11.2014 у справі № 910/19027/14 позов задоволено повністю. Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕІР" припинити виготовлення та реалізацію фільтрувальних рукавів, які захищені патентом № 33490 на корисну модель. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕІР" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика рукавних фільтрів" 14 304,64 грн. збитків та 3 045,00 грн. судового збору

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2014, ухвалити нове, яким в позові відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 05.02.2015 прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕІР".

17.03.2015 в судовому засіданні було оголошено перерву до 24.03.2015 відповідно до ст. 77 ГПК України.

Ухвалою від 24.03.2015 у справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності (об'єкту промислової власності - корисної моделі).

25.08.2015 до суду надійшов висновок експерта № 060/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.08.2015.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 провадження у справі поновлено.

Відповідно до розпорядження секретаря судової палати суду від 07.09.2015 склад суду було змінено, доручено здійснення апеляційного провадження у даній справі колегії суддів у складі: головуючий суддя - Сотніков С.В., судді: Разіна Т.І., Шипко В.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.09.2015 прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕІР".

Відповідач в судове засідання не з'явився, надіслав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю забезпечити явку представника через відрядження, яке було заплановано раніше.

Розглянувши подане клопотання, колегія суддів ухвалила відмовити у його задоволенні, оскільки відповідачем не подано докази на підтвердження вказаних у клопотанні обставин.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать корисні моделі, промислові зразки.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" 15 грудня 1993 року № 3687-XII (далі - Закон № 3687-XII) визначає, що винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 6 Закону № 3687-XII, об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом.

Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

З матеріалів справи вбачається, що на підставі договору про передачу виключних майнових прав на корисну модель від 05.09.2009, укладений між Ярошенко О.О. (власник патенту) та ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів» (правонаступник), позивач набув у власність виключні майнові права на корисну модель «Фільтрувальний рукав», що виникають за патентом України на корисну модель № 33490.

В обгрунтування позову, позивач послався на те, що 26.02.2014 він отримав запрошення від тендерного комітету Приватбанку на участь у відкритих торгах із закупівлі рукавів фільтрувальних на замовлення ПАТ "Стахановський завод феросплавів" та ПАТ "Запорізький завод феросплавів".

05.03.2014 був проведений вказаний тендер, переможцем якого по позиції № 3 на постачання фільтрувальних рукавів ПАО "Стахановський завод феросплавів" згідно креслення СГ 191 СБ стало Товариство з обмеженою відповідальністю TOB "ЕІР" - відповідач у даній справі.

При огляді креслення СГ 191 СБ "Рукав фільтрувальний СГО № 2" від 22.05.2013, за яким мають бути виготовлені фільтрувальні рукави для ВАТ "Стахановський завод феросплавів", позивач встановив, що фільтрувальні рукави мають ознаки корисної моделі, захищеної патентом № 33490.

На запит позивача був отриманий висновок спеціаліста-представника у справах інтелектуальної власності, у якому встановлено, що у кресленні СГ 191 СБ від 22.05.2013 "Рукав фільтрувальний СГО № 2" використано кожну істотну ознаку, що включена до незалежного пункту формули патенту № 33490 від 25.06.2008, що належить ТОВ "Фабрика рукавних фільтрів".

За вказаних обставин, позивач звернувся із даним позовом про захист виключного права на використання корисної моделі, захищеної патентом № 33490, шляхом припинення виготовлення та реалізації фільтрувальних рукавів та відшкодування збитків у вигляді неодержаного прибутку (втраченої вигоди) в розмірі 14 304,64 грн.

Суд першої інстанції встановивши використання у кресленні СГ 191 СБ від 22.05.2013 "Рукав фільтрувальний СГО № 2" кожної істотної ознаки, що включена до незалежного пункту формули патенту № 33490 від 25.06.2008 та відсутності доказів укладення ліцензійного договору між сторонами на використання корисної моделі, дійшов висновку про наявність права у позивача вимагати припинення порушення прав власника патенту та відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди.

В апеляційній скарзі відповідач заперечуючи проти позову вказав, що підставі ліцензійного договору він використовує винахід «Рукавний фільтр з імпульсною регенерацією», захищений патентом України № 48934, формула якого відповідає умовам поставлених у тендерній документації, учасниками якого були як позивач та відповідач.

Відповідач також вказав, що видача патенту на корисну модель № 33490 відбулась без експертизи по суті на предмет її відповідності умовам патентоздатності, втім, на його думку, відомості внесені до формули корисної моделі за свідоцтвом № 33490 не відповідають критерію «новизна», оскільки є загально відомі і використовуються з 70-х років в Європі та з 80-х років ХХ сторіччя у СРСР.

Також, на думку скаржника, позовна вимога про стягнення збитків є необґрунтованою і базується на припущеннях.

Згідно зі ст. 28 Закону № 3687-XII, права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Частиною 5 ст. 28 Закону № 3687-XII встановлено, що патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Відповідно до ч. 6, 8 Закону № 3687-XII власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Як підтверджено матеріалами справи, позивач набув право власності на корисну модель, захищена патентом № 33490, на підставі договору із власником патенту. Тобто став правонаступником власника патенту України на корисну модель № 33490.

За вказаних обставин, позивач набув право забороняти іншим особам використовувати корисну модель без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з Законом № 3687-XII порушенням прав, що надаються патентом.

Статтею 31 Закону № 3687-XII передбачені дії, які не визнаються порушенням прав.

Відповідач не надав доказів на підтвердження використання корисної моделі, захищеної патентом № 33490, без порушення прав позивача, зокрема, набуття права попереднього користувача, використання в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, без комерційної мети, з науковою метою або в порядку експерименту, за надзвичайних обставин, та за інших обставин, передбачених статтею 31 Закону № 3687-XII.

Слід зазначити, що заявка на корисну модель за патентом № 33490 була подана 18.02.2008, в той час як відповідач посилається на правомірне користування винаходом за патентом № 48934 на підставі ліцензійного договору від 10.05.2010, що спростовує твердження про правомірне використання корисної моделі «Рукав фільтрувальний» з огляду на ч. 1 ст. 31 Закону № 3687-XII.

Згідно правової позиції, що висловлена у постанові пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням). Якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

З метою встановлення обставин на підтвердження відповідності корисної моделі за патентом № 33490 умовам патентоздатності та обставин її відповідності кресленню СГ 191 СБ «Рукав фільтрувальний СГО № 2» від 22.05.2013, що був предметом тендерних закупівель третіх осіб, у даній справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності (об'єкту промислової власності - корисної моделі).

За результатами судової експертизи було складено висновок № 060/15 від 17.08.2015, відповідно до якого встановлено, що:

1. Корисна модель «Фільтрувальний рукав», захищена патентом на корисну модель № 33490 від 25.06.2008, станом на дату подання заявки - 18.02.2008, є новою (відповідає критерію «новизна») в порівнянні з фільтрувальним рукавом згідно креслення СГ 191 СБ «Рукав фільтрувальний СГО № 2» від 22.05.2013.

2. У фільтрувальному рукаві згідно креслення СГ 191 СБ «Рукав фільтрувальний СГО № 2» від 22.05.2013 використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № 33490 від 25.06.2008.

Відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону № 3687-XII патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно частини 2 статті 7 Закону № 3687-XII корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо (ч. 3 ст. 7 Закону № 3687-XII).

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ч. 4 ст. 7 Закону № 3687-XII).

Відповідачем не надано доказів на підтвердження визнання недійсним патенту на корисну модель № 33490 від 25.06.2008 станом на дату розгляду даної справи в господарському суді, в тому числі і з підстав її невідповідності умовам патентоздатності.

Разом з тим, висновком судової експертизи підтверджено використання кожної ознаки у фільтрувальному рукаві згідно креслення СГ 191 СБ «Рукав фільтрувальний СГО № 2» від 22.05.2013, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № 33490 від 25.06.2008, тобто і використання таких ознак відповідачем при пропонуванні до поставки товару на тендерних закупівлях із третіми особами, в даному випадку із ПАТ «Стахановський завод феросплавів».

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що позовні вимоги про зобов'язання відповідача припинити виготовлення та реалізацію фільтрувальних рукавів, які захищені патентом № 33490, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Статтею 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено, що будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

В обґрунтування позову в частині відшкодування упущеної вигоди, позивач вказав, що в разі поставки фільтрувальних рукавів за умовами тендеру в кількості 224 шт. за ціною закупівлі 125,83 грн. без ПДВ, при собівартості виробництва в розмірі 63,14 грн. без ПДВ, він міг розраховувати на отримання прибутку в сумі 14304,64 грн. (224*(125,83-63,14)).

Колегія суддів, погоджується з висновком суду першої інстанції про обгрунтованість позовних вимог в частині стягнення з відповідача упущеної вигоди в розмірі 14 304,64 грн., оскільки вони відповідають законодавству та наявним у матеріалах справи доказам. Контррозрахунку заявлених позовних вимог відповідач ані суду першої, ані суду апеляційної інстанції не подав.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Відповідач не надав беззаперечних доказів на підтвердження доводів та вимог апеляційної скарги.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2014 у даній справі відповідає фактичним обставинам та матеріалам справи, підстав для його скасування або зміни не вбачається.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати за проведення судової експертизи покладаються на відповідача в сумі 15966,72 грн.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕІР" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2014 у справі № 910/19027/14 залишити без змін.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Т.І. Разіна

В.В. Шипко