КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2015 р. Справа№ 911/416/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Верховця А.А.

Гарник Л.Л.

за участю секретаря судового засідання Маковея Ю.І.,

представників:

від позивача - Полікарпова А.О.,

від відповідача - Юрчика М.В.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Астрафарм"

на рішення Господарського суду Київської області від 26.05.2015

у справі № 911/416/15 (суддя Подоляк Ю.В.)

за позовом фізичної особи-підприємця Коновалова Володимира Володимировича

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Астрафарм"

про стягнення 945673 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з відповідача роялті в сумі 945673,00 грн., в тому числі: 645904,00 грн. основного боргу, 21684,00 грн. 3% річних та 278085,00 грн. пені, за використання торговельної марки «Біфацил» за період з листопада 2012 року по вересень 2014 року на підставі умов ліцензійного договору № 12/12 від 03.01.2012.

Рішенням Господарського суду Київської області від 26.05.2015 позов задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Астрафарм" на користь фізичної особи-підприємця Коновалова Володимира Володимировича 637121,26 грн. основного боргу, 21468,61 грн. 3% річних, 24398,30 грн. пені, 13659,76 грн. витрат по сплаті судового збору, в решті позову відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить частково скасувати рішення Господарського суду Київської області від 26.05.2015, прийняти нове рішення, яким стягнути борг в сумі 33123,42 грн., 3% річних в сумі 2081,42 грн. за період з 01.11.2012 по 31.12.2012.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.07.2015 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Астрафарм" прийнято до провадження.

Відповідно до розпорядження заступника Голови суду від 25.08.2015 склад суду було змінено, доручено здійснення апеляційного провадження у даній справі колегії суддів у складі: головуючий суддя - Сотніков С.В., судді: Верховець А.А., Гарник Л.Л.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.08.2015 прийнято до провадження апеляційну скаргу.

25.08.2015 в судовому засіданні оголошено перерву до 01.09.2015 відповідно до ст. 77 ГПК України.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є співвласником знака для товарів і послуг "Бифацил" для 5, 29, 30 класів міжнародної класифікації товарів і послуг, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 03.03.2015 № 170 відносно свідоцтва України № 40727 на знак для товарів і послуг.

Свідоцтво України № 40727 на знак для товарів і послуг від 15.06.2004 було видано на підставі заявки від 14.05.2002, а отже дійсне до 14.05.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

03.01.2012 між позивачем, фізичною особою-підприємцем Клінчевим Володимиром Володимировичем та фізичною особою Трахтманом Феліксом Іллічем (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Астрафарм" (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір № 12/12 про надання дозволу на використання знака для товарів і послуг (далі - договір), за умовами якого, ліцензіар, який є власником товарного знака (знак для товарів і послуг "Бифацил" для 5, 29, 30 МКТП), надає за винагороду ліцензіату ліцензію на використання товарного знака на умовах цього договору (п. 1.1 договору).

Згідно із ч. 3 ст. 1109 ЦК України у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Відповідно до п. 1.2 договору товарний знак передається для використання при виготовленні та/або продажу товару ліцензіатом від власного імені за наступними класами МКТП:

клас МКТП 5: Бактеріальні препарати на лікарські та ветеринарні потреби; бактеріологічні культури, що належать до 5 класу; бактеріологічні препарати на лікарські та ветеринарні потреби; білкові препарати на лікарські потреби; біологічні препарати ветеринарні; біологічні препарати лікарські; дієтичні напої лікарські; дієтичні речовини на лікарські потреби; дієтичні харчові продукти лікарські; ліки для людини; лікувальні напої; поживні домішки лікарські; продукти для лікарського харчування;

клас МКТП 29: Йогурт, кефір, молоко; молочні напої (з перевагою молока); молочні продукти;

клас МКТП 30: Закваски.

Згідно п. 2.1 договору за права, які отримані по цьому договору, ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду у вигляді роялті, розмір яких встановлюється в протоколах (додатках до договору) на кожний звітний період, щомісячно до 15 числа місяця, що слідує за періодом, за який проводиться оплата.

Загальна сума договору (вартість ліцензії), складає суму всіх платежів, передбачених п. 2.1 даного договору, за весь строк його дії (п. 2.2 договору).

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31 грудня 2021 року (п. 7.1 договору).

На виконання договору ліцензіар передав виключну ліцензію на використання товарного знака «Біфацил», проте відповідач свої зобов'язання з оплати роялті не виконав, у зв'язку з чим позивач звернувся із даним позовом про стягнення заборгованості за період з листопада 2012 року по вересень 2014 року в розмірі 645904 грн., 21684,00 грн. 3% річних та 278085,00 грн. пені.

Відповідач, заперечуючи проти позовних вимог, вказав на невиконання ліцензіаром обов'язку з надання ліцензіату науково-технічної документації, необхідної для виробництва товару та використання ліцензії на основі окремого договору (п. 4.1 договору), що позбавило останнього можливості виготовляти товар та використовувати торгівельний знак, а за відсутності виробництва товару у відповідача не наступає обов'язок з оплати ліцензії.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку про невиконання відповідачем своїх зобов'язань щодо виплати винагороди (роялті) за використання торговельної марки "Біфацил" за період з листопада 2012 року по вересень 2014 року, у зв'язку з чим зобов'язаний сплатити на корить позивача належну йому частину виплат за договором в сумі 637121,26 грн. та 21468,61 грн. 3% річних, 24398,30 грн. пені у зв'язку з порушенням строку виконання зобов'язання. Вказаний висновок місцевого господарського суду ґрунтується на тому, що за умовами договору відповідачу надано виключне право на ексклюзивне використання торговельної марки за винагороду, сплата якої не залежить від обставин її фактичного використання відповідачем.

Колегія суддів вважає наведені висновки суду помилковими та такими, що зроблені при неповному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи в їх сукупності з огляду на наступне.

У частині першій статті 627 ЦК України зазначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (стаття 628 ЦК України).

За приписами статті 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

З матеріалів справи вбачається, що згідно п. 2.1 договору за права, які отримані по цьому договору, ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду у вигляді роялті, розмір яких встановлюється в протоколах (додатках до договору) на кожний звітний період, щомісячно до 15 числа місяця, що слідує за періодом, за який проводиться оплата.

У протоколі погодження суми роялті за період з 03.01.2012 до 31.12.2012 (додаток № 1 до договору) сторони погодили, що місячний розмір роялті дорівнює:

на період з 03.01.2012р. до 31.12.2012р. - 2200 доларів США без ПДВ.

Починаючи з 01.01.2013р. щомісячний платіж дорівнює 10% від ціни реалізації виробника, але не менше:

2-й рік промислового виробництва - 3200 доларів США без ПДВ,

3-й рік промислового виробництва - 5000 доларів США без ПДВ.

Зазначена сума роялті виплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день розрахунку. Співвідношення виплат наступне: Трахтман Ф.І. - 45%, Коновалов В.В. - 45%, Клінчев В.В. - 10%.

Цей протокол є підставою для проведення оплати згідно договору на період дії договору.

Тобто у додатку № 1 до договору сторонами узгоджено розмір роялті в залежності від строків користування знаком та розмір роялті, який обраховується від настання особливих умов - ціни реалізації виробника (відповідача).

Так, на період з 03.01.2012 до 31.12.2012 розмір роялті не залежить від будь-яких обставин та складає 2200 доларів США без ПДВ.

Починаючи з 01.01.2013 щомісячний розмір роялті обраховується в залежності від обсягів реалізації відповідачем товару із використанням торгівельної марки та складає 10% від суми такої реалізації.

Тобто, виплата винагороди на користь ліцензіара ставиться в залежність від отримання відповідачем результату у власній господарській діяльності - реалізації товару із використанням ліцензованої торговельної марки.

Отже, висновки суду першої інстанції про те, що сплата за ексклюзивне використання торговельної марки не залежить від обставин її фактичного використання відповідачем не відповідають дійсним обставинам справи.

Безумовне зобов'язання ліцензіата зі сплати винагороди за договором обумовлене сторонами лише у період з 03.01.2012 до 31.12.2012 та складає 2200 доларів США на місяць.

За вказаних обставин, обґрунтованими є вимоги позивача з отримання ліцензійних платежів за період з листопада 2012 року по грудень 2012 року в загальній сумі 1980 доларів США, що складає 45% від загального платежу за вказаний період та підлягає сплаті на користь Коновалова В.В. згідно умов протоколу погодження суми роялті за період з 03.01.2012 до 31.12.2012 (додаток № 1 до договору).

Згідно ст. 4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Зокрема, в силу вимог ст. ст. 33, 34 цього Кодексу кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Докази на підтвердження використання відповідачем ліцензованої торговельної марки з 01.01.2013 шляхом продажу маркірованого товару, позивачем суду не надано. Тобто, не доведено за допомогою належних та допустимих доказів обсягів реалізації маркірованого товару, від якої залежить обрахування суми ліцензійних платежів за період з 01.01.2013.

Крім того, відповідно до п. 4.1 договору ліцензіар зобов'язаний надавати ліцензіату науково-технічну документацію, необхідну для виробництва товару та використання ліцензії на основі окремого договору.

Докази на підтвердження виконання позивачем вказаного пункту договору та передання відповідної науково-технічну документацію, необхідну для виробництва товару на підставі окремого договору матеріали справи не містять. Вказані обставини також дають підстави для висновку про неможливість виробництва відповідачем товару та його реалізації у період дії договору, а отже і сплати роялті за використання торговельної марки, обрахованого від обсягів такої реалізації.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку про безпідставність позовних вимог про стягнення основного боргу, трьох відсотків річних та пені за використання торговельної марки "Біфацил" у період з січня 2013 року по вересень 2014 року, у зв'язку з чим в їх задоволенні належить відмовити.

Місцевий господарський суд наведених вище обставин справи у повному обсязі не дослідив, залишивши поза увагою особливості узгодження сторонами у договорі розміру винагороди (роялті) за використання знаку для товарів та послуг у певні періоди дії договору, а тому й безпідставно задовольнив позовні вимоги про стягнення заборгованості за період з 01.01.2013 по 12.09.2014, що згідно з частиною першою статті 104 ГПК України є підставою для часткового скасування оскаржуваного рішення зі справи, з одночасним прийняттям нового про часткову відмову в позові.

Згідно п. 2.1 договору за права, які отримані по цьому договору, ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду у вигляді роялті, розмір яких встановлюється в протоколах (додатках до договору) на кожний звітний період, щомісячно до 15 числа місяця, що слідує за періодом, за який проводиться оплата.

В порушення вказаного пункту договору, відповідач оплату роялті за період листопад-грудень 2012 року в визначені строки та в узгодженій сумі не здійснив, у зв'язку з чим у нього утворилась заборгованість перед позивачем в розмірі 1980 доларів США.

Докази сплати вказаного боргу матеріали справи не містять, у зв'язку з чим колегія суддів погоджується з місцевим господарським судом про обґрунтованість позову в цій частині про стягнення суми заборгованості розмірі 1980 доларів США.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Пунктом 1 частини 1 статті 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Враховуючи те, що відповідач порушив строки виконання грошового зобов'язання щодо виплати винагороди (роялті) за використання торговельної марки, позивач також заявив про стягнення з відповідача три проценти річних з простроченої суми грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи, що обґрунтованим є стягнення основного боргу за період з листопада 2012 року по грудень 2012 року, то з відповідача підлягає стягненню три відсотки річних в загальній сумі 124,42 доларів США.

Станом на дату подання позову офіційний курс гривні до долара США становив 1672,8929 гривень за 100 доларів.

За вказаних обставин, позов підлягає частковому задоволенню в загальному розмірі 2104,42 доларів США, що дорівнює 35204,84 грн. В решті позовних вимог належить відмовити як безпідставних.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати за розгляд справи в суді першої та апеляційної інстанції покладаються на сторони пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись ст.ст. 49, 99, 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Астрафарм" задовольнити.

2. Рішення Господарського суду Київської області від 26.05.2015 у справі № 911/416/15 скасувати в частині стягнення основного боргу, трьох відсотків річних, пені та витрат по сплаті судового збору.

3. Прийняти в зазначеній частині нове рішення.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Астрафарм" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 6, ідентифікаційний код 31364232) на користь фізичної особи-підприємця Коновалова Володимира Володимировича (85400, Донецька обл., м. Селидове, вул. Чайковського, 9, кв. 57, ідентифікаційний номер ) 33123 (тридцять три тисячі сто двадцять три) грн. 42 коп. основного боргу, 2081 (дві тисячі вісімдесят одна) грн. 42 коп. 3% річних, 1408 (одна тисяча чотириста вісім) грн. 19 коп. витрат по сплаті судового збору.

5 В решті рішення Господарського суду Київської області від 26.05.2015 у справі № 911/416/15 залишити без змін.

6. Стягнути з фізичної особи-підприємця Коновалова Володимира Володимировича (85400, Донецька обл., м. Селидове, вул. Чайковського, 9, кв. 57, ідентифікаційний номер ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Астрафарм" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 6, ідентифікаційний код 31364232) 6477 (шість тисяч чотириста сімдесят сім) грн. 83 коп. судових витрат за розгляд справи в апеляційному господарському суді.

7. Видачу відповідних наказів доручити Господарському суду Київської області.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді А.А. Верховець

Л.Л. Гарник