РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2015Справа №910/2787/15-г

За позовом БАРБЕРТОН-КОНСУЛТОРЕС Є СЕРВІСОС ЛДА. (BARBERTON CONSULTORES E SERVISOS LDA), Португалія

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України, Україна

2) Закритого акционєрного общєства "ЛІВІЗ" (Закрытое акционерное общество "ЛИВИЗ"), Російська Федерація

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів та послуг "DIPLOMAT", зобов'язання внести зміни до Міжнародного реєстру стосовно припинеення вказаної міжнародної реєстрації та здійснити про це публікації в офіційному бюлетені

Суддя Гумега О.В.

Представники

від позивача: Величко Л.О. за довіреністю б/н від 03.10.2014 р.

від відповідача-1: не з`явився

від відповідача-2: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія БАРБЕРТОН-КОНСУЛТОРЕС Є СЕРВІСОС ЛДА. (BARBERTON CONSULTORES E SERVISOS LDA) (позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1), Закритого акционєрного общєства "ЛІВІЗ" (Закрытое акционерное общество "ЛИВИЗ") (відповідач-2) про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів та послуг "DIPLOMAT" повністю, про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Міжнародного реєстру стосовно припинення вказаної міжнародної реєстрації та здійснити про це публікації в офіційному бюлетені.

Позовні вимоги обґрунтовані наступним. Відповідач-2 отримав міжнародну реєстрацію № 792289 на знак для товарів та послуг "DIPLOMAT" для товарів 33 класу МКТП, яка поширюється на територію України. Жодних дій, визначених у ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", які б спрямовувались на використання знаку для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) (алкогольні напої), відповідач-2 не здійснює, що дає право позивачу відповідно до ст. 18 вищезгаданого Закону вимагати дострокового припинення міжнародної реєстрації на території України.

Судом встановлено, що відповідач-2 є нерезидентом, адреса реєстрації відповідача-2 наступна: 193124, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, Сінопская набєрєжная, 56/58 (193124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, 56/58). Інформація про наявність представництва позивача на території України відсутня.

Відповідно до статті 125 ГПК України, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Враховуючи наведене, про розгляд справи відповідача-2 належить повідомляти в порядку, передбаченому міжнародним договором.

Особливий порядок надання правової допомоги встановлено Угодою про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, учасниками якої є Україна та Росія (дата підписання Україною 20.03.1992 р., набрання чинності для України 19.12.1992 р.).

Відповідно до статті 5 вказаної Угоди компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зобов'язуються надавати взаємну правову допомогу. Взаємне надання правової допомоги включає вручення і пересилання документів і виконання процесуальних дій, зокрема проведення експертизи, заслуховування Сторін, свідків, експертів та інших осіб. При наданні правової допомоги компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зносяться одна з одною безпосередньо. При виконанні доручень про надання правової допомоги компетентні суди та інші органи, в яких просять допомоги, застосовують законодавство своєї держави. При зверненні про надання правової допомоги і виконання рішень документи, що додаються, викладаються мовою держави, яка запитує, або російською мовою.

Згідно частини першої статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі, зокрема, у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.2015 порушено провадження у справі № 910/2787/15-г, призначено розгляд справи на 27.04.2015 о 10:00 год. та зупинено провадження у справі № 910/2787/15-г, відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, у зв'язку із необхідністю звернення Господарського суду міста Києва із судовим дорученням до Арбітражного суду Санкт-Петербургу та Ленінградської області з проханням про направлення документів відповідачу-2, який є резидентом Російської Федерації.

17.02.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 11.02.2015 про порушення провадження у справі № 910/2787/15-г, а саме три примірники зазначеної ухвали суду з нотаріально засвідченим перекладом.

03.03.2015 Господарський суд міста Києва звернувся до Арбітражного суду Санкт-Петербургу та Ленінградської області з проханням про направлення документів відповідачу-2, який є резидентом Російської Федерації.

21.04.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист про надання документів на виконання вимог ухвали суду від 11.02.2015, згідно якого позивач просив суд долучити до матеріалів справи наступні документи: виписку з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців стосовно відповідача-1 та відповідача-2; нотаріально засвідчений переклад на українську мову роздруківки з міжнародної інформаційної бази даних по торговим знакам "ROMARIN" стосовно міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів та послуг "DIPLOMAT"; запитів позивача з доказами направлення мережі гіпермаркетів України щодо надання інформації про продаж або пропонування до продажу алкогольних напоїв, маркованих знаком "DIPLOMAT".

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2015 поновлено провадження у справі № 910/2787/15-г .

В судове засідання, призначене на 27.04.2015, представники позивача та відповідача-1 з'явились.

Представник відповідача-2 в судове засідання 27.04.2015 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 11.02.2015 р. не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні, призначеному на 27.04.2015, представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог. В якості додатку до відзиву відповідач-1 надав суду копії матеріалів міжнародної реєстрації № 792289 знаку для товарів і послуг "DIPLOMAT" (в т.ч. матеріалів заявки). Відзив разом з доданими до нього документами залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

Зокрема, у відзиві на позовну заяву відповідач-1 зазначив, що відповідач-1, як власник міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів та послуг "DIPLOMAT" повинен довести факт використання зазначеного знаку, а у разі відсутності такого використання зазначити поважні причини, з яких знак не використовувався. Відповідач-1 зазначив, що згідно з Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, не передбачено здійснення Державною службою інтелектуальної власності України контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. Відповідач-1 також зазначив, що надані позивачем докази відносно невикористання спірного знаку не є беззаперечними доказами невикористання спірного знаку щодо послуг 33 класу МКТП в розумінні ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Також відповідач-1 вказав, що відсутність відомостей про ліцензійні договори в базі даних Ромарін щодо дії міжнародної реєстрації № 792289 в Україні, не означає, що відповідні ліцензійні договори не укладались, оскільки згідно з ч. 1 ст. 1114 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Крім того, відповідач-1 звернув увагу, що позивач не звертався з заявкою на реєстрацію позначення "DIPLOMATICO" щодо товарів 33 класу МКТП.

В судовому засіданні 27.04.2015 судом встановлено відсутність в матеріалах справи доказів про належне виконання доручення про вручення документів Господарського суду міста Києва від 02.03.2015 Арбітражним судом Санкт-Петербургу та Ленінградської області.

Враховуючи нез'явлення представника відповідача-2 в судове засідання, призначене на 27.04.2015, невиконання останнім вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 11.02.2015 та положення п. 1, 2 ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 27.04.2015.

Також, враховуючи необхідність звернення до Арбітражного суду Санкт-Петербургу та Ленінградської області з повторним проханням про направлення ухвали Господарського суду міста Києва від 27.07.2015 р. про відкладення розгляду справи відповідачу-2, який є резидентом Російської Федерації, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі № 910/2787/15-г.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2015 відкладено розгляд справи № 910/2787/15-г на 31.08.2015 о 10:00 год. та зупинено провадження у справі № 910/2787/15-г, відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, у зв'язку із необхідністю звернення Господарського суду міста Києва із судовим дорученням до Арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області з повторним проханням про направлення ухвали Господарського суду міста Києва від 27.07.2015 про відкладення розгляду справи відповідачу-2, який є резидентом Російської Федерації.

12.05.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист про надання документів на виконання вимог ухвали суду від 27.04.2015, а саме трьох примірників зазначеної ухвали суду з нотаріально засвідченим перекладом.

12.05.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

19.05.2015 через відділ діловодства суду від Арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області надійшла ухвала № А56-22006/2015 від 28.04.2015 про прийняття до розгляду судового доручення Господарського суду міста Києва та протокол судового засідання від 22.04.2015 у справі № А56-22006/2015.

25.05.2015 Господарський суд міста Києва звернувся до Арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області з повторним проханням про направлення ухвали Господарського суду міста Києва від 27.07.2015 про відкладення розгляду справи відповідачу-2, який є резидентом Російської Федерації.

19.08.2015 через відділ діловодства суду від Арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області надійшла ухвала Арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області № А56-42059/2015 від 22.07.2015 про виконання судового доручення Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.08.2015 поновлено провадження у справі № 910/2787/15-г, розгляд справи призначено на 31.08.2015 о 10:00 год.

31.08.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надішли письмові пояснення з урахуванням відзиву відповідача-1, в яких позивач стверджував про невикористання на території України знаку для товарів та послуг "DIPLOMAT" за міжнародною реєстрацією № 792289 для товарів 33 класу МКТП протягом визначеного Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" трирічного строку та відсутність поважних причин такого невикористання. При цьому позивач зазначив, що обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання знаку для товарів та послуг покладено на його власника. Стосовно порушених прав позивача зазначено, що останній дійсно має намір здійснити реєстрацію словесного позначення "DIPLOMATICO" з метою його використання для маркування товару "ром", проте, наявність знаку для товарів і послуг "DIPLOMAT" за міжнародною реєстрацією № 792289 ставить під загрозу отримання позивачем реєстрації саме на словесне позначення "DIPLOMATICO" на території України.

В судове засідання, призначене на 31.08.2015, представник позивача з'явився.

Представник відповідача-1 в судове засідання 31.08.2015 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи 31.08.2015 о 10:00 год. представника відповідача-1 було повідомлено в судовому засіданні 27.07.2015, в якому винесено ухвалу суду про відкладення розгляду справи на 31.08.2015 о 10:00 год., що підтверджується протоколом судового засідання від 27.07.2015.

Представник відповідача-2 в судове засідання 31.08.2015 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду від 11.02.2015 р. та від 27.04.2015 не виконав, про час та місце судового розгляду справи 31.08.2015 о 10:00 год. був повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами справи, зокрема, ухвалою Арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області № А56-42059/2015 від 22.07.2015 про виконання судового доручення Господарського суду міста Києва.

За наведених обставин, судом враховані роз'яснення, надані Вищим господарським судом України у п. 3.9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", згідно яких розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання.

Як зазначено у п. 3.9.1 вищезазначеної постанови Пленуму ВГСУ, особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК. У разі присутності сторони або іншого учасника судового процесу в судовому засіданні протокол судового засідання, в якому відображені відомості про явку сторін (пункт 4 частини другої статті 811 ГПК), є належним підтвердженням повідомлення такої сторони (іншого учасника судового процесу) про час і місце наступного судового засідання.

Враховуючи наведене, відповідач-1 та відповідач-2 були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи судом.

Відповідно до абз. 1 п. 3.9.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що у випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Статтею 77 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Обставин, які б перешкоджали чи не дозволяли розглянути спір в судовому засіданні 31.08.2015, судом встановлено не було.

Враховуючи наведене, суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 31.08.2015 без участі представників відповідача-1 та відповідача-2, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору.

Представник позивача в судовому засіданні 31.08.2015 надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позовні вимоги підтримав повністю.

Згідно ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами, оскільки відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи відповідачем-2 суду не подано.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 31.08.2015 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Закрите акционєрне общєство "ЛІВІЗ" (Закрытое акционерное общество "ЛИВИЗ") (відповідач-2) є власником міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів та послуг "DIPLOMAT", для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), а саме: «Alcoholic beverages (except beer), alcoholic beverages containing fruit, distilled beverages, anisette (liqueur), anise (liqueur), aperitifs, arak (arrack), brandy, wine, whisky, sparkling grape wine, kirsch, vodka, gin, hydromel (mead), bitters, perry, cocktails, curacao, liqueurs, peppermint liqueurs, spirits (beverages), digesters (liqueurs and spirits), piquette, rice alcohol, rum, sake, cider, alcoholic extracts, alcoholic essences, fruit extracts (alcoholic)», тобто для алкогольних напоїв, яка діє на території України з 17.10.2002 відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р., що підтверджується наявною в матеріалах справи роздруківко з бази даних Ромарін стосовно міжнародної реєстрації № 792289 (додаток № 10 до позовної заяви), матеріалами міжнародної реєстрації № 792289 (додаток до відзиву на позовну заяву відповідача-1).

Згідно ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р., яка набула чинності для України 25.12.1991 р., з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Водночас, БАРБЕРТОН-КОНСУЛТОРЕС Є СЕРВІСОС ЛДА. (BARBERTON CONSULTORES E SERVISOS LDA) (позивач) є власником серії знаків для товарів і послуг "DIPLOMATICO", у різних країнах світу, зокрема: Італії, Швеції, Великобританії, Венесуели, Аргентини на ін. та має намір зареєструвати позначення "DIPLOMATICO" в Україні, про що свідчить договір про передачу прав на товарні знаки між венесуельською компанією DESTILERIAS UNIDAS, S.A. та позивачем (додаток № 5 до позовної заяви).

Позивач є власником серії торгівельних марок "DIPLOMATICO", використовуваних для маркування товару "РОМ". Ром "DIPLOMATICO" виробляється венесуельською компанією DESTILERIAS UNIDAS, S.A. та розповсюджується по всьому світу компанією INTERNATIONAL RUM & SPIRITS DISTRIBUTORS INC., які пов'язані між собою договірними зобов'язаннями, в тому числі, ліцензійною угодою із позивачем.

В зв'язку з тим, що ром, маркований позначеннями "DIPLOMATICO" наявний на ринку України, то позивачу необхідно отримати правову охорону позначенням "DIPLOMATICO" і на території України.

Проте, як зазначив позивач у позовній заяві, міжнародна реєстрація № 792289 на позначення "DIPLOMAT" стане перешкодою для реєстрації позивачем позначень "DIPLOMATICO", оскільки може бути протиставленою експертизою Укрпатенту, як позначення, що є схожим настільки, що його можна сплутати та таким, що може ввести в оману щодо товару або послуги та виробника. Таким чином, створюється перешкода для позивача у подальшому розвитку на ринку України та законної реалізації своїх прав в Україні.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу (надалі - ГПК України) України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду, полягає в тому, що дія в Україні міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів та послуг "DIPLOMAT" для товарів 33 МКТП, зареєстрованої на ім'я відповідача-2, є перешкодою для здійснення реєстрації на ім'я позивача словесного позначення "DIPLOMATICO" з метою його використання для маркування товару "РОМ", а отже, товару 33 класу МКТП.

Враховуючи наведене, позивач звернувся до суду з наступними вимогами:

- достроково припинити дію міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів і послуг "DIPLOMAT" повністю, що зареєстрована на ім'я відповідача-2;

- зобов'язати відповідача-1 внести зміни до Міжнародного реєстру стосовно припинення дії міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів і послуг "DIPLOMAT" та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Як передбачено ст. 495 Цивільного кодексу України та відображається в ст. 16 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон України), майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 17 Закону України, власник свідоцтва (а відтак, і власник міжнародної реєстрації) повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно п. 4 ст. 18 Закону України передбачено, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону).

Оскільки за приписами ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., яка набула чинності для України 25.12.1991 р., з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо, у разі невикористання такої торговельної марки, саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого п. 4 ст. 18 Закону України, із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

Отже, з урахуванням положень ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. та п. 4 ст. 18 Закону України, достроково може бути припинена дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

На дату подання позовної заяви (09.02.2015), а рівно і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (із змінами і доповненнями), відповідно до п. 4 ст. 16 якого використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України).

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача-2.

Відповідач-2 в судові засідання не з'явився, докази на підтвердження використання на території України міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів та послуг "DIPLOMAT" для товарів 33 класу МКТП, суду не подав та не надіслав.

В той же час, в процесі розгляду спору суд дійшов висновку, що належними у справі доказами позивачем доведено, що міжнародна реєстрація № 792289 на знак для товарів та послуг "DIPLOMAT" для товарів 33 класу МКТП (алкогольні напої) не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро.

Суд приймає до уваги у якості належних і допустимих, в розумінні ст.ст. 33, 34 ГПК України, доказів на підтвердження того, що відповідач-2 не використовує в Україні протягом більше ніж трьох років від дати міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів та послуг "DIPLOMAT" для товарів 33 класу МКТП (алкогольні напої) або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро наступні документи, належним чином засвідчені копії яких наявні в матеріалах справи:

- лист-відповідь ТОВ "АШАН Україна Гіпермаркет" № б/н від 11.08.2014 на запит позивача № ТМ-33096/UA-SEARCH/USE від 31.0.7.2014 щодо реалізації в мережі гіпермаркетів товариства будь-яких товарів під торговою маркою "DIPLOMAT". Згідно відповіді ТОВ "АШАН Україна Гіпермаркет", у цього товариства не було в наявності та/або у продажу алкогольних напоїв, маркованих знаком "DIPLOMAT", а також це товариство не співпрацювало із ЗАТ "Лівіз" (додаток № 7 до позовної заяви);

- лист Державної фіскальної служби України від 14.08.2014 № 1738/6/99-99-18-03-04-19 на запит позивача № ТМ-33096/UA-SEARCH/USE від 31.0.7.2014, згідно якого Державна фіскальна служба України повідомила про відсутність інформації щодо митного оформлення та ввезення на територію України алкогольної напоїв торговельної марки "DIPLOMAT" за період з 17.10.2002 по 07.08.2014 (додаток № 8 до позовної заяви).

Додатково суд врахував, що наявна в матеріалах справи довідка ДП "МОНІТОРИНГ ЗМІ" № 35 від 20.08.2014 свідчить про те, що товари під торгівельною маркою "DIPLOMAT" у період з 17.10.2002 до 20.08.2014 на телебаченні, радіо, друкованих засобах масової інформації не рекламувались (додаток № 9 до позовної заяви).

Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні відповідачем-2 знак для товарів і послуг "DIPLOMAT" за міжнародною реєстрацією № 792289 для товарів 33 класу МКТП (алкогольні напої) не використовується протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро, а відповідач протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім'я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою.

В процесі розгляду спору суд дійшов висновку, що належних доказів на спростування обставин щодо невикористання відповідачем-2 знаку для товарів і послуг "DIPLOMAT" за міжнародною реєстрацією № 792289 для товарів 33 класу МКТП (алкогольні напої) протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро, повідомлених позивачем, відповідач-2 не надав.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва на знак для товарів і послуг (а відтак, і міжнародної реєстрації) може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання, якими, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідно до умов п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака власником свідоцтва (а відтак, і міжнародної реєстрації) вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Докази на підтвердження поважних причин невикористання знаку для товарів і послуг "DIPLOMAT" за міжнародною реєстрацією № 792289 для товарів 33 класу МКТП (алкогольні напої) відповідач-2 суду також не подав і не надіслав.

Стосовно порушених прав та охоронюваного законом інтересу позивача, матеріалами справи підтверджується, що наявність знаку для товарів і послуг "DIPLOMAT" за міжнародною реєстрацією № 792289 ставить під загрозу отримання позивачем реєстрації на словесне позначення "DIPLOMATICO" на території України.

За таких обставин вимоги позивача про дострокове припинення повністю дії міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів і послуг "DIPLOMAT", власником якої є відповідач-2, визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, у зв'язку з тим, що наведений знак щодо товарів 33 класу МКТП не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такого знаку в Міжнародному бюро.

Позивач також звернувся до суду з вимогами про зобов'язання відповідача-1 (Державної служби інтелектуальної власності України) внести зміни до Міжнародного реєстру стосовно припинення дії міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів і послуг "DIPLOMAT" та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до п.п. 1, 2 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, зі змінами і доповненнями (далі - Положення) Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. Державна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

Згідно з п. 4 Положення Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема:

здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 7 Положення Державна служба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку, зокрема, з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.

Отже, зважаючи на зміст Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, Державна служба інтелектуальної власності України (відповідач-1) веде лише державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності, у зв'язку з чим вимога позивача про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Міжнародного реєстру стосовно припинення дії міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів і послуг "DIPLOMAT", задоволенню не підлягає.

Водночас, вимога позивача про зобов'язання відповідача-1 здійснити публікацію в офіційному бюлетені про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів і послуг "DIPLOMAT" повністю, визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідач-2 в судові засідання не з'явився, докази на спростування обставин, повідомлених позивачем, суду не подав і не надіслав.

Доводи відповідача-1, викладені у відзиві на позовну заяву, судом приймаються до уваги частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, частиною 2 вищенаведеної статті Господарського процесуального кодексу України визначено, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Суд враховує, що правова охорона знаку для товарів і послуг "DIPLOMAT" за міжнародною реєстрацією № 792289 була надана на території України відповідно до вимог чинного законодавства, тоді як спір у даній справі виник у зв'язку з недобросовісними діями власника міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів і послуг "DIPLOMAT" (відповідач-2).

За таких обставин, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача-2.

Керуючись ст.ст. 1, 32, 33, 34, 43, 49, 75, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Достроково припинити дію міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів і послуг "DIPLOMAT" повністю, що зареєстрована на ім'я Закритого акционєрного общєства "ЛІВІЗ" (Закрытое акционерное общество "ЛИВИЗ") (193124, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, Сінопская набєрєжная, 56/58 (193124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, 56/58), основний державний реєстраційний номер 288).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Україна, 03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) здійснити публікацію в офіційному бюлетені про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 792289 на знак для товарів і послуг "DIPLOMAT" повністю.

4. В іншій частині позову відмовити.

5. Стягнути з Закритого акционєрного общєства "ЛІВІЗ" (Закрытое акционерное общество "ЛИВИЗ") (193124, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, Сінопская набєрєжная, 56/58 (193124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, 56/58), основний державний реєстраційний номер 288) на користь БАРБЕРТОН-КОНСУЛТОРЕС Є СЕРВІСОС ЛДА. (BARBERTON CONSULTORES E SERVISOS LDA) (Зона Франка де Мадейра, Руа до Есмеральдо, 47, Пісо 3, 9000-051 ФУНШАЛ - МАДЕЙРА, ПОРТУГАЛІЯ (Zona Franca de Madeira, Rua do Esmeraldo, 47, Piso 3, 9000-051 FUNCHAL - MADEIRA, PORTUGAL)) 2436,00 грн. (дві тисячі чотириста тридцять шість гривень 00 коп.) судового збору.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (ч. 1 ст. 93 ГПК України), якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 02.09.2015

Суддя Гумега О.В.