РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2015Справа №910/1766/15-г

За позовом РОЛЕКС СА (ROLEX SA)

До 1) Дзе Поло/Лорен Компані Л. П. (Лімітед Партнершіп штату Нью-Йорк)

2) Державної служби інтелектуальної власності України

Про дострокове припинення дії свідоцтва частково для товарів і послуг

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача Коваль М.С. - представник (дов. № б/н від 23.09.2014)

Від відповідача 1 не з'явився

Від відповідача 2 не з'явився

Суть спору:

РОЛЕКС СА (ROLEX SA) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Дзе Поло/Лорен Компані Л. П. (Лімітед Партнершіп штату Нью-Йорк) та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 28394 частково для товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 28394 частково для товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що протягом 3 років до дати подання позовної заяви та на дату подачі позову, відповідачем-1 не було здійснено жодних дій, які відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», могли б вважатися використанням знака щодо зазначених у свідоцтві № 28394 товарів 14 класу та послуг 35 класу МКТП на території України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2015 порушено провадження по справі № 910/1766/15-г та призначено розгляд на 18.02.2015.

В судове засідання 18.02.2015 представник позивача з'явився, надав суду усні пояснення по справі.

В судове засідання 18.02.2015 представник відповідача-1 не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання 18.02.2015 представник відповідача-2 з'явився, надав суду відзив, відповідно до якого просив відмовити у задоволенні позовних вимог з підстав, зазначених у відзиві.

При дослідженні матеріалів справи судом встановлено, що відповідач-1 по справі є нерезидентом та відсутні докази наявності представництва відповідача-1 на території України.

Враховуючи те, що відповідач-1 Дзе Поло/Лорен Компані Л. П. (Лімітед Партнершіп штату Нью-Йорк) (Нью-Йорк, США) є нерезидентом, який не має свого зареєстрованого представництва на території України, то про розгляд даної справи належить повідомляти в порядку, передбаченому Гаазькою конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазькою конвенцією 1965 року).

За таких обставин, враховуючи те, що у суду виникла необхідність вручення документів нерезиденту шляхом направлення судового доручення в порядку ст.. 125 ГПК України, то розгляд справи підлягає відкладенню на строки, встановлені Гаазькою конвенцією 1965 року.

Ухвалою суду від 18.02.2015 позивача було зобов'язано в строк до 11.03.2015 року через канцелярію Господарського суду міста Києва надати належним чином нотаріально завірені копії перекладу позовної заяви, ухвалу про порушення провадження у справі від 31.01.2015, ухвалу про відкладення у справі від 18.02.2015 на англійську мову у трьох примірниках.

На вимогу ухвали суду від 18.02.2015 судом одержано від позивача 10.03.2015 витребувані документи для подальшого направлення відповідачу-1 через Центральний орган іноземної держави (Сполучені Штати Америки), відповідно до Гаагзької конвенції 1965 року.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 15.03.2015 господарським судом міста Києва було направлено судове доручення про вручення судових документів та зупинено провадження у справі.

16.06.2015 канцелярію Господарського суду міста Києва з уповноваженого органу країни відповідача-1 надійшло підтвердження про вручення судових документів відповідачу-1.

Ухвалою від 01.09.2015 провадження у справі поновлено.

В судове засідання 01.09.2015 представник позивача з'явився. В даному судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 01.09.2015 представник відповідача-1 не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання 01.09.2015 представник відповідача-2 не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення справи по суті, суд,-

ВСТАНОВИВ:

Компанія РОЛЕКС СА (ROLEX SA) (надалі - позивач) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства Швейцарії.

Позивач є власником міжнародної реєстрації № 252976 від 28.02.1962 р. на знак для товарів і послуг у відношенні, серед іншого, товарів класу 14 МКТП «Дорогоцінні метали та їхні сплави, вироби з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби, дорогоцінне каміння; годинники та інші хронометричні прилади» дія якої поширена на територію України з 28.02.1962 року.

Відповідач-1 є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства штату Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки.

Відповідач-1 є власником Свідоцтва № 28394 від 16.12.2002 на знак для товарів і послуг (заявка № 98083293 від 18.08.1998 ) у відношенні товарів класів 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 та послуг35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знак за свідоцтвом України № 28394 для товарів 14 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП не використовується в України протягом трьох років до моменту подачі позову, що дає підстави для дострокового припинення дії цього свідоцтва.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно, п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною ч ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його зареєстровано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимого про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Тому дострокове припинення дії Свідоцтва України № 28394 на знак для товарів і послуг для товарів 14 класу МКТП та послуг класу 35 МКТП можливе за умови, якщо відповідачем-1 не буде доведено фактичну наявність на ринку України товарів щодо класу 14 за МКТП та послуг 35 класу за МКТП, маркованого цим знаком для товарів і послуг, невикористання зареєстрованого знака для товарів і послуг менше визначеного законом трирічного строку щодо товарів 14 класу за МКТП та послуг 35 класу; наявність поважних причин для такого невикористання.

З огляду на наведене для правильного вирішення даного судового спору істотне значення мають обставини, пов'язані з існуванням на ринку України товарів 14 класу МКТП та наданням послуг 35 класу МКТП, зазначених у Свідоцтві № 28394, так і з використанням таких товарів під знаком (безпосередньо власником свідоцтва або під його контролем).

Пунктом 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). В разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Відповідно до ч. ч. 8-9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Згідно пункту 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв, до реєстру вносяться відомості, зокрема, щодо видачі ліцензій на використання знака.

Так, виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно відносно Свідоцтва України № 28394 станом на 21.01.2015 не містить інформації щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 28394.

Таким чином, відсутні будь-які відомості щодо використання знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 28394 в Україні іншими особами під контролем відповідача-1.

Разом з тим, згідно з поданої представником позивача Довідки від ДП «Моніторинг ЗМІ України» (вих. № 6 від 23 січня 2015 р.) на телебаченні, радіо, друкованих засобах масової інформації в період з 01.01.2012 р. по 15.01.2015 р. року товари 14 класу МКТП та послуги 35 класу МКТП під торговельною маркою не рекламувались.

У той час, відповідачем-1 не надано суду будь-яких доказів, що свідчать про використання відповідачем-1 або за умови його контролю знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 28394 для товарів 14 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП на території України.

З вищевикладеного суд приходить до висновку, що відповідачем-1 не здійснювалося жодних дій щодо використання знака за Свідоцтвом України № 28394 для товарів 14 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві, на території України.

Відповідно до ст. ст. 33, 34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Згідно ч. 1 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази на мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи викладене, з огляду на той факт, що відповідач-1, як власник Свідоцтва України № 28394 на знак для товарів і послуг, не надав суду належних доказів використання такого знаку щодо товарів 14 класу МКТП і послуг 35 класу МКТП, обов'язок доведення якого покладено на останнього, суд приходить до висновку про невикористання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 28394 на території України щодо товарів 14 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП протягом трьох років до моменту подачі позову, а тому позовні вимоги позивача визнаються обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до приписів ст. 49 ГПК України покладаються на компанію Дзе Поло/Лорен Компані Л. П. (Лімітед Партнершіп штату Нью-Йорк).

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовну заяву РОЛЕКС СА (ROLEX SA) задовольнити.

2. Достроково припинити частково дію Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 28394 щодо зазначених у Свідоцтві товарів 14 класу і послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення частково дії свідоцтва № 28394 на знак для товарів і послуг щодо всіх товарів 14 класу та всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з компанії Дзе Поло/Лорен Компані Л. П. (Лімітед Партнершіп штату Нью-Йорк) (The Polo/Lauren Company L.P. (Limited Partnership New York), (650 Медісон Авеню Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022, США (650 Medison Avenue New York, New York 10022, USA)) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь компанії РОЛЕКС СА (ROLEX SA) (Рю Франсуа-Дюссо 3-5-7, Женева 24, СН-1211, Швейцарія (3-5-7 rue Francois-Dussaud CH-1211 Geneve 26 (CH) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп. - судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено 03.09.2015

Суддя Л.В. Прокопенко