УХВАЛА

11.03.2015Справа № 910/1258/15-г

За позовом ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd)

До 1. Державна служба інтелектуальної власності України

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙСМАРТ"

Про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг та

про відміну делегування доменного імені

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін:

від позивача Сухарєв С.М. - представник (дов. № б/н від 04.12.2014 р.)

від відповідача 1 Потоцький М.Ю. - представник (дов. № 1-8/8565 від 21.11.14)

від відповідача 2 Святовець Л.В. - представник (дов. № б/н від 10.02.2015 р.)

Кучева С.О. - представник (дов. № б/н від 10.02.2015 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Компанія ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙСМАРТ" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг та про відміну делегування доменного імені.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем 1 зареєстровано свідоцтво України № 179765 на знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP», що належить відповідачеві 2.

Однак, позивач вважає, що свідоцтво України № 179765 на знак для товарів і послуг є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, а отже таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки знак за даним свідоцтвом є тотожним з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 155394, що є підставою для відмови в наданні правової охорони на спірний знак відповідно до чинного національного законодавства України.

Також позивач зазначає, що спірний знак є тотожним з фірмовим найменуванням One Two Trip Ltd, що відоме в Україні і належить позивачу, який одержав право на нього щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

За таких обставин, позивач просить суд визнати недійсним спірне свідоцтво, зобов'язати відповідача 1 повідомити про недійсність свідоцтва у бюлетені «Промислова власність», визнати дії відповідача 2 по використанню доменного імені onetwotrip.ua такими, що порушують право власності позивача на знак за свідоцтвом № 155394, а також відмінити делегування доменного імені onetwotrip.ua ТОВ «Айсмарт».

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.01.2015 р. порушено провадження у справі №910/1258/15-г, призначено справу до розгляду на 13.02.2015 р.

13.02.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 відзив на позов, відповідно до якого останній заперечує проти позову з підстав, зазначених у відзиві.

У судовому засіданні 13.02.2015 р. представник позивача усно заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення з відзивом на позов. Дане клопотання судом задоволено, у зв'язку з чим у судовому засіданні 13.02.2015 р. оголошено перерву до 02.03.2015 р.

02.03.2015 р. відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю перекладу письмових доказів українською мовою.

Також, у судовому засіданні 02.03.2015 р. позивач подав суду заяву про зміну підстав позову, відповідно до якої просить прийняти до уваги такі підстави позову про визнання недійсним знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу; тотожним зі знаком, раніше зареєстрованим на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; тотожним з фірмовим найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Крім цього у судовому засіданні 02.03.2015 р. представник відповідача 1 подав суду відзив на позов із викладеними запереченнями.

У даному судовому засіданні позивач підтримав клопотання про відкладення розгляду справи, відповідачі також заявили усне клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання судом задоволені, у зв'язку з чим у судовому засіданні 02.03.2015 р. оголошено перерву до 11.03.2015 р.

05.03.2015 р. відділом діловодства суду отримано від позивача письмові пояснення на відзив на позов, відповідно до яких позивач наполягає на задоволенні позову.

06.03.2015 р. відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про призначення судової експертизи. При цьому у судовому засіданні 11.03.2015 р. представники відповідачів подали суду власні переліки питань на судову експертизу.

Розглянувши у судовому засіданні 11.03.2015 р. заяву позивача про зміну підстав позову, суд зазначає таке.

Ч. 4 ст. 22 ГПК України визначено, що позивач до початку розгляду господарським судом справи по суті має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

За таких обставин заява позивача про зміну підстав позову приймається судом до розгляду.

Також, розглянувши у судовому засіданні 11.03.2015 р. клопотання позивача про призначення судової експертизи, заслухавши пояснення представників сторін, суд задовольнив клопотання про призначення судової експертизи з огляду на таке.

Так, позовні вимоги у даній справі зокрема заявлені про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 179765, оскільки державна реєстрація вказаного знаку здійснена з порушенням норм законодавства, що пов'язано із тим, що, по-перше, знак «ONETWOTRIP» за спірним свідоцтвом є тотожним раніше зареєстрованому знаку позивача для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 155394 для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, по-друге, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, по-третє, спірний знак є тотожним з фірмовим найменуванням One Two Trip Ltd, що відоме в Україні і належить позивачу, який одержав право на нього щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, для встановлення фактичних обставин щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним спірного свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» у зв'язку з невідповідністю останнього умовам надання правової охорони, необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 ГПК України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі. При цьому, сторони вправі надавати свої пропозиції щодо питань на судову експертизу. Зазначеним правом скористались всі учасники процесу.

Судом також враховано пропозиції сторін щодо судового експерта, якому слід доручити проведення судової експертизи.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання позивача і призначає у справі №910/1258/15-г судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає атестованому судовому експертові Жилі Богдану Володимировичу.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/1258/15-г судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експертові Жилі Богдану Володимировичу (м. Київ, вул. Урицького, 45 к. 808).

2. На вирішення атестованого судового експерта поставити наступні питання:

1. Чи є знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012 р. настільки, що їх можна сплутати?

2. Чи є тими самими чи однорідними (спорідненими) послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012 р.?

3. Чи є знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу?

4. Чи давало можливість комерційне (фірмове) найменування One Two Trip Ltd вирізнити компанію ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd) з-поміж інших юридичних осіб станом до 30.07.2013 р.?

5. Чи вводило в оману споживачів комерційне (фірмове) найменування One Two Trip Ltd щодо справжньої діяльності компанії ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd), а саме: надання послуг щодо замовлення, бронювання та продажу авіаквитків для споживачів України, надання послуг щодо замовлення, бронювання та продажу місць у готелях по всьому світу для споживачів України, послуги, які стосуються влаштування подорожей, надавання інформації та консультацій щодо замовлення, бронювання та купівлі авіаквитків, місць в готелях та подорожей станом до 30.07.2013 р.?

6. Чи є знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням One Two Trip Ltd, що належить компанії ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd), яка одержала право на нього до дати подання заявки (до 30.07.2013 р.) щодо таких же або споріднених з ним послуг?

3. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на компанію ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd), здійснивши попередню оплату експертизи відповідно до виставленого рахунку. У випадку нездійснення попередньої оплати експертизи компанією ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd), дану оплату може бути здійснено відповідачами.

5. Ухвалу та матеріали справи № 910/1258/15-г направити судовому експертові Жилі Богдану Володимировичу (м. Київ, вул. Урицького, 45 к. 808).

6. Зобов'язати сторони надавати матеріали, необхідні для проведення експертизи.

7. Зобов'язати експерта згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України направити сторонам у справі копію висновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

Суддя Ю.В. Картавцева