ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

23.07.2015р. Справа № 917/1445/15

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Біопрепарат», туп.Автопарківський, буд.5, м. Глобине, Полтавська область, 39001

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія», вул. Космонавтів, буд.9, м. Глобине, Полтавська область, 39000

про визнання недійсним ліцензійного договору №29/Н про передачу невиключного права на використання сорту рослин від 03.01.2013 року

Суддя Киричук О.А.

Представники сторін:

від позивача: Шумська І.Г. дов. № 9/Б від 06.07.15 р.,

від відповідача: Ринденко Т.Г. керівник

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Біопрепарат» (позивач) звернулось до господарського суду Полтавської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (відповідач) про визнання недійсним ліцензійного договору №29/Н про передачу невиключного права на використання сорту рослин від 03.01.2013 року, укладеного між позивачем та відповідачем. Предметом спірного договору (пункт 2.1.) є передача відповідачем (ліцензіар) позивачу (ліцензіат) невиключного права на використання сортів сої «Терек» та «Кубань» в межах, визначених в пункті 2.2. цього договору, а ліцензіат зобов'язався вносити ліцензіару ліцензійні платежі за використання вказаних сортів сої.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач не є законним володільцем майнових прав інтелектуальної власності на сорти сої «Терек» та «Кубань», оскільки не має патентів на ці сорти сої і ці сорти сої не відповідають такому критерію придатності сорту для набуття прав інтелектуальної власності на нього як відмінність, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги. Відповідач направив суду відзив на позовну заяву, в якому заперечував проти позову та просив відмовити у задоволенні позову, посилаючись на безпідставність позовних вимог та правомірність володіння майновими правами інтелектуальної власності на сорти сої «Терек» та «Кубань». У письмових поясненнях, поданих позивачем, зазначено, що сорти сої «Терек» та «Кубань» не відповідають умові відмінності, встановленій статтею 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», якою встановлені критерії придатності сорту для набуття прав інтелектуальної власності на нього, а саме позивач стверджує, що сорти сої «Терек» та «Кубань» не відрізняються від сортів сої «Тома» та «Ная», про що повинно бути відомо відповідачу.

Відповідач у судовому засіданні заявив клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності щодо дослідження сортів сої за їх морфологічними ознаками з метою вирішення спірного питання щодо відмінності сортів сої. Дане клопотання було підтримане представником позивача.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Оскільки з'ясування питань стосовно відмінності сортів сої потребує спеціальних знань, суд вважає за доцільне призначити комплексну судову експертизу.

Частиною третьою статті 41 ГПК України передбачено, що проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

Відповідно до пункту 1.2.5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.01.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012), до експертиз у сфері інтелектуальної власності відносяться експертизи сортів рослин. Згідно з пунктом 1.2.10. цієї Інструкції комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці, що не працюють у державних експертних установах.

Проведення судової експертизи суд вважає за необхідне доручити судовому експерту, кандидату сільськогосподарських наук Кісіль Наталії Валеріївні, яка працює заступником директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (м. Київ, бул. Лесі Українки, буд.26, оф.501) та доктору біологічних наук професору Січкарю В'ячеславу Івановичу, який працює завідувачем відділу селекції, генетики та насінництва зернобобових культур Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національного академії аграрних наук України (м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, буд.3).

При вирішенні питання про призначення експертів господарським судом була врахована думка сторін з цього питання, а також той факт, що вищевказані особи володіють спеціальними знаннями для визначення відмінностей між сортами сої за їх морфологічними ознаками, що підтверджується наданими відповідачем доказами - листом директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 23.01.2015 №44 та листом Віце-президента Національної академії аграрних наук України від 12.02.2015 №1-6/49. Кісіль Н.В. має вищу освіту за спеціальністю «агрономія», вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, має звання старшого наукового співробітника, є атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності І кваліфікаційного класу, має стаж роботи за фахом у сфері сільського господарства понад 10 років. Січкар В.І. має досвід роботи у сфері селекції сої понад 40 років, є автором багатьох сортів сої, внесених до державного реєстру.

Також господарський суд керувався тим, що Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності наведений у Переліку регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України (додаток 1 до вищевказаної Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень) із зоною обслуговування, що поширюється на всі регіони України.

Відповідно до частини другої статті 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Відповідно до частини другої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 41, 48, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, статтею 7 Закону України «Про судову експертизу», суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання відповідача про призначення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

2. Призначити комплексну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності. На вирішення судової експертизи поставити такі питання:

1) Чи співпадають ознаки сорту сої «Терек» з проявом ознак сорту сої «Тома» (Toma) відповідно до офіційних описів цих сортів?

2) Чи співпадають ознаки сорту сої «Кубань» з проявом ознак сорту сої «Ная» (Naya) відповідно до офіційних описів цих сортів?

3) Чи є чіткі відмінності між сортами сої «Терек» та «Тома» (Toma) за проявом їх ознак, наведених в офіційних описах цих сортів, з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції з охорони нових сортів рослин та документів Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин?

4) Чи є чіткі відмінності між сортами сої «Кубань» та «Ная» (Naya) за проявом їх ознак, наведених в офіційних описах цих сортів, з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції з охорони нових сортів рослин та документів Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин?

3. Проведення судової експертизи доручити судовим експертам Кісіль Наталії Валеріївні, кандидату сільськогосподарських наук, яка працює заступником директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (м. Київ, бул. Лесі Українки, буд.26, оф.501) та Січкарю В'ячеславу Івановичу, доктору біологічних наук, професору, який працює завідувачем відділу селекції, генетики та насінництва зернобобових культур Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національного академії аграрних наук України (м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, буд.3).

4. Витрати на проведення судової експертизи покласти на відповідача. Зобов'язати ТОВ «Прогрейн Євразія» здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого експертами рахунку (рахунків).

5. Для проведення судової експертизи направити в розпорядження судовому експерту Кісіль Наталії Валеріївні на адресу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (м. Київ, бул. Лесі Українки, буд.26, оф.501) наступні документи: копію позовної заяви, заява про визнання прав на сорти сої «Терек» та «Кубань» від 26.11.2009; копії свідоцтв та патентів на сорти «Терек» та «Кубань»; ксерокопії сторінок з офіційного бюлетеня «Охорона прав на сорти рослин» (№4 за 2009 р. ч.1); ксерокопії сторінок з офіційного бюлетеня «Охорона прав на сорти рослин» (№1 за 2012 р. ч.4) - каталог офіційних описів сортів; експертні висновки від 10.01.2012 р. про відповідність сортів «Терек» та «Кубань» критеріям новизни, відмінності, однорідності та стабільності; описи сортів сої «Тома» та «Ная» із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову; висновок науково-правової експертизи Інституту держави і права ім. В.М. Корецького від 14.07.2015 р. № 126/261; реєстраційний сертифікат від 02 червня 2008 року № 6465 на сорт сої «Тома» ("Toma") із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову приватним нотаріусом Кошель І.А. 26.06.2014; реєстраційний сертифікат від 14 червня 2007 року № 6327 на сорт сої «Ная» ("Naya") із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову приватним нотаріусом Кошель І.А. 26.06.2014; заявку на реєстрацію сорту сої «Тома» в Канаді від 01.05.2008 із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову приватним нотаріусом Кошель І.А. 26.06.2014; копію заявки на реєстрацію сорту сої «Ная» в Канаді від 18.07.2014 із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову приватним нотаріусом Кошель І.А. 26.06.2014; висновок Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 22.03.2010 року № 45-4/2368-Ф про позитивні результати формальної експертизи і початок проведення кваліфікаційної експертизи сорту сої «Терек»; експертний висновок № 479-р від 12 січня 2011 року (про результати польових досліджень з ПСП сорту «Терек»); наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 19.03.2010 року №1058 про закінчення формальної експертизи сорту «Терек» та початок кваліфікаційної експертизи; повідомлення № 2302 про результати польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту «Терек» від 30.11.2010 року; повідомлення № 635 про результати польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту «Терек» від 25.11.2011 року; експертний висновок № 2705 про ухвалення назви сорту «Терек» із додатком - копія електронного документу UPOVROM; показники для визначення придатності сорту «Терек» для поширення в Україні (вх.№2699 від 26.11.2009 року); технічна анкета на сорт сої «Терек» (№2699 від 26.11.2009 року); висновок Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 22.03.2010 року № 45-4/2367-Ф про позитивні результати формальної експертизи і початок проведення кваліфікаційної експертизи сорту сої «Кубань»; експертний висновок № 480-р від 12 січня 2011 року (про результати польових досліджень з ПСП сорту «Кубань»); наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 19.03.2010 року №1057 про закінчення формальної експертизи сорту «Кубань» та початок кваліфікаційної експертизи; повідомлення № 2301 про результати польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту «Кубань» від 30.11.2010 року; повідомлення № 634 про результати польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту «Кубань» від 25.11.2011 року; експертний висновок № 2697 про ухвалення назви сорту «Кубань» із додатком - копія електронного документу UPOVROM; показники для визначення придатності сорту «Кубань» для поширення в Україні (вх.№2700 від 26.11.2009 року); технічну анкету на сорт сої «Кубань» (№2700 від 26.11.2009 року).

6. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експертів Кісіль Н.В. та Січкаря В.І. про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

7. Провадження у справі № 917/1445/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

8. Зобов'язати судових експертів надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

9. Копію ухвали направити сторонам, судовому експерту Кісіль Наталії Валеріївні на адресу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (м. Київ, бул. Лесі Українки, буд.26, оф.501)

Суддя Киричук О.А.