РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2015№910/12416/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/12416/15

за позовом Zentiva Group, a.s. (Зентіва Груп, а.с.)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Конарк Інтелмед», м. Харків, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про дострокове припинення дії свідоцтва України №119564 на знак для товарів і послуг повністю,

за участю представників сторін:

позивача - Нагребельного А.В. (довіреність від 24.03.2015 №б/н);

Смеліка В.Б. (довіреність від 24.03.2015 №б/н);

відповідача-1 - не з'явився;

відповідача-2 - Свинченко Г.Д. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8568).

Zentiva Group, a.s. (Зентіва Груп, а.с., далі - Компанія) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення дії свідоцтва України №119564 на знак для товарів та послуг «ДОЛОКСАН; DOLOXAN» повністю;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України №119564 та опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позов мотивовано тим, що:

- Компанія є власником міжнародної реєстрації №1191909 на знак для товарів і послуг «ДОЛОКСИБ», зареєстрований для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- з метою поширення захисту знаку «ДОЛОКСИБ» на територію України позивачем країною охорони щодо міжнародної реєстрації № 1191909 на знак для товарів і послуг «ДОЛОКСИБ» стосовно 05 класу МКТП було заявлено, у тому числі, Україну;

- Компанією було отримано попередню відмову в охороні від 30.10.2014 у зв'язку з наявністю реєстрації від 10.03.2010 №119564 знака «ДОЛОКСАН; DOLOXAN» для товарів 05 класу МКТП, з яким торговельна марка позивача є схожою настільки, що їх можна сплутати;

- Товариство є володільцем свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 119564; строк дії реєстрації - до 02.09.2018;

- спірне свідоцтво має бути припинено достроково за рішенням суду внаслідок невикористання знака для товарів і послуг власником на території України щодо товарів 05 класу МКТП більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.05.2015 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.06.2015 заяву позивача про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково; вжито заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №119564, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва України №119564 на знак для товарів і послуг;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №119564.

19.05.2015 представник позивача подав суду заяву про зміну предмета позову в частині позовних вимог до Служби, в якій просив суд зобов'язати Службу внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про припинення дії свідоцтва України №119564 повністю та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

08.06.2015 від Служби надійшов відзив на позовну заяву, в якому зазначено, що для вирішення спору щодо дострокового припинення дії свідоцтва України №1196564 на знак для товарів та послуг позивач повинен довести ті обставини справи, на які посилається як на підставу своїх вимог, а Товариство повинно довести безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №119564 протягом 3 (трьох) років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких він зареєстрований; Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 №436/2011, не передбачено здійснення Службою контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками; у разі припинення дії свідоцтва України №119564 на спірний знак рішення суду може вплинути на обов'язок Служби стосовно внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.06.2015 заяву про зміну предмета позову Компанії прийнято судом до розгляду.

Товариство 13.07.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило таке: відповідачем було розроблено лікарський засіб «ДОЛОКСАН; DOLOXAN», який на сьогоднішній день проходить процедуру державної реєстрації в Україні і залишається перепоною для реєстрації заявленого позивачем знака «ДОЛОКСИБ»; відповідач зареєстрував знак «ДОЛОКСАН; DOLOXAN» для товарів 05 класу МКТП з метою його використання для торгівлі відповідним лікарським засобом на території України; також відповідач вчинив дії щодо розробки відповідного лікарського засобу, для якого було зареєстровано знак за свідоцтвом України №119564, зокрема, було укладено договір контрактного виробництва з підприємством-виробником, яким здійснюється розробка відповідного лікарського засобу; однак відповідач, у зв'язку з обставинами, що не залежать від волі останнього, не мав можливості розпочати використання знака «ДОЛОКСАН» у зв'язку із затримкою у процесі розробки та виготовлення відповідного лікарського засобу.

27.07.2015 позивач подав суду письмові пояснення, в яких вказав про те, що: відповідач-1 підтвердив невикористання знаку для товарів і послуг «ДОЛОКСАН; DOLOXAN»; Товариство не навело поважних причин невикористання ним торговельної марки на території України протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей; додана до пояснень копія договору контрактного виробництва з підприємством-виробником може свідчити лише про наміри встановити ділові відносини з приводу розробки та постачання певної продукції.

Представник позивача у судовому засіданні 27.07.2015 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача-2 надав пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Відповідач-1 у судове засідання 27.07.2015 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано відповідачу-1 на адресу, зазначену у позовній заяві та у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» (далі - Постанова № 18) зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи в судовому засіданні 27.07.2015 без участі представника відповідача-1 за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Товариству видано свідоцтво України № 119564 на знак для товарів і послуг «ДОЛОКСАН; DOLOXAN» (словесний), зареєстроване для товарів 05 класу МКТП (заявка від 02.09.2008 № m200816429; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.03.2010).

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Товариством позов подано у зв'язку з тим, що, на його думку, дія свідоцтва України № 119564 на знак для товарів і послуг повинна бути достроково припинена у зв'язку з тим, що відповідач-1 не використовує спірне позначення для товарів 05 класу МКТП протягом більше трьох років до дня подання позовної заяви - 14.05.2015.

Разом з тим, Компанія є власником міжнародної реєстрації №1191909 на знак для товарів і послуг «ДОЛОКСИБ», зареєстрований для товарів 05 класу МКТП.

З метою поширення захисту знаку «ДОЛОКСИБ» на територію України позивачем країною охорони щодо міжнародної реєстрації № 1191909 на знак для товарів і послуг «ДОЛОКСИБ» стосовно 05 класу МКТП було заявлено, у тому числі, Україну.

Позивач отримав попередню відмову в охороні від 30.10.2014 у зв'язку з наявністю реєстрації від 10.03.2010 №119564 знака «ДОЛОКСАН; DOLOXAN» для товарів 05 класу МКТП, з яким торговельна марка Компанії є схожою настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до статті 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 17 Закону (обов'язки, що випливають із свідоцтва) встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Аналогічної правової позиції дотримується й Вищий господарський суд України, зокрема, у постанові від 13.09.2013 зі справи № 58/441.

Суд дійшов висновку про задоволення позову, виходячи з такого.

У пункті 70 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова № 12) зазначено, що у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону, згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

У пункті 71 Постанови № 12 зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

У пункті 8 статті 16 Закону зазначено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Відповідач-1 заперечував проти задоволення позову, посилаючись на таке:

- Товариством було розроблено лікарський засіб «ДОЛОКСАН; DOLOXAN», який на сьогоднішній день проходить процедуру державної реєстрації в Україні і залишається перепоною для реєстрації заявленого позивачем знака «ДОЛОКСИБ»;

- відповідач-1 зареєстрував знак «ДОЛОКСАН; DOLOXAN» для товарів 05 класу МКТП з метою його використання для торгівлі відповідним лікарським засобом на території України;

- також Товариство вчинило дії щодо розробки відповідного лікарського засобу, для якого було зареєстровано знак за свідоцтвом України №119564, зокрема, було укладено договір контрактного виробництва з підприємством-виробником, яким здійснюється розробка відповідного лікарського засобу;

- однак відповідач у зв'язку з обставинами, що не залежать від волі останнього, не мав можливості розпочати використання знака «ДОЛОКСАН» у зв'язку із затримкою у процесі розробки та виготовлення відповідного лікарського засобу.

Судом встановлено, що 14.05.2012 Товариством та KONARK AYURVEDA LIAMATED було укладено договір контрактного виробництва (далі - Договір), за умовами якого KONARK AYURVEDA LIAMATED як виробник зобов'язався виробляти продукт для відповідача-1 як замовника.

Зі змісту Договору неможливо встановити, який саме продукт за ним має вироблятися; вказаний правочин не містить жодного посилання на торговельну марку «ДОЛОКСАН; DOLOXAN».

Крім того, у пункті 1.15 Договору вказано, що продуктом є продукт, який викладено у додатку № 1 до Договору, який відповідачем-1 суду подано не було.

Товариство не подало суду жодного документального підтвердження викладених у відзиві обставин, хоча відповідні документи витребовувалися судом, а саме:

- подання лікарського засобу під назвою «ДОЛОКСАН» на державну реєстрацію в Україні (копію заяв, письмових звернень, тощо);

- виконання договору контрактного виробництва від 14.05.2012 KONARK AYURVEDA LIAMATED чи неналежне виконання вказаною юридичною особою умов правочину, що стало наслідком затримання розробки та виготовлення лікарського засобу.

Слід зазначити, що з моменту укладення Договору минуло більше трьох років, проте Товариство не подало суду жодного доказу виконання вказаного провочину як замовником, так і виробником.

Разом з тим, позивач подав суду докази, що підтверджують відсутність факту використання торговельної марки «ДОЛОКСАН; DOLOXAN», а саме:

- лист Міністерства охорони здоров'я України від 25.03.2015 № 18.01-05/53/305-15/2297/9152, в якому повідомлено про те, що станом на 24.03.2015 препарат під назвою «ДОЛОКСАН/DOLOXAN» в якості лікарського засобу або виробу медичного призначення не зареєстрований в Україні;

- лист від 18.03.2015 №1-8/2217 Державної служби інтелектуальної власності України, в якому наведено, що станом на 16.03.2015 відомості щодо видачі ліценцій на знак для товарів і послуг «ДОЛОКСАН/DOLOXAN» до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились;

- лист від 04.03.2015 №063/01 Асоціації Торгової нумерації України «ДжіЕс Україна», в якому повідомлено про те, що станом на 27.02.2015 у реєстрі відсутні записи про суб'єктів господарювання, у складі найменування яких є позначення «ДОЛОКСАН/DOLOXAN», відсутні й записи про товарні позиції у складі назв або описів яких є позначення «ДОЛОКСАН/DOLOXAN»;

- лист від 03.03.2015 № 3433-08/6583-07 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в якому зазначено, що сертифікати відповідності на продукцію із назвою «ДОЛОКСАН/DOLOXAN» в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано;

- лист від 03.03.2015 № 3433-08/6584-07 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в якому йдеться про те, що сертифікати відповідності на продукцію виробництва Товариства в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано.

Отже, господарський суд міста Києва, беручи до уваги перелік товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ДОЛОКСАН; DOLOXAN», з огляду на призначення торговельної марки, межі її правової охорони, зміст прав власника свідоцтва та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знака в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону), у даному випадку вважає необхідним достроково припинити дію свідоцтва України № 119564 на знак для товарів і послуг «ДОЛОКСАН; DOLOXAN», власником якого є Товариство.

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності.

Враховуючи, що позовні вимоги до Служби є похідними від вимоги до відповідача-1, то вони також підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на Товариство.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Достроково припинити повністю на території України дію свідоцтва України № 119564 на знак для товарів і послуг «ДОЛОКСАН; DOLOXAN», зареєстрованого для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю «Конарк Інтелмед» (61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315; ідентифікаційний код 25182226).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Липківського Василя (Урицького), 45; ідентифікаційний код 37552556) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення свідоцтва України № 119564 на знак для товарів і послуг «ДОЛОКСАН; DOLOXAN» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Конарк Інтелмед» (61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315; ідентифікаційний код 25182226) на користь Zentiva Group, a.s. (Зентіва Груп, а.с.) (У Кабеловни 130, 10237, Прага 10 - Долні Мєхолупи, Чеська республіка; адреса для листування: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86-Д, оф. 3.1; ідентифікаційний номер 28446640) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. витрат зі сплати судового збору.

5. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 31.07.2015.

Суддя О. Марченко