УХВАЛА

13.07.2015Справа № 910/13533/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб ЖЖ"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг"

про визнання недійсним свідоцтва та зобов"язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Литвин М.А. за довіреністю б/н від 25.05.2015

від відповідача-1: Теньова О.О. за довіреністю № 1-8/315 від 19.01.2015

від відповідача-2: Прозоровська Н.В. за довіреністю б/н від 01.05.2015

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Клуб ЖЖ" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 32081 на знак для товарів і послуг «Женский Журнал» для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП та зобов'язання вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2015 порушено провадження у справі № 910/13533/15 та призначено розгляд справи на 22.06.2015 об 11:30 год.

17.06.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

19.06.2015 через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку із перебуванням представника у відрядженні до м. Одеси. На підтвердження зазначеного у клопотанні відповідач-2 надав суду копію наказу № 29/05/2015 від 29.05.2015.

19.06.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло письмове підтвердження про відсутність аналогічного спору.

19.06.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи у справі № 910/13533/15. Зазначеним клопотанням позивач також надав перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судовому експерту та запропонував експертну установу, якій просив доручити проведення судової експертизи у справі № 910/13533/15.

19.06.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, відповідно до якого позивач просив суд витребувати у Державної служби інтелектуальної власності України заявку № від 12.10.2000; висновок науково-технічної експертизи заявки № від 12.10.2000 та рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію знаку для товарів і послуг "ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ" (свідоцтво № 32081 від 16.06.2003).

22.06.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення письмових доказів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 29.05.2015, яким позивач просив суд долучити до матеріалів справи витяги з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно позивача, відповідача-1, відповідача-2 та виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг відносно свідоцтва № 32081 станом на 19.06.2015.

В судове засідання, призначене на 22.06.2015, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

В судове засідання, призначене на 22.06.2015, представник відповідача-2 не з'явився, але повідомив суд про причини неявки в судове засідання, подавши 19.06.2015 через відділ діловодства суду клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні, призначеному на 22.06.2015, розглядалося клопотання позивача, подане 19.06.2015 через відділ діловодства суду, про витребування доказів у Державної служби інтелектуальної власності України.

Представник позивача в судовому засіданні 22.06.2015 вищезазначене клопотання підтримав та просив суд витребувати у Державної служби інтелектуальної власності України заявку № від 12.10.2000; висновок науково-технічної експертизи заявки № від 12.10.2000 та рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію знаку для товарів і послуг "ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ" (свідоцтво № 32081 від 16.06.2003).

Заслухавши пояснення представника позивача та дослідивши матеріали справи, суд дійшов до висновку про відхилення клопотання позивача про витребування доказів як такого, що не відповідає приписам ст. 38 ГПК України.

В судовому засіданні, призначеному на 22.06.2015, судом розглянуте клопотання відповідача-2 про відкладення розгляду справи, у зв'язку із перебуванням представника у відрядженні до м. Одеси.

Клопотання судом задоволене.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 1 ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 ГПК України, розгляд справи у разі нез'явлення представників сторін в судове засідання та неподання витребуваних доказів.

Враховуючи вищезазначене, суд дійшов до висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 22.06.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2015 року відкладено розгляд справи на 06.07.15 о 15:00 год.

25.06.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про залучення додаткових матеріалів.

30.06.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

03.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

06.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

06.07.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про зміну підстав позову.

В судове засідання, призначене на 06.07.2015, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

В судовому засіданні представники відповідача-2 подали письмове підтвердження по справі з документами для долучення до матеріалів справи.

В судовому засіданні клопотання позивача, подане 06.07.2015 через відділ діловодства суду, про призначення судової експертизи залучене судом до матеріалів справи.

Заява позивача про зміну підстав позову, подана 06.07.2015 через відділ діловодства суду, залучена судом до матеріалів справи.

Представники відповідача-2 в судовому засіданні 06.07.2015 звернулися до суду з усним клопотанням про надання часу для ознайомлення з матеріалами справи для підготування обгрунтованого відзиву.

Усне клопотання представників відповідача-2 про надання часу для ознайомлення з матеріалами справи для підготування обгрунтованого відзиву судом задоволене.

В судовому засіданні призначеному на 06.07.2015 оголошено перерву до 13.07.2015 о 09:50 год., відповідно до протоколу судового засідання, суд зобов'язав відповідача-1 та відповідача-2 надати письмові пояснення з урахуванням клопотання позивача про призначення судової експертизи та заяви позивача про зміну підстав позову.

09.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

09.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

В судове засідання призначене на 13.07.2015 з'явилися представники позивача, відповідача-1, відповідача-2.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, представник позивача підтримав подане ним через відділ діловодства суду 09.07.2015 клопотання про долучення доказів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволене.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, представник позивача підтримав подану ним 06.07.2015 через відділ діловодства суду заяву про зміну підстав позову. Заява позивача про зміну підстав позову прийнята судом до розгляду.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, представник відповідача звернувся до суду з клопотанням про залучення до матеріалів справи відзиву на позовну заяву з додатками. Відзив з додатками залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, здійснювався розгляд справи по суті.

Представник позивача підтримав позовні вимоги з урахуванням заяви про зміну підстав позову. Позивач просив визнати свідоцтво України № 32081 від 16.06.2003 року на знак для товарів і послуг недійсним повністю та зобов'язати відповідача-1 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16.06.2003 на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 32081 складається лише з позначень, які є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду, та складається лише з позначень, які є загальновживаними символами і термінами, у зв'язку з чим, на думку позивача, таке позначення, згідно ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не може отримати правову охорону.

Позивач також вважає, що оспорюваний знак складається з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг.

Крім того, на думку позивача, оспорюваний знак є оманливим, оскільки використання позначення «Женский журнал» для послуг ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідач-1 проти задоволення позовних вимог заперечував.

Відповідач-2 проти задоволення позовних вимог заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву. Зокрема, відповідач-2 вказує, що не вважаються загальновживаними позначення, якщо заявник може довести, що таке позначення набуло розрізняльної здатності як знак для конкретних товарів (послуг) відносно конкретної особи. Відповідач-2 вважає, що в результаті тривалого використання знаку «Женский Журнал», останній набув розрізняльну здатність та відповідає умовам надання правової охорони. На думку відповідача-2, у відношенні до послуг ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій Знак «Женский журнал» є фантазійним та не є оманливим або таким, що може ввести в оману споживачів відносно наданих послуг та/або товарів.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, відповідач -2 звернувся до суду з клопотанням про зупинення провадження у справі № 910/13533/15 в порядку ч. 1 ст. 79 ГПК України. Клопотання відповідач-2 обгрунтовує тим, що відповідно до положень ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі у разі неможливості розгляду даної справи судом до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Надані відповідачем-2 докази свідчать, що Господарським судом міста Києва розглядається справа № 910/12226/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб "ЖЖ" про припинення порушення прав інтелектуальної власності. Товариство з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням заяви позивача про зміну предмета позову від 19.06.2015 №б/н) про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб "ЖЖ" припинити використання знака для товарів та послуг "Женский Журнал" за свідоцтвом України №32081 та позначення, схожого до ступеню змішування із зазначеним знаком, під час випуску та розповсюдження друкованого засобу масової інформації - журналу під назвою "Женский" Журнал для тех, кто хочет жить счастливо", та в будь-якій іншій господарській діяльності відповідача.

Відповідач-2 вважає неможливим розгляд справи № 910/13533/15 до вирішення пов'язаної з нею іншої справи № 910/12226/15.

Позивач проти клопотання відповідача-2 про зупинення провадження у справі заперечував.

Відповідач-1 просив вирішити зазначене клопотання на розсуд суду.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд прийшов до висновку, про відсутність підстав для зупинення провадження у справі № 910/13533/15 до вирішення іншої справи № 910/12226/15, оскільки відповідачем-2 не доведена суду саме неможливість вирішення справи № 910/13533/15 до вирішення іншої справи № 910/12226/15.

З огляду на зазначене, клопотання відповідача-2 про зупинення провадження у справі судом відхилено.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, розглядалося клопотання позивача про призначення у справі № 910/13533/15 судової експертизи. Представники відповідача-1 та відповідача-2 вказали на необхідність призначення у справі судової експертизи.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд дійшов до висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи та забезпечення сторонам можливості надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, представник позивача підтримав перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, що були зазначені позивачем в клопотання про призначення судової експертизи, поданому 06.07.2015 через відділ діловодства суду. В цьому клопотання позивач також вказав судового експерта, якому, на думку позивача, доцільно призначити проведення судової експертизи.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, відповідач-1 звернувся до суду з клопотанням, в якому визначив перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта та запропонував експертні установи і безпосередньо атестованого судового експерта яким, на думку відповідача-1, доцільно призначити проведення судової експертизи. Клопотання відповідача-1 залучене до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, відповідач-2 звернувся до суду з клопотанням, в якому визначив перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта та запропонував атестованих судових експертів яким, на думку відповідача-2, доцільно призначити проведення судової експертизи. Відповідач-2 також просив відхилити клопотання позивача в частині доручення проведення судової експертизи атестованому судовому експерту Жилі Б. В., оскільки позивачем не надано доказів, що підтверджують наявність у вказаного експерта відповідної вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста, та наявність відповідної підготовки. Клопотання відповідача-1 залучене до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначається судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Судом встановлено, що позивач та відповідач-1 запропонували призначити судову експертизу атестованому судовому експерту Жилі Б. В.

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 "Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України" додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.6. "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями". Таким чином, суд вважає за доцільне призначити судову експертизу безпосередньо атестованому за експертною спеціальністю 13.6. судовому експерту Жилі Б. В. , який внесений до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції України.

Заперечення відповідача -2 щодо не надання позивачем доказів, що підтверджують наявність відповідної вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста, та наявність відповідної підготовки у судового експерта Жили Б. В. судом відхиляються, оскільки відомості про атестованих судових експертів містяться в Реєстрі атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції, і на будь-яку із сторін у справі не може бути покладено обов'язок доводити рівень кваліфікації судового експерта, оскільки це не стосується предмету доказування у справі.

Встановлюючи остаточне коло питань, які необхідно поставити на вирішення судового експерта, суд вважає за необхідне відхилити питання, запропоновані відповідачем-2 щодо набуття знаком для товарів і послуг «Женский Журнал» за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП розрізняльної здатності внаслідок його використання, з таких підстав. При зверненні до суду з позовною заявою про визнання свідоцтва України № 32081 на знак для товарів і послуг недійсним позивач не вказував в якості підстав позову ту обставину, що позначення відповідача «Женский Журнал» не має розрізняльної здатності. Отже, питання щодо відсутності розрізняльної здатності позначення «Женский Журнал» або набуття розрізняльної здатності позначення «Женский Журнал» внаслідок його використання не входить до предмету доказування у справі 910/13533/15.

Керуючись ст. ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва

У Х В А Л И В:

1. Призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/13533/15, проведення якої доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (м. Київ, вул. Урицького, 45, к. 808).

2. На вирішення судового експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «Женский Журнал» за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП таким, що складається лише з позначень що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду?

- Чи є знак для товарів і послуг «Женский Журнал» за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП таким, що складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у переліку товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид та призначення товарів або надання послуг?

- Чи є знак для товарів і послуг «Женский Журнал» за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП таким, що складається лише з позначень що є загальновживаними символами і термінами?

- Чи є знак для товарів і послуг «Женский Журнал» за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів 16, послуг 42, 45 класів МКТП або особи, яка виробляє товар 16 або надає послуги 42, 45 класів МКТП?

3. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України, надіслати йому копію ухвали.

4. Ухвалу та матеріали справи № 910/13533/15, надіслати судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (м. Київ, вул. Урицького, 45, к. 808).

5. Зобов'язати позивача провести попередню оплату витрат по проведенню експертизи відповідно до виставленого рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

6. Зобов'язати судового експерта згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш тривалий термін відповідно до чинного законодавства.

7. Провадження у справі № 910/13533/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи у справі № 910/13533/15.

8. Ухвала направляється сторонам у справі з урахуванням положень п.п. 3.18. п. 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" та ст. 87 ГПК України.

Суддя Гумега О.В.