ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

09.07.15р. Справа № 904/5179/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙПІ ЗАХИСТ", м. Київ

до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО", м. Вільногірськ, Дніпропетровська область

Відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ", с. Степанки, Черкаський район, Черкаська область

про захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок

Суддя Петрова В.І.

Представники:

від позивача: Лобач І.А., дов. від 30.06.15р.

від відповідача-1: Гринько М.М., дов. від 01.07.13р.

від відповідача-2: Ткач І.М., дов. від 05.01.15р.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙПІ ЗАХИСТ" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО" та до Товариства з обмеженою відповідальністю "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ", в якому просить суд:

- вилучити з цивільного обороту та знищити пляшки, які виготовлені Товариством з обмеженою відповідальність "Вільногірське скло" із застосуванням промислового зразку за патентом України №29425 від 12.05.2015р.;

- вилучити з цивільного обороту і знищити матеріали та знаряддя, які використовувалися Товариством з обмеженою відповідальність "Вільногірське скло" для виготовлення пляшок із застосуванням промислового зразку за патентом України № 29425 від 12.05.2015р.;

- вилучити з цивільного обороту та знищити горілку "ПЕРЕПІЛКА", виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія", в пляшках, які виготовлені із застосуванням промислового зразку за патентом України № 29425 від 12.05.2015р.;

- вилучити з цивільного обороту і знищити матеріали та знаряддя, які використовувалися Товариством з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" для виготовлення горілки "ПЕРЕПІЛКА" в пляшках, які виготовлені із застосуванням промислового зразку за патентом України №29425 від 12.05.2015р.;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальність "Вільногірське скло" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" заподіяні ними збитки в розмірі 50 000,00 грн. у солідарному порядку на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙПІ ЗАХИСТ".

Позовні вимоги обгрунтовує тим, що він є ліцензіатом за ліцензійним договором №32 від 18.05.2015р. За цим договором придбав невиключну ліцензію на право користування промисловим зразком "Пляшка" за патентом України №29425 від 12.05.2015р. для своєї господарської діяльності, у тому числі для використання у виробництві скляних пляшок як пакування лікеро-горілчаної продукції. У травні 2015р. ним виявлено факт введення в цивільний обіг алкогольної продукції, виробником якої є ТОВ "Національна горілчана компанія", а саме: горілка "Перепілка", з використанням пляшки, яка виготовлена із застосуванням промислового зразка за патентом України №29425 від 12.05.2015р., що підтверджується проведеною експертизою. Таким чином, несанкціоноване використання відповідачами промислового зразка за патентом України №29425 від 12.05.2015р. шляхом виготовлення відповідачем-1 пляшки для горілки "Перепілка" із застосуванням цього промислового зразка та використання вказаної пляшки відповідачем-2 для виробництва горілки "Перепілка" є беззаперечним фактом порушення прав інтелектуальної власності правовласника вказаного патенту.

Відповідач-1 позов не визнає, зазначає, що на умовах договору від 01.06.2013р. №01/06-13 виготовляє для ТОВ "Національна горілчана компанія" пляшки "FLAT-П-24" (0,2; 0,5; 0,7 л). Вказані пляшки виробляються із застосуванням відповідних формокомплектів, які у свою чергу були виготовлені протягом 2013-2014р.р. за межами України. Після доводки тестових форм, повторного тестування були виготовлені основні формокомплекти з подальшою їх поставкою відповідачу-1 та встановленням на лініях з виробництва склотари. Товариство з обмеженою відповідальністю "Вільногірське скло" виготовляє для ТОВ "Національна горілчана компанія" пляшки із застосуванням промислового зразка за патентом України №29303 від 27.04.2015р. (дата подання 29.12.2014р.), власником якого є ТОВ "Національна горілчана компанія" з виключним правом використовувати цей промисловий зразок за своїм розсудом. Патент України №29425 від 12.05.2015р. (подання 20.02.2015р.), на який посилається позивач, не має сили пріоритету по відношенню до патенту України №29303 від 27.04.2015р. На момент подачі правовласниками патенту України №29425 заявки - 20.02.2015р. він не відповідав вимогам новизни, оскільки раніше - 29.12.2014р. відповідач -2 вже подав заявку на такий промисловий зразок. Відповідно, позивач не вправі вимагати захисту прав на промисловий зразок, який на моменту подачі заявки по ньому вже не був новим. Відповідачі- 1, 2 добросовісно використали в Україні заявлений промисловий зразок, здійснили значну і серйозну підготовку для такого використання, отже зберегли право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалось зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Відповідач-1 вважає, що діяльність позивача має ознаки недобросовісного користування останнім правами, що випливають з патенту на промисловий зразок. Відомо, що позивач не здійснює будь-якої господарської діяльності, у нього відсутні будь-які активи (навіть відсутні банківські рахунки), відсутність яких фактично унеможливлює використання промислового зразка за патентом України №29425.

Відповідач-2 позов не визнає, зазначає, що для виготовлення горілки "Перепілка" використовує пляшку, виготовлену із застосуванням промислового зразка "Пляшка" за патентом України №29303 від 27.04.2015р., власником якого є ТОВ "Національна горілчана компанія". Відповідність сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №29303 пляшці, в яку розливається горілка "Перепілка", підтверджується Висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності №03-04/15 від 22.04.2015р. Патент України №29303 від 27.04.2015р., належний ТОВ "Національна горілчана компанія", має більш ранню дату публікації відомостей про його видачу, ніж патент України №29425 від 12.05.2015р., права на який має ТОВ "Айпі Захист". Відповідно, правомочності, які випливають з патенту України на промисловий зразок, в т.ч. на його використання, у ТОВ "Національна горілчана компанія" виникли раніше та існували вже у той час, коли правовласники за патентом України №29425 від 12.05.2015р. їх ще не мали. Відповідач-2 вважає, що позивач є особою, котра не здійснює будь-якої господарської діяльності, не має банківських рахунків та іншого майна, яке необхідне для використання промислового зразка за патентом України №29425, права на який були отримані на підставі відповідного ліцензійного договору.

16.06.2015р. позивач подав до суду заяву про забезпечення позову.

У судовому засіданні оголошувалась перерва згідно ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

09.07.2015 року по даній справі оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

За статтею 461 Цивільного кодексу України промисловий зразок визначається як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (ст.5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Відповідно до ст.462 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом. Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

За загальним правилом, право на отримання патенту належить авторові промислового зразка (ст.463 Цивільного кодексу України).

Згідно ст.464 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на промисловий зразок є: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Право попереднього користувача на промисловий зразок передбачено ст.470 Цивільного кодексу України: будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Зі змісту ст.20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон) вбачається, що права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Взаємовідносини при використанні промислового зразка, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати право власності на промисловий зразок іншій особі без згоди решти власників патенту. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років (п.5 ст.5 Закону).

Як зазначає відповідач-2, у квітні 2015 р. ТОВ "Національна горілчана компанія" розпочало розлив горілки "Перепілка" з використанням пляшки, яка виготовлена із застосуванням належного підприємству промислового зразка "Пляшка" за патентом України №29303 від 27.04.2015р. (дата подання заявки - 29.12.2014р.), у якому наведено суттєві ознаки такого виробу. Вказана пляшка на замовлення відповідача-2 виготовлялась ТОВ "Вільногірське скло".

Факт використання у виробі "Пляшка", який використовується ТОВ "Національна горілчана компанія" для розливу горілки ТМ "Перепілка" всієї сукупності суттєвих ознак і належного ТОВ "Національна горілчана компанія" промислового зразка за патентом України №29303 від 27.04.2015р. підтверджується Висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності №03-04/15 (далі - Висновок), де зазначено, що "У виробі "Пляшка" використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №29303".

Посилання позивача на те, що правовласник за патентом України №29425 від 12.05.2015р. не надавав жодної ліцензії відповідачам на використання вказаного промислового зразка спростовується положеннями ст.20 Закону, яка надає власникові виключне право використовувати його за своїм розсудом без необхідності отримання дозволів від інших осіб, що й здійснює ТОВ "Національна горілчана компанія" як власник патенту, оскільки виготовлення та використання спірної пляшки здійснюють із застосуванням промислового зразка за патентом України №29303 від 27.04.2015р.

Відповідно до ч.1 ст.22 Закону будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Як зазначалося вище, ТОВ "Національна горілчана компанія" почало виготовлення горілки "Перепілка" у пляшки, котрі є предметом даного позову, у квітні 2015р., однак підготовка до такого виготовлення (пошук контрагентів, замовлення і виготовлення спеціальних форм для виробництва пляшок тощо) відповідач-2 розпочав значно раніше. Так, відповідний договір поставки на виготовлення скляних пляшок було укладено між ТОВ "Національна горілчана компанія" та ТОВ "Вільногірське скло" ще у 2013р. Також, ТОВ "Національна горілчана компанія" ще 29.12.2014р. подало до Державної служби інтелектуальної власності України заявку на промисловий зразок "Пляшка", тобто значно раніше ніж правовласники, від імені яких діє ТОВ "Айпі Захист", подали свою заявку - 20.02.2015р., і які не надали доказів про виготовлення продукції з використанням промислового зразка, на захист якого було подано даний позов.

Патент України №29303 від 27.04.2015р., належний ТОВ "Національна горілчана компанія", має більш ранню дату публікації відомостей про його видачу, ніж патент України №29425 від 12.05.2015р., права на який має ТОВ "Айпі Захист". Відповідно, правомочності, які випливають з патенту України на промисловий зразок, в т.ч. на його використання, у ТОВ "Національна горілчана компанія" виникли раніше та існували вже у той час, коли правовласники за патентом України №29425 від 12.05.2015р. їх ще не мали.

Відповідності до ч.1, 2 ст.6 Закону промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Патент України №29303 на промисловий зразок, власником якого є ТОВ "Національна горілчана компанія", відповідає усім умовам патентоспроможності, в т.ч. стосовно його новизни. Разом з тим, патент України №29425 позивача таким умовам не відповідає, оскільки заявка на даний патент була подана значно пізніше, ніж заявка ТОВ "Національна горілчана компанія", що відповідно зумовлює його не патентоспроможність.

Отже, на момент подачі правовласниками патенту України №29425 заявки -20.02.2015р. він не відповідав вимогам новизни, оскільки раніше - 29.12.2014р. ТОВ "Національна горілчана компанія" вже подало заявку на такий промисловий зразок. Відповідно, позивач не вправі вимагати захисту прав на промисловий зразок, який на момент подачі заявки вже не був новим.

До того ж, слід зазначити, що взаємовідносини при використанні промислового зразка, патент на який належить кільком особам, визначається угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка іншій особі без згоди решти власників патенту.

Позивач не надав суду доказів, які б підтверджували виконання статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" власником патенту на промисловий зразок №29425 "Пляшка" при укладення ліцензійного договору №32 від 18.05.2015р.

На підставі викладеного суд вважає, що позивач не довів використання відповідачами промислового зразка за патентом №29425 при виготовленні пляшки для горілки "Перепілка".

Заява позивача про забезпечення позову від 16.06.2015р. не підлягає задоволенню, оскільки суд не знаходить підстав, передбачених ст.66 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст.33-34, ст.ст.49, 66, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позивачу у позові відмовити.

Судові витрати у справі покласти на позивача.

Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "АЙПІ ЗАХИСТ" у задоволенні заяви від 16.06.2015р. про забезпечення позову.

Повне рішення складено 14.07.2015р.

Суддя В.І. Петрова