ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про призначення судової експертизи

та зупинення апеляційного провадження

"09" липня 2015 р.Справа № 916/5273/14
Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді: Мишкіної М.А.,

суддів: Будішевської Л.О.; Таран С.В.

при секретарі судового засідання Бєлянкіній Г.Є.

за участю представників сторін:

від ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - Брильов О.С. - за довіреністю;

від ТОВ «Чорноморець» - Соломон Т.С. - за довіреністю

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»

на рішення господарського суду Одеської області від 27 квітня 2015 року

по справі №916/5273/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»

до Приватного підприємства «Екстра-Північ»

про стягнення компенсації у сумі 292320грн.

встановив:

У грудні 2014р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» (надалі - позивач, ТОВ «Маша і Мєдвєдь») звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до Приватного підприємства «Екстра-Північ» (надалі - відповідач, ПП «Екстра-Північ»), в якому (з урахуванням уточнення позовної заяви від 11.02.2015р.) просило суд стягнути з відповідача на його користь суму компенсації у розмірі 292320грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ПП «Екстра-Північ» порушено виключні авторські права позивача шляхом незаконної реалізації конфет з зображенням персонажу «Маша», який є об'єктом інтелектуальної власності частиною аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь», права на який належать позивачу.

З посиланням на норми ст.ст.435, 443, 440,418,1109,1108 ЦК України, ст.52 ЗУ «Про авторське право та суміжні права», роз'яснення, які містяться у п.п.42,44,12,18 Постанови Пленуму Верховного суду України №5 від 04.06.2010р., Постанові Пленуму Вищого господарського суду України №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» позивач просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

30.01.2015р. відповідач подав місцевому господарському суду відзив на позову заяву, в якому просив суд відмовити у задоволенні позову.

24.04.2015р. ТОВ «Маша і Мєдведь» подало суду першої інстанції клопотання про призначення експертизи з визначення розміру доходу (упущеної вигоди) ТОВ «Маша і Мєдвєдь», у задоволенні якого місцевий господарський суд відмовив.

Рішенням господарського суду Одеської області від 27.04.2015р. (суддя Цісельський О.В.) у позові ТОВ «Маша і Мєдвєдь» відмовлено повністю.

Рішення суду вмотивовано тим, що позивачем доведено належними та допустимими доказами наявність у ТОВ «Маша і Мєдвєдь» виключних майнових авторських прав на аудіовізуальний твір - мультиплікаційний серіал «Маша и Медведь» та на його складові частини, в тому числі і на персонаж «Маша» та факт реалізації відповідачем цукерки під назвою «Цукерки-годинник «Маша і Мєдвєдь», на якій зображений персонаж «Маша», який являється самостійною складовою частиною аудіовізуального твору-мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь». Враховуючи відсутність жодних доказів, які б свідчили про наявність у відповідача правових підстав для використання персонажу «Маша», суд дійшов висновку про порушення відповідачем виключних авторських прав позивача.

Вирішуючи питання щодо стягнення компенсації та її розміру, з посиланням на норми ст.3 ЦК України, роз'яснення, які містяться у п.п.51.3 п.51 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», суд врахував малозначимість порушення, вчиненого відповідачем, та дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача компенсації у розмірі 292320грн. задоволенню не підлягають, оскільки відповідачем було реалізовано шість одиниць товару - конфети, на яких зображений персонаж «Маша», максимальною вартість цього товару 6,77грн. за одиницю та розмір доходу відповідача від реалізації зазначеного товару в будь-якому випадку, менший за 6,77грн., оскільки в зазначену ціну за одну одиницю товару, як мінімум, включені витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом цієї продукції, зумовлені технологією та організацією виробництва (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати), можливі наднормативні витрати та інші операційні витрати (адміністративні витрати, витрати на збут та інші). Крім того, позивач не надав суду доказів, які б свідчили про кількість потерпілих осіб внаслідок реалізації товару - конфети, на якому було зображено персонаж «Маша». Позивач не надав суду доказів наявності раніше вчинених відповідачем порушень виключного права позивача на аудіовізуальний твір «Маша і Мєдвєдь», доказів або пояснень щодо можливостей відновлення попереднього стану, який існував до реалізації відповідачем товару - конфет, на яких було зображено персонаж «Маша», та переліку необхідних для цього зусиль. При цьому, суд першої інстанції також враховував правову позицію Вищого господарського суду України, викладену в постанові від 23.12.2014р. по справі №910/10421/14.

Не погодившись з рішенням суду, ТОВ «Маша і Мєдвєдь» звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

В обґрунтування апеляційної скарги ТОВ «Маша і Мєдвєдь» зазначило, що оскаржене рішення прийняте з порушенням норм чинного законодавства України, а саме має місце неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, при цьому суд в неповному обсязі з'ясував обставини по справі, правильно та повно дослідив докази, але прийшов до неправильного висновку, котрий не відповідає обставинам справи, що в свою чергу потягло неправильне вирішення господарського спору.

Рішення від 27.04.2015р. підлягає скасуванню з наступних підстав:

- судом був встановлений факт наявності у позивача виключних майнових авторських прав на аудіовізуальний твір -мультиплікаційний серіал «Маша и Мєдвєдь» та на його складові частини, в тому числі і на персонаж «Маша», та порушення відповідачем виключних авторських прав ТОВ «Маша і Мєдвєдь», проте у задоволенні позовних вимог про стягнення компенсації неправомірно відмовлено;

- відсутність в матеріалах справи доказів розміру завданих збитків позивачу не відміняє наявного порушення виключних майнових авторських прав відповідачем та не звільняє останнього від відповідальності, крім того, суд першої інстанції відмовив у задоволенні клопотання ТОВ «Маша і Мєдвєдь» про призначення експертизи по справі з визначення розміру збитків;

- при застосуванні судом ст.3 ЦК України, підкреслюючи такі загальні засади цивільного законодавства як справедливість, добросовісність та розумність, суд не звернув уваги на таку як судовий захист цивільного права та інтересу. Відмовивши у задоволенні позовних вимог, суд позбавив позивача можливості в судовому порядку якоюсь мірою відновити порушені виключні майнові авторські права;

- судом встановлено, що відповідачем було реалізовано 6 одиниць контрафактного товару. Такий факт неможливо ігнорувати та таке свавільне порушення відповідачем виключних майнових авторських прав позивача не може бути залишено безкарним. Це призведе до того, що останній буде й далі продовжувати порушувати права як позивача, так і інших правовласників

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 25.05.2015р. апеляційну скаргу прийнято провадження та призначено її до розгляду.

18.06.2015р. ПП «Екстра-Північ» подало суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу, в якому просило залишити оскаржене рішення без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

07.07.2015р. ТОВ «Маша і Мєдвєдь» подало суду апеляційної інстанції клопотання про призначення по справі судової експертизи за експертною спеціальністю «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності», на вирішення якої запропонувало поставити питання: «Який розмір доходу (упущеної вигоди) ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - правовласник об'єкта інтелектуальної власності - могло би реально отримати за звичайних обставин, за надання ліцензії ПП «Екстра-Північ» на використання твору (зображення персонажу «Маша») у спосіб розповсюдження конфет, на яких було зображено персонаж «Маша»?

У судовому засіданні 09.07.2015р. представник ТОВ «Маша і Мєдвєдь» підтримав вищезазначене клопотання.

Представник ПП «Екстра-Північ» заперечував проти призначення експертизи по справі з підстав недоведеності факту продажу відповідачем саме конфет, на яких міститься зображення персонажу «Маша».

Розглянувши клопотання ТОВ «Маша і Мєдвєдь», колегія суддів дійшла наступного.

Згідно із ч.3 ст.4-3 ГПК України господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.4-7 ГПК України судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально - більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання, що виникають у процесі розгляду справи.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ст.1 ЗУ „Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду. Водночас і згідно з частиною першою статті 41 ГПК експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань. Із сукупності наведених норм матеріального і процесуального права вбачається, що неприпустимо ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, зокрема, про відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, про правову оцінку дій сторін тощо. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Згідно з п.6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 „Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за змістом статті 101 ГПК апеляційний господарський суд, яким приймаються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку.

Відповідно до ст.99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із п.п. 1.2.5 п.1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (надалі - Інструкція) основними видами (підвидами) експертизи, зокрема, є - експертиза у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п.5.3,5.4 Розділу V Інструкції при дослідженні об'єктів авторського права та суміжних прав вирішуються питання щодо властивостей таких об'єктів: Літературних та художніх творів (романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності). Комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності. Виконань, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення тощо. Окрему групу становлять економічні дослідження об'єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості перелічених вище об'єктів інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них.

Відповідно до роз'яснень, які містяться у п.51.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеня вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об'єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

В обґрунтування розміру компенсації, що підлягає стягненню з відповідача, ТОВ «Маша і Мєдвєдь» посилається на те, що відповідач є власником магазину, торгівельний потік людей в якому великий, що впливає на масштаби закупівель товару для реалізації та враховуючи тривале порушення прав ТОВ «Маша і Мєдведь», позивач дійшов висновку, що обсяг порушення ПП «Екстра-Північ» прав ТОВ «Маша і Мєдведь» є багаторазовим і значним.

В той же час, суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні дійшов висновку про те, що враховуючи малозначимість порушення, вчиненого відповідачем, позовні вимоги про стягнення з відповідача компенсації у розмірі 292320грн. задоволенню не підлягають, оскільки відповідачем було реалізовано шість одиниць товару - конфети, на яких зображений персонаж «Маша», максимальною вартість цього товару 6,77грн. за одиницю та розмір доходу відповідача від реалізації зазначеного товару в будь-якому випадку, менший за 6,77грн., оскільки в зазначену ціну за одну одиницю товару, як мінімум, включені витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом цієї продукції, зумовлені технологією та організацією виробництва (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати), можливі наднормативні витрати та інші операційні витрати (адміністративні витрати, витрати на збут та інші).

Відповідно до п.51 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» за змістом статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" у зв'язку з порушенням авторського права і (або) суміжних прав є можливим одночасне застосування кількох передбачених зазначеною статтею способів цивільно-правового захисту таких прав, у тому числі й у розгляді різних судових справ. Крім відшкодування збитків як загального способу захисту порушених прав, відповідно до пункту "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може вимагати виплати компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу. Компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб'єкта авторського права та/або суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав, а розмір збитків суб'єкт такого права доводити не зобов'язаний. Водночас розмір доведених збитків має враховуватися господарським судом у визначенні розміру компенсації.

На думку колегії суддів, для вирішення питання про розмір можливих збитків (упущеної вигоди) в даному випадку необхідні спеціальні знання, що згідно ч.1 ст.41 ГПК України є підставою для призначення судової експертизи.

Виходячи з викладеного, колегія суддів вважає за необхідне призначити по справі судову експертизу за експертною спеціальністю «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» з дорученням її проведення Науково-дослідному експертно-криміналістичному центру ГУМВС України в Одеській області (65005, м.Одеса, вул.Прохорівська,35), задовольнивши клопотання позивача.

Колегія суддів відхиляє заперечення відповідача проти призначення експертизи, оскільки розмір збитків у вигляді упущеної вигоди має враховуватись судом у разі задоволення позову при визначенні розміру компенсації, а також враховуючи те, що клопотання про призначення судової експертизи заявлялось ТОВ «Маша і Мєдвєдь» в суді першої інстанції та було невмотивовано відхилено судом.

Витрати по оплаті проведення судової експертизи покладаються на ТОВ «Маша і Мєдвєдь».

Відповідно до п.2 ч.2 ст.79 ГПК України апеляційне провадження у справі №916/5273/14 зупиняється.

Керуючись ст. 41, п. 2 ч.2 ст.79, ст.ст. 86, 99 ГПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

1. Призначити у справі №916/5273/14 судову експертизу за експертною спеціальністю «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності», на вирішення якої поставити питання:

«Який розмір доходу (упущеної вигоди) ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - правовласник об'єкта інтелектуальної власності - могло би реально отримати за звичайних обставин, за умови надання ліцензії ПП «Екстра-Північ» на використання твору (зображення персонажу «Маша») у спосіб розповсюдження конфет «Маша и Медведь» LICORICE, що містять зображення персонажу «Маша» та наявні в матеріалах справи №916/5273/14 (т.1, а.с.215, кількість - 6 одиниць)?

2. Доручити проведення судової експертизи судовим експертам Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Одеській області (65005, м. Одеса, вул.Прохорівська,35).

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, встановлену ст.ст.384, 385 КК України.

4. В розпорядження експертів надати матеріали справи №916/5273/14.

5. Зобов'язати ТОВ «Маша і Мєдвєдь» здійснити оплату рахунку за проведення експертизи в 5-денний термін після одержання рахунку експертної установи.

6. Апеляційне провадження у справі зупинити до закінчення проведення судової експертизи та/або повернення матеріалів справи №916/5273/14 до Одеського апеляційного господарського суду.

Головуючий суддя Мишкіна М.А.

Суддя Будішевська Л.О.

Суддя Таран С.В.