ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2015 року Справа № 910/26127/14

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Харченко В.М.

розглянув касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", м. Москва, Російська Федерація (далі - ВАТ "МКФ "Красный Октябрь"),

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.04.2015

зі справи № 910/26127/14

за позовом ВАТ "МКФ "Красный Октябрь"

до: Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ (далі - Служба, Відповідач - 1);

приватного акціонерного товариства "АВК", м. Донецьк (далі - Відповідач - 2);

публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К", м. Донецьк (далі - Відповідач - 3);

публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К", м. Мукачеве Закарпатської області (далі - Відповідач - 4);

публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К", м. Луганськ (далі - Відповідач - 5),

про дострокове припинення дії свідоцтва України № 17998 на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні ПАТ "АВК" - асоціація "Укркондпром", м. Київ (далі - Асоціація).

Судове засідання проведено за участю представників:

ВАТ "МКФ "Красный Октябрь" - Шевченко О.Ю., Бенатова Д.Е.,

Служби - Запорожець Л.Г.,

Відповідача - 2 - не з'яв.,

Відповідача - 3 - не з'яв.,

Відповідача - 4 - Волченка О.В.,

Відповідача - 5 - не з'яв.,

Асоціації - не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 09.02.2015 (суддя Марченко О.В.):

- позов задоволено;

- достроково припинено повністю на території України дію свідоцтва України № 17998 на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", зареєстрованого для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП) для реєстрації знаків на ім'я закритого акціонерного товариства "АВК", акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К.", відкритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К.", закритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К.";

- зобов'язано Службу внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення свідоцтва України № 17998 на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- з Відповідачів - 2, 3, 4 і 5 стягнуто на користь ВАТ "МКФ "Красный Октябрь" по 304,50 грн. судового збору з кожного.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.04.2015 (колегія суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий, Шипко В.В. і Остапенко О.М.) рішення місцевого суду зі справи скасовано та прийнято нове рішення, яким у позові відмовлено.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ВАТ "МКФ "Красный Октябрь" просить скасувати оскаржувану постанову апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі. Скаргу з посиланням на статті 418, 492, 495 Цивільного кодексу України, статті 1, 16, 17, 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), статті 33, 34, 43, 47 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано порушенням та неправильним застосуванням апеляційною інстанцією норм матеріального і процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Служба заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх невідповідність вимогам чинного законодавства та про прийняття оскаржуваної постанови з дотриманням і правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, та просить згадану постанову залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Від інших учасників судового процесу відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

За результатами цього розгляду Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Суд першої інстанції у розгляді справи виходив з таких обставин та висновків.

ВАТ "МКФ "Красный Октябрь" є володільцем міжнародної реєстрації від 10.04.1995 № 634407 на знак для товарів і послуг "Красная шапочка" (комбіноване), зареєстрований для товарів 30 класу МКТП "солодощі (sweets)". 22.08.2014 ВАТ "МКФ Красный Октябрь" подало до державного підприємства "Український інститут промислової власності" заявку №m2014 11945 на реєстрацію позначення "Красная шапочка" (комбіноване) як знака для товарів і послуг товарів 30 класу МКТП; станом на час вирішення спору в суді першої інстанції вказана заявка ще розглядалася.

Відповідно до статті 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди у поширенні дії даної міжнародної реєстрації на територію України 25.10.2005 державним підприємством "Український інститут промислової власності" надіслано позивачеві попередню відмову в реєстрації знака, а 12.12.2006 - підтвердження остаточної відмови в реєстрації знака; підставою відмови у реєстрації було протиставлення більш ранньої схожої реєстрації на ім'я закритого акціонерного товариства "АВК" (м. Донецьк), акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Донецьк), відкритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Мукачеве) та закритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Луганськ).

Закрите акціонерне товариство "АВК", акціонерне товариство "А.В.К", відкрите акціонерне товариство "Кондитерська фабрика "А.В.К" та закрите акціонерне товариство "Кондитерська фабрика "А.В.К" є власниками знака для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" за свідоцтвом України № 17998, зареєстрованим для товарів 30 класу МКТП (заявка від 04.09.1996 № 96092066; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.02.2001, офіційний бюлетень "Промислова власність" №1).

Організаційно-правові форми закритого акціонерного товариства "АВК" (м. Донецьк), акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Донецьк), відкритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Мукачеве) та закритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Луганськ) змінено відповідно на приватне акціонерне товариство "АВК", публічне акціонерне товариство "А.В.К" (м. Донецьк), публічне акціонерне товариство "А.В.К" (м. Мукачеве) та публічне акціонерне товариство "А.В.К" (м. Луганськ).

Згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 08.12.2014 № 1405 дія свідоцтва України № 17998, що належить закритому акціонерному товариству "АВК", акціонерному товариству "Кондитерська фабрика А.В.К.", відкритому акціонерному товариству "Кондитерська фабрика А.В.К.", закритому акціонерному товариству "Кондитерська фабрика А.В.К.", була продовжена до 04.09.2016.

Виключне право на використання позначення "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" за свідоцтвом України № 17998 на знак для товарів і послуг належить власне Відповідачам - 2, 3, 4 і 5, які мають право користуватися ним, дозволяти використовувати його іншим особам, перешкоджати його неправомірному використанню; з 1955 року ВАТ "МКФ "Красный Октябрь" здійснює виробництво цукерок, маркованих позначенням "Красная шапочка", має намір реалізовувати таку продукцію на території України а, отже, використання спірного позначення ВАТ "МКФ "Красный Октябрь" без згоди Відповідачів - 2, 3, 4 і 5 вважатиметься порушенням права останніх.

Листом від 11.12.2014 № 2243/24 щодо надання довідки про видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 17998 ДП "Укрпатент" надано відповідь уповноваженому представнику ВАТ "МКФ "Красный Октябрь" - патентному повіреному Бенатову Д.Е., в якій зазначено, що станом на 11.12.2014 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 17998.

Згідно з довідкою товариства з обмеженою відповідальністю "Комунікаційний альянс" від 20.11.2014 № 141120-1 реклама в засобах масової інформації продукції товарів 30 класу МКТП - цукерки під спірним позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" на телебаченні, радіо, у друкованих ЗМІ та на зовнішніх рекламних носіях у період з 01.01.2010 по 31.10.2014 не проводилася.

Відповідно до листа від 04.12.2014 № 5-10/05-09-7301 ДП "УкрНДНЦ" у період з 2001 року "по даний час" ДП "УкрНДНЦ" сертифікати відповідності на продукцію цукерки "Красная шапочка" Відповідачам - 2, 3, 4 і 5 не видавалися.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті Відповідачів - 2, 3, 4 і 5 http://www.avk.ua, у тому числі у каталозі продукції торгової марки "АВК", відсутня будь-яка інформація про виробництво та пропонування до продажу продукції, маркованої спірним позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты".

Суд першої інстанції дійшов висновку, що продукція 30 класу МКТП - цукерки під торговельною маркою "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" Відповідачами 2, 3, 4, і 5 не виробляється, не пропонується до продажу і не реалізується на території України.

Доказом відсутності наміру використання Відповідачами - 2, 3, 4 і 5 торговельної марки "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" є також те, що відповідно до виписки від 13.01.2015 № 13 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг дія свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг "Красная шапочка конфеты", яке належить Відповідачам - 2, 3, 4 і 5, припинена повністю на підставі заяви власника з 25.12.2014 (дата публікації відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність" - 25.12.2014).

З огляду на призначення торговельної марки, межі її правової охорони, зміст прав власника свідоцтва та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знака в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом більше трьох років суд першої інстанції достроково припинив дію свідоцтва України № 17998 на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", власником якого є Відповідачі - 2, 3, 4 і 5.

Судом апеляційної інстанції додатково зазначено таке.

На території України іншим виробником цукерок з позначенням "Красная шапочка" є ЗАТ "Одесакондитер", яке з 1986 року та по теперішній час виробляє названі цукерки за рецептурами, затвердженими спочатку Державним агропромисловим комітетом СРСР, а згодом - Укркондитерпромом. Пропонування до продажу цукерок "Красная шапочка" ЗАТ "Одесакондитер" підтверджується, в тому числі, змістом офіційної веб-сторінки за посиланням -http://odessalux.com/ru/item/140.

Станом на 2001 рік, коли було видано спірне свідоцтво, на ринку кондитерської продукції суб'єкта господарювання, який вже більш 15 років виробляв цукерки "Красная шапочка" з використанням відповідного позначення на їх етикетці, - цілком обґрунтованим було рішення Відповідачів - 2, 3, 4 і 5 не виготовляти таку продукцію на час, поки не буде розроблено іншого оформлення етикетки або інших індивідуалізуючих ознак цукерок, що давало б змогу споживачу розрізняти їх виробників. Використання відповідного позначення, нарівні з іншими питаннями господарської діяльності, було предметом обговорення та розглядалося на засіданнях Асоціації, членами якої є Відповідач - 2 та ЗАТ "Одесакондитер".

Поважною причиною невикористання свідоцтва України № 17998 є вимушене призупинення роботи окремих підприємств відповідачів через негативні соціально-економічні явища та події 2014 року на сході України, пов'язані з захопленням незаконними збройними формуваннями населених пунктів, в яких вони були розташовані, і створенні, як наслідок, перешкод у роботі підприємств через проведення бойових дій.

До звернення ВАТ "МКФ "Красный Октябрь" до суду (24.11.2014) Відповідачем - 3 розпочато процедуру із запуску виробництва цукерок "Красная шапочка", зокрема, 03.11.2014 проведено нараду, на якій вирішено відновити роботи за названими цукерками, а саме - доопрацювати дизайн етикетки та рецептуру продукції, а також до початку березня 2015 року почати виробництво цукерок "Красная шапочка". 03.11.2014 генеральним директором ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." було затверджено макет етикетки цукерок "Красная шапочка", після чого розроблено й їх рецептуру. 26.12.2014 проведено дегустацію пробної партії продукції цукерок "Красная шапочка", про що складено акт (протокол) № 25 спеціалізованої дегустаційної комісії, за наслідками якої було рекомендовано цукерки "Красная шапочка" до виробництва та затверджено рецептуру.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № 17998 на знак для товарів і послуг.

Відповідно до статті 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

За приписами пункту 4 статті 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Таким чином, місцевий господарський суд, на відміну від апеляційної інстанції, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дав необхідну оцінку, з дотриманням приписів наведених норм матеріального і процесуального права, встановивши, що Відповідачі - 2, 3, 4 і 5 є власниками знака для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" за свідоцтвом України № 17998 для товарів 30 класу МКТП та дослідивши обставини, пов'язані з їх використанням, за відсутності доказів фактичної наявності на ринку України відповідних товарів, дійшов обґрунтованого висновку про невикористання Відповідачами - 2, 3, 4 і 5 та/або будь-якою іншою особою під їх контролем спірної торговельної марки в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом більше трьох років до дня подання позовної заяви - 24.11.2014, без поважних причин такого невикористання, а тому й правомірно задовольнив позов ВАТ "МКФ "Красный Октябрь".

Натомість суд апеляційної інстанції, встановлюючи обставини щодо поважності невикористання Відповідачами - 2, 3, 4 і 5 спірного позначення з тих підстав, що станом на 2001 рік на ринку кондитерської продукції існував суб'єкт господарювання ЗАТ "Одесакондитер", який більше 15 років виробляв цукерки "Красная шапочка", і у разі використання Відповідачами - 2, 3, 4 і 5 етикетки цукерок "Красная шапочка", споживач міг сплутати таку продукцію з іншою, не взяв до уваги відсутність будь-яких належних доказів, які підтверджували б ці обставини, і те, що Відповідачі - 2, 3, 4 і 5 не вчинили дій, направлених на усунення перешкод у користуванні спірним позначенням, та ЗАТ "Одесакондитер" не заявляло свого права попереднього користувача.

Крім того, суд апеляційної інстанції, з'ясовуючи та оцінюючи обставини, пов'язані із плануванням виробництва цукерок "Красная шапочка" Відповідачами - 2, 3, 4 і 5, не врахував того, що акт (протокол) від 26.12.2014 № 25 був підписаний головою спеціалізованої дегустаційної комісії В.В.Новіковим, яким рекомендовано, зокрема, цукерки "Красная шапочка" до виробництва, після звернення ВАТ "МКФ "Красный Октябрь" до суду з позовом.

Вищий господарський суд України також не погоджується з висновком апеляційної інстанції про те, що поважною причиною невикористання свідоцтва України № 17998 є вимушене призупинення роботи окремих підприємств відповідачів через негативні соціально-економічні явища та події 2014 року на сході України. По-перше, володільцями свідоцтва України № 17998 є чотири відповідачі, не всі з них знаходяться на території зазначених областей, що не перешкоджало іншим юридичним особам використовувати торговельну марку "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", по-друге, проведення відповідної антитерористичної операції розпочато у 2014 році, а спірне позначення фактично не використовується з моменту його реєстрації.

Таким чином, суд апеляційної інстанції безпідставно, з порушенням статті 104 ГПК України, скасував законне і обґрунтоване рішення місцевого господарського суду. Відтак оскаржувана постанова згідно з частиною першою статті 11110 ГПК України підлягає скасуванню, а рішення суду першої інстанції слід залишити в силі.

Судові витрати зі справи судового збору за подання касаційної скарги згідно із статтею 49 ГПК України покладаються на Відповідачів - 2, 3, 4 і 5.

Керуючись статтями 49, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" задовольнити.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.04.2015

зі справи № 910/26127/14 скасувати.

3. Рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015 зі справи № 910/26127/14 залишити в силі.

4. Стягнути з приватного акціонерного товариства "АВК" на користь відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 213,15 грн. судового збору за подання касаційної скарги.

5. Стягнути з публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К", м. Донецьк, на користь відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 213,15 грн. судового збору за подання касаційної скарги.

6. Стягнути з публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К", м. Мукачеве Закарпатської області, на користь відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 213,15 грн. судового збору за подання касаційної скарги.

7. Стягнути з публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К", м. Луганськ, на користь відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 213,15 грн. судового збору за подання касаційної скарги.

8. Видачу відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.

Суддя В. Селіваненко

Суддя Б. Львов

Суддя В. Харченко