ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про призначення судової експертизи

та зупинення апеляційного провадження

"07" липня 2015 р.Справа № 916/4424/14
Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді: Мишкіної М.А.,

суддів: Будішевської Л.О., Таран С.В.

при секретарі судового засідання Бєлянкіній Г.Є.

за участю представників сторін:

від ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» - Мельник О.І. - за довіреністю;

від ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - Роман В.С. - за довіреністю

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ-ФУД»

на рішення господарського суду Одеської області від 30 березня 2015 року

по справі №916/4424/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ-ФУД»

про стягнення 292320грн.

встановив:

У травні 2014р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» (надалі - позивач, ТОВ «Маша і Мєдвєдь») звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ-ФУД» (надалі - відповідач, ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»), в якому просило суд стягнути з відповідача на його користь суму компенсації у розмірі 292320грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» порушено виключні авторські права позивача шляхом незаконної реалізації дитячих шкарпеток з зображенням персонажу «Маша», який є об'єктом інтелектуальної власності як частина аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь», права на який належать позивачу.

З посиланням на норми ст.ст.435, 443, 440,418,1109,1108 ЦК України, ст.52 ЗУ «Про авторське право та суміжні права», роз'яснення, які містяться у п.п.42,44,12,18 Постанови Пленуму Верховного суду України №5 від 04.06.2010р., Постанові Пленуму Вищого господарського суду України №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» позивач просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

25.11.2014р. відповідач подав місцевому господарському суду відзив на позову заяву, в якому просив суд відмовити у задоволенні позову.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 19.12.2014р. було призначено по справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз, на вирішення експертів поставлене наступне питання: чи містить зображення, розміщене на товарі «ШкарДитBono13-50», риси складової частини аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша і Медведь» персонажу «Маша», авторське право на яку належить ТОВ «Маша і Мєдвєдь», визначивши які саме риси є тотожними, а які відмінними? Провадження у справі зупинено.

16.02.2015р. до суду першої інстанції надійшов висновок №57 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по матеріалах господарської справи №918/1483/14.

Ухвалою місцевого господарського суду від 16.02.2015р. провадження у справі поновлено.

Рішенням господарського суду Одеської області від 30.03.2015р. (суддя Степанова Л.В.) позовні вимоги ТОВ «Маша і Мєдвєдь» задоволено частково - стягнуто з ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» на користь ТОВ «Маша і Мєдвєдь» суму компенсації у розмірі 73080грн., витрати по сплаті судового збору у сумі 5846,40грн. В решті позову відмовлено.

Рішення суду вмотивовано посиланнями на норми ст. 435 ЦК України, ст.ст.1,8,915,31,32 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» та тим, що позовні вимоги ТОВ «Маша і Мєдвєдь» є обґрунтованими, оскільки проаналізувавши умови договорів від 08.06.2010 р. №010601-МиМ та від 09.06.2008р. №ЛД-1/2008, суд дійшов висновку про наявність у позивача виключних майнових авторських прав на аудіовізуальний твір мультиплікаційний серіал «Маша и Мєдвєдь» та на його складові частини, в тому числі і на персонаж «Маша», а отже і наявність права захищати свої права, у тому числі шляхом звернення до суду з позовом. З огляду на відсутність жодних доказів, які б свідчили про наявність у ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» правових підстав для використання частини аудіовізуального твору -мультиплікаційного серіалу «Маша и Мєдвєдь» персонажу «Маша», суд дійшов висновку про порушення відповідачем виключних авторських прав ТОВ «Маша і Мєдвєдь». Згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 57 від 09.02.2015р., складеному експертом за результатами проведення експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Одеської області від 09.12.2014р. по справі № 916/4424/14, судовий експерт зазначає, що зображення дівчинки на товарі під назвою "ШкарДитBono" (дитячих шкарпеток "Bono") придбаний в мережі магазинів "Сільпо", є використанням (шляхом відтворення) зображення персонажу "Маша" із мультиплікаційного серіалу "Маша і Мєдвєдь". Водночас, постановою Вищого господарського суду України від 18.11.2014р. у справі №916/1802/14 встановлено, що персонажі аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу "Маша і Мєдвєдь" та зображення цих персонажів є частинами аудіовізуального твору, які можуть використовуватися самостійно, а тому й розглядатися як твори. Враховуючи зазначене, оскільки персонаж аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Мєдвєдь» - "Маша" є частиною вказаного аудіовізуального твору та може використовуватися самостійно, останній розглядається судом як твір.

Вирішуючи питання щодо стягнення компенсації та її розміру, суд врахував норми ст.3 ЦК України, роз'яснення, які містяться у п.п.51.3 п.51 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012р. №12 а також обставину, що доведеним є факт реалізації відповідачем контрафактного товару на загальну суму 204грн. Оцінивши наявні в матеріалах справи докази в їх сукупності, виходячи з засад справедливості, добросовісності, розумності як складових елементів загального конституційного принципу верховенства права, можливість стягнення з порушника надмірних грошових сум як компенсації за порушення авторського права спотворює її дійсне правове призначення, оскільки із засобу захисту компенсація перетворюється на джерело отримання суб'єктом авторського або суміжного права невиправданих додаткових прибутків, місцевий господарський суд визнав обґрунтованим та достатнім розмір компенсації у вигляді 60 мінімальних заробітних плат, що складає 73080грн.

Не погодившись з рішенням суду, ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову ТОВ «Маша і Мєдвєдь» відмовити у повному обсязі.

В обґрунтування апеляційної скарги ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» зазначило, що оскаржене рішення прийняте з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, підлягає скасуванню з огляду на наступне:

- твердження суду першої інстанції про те, що у ТОВ «Маша і Мєдвєдь» наявні виключні майнові авторські права на об'єкт авторського права (аудіовізуальний твір) - анімаційний серіал «Маша і Мєдвєдь» є необґрунтованим та таким що не відповідає матеріалам справи. Висновок суду щодо наявності у позивача авторського права на зображення «Маша» є таким, що був зроблений всупереч нормам матеріального права - ст.ст.435,626 ч.2 ст.429 ЦК України, ст.13 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»;

- компенсація в сумі 73080грн. є не співвідносною із сумою отриманого відповідачем прибутку та порушує положення ст.3 ЦК України, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність. Купівля позивачем десяти одиниць відповідного товару в один день, продаж якого здійснював відповідач, не може кваліфікуватися як багаторазове порушення відповідачем майнових авторських прав позивача;

- судом першої інстанції не було досліджено наданий відповідачем договір поставки №90/1 від 01.01.2010р. за яким товар що містить зображення персонажу «Маша» був отриманий відповідачем від постачальника ФОП Богуславської Л.Л., а відтак і не встановлено суми отриманого відповідачем доходу.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 29.04.2015р. апеляційну скаргу прийнято провадження та призначено її до розгляду.

18.05.2015р. ТОВ «Маша і Мєдвєдь» подало суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу, в якому просило залишити оскаржене рішення без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

В судовому засіданні апеляційного господарського суду представник ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» заявив клопотання про призначення по справі додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та просив доручити її проведення Науково-дослідному експертно-криміналістичному центру ГУМВС України в Одеській області.

Представник ТОВ «Маша і Мєдвєдь» не заперечував проти призначення додаткової експертизи по справі.

Розглянувши клопотання представника ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», колегія суддів дійшла наступного.

Згідно із ч.3 ст.4-3 ГПК України господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Згідно із п.6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» за змістом статті 101 ГПК апеляційний господарський суд, яким приймаються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку.

Відповідно до ст.99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із ст.42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обгрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам. Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин. У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту. Висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. Відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

Відповідно до роз'яснень, які містяться у п.15 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» частинами третьою і четвертою статті 42 ГПК передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд має виходити з такого. Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо. Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання. Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер. В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою місцевого господарського суду від 19.12.2014р. було призначено по справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз та на вирішення експертів поставлене наступне питання: чи містить зображення, розміщене на товарі «ШкарДитBono13-50», риси складової частини аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша і Медведь» персонажу «Маша», авторське право на який належить ТОВ «Маша і Мєдвєдь», визначивши які саме риси є тотожними, а які відмінними? Провадження у справі зупинено.

16.02.2015р. до суду першої інстанції надійшов висновок №57 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.02.2015р. по матеріалах господарської справи №918/1483/14.

Відповідно до вищезазначеного висновку зображення дівчинки на товарі під назвою «ШкарДитBono» (дитячих шкарпетках «Bono»), придбаного в мережі магазинів «Сільпо», є використанням (шляхом відтворення) зображання персонажу «Маша» із мультиплікаційного серіалу «Маша і Мєдвєдь». Результати порівняльного дослідження зображення дівчинки на товарі під назвою «ШкарДитBono» (дитячих шкарпетках «Bono»), придбаний в мережі магазинів «Сільпо», є використанням (шляхом відтворення) зображання персонажу «Маша» із мультиплікаційного серіалу «Маша і Мєдвєдь» викладені в Таблицях 1-4 дослідницької частини висновку.

Разом з цим, 26.03.2015р. ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» подало місцевому господарському суду відзив на висновок судової експертизи, в якому зазначило, що висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №57 від 09.02.2015р. є таким, що не відповідає дійсності та не може бути взятий до уваги, оскільки відповідно до наданого судовим експертом висновку ним було досліджено товари з матеріалів справи №918/1483/14 тобто об'єктом дослідження виступили товари з іншої справи. Крім того відповідач зазначив, що якщо припустити допущення експертом технічної помилки в номері справи, слід звернути увагу також на велику кількість помилок та неточностей у змісті висновку.

Вивчивши висновок експерта, колегія суддів вважає, що він не є достатньо ясним та повним, оскільки відповідь на питання експертизи, поставлені судом, надана експертом у площині кваліфікації обставини зображення дівчинки на товар під назвою «ШкарДитBono» (дитячих шкарпетках «Bono»), а не за змістом ухвали господарського суду Одеської області від 09.12.2014р. При цьому відповіді на питання, поставлені судом, безпосередньо висновок судової експертизи (а не дослідницька частина) не містить.

При цьому, на думку суду апеляційної інстанції усунути неповноту висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

На підставі викладеного, колегія суддів вважає за необхідне задовольнити клопотання представника відповідача та призначити по справі додаткову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з дорученням її проведення Науково-дослідному експертно-криміналістичному центру ГУМВС України в Одеській області (65005, м.Одеса, вул.Прохорівська,35).

Витрати по оплаті проведення судової експертизи покладаються на ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД».

Відповідно до п.2 ч.2 ст.79 ГПК України апеляційне провадження у справі №916/4424/14 зупиняється.

Керуючись ст.ст.41, 42, п.2 ч.2 ст.79, ст.ст.86, 99 ГПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

1. Призначити у справі №916/4424/14 додаткову судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити питання: Чи є відтворенням та за якими ознаками об'єкта інтелектуальної власності, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь», - персонажу «Маша» з анімаційного серіалу «Маша і Мєдвєдь», зображення, що розміщене на дитячих шкарпетках ТМ Bono арт.13-50, які знаходяться в матеріалах справи №916/4424/14 (т.2 а.с.2)?

2. Доручити проведення судової експертизи судовим експертам Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Одеській області (65005, м. Одеса, вул.Прохорівська,35).

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, встановлену ст.ст.384, 385 КК України.

4. В розпорядження експертів надати матеріали справи №916/4424/14.

5. Зобов'язати ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» здійснити оплату рахунку за проведення експертизи в 5-денний термін після одержання рахунку експертної установи.

6. Апеляційне провадження у справі зупинити до закінчення проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та/або повернення матеріалів справи №916/4424/14 до Одеського апеляційного господарського суду.

Головуючий суддя Мишкіна М.А.

Суддя Будішевська Л.О.

Суддя Таран С.В.