РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2015Справа №39/124

За позовом Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах" (Открытого страхового

акционерного общества «Ингосстрах»)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах"

про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг та

зобов'язання до здійснення дій

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Вілько Н.Г. за довіреністю № 392 5537-/15 від 22.01.2015

від відповідача-1: Запорожець Л.Г. за довіреністю № 1-8/8566 від 21.11.2014

від відповідача-2: Сизова А.Ю. за довіреністю № Э.37.7.0./Д-969 від 09.01.2015

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Відкрите страхове акціонерне товариство "Інгосстрах" (Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах») (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1) та Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (відповідач-2) про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зобов'язання до здійснення дій.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує, зокрема, тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 119934, № 119935, № 119936 є неохороноздатними, оскільки вони схожі настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, і вони можуть вводити в оману щодо послуг або особи, яка надає такі послуги. Позивач також просив вжити заходи до забезпечення позову.

Обгрунтовуючи позовні вимоги позивач також вказує, що знаки для товарів і послуг "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ", "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" та "ІНГОССТРАХ" за свідоцтвами України № 119934, № 119395, № 119936, відповідно, для товарів і послуг 35, 36, 42, 45 класів МКТП містять як домінуючий елемент позначення "ІНГОССТРАХ". В той же час, фірмове найменування позивача, розрізнювальним та основним елементом якого є спеціальна назва "Інгосстрах", є цінним активом позивача. Позивач також зазначає, що під своїм фірмовим найменуванням він має право здійснювати всі види страхування, передбачені чинним російським законодавством, і позивач є лідером російського ринку страхування, а також він здійснює активну зовнішньоекономічну діяльність. Позивач стверджує, що його діяльність на території України не припинялася з 1948 року, а ринок України знаходиться в категорії найбільш пріоритетних для міжнародного бізнесу позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.05.2010 порушено провадження у справі № 39/124 та призначено справу до розгляду на 04.06.2010 о 10:30 год.

03.06.2010 представник відповідача 2 через відділ діловодства суду подав пояснення проти заяви позивача про забезпечення позову.

03.06.2010 представник відповідача 2 через відділ діловодства суду подав клопотання про припинення провадження у справі.

В судовому засіданні, призначеному на 04.06.2010, позивач позовні вимоги підтримав повність. Документи на виконання вимоги ухвали суду від 17.05.2010 суду не надав.

Відповідач-1 в судовому засіданні, призначеному на 04.06.2010, надав відзив на позовну заяву, в якому проти задоволення позовних вимог заперечував. Відповідач-1 також зазначив про необхідність призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідач-1 в судовому засіданні звернувся до суду з клопотанням про залучення додаткових доказів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 17.05.2010. Клопотання відповідача- 1 судом задоволено.

Відповідач-2 в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання про припинення провадження у справі, яке мотивоване, зокрема, тим, що в позовній заяві позивач не висуває жодних вимог до відповідача -2.

Позивач проти клопотання відповідача-2 про припинення провадження у справі заперечував.

Відповідач-1 проти клопотання відповідача -2 про припинення провадження у справі заперечував.

Судом клопотання відповідача-2 про припинення провадження у справі відхилено.

Представники сторін в судовому засіданні подали спільне клопотання про продовження термінів розгляду справи. Судом клопотання задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2010 р. продовжено строк вирішення спору, розгляд справи відкладено на 19.07.2010 о 09:50 год. та вжито заходи до забезпечення позову, шляхом заборони Закритому акціонерному товариству "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" передавати право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 119934, 119935, 119936.

Розгляд справи, призначений на 19.07.2010, не відбувся у зв'язку із поданням Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "Інгосстрах" апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.06.2010 та направленням матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.08.2010 ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.06.2010 залишено без змін, апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" без задоволення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2010 розгляд справи призначено на 27.09.2010 о 11:20 год.

Розгляд справи, призначений на 27.09.2010, не відбувся у зв'язку із поданням Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "Інгосстрах" до Київського апеляційного господарського суду касаційної скарги на постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.08.2010 та направленням матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду для передачі до Вищого господарського суду України.

Постановою Вищого господарського суду України від 26.10.2010 ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.06.2010 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.08.2010 залишено без змін, касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" без задоволення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2010 розгляд справи призначено на 22.11.2010 о 11:20 год.

Розгляд справи, призначений на 22.11.2010, не відбувся у зв'язку із поданням Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "Інгосстрах" касаційної скарги на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2010 та направленням матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду для передачі до Вищого господарського суду України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 23.12.2010 касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2010 повернуто, клопотання про відновлення пропущеного строку подання касаційної скарги відхилено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2011, на підставі ст. 86 ГПК України, розгляд справи призначено на 24.01.2011 о 09:30 год.

24.01.2011 відповідач-2 через відділ діловодства суду подав відзив на позовну заяву.

24.01.2011 відповідач-2 через відділ діловодства суду подав письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду.

Розгляд справи, призначений на 24.01.2011, не відбувся у зв'язку із поданням Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "Інгосстрах" касаційної скарги на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2010 та направленням матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду для передачі до Вищого господарського суду України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 02.03.2011 касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2010 повернуто.

10.03.2011 справа № 39/124 повернута до Господарського суду міста Києва та за резолюцією від 14.03.2011 передана для розгляду судді Гумезі О. В.

У зв'язку із поданням Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "Інгосстрах" касаційної скарги на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2010 матеріали справи направлені 17.03.2011 до Київського апеляційного господарського суду для передачі до Вищого господарського суду України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 29.03.2011 касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2010 повернуто.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2011 розгляд справи № 39/124 призначено на 18.04.2011.

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 18.04.2011 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Наталії Миколаївні, та зупинено провадження у справі № 39/124 до закінчення проведення судової експертизи.

У зв'язку із поданням Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "Інгосстрах" касаційної скарги на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2010 матеріали справи 21.04.2011 направлені до Київського апеляційного господарського суду для передачі до Вищого господарського суду України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 25.05.2011 касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2010 р. повернуто.

06.06.2011 справа № 39/124 передана судовому експерту для проведення судової експертизи.

Господарський суд міста Києва неодноразово звертався до судового експерта Мещерякової Н.М. з проханням повернути матеріали справи № 39/124 разом із висновком судового експерта до Господарського суду міста Києва.

20.04.2015 через відділ діловодства суду від судового експерта Мещерякової Н.К. надійшов супровідний лист з Висновком № 108/14-НМ від 03.07.2014 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.05.2015 поновлено провадження у справі та призначено розгляд справи на 26.05.2015 о 14:30 год.

14.05.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

19.05.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

26.05.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшли додаткові письмові пояснення до відзиву проти позовної заяви, відповідно до яких відповідач-2 просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог.

В судове засідання, призначене на 26.05.2015, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 26.05.2015, подав клопотання, відповідно до якого просив суд викликати в судове засідання судового експерта для дачі пояснень з приводу наданого ним висновку. Клопотання залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 26.05.2015 представник відповідача-2 подав клопотання про долучення до матеріалів справи копії витягу зі статуту Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах". Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 26.05.2015 представник позивача подав клопотання про долучення до матеріалів справи платіжного доручення № 880443 від 21.11.2011; рахунку-фактури № 144-СЕ від 08.09.2011 та свідоцтв про реєстрацію. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 26.05.2015, подав клопотання, відповідно до якого просив суд замінити первісного відповідача-1 - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на Державну службу інтелектуальної власності України, оскільки постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 346 "Про ліквідацію урядових органів" було ліквідовано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, а 21.02.2011 було зареєстровано Державну службу інтелектуальної власності України. Клопотання залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 26.05.2015, здійснювався розгляд клопотання позивача, поданого 26.05.2015 в судовому засіданні, про заміну первісного відповідача-1 - Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України Державною службою інтелектуальної власності України.

Представник позивача в судовому засіданні 26.05.2015 вищезазначене клопотання підтримав, представники Державної служби інтелектуальної власності України та відповідача-2 клопотання позивача підтримали.

Відповідно до частин 2, 3 ст. 24 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем. Про заміну неналежного відповідача виноситься ухвала і розгляд справи починається заново.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд прийшов до висновку про необхідність заміни неналежного відповідача-1- Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного - Державну службу інтелектуальної власності України.

В судовому засіданні 26.05.2015 представник відповідача-1 подав клопотання про долучення до матеріалів справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 21.05.2015 відносно свідоцтв № 119935, № 119934, № 119936. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 26.05.2015, судом досліджено витяг зі Статуту відповідача-2, та встановлено, що 27.04.2011 відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" змінило найменування на Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах". Зі змісту норм зазначеного витягу вбачається, що Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах".

Враховуючи вищезазначене та положення ч. 1 ст. 25 ГПК України, суд прийшов до висновку про необхідність заміни відповідача-2 - Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на правонаступника - Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах".

В судовому засіданні, призначеному на 26.05.2015, здійснювався розгляд клопотання позивача, поданого 26.05.2015 в судовому засіданні, про виклик в судове засідання судового експерта для дачі пояснень з приводу даного ним висновку. Клопотання судом відхилено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.05.15 замінено неналежного відповідача-1 - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного - Державну службу інтелектуальної власності України; замінено відповідача-2 - Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" на правонаступника - Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах"; відкладено розгляд справи на 15.06.15 о 14:10 год.

15.06.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В судове засідання призначене на 15.06.2015 з'явилися представники позивача, відповідача-1, відповідача-2.

В судовому засіданні 15.06.15 представник відповідача-2 подав додаткові письмові пояснення до відзиву. Додаткові письмові пояснення залучені судом до матеріалів справи та будуть передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 15.06.15 представник позивача надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в судовому засіданні 15.06.15 проти задоволення позову заперечували.

Представник позивача в судовому засіданні 15.06.15 підтримав клопотання, подане ним 15.06.2015 через відділ діловодства суду, про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 проти задоволення такого клопотання заперечували.

Суд зобов'язав відповідача-1 та відповідача-2 надати письмові пояснення щодо клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Клопотання позивача, подане 15.06.2015 через відділ діловодства суду, про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Суд оголосив перерву в судовому засіданні 15.06.15 до 06.07.2015 о 14:10 год.

03.07.2015 представник позивача через відділ діловодства суду надав пояснення у справі з урахуванням висновку судової експертизи № 108/14НМ від 03.07.2014.

03.07.2015 представник позивача через відділ діловодства суду надав письмові пояснення.

В судове засідання, призначене на 06.07.2015, з'явилися представники позивача, відповідача-1, відповідача-2.

Представник позивача в судовому засіданні 06.07.2015 підтримав клопотання, подане ним 15.06.2015 через відділ діловодства суду, про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 проти задоволення такого клопотання заперечували.

Клопотання позивача про призначення у справі повторної судової експертизи судом відхилено.

В судовому засіданні, призначеному на 06.07.2015, представник позивача підтримав позовні вимоги повністю, зокрема, представник позивача вказав, що комерційне (фірмове) найменування Інгосстрах використовується позивачем з 1947 року. В Україні, відповідно до поданих доказів, з 2000 року воно охороняється та є чинним відповідно до ст. 489 ЦК України, а відповідно до ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності - з 1947 року.

Представник відповідача-1 проти задоволення позовних вимог заперечував.

Представник відповідача-2 проти задоволення позовних вимог заперечував з підстав зазначених у відзиві та додаткових поясненнях, зокрема, відповідач-2 вказав, що позивачем наданими ним в якості доказів у справі документами не доведено наявність порушеного права та підстав для скасування свідоцтв України знаки для товарів і послуг № 119934, № 119935, № 119936.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 06.07.2015 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

в с т а н о в и в :

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини (далі - ГК України), пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) з урахуванням особливостей, передбачених ГК України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Згідно з ст. 490 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Відповідно до ст.159 ГК України суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу. У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

Відповідно до ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Отже, правова охорона надається комерційному найменуванню у разі, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших, не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності та фактично використовується особою в господарському обігу.

Крім того, чинним законодавством України не виключається можливість різних осіб мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 1.4. "Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг", затверджених Наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р. в редакції Наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997 р., (далі - Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг), об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень.

Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 ЦК України).

Відповідно до ст. 495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому порядку добре відомою.

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Відкрите страхове акціонерне товариство "Інгосстрах" (Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах») є юридичною особою, яка створена і діє відповідно до законодавства Російської Федерації.

Зібрані у справі докази свідчать, що 26 грудня 1947 року наказом Міністра фінансів СРСР було створено Управління іноземного страхування СРСР - Ингосстрах.

02 червня 1948 року Постановою Ради Міністрів СРСР №1902-747с затверджено Положення про Управління іноземного страхування СРСР (Ингосстрах) при Міністерстві фінансів СРСР. Відповідно до п. 1 розділу 1 Положення, Ингосстрах має своїм завдання безпосередньо та через свої представництва і страхові товариства за кордоном: страхування експортних, імпортних, каботажних і транзитних вантажів, суден, фрахту та інших майнових інтересів, пов'язаних з перевезенням; страхування радянського майна, що знаходиться за кордоном, а також майна та майнових інтересів іноземних фізичних та юридичних осіб та особисте страхування іноземних громадян за кордоном; укладання перестрахувальних угод з іноземними страховими підприємствами по прийняттю і передачі ризиків. Відповідно до п. 5 органами Ингосстраху є представництва та аварійні комісари в СРСР та представництва за кордоном.

20 липня 1972 року Постановою Ради Міністрів СРСР №546-177 перетворено Управління іноземного страхування СРСР в Головне управління іноземного страхування СРСР (Ингосстрах). Відповідно до п.2 Постанови встановлено, що Головне управління іноземного страхування СРСР (Ингосстрах) є юридичною особою, що діє на основі госпрозрахунку, і має своїм завданням організацію і проведення страхування в СРСР та за кордоном експортних, імпортних, каботажних і транзитних вантажів під час їх перевезення та зберігання, суден, літаків, автомобілів і інших транспортних засобів, фрахту та інших майнових інтересів, пов'язаних з перевезенням вантажів чи експлуатацією суден та інших засобів перевезення; всіх видів страхування майна та майнових інтересів іноземних юридичних осіб та громадян, а також міжнародних організацій на території СРСР і за кордоном та радянських юридичних осіб і громадян за кордоном, особистого страхування іноземних громадян в СРСР і за кордоном і радянських громадян за кордоном; операцій по перестрахуванню з іноземними страховими установами.

18 листопада 1997 року в м. Москві підписано зовнішньо-економічну угоду про створення транснаціональної групи «Ингосстрах», членом якої виступила САТ «Остра-Київ» - юридична особа за законодавством України. Відповідно до ст. 4 Угоди сторони даної угоди відповідно до вимог законодавства укладають угоди перестрахування, співстрахування.

24 лютого 2003 року було зареєстровано представництво позивача в Україні з назвою: представництво ОСАО «Ингосстрах».

27.08.2004 в м. Москві підписано угоду про створення Міжнародної страхової групи «ИНГО», стороною якого була САТ «Остра-Київ».

Відповідно до ст. 1 Статуту Відкритого акціонерного товариства «Ингосстрах», наявного в матеріалах справи (т. 1 а. с. 20-45), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ОСАО «Ингосстрах» від 29.07.2007 (протокол № 25), Відкрите акціонерне товариство «Ингосстрах» є правонаступником Головного управління іноземного страхування СРСР, створеного Постановою Ради Міністрів СРСР від 16.11.47 за № 3819-1281с, зареєстроване як акціонерне товариство закритого типу в МВК при Мосраді з питань створення нових підприємств за № 3779 від 28.06.1991 під фірмовим найменуванням - Страхове акціонерне товариство «Ингосстрах» (в подальшому зазначене свідоцтво про реєстрацію замінено Московською реєстраційною палатою на свідоцтво № 003.779).

05.01.93 Страхове акціонерне товариство «Ингосстрах» було перетворено в акціонерне товариство відкритого типу (Свідоцтво № 3779 - іu 1від 05.01.93, видане Московською реєстраційною палатою).

10.07.96 зареєстрована редакція Статуту з новим найменуванням - Відкрите страхове акціонерне товариство «Ингосстрах» (Свідоцтво № 3779 - іu 5від 10.07.96, видане Московською реєстраційною палатою). В статті 3 Статуту зазначено, що Ингосстрах є юридичною особою за законодавством Російської Федерації. Скорочене фірмове найменування ОСАО «Ингосстрах».

В главі 9 цього Статуту (т. 1 а. с. 43) зазначені філіали і представництва позивача на території Російської Федерації та за кордоном. Відомості про наявність філіалів або представництв в Україні, станом на 29.06.2007 року, відсутні.

Оцінивши зібрані у справі докази, суд прийшов до висновку що фірмовим найменуванням позивача є «Ингосстрах».

Судом встановлено, що 02.11.2004 Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради здійснено державну реєстрацію Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах»» (відповідач-2).

Наявні в матеріалах справи докази (т. 3, а.с. 14-21) свідчать про отримання відповідачем -2 ліцензій на здійснення страхової діяльності в Україні.

Зібрані у справі докази також свідчать, що на момент здійснення розгляду справи по суті відповідач-2 є власником:

- знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №119935 «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ», що є комбінованим позначенням, зареєстрованим для послуг 35, 36, 42, 45 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 09.12.2009. Дата публікації -10.03.2010, бюл. № 5;

- знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №119934 «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ», що є комбінованим позначенням, зареєстрованим для послуг 35, 36, 42, 45 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 09.12.2009. Дата публікації -10.03.2010, бюл. № 5;

- знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №119936 «ІНГОССТРАХ», зареєстрованим для послуг 35, 36, 42, 45 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 09.12.2009. Дата публікації -10.03.2010, бюл. № 5;

Отже, саме з 09.12.2009 - дати подання заявок на реєстрацію, виник весь обсяг прав на вказані знаки для товарів і послуг, передбачений чинним законодавством України.

Згідно ч. 1 ст. 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 3 ст. 157 ГК України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Згідно ч. 2 ст. 157 ГК України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу. Суд враховує, що відповідно до ст. 21 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу. Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідно до ст. 123 ГПК України, іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року), у вирішенні питань, пов'язаних із способами захисту прав інтелектуальної власності, господарським судам потрібно мати на увазі таке. Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України. Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Частиною першою статті 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

У частині другій статті 432 ЦК України визначено способи захисту права інтелектуальної власності.

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання недійсними повністю видані відповідачу-2 свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №№ 119934, 119935 та 119936 та зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 119934, 119935 та 119936 недійсними повністю.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Як свідчать зібрані у справі докази, відповідач-2 подавав заявки на видачу оспорюваних свідоцтв 09.12.2009, отже, відповідність заявлених на реєстрацію знаків умовам їх реєстрації повинна визначатися згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції станом на 10.04.2008.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно з положеннями ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на момент прийняття рішення), свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі - в редакції від 10.04.2008 р.), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Так, відповідно до положень п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

П. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, обставини, зазначені в п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та в п. 3 ст.6 Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими, раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками або фірмовими найменуваннями інших осіб, є відносним критерієм та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні п. 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до п. 80 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», зі змінами і доповненнями, закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг).

Для правильного вирішення пов'язаних з цим спорів господарським судам належить з'ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням позивача, чи було відомим на території України фірмове найменування "Ингосстрах" по відношенню до особи позивача (Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах") станом на 09.12.2009 р. - дату подання заявок на оспорювані свідоцтва; чи фактично використовувалося комерційне найменування позивача «Ингосстрах» в господарському обігу та для надання яких послуг; чи є оспорювані знаки для товарів і послуг відповідача-2 тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача "Ингосстрах"; чи є оспорювані знаки для товарів і послуг відповідача-2 оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги станом на 09.12.2009 року - дату подання відповідних заявок відповідачем-2; чи надає комерційне найменування «Ингосстрах» можливість вирізнити одну особу з-поміж інших; чи не вводить комерційне найменування «Ингосстрах» в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи.

У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань, господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні (п. 65 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»).

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 39/124, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, ухвалою Господарського суду міста Києва призначено судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності у справі № 39/124, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Н. М.

На вирішення атестованого судового експерта, з урахуванням пропозицій сторін, поставлено наступні питання:

- Чи було відомим на території України фірмове найменування "Інгосстрах" по відношенню до особи позивача (Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах") станом на 09.12.2009 р. - дату подання заявок № m200916635 на знак "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ", № m200916636 на знак "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ", № m200916637 на знак "ІНГОССТРАХ", що зареєстровані 10.03.2010 року на ім'я Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах"?

- Чи є знаки для товарів і послуг "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" за свідоцтвом України № 119934, "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" за свідоцтвом України № 119935, "ІНГОССТРАХ" за свідоцтвом України № 119936 тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача "Інгосстрах" (Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах") станом на 09.12.2009 р. - дату подання заявок № m200916635 на знак "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ", № m200916636 на знак "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ", № m200916637 на знак "ІНГОССТРАХ"?

- Чи є знаки для товарів і послуг "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" за свідоцтвом України № 119934, "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" за свідоцтвом України № 119935, "ІНГОССТРАХ" за свідоцтвом України № 119936 оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги станом на 09.12.2009 року - дату подання заявок № m200916635 на знак "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ", № m200916636 на знак "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ", № m200916637 на знак "ІНГОССТРАХ"?

Здійснюючи судову експертизу у справі, судовий експерт дійшов до наступних висновків:

1. Факти діяльності ВСАТ «Інгосстрах», що містяться у матеріалах справи, не повязані із використанням фірмового (комерційного) найменування на території України, що дає підстави вважати, що право ВСАТ «Інгосстрах» на фірмове найменування не набуло чинності в Україні.

Відомості з матеріалів справи не підтверджують відомість фірмового найменування ВСАТ «Інгосстрах» станом на 09.12.2009 - дату подання заявок № m 200916635 на знак «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ», № m200916636 на знак «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ», № m 200916637 на знак «ІНГОССТРАХ», - оскільки ВСАТ «Інгосстрах» не здійснювало діяльності на території України.

2. Знаки для товарів і послуг «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ» за свідоцтвом України №119934, «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ» за свідоцтвом України №119935, «ІНГОССТРАХ» за свідоцтвом України №119936 не є тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача «Інгосстрах» (Відкритого акціонерного товариства «Інгосстрах»), оскільки станом на 09.12.2009 - дату подання заявок № m 200916635 на знак «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ», № m 200916636 на знак «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ», № m 200916637 на знак «ІНГОССТРАХ» - ВСАТ «Інгосстрах» не набуло право на фірмове найменування на території України.

3. Матеріали справи не містять відомостей про те, що знаки для товарів і послуг «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ» за свідоцтвом України №119934, «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ» за свідоцтвом України №119935, «ІНГОССТРАХ» за свідоцтвом України №119936 були оманливими або такими, що могли ввести споживача в оману щодо особи, яка надає послуги 35, 36, 42 та 45 класів МКТП, станом на 09.12.2009р. - дату подання заявок № m 200916635 на знак «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ», № m 200916636 на знак «ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ», № m 200916637 на знак «ІНГОССТРАХ».

В п. 6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 року № 4 (далі - Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 р. № 4) зазначено, що оцінюючи висновок експерта, господарський суд повинен виходити з того, що цей висновок не має заздалегідь встановленої сили і переваг щодо інших доказів (частина п'ята статті 42 та частина друга статті 43 ГПК). При цьому, відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

Зібрані в матеріалах справи докази свідчать, що судова експертиза проведена судовим експертом Мещеряковою Н. М., яка має вищу філологічну та юридичну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта, зокрема, з правом проведення експертиз за спеціальністю (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1248 від 9 червня 2008 року): 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», стаж експертної роботи з 2006 року.

Судового експерта про кримінальну відповідальність згідно із статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України попереджено.

Відповідно до ч. 5 ст. 31 ГПК України судовий експерт має право відмовитися від дачі висновку, якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку.

Оцінюючи висновок № 108/14-НМ44 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 03.07.2014, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

Судом також з'ясовано, що при призначенні та проведенні судової експертизи було додержано вимоги законодавства, судовий експерт був компетентним, обставин, які виключали участь експерта у справі, судом встановлено не було.

Судом також встановлено, що здійснюючи експертне дослідження, експерт вірно встановив необхідність дослідження саме доказів використання позивачем на території України комерційного (фірмового) найменування, з урахуванням тієї обставини, що відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, суд вважає, що висновок № 108/14-НМ44 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 03.07.2014, складений кваліфікованим судовим експертоми, відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Виходячи з вищевикладеного, висновок № 108/14-НМ44 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 03.07.2014, додатково підтвердив відсутність фактів невідповідності знаків для товарів і послуг, належних відповідачу-2, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що могло б бути підставою для визнання недійсними оспорюваних свідоцтв.

Судом також враховано, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Небезпека введення споживача в оману стосовно особи виробника товару або послуги, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача, під час сприйняття ним такого позначення, асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, коли:

- позначення за своєю суттю є оманливим - тобто містить у своєму складі прямі вказівки на певного виробника, які не відповідають дійсності;

- якщо таке позначення за своєю суттю оманливим не є, але здатне ввести в оману внаслідок того, що воно настільки відомо споживачам в якості позначення не заявника або власника досліджуваного позначення, а іншої особи - виробника тотожного чи спорідненого товару, що викликає асоціації з останнім.

Фактично, споживач може бути введений в оману відносно походження товарів чи послуг, які реалізуються з використанням знаків, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що товари та/або послуги насправді різних виробників походять від одного, добре відомого йому виробника.

В зв'язку з цим, можливість введення знаком споживачів в оману щодо особи виробника тісно пов'язана зі схожістю позначень різних виробників, спорідненістю товарів, послуг, для яких призначено або використовуються схожі знаки та характером використання передуючих знаків, внаслідок якого між ними та особою, від якої походять марковані такими знаками товари, виникає стійкий асоціативний зв'язок.

Водночас, при дослідженні матеріалів даної справи, суд прийшов до висновку, що лише наявність в особи права на комерційне найменування не є підставою для визнання знаків для товарів і послуг іншої особи недійсними.

Для визнання знаків для товарів і послуг іншої особи недійсними, однією з необхідних умов повинна бути відомість в Україні фірмового найменування позивача.

Відповідно до п. 78 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); друге із згаданих найменувань не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства. П. 80 зазначеної Постанови визначено, що Закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг).

Як вказував позивач, з моменту створення 26 грудня 1947 року Управління іноземного страхування СРСР - Ингосстрах, позивач здійснював свою діяльність на території України, а тому, на думку позивача, його фірмове найменування «Ингосстрах» є відомим в Україні.

Дослідивши надані позивачем докази про здійснення реєстрації та перереєстрації позивача в СРСР та в Російській Федерації, суд дійшов висновку, що останні не можуть розглядатися судом в якості доказів відомості в Україні фірмового найменування «Ингосстрах», що належить саме позивачу, рівно як і доказів того, що оспорювані знаки для товарів і послуг відповідача-2 можна було сплутати з фірмовим найменування позивача «Ингосстрах» саме не момент подання відповідачем -2 відповідних заявок - 09.12.2009.

Також, наявні в матеріалах справи докази отримання позивачем нагород та свідоцтв про присвоєння позивачу міжнародних кредитних рейтингів (т. 1 а. с. 72-81) не приймаються судом в якості належних доказів відомості саме в Україні фірмового найменування позивача «Ингосстрах».

Крім того, в якості доказів у справі позивач посилається на укладення позивачем договорів перестрахування, облігаторного перестрахування (т. 1 а. с. 84-182). Суд відхиляє зазначені докази з огляду на місце їх укладання, дату укладання таких договорів та наявності застережень в деяких з них з приводу того, що територія дії договорів виключає територію України. Таким чином, оцінивши надані позивачем в якості доказів договори, суд приходить до висновку, що вони свідчать про здійснення господарської діяльності позивача, однак не можуть розглядатися судом в якості доказів відомості в Україні фірмового найменування «Ингосстрах» щодо позивача, рівно як і доказів того, що оспорювані знаки для товарів і послуг відповідача-2 можна було сплутати з фірмовим найменування позивача «Ингосстрах» саме не момент подання відповідачем -2 відповідних заявок та саме з огляду на укладення зазначених договорів.

Суд критично оцінює надані позивачем 03.07.2015 письмові пояснення щодо укладення позивачем з контрагентами з України 2171 договорів страхування і перестрахування в період з 01.01.2008 по 31.12.2009, оскільки такі пояснення не підтверджуються жодними доказами. Крім того, з огляду на положення ст. 33 ГПК України, кожна із сторін повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Посилання позивача на встановлену чинним законодавством Російської Федерації таємницю страхування не звільняє позивача від обов'язку доказування.

Надані позивачем установчі документи про створення в 1991 році Страхового підприємства «Галинстрах»; створення в 1990 році Страхового акціонерного товариства «Южное»; створення в 1994 році Акціонерної страхової компанії «Карпати» (т. 1 а. с. 197-285) також не можуть розглядатися судом в якості належних доказів відомості в Україні фірмового найменування «Ингосстрах», що належить саме позивачу, рівно як і доказів того, що оспорювані знаки для товарів і послуг відповідача-2 можна було сплутати з фірмовим найменування позивача «Ингосстрах», саме на момент подання відповідачем -2 відповідних заявок.

Наявні в матеріалах справи анкети (т. 1, а. с. 295-310), які, на думку позивача свідчать про добру відомість в Україні фірмового найменування позивача «Ингосстрах» та належність такого найменування резиденту Російської Федерації ОСАО «Ингосстрах», судом відхиляються з огляду на те, що таке опитування проведено за ініціативою позивача, при цьому в зазначених анкетах заздалегідь було наявне твердження про відомість в Україні фірмового найменування «Ингосстрах».

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Судом враховано, що зміст позову складають вимоги матеріально-правового характеру, спрямовані на захист та/або відновлення порушеного права. Доведенню ж підлягають як правові, так і фактичні підстави заявлених позовних вимог.

Здійснюючи розгляд справи по суті, суд встановив, що при зверненні до суду з позовом позивач не зазначив, на захист яких саме прав або охоронюваних законом інтересів подано позов. При цьому судом враховано, що позивач є юридичною особою яка створена і діє на території Російської Федерації.

Згідно з ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Оцінивши всі наявні докази в сукупності, суд прийшов до висновку, що позивач належними засобами доказування не довів відомість на території України фірмового найменування "Ингосстрах" по відношенню до особи позивача (Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах") станом на 09.12.2009 - на дату подання заявок на оспорювані свідоцтва; використання позивачем фірмового найменування Ингосстрах на території України на дату подання заявок; однорідність та спорідненість послуг, що надаються позивачем, із послугами 35, 36, 42, 45 класів МКТП, для яких зареєстровані оспорювані свідоцтва відповідача -2.

Позивач також не вказав на захист яких саме прав, або охоронюваних законом інтересів було подано позов.

За встановлених вище обставин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про визнання недійсними повністю виданих відповідачу-2 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 119934, 119935 та 119936 є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання відповідача -1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 119934, 119935 та 119936 недійсними повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

З огляду на відмову в задоволенні позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв України №№ 119934, 119935 та 119936, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача -1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 119934, 119935 та 119936 недійсними повністю - є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 44 ГПК України судові витрати складаються, зокрема, з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом.

Відповідно до положень ст. 49 ГПК України на позивача покладаються витрати по сплаті державного мита, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та витрати за проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2010 до вирішення спору по суті вжито заходи до забезпечення позову, а саме: заборонено Закритому акціонерному товариству "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" передавати право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 119934, 119935, 119936.

Відповідно до ст. 68 ГПК України питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

З огляду на те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, суд прийшов до висновку про наявність підстав для скасування заходів до забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2010 у справі № 39/124.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 49, 59, 68, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2010 у справі №39/124.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 10.07.2015

Суддя Гумега О. В.