УХВАЛА

06.07.2015Справа № 910/12226/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В.,

при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/12226/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Перехід Віменс Паблішинг», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Клуб «ЖЖ», м. Київ,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності,

за участю представників сторін:

позивача - Бронішевської А.М. (довіреність від 01.04.2015 №104-Ю/2015);

Закусило Г.П. (довіреність від 01.04.2015 №104-Ю/2015);

відповідача - Максименка М.І. (довіреність від 25.05.2015 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перехід Віменс Паблішинг» (далі - ТОВ «Перехід Віменс Паблішинг») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням заяви позивача про зміну предмета позову від 19.06.2015 №б/н) про зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю «Клуб «ЖЖ» (далі - ТОВ «Клуб «ЖЖ») припинити використання знака для товарів та послуг «Женский Журнал» за свідоцтвом України №32081 та позначення, схожого до ступеню змішування із зазначеним знаком, під час випуску та розповсюдження друкованого засобу масової інформації - журналу під назвою «Женский» Журнал для тех, кто хочет жить счастливо», та в будь-якій іншій господарській діяльності відповідача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.05.2015 порушено провадження у справі.

ТОВ «Клуб «ЖЖ» 02.06.2015 подало суду письмові пояснення, в яких зазначило таке:

30.04.2014 було зареєстровано друкований засіб масової інформації - журнал відповідача під назвою українською мовою «Жіночий» Журнал для тих, хто хоче жити щасливо» (далі - журнал «Жіночий»), і російською мовою: «Женский» Журнал для тех, кто хочет жить счастливо» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.04.2015 серія КВ №20705-10505Р);

починаючи з липня 2014 року щомісячно відповідач здійснює видання журналу «Жіночий»; наведене у свідоцтві України №32081 зображення знака позивача повністю відрізняється від використаного відповідачем позначення назви журналу «Жіночий»; домінуюче становище та характер розташування у назві журналу «Жіночий» мають світла та темна літери «ЖЖ», ліва з яких розташована вище правої і частково накладається на ліву верхню частину правої літери та слово «ЖЕНСКИЙ», при цьому слово «ЖЕНСКИЙ» є складовою частиною назви журналу відповідача, а слово «журнал» вказує лише на вид друкованого засобу масової інформації і не несе жодного іншого смислового навантаження;

враховуючи те, що слова «жіночий» та «журнал» («женский» та «журнал» російською мовою) як елементи знака позивача є і загальновживаними термінами, і загальновживаними як позначення товарів певного виду, відповідні елементи знака позивача не охороняються;

таким чином, у позивача відсутні права забороняти іншим особам використовувати позначення «жіночий» та «журнал» («женский» та «журнал» російською мовою) для товарів будь-яких класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

ТОВ «Клуб «ЖЖ» 19.06.2015 подало суду клопотання про зупинення провадження у справі №910/12226/15 до вирішення пов'язаної із нею справи №910/13533/15 за позовом ТОВ «Клуб «ЖЖ» до Державної служби інтелектуальної власності України та ТОВ «Перехід Віменс Паблішинг» про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії.

Клопотання мотивовано тим, що: слова «жіночий» та «журнал» («женский» та «журнал» російською мовою) як елементи знака є загальновживаними термінами, загальновживаними як позначення товарів певного виду, відповідні елементи знака не охороняються; у випадку задоволення позову у справі №910/13533/15 у задоволенні позову у даній справі буде відмовлено у зв'язку з відсутністю порушеного права ТОВ «Перехід Віменс Паблішинг» як власника торговельної марки за відповідним свідоцтвом.

Позивач 22.06.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив, що: у справі №910/13533/15 ТОВ «Клуб «ЖЖ» просить суд визнати свідоцтво України №32081 недійсним з підстав невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; у справі №910/12226/15 відповідач як один із аргументів зазначає, що, на його думку, знак для товарів і послуг ТОВ «Перехід Віменс Паблішинг» не має розрізняльної здатності, оскільки включає в себе два слова «женский» та «журнал», які є загальновживаними термінами.

У судовому засіданні 22.06.2015 представники позивача заперечили проти задоволення клопотання відповідача про зупинення провадження у справі з підстав, викладених у поясненнях, поданих суду 22.06.2015.

Відповідно до частини першої статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

При цьому пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини друга - четверта статті 35 ГПК України).

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Іншим судом, про який йдеться у частині першій статті 79 ГПК України, є будь-який орган, що входить до складу судової системи України згідно з статтею 3 та частиною другою статті 17 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"; іншим судом може вважатися й інший склад суду (одноособовий чи колегіальний) в тому ж самому судовому органі, в якому працює суддя (судді), що вирішує (вирішують) питання про зупинення провадження у справі (пункт 3.16 постанови пленуму вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Заслухавши пояснення представників сторін в судовому засіданні 22.06.2015, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання відповідача про зупинення провадження у справі з огляду на те, що:

- позивач є власником свідоцтва України №32081 на знак для товарів і послуг «Женский Журнал», зареєстрований для товарів 16 та послуг 35 і 42 класів МКТП (заявка від 12.10.2000 № ; дата реєстрації - 16.06.2003);

- предметом розгляду справи №910/12226/15 є припинення порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на вказану торговельну марку;

- у розгляді справи №910/13533/15 предметом позову є визнання недійсним свідоцтва України №32081 на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії;

- свідоцтво України №32081 є чинним і на час розгляду даної справи по суті недійсним не визнане;

- у вирішенні зазначених спорів сторони посилаються на різні обставини, які підлягають дослідженню господарським судом на підставі різних доказів;

- у разі задоволення судом позовних вимог ТОВ «Перехід Віменс Паблішинг» у справі №910/13533/15 після завершення розгляду даної справи по суті сторона не позбавлена права звернутися до господарського суду із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами в порядку, визначеному розділом ХІІІ ГПК України;

- з урахуванням наведеного на даний час у господарського суду відсутні передбачені законом підстави для зупинення провадження у справі.

Позивач 22.06.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив таке: порівняльний аналіз журналів позивача та відповідача вказує на подібність і асоціативну схожість із знаком позивача за свідоцтвом України №32081; враховуючи форму використання назви журналу відповідача, позивач вважає, що має місце імітація/наслідування знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №32081, що породжує у свідомості споживачів асоціації змішування із знаком позивача; знак за свідоцтвом України №32081 є індивідуальним, оригінальним, за період існування набув розрізняльної здатності; тимчасова відсутність у продажу журналу позивача у друкованому форматі не впливає на факт порушення відповідачем під час випуску та розповсюдження власного видання під назвою «Женский» Журнал для тех, кто хочет жить счастливо», законних прав позивача як власника знака для товарів і послуг «Женский Журнал».

Відповідач 06.07.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив, що: ТОВ «Клуб «ЖЖ» не використовує, і матеріалами справи не підтверджується використання відповідачем під час випуску та розповсюдження журналу відповідача знака для товарів і послуг «Женский Журнал»; згідно з інформацією, розміщеною за адресою http://mediananny.com/novosti/2305604, журнал позивача припинив своє існування у квітні 2014 року, а у липні 2014 року подається новина про те, що розпочався випуск нового журналу, над створенням якого працює та сама команда; вказана інформація є достовірною, колектив, який працював над створенням журналу позивача, після звільнення розпочав роботу над випуском нового журналу - «Женский» Журнал для тех, кто хочет жить счастливо».

ТОВ «Перехід Віменс Паблішинг» 06.07.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило таке: враховуючи дату реєстрації журналу відповідача та випуску першого номера журналу «Женский» Журнал для тех, кто хочет жить счастливо» в липні 2014 року, можна стверджувати, що споживачі асоціюють журнал відповідача саме з популярним журналом позивача та знаком для товарів і послуг «Женский Журнал», під яким випускається останній, що в свою чергу підтверджує рейтинговість, відомість та популярність саме журналу позивача, та введення в оману споживачів відносно товару та особи, що випускає відповідний товар.

Представники позивача у судовому засіданні 06.07.2015 підтримали доводи, викладені у поясненнях, поданих суду 06.07.2015 у письмовому вигляді, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представник відповідача підтримав доводи, викладені у поясненнях, поданих суду 06.07.2015 проти задоволення позовних вимог заперечив.

У судовому засіданні 22.06.2015 суд зобов'язав сторони подати письмові пояснення щодо необхідності призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності; перелік питань, які слід поставити на вирішення судової експертизи; перелік експертних установ, яким слід доручити проведення такої експертизи.

Позивач 06.07.2015 подав суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судової експертизи, а саме:

«Чи набула торгівельна марка Позивача «Женский Журнал» за свідоцтвом України №32081 розрізняльної здатності внаслідок використання?»;

«Враховуючи те, що позначення «Женский Журнал» є відрізняльною частиною назви видання Відповідача, чи можна вважати це позначення таким, що можна сплутати з торгівельною маркою Позивача «Женский Журнал» за свідоцтвом України №32081?»;

«Чи можна вважати позначення Відповідача, які використовуються ним під час випуску та реклами друкованого видання «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ для тех, кто хочет жить счастливо» настільки схожим, що їх можна сплутати з торгівельною маркою Позивача «Женский Журнал» за свідоцтвом України №32081?».

Проведення судової експертизи позивач просив доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, а саме судовим експертам Дорошенку Олександру Федоровичу, Петренку Сергію Анатолійовичу або Коваленко Тетяні Вікторівні.

Представник відповідача у письмовому вигляді не подав пояснення стосовно необхідності призначення у справі судової експертизи, проте у судовому засіданні 06.07.2015 просив суд поставити на вирішення судової експертизи такі питання:

«чи є назва друкованого засобу масової інформації журналу «Жіночий» Журнал для тих, хто хоче жити щасливо», вказана у свідоцтві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 2015 року, знаком позивача за свідоцтвом 32081 2003 року?»;

«чи є позначення, яке розміщене на обкладинках журналу 2015 року відповідача, знаком для товарів та послуг «Женский Журнал», свідоцтво 32081?»;

«чи є назва друкованого засобу масової інформації журналу «Женский» Журнал для тех, кто хочет жить счастливо» позначенням, схожим до ступеня змішуваності із знаком «Женский Журнал» за свідоцтвом 32081?»;

«чи є те позначення, яке використовується на обкладинках журналу відповідача, позначенням, схожим до ступеня змішування із знаком 32081?».

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Як вбачається з матеріалів справи, позов мотивовано тим, що:

- позивач є власником свідоцтва України №32081 на знак для товарів і послуг «Женский Журнал», зареєстрований для товарів 16 та послуг 35 і 42 класів МКТП (заявка від 12.10.2000 № ; дата реєстрації - 16.06.2003)

- фактично у своїй господарській діяльності позивач використовує знак «Женский Журнал» для товарів 16 та послуг 35 класів МКТП;

- в рамках своєї господарської діяльності позивач починаючи з 16.06.2000 здійснював видавництво та розповсюдження щомісячного друкованого журналу під назвою «Женский Журнал» (свідоцтво про державну реєстрацію від 27.08.2008 №14380-3351ПР);

- за період існування дизайн журналу неодноразово змінювався та проводилась перереєстрація; в 2012 році позивач здійснив перереєстрацію журналу та отримав відповідне свідоцтво від 05.01.2012 №18659-7459Р;

- станом на 12.05.2015 (дата подання даного позову) на ринку друкованих видань України з'явився та існує друкований засіб масової інформації - щомісячний журнал під назвою «Женский» Журнал для тех, кто хочет жить счастливо» (свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.04.2015 серія КВ №20705-10505Р), випуск та розповсюдження якого здійснює відповідач,;

- ТОВ «Клуб «ЖЖ» вважає, що відповідач здійснює друк та розповсюдження видання, що за тематикою, направленістю та аудиторією є аналогічними журналу позивача; при цьому на обкладинці журналу відповідача в складі назви видання відповідачем використовується позначення «Женский Журнал», що схоже до ступеня змішування із зареєстрованим знаком позивача за свідоцтвом України №32081 для товарів 16 та послуг 35 класів МКТП.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За приписом пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з пунктами 4 і 5 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Враховуючи предмет даного спору, слід вирішити питання про те, чи є комбіноване позначення, яке використовується ТОВ «Клуб «ЖЖ» на обкладинках журналу «Женский» Журнал для тех, кто хочет жить счастливо», схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг «Женский Журнал» за свідоцтвом України №32081, стосовно товарів 16 класу і послуг 45 класу МКТП; для вирішення такого питання слід призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Частиною третьою статті 41 ГПК України встановлено, що проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування питання, що виникло у вирішенні даного спору і потребує спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

З Реєстру атестованих судових експертів вбачається, що Дорошенко О.Ф має кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, атестований у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Кваліфікація Дорошенка О.Ф. підтверджується свідоцтвом Міністерства юстиції України від 28.10.2005 № 933 з терміном дії «безстроково» відповідно до рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії від 28.11.2008 № 30, прийнятим відповідно до повноважень останньої, визначених Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2007 № 1054/5) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за № 882/11162).

Витрати за проведення судової експертизи суд вважає за необхідне покласти на позивача.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/12226/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

2. На вирішення судовому експерту поставити таке питання:

- чи є комбіноване позначення, яке використовується ТОВ «Клуб «ЖЖ» на обкладинках журналу «Женский» Журнал для тех, кто хочет жить счастливо», схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг «Женский Журнал» за свідоцтвом України №32081, стосовно товарів 16 класу і послуг 45 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/12226/15 надіслати судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Перехід Віменс Паблішинг» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31; ідентифікаційний код 31111611). Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Перехід Віменс Паблішинг» здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/12226/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко