РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2015Справа №5011-64/14270-2012

За позовом Приватного підприємства «Рекламно-інформаційна агенція «МедіаКомпас Україна»

до Дочірнього підприємства «Прем'єр Експо»

про припинення порушення інтелектуального права

та за зустрічним позовом Дочірнього підприємства «Прем'єр Експо»

до: 1) Приватного підприємства «Рекламно-інформаційна агенція «МедіаКомпас Україна»

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсним свідоцтва №75329 на знак для товарів і послуг, зобов'язання вчинити дії

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача (за первісним позовом): не з'явилися

від відповідача (за первісним позовом): Коваль М.С.

від відповідача-2 (за зустрічним позовом): Фінагіна В.Б.

вільний слухач: Котікова О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Приватне підприємство «Рекламно-інформаційна агенція «МедіаКомпас Україна» звернулося до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Дочірнього підприємства «Прем'єр Експо» про припинення порушення інтелектуального права.

Позовні вимоги мотивовані тим, що ДП «Прем'єр Експо» неправомірно та без дозволу Приватного підприємства «Рекламно-інформаційна агенція "МедіаКомпас Україна" використовує знак для товарів та послуг "TRANS", який належить останньому на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № 75329 від 25.04.2007 р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 01.10.2012 р. позовну заяву направлено за територіальною підсудністю до господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2012 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 31.10.2012 р.

30.10.2012 р. від Дочірнього підприємства «Прем'єр Експо» через відділ діловодства суду надійшла зустрічна позовна заява до Приватне підприємство «Рекламно-інформаційна агенція «МедіаКомпас Україна» та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва № 75329 на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги за зустрічним позовом мотивовані тим, що знак для товарів та послуг "TRANS" не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання, а тому свідоцтво на знак для товарів і послуг "TRANS" № 75329 від 25.04.2007 р. підлягає визнанню недійсним у судовому порядку.

Рішенням господарського суду міста Києва від 21.01.2014 р. (суддя Зеленіна Н.І.) у задоволенні первісного та зустрічного позову відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.04.2014 р. рішення господарського суду міста Києва від 21.01.2014 р. у справі №5011-64/14270-2012 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 08.07.2014 касаційні скарги задоволено, рішення господарського суду міста Києва від 21.01.2014 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.04.2014 р. у справі №5011-64/14270-2012 скасовано, справу №5011-64/14270-2012 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва в іншому складі суду.

16.07.2014 р. матеріали справи №5011-64/14270-2012 надійшли до господарського суду міста Києва та згідно автоматизованої системи документообігу передані на розгляд судді Бондарчук В.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.07.2014 р. прийнято справу №5011-64/14270-2012 до провадження та призначено до розгляду на 18.08.2014 р.

Розгляд справи відкладався через нез'явлення повноважних представників позивача (за первісним позовом) та неналежне виконання сторонами вимог суду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.09.2014 р. задоволено клопотання Дочірнього підприємства «Прем'єр Експо» про виклик судових експертів та продовжено строк вирішення спору на п'ятнадцять днів.

29.09.2014 р. через загальний відділ діловодства господарського суду міста Києва від судового експерта Дорошенка О. надійшов лист, в якому останній просить суд перенести допит експертів на іншу дату у зв'язку із перебуванням експерта у відпустці за межами м. Києва.

02.10.2014 р. через загальний відділ діловодства суду надійшов запит Вищого господарського суду України про термінове направлення матеріалів справи №5011-64/14270-2012 до Вищого господарського суду України у зв'язку із надходженням заяви про роз'яснення постанови Вищого господарського суду України від 08.07.2014 р. зі справи 5011-64/14270-2012.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.10.2014 р. зупинено провадження у справі №5011-64/14270-2012, матеріали справи направлено до Вищого господарського суду України.

04.11.2014 р. матеріали справи № 5011-64/14270-2012 надійшли до господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.11.2014 р. поновлено провадження у справі № 5011-64/14270-2012, розгляд справи призначено на 27.11.2014 р. за участю представників сторін.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.11.2014 р. у справі № 5011-64/14270-2012 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

26.05.2015 р. матеріали справи № 5011-64/14270-2012 надійшли до господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 198/14 від 14.05.2015 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.05.2015 р. поновлено провадження у справі, призначено до розгляду на 18.06.2015 р. за участю представників сторін.

У даному судовому засіданні представник відповідача-2 подав заперечення проти висновку судового експерта, в яких вказує про неузгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи, що викликає сумнів у Державної служби інтелектуальної власності України щодо обґрунтованості висновку.

Представник позивача (за зустрічним позовом) підтримав зустрічний позов та заперечив проти задоволення первісного позову.

Представник відповідача-2 (за зустрічним позовом) заперечувала проти задоволення зустрічного позову та у вирішенні первісного позову поклалася на розсуд суду.

Представник позивача за первісним позовом у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, проте неодноразово був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень та засвідченою копією реєстру відправки поштової кореспонденції.

Так, відповідно до п. 3.9.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», за змістом статті 64 ГПК України, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. Доказом такого повідомлення в разі неповернення ухвали підприємством зв'язку може бути й долучений до матеріалів справи та засвідчений самим судом витяг з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень, який містить інформацію про отримання адресатом відповідного поштового відправлення, або засвідчена копія реєстру поштових відправлень суду.

Приймаючи до уваги, що представник Приватного підприємства «Рекламно-інформаційна агенція «МедіаКомпас Україна» був належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представника позивача за первісним позовом не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 18.06.2015 р. відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

25.04.2007 р. Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано свідоцтво України №75329 на знак для товарів і послуг «TRANS» щодо товарів і послуг 35 класу за МКТП на підставі заявки №m200507939 від 15.07.2005 р., про реєстрацію якого, 25.04.2007 р. відповідачем-2 (за зустрічним позовом) було здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» №5.

Так, позивач зазначає, що починаючи з 2009 р. Приватне підприємство «Рекламно-інформаційна агенція «МедіаКомпас Україна» (далі - ПП «РІА «МедіаКомпас Україна») щорічно організовує та проводить в рамках "Міжнародного Чорноморського транспортного форуму" виставку під назвою "TRANSUKRAINA" для задоволення комерційних та рекламних потреб її учасників.

Зазначена виставка присвячена транспорту, логістиці, технологіям, механізації навантажувально-розвантажувальних робіт та іншим питанням, пов'язаним з даною галуззю. Завдяки особливій назві з використанням торговельної марки "TRANS" та усталеної ділової репутації ПП «РІА «МедіаКомпас Україна» виставка, за роки її проведення, отримала визнання великої кількості вітчизняних та зарубіжних юридичних та фізичних осіб. Так, на участь у виставці 2012 р. вже подали заявки 169 осіб.

Крім того, виставка є офіційно визначеною в державі, оскільки її проведення саме позивачем встановлено Планом виставкової діяльності транспортної галузі на 2012 р., затвердженим Наказом Міністерства інфраструктури України № 162 від 13.03.2012 р.

Назва виставки - "TRANSUKRAINA", фактично поєднує у собі два слова - "TRANS" та "UKRAINA". Отже, в назві Виставки використовується торговельна марка "TRANS", яка належить ПП «РІА «МедіаКомпас Україна».

Щодо другої частини назви - "UKRAINA", позивач зазначає, що згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", наявність у зареєстрованому знаку офіційної назви держави, є елементом, що не охороняється, тобто не впливає на обсяг правової охорони.

В період з травня 2011 р. по грудень 2011 р. між ПП «РІА «МедіаКомпас Україна» та Дочірнім підприємством «Прем'єр Експо» велись переговори щодо спільної організації та проведення виставки з назвою "TRANSUKRAINA" або щодо передачі позивачем необхідних для організації та проведення такої виставки прав інтелектуальної власності відповідачу. Однак, сторони не дійшли згоди.

ДП «Прем'єр Експо» було проведено виставку під тією ж назвою "TRANSUKRAINA", на таку саму тематику. Про це ПП «РІА «МедіаКомпас Україна» дізналося у травні 2012 р.

Обґрунтовуючи первісний позов, позивач посилається на те, що ДП «Прем'єр Експо» неправомірно та без дозволу використовує знак для товарів та послуг "TRANS", який належить останньому на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № 75329 від 25.04.2007 р., організовуючи виставку аналогічну до тої, що кожного року проводить позивач із залученням постійних учасників виставки позивача. Свою виставку ДП «Прем'єр Експо» призначило на 10-12 жовтня 2012 р. в Міжнародному виставковому центрі, тобто напередодні виставки, яку проводить Позивач 23-25 жовтня 2012 р.

Як на підставу заявлених зустрічних вимог позивач посилається на те, що знак для товарів та послуг "TRANS" не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання, а відповідну правову охорону не можуть отримати позначення, що є загальновживаними термінами та символами, а тому свідоцтво на знак для товарів і послуг "TRANS" № 75329 від 25.04.2007 р. підлягає визнанню недійсним у судовому порядку.

При цьому, позивач за зустрічним позовом стверджує, що позначення "TRANS", зареєстроване у якості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 75329 від 25.04.2007 р., є скороченням від англійського слова "transport", яке перекладається як "транспортировка"; "транспорт" або частиною складних слів "trans-", в яких має значення "за, через", наприклад "транссибірський", "трансконтинентальний" і т.п.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги за первісним позовом не підлягають задоволенню, а зустрічні позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно зі ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 1 ст. 426 Цивільного кодексу України встановлено, що способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншими законами.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", використанням знака визнається, зокрема, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано та застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ст. 19 3акону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано недійсним у судовому порядку у разі невідповідності зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони.

Згідно зі ст. 5 вказаного Закону, правова охорона надається знаку, на який не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені статтею 6 вищезазначеного Закону.

Відповідно до Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р., при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що не мають розрізняльної здатності, являють собою загальновживані терміни та символи.

Пунктом 4.3.1.4. Правил передбачено, що до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: - загальновживані скорочення; - позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, та втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", не можуть одержати правову охорону позначення, які зокрема, звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №881 від 28.10.2013 р. встановлено, що знак для товарів і послуг "TRANS" за свідоцтвом України № 75329 від 25.04.2007 р. не мав розрізняльну здатність на дату подання заявки та не набув розрізняльної здатності внаслідок використання.

Крім того, згідно висновку судової експертизи №198/14 від 14.05.2015 р. знак для товарів і послуг «TRANS», зареєстрований для послуг 35-го класу МКТП (свідоцтво на знак для товарів і послуг №75329 від 25.04.2007 р.) на дату подання заявки був загальновживаним скороченням у таких галузях науки, техніки, господарства, як: транспорт, транспортування, лінгвістика, банківська справа тощо.

На дату подання заявки знак для товарів і послуг «TRANS» за свідоцтвом № 75329 від 25.04.2007 року не мав розрізняльної здатності щодо послуг 35 класу. У матеріалах справи відсутні відомості які свідчать про те, що позначення «TRANS» набуло розрізняльної здатності внаслідок використання.

Таким чином, суд приходить до висновку про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг «TRANS» за свідоцтвом України №75329 щодо товарів і послуг 35 класу МКТП, а також порушення відповідачами п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг".

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно статтей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи невідповідність зареєстрованого знака для товарів і послуг «TRANS» за свідоцтвом України №75329 щодо товарів і послуг 35 класу умовам надання правової охорони та видачі останнього внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача (за зустрічним позовом), суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача за зустрічним позовом щодо визнання недійсним свідоцтва України №75329 на знак для товарів і послуг «TRANS» щодо товарів і послуг 35 класу МКТП зобов'язання відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Отже, враховуючи встановлене, а саме, що за позивачем (за первісним позовом) зареєстроване свідоцтво України №75329 щодо товарів і послуг 35 класу, яке не відповідає умовам надання правової охорони та видане внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача (за зустрічним позовом), а також визнане судом недійсним, у позивача (за первісним позовом) відсутні законні правові підстави для визнання дій відповідачів (за первісним позовом) щодо використання знака «TRANS» під час здійснення ними господарської діяльності порушенням його майнових прав інтелектуальної власності.

Таким чином, позовні вимоги за первісним позовом не підлягають задоволенню з підстав їх необґрунтованості.

Щодо розподілу судових витрат, суд відзначає наступне.

Згідно ч.2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», за змістом статті 49 ГПК України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково, господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача (за первісним позовом).

Як роз'яснено пунктом 4.4. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 21 лютого 2013 року N 7 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України», у випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судового збору у справі, в тому числі й сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги або заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, здійснює господарський суд, який приймає рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

Отже, сплачений позивачем (за зустрічним позовом) судовий збір за подання апеляційної та касаційної скарг у розмірі 1 461,60 грн. також покладається на позивача (за первісним позовом).

Як вбачається з матеріалів справи, окрім судового збору позивачем (за зустрічним позовом) було сплачено 14 208,00 грн. за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі №5011-64/14270-2012, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 27.11.2014 р.

За наведених обставин, згідно зі статтею 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на позивача (за первісним позовом).

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. У задоволенні первісного позову Приватного підприємства ««Рекламно-інформаційна агенція «МедіаКомпас Україна» відмовити.

2. Зустрічний позов Дочірнього підприємства «Прем'єр Експо» задовольнити.

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України №75329 на знак для товарів і послуг «TRANS».

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України №75329 на знак для товарів і послуг «TRANS».

5. Стягнути з Приватного підприємства «Рекламно-інформаційна агенція «МедіаКомпас Україна» (65026, м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 15, ідентифікаційний код - 36109958) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Дочірнього підприємства «Прем'єр Експо» (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 57/3, ідентифікаційний код - 30856806) 2 534 (дві тисячі п'ятсот тридцять чотири) грн. 60 коп. - судового збору та 14 208 (чотирнадцять тисяч двісті вісім) грн. 00 коп. - витрат на оплату судової експертизи.

6. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 22.06.2015 р.

Суддя Бондарчук В.В.