ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

23.06.15р. Справа № 904/7458/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон", м. Миколаїв

до Відповідача-1 Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор", м. Дніпропетровськ

Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан", м. Дніпропетровськ

про визнання права попереднього користування

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: Простяков Є.О., довіреність № б/н від 09.01.2015 р., представник

Від Відповідача-1: представник Лучка І.Ю., довіреність № б/н від 16.10.2014 р.

Від Відповідача-2: представник Лучка І.Ю., довіреність № б/н від 16.10.2014 р.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" (далі-Позивач) звернулось з позовом до Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор" (далі-Вдповідач-1), в якому просить господарський суд визнати за товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" згідно зі ст.22 Закону України" Про охорону прав на промислові зразки" право попереднього користування на вироби, виготовлені із застосуванням всіх суттєвих ознак промислових зразків, захищених патентами на промислові зразки приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор" "Шина до транспортного засобу" №№ 25364,25365 та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604 та стягнути з Відповідача на свою користь суму судового збору.

В обґрунтування позову Позивач посилається на здійснення ним до подачі Відповідачем відповідних заявок на видачу відповідних патентів значної і серйозної підготовки до використання та безпосереднього добросовісного використання в Україні виробів, виготовлених із застосуванням промислових зразків, захищених патентами на промислові зразки приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор".

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

копію договору поставки товару №038645 від 02.01.2011р.;

копії видаткових накладних №ХВ-0063998 від 31.01.2013р.; №ХВ-0463273 від 05.06.2013р.; №ХВ-0512401 від 19.06.2013 р.;№ХВ-0413 594 від 22.05.2013р.; №ХВ-0350 845 від 29.04.2013р.; №ХВ-0299 641 від 15.04.2013 р.; №ХВ-0240102 від 29.03.2013р.; №ХВ-0240 104 від 29.03.2013р.; №ХВ-0159 326 від 04.03.2013р. №ХВ-0070020 від 04.02.2013р.; №ХВ-0126169 від 20.02.2013р.; №ХВ-0095114 від 08.02.2013р.; №ХВ-0099 114 від 11.02.2013 р.; №ХВ-0064137 від 31.01.2013р.;

копії платіжних доручень №284 від 20.02.2013р.; №728 від 19.02.2013р.; №31 від 26.02.2013р.; №1089 від 21.06.2013р.; №977 від 22.04.2013р.; №1678 від 29.03.2013р.; №1360 від 19.03.2013р.;

копії банківських виписок від 05.07.2013р.; від 19.07.2013р.; від 01.03.2013р.; від 23.04.2013р., від 15.05.2013р., від 11.03.2013р.; від 20.05.2013 р.; від 04.03.2013р.;

копію Договору купівлі-продажу №57 від 04.01.2011р.;

копію видаткової накладної №46158 від 21.10.2011 р.;

копію Договору №166 від 13.12.2010 р.;

копію Додаткової угоди від 31.12.2012 р. до договору №166 від 13.12.2010 р.;

копії видаткових накладних №804 від 15.03.2013 р.; №1524 від 24.04.2013 р.; №1675 від 07.05.2013 р.; №2618 від 27.06.2013 р.;

копії платіжних доручень №1030 від 30.05.2013р.; №3430 від 15.07.2013р.;

копії банківських виписок від 20.05.2013 р.; від 04.04.2013 р.; від 20.05.2013р.;

копію Договору постачання на умовах відстрочення платежу №008-Н від 02.01.2013 р.;

копії видаткових накладних №3668 від 14.02.2012 р.; №36038 від 13.09.2012 р.; №31778 від 14.08.2012р.;

копії платіжних доручень №9772776 від 02.03.2012р.; №657 від 03.10.2012 р.;

копію банківської виписки від 11.09.2012 р.;

копію Договору №64 від 25.08.2011 р.;

копію Додаткової угоди №8 від 25.12.2012 року до договору №64 від 25.08.2011 р.; №3131 від 19.09.2012 р.; копію банківської виписки від 08.10.2012 р.;

копії видаткових накладних № С-16698 від 14.03.2013 р.; № Х-8750 від 20.02.2013 р.; № Д-53924 від 11.06.2013 р.; № ЬІ-53400 від 11.06.2013 р.; № 3-51217 від 05.06.2013 р.; № 3-54672 від 13.06.2013 р.; № 0-38209 від 02.05.2013 р.; № У-37449 від 29.04.2013 р.; № 43152 від 17.05.2013 р.; № 39367 від 07.05.2013 р.; № Д-WbToв001318 від 09.02.2012 р.; № Е-35819 від 25.04.2013 р.; № Й-44623 від 21.05.2013 р.; № У-50183 від 03.06.2013 р.; № 48512 від 30.05.2013 р.; № Е-46476 від 24.05.2013 р.; № Х-6783 від 13.02.2013 р.; № В-52292 від 07.06.2013 р.; № К-49754 від 03.06.2013 р.;

копії банківських виписок від 12.03.2013р.; від 20.02.2013р.; від 14.06.2013р.; від 13.06.2013р.; від 06.06.2013р.; від 15.07.2013р.; від 21.05.2013р.; від 15.05.2013р.;від 09.07.2013р.; від 30.05.2013р.; від 31.05.2013р.; від 19.06.2013р.; від 12.06.2013р.; № К-49754 від 03.06.2013р.;

висновок експертів №48/14 від 06.05.2014 року разом із додатком;

копія постанови Одеського апеляційного господарського суду від 02.09.2014 року по справі №915/605/14;

постанова ВГС України від 14.01.2014р. по справі №922/973/13-г .

22.10.2014р. Відповідач подав клопотання про долучення до матеріалів справи довідки щодо відкритого поточного рахунку у національній валюті №26004430 та копію статуту Відповідача (а.с. 237-248 Т.1).

Відповідач-1 позов не визнав, подав відзив на позовну заяву, в якому зазначив про те, що Позивач в позові не наводить обґрунтування наявності у нього права на звернення до суду, а текст позовної заяви не містить вказівки про те, на захист яких прав та охоронюваних законом інтересів Позивача подано позовну заяву та яким чином їх порушено саме Відповідачем-1. До того ж, в позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога. Також позовна заява не містить жодного доказу на підтвердження того, що зовнішній вигляд виробів, постачання яких є предметом зазначених у позовній заяві договорів поставок, містить всі ознаки промислових зразків за належними Відповідачу патентами України (а.с. 1-3 Т.2).

На виконання вимог ухвали суду від 26.09.2014р. Позивач подав клопотання про залучення додаткових документів (а.с. 4-11 Т.2), а саме:

свідоцтво про державну реєстрацію АОО № 519157;

довідка ГУС у Миколаївській області від 19.04.2012 р.;

витяг з ЄДРЮОФОП від 26.08.2014 р.;

довіреність представника Заворотнього А.В. від 04.01.2013 р.

10.11.14р. Відповідач-1 подав письмові пояснення (а.с. 16-18 Т.2), зазначивши про те, що позовна заява не містить належних доказів на підтвердження того, що зовнішній вигляд виробів, постачання яких є предметом зазначених у позовній заяві договорів поставок, містить всі ознаки промислових зразків за належними Відповідачу патентами України. В позовній заяві в табличній формі наводиться перелік видаткових накладних, в яких зазначено артикули моделей шин, яким нібито відповідають промислові зразки за патентами Відповідача. Однак, лише з назви артикулу моделі шини неможливо визначити її зовнішній вигляд. Наданий в якості доказу розкриття у відповідних моделях шин всіх суттєвих ознак промислових зразків Відповідача Висновок експертів №48/14 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06.05.2014 року Відповідач-1 не визнає в якості доказу, оскільки такий висновок зроблений не в порядку призначення судової експертизи, крім того, предметом дослідження є каталог шинної продукції 2010 року, в той час як Позивачем пред'явлені видаткові накладні, які датовані 2011, 2012 та 2013роками. Отже, Відповідач-1 вважає, що Позивачем не доведено, що ним поставлено шини саме у відповідності з цим каталогом.

11.11.14р. Позивач подав клопотання про долучення до матеріалів справи (а.с. 22-24) копії видаткових накладних №1528 від 11.04.2013р., №2821 від 09.07.2013р., №441 від 15.02.2013р.

Також Позивач подав письмові пояснення щодо наявності у Позивача права на звернення до суду. Для зручності ідентифікації Виробів, виготовлених із застосування промислових зразків, захищених патентами та визначення первинних документів, які підтверджують використання їх Позивачем, останній подав інформацію у вигляді таблиці (а.с. 26-30 Т.2).

До письмових пояснень Позивач подав:

позовну заяву ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор" №47 від 05.06.2014р.;

копію рішення господарського суду Миколаївської області від 17.07.2014р. по справі №915/605/14;

платіжне доручення №108648 від 29.10.2014р.

Відповідач подав копії патентів на промислові зразки (а.с. 39-80 Т.2).

17.11.14р. Позивач подав письмові пояснення щодо каталогу шинної продукції торгової марки "Кама", зазначивши про те, що цей каталог шин виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" був отриманий ТОВ "Техноторг-Дон" від ТОВ "Торговий Дім "Кама", що є генеральним дистриб'ютором ВАТ "Нижнекамскшина", про що зазначено на 3 аркуші каталогу. Виробництво ВАТ "Нижнекамскшина" виробів, визначених в позовній заяві від 25.09.2014 року №811 та письмових поясненнях від 07.11.2014 року №969 підтверджується також листом ТОВ "УК "ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМ" від 21.07.2014 року №3891/01-03. Згідно з письмовими поясненнями ТОВ "Техноторг-Дон" від 07.11.2014 року №969 кожному окремому патенту ПП "ВІ.Джей.Тайрс Протектор" відповідає принаймні одна модель шини виробництва ВАТ "Нижнекамскшина". Зазначені вище моделі шин виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" були об'єктом дослідження спеціалістів, за результатом чого було складено висновок експертів №48/14 від 06.05.2014 року, долучений до матеріалів справи разом із позовною заявою від 25.09.2014 року №811, який підтверджує, що у зазначених виробах ВАТ "Нижнекамскшина" використано всі суттєві ознаки промислових зразків ПП "ВІ.Джей.Тайрс Протектор". Використання (застосування, пропонування до продажу, продаж, імпорт, зберігання) ТОВ "Техноторг-Дон" хоча б одного виду виробу, виготовленого із застосуванням промислового зразка, захищеного патентом Відповідача, до дати подання ПП "ВІ.Джей.Тайрс Протектор" заявки на отримання такого патенту, дає ТОВ "Техноторг-Дон" право на безоплатне продовження використання (право попереднього користування) такого промислового зразка (ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

До письмових пояснень Позивач подав копії листів ТОВ "УК "Татнефть-Нефтехім" від 16.06.2014р. №3134/01-03, від 21.07.2014р. №3891/01-03, від 22.07.2014р. №3912/01-03 та копію каталогу шинної продукції торгової марки "Кама", виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" (а.с. 87-219 Т.2).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.14р. провадження у справі було зупинено для проведення судової експертизи, справу направлено до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Супровідним листом №13532 від 09.04.15р. справу повернуто від експертної установи до господарського суду Дніпропетровської області із відповідним експертним висновком (а.с. 135-192 Т.3).

Ухвалою суду від 20.04.2015року провадження у справі поновлено.

28.04.15р. Представник Позивача подав клопотання про залучення іншого Відповідача, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан" (49107, м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 26), який придбав у власність частину патентів, що фігурують за обставинами справи (а.с. 200-208 Т.3).

До клопотання про залучення іншого Відповідача Позивач подав (а.с. 201-208 Т.3):

копії бібліографічних даних патенту №№25604, 25601, 25597, 25584, 25610, 25706, 25595, 25364.

Ухвалою суду від 28.04.2015року судом залучено до участі у справі в якості Третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на боці Відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан".

Також Позивач подав заяву про забезпечення позову (а.с. 197-198 Т.3), в якій просить суд:

заборонити ТОВ "Пан Кардан" (49107, м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 26) надавати будь-якій особі дозволи (видавати ліцензію) на використання товарів, які підлягають під дію патенту "Шина до транспортного засобу" №№ 25364 та патентів "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604 та передавати право власності на ці патенти іншим особам;

заборонити Приватному підприємству "Ві.Джей.Тайрс Протектор" (49006, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 23-В, к.316, ) надавати будь-якій особі дозволи (видавати ліцензію) на використання товарів, які підлягають під дію патенту "Шина до транспортного засобу" №25365 та передавати право власності на ці патенти іншим особам.

Ухвалою суду від 22.06.2015року суд відмовив в задоволенні клопотання Позивача про забезпечення позову.

08.05.15р. Позивач подав заяву про викладення позовної заяви в новій редакції (а.с. 214-225 Т.3), в якій вказує на те, що в зв'язку із залученням господарським судом третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог не предмет спору, Позивач вважає за необхідне викласти позовну заяву в новій редакції, а саме:

визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" (54025, м.Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 113/1, ) згідно ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" право попереднього користування на вироби, виготовлені із застосуванням всіх суттєвих ознак промислових зразків, захищених патентами України на промислові зразки "Шина до транспортного засобу" №№25361, 25365, та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604;

здійснити розподіл судових витрат.

Зазначена заява про викладення позовної заяви в новій редакції прийнята судом до розгляду в порядку ст. 22 ГПК України.

13.05.2015року Відповідач-1 подав до справи клопотання про призначення повторної судової експертизи (а.с. 229-231 Т.3). В обґрунтування клопотання Відповідач-1 посилається на рецензію на судову експертизу №13532, надану кандидатом юридичних наук, патентного повіреного України, судового експерта у сфері інтелектуальної власності Прохорова-Лукіна Григорія Вікторовича на предмет відповідності дотримання експертом умов чинного законодавства України при складанні Висновку №13532. Зокрема, Відповідач посилається на те, що в рецензії зазначено про те, що експертом досліджувалися не вироби, які були визначені в питаннях ухвали про призначення експертизи, а зображення виробів, що є порушенням. Крім того, дослідження проведено неповно та необ'єктивно. Викладене виключає можливість використання висновку №13532 від 08.04.2015р. як джерела доказу у справі.

До клопотання про призначення повторної судової експертизи Відповідач подав рецензію на висновок судової експертизи від 08.05.2015 (а.с. 232-238 Т.3).

На виконання вимог ухвали суду від 13.05.15р. судовий експерт Копитько А.П. подав письмові пояснення на заперечення Відповідача-1 щодо Висновку №13532 (а.с. 247-250, 255-257 Т.3). В поясненнях судовий експерт зазначив, що при проведенні експертизи експертом досліджувались зображення виробів, які є їх матеріальними відображеннями, що об'єктивно і повно відтворюють всі суттєві ознаки виробів та виступають предметом судової експертизи промислових зразків. Відповідні зображення були надані в матеріалах справи та у відповідь на клопотання, що повною мірою відповідає положенням "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та діючої "Методики судово-експертного дослідження промислових зразків". Тому твердження про методичні порушення щодо дослідження зображень виробів, а не самих виробів є безпідставним. Вихідні дані для проведення дослідження в повному обсязі достовірно відображені в матеріалах справи та додаткових матеріалах, що представлені судом, неоднозначне тлумачення їх неможливе. Тому твердження про вибір вихідних даних експертом є також безпідставним. Висновки, отримані в результаті дослідження, повністю відповідають принципам законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України "Про судову експертизу". Висновки судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №13532 підтверджує в повному обсязі.

Під час судового засідання 22.06.2015року Відповідач-1 подав пояснення на вищевказані пояснення судового експерта Копитько А.П. (а.с. 5-7 Т.4), в яких вказує на те, що жодним нормативно-правовим актом України не передбачено право господарського суду зобов'язувати судового експерта надавати письмові пояснення на заперечення сторін у справі, та, відповідно, не передбачено обов'язок судового експерта надавати такі пояснення. Письмові пояснення судового експерта Копитько А.П. на заперечення Відповідача щодо Висновку №13532 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08.04.15р. не відповідають вимогам належності і допустимості доказів, визначених ст. 34 ГПК, оскільки отримання таких пояснень від експерта не передбачено законом, а тому ці пояснення не можуть прийматися до уваги при розгляді даної справи. Разом з цим, Відповідач вважає за необхідне звернути увагу на те, що підготовлені судовим експертом Копитько А.П. письмові пояснення по суті жодним чином не спростовують доводів, наведених у запереченнях Відповідача та у рецензії на висновок судової експертизи №13532, підготовлену кандидатом юридичних наук, патентним повіреним України Прохоровим-Лукіним Г.В. (далі - рецензія), що пояснюється наступним. У своїх письмових поясненнях судовий експерт Копитько А.П. посилається на п. 3.5. Інструкції: "коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта, його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта)". Проте в ухвалі від 20.11.14р. про призначення судової експертизи у даній справі, як і в ухвалі від 11.02.15р. про надання експерту додаткових матеріалів, на порушення вимог п. 3.5. Інструкції не вказано, що призначена експертиза має проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єктів, їх описами та іншими матеріалами (зображеннями), доданими до справи в установленому законодавством порядку. В матеріалах справи відсутні також відомості про письмове повідомлення (надання дозволу) судом експерта про необхідність чи можливість проведення експертизи по фотознімкам (зображенням), наявним у матеріалах справи. Таким чином, пояснення судового експерта Копитько А.П. не спростовують висловлене у запереченнях зауваження щодо наявності порушення приписів п. 3.5 Інструкції, а наявне у поясненнях посилання на п. 1.2.1 "Методики судово-експертного дослідження промислових зразків" № держреєстрації 21 є безпідставним оскільки ця методика не наділяє експерта правом не виконувати вимоги Інструкції. Крім того, у поясненнях судового експерта Копитько А.П. відсутні роз'яснення щодо багатьох інших зауважень, які містяться у рецензії, зокрема, експерт не пояснив, чому він керувався застарілою нормативною базою, чим можна пояснити відсутність посилань на конкретні інформаційні джерела, чому він самостійно не визначив та не оцінив, які саме ознаки промислових зразків та відповідних виробів, відтворені на їх зображеннях, відносяться до суттєвих, чому у висновку не описано витратні накладні, що згадуються у питаннях, поставлених на вирішення експертизи, та ін. Отже пояснення судового експерта Копитько А.П. жодним чином не спростовують висловлених в запереченнях та в клопотанні про повторну експертизу зауважень та не спростовують висновок рецензії про порушення принципів об'єктивності і повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України "Про судову експертизу", а також про порушення експертом вимог ст. 42 ГПК України щодо обґрунтованості відповідей на поставлені господарським судом питання. Викладене вище, на думку Відповідача, беззаперечно свідчить про те, що пояснення судового експерта Копитько А.П. не можна розглядати як належний і допустимий доказ у справі як з процесуальної точки зору, так і по суті. Одночасно Відповідач-1 просить викликати судового експерта Копитько А.П. в судове засідання для надання пояснень щодо судової експертизи №13532 та відмовити в задоволенні позовних вимог.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.15р. залучено в якості Відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан". Останній до справи відзив не надав. Представник Відповідача-2 є одночасно представником Відповідача-1.

В судовому засіданні оголошувалася перерва з 11.06.15р. по 22.06.15р., з 22.06.15р. по 23.06.15р. в порядку ст. 77 ГПК України.

В судовому засіданні 23.06.2015р. оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення на підставі ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши надані докази, господарський суд -

ВСТАНОВИВ:

На момент звернення Позивача до суду Приватне підприємство "Ві.Джей.Тайрс Протектор" був власником об'єктів права інтелектуальної" власності, що підтверджується патентами України на промислові зразки "Шина до транспортного засобу" №№ 25364, 25365 та патентами України на промислові зразки "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604, виданих Державною службою інтелектуальної власності України.

На момент вирішення спору по справі Відповідач-1 є власником патенту України на промисловий зразок "Шина до транспортного засобу" №25365 та патенту України на промислові зразки "Шина" №25608. Патенти України на промислові зразки, а саме "Шина до транспортного засобу" №25364 та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25604 у Відповідача-1 придбані Товариством з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан (Відповідач-2).

Заявки на видачу вищезазначених патентів були подані Відповідачем-1 в липні 2013 року, що підтверджується даними бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" та копіями патентів на промислові зразки, наданими Відповідачем-1 (а.с.40-80 Т-2).

Позивач стверджує, що до подачі Відповідачем-1 відповідних заявок на видачу вищевказаних патентів Позивач придбавав, ввозив на територію України та реалізовував шини, які мають усі суттєві ознаки промислових зразків за патентами, отриманими Відповідачем-1. Посилаючись на положення ст.22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", Позивач стверджує про наявність у зв'язку з цим у нього права попереднього користування на вироби, виготовлені із застосуванням всіх суттєвих ознак промислових зразків, захищених патентами на промислові зразки приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор" "Шина до транспортного засобу" №№ 25364,25365 та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604.

Відповідач-1 заперечує проти позову, посилаючись на недоведеність позовних вимог.

В матеріалах справи мають місце обставини щодо звернення ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор" до господарського суду Миколаївської області з позовом до ТОВ "Техноторг-Дон", яким просив заборонити останньому використовувати вироби з використанням промислового зразка "Шина" за патентом України №25595. За результатами розгляду позову цим судом прийнято рішення від 17.07.2014 року по справі №915/605/14 про відмову в позові. Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 02.09.2014року зазначене рішення суду 1 інстанції залишено без змін, що означає набрання ним законної сили відповідно до ст.85 ГПК України.

Судовими рішеннями по справі №915/605/14 встановлений факт здійснення ТОВ "Техноторг-Дон" значної і серйозної підготовки для використання та фактичне використання в Україні промислового зразку "Шина" за патентом №25595 саме до дати подання ПП "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС ПРОТЕКТОР" заявки на цей промисловий зразок, тобто до 18.07.2013 р.

Даний факт не потребує додаткового доказування в силу ст.35 ГПК України.

В підтвердження використання виробів за іншими патентами по справі, які належать Відповідачам, Позивач надав:

копію договору поставки товару №038645 від 02.01.2011р.;

копії видаткових накладних №ХВ-0063998 від 31.01.2013р.; №ХВ-0463273 від 05.06.2013р.; №ХВ-0512401 від 19.06.2013 р.;№ХВ-0413 594 від 22.05.2013р.; №ХВ-0350 845 від 29.04.2013р.; №ХВ-0299 641 від 15.04.2013 р.; №ХВ-0240102 від 29.03.2013р.; №ХВ-0240 104 від 29.03.2013р.; №ХВ-0159 326 від 04.03.2013р. №ХВ-0070020 від 04.02.2013р.; №ХВ-0126169 від 20.02.2013р.; №ХВ-0095114 від 08.02.2013р.; №ХВ-0099 114 від 11.02.2013 р.; №ХВ-0064137 від 31.01.2013р.;

копії платіжних доручень №284 від 20.02.2013р.; №728 від 19.02.2013р.; №31 від 26.02.2013р.; №1089 від 21.06.2013р.; №977 від 22.04.2013р.; №1678 від 29.03.2013р.; №1360 від 19.03.2013р.;

копії банківських виписок від 05.07.2013р.; від 19.07.2013р.; від 01.03.2013р.; від 23.04.2013р., від 15.05.2013р., від 11.03.2013р.; від 20.05.2013 р.; від 04.03.2013р.;

копію Договору купівлі-продажу №57 від 04.01.2011р.;

копію видаткової накладної №46158 від 21.10.2011 р.;

копію Договору №166 від 13.12.2010 р.;

копію Додаткової угоди від 31.12.2012 р. до договору №166 від 13.12.2010 р.;

копії видаткових накладних №804 від 15.03.2013 р.; №1524 від 24.04.2013 р.; №1675 від 07.05.2013 р.; №2618 від 27.06.2013 р.;

копії платіжних доручень №1030 від 30.05.2013р.; №3430 від 15.07.2013р.;

копії банківських виписок від 20.05.2013 р.; від 04.04.2013 р.; від 20.05.2013р.;

копію Договору постачання на умовах відстрочення платежу №008-Н від 02.01.2013 р.;

копії видаткових накладних №3668 від 14.02.2012 р.; №36038 від 13.09.2012 р.; №31778 від 14.08.2012р.;

копії платіжних доручень №9772776 від 02.03.2012р.; №657 від 03.10.2012 р.;

копію банківської виписки від 11.09.2012 р.;

копію Договору №64 від 25.08.2011 р.;

копію Додаткової угоди №8 від 25.12.2012 року до договору №64 від 25.08.2011 р.; №3131 від 19.09.2012 р.; копію банківської виписки від 08.10.2012 р.;

копії видаткових накладних № С-16698 від 14.03.2013 р.; № Х-8750 від 20.02.2013 р.; № Д-53924 від 11.06.2013 р.; № ЬІ-53400 від 11.06.2013 р.; № 3-51217 від 05.06.2013 р.; № 3-54672 від 13.06.2013 р.; № 0-38209 від 02.05.2013 р.; № У-37449 від 29.04.2013 р.; № 43152 від 17.05.2013 р.; № 39367 від 07.05.2013 р.; № Д-WbToв001318 від 09.02.2012 р.; № Е-35819 від 25.04.2013 р.; № Й-44623 від 21.05.2013 р.; № У-50183 від 03.06.2013 р.; № 48512 від 30.05.2013 р.; № Е-46476 від 24.05.2013 р.; № Х-6783 від 13.02.2013 р.; № В-52292 від 07.06.2013 р.; № К-49754 від 03.06.2013 р.;

копії банківських виписок від 12.03.2013р.; від 20.02.2013р.; від 14.06.2013р.; від 13.06.2013р.; від 06.06.2013р.; від 15.07.2013р.; від 21.05.2013р.; від 15.05.2013р.;від 09.07.2013р.; від 30.05.2013р.; від 31.05.2013р.; від 19.06.2013р.; від 12.06.2013р.; № К-49754 від 03.06.2013р.;

копію каталогу "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010года", копії листів ТОВ "УК "Татнефть-Нефтехім" від 16.06.2014р. №3134/01-03, від 21.07.2014р. №3891/01-03, від 22.07.2014р. №3912/01-03 та (а.с. 87-219 Т.2), а також висновок експертів №48/14 від 06.05.2014 року (а.с. 117-194 Т.1), підписаний експертами Ю.Г.Охромєєв та С.Л.Гуля за зверненням ТОВ "Техноторг-Дон".

Відповідно до висновку експертів №48/14 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06.05.2014 року:

1. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25364 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301759 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговий дом "Кама". Каталог шинної продукції. Модельный ряд 2010 года" (арк. 74 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

2. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25365 стала загальнодоступною до дати подання заявки на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговий дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк.75, 77 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

3. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 25584 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301887 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговий дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк. 69 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

4. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 25595 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301907 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговий дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк.78 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

5. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 25597 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301909 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк. 81 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

6. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25601 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301926 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговий дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк. 112 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

7. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25602 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301927 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк. 14 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

8. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 25603 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301928 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк. 67 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

9. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25604 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301929 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговый дом "Кама". Каталог шииной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк. 76 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

10. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25608 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301934 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк. 16 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

11. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25610 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301936 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк. 68 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

12. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25705 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301941 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк. 45 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

13. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25706 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201301942 на нього, приймаючи до уваги зображення наведені у каталозі "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года" (арк. 84 каталогу), що підтверджує невідповідність промислового зразка критерію патентоспроможності "новизна".

Вказані висновки суд приймає як звичайний письмовий доказ, який містить дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору в порядку ст.36 ГПК України.

З метою встановлення факту на предмет, чи має місце у зовнішньому вигляді виробів, які Позивач використовував за наданими до справи видатковими накладними, всі ознаки промислових зразків за належними Відповідачу спірними патентами ухвалою суду від 20.11.2014р. було призначено судову експертизу.

Згідно з висновком судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №13532 (135-192 Т.3), складеним експертом Копитько А.П. 08.04.2015 року, встановлено наступне:

1. У шині моделі И-Н142БМ виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить варіанту №1 промислового зразка за патентом України "Шина до транспортного засобу" № 25365.

У шині моделі И-281 виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить варіанту №2 промислового зразка за патентом України "Шина до транспортного засобу" № 25365.

У шині моделі ИД-304 виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить варіанту №2 промислового зразка за патентом України "Шина до транспортного засобу" № 25365.

У шині моделі ИН-142БМ виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, не має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить варіанту №1, якому вона відповідає, промислового зразка за патентом України "Шина до транспортного засобу" № 25365.

У шині моделі ИД-304 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить варіанту №2 промислового зразка за патентом України "Шина до транспортного засобу" № 25365.

2. У шині моделі У-2 виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина до транспортного засобу" № 25364.

У шині моделі У-2 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність, всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина до транспортного засобу" № 25364.

3. Встановити, чи має місце у шині моделі И-359, виробництва ВАТ "Нижнекамскщина", придбаній ТОВ "Техноторг-Дои" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25584, не виявляється можливим, оскільки ознака №3 не висвітлена в повному обсязі на зображенні, наведеному в каталозі "Торговий дом "Кама" (арк. 69 каталогу - Т.2: арк. справи 160).

4. У шині моделі И-А185 виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", придбаній Товариством з обмеженого відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25595.

У шині моделі И-А185 виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Доп" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25595.

5. У шині моделі КАМА-310 виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25597.

Встановити, чи має місце у шині моделі Бел-310 виробництва ВАТ "Беларусский шинный комбинат", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25597, не виявляється можливим, оскільки ознака № 4 не висвітлена в повному обсязі на зображенні, що міститься в матеріалах справи № 904/7458/14 (Т.3: арк. справи 5).

6. У шині моделі ЦТР-14, виробництва ПрАТ "Росава", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25601.

У шині моделі ФД-14А, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25601.

У шині моделі ФД-14А, виробництва ВАТ "Дніпрошина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25601.

7. У шині моделі И-111АМ, виробництва ВАТ "Омскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25706.

У шині моделі И-111АМ, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25706.

Встановити, чи має місце у шині моделі И-111АМ виробництва ВАТ "Беларусский шинный комбинат", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25706, не виявляється можливим, оскільки ознаки №№ 6, 7 не висвітлені в повному обсязі на зображенні, що міститься в матеріалах справи №904/7458/14 (Т.3: арк. справи 8).

8. У шині моделі КАМА 301, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25610.

9. Встановити, чи має місце у шині моделі КАМА 217 виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25608, не виявляється можливим, оскільки ознака № 3 не висвітлена в повному обсязі на зображеннях, що містяться в каталозі шинної продукції торгівельного будинку "КАМА" (арк. 16,18 каталогу - Т.2; арк. справи 107, 109).

10. Встановити, чи має місце у шині моделі 0-40БМ виробництва ПрАТ "Росава", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25604, не виявляється можливим, оскільки ознаки №№ 3, 4 не висвітлені в повному обсязі на зображеннях, що містяться в матеріалах справи № 904/7458/14 (Т.3: арк. справи 6).

У шині моделі 0-40БМ, виробництва ВАІ, "Нижнекамскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, має місце сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" № 25604.

Встановити, чи має місце у шині моделі 0-40БМ виробництва ВАТ "Омскшина", придбаній Товариством з обмеженою відповідальність "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, сукупність всіх суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25604, не виявляється можливим, оскільки в матеріалах справи №904/7458/14 зображення шини моделі 0-40БМ виробництва ВАТ "Омскшина" відсутні.

Вказаний висновок експерта в цілому відповідає вимогам статті 42 ГПК України, містить докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

Зважаючи на вказані обставини, суд керується наступним.

Статтею 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачені права, що випливають з патенту, та у відповідності до ч. 1 даної статті ці права діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Так, частиною 2 статті 20 названого Закону встановлено, що патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Також згідно з ч. 3 вказаної вище статті Закону патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Згідно зі ст.4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., статі 470 Цивільного кодексу України, ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" в Україні визнається право попереднього користування на промисловий зразок.

Так, відповідно до п. п. А, В ст. 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., яка є чинною для України, будь-яка особа, що належним чином подала заявку на патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок чи товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом строків, зазначених нижче. Підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства кожної країни Союзу або до двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Союзу. Під правильно оформленим національним поданням заявки слід розуміти будь-яке подання, якого достатньо для встановлення дати подання заявки у відповідній країні, якою б не була подальша доля цієї заявки. Права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Частиною 1 статті 470 ЦК України встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Аналогічні положення містяться й в приписах ч. 1 ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", згідно з якою будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Враховуючи наведені положення чинного законодавства, суд дійшов висновку, що матеріалами справи доводиться факт здійснення ТОВ "Техноторг-Дон" значної і серйозної підготовки для використання та фактичне використання в Україні промислових зразків, захищених патентами на промислові зразки "Шина до транспортного засобу" №№ 25364,25365 та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604 саме до дати подання ПП "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС ПРОТЕКТОР" заявок на ці промислові зразки.

Так, матеріали справи у вигляді наведених вище видаткових накладних, банківських виписок, договорів та листів ТОВ "УК "Татнефть-Нефтехім" від 16.06.2014р. №3134/01-03, від 21.07.2014р. №3891/01-03, від 22.07.2014р. №3912/01-03 свідчать про те, що Позивачем до дати подачі ПП "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС ПРОТЕКТОР" заявок на спірні промислові зразки придбавалися шини за моделями, наведеними в каталозі "Торговый дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010года".

Заперечення Відповідача-1 про те, що Позивачем не доведено придбання у 2011-2013роках виробів саме за каталогом 2010 року, судом відхилюється з огляду на інформацію, викладену в листах ТОВ "УК "Татнефть-Нефтехім" від 16.06.2014р. №3134/01-03, від 21.07.2014р. №3891/01-03, від 22.07.2014р. №3912/01-03 та відсутність з боку Відповідача-1 будь-яких спростовуючих доказів.

З урахуванням висновків спеціалістів Ю.Г.Охромєєва та С.Л.Гулі, викладених у висновку №48/14 від 06.05.2014 року за зверненням ТОВ "Техноторг-Дон", а також висновків судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №13532, наданими судовим експертом Копитько А.П. 08.04.2015 року, доводиться використання у виробах за моделями, зазначеними у доданих до позову видаткових накладних, усіх суттєвих ознак промислових зразків "Шина до транспортного засобу" №№ 25364,25365 та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604.

Відповідачем-1 заявлено клопотання про призначення повторної експертизи.

Частинами третьою і четвертою статті 42 ГПК передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу.

Згідно з п.15.2 роз'яснень, наданих постановою Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4 „Про деякі питання практики призначення судової експертизи", повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою. Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Так, заперечення Відповідача-1 на висновки судового експерта Копитько А.П. суд розцінює як формальні зауваження, які не впливають на результати експертного дослідження. В цілому експертні дослідження експерта відповідають вимогам ст.42 ГПК України, оскільки містять докладний опис проведених досліджень, зроблені в результати їх висновки та обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання.

Крім того, посилання Відповідача-1 на порушення експертом п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МЮ України від 08.10.98 № 53/5, суд вважає непідтвердженим. Так, пунктом 3.5 цієї Інструкції визначено, що коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта, його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Слід зазначити, що під час судового розгляду справи шини судом не долучались до справи, для проведення експертизи судом направлені лише матеріали справи, крім того, це питання за клопотанням експерта Копитько А.П. про надання зображень виробів було вирішено ухвалою суду від 23.01.2015року.

Згідно з роз'ясненнями, наданими постановою Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 5 „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" визначення способу проведення експертизи є компетенцією експерта. Отже, експерти мають право користуватися будь-якими джерелами інформації, які можуть бути однозначно ідентифіковані, в тому числі джерелами, розміщеними в мережі Інтернет (п.1.7 постанови).

Відповідно до ст.ст.42 43 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Керуючись наведеним, суд вважає, що зібрані у справі докази у сукупності є достатніми для вирішення спору по суті, тому суд не виявив достатніх підстав для задоволення клопотання Відповідача-1 про виклик експерта Копитько А.П. в судове засідання, яка відповідно до ст.12 Закону України „Про судову експертизу" надала письмові пояснення щодо даного експертного висновку у зв'язку із запереченнями Відповідача-1.

Також судом не вбачаються в матеріалах судової експертизи обставин, які надають підстави для проведення у справі повторної експертизи у справі відсутні.

На піставі викладеного, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" суд визнає обґрунтованими та правомірним, що є підставою для їх задоволення.

За результатами розгляду справи судові витрати у справі (сплачений Позивачем судовий збір за подачу позову та витрати Відповідача-1 щодо проведення експертизи) повністю покладаються на Відповідача-1 на підставі ст. 49 ГПК України, оскільки спір між сторонами виник з вини останнього.

Керуючись ст.ст. 4, 32-34, 36, 43, 44, 49, 82-85, 111-28, 116-117 ГПК України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" (54025, м.Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 113/1, ) згідно ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" право попереднього користування на вироби, виготовлені із застосуванням всіх суттєвих ознак промислових зразків, захищених патентами України на промислові зразки "Шина до транспортного засобу" №№25364, 25365, та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604.

Стягнути з Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор" (49006, м. Дніпропетровськ, вул.Робоча, 23-В, к.316, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" (54025, м.Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 113/1, ) судові витрати у розмірі 12180,00 грн.

Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання його повного тексту і може бути оскаржено протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Суддя Н.Б. Кеся
Повне рішення складено-26.06.15р.