ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2015 року Справа № 5/5005/7473/2012
Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Палій В.В. і Харченко В.М.

розглянув касаційну скаргу приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Маскарт", м.Дніпропетровськ

на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.02.2015

зі справи № 5/5005/7473/2012

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг", м.Харків (далі - Товариство)

до відповідача приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Маскарт", м.Дніпропетровськ (далі - Підприємство)

про захист прав на знак для товарів і послуг.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - Первомайський О.О.;

відповідача - Коваленко С.О.

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2012 року Товариство звернулося з позовом, згідно з яким, уточнивши свої вимоги, просило: заборонити відповідачу використовувати знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" (далі-Знак), право інтелектуальної власності на який належить позивачу на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.10.2004 № 44053, на: упаковці композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун"; в інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс"; у рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс", а також заборонити нанесення відповідачем Знака на: будь-який інший товар, для якого Знак зареєстровано; іншу упаковку, в якій міститься такий товар; вивіску, пов'язану з ним; етикетку; нашивку; бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням Знака з метою пропонування для продажу; пропонування його для продажу; продаж; імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано Знак; застосування його у діловій документації чи у рекламі та мережі Інтернет.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014 зі справи № 5/5005/7473/2012 (колегія суддів у складі: суддя Крижний О.М. - головуючий, судді Колісник І.І. і Рудовська І.А.), яке залишено без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.02.2015 (колегія суддів у складі: суддя Подобєд І.М. - головуючий, судді Величко Н.Л. і Іванов О.Г.), позов задоволено. Заборонено Підприємству використовувати Знак, право інтелектуальної власності на який належить Товариству на підставі свідоцтва України на Знак для товарів та послуг від 15.10.2004 № 44053, на упаковці композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун"; в інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс"; у рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулеренової сполуки "Мегафорс", а також заборонено нанесення Знака на будь-який інший товар, для якого знак зареєстровано; іншу упаковку, в якій міститься такий товар; вивіску, пов'язану з ним; етикетку; нашивку; бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням Знака з метою пропонування для продажу; пропонування його для продажу; продаж; імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано знак; застосування його у діловій документації чи у рекламі та мережі Інтернет.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України відповідач просить скасувати рішення місцевого господарського суду від 15.10.2014, постанову апеляційного господарського суду від 23.02.2015 та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Скарга мотивована тим, що згадані рішення судів прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України знаходить касаційну скаргу такою, що підлягає задоволенню.

Відповідного висновку суд дійшов на підставі наступного.

Судами встановлено, що:

- Товариство є власником свідоцтва України від 15.10.2004 №44053 на Знак, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, дата подання заявки - 25.09.2002, дата публікації відомостей про видачу - 15.10.2004 року в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 10 за 2004 рік. Знак зареєстровано для товарів і послуг, що відносяться до 01, 04, 35 класів МКТП;

- 27.07.2012 генеральним директором Товариства Зозулею В.Л. було складено афідевіт, який був посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Адамовою Л.А., згідно з яким впродовж тривалого часу в мережі Інтернет на сайті megaforce.net.ua розміщувалася інформація щодо продукції "МЕГАФОРС", яка є триботехнічним засобом, ревіталізантом;

- на упаковці композиції мастильної "МЕГАФОРС" зазначено, що силікатно-фулеренова сполука "МЕГАФОРС" - це новітня розробка з використанням нанотехнології у галузі триботехнічних засобів - ревіталізантів (реноваторів). Виробником цієї продукції зазначено Підприємство, адреса: 49029, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 43. Патент UA №49178, e-mail: , www.MEGAFORCE.NET.UA. Дата виготовлення товару 05.03.2012;

- у тексті Інструкції по використанню силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС" виробником вказано Підприємство, з повідомленням тієї ж адреси, а також зазначено, що "МЕГАФОРС" - це триботехнічний засіб, модифікатор тертя, силікатно - фулеренова сполука до поверхонь тертя, яка відноситься до ревіталізантів;

- на друкованій рекламній листівці домішок до мастил торгової марки "МЕГАФОРС" зазначено, що "МЕГАФОРС" - це триботехнічний засіб, модифікатор тертя, силікатно-фулеренова сполука, яка відноситься до ревіталізантів.

Поміж інших обставин, судами також було встановлено, що рішенням господарського суду міста Києва від 05.12.2013 у справі №910/7803/13, яке було залишене без змін постановами судів апеляційної та касаційної інстанцій, у задоволенні позову Підприємства до Товариства та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва України № 44053 на Знак було відмовлено.

Позивач, наполягаючи на задоволенні своїх вимог, вважає, що нанесення Знака на упаковку, в якій міститься композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун", що відноситься до 1, 4 класів МКТП, тобто до класів, для яких зареєстровано Знак за свідоцтвом України від 15.10.2004 № 44053; нанесення Знака на інструкцію, пов'язану з композицією мастильною "МЕГАФОРС Двигун"; пропонування для продажу композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун", в упаковці та з інструкцією, на які нанесено Знак; продаж композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун" в упаковці та з інструкцією, на які нанесено Знак; застосування останнього у мережі Інтернет, а саме подання інформації про те, що продукція "МЕГАФОРС" є триботехнічним засобом, ревіталізантом; подання також інформації в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в описі складу ревіталізанта; в рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС" - є протиправним використанням Знака з боку відповідача.

З метою припинення такого використання позивач неодноразово звертався до відповідача з певними вимогами, у відповідях на які Підприємство не заперечувало того, що під час випуску та у рекламі своєї продукції під торговою маркою "МЕГАФОРС" ним здійснювалося використання терміну "ревіталізант", але вважало це діями, які не порушують прав позивача на зазначену торгову марку.

На підставі відповідних експертних досліджень, а також проведених за справою судових експертиз судами також було з'ясовано таке:

- згідно з висновком експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 16.11.2010 № 7353, який було виконано Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. професора Бокаріуса М.С. на замовлення Товариства, позначення "РЕВИТАЛИЗАНТ", вказане у свідоцтві України на знак для товарів і послуг від 15.10.2004 № 44053, не є загальновживаним символом чи терміном;

- відповідно до висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 01.02.2013 № 413, виконаного науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України на замовлення Підприємства, Знак за свідоцтвом України № 44053 до виготовлення упакування до товару "MegaForce двигун" (до 16.02.2012) втратив розрізняльну здатність та перетворився на науково-технічний термін, який вказує на призначення та властивості речовин-ревіталізантів - добавок до мастильних матеріалів, експлуатаційних рідин, пального, які формують захисне металокерамічне покриття на металевих парах тертя деталей механізмів безпосередньо у процесі їх експлуатації. Використання науково-технічних термінів в описах продукції не може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, а тому використання терміну "ревіталізанти" ("ревіталізантів") в описі продукції (на упаковці та в інструкції), що випускається під знаком для товарів та послуг "MegaForce", не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги. Використання терміну "ревіталізант" ("ревіталізанту", "ревіталізантів") в описі продукції (на упаковці та в інструкції), що випускається під знаком для товарів і послуг "MegaForce" за свідоцтвом України №76965, не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням Знака, оскільки цей знак на дату виготовлення упаковки до товару "MegaForce двигун", тобто на 16.02.2012 втратив розрізняльну здатність і не може ідентифікувати конкретне комерційне джерело походження добавок до мастильних матеріалів, експлуатаційних рідин, пального, які формують захисне металокерамічне покриття на металевих парах тертя деталей механізмів безпосередньо у процесі їх експлуатації.

В основу прийнятих за справою рішень судами був покладений висновок судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 07.07.2014 № 65/14 Атаманчука А.Г., якого останній дійшов за наслідками проведеної судової експертизи, що була призначена за справою повторно.

Відповідно до цього висновку судами встановлено, що: на упаковці, в інструкції до композиції мастильної "МЕГАФОРС Двигун", у рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", у мережі Інтернет на сайті www.megaforce.net.ua; в інформації про продукцію Мегафорс; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в інформації про участь "МЕГАФОРС" у роботі автосалону SIA-2012 містяться позначення "ревитализант", "ревіталізантів", "ревитализантам", що є схожими настільки, що їх можна сплутати із Знаком за свідоцтвом України № 44053 для товарів 1-го та 4-го класів МКТП.

Погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, апеляційний суд підтвердив правильність висновків останнього про те, що поданими за справою доказами доведений факт неправомірного використання відповідачем Знака.

З такими висновками попередніх судових інстанцій погодитись не можна з огляду на їх передчасний характер.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно із ст.492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами

За змістом частин четвертої та шостої статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. При цьому виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на некомерційне використання знака.

У контексті наведених вимог чинного законодавства можна дійти висновку про те, що власник знака для товарів і послуг має право заборонити іншим особам використовувати цей самий знак, або знак подібний до нього до ступеню змішування, тоді, зокрема, коли цей знак використовується відповідною особою саме з комерційною метою, тобто коли наслідком такого використання знака для аналогічних товарів може стати введення споживача в оману.

Наведені вимоги чинного законодавства не були враховані судами.

У той же час, як вбачається із змісту касаційної скарги, а також наявних матеріалів справи, відповідач, заперечуючи проти позову, крім іншого, посилався, по суті, також на те, що на всіх своїх товарах він використовував знак для товарів і послуг "MegaForce". При цьому терміни "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів", які дійсно використовувалися ним в інструкції до товару, на упаковці, у брошурі, тощо, містились безпосередньо в контексті відповідних речень, були виконані тим же шрифтом, що й решта опису, не мали будь-якого виділення серед загального тексту, а, отже, ці терміни не були ним вжиті як засіб індивідуалізації товару. Відповідно в даному випадку, на думку відповідача, використання цієї термінології не могло дезорієнтувати споживача стосовно товарів і послуг,що надаються певною особою.

Згідно з іншими наявними у справі документами, зокрема, висновком судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климової Н.Б. від 21.06.2013 № 11247/12-53, якого експерт дійшов на наслідками судової експертизи, призначеної за справою первісно, композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун", виходячи з інформації, нанесеної на упаковку даного товару та наведеної в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС", відноситься до 01 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві". Ці товари є спорідненими з товарами 01 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування у промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісництві", для яких, у числі інших, зареєстровано Знак. Останній за свідоцтвом України №44053 не застосовано у формі зареєстрованого знака або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює у цілому відмінності Знака, зокрема: на упаковці, в якій міститься композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун"; в інструкції, пов'язаній з композицією мастильною "МЕГАФОРС Двигун" (інструкція про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"); у рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; у мережі Інтернет на сайті http://megaforse.net.ua: в інформації про продукцію "МЕГАФОРС", яка є триботехнічним складом, ревіталізантом; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "МЕГАФОРС"; в описі складу ревіталізанту; в інформації про участь "МЕГАФОРС" у роботі автосалону SIA 2012.

За змістом мотивувальної частини цього висновку експерт вважав, що застосування словесного знака, тобто нанесення його на вироблену продукцію, набуде ознак використання знака за тієї умови, що знак буде зберігати свій розрізняльний характер. У той же час, за твердженням експерта, відповідно до фактичних обставин справи слово "ревитализант" було застосоване відповідачем таким чином: "МЕГАФОРС (MEGAFORCE) - это триботехнический состав, ревитализант (реноватор), силикатно-фуллереновый состав, который применяется как добавка в смазки и масла. Ввиду того, что в состав добавки в масло МЕГАФОРС входят натуральные материалы, он относится к группе геомодификаторов трения…".

Отже, на думку експерта, Знак не був застосований відповідачем у формі зареєстрованого знака, оскільки слово "ревитализант" було ним використане виключно у контексті споживчо-інформаційних відомостей, призначених для інформування споживача щодо властивостей товару, а не з метою вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншою особою.

Згадані пояснення відповідача, а також наявні у цьому ж зв'язку у матеріалах справи докази не були належним чином досліджені судами.

Зокрема, суди не з'ясували, чи відповідають дійсності твердження відповідача про те, що використана ним термінологія "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів" містилася безпосередньо у контексті опису споживчо-інформаційних відомостей щодо товару; що ця термінологія була виконана тим же шрифтом, що і решта опису і що вона не привертала до себе окремої уваги, оскільки не мала будь-якого виділення серед загального тексту опису.

Оцінюючи висновок судової експертизи від 21.06.2013 за № 11247/12-53, попередні судові інстанції зазначили, що вони відхиляють його як доказ з огляду на хибність тверджень експерта про те, що позначення "ревіталізант" є інформацією для споживача про властивості товару.

Таку оцінку наявного у справі доказу не можна визнати обґрунтованою, оскільки із змісту висновку судового експерта від 21.06.2013 № 11247/12-53 вбачається, що подібний вислів у ньому відсутній, а наявний висновок експерта про те, що знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" не був застосований відповідачем.

Оцінки обґрунтованості цього твердження з урахуванням його контекстно-смислового зв'язку з усією мотивувальною частиною висновку судового експерта попередні судові інстанції, як вбачається із змісту оскаржуваних рішень, так і не дали.

Зміст описової частини висновку судового експерта від 21.06.2013 № 11247/12-53, з якого вбачається, що останній не досліджував питання щодо охороноздатності знака для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", також не давав попереднім судовим інстанціям підстав вважати, що неправильних висновків за первісно проведеною експертизою експерт дійшов внаслідок того, що безпідставно припустив існування тієї обставини, що у захищеного охоронним документом знака "РЕВИТАЛИЗАНТ" відсутня розрізняльна здатність.

Таким чином, сукупність наведеного дає підстави дійти висновку про те, що обставини справи попередніми судовими інстанціями були з'ясовані неповно, оскільки суди, задовольняючи позов, у той же час не встановили за справою наявність таких обставин, які могли б свідчити про те, що використана відповідачем термінологія"ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів" носила ознаки комерційного використання знака і внаслідок того дійсно могла ввести споживача в оману стосовно товарів і послуг, що виробляються (надаються) певною особою.

Не встановивши наведених обставин, суди, відповідно, не могли дійти висновку і про те, чи спростовуються твердження відповідача, згідно з якими останній вважав, що допущене ним використання згаданих термінів не набуло ознак правопорушення.

Оскільки наведене питання, тобто питання щодо наявності (відсутності) ознак, які свідчать про комерційне використання відповідачем термінології "ревіталізант", "ревіталізанти", "ревіталізантів", не було досліджено експертом в ході проведення повторної експертизи, висновок судового експерта від 07.07.2014 № 65/14 не можна визнати достатнім для вирішення спору.

Крім того, при дослідженні поданих за справою доказів суди не врахували, що наявність у справі двох взаємовиключних висновків експертів відповідно до вимог ст.ст. 47, 42, 43 ГПК України, а також загальних положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, обумовлювала необхідність усунення такої суперечності у спосіб призначення за справою комісійної експертизи, або в інший обраний судом спосіб. Однак відповідно до наявних матеріалів справи згадана суперечність судами усунута не була.

Беручи до уваги наведене, враховуючи, що оскаржувані рішення були прийняті судами за неповно встановленими обставинами, ці рішення підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

У ході такого розгляду суду належить: врахувати наведене, з'ясувати дійсність тих обставин, на які посилається кожна з сторін у своїх поясненнях зі справи та дослідити подані у справі докази; обговорити питання щодо призначення за справою комісійної експертизи; на підставі поданих, а за необхідності і додатково витребуваних доказів встановити фактичні обставини справи і в залежності від встановленого прийняти таке рішення, яке знаходилося б у повній відповідності з нормами матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 1117, 1119, 11110, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1.Касаційну скаргу приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Маскарт" задовольнити.

2.Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.02.2015 у справі № 5/5005/7473/2012 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Суддя В.Селіваненко
Суддя В.Палій
Суддя В.Харченко