КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2015 р. Справа№ 910/4250/15-г

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Шипка В.В.

Верховця А.А.

при секретарі судового засідання Сотніковій І.О.,

за участю представників сторін:

від позивача: Коваль М.М. - довіреність б/н від 10.12.2014р.

Москаленко К.В. - довіреність б/н від 10.12.2014р.

від відповідача-1: Саламов О.В. - довіреність № 1-8/8564 від 21.11.2014р.

від відповідача-2: не з'явились

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Сімферопольський вино-коньячний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 14.04.2015 року

у справі № 910/4250/15-г (суддя Марченко О.В.)

за позовом Diageo Scotland Limited (Діагео Скотланд Лімітед)

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Сімферопольський

вино-коньячний завод"

про визнання недійсним патенту України № 28860 на промисловий

зразок

ВСТАНОВИВ:

В лютому 2015 року Diageo Scotland Limited (Діагео Скотланд Лімітед, далі - позивач, Компанія) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1, Служба) та ТОВ „Сімферопольський вино-коньячний завод" (далі - відповідач-2, Завод) про визнання недійсним повністю патенту України № 28860 на промисловий зразок „ЕТИКЕТКА" (заявка №s201402493 від 16.12.2014 року; публікація відомостей про видачу патенту здійснена 10.02.2015 року в офіційному бюлетені „Промислова власність" №3), власником якого є Завод та зобов'язання Служби внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним патенту України № 28860 на промисловий зразок „ЕТИКЕТКА" та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Позов мотивовано тим, що оспорюваний патент України підлягає визнанню недійсним з підстав його видачі внаслідок подання відповідачем-1 заявки з порушенням прав інтелектуальної власності позивача.

За результатами розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 14.04.2015 року позов задоволено повністю. Визнано недійсним патент України № 28860 на промисловий зразок „ЕТИКЕТКА", володільцем якого є ТОВ „Сімферопольський вино-коньячний завод". Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України № 28860 на промисловий зразок „ЕТИКЕТКА" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ „Сімферопольський вино-коньячний завод" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 14.04.2015 року та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі, посилаючись на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушенням норм матеріального права та процесуального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.05.2015 року колегією суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Шипка В.В., Верховця А.А. апеляційну скаргу ТОВ „Сімферопольський вино-коньячний завод" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 09.06.2015 року за участю повноважних представників сторін.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу та письмові пояснення по справі, в яких просив апеляційну скаргу відповідача-2 залишити без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

Представник відповідача-2 в судове засідання 09.06.2015 року не з'явився, надіславши клопотання про відкладення розгляду справи.

Відповідно до п. 3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» Господарський суд з урахуванням обставин конкретної справи може відхилити доводи учасника судового процесу - підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи, державного чи іншого органу щодо відкладення розгляду справи у зв'язку з відсутністю його представника (з причин, пов'язаних з відпусткою, хворобою, службовим відрядженням, участю в іншому судовому засіданні і т. п.). При цьому господарський суд виходить з того, що у відповідних випадках такий учасник судового процесу не позбавлений права і можливості забезпечити за необхідності участь у судовому засіданні іншого представника згідно з частинами першою - п'ятою статті 28 ГПК, з числа як своїх працівників, так і осіб, не пов'язаних з ним трудовими відносинами. Неможливість такої заміни представника і неможливість розгляду справи без участі представника підлягає доведенню учасником судового процесу на загальних підставах (статті 32 - 34 ГПК), причому відсутність коштів для оплати послуг представника не може свідчити про поважність причини його відсутності в судовому засіданні.

За таких обставин, оскільки скаржником не наведено підстав неможливості бути присутнім в судовому засіданні та не надано відповідних доказів на їх підтвердження, враховуючи, що право на представлення інтересів відповідача-2 мають інші представники, що підтверджується наявними в матеріалах справи довіреностями, зокрема на ім'я Карпенко О.С. (т. 1, арк с. 117), Курочка І.В. (т. 1, арк.. с. 181), колегія суддів дійшла висновку, що клопотання відповідача про відкладення розгляду справи не підлягає задоволенню та вважає за можливе розглянути справу за наявними у ній матеріалами у його відсутність.

Представники позивача та відповідача-1 в судовому засіданні проти вимог відповідача-2, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 14.04.2015 року - без змін.

09.06.2015 року було оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ТОВ „Сімферопольський вино-коньячний завод" слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 14.04.2015 року залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного законодавства України, полягає в тому, що, на його думку, видача оспорюваного патенту України на промисловий зразок відбулася внаслідок подання заявки з порушенням його прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку „CAPTAIN MORGAN"; Компанія є відомим у всьому світі виробником рому; у свою чергу, відповідач зареєстрував промисловий зразок „ЕТИКЕТКА", який схожий із зображенням торговельних марок позивача, що може призвести до сплутування продукції сторін.

Як встановлено судом, Службою за на ім'я Заводу було видано патент України № 28860 на промисловий зразок „ЕТИКЕТКА" (заявка від 16.12.2014 року № s201402493; публікація про видачу патенту здійснена в офіційному бюлетені „Промислова власність" від 10.02.2015 року № 3).

Разом з тим, рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 13.05.2014 року (набрало законної сили 26.05.2014 року) зі справи № 760/19393/13-ц за позовом Компанії до Служби, Віражевського Олександра Вікторовича, Ніколаєнка Петра Вікторовича, ТОВ „УСПІХ" про визнання знака для товарів і послуг „CAPTAIN MORGAN" добре відомим в Україні, визнання недійсними свідоцтв України № № 170039, 170040, 53675 на знаки для товарів і послуг „КАПИТАН & МОРГАН", „MORGAN CLUB", „КАПИТАН МОРГАН" та припинення порушень прав інтелектуальної власності, позов задоволено частково, зокрема, визнано знак для товарів і послуг „CAPTAIN MORGAN" добре відомим в Україні станом на 21.06.2012 року для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "алкогольні напої".

Відповідно до частини третьої статті 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином, вищеназваним рішенням було підтверджено те, що торговельна марка позивача „CAPTAIN MORGAN" є добре відомою в Україні. Протилежного повноважними органами не встановлювалося.

Відповідно до частини першої статті 155 ГК України та ч.1 ст. 420 ЦК України об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання є, зокрема, промислові зразки.

Об'єктом промислового зразка відповідно до ч. 2 статті 461 ЦК України і пункту 2 статті 5 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон) можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на промислові зразки засвідчується патентом (ч.1 ст. 462 ЦК України, п. 5 ст. 5 Закону).

Згідно з частиною другою статті 462 ЦК України і пунктом 6 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до статті 1 Закону) і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до статті 461 ЦК України та статті 6 Закону промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він є новим. Промисловий зразок є новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки.

Статтею 18 Закону передбачено, що патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Права інтелектуальної власності, зокрема, на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (частина перша статті 469 ЦК України).

Відповідно до підпункту „в" пункту 1 статті 25 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, Компанія є власником торговельної марки „CAPTAIN MORGAN" та серії інших зареєстрованих торговельних марок „CAPTAIN MORGAN", які активно використовує у своїй господарській діяльності, зокрема є власником свідоцтв України:

- № 30 на знак для товарів та послуг „CAPTAIN MORGAN" (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої"; дата подання заявки - 03.08.1987 року; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 30.04.1993 року;

- № 63411 на знак для товарів та послуг (зображувальний - малюнок) , зареєстрований для товарів 33 класу МКТП „алкогольні напої"; дата подання заявки - 18.10.2004 року; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.06.2006 року;

- № 140653 на знак для товарів та послуг „CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD; CAPTAIN; MORGAN; ORIGINAL; SPICED; GOLD" (комбінований: словесний та зображувальний; малюнок червоного, білого, золотисто-жовтого, чорного, коричневого, синього, бежевого кольорів) , зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої"; дата подання заявки - 13.05.2010 року; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 25.06.2011 року;

- № 139969 на знак для товарів та послуг (зображувальний; малюнок червоного, білого, золотисто-жовтого, чорного, коричневого, синього кольорів), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП „алкогольні напої"; дата подання заявки - 13.05.2010 року; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.06.2011 року.

Так, звертаючись до суду із даним позовом, позивач зазначає, що йому стало відомо про те, що відповідач-2 розпочав виробництво та реалізацію в Україні напою алкогольного тростинового (рому) під схожими позначеннями „Captain Jack gold" та „Captain Jack black", які включені до спірного промислового зразка „ЕТИКЕТКА" за патентом України № 28860, а також з використанням самого зображення етикетки, яка є спірним промисловим зразком "ЕТИКЕТКА", що підтверджується таким: фотографічними знімками названої продукції; інформацією щодо її пропонування до продажу продукції, яка міститься на сайті Заводу у мережі Інтернет за посиланнями http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain iack.pbp; листом відповідача-2 від 28.08.2014 року № 625/2.14 щодо пропонування до продажу продукції рому „Captain Jack" до керівників підприємств-партнерів; чеками та видатковою накладною про продаж продукції Заводу у торговельних мережах, а отже, відповідач-2 використовує спірний промисловий зразок „ЕТИКЕТКА" за патентом України № 28860 на ринку для маркування власної алкогольної продукції (напою алкогольного міцного тростинового (рому)).

Таким чином, Компанія стверджує, що спірний промисловий зразок „ЕТИКЕТКА", який включає до свого складу словесні позначення „Captain Jack Gold" і „Captain Jack Black", на її думку, імітує належні позивачу добре відому торговельну марку „CAPTAIN MORGAN" та інші зареєстровані (словесні та зображувальні) торговельні марки „CAPTAIN MORGAN", що і слугувало підставою для звернення до суду із даним позовом..

За результатами розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 14.04.2015 року позов задоволено повністю. Визнано недійсним патент України № 28860 на промисловий зразок „ЕТИКЕТКА", володільцем якого є ТОВ „Сімферопольський вино-коньячний завод". Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України № 28860 на промисловий зразок „ЕТИКЕТКА" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Вказане рішення мотивоване доведеністю позовних вимог, оскільки видача патенту на спірний промисловий зразок відбулася внаслідок подання заявки з порушенням прав інтелектуальної власності позивача як власника добре відомої в Україні торговельної марки.

Переглядаючи законність вирішення оскаржуваного рішення, колегія суддів не знаходить підстав для його скасування з огляду на наступне.

У пункті 5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 5 „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що згідно з пунктом 6 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

Крім того, перед судовим експертом можуть бути поставлені питання, зокрема, про: наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком); виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка; наявність у складі зображення виробу, внесеного до Реєстру, інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Разом з тим, як вірно встановлено судом першої інстанції, що у провадженні господарського суду Київської області перебувала справа № 911/4825/14 за позовом Компанії до Заводу та ТОВ "Край-1" про припинення прав інтелектуальної власності.

Рішенням господарського суду Київської області від 24.02.2015 року у вказаній справі позов задоволено повністю; зобов'язано Завод, ТОВ „Край-1" припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії на добре відому торговельну марку „CAPTAIN MORGAN", торговельні марки „CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969; заборонено Заводу використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою „CAPTAIN MORGAN" позначення „CAPTAIN JACK", „Captain Jack" rum Gold", „Captain Jack" rum Black", „Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), „Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки напою алкогольного тростинового (рому), етикетку напою алкогольного тростинового (рому), заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень „CAPTAIN JACK", „Captain Jack" rum Gold", „Captain Jack" rum Black", „Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), „Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) „CAPTAIN JACK", „Captain Jack" rum Gold", „Captain Jack" rum Black", „Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), „Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень „CAPTAIN JACK", „Captain Jack" rum Gold", „Captain Jack" rum Black", „Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), „Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) в діловій документації, зокрема, у листах та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php; заборонено ТОВ „Край-1" використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою „CAPTAIN MORGAN" позначення „CAPTAIN JACK", „Captain Jack" rum Gold", „Captain Jack" rum Black", „Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), „Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень „CAPTAIN JACK", „Captain Jack" rum Gold", „Captain Jack" rum Black", „Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), „Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) „CAPTAIN JACK", „Captain Jack" rum Gold", „Captain Jack" rum Black", „Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), „Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень „Captain Jack Gold", „Captain Jack Black", в діловій документації, зокрема, у накладних; зобов'язано Завод усунути схожі з добре відомою торговельною маркою „CAPTAIN MORGAN" позначення „CAPTAIN JACK", „Captain Jack" rum Gold", „Captain Jack" rum Black", „Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), „Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, листів та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/ captain_jack.php; зобов'язано ТОВ „Край-1" усунути схожі з добре відомою торговельною маркою „CAPTAIN MORGAN" позначення „CAPTAIN JACK", „Captain Jack" rum Gold", „Captain Jack" rum Black", „Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), „Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, накладних; зобов'язано Завод, ТОВ „Край-1" вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний тростиновий (ром) під назвою „CAPTAIN JACK", „Captain Jack" rum Gold", „Captain Jack" rum Black", „Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), „Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на добре відому торговельну марку „CAPTAIN MORGAN", торговельні марки „CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969.

Дане рішення залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.06.2015 року, отже набрало законної сили, а відтак в силу положень ч. 2 ст. 35 ГПК України, факти, встановлені рішенням господарського суду під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Так, для вирішення господарського спору зі справи № 911/4825/14 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, за результатами проведення якої судовим експертом наданий висновок № 1011 від 30.01.2015 року, відповідно до якого:

- словесні позначення „CAPTAIN JACK", „КАПІТАН ДЖЕК", „CAPTAIN JACK GOLD", „КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", „CAPTAIN JACK BLACK", „КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК", які застосовуються Заводом для маркування алкогольного напою (тростинового) є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою „CAPTAIN MORGAN", а також з торговельною маркою „CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвом України № 30 настільки, що їх можна сплутати;

- етикетки алкогольного напою (тростинового) „CAPTAIN JACK", „КАПІТАН ДЖЕК", „CAPTAIN JACK GOLD", „КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", „CAPTAIN JACK BLACK", „КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК" виробництва Заводу є схожими з торговельною маркою „CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвом України № 140653, зображувальними торговельними марками пірата за свідоцтвами України №№ 63411, 139969 настільки, що їх можна сплутати;

- використання Заводом словесних позначень „CAPTAIN JACK", „КАПІТАН ДЖЕК", „CAPTAIN JACK GOLD", „КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", „CAPTAIN JACK BLACK", „КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК" та етикеток алкогольного напою (тростинового) „CAPTAIN JACK", „КАПІТАН ДЖЕК", „CAPTAIN JACK GOLD", „КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", „CAPTAIN JACK BLACK", „КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК", які також включають до свого складу позначення „RUM", „RUM GOLD", „RUМ BLACK", може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки „CAPTAIN MORGAN", та щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки „CAPTAIN MORGAN" - Компанія.

Таким чином, судова експертиза, проведена під час розгляду справи № 911/4825/14, вирішила питання, які виникли при вирішення даного господарського спору, а відтак судова колегія погоджується з висновком суду щодо недоцільності проведення експертизи в даній справі з визначенням кола питань, які вже вирішені в іншій справі.

Об'єктом дослідження судового експерта були словесні позначення та етикетки алкогольного напою (тростинового) "CAPTAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "CAPTAIN JACK GOLD", "КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", "CAPTAIN JACK BLACK", "КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК", які в подальшому були зареєстровані за спірним патентом України № 28860 у промисловий зразок „ЕТИКЕТКА", тому посилання відповідача-2 на безпідставність вказаного висновку та неможливість його використання в даній справі є необґрунтованими.

Судом вірно встановлено, що Завод подав заявку до Служби 16.12.2014 року; продукцію з маркуванням етикеткою відповідач-2 почав розповсюджувати до реєстрації промислового зразка „ЕТИКЕТКА" (10.02.2015 року), що підтверджується такими документами: фотографічними знімками, на яких чітко видно дату розливу продукції (21.08.2014 року, 22.08.2014 року, 27.08.2014 року, 28.08.2014 року); квитанцією від 31.10.2014 року № 1658324 та фіскальним чеком від 05.11.2014 року № 142, які свідчать про придбання алкогольних напоїв із маркуванням етикеткою; листом Заводу від 28.08.2014 року № 625/2.14, в якому відповідач-2 повідомив про введення на ринок нової продукції, а саме рому торговельної марки „CAPTAIN JACK".

А відтак, ні під час розгляду справи в суді першої інстанції, ні в апеляційній скарзі скаржником не доведено того факту, що зареєстровані у якості спірного промислового зразка за оскаржуваним патентом України № 28860 етикетки є іншими етикетками, аніж ті, які були предметом дослідження у вищевказаному висновку експертизи.

Крім того, до матеріалів справи долучено висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 28.10.2014 року № 28-10/2014, складений атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності Жилою Б.В., в якому вказано таке:

- позначення "CAPTAIN JACK", яке застосовується Заводом для маркування алкогольних напоїв, є схожим з добре відомою в Україні торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" настільки, то їх можна сплутати;

- етикетка напою "Captain Jack" rum gold" виробництва Заводу є схожою зі знаком за свідоцтвом України № 140653 настільки, що їх можна сплутати;

- етикетка напою "Captain Jack" rum black" виробництва Заводу є схожою зі знаком за свідоцтвом України №140653 настільки, що їх можна сплутати;

- використання Заводом позначення "CAPTAIN JACK" (словесного та етикетки) може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ром, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки "CAPTAIN MORGAN".

Частиною п'ятою статті 42 ГПК України передбачено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Отже, під час вирішення справи судом було вірно враховано у якості належних та допустимих доказів висновок спеціаліста з експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 28-10/2014 від 28.10.2014 року та висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1011 від 30.01.2015 року, предметом дослідження яких були саме спірні етикетки алкогольної продукції відповідача-2.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду, що з урахуванням наявних в матеріалах справи доказів у їх сукупності позовна вимога про визнання недійсним повністю патенту України № 28860 на промисловий зразок є обґрунтованою та підлягає задоволенню, а зважаючи, що позовна вимога до Служби є похідними від вимоги про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок, то вона також підлягає задоволенню повністю.

Як на підставу для скасування оскаржуваного рішення, відповідач-2 посилається на порушення місцевим господарським судом норм процесуального права в частині відмови в задоволенні його клопотання про відкладення розгляду справи, призначеного на 23.03.2015 року.

Колегія суддів з даного приводу вважає за необхідне зазначити наступне.

Судом першої інстанції належним чином мотивовано необхідність відмови у задоволенні клопотання відповідача-2 про відкладення розгляду справи, призначеного на 23.03.2015 року. Як вбачається з даного клопотання, відповідач просив відкласти розгляд справи та призначити його після 26.03.2015 року. Водночас, з урахуванням приписів ст. 77 ГПК України, саме через нез'явлення представника відповідача-2 у вказане судове засідання та неподання ним витребуваних доказів, господарським судом було відкладено розгляд справи більш ніж на три тижні - на 14.04.2015 року. Крім того, як вбачається з протоколу судового засідання 14.04.2015 року, представник відповідача-2 був присутній в судовому засіданні, надав витребувані судом документи та надав пояснення по суті спору, а відтак за наведених обставин, скаржник безпідставно посилається на порушення судом норм процесуального права.

Наведені в апеляційній скарзі твердження відносно необхідності судовим експертам у сфері інтелектуальної власності, які складали наявні у матеріалах справи висновки № 1011 від 30.01.2015 року та №28-10/2014 від 28.10.2014 року, для проведення відповідних експертиз підтверджувати свою компетенцію у сфері психології є неправомірними, оскільки в силу вимог чинного законодавства України, експертиза об'єктів інтелектуальної власності не вирішує жодних питань у сфері психології, а тому і не потребує підтвердження компетенції атестованих судових експертів у сфері інтелектуальної власності у галузі психології.

Крім того, колегією суддів відхиляються доводи скаржника щодо ненадання судом оцінки комп'ютерній програмі - мобільному додатку „Google Goggles", що здійснює аналіз схожості та пошук за схожістю подібних зображень, оскільки вказана комп'ютерна програма не володіє жодними спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, є непридатною для встановлення факту наявності або відсутності порушень прав інтелектуальної власності позивача, а тому проведені за її допомогою дослідження в силу ч.1 ст. 34 ГПК України не мають значення для справи і спростовуються сукупністю інших доказів, наявних в матеріалах справи.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення господарського суду міста Києва від 14.04.2015 року прийнято відповідно до вимог чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є безпідставними, необґрунтованими, таким що не відповідають обставинам справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Керуючись статтями 99, 101-103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Сімферопольський вино-коньячний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 14.04.2015 року у справі № 910/4250/15-г залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 14.04.2015 року у справі № 910/4250/15-г залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам.

4. Справу № 910/4250/15-г повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 12.06.2015 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді В.В. Шипко

А.А. Верховець