РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2015Справа №910/16522/13
За позовом БЦ Фарма Б.В. (BC PHARMA B.V.)

до Байєр Фарма Акцієнгезелльшафт (Bayer Pharma Aktiengesellschaft)

та Державна служба інтелектуальної власності України

про визнання патенту України на винахід недійсним повністю

Суддя Лиськов М.О.

Від позивача Мамуня О.С.

Ніколаєнко А.Л.

Капітоненко А.Г.

Від відповідача 1: Радомський В.С. за довіреністю

Від відповідача 2: Потоцький М.Ю. за довіреністю

В судовому засіданні 03.06.2015, відповідно до положень ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Обставини справи:

БЦ Фарма Б.В. (BC PHARMA B.V.) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання патенту України на винахід недійсним повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від суду від 30.08.2013 порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду; розгляд справи призначено на 03.03.2014; зобов'язано позивача в термін до 11.09.2013 подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на німецьку мову ухвалу Господарського суду міста Києва від 30.08.2013 про порушення провадження у справі № 910/16522/13 у трьох примірниках; вирішено надіслати копію ухвали Господарського суду міста Києва про порушення провадження у справі від 30.08.2013 на німецькій мові для вручення Байєр Фарма Акцієнгезелльшафт.

На виконання вимог ухвали суду 10.09.2013 відділом діловодства суду отримано від представника позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на німецьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 30.08.2013 про порушення провадження у справі № 910/16522/13 у трьох примірниках.

Відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000, повідомлення відповідача про дату, час та місце проведення судового засідання Байєр Фарма Акцієнгезелльшафт повинно здійснюватися через Федеральне міністерство юстиції (Bundesministerium der Justiz I A 5 Mohrenstrasse 37 10117 BERLIN).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від суду від 11.09.2013 на підставі частини першої статті 79 Господарського процесуального кодексу України зупинено провадження у справі №910/16522/13 до 03.03.2014

28.11.2013 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від організації Senatsverwaltung fur Justiz und Verbraucherschutz Berlin надійшло повідомлення про вручення судових документів.

25.02.2014 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

03.03.2014 ухвалою суду було поновлено провадження у справі.

В судових засіданнях 03.03.2014 та 24.03.2014 оголошувалась перерва.

В судовому засіданні 07.04.2014 представник позивача заявив клопотання про призначення судової експертизи, яке представники відповідачів підтримали.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2014 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження у справі №910/16522/13 до закінчення проведення судової експертизи.

30.04.2015 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №910/16522/13 із висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №966 від 24.04.2015.

12.05.2015 ухвалою суду було поновлено провадження у справі та призначено її розгляд на 18.05.2015.

Представники відповідачів, в судове засідання призначене на 19.05.2015, з'явились та заявили клопотання про відкладення.

Представник позивача, , в судове засідання призначене на 19.05.2015, не з'явився, причин не явки суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду справи, був належним чином повідомлений.

Представник відповідача-2 , в судовому засіданні призначеному на 19.05.2015, заявив клопотання про продовження строку розгляду справи на 15 днів.

19.05.2015 ухвалою суду розгляд справи продовжено на 15 днів та відкладено на 03.06.2015.

В судове засідання, призначене на 03.06.2015, представники сторін з'явились та надали пояснення по суті справи.

У судових засіданнях складалися протоколи згідно статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Клопотання щодо фіксації судового процесу учасниками процесу не заявлялось, у зв'язку з чим, розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу у відповідності до статті 811 Господарського процесуального кодексу України.

Зважаючи на достатність в матеріалах справи доказів, необхідних для повного та об'єктивного вирішення справи, розгляд справи відбувся з урахуванням положень ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.08.2000 Відповідачем була подана заявка № на видачу патенту України на винахід «фармацевтична комбінація етинілестрадіолу і дроспіренону для використання як контрацептива».

У частині першій статті 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон) зазначено, що особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку.

За результатами експертизи заявки № , проведеної уповноваженим закладом експертизи (Державним підприємство « Український інститут промислової власності»), було встановлено відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності та прийнято рішення про видачу патенту на винахід.

За результатами експертизи на локальну новизну, проведеної відділом 9.10 ДП «УІПВ» відповідно до частини десятої статті 16 Закону встановлено, що заявка відповідає локальній новизні, у зв'язку з чим Департаментом було прийнято рішення про видачу патенту.

10.01.2008 було здійснено публікацію відомостей про видачу патенту України № 81387 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 1.

Частиною першою статті 22 Закону передбачено, що на підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються в установленому порядку.

На підставі вказаного рішення Департаментом було здійснено державну реєстрацію та видано заявнику патент.

Позивач стверджує, що державна реєстрація винаходу за патентом України № 81387 була здійснена із порушенням законодавства України, а тому вказаний патент має бути визнаний недійсним повністю.

Позивач вважає, що винахід за патентом України № 81387 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме за критеріями новизна та винахідницький рівень, відповідно до вимог законодавства, що було чинним на час подання заявки.

Відповідно до ст. 6 Закону "правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Згідно зі ст. 7 Закону "винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним ".

Відповідачі проти задоволення позовних вимог заперечили у повному обсязі з підстав їх необґрунтованості та невідповідності нормам законодавства України.

Винахід, відповідно до частини першої статті 459 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

За змістом статей 462 та 464 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід засвідчуються патентом, зважаючи на що визнано недійсним може бути саме патент.

Відповідно до статті 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно з частиною першою статті 6 Закону правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Частиною першою статті 33 Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Частинами першою та сьомою статті 7 Закону визначено, що винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто, не випливає явно із рівня техніки.

Судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. На вирішення судовим експертам поставити таке питання: чи є винахід за патентом України № 81387 новим? чи має винахід за патентом У країни № 813 87 винахідницький рівень?

Відповідно до Висновку: Винахід за патентом України № 81387 від 10.01.2008 року «Фармацевтична комбінація етинілестрадіолу і дроспіренону для використання як контрацептива» не новим, відносно п. 9, 37, 70 його формули, виходячи з обсягу наданих на дослідження матеріалів справи № 910/16522/13.

Група винаходів, відповідно до п.п. 1, 9, 16, 24, 37, 49, 62, 70, 77 формули винаходу за патентом України № 81387, не відповідає критерію патентоздатності «винахідницькій рівень», виходячи з інформації, яка міститься в наданих на дослідження матеріалах справи № 910/16522/13.

Судом встановлено, що в основу відповіді експерта про те, що вся сукупність ознак для кожного окремо взятого незалежного пункту (9, 37, 70,) формули винаходу за патентом України № 81387 була відомою та загальнодоступна в світі з препарату Yasmin до дати пріоритету 31.08.1999 покладено твердження про те, що:

Yasmin є протизаплідним препаратом для перорального застосування, який являє собою таблетку з 3 мг мікронізованого дроспіренону та 0.03 мг мікронізованого етинілестрадіолу;

Патентовласник Вауег Schering Pharma AG не заперечує того факту, що суб'єкти досліджень були проінформовані про активні речовини та їх кількості;

патентовласник підтверджує, що угоди про конфіденційність як такої між патентовласником та суб'єктами досліджень (пацієнти, які приймали ліки) не укладалося;

пацієнти не обмежувались у праві повідомляти представникам широкого загалу про те, що вони отримували досліджуваний лікарський препарат, який містив З мг дроспіренону та 0,03 мг етинілестрадіолу. Мінімальна кількість препарату впродовж одного циклу прийому - 21 таблетка з активними речовинами та 7 таблеток плацебо.

Указані твердження суперечать положенням Правила 33 (підпункти (а) та (Ь)) Інструкції до Договору про патентну кооперацію (набуття чинності для України 25 грудня 1991 р.), відповідно якого рівень техніки включає все те, що стало доступним публіці де- небудь у світі за допомогою письмового розкриття (включаючи креслення та інші ілюстрації) і що може бути корисним при визначенні, чи є заявлений винахід новим і чи відповідає він винахідницькому рівню (тобто чи є винахід очевидним чи ні) за умови, що розкриття стало доступним до дати міжнародного подання.

Щодо необґрунтованості висновку про відсутність винахідницького рівня винаходу за патентом України № 81387.

Відповідно до Висновку група винаходів, відповідно до п.п. 1, 9, 16, 24, 37, 49, 62, 70, 77 формули винаходу за патентом. України № 81387, не відповідає критерію патентоздатності «винахідницькій рівень», виходячи з інформації, яка міститься в наданих на дослідження матеріалах справи № 910/16522/13.

Зазначений висновок базується, зокрема, на тому, що при дослідженні питання 1 встановлено, що з міжнародної заявки WO 98/04269 до дати пріоритет 31.08.1999 року для винаходу за патентом України № 81387 були відомі наступні ознаки: для об'єктів за п.п. 1, 9, 16 формули винаходу фармацевтична композиція у вигляді пероральної лікарської форми, яка містить як перший активний агент дроспіренон в кількості, що відповідає добовій дозі при введенні композиції і становить від приблизно 2 до 4 мг, а як другий активний агент етинілестрадіол в кількості, що відповідає добовій дозі і становить від приблизно 0,01 мг до 0,05 мг, разом з одним або декількома фармацевтично прийнятними носіями або добавками.

Проте такий висновок не може вважатися обгрунтованим, оскільки експертом не враховано, що у описі ознак технічного рішення за міжнародною заявкою на винахід № Ж) 98/04269 вказані лише фіксовані кількісні значення у одиницях вимірювання маси стосовно дроспіренону (3 мг, 2 мг, 1 мг, 500 мкг) та егинілестрадіолу (15 мкг = 0.015 мг), а у формулі винаходу за патентом України № 81387 кількісні значення відповідних речовин вказані у інтервалах масових значень (дроспіренону - приблизно 2 до 4 мг; етинілестрадіолу - приблизно 0,01 мг до 0,05 мг).

Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Стаття 34 ГПК України визначає, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про міжнародне приватне право» до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Відносини, пов'язані із охороною та захистом винаходів та корисних моделей в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

Постановою Верховної Ради У країни «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що відповідність винаходів умовам патентоспроможності визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Таким чином, під час визначення того, чи відповідає винахід умовам патентоспроможності новизна та винахідницький рівень, судовий експерт мав враховувати законодавство, що діяло на дату подання заявки на винахід, а саме: Закон у відповідній редакції, та Наказ Держпатенту України № 244 від 29.11.96, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.12.1996 за № 730/1755 «Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель)» (далі - Порядок розгляду).

Відповідь на питання про відповідність винаходу умовам патентоздатності, що передбачені статтею 7 Закону, має даватись виходячи із розуміння поняття «рівень техніки» - відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи, що міститься у Законі (ч. 4. ст. 7) та у и. 15.2.3. Порядку розгляду винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. При визначенні рівня техніки до уваги беруть всі відомості, які стали загальнодоступними у сві ті до дати подання заявки, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

У п. 15.2.3. Порядку розгляду вказані умови для встановлення дати, яка визначає включення джерела інформації до рівня техніки. При цьому датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня техніки, зокрема для відомостей про технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання, має бути документально підтвердженою датою, від якої ці відомості стали загальнодоступними.

Для обгрунтування невідповідності винаходу за патентом України №81387 умовам патентоздатності Позивач посилається на документи з Додатків 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 та 16, 18, 19. Крім того, Позивач посилається на низку висновків спеціалістів, а саме Додатки 9, 10, та 17.

В цьому розумінні документальним підтвердженням цієї дати не можна вважати посилання на проведені клінічні дослідження, про які йдеться у Додатках 4, 5, 7 та 8 - заява та листи, що розкривають обставини проведення клінічних досліджень.

Зазначені Додатки 4, 5, 7 та 8 не можна віднести до жодної з категорій документів, зазначених в п.15.2.3. Порядку розгляду, а відтак, з огляду на вказані вимоги Закону та Порядку розгляду ці відомості не є загальнодоступними джерелами інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитись (без дозволу власника). Тобто, ці документи не є рівнем техніки, який повинен бути використаний при аналізі винаходу на відповідність умовам патентоздатності.

Таким чином, оскільки додатки 4, 5, 7 та 8 не можуть бути віднесені до рівня техніки, зазначені письмові докази є такими що, не відносяться до предмету справи, а отже є неналежними доказами.

Отже, з аналізу приписів Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель і Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, можна дійти висновку про те, що особі, яка здійснює експертизу заявки (як і судовому експерту), для вирішення питання про те, чи має винахід за спірним патентом винахідницький рівень, не заборонено визначати технічний результат у разі, якщо це можливо.

Частиною першою статті 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Частиною другою цієї ж статті передбачено, що дані встановлюються такими засобами:

- письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;

- поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Згідно з частиною першою статті 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази (у тому числі висновку експерта) господарський суд міста Києва встановив відповідність запатентованого винаходу умовам патентоздатності.

При цьому доводи позовної заяви БЦ Фарма Б.В. (BC PHARMA B.V.)наведеного не спростовують.

Згідно з частиною першою статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Беручи до уваги наведене, господарський суд міста Києва дійшов висновку про відмову в задоволенні позову.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 09.06.2015

Суддя М.О. Лиськов