КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2015 р. Справа№ 20/94

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Шипка В.В.

Доманської М.Л.

за участю секретаря Дідур С.В.

та представників:

від позивача - Жухевич О.В. - дов. № 45 від 14.12.2010р.,

від відповідача 1 - Олефір В.О.- дов. №17/38 від 18.03.2015р.,

від відповідача 2 - не з'явився,

від третьої особи - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) «Фармак»

на рішення господарського суду м.Києва

від 10.03.2015р.

у справі №20/94 (суддя Прокопенко Л.В.)

за позовом Астра Зенека АБ (Astra Zeneka AB)

до 1. ПАТ «Фармак»

2. Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору:

Міністерство охорони здоров'я України

про припинення дій, що порушують права на Патенти України №№60334,

60289 на винаходи та зобов'язання вчинити дії щодо припинення

порушення прав,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 10.03.2015р. у справі №20/94 позовні вимоги позивача задоволено повністю. Визнано реєстрацію та введення в господарський оборот лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) (реєстраційні посвідчення № UA/8279/01/01, № UA/8279/01/02) порушенням прав інтелектуальної власності Астра Зенека АБ (Astra Zeneca AB) на патенти України № 60334 та № 60289. Заборонено ПАТ «Фармак» (ідентифікаційний код 00481198) використовувати сполуки тригідрату магнієвої солі (s)-омепразолу, та фармацевтичної композиції, яка її містить, в лікарському засобі під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01, UA/8279/01/02), що охороняються патентами України № 60334 та № 60289. Заборонено ПАТ «Фармак» вводити в господарський оборот лікарські засоби під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) (реєстраційні посвідчення № UA/8279/01/01, № UA/8279/01/02), які виготовлені з використанням сполуки тригідрату магнієвої солі (s)-омепразолу, та фармацевтичної композиції, яка її містить, що охороняються патентами України № 60334 та № 60289. Зобов'язано ПАТ «Фармак» за власний рахунок вилучити з продажу лікарські засоби під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01, UA/8279/01/02), які виготовлені з використанням сполуки тригідрату магнієвої солі (s)-омепразолу, та фармацевтичної композиції, яка її містить, що охороняється патентами України № 60334 та № 60289. Зобов'язано ПАТ «Фармак» дати публічне оголошення за власний рахунок в офіційному національному друкованому органі ЗМІ "Голос України" або "Урядовий Кур'єр" про припинення виготовлення лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) (реєстраційні посвідчення № UA/8279/01/01, № UA/8279/01/02), як такий, що виготовлений з порушенням прав Астра Зенека АБ (Astra Zeneca AB) на винаходи, що охороняються патентами України № 60334 та № 60289. Стягнуто з ПАТ «Фармак» на користь Астра Зенека АБ (Astra Zeneca AB) ( SE-15185 Содертальє, Швеція) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, 85 грн. - державного мита, 236 грн. - витрат на інформаційне-технічне забезпечення, 52 100,40 грн. - витрат на проведення судових експертиз.

Не погоджуючись з винесеним рішенням, ПАТ «Фармак» подало апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати і прийняти нове рішення, яким відмовити Астра Зенека АБ (Astra Zeneca AB) у задоволенні позову.

У відзиві на апеляційну скаргу Астра Зенека АБ (Astra Zeneca AB) просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 10.03.2015р. у справі №20/94 залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 09.04.2015р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження та призначено до розгляду на 18.05.2015р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.05.2015р. відкладено розгляд справи на 08.06.2015р. Залучено до участі у справі: відповідача 2 - Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги і третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Міністерство охорони здоров'я України.

Колегія суддів відхиляє клопотання ПАТ «Фармак» №17/87 від 28.05.2015р. про призначення додаткової судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності як необґрунтоване, оскільки названа експертиза проводилась місцевим судом і висновки є достатньо повними.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача і відповідача, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Як вбачається з матеріалів справи, Позивач є власником патенту України № 60334 на винахід "ТРИГІДРАТ МАГНІЄВОЇ СОЛІ (S)-ОМЕПРАЗОЛУ, СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТРИГІДРАТУ МАГНІЄВОЇ СОЛІ (S)-ОМЕПРАЗОЛУ (ВАРІАНТИ), СПОСІБ ОТРИМАННЯ КАЛІЄВОЇ СОЛІ (S)-ОМЕПРАЗОЛУ, КАЛІЄВА СІЛЬ (S)-ОМЕПРАЗОЛУ, ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ТА СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СТАНУ, ПОВ'ЯЗАНОГО З ПОРУШЕННЯМ ШЛУНКОВОЇ СЕКРЕЦІЇ" та патенту України № 60289 на винахід "ОПТИЧНО ЧИСТІ СОЛІ (-)-5-МЕТОКСИ-2-[[(4-МЕТОКСИ-3,5-ДИМЕТИЛ-2-ПІРИДИНІЛ)МЕТИЛ]СУЛЬФІНІЛ]-1H-БЕНЗІМІДАЗОЛУ, СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ, ПРОМІЖНІ СПОЛУКИ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ".

Відповідач виготовляє та реалізує в Україні лікарський засіб під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), активною діючою речовиною якого є магній езомепразолу, що підтверджено копіями реєстраційних посвідчень №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02, а також упаковкою лікарського засобу "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), інструкцією для медичного застосування препарату "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) та фіскальним чеком № 22787 від 20.12.2010р.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушив права позивача на патенти України № 60334 та № 60289 шляхом подання заявки на державну реєстрацію лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), його виробництва та розповсюдження (шляхом продажу, пропонування до продажу) із використанням сполуки тригідрату магнієвої солі (s)-омепразолу, та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених патентами України № 60334 та № 60289, права на які належать Позивачу.

Позивач стверджує, що він не надавав дозволу відповідачу використовувати захищену патентами України № 60289 та № 60334 сполуку та фармацевтичну композицію.

Відповідно ч.2 ст.28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Відповідно до ч.5 ст.6 Закону "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень.

Згідно ч.1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Згідно Висновку № 7250/11-12 від 12.10.2012р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка була призначена місцевим судом:

1. У лікарському засобі під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02) використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту 1 формули винаходу та незалежного пункту 17 формули винаходу, що охороняється патентом України № 60334.

2. У лікарському засобі під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02) не використано кожну ознаку, включену до незалежних пунктів формули винаходу, що охороняється патентом України № 60289.

Згідно ч. 5 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

За результатами проведеної судової експертизи позивачем було подано клопотання про призначення повторної судової експертизи з мотивів наведених у клопотанні. На підтвердження своїх доводів позивач надав місцевому суду Висновок спеціаліста з хімічної технології органічних речовин від 16.11.2012р. Позивач зазначав, що при проведені судової експертизи було помилково визначено обсяг правової охорони за патентом України № 60289, не застосовано теорію еквівалентності ознак та окремо проаналізовані ознаки незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 60289.

Відповідачем було підтримано подане позивачем клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Згідно Висновку експерта № 866 від 14.01.2015р. за результатами проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка була призначена місцевим судом, експерти прийшли до наступних висновків:

1. У лікарському засобі під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01, UA/8279/01/02) використано кожну ознаку, включену до незалежних пунктів 1, 5, 17 формули винаходу, що охороняється патентом України № 60334.

2. У лікарському засобі під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01, UA/8279/01/02) використано ознаки еквівалентні ознакам, які включені до незалежних пунктів 1, 11-16 формули винаходу, що охороняється патентом України № 60289.

Місцевий суд законно прийняв Висновок експерта № 866 від 14.01.2015 в якості належного та допустимого доказу, оскільки судові експерти, що проводили дослідження, відповідають вимогам встановленим Законом України "Про судову експертизу", проведене дослідження є повним, об'єктивним та законним, а відповіді на поставлені питання є обґрунтованими та повними.

Висновок судових експертів за питанням № 1 фактично не відрізняються за суттю від висновку за таким самим питанням, зробленим при проведенні первинної експертизи, але є більш конкретизованим.

Проте, зроблений висновок за результатами дослідження питання № 2 відрізняється від висновку за таким самим питанням, зробленим при проведенні первинної експертизи, та є більш конкретизованим. Це пов'язано з тим, що під час проведення первинної експертизи, не врахована особливість прямої патентної охорони хімічних речовин та застосування у цьому контексті теорії еквівалентів.

Отже, за результатами проведення судової експертизи встановлено факт використання відповідачем винаходів, що охороняються патентами України № 60289 та № 60334, що належать позивачу.

Вбачається, що відповідачем були подані до місцевого і апеляційного судів клопотання про призначення додаткової експертизи. В обґрунтування поданого клопотання відповідач посилався на необхідність дослідження судовими експертами додаткових матеріалів, а саме матеріалів заявок, на підставі яких були перереєстровані реєстраційні посвідчення № UA/8279/01/01, № UA/8279/01/02 та № UA/13769/01/01, що викликано зміною виробника субстанції лікарського засобу "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA). Проте згідно поданих до клопотань документів, а також інших наявних в матеріалах справи доказів, діючою речовиною лікарського засобу "ЕЗОНЕКСА" є магній езомепразолу, який охороняється патентами України на винаходи № 60289 та № 60334. Як вбачається з Висновку експертів № 866 від 14.01.2015 об'єктом дослідження повторної судової експертизи були винаходи за патентами України № 60334 та № 60289, а також інформаційні матеріали, які стосуються лікарського засобу під торговою маркою "Езонекса" (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02), діючою речовиною яких є тригідрат магнієвої солі (S)-омепразолу.

Оскільки саме вказана речовина була об'єктом дослідження, та вона не змінилася після перереєстрації лікарського засобу "ЕЗОНЕКСА" (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02), місцевий суд правильно вказав, що проведення додаткового дослідження не може мати наслідки встановлення додаткових обставин, які можуть вплинути на правильність вирішення спору, а тому підстави для призначення додаткової судової експертизи були відсутні. З цих же підстав клопотання про призначення додаткової експертизи відхиляє і апеляційний суд.

Згідно ч. 5 ст. 28 "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу.

Відповідно до ст. 34 "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації.

Відповідно ч. 1 ст. 20 вказаного Закону на території України можуть реалізовуватись лише зареєстровані лікарські засоби.

Отже, реєстрація та введення в господарський оборот лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) є порушенням прав інтелектуальної власності позивача на патенти України № 60334 та № 60289, а використання сполуки та виготовлення лікарських засобів з використанням сполуки, що охороняється патентами позивача підлягають забороні.

Згідно п.3 ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд, у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Відповідно п.6 ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення, у зв'язку з чим відповідна позовна вимога підлягає задоволенню.

Тому суд першої інстанції законно і обґрунтовано повністю задовольнив позовні вимоги Астра Зенека АБ (Astra Zeneka AB).

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ПАТ «Фармак» залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від від 10.03.2015р. у справі №20/94 - без змін.

Справу №20/94 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді В.В. Шипко

М.Л. Доманська