КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2015 р. Справа№ 910/25692/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Шипка В.В.

за участі представників сторін:

від позовача (Ярліс Інвестментс ЛТД): Лучка І.Ю. - представник за довіреністю б/н від 15.10.2014р.

від відповідача 1 (Державна служба інтелектуальної власності України): Костенко К.О.- представник за довіреністю №1-8/8571 від 21.11.2014р.

розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою

відповідальністю "Домані Груп"

на рішення господарського суду міста Києва від 02.02.2015р.

у справі №910/25692/14 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом Ярліс Інвестментс ЛТД

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Домані групп"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна

компанія"

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель"

про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Компанія Ярліс Інвестментс ЛТД (Нікосі, Кіпр) звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, товариства з обмеженою відповідальністю "Домані груп" (рос. - общества с ограниченной ответственностю "Домани групп") про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг №147648, просила припинити достроково дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг №147648 для зазначених у свідоцтві товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг №147648 для зазначених у свідоцтві товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В процесі вирішення спору подало заяву про зменшення позовних вимог, в якій просила припинити частково дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг №147648 для зазначених у свідоцтві товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про часткове дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг №147648 для зазначених у свідоцтві (згідно наведеного вище переліку) товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням господарського суду міста Києва від 02.02.2015р. у справі №910/25692/14 позовні вимоги задоволено повністю: достроково припинено дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг №147648 в частині таких товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові. Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45, ідентифікаційний код 37552556) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг №147648 в частині таких товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові, та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Не погодившись з рішенням, товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Домані груп" звернулось до Київського апеляційного господарського суду, подавши апеляційну скаргу, в якій просило скасувати рішення господарського суду міста Києва від 02.02.2015р. у справі №910/25692/14, прийняти нове, яким у задоволенні позову відмовити повністю. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.03.2015р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження, призначено до розгляду на 21.04.2015р. В процесі здійснення від сторін надходили клопотання про відкладення розгляду скарги, мотивовані вжиттям заходів позасудового вирішення спору - ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.04.2015р. продовжено строк розгляду спору на п'ятнадцять днів, розгляд апеляційної скарги відкладено на 26.05.2015р. - останній день у межах граничних строків вирішення спору, визначених з урахуванням вимог ч. 3 ст. 50, ч. 2 ст. 51, ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України.

Наводячи підстави, з яких порушено питання про перегляд оскарженого рішення ТОВ "Домані груп" вказано на порушення місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, що призвело до прийняття неправильного рішення, неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи. Зазначало про те, що судом першої інстанції не враховано наявні в матеріалах справи докази використання спірного позначення Winemaster - знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №147648 третіми особами, з якими товариством укладено відповідні ліцензійні (субліцензійні) договори, використання (застосування) спірного позначення в діловій документації, маркування позначенням вказаними вище третіми особами окремих товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (слабоалкогольні напої) тощо та не виробництва окремих з них (алкогольні напої і т.ін.) з підстав можливості введення в оману споживачів щодо іншої особи, яка виробляє аналогічні товари, зазначаючи про те, що ТОВ «Інкерманський завод марочних вин» здійснює виробництво і розповсюдження окремих товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (алкогольні напої і т.ін.), маркуючи їх схожим позначенням WINEMASTER. Зазначено про узагальнюючий характер терміну «алкогольні напої», що до нього входять у т.ч. і слабоалкогольні напої, про подання позову та розгляд в порядку господарського судочинства відповідного спору про визнання недійним знаку для товарів і послуг WINEMASTER як такого, що схожий до ступеня змішуваності із знаком Winemaster. Наведено інші доводи і міркування в підтвердження викладених обставин.

Письмового відзиву на апеляційну скаргу не надійшло. В судовому засіданні 26.05.2015р. представник Ярліс Інвестментс ЛТД (Нікосі, Кіпр) надав усні пояснення по суті скарги, в яких заперечував обґрунтованість апеляційної скарги, зазначаючи про те, що знак для товарів і послуг Winemaster за свідоцтвом України №147648 зареєстровано для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, тоді як ТОВ "Домані груп" надано докази використання спірного позначення лише щодо окремих товарів, які входять до відповідного класу (слабоалкогольні напої), наголошуючи на тому, що з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог, поданої в суді першої інстанції, Ярліс Інвестментс ЛТД (Нікосі, Кіпр) просило припинити частково (в частині інших товарів, які входять до класу) дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг №147648 для окремих із зазначених у свідоцтві товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, які не виробляються і не пропонуються до продажу ТОВ "Домані груп", а саме: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України також в засіданні надав усні пояснення по суті скарги, в яких підтримував обґрунтованість доводів, наведених в апеляційній скарзі, просив скаргу задовольнити з викладених у ній підстав, зазначаючи про те, що знак для товарів і послуг Winemaster за свідоцтвом України №147648, зареєстрований для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, використовувався (використовується) ТОВ "Домані груп" та третіми особами, що наявні в матеріалах справи докази використання (застосування) спірного позначення в діловій документації та маркування ним окремих груп товарів є достатнім для висновку щодо використання спірного позначення у встановленому Законом порядку; зазначено про те, що ТОВ «Інкерманський завод марочних вин» володіє схожим знаком для товарів і послуг WINEMASTER, також зареєстрованим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, яке виробляє та пропонує до продажу марковану відповідним позначенням продукцію, у зв'язку з чим виготовлення і пропонування до продажу аналогічних груп товарів ТОВ "Домані груп" (ТОВ "Кримська водочна компанія"), ТОВ "КД Коктебель" (алкогольні напої і т.ін.) може ввести в оману споживачів щодо осіб, які виробляють такі аналогічні групи товарів, у зв'язку з чим, виробництво та пропонування до продажу товариствами окремих з них є обґрунтованим і виправданим.

Зважаючи на обмеженість процесуальних строків розгляду справи, що спливають, клопотання ТОВ "Домані груп", Ярліс Інвестментс ЛТД (Нікосі, Кіпр) про відкладення розгляду справи, мотивовані неможливістю взяти участь в судому засіданні та вжиттям заходів позасудового вирішення спору, які знов (26.05.2015р.) надійшли через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду, колегією суддів залишені без задоволення. Розглянувши доводи апеляційної скарги, усних пояснень і реплік представників учасників провадження у справі по суті скарги, наданих в судових засіданнях, перевіривши матеріали справи та дослідивши наявні докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга ТОВ "Домані груп" підлягає задоволенню, рішення господарського суду міста Києва від 02.02.2015р. у справі №910/25692/14 підлягає скасуванню з прийняттям нового про відмову в задоволенні позовних вимог, зважаючи на наступні обставини.

Як вбачається з матеріалів справи, звертаючись із позовом, компанія Ярліс Інвестментс ЛТД (Нікосі, Кіпр) свої вимоги обґрунтовувало тим, що протягом періоду з 10.11.2011р. по теперішній час (тобто, протягом трьох років з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва України №147648 на знак для товарів і послуг, на дату подання цього позову) ТОВ "Домані груп" не здійснено дій, які в розумінні ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" (далі - Закон) вважаються використанням спірного позначення щодо зазначених у свідоцтві товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг на території України. У зв'язку із чим, позивач і просив суд припинити достроково дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг №147648 для зазначених у свідоцтві товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг №147648 для зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг №147648 товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Так, ТОВ "Домані групп" (апелянт, відповідач 2) є власником свідоцтва України №147648 на знак для товарів і послуг "WINEMASTER", зареєстрований для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП). Публікація про видачу свідоцтва №147648 (далі - Свідоцтво) була здійснена 10.11.2011р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" №21, що підтверджується, зокрема, випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №147648 станом на 28.11.2014р. Згідно з МКТП 33 клас товарів, стосовно яких зареєстровано знак за Свідоцтвом включають в себе: алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель) м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; слабоалкогольні напої; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові.

На момент подання позову компанією Ярліс Інвестментс ЛТД (Нікосі, Кіпр), а також заяви про уточнення позовних вимог, діяла інша, ніж зазначена вище редакція МКТП, відповідно до 33 класу товарів, стосовно яких зареєстровано знак за Свідоцтвом, було включено: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; слабоалкогольні напої; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

Відповідно наведеного вище переліку, серед іншого, вина, вина ігристі та слабоалкогольні напої входили до 33 класу товарів МКТП, разом з тим, на момент прийняття рішення господарського суду міста Києва від 02.02.2015р. у справі №910/25692/14 діяла інша редакція МКТП, з 33 класу якої було виключено згадування про слабоалкогольні напої, різновиди вин (вказано - вино) і т.ін. - наведений широкий перелік різних алкогольний напоїв. З тим, визначення поняття алкогольні напої міститься і в ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обіг спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», згідно якої це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені в товарних позиціях 2204, 2205, 2206, 2208 УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка обємних одиниць та більше, які зазначені в товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 УКТ ЗЕД. Цією ж статтею визначено, що слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1,2 до 8,5 відсотків об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14 г на 100 см3, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю. З наведених вище визначень та змісту 33 класу товарів МКТП (в редакції, яка діяла на момент прийняття оскарженого рішення) вбачається, що за своїм змістом термін алкогольні напої є узагальнюючим, включає в себе відповідні продукти з вмістом спирту етилового понад 1,2 об'ємних одиниць, тобто в т.ч. включає слабоалкогольні напої, вина і т.ін.

В матеріалах справи наявна копія ліцензійного договору №10/11-11 від 10.11.2011р., згідно з яким ТОВ "Домані групп" передало в користування ТОВ "Кримська водочна компанія" виключну ліцензію на використання на території України знаку для товарів і послуг, зареєстрованого згідно Свідоцтва, субліцензійного договору від 03.12.2013р., згідно з яким ТОВ "Кримська водочна компанія" надано дозвіл ТОВ «КД Коктебель» на використання знаку для товарів і послуг, зареєстрованого згідно Свідоцтва. Наявні докази того, що ТОВ "Кримська водочна компанія" узгоджена та затверджена рецептура слабоалкогольних (об'ємна частка спирту 4,5%) негазованих напоїв «Вайнмастер Беліні» («Winemaster Bellini»), «Вайнмастер Глінтвейн» («Winemaster Glintwine»), на відповідну продукцію отримані сертифікати Державної системи сертифікації УкрСЕПРО, товариством фактично вироблено протягом 2011-2012р. 13411 дал (134110 літрів) напоїв, маркованих спірним позначенням «Winemaster», в матеріалах справи наявні видаткові накладні, якими фіксовані факти здійснення господарської діяльності з постачання відповідної продукції іншим третім особам, ч/б фотознімки продукції, у т.ч. у вітринах магазину, пропонованої до продажу. В матеріалах справи наявний примірник етикетки, чіткий знімок зразка об'єкта, який виробляється та пропонується до продажу ТОВ «КД Коктебель» - вино марочне столове сухе сортове червоне «Каберне» (об'ємна частка спирту 10,5-14%, ДСТУ 4806:2007), марковане спірним позначенням «Winemaster», договори поставки продукції від 02.12.2013р., укладеного між ТОВ «КД Коктебель» та ТОВ "Кримська водочна компанія" (а.с. 133-206 т.1) та інші докази використання спірного позначення «Winemaster». При цьому матеріали справи містять копію ліцензії на виробництво алкогольних напоїв №108338, виданої ТОВ «КД Коктебель». Як повідомляло останнє, товариством був розроблений і дизайн етикеток, пляшки вин «Мускат», «Каберне», «Мадера», «Портвейн» під загальним брендом «Winemaster», однак, як стало відомо, ТОВ «Інкерманський завод марочних вин» вже виробляються вина, марковані позначенням «WINEMASTER» (а.с. 230 т. 1).

З наявних в матеріалах справи доказів можна констатувати використання знаку для товарів і послуг «Winemaster» ТОВ «Домані групп», зареєстрованого для товарів 33 класу МКТП, третіми особами - ТОВ «Кримська водочна компанія» і ТОВ «КД Коктебель», згідно умов відповідних ліцензійний (субліцензійних) договорів, у т.ч. шляхом виробництва відповідного товару - слабоалкогольних та алкогольних напоїв (вино), нанесення знаку на товар, для якого цей знак і зареєстровано, зберігання товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, застосування знаку для товарів і послуг в діловій документації тощо. При цьому ТОВ «Кримська водочна компанія» за ліцензійним договором здійснювало виробництво слабоалкогольних напоїв, тоді як ТОВ «КД Коктебель», яке володіє ліцензією на виробництво алкогольних напоїв, за субліцензійним договором, укладеним з ТОВ «Кримська водочна компанія», здійснювало виробництво алкогольних напоїв (віно). Разом з тим, як визнано представником Державної служби інтелектуальної власності України в засіданні суду апеляційної інстанції, ТОВ «Інкерманський завод марочних вин» також володіє схожим позначенням - знаком для товарів і послуг «WINEMASTER», зареєстрованого для товарів 33 класу МКТП, виробляє аналогічну продукцію. В матеріалах справи наявне клопотання, заявлене в суді першої інстанції, про зупинення здійснення провадження у справі до завершення розгляду в порядку господарського судочинства відповідного іншого спору про визнання недійним знаку для товарів і послуг WINEMASTER як такого, що схожий до ступеня змішуваності із знаком Winemaster, залишене судом першої інстанції без задоволення.

Відповідно ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України) відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України). Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Відповідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" (далі - Закон) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Статтею 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Згідно абз. 2 п. 3 ст. 5 Закону дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у ст. 18 цього Закону. За змістом ч. 4 ст. 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно ч. 3 ст. 16 Закону взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними, у разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд; тобто, права одного співвласника свідоцтва на знак для товарів і послуг не ставляться в залежність від дій іншого співвласника свідоцтва щодо використання або невикористання відповідного знаку для товарів і послуг. За змістом ч. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається у т.ч. застосування його в діловій документації. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого.

За змістом ч. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У п. 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у ч. 4 ст. 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Пунктом 70 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" наголошувалось на тому, що у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

Враховуючи, що позивач звернувся до суду з позовом 19.11.2014р., то від дати використання знаку три роки, встановлені ч. 4 ст. 18 Закону не сплили, а тому заявлені позовні вимоги вбачаються безпідставними. У свою чергу, висновки суду першої інстанції про те, що у процесі розгляду справи відповідачем 2, так само як і третіми особами, документів на підтвердження використання ними знаку «Winemaster» стосовно заявлених у позові товарів з урахуванням прийнятої до розгляду заяви про зменшення позовних вимог не було надано, вбачаються колегії суддів суду апеляційної інстанції таким, що є необґрунтованим - такі докази наявні в матеріалах справи, про що зазначено вище. Зменшуючи заявлені позовні вимоги, на чому звертав увагу представник компанії Ярліс Інвестментс ЛТД (Нікосі, Кіпр) в засіданні суду апеляційної інстанції, фактично визнано, компанією і не заперечується факт використання позначення «Winemaster» ТОВ "Домані групп" (ТОВ "Кримська водочна компанія") в діловій документації, при виготовленні та пропонуванні до продажу слабоалкогольних негазованих напоїв «Вайнмастер Беліні» («Winemaster Bellini»), «Вайнмастер Глінтвейн» («Winemaster Glintwine»). Компанією, так само як і судом першої інстанції, залишено поза увагою факт використання позначення «Winemaster» ТОВ «Домані групп» (ТОВ «Кримська водочна компанія», ТОВ «КД Коктебель») в діловій документації, при виготовленні та пропонуванні до продажу безпосередньо алкогольних напоїв (вин) «Мускат», «Каберне», «Мадера», «Портвейн», маркованих відповідним позначенням.

З тим, чинне законодавство і не містить в собі положень, згідно з яким, групи товарів і послуг, згрупованих в єдиний клас МКТП для цілей реєстрації знаку для товарів і послуг, можуть бути виділені в окремі додаткові підкласи, у т.ч. не передбачає дострокового часткового припинення дії Свідоцтва щодо частини з товарів, віднесених до відповідного класу: залишаючи чинною реєстрацію знака для товарів і послуг для слабоалкогольних та алкогольних напоїв (вино), припинення дії Свідоцтва щодо інших алкогольних напоїв (аперитиви, арак, бренді, віскі, горілка, джин, коньяк, спиртні напої і т.ін.) вбачається необґрунтованим, оскільки всі вони віднесені до одного класу МКТП слабоалкогольних та алкогольних напоїв, для яких знак «Winemaster» і зареєстровано, крім того, на теперішній час і момент винесення оскарженого рішення суду першої інстанції, з 33 класу МКТП взагалі виключено згадування поняття слабоалкогольних напоїв. Наведено перелік різних видів алкогольних напоїв, до яких ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обіг спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у т.ч. віднесено слабоалкогольні напої.

Таким чином, всебічно, повно і об'єктивно розглянувши в судовому процесі всі обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, за наслідками розгляду апеляційної скарги та перевіряння законності і обґрунтованості рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, повторно розглянувши справу, колегія суддів суду апеляційної інстанції вбачає доводи апеляційної скарги обґрунтованими і такими, що знайшли свого підтвердження під час розгляду справи, оскаржене рішення суду таким, що повною мірою вимогам законності та обґрунтованості не відповідає, у зв'язку з чим апеляційна скарга ТОВ "Домані групп" підлягає задоволенню, рішення господарського суду міста Києва від 02.02.2015р. у справі №910/25692/14 підлягає скасуванню з прийняттям нового про відмову в задоволенні позову.

Керуючись ст. 99, 101-106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Домані групп" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 02.02.2015р. у справі №910/25692/14 скасувати. В позові відмовити.

3. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через суд апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня набрання постановою законної сили

Повний текст постанови складено 28.05.2015р.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

В.В. Шипко