КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2015 р. Справа№ 910/23864/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Копитової О.С.

суддів: Пантелієнка В.О.

Разіної Т.І.

при секретарі судового засідання Атарщіковій А.М.

розглянувши матеріали апеляційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон"

на рішення господарського суду м. Києва від 16.03.2015

у справі № 910/23864/14 (суддя Гумега О.В.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг - Дон"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні

відповідача-2 Державна фіскальна служба України

про визнання недійсними патентів на промислові зразки

За участю представників сторін:

від апелянта (відповідача 2): не з'явився;

від позивача: Лучка І.Ю. довіреність № б/н від 16.10.2014;

від відповідача 1: Запорожець Л.Г. довіреність № 1-8/8566 від 21.11.2014;

від третьої особи: не з'явився;

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м. Києва від 16.03.2015 по справі № 910/23864/14 позов задоволено повністю; визнано недійсними патенти України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки "Шина для коліс транспортних засобів", власником яких є товариство з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" (надалі апелянт, відповідач 2, ТОВ "Техноторг-Дон"); зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсними патентів України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; припинено порушення прав позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан" (надалі позивач, ТОВ "Пан Кардан") ТОВ "Техноторг-Дон" шляхом виготовлення виробів, застосування таких виробів, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях із застосуванням запатентованих зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070; стягнуто з ТОВ "Техноторг-Дон", з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення, на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан" 12 180,00 грн. судового збору; скасовано заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду міста Києва від 03.11.2014 р. у справі № 910/32864/14.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, ТОВ "Техноторг-Дон" звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове рішення, яким в задоволені позову відмовити та покласти судові витрати на позивача.

Обгрунтовуючи подану апеляційну скаргу апелянт зазначає, що оскаржуване рішення винесено при неповному з'ясуванні та недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими, та те, що при винесенні рішення, що оскаржується місцевим господарським судом було порушено норми матеріального та процесуального права. Апелянт зазначає, що в матеріалах справи відсутні докази, що позивач здійснював чи здійснює торгівлю шинною продукцією. Також апелянт вважає, що в рішенні суду не зазначено жодного доказу, щодо того, що апелянт забороняв чи забороняє позивачу здійснювати оптову торгівлю шинною продукцією, яка охороняється згідно патентів апелянта. Також, на думку апелянта, залишилася не з'ясованою суттєва обставина стосовно того, на підставі яких матеріалів справи судовий експерт дійшов висновку, що наявні в матеріалах справи каталоги були загальновідомі в світі до дати подання заявок на оскаржувані патенти. До того ж судовий експерт, який проводив експертизу є діючим адвокатом і, в той же час, судовим експертом, що згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є недопустимим. Апелянт звертає увагу суду на те, що суд першої інстанції задовольнивши позовні вимоги в частині припинення порушення прав позивача апелянтом шляхом виготовлення виробів, застосування таких виробів, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях із застосуванням запатентованих зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 фактично заборонив відповідачу 2 здійснювати певну частину своєї господарської діяльності, що є порушенням норм матеріального права. Апелянт вважає у відповідності до ч. 1 ст. 424, ч. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» лише правовласник патентів має виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензію), виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка в тому числі забороняти таке використання, яким позивач не являється.

Ухвалою суду від 19.05.2015 колегією суддів у складі: головуючого судді Копитової О.С., суддів: Пантелієнка В.О., Остапенка О.М. апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено її розгляд на 19.05.2015.

Ухвалою суду від 19.05.2015 розгляд апеляційної скарги відкладено на 02.06.2015.

До відділу документального забезпечення суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого позивач проти задоволення апеляційної скарги заперечує та просить суд залиши оскаржуване рішення в силі. Позивач вважає, що охоронюваний законом інтерес, за захистом якого він звернувся до суду, відповідно до вимог чинного законодавства, полягає в тому, що оспорювані патенти не є новими, оскільки сукупність їх суттєвих ознак стала загальнодоступною в світі до дати подання відповідних заявок. Промислові зразки за належними апелянту оспорюваними патентами були повністю скопійовані з каталога-довідника «Все о шинах» видавництва «Технооптторг», 2006 року випуску та каталога «Цельнометаллокордные шины. Эволюция движения», Кама, 2011 року випуску. Проте, позивач зазначає, що він не заперечує проти викладених тверджень апелянта в апеляційній скарзі, щодо позбавлення його права виготовлення, застосування, пропонування виробів за спірними патентами та просить суд вирішити це питання за наявними матеріалами у справі.

В судові засідання 19.05.2015 та 02.06.2015 представники апелянта та третьої особи не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про час, дату та місце судового засідання повідомлені належним чином.

В судовому засіданні 02.06.2015 оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи та перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті оскарженого рішення норм матеріального і процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Позивач звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та ТОВ "Техноторг - Дон" з позовними вимогами:

- визнати недійсними патенти України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки "Шина для коліс транспортних засобів", власником яких є ТОВ "Техноторг-Дон";

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсними патентів України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- припинити порушення прав позивача ТОВ "Техноторг- Дон" шляхом виготовлення виробів, застосування таких виробів, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях із застосуванням запатентованих зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджено матеріалами справи, що відповідач-2 (ТОВ"Техноторг-Дон") є власником:

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28073, заявка на реєстрацію якого № s201401241 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28072, заявка на реєстрацію якого № s201401240 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28074, заявка на реєстрацію якого № s201401242 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28075, заявка на реєстрацію якого № s201401243 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28071, заявка на реєстрацію якого № s201401239 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28079, заявка на реєстрацію якого № s201401337 подана 14.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28067, заявка на реєстрацію якого № s201401230 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28068, заявка на реєстрацію якого № s201401231 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28069, заявка на реєстрацію якого № s201401232 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28070, заявка на реєстрацію якого № s201401237 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема промислові зразки.

Об'єктом промислового зразка, відповідно до ч. 2 ст. 461 Цивільного кодексу України, можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Пунктом 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" також встановлено, що об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 ст. 156 Господарського кодексу України та п. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" також встановлено, що право інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (ч. 2 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Згідно п. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки") і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок, є автор промислового зразка та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом (ч. 1 ст. 463 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Як передбачено ч. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України та ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, на промисловий зразок є право на його використання, виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії), виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визнаються Цивільним кодексом України та іншим законом (ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України).

Використанням, зокрема, промислового зразка у сфері господарювання є, в тому числі виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону (ч. 3 ст. 156 Господарського кодексу України).

Пунктом 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

В той же час, відповідно до ст. 461 ЦК України та ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону є новим. Промисловий зразок є новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки.

Судом також враховано, що відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених Господарським процесуальним кодексом України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 2 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Отже, на підставі ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом не лише своїх порушених або оспорюваних прав, а і охоронюваних законом інтересів.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям "охоронюваний законом інтерес", відповідно до рішення Конституційного суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004р., необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що, на думку позивача, оспорювані патенти України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 не є новими, оскільки сукупність іх суттєвих ознак стала загальнодоступною в світі до дати подання відповідних заявок. Позивач вважає, що промислові зразки за належними відповідачу-2 патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 були повністю скопійовані з каталога-довідника "Все о шинах" видавництва "Технооптторг", 2006 рік та каталога "Цельнометаллокордные шины. Эволюция движения", Кама, 2011 рік.

В той же час позивач вказує, що відповідачу-2, як володільцю зазначених патентів, належить серед іншого право забороняти іншим особам використовувати промислові зразки без дозволу. Отже, відповідач-2 має виключне право забороняти позивачу безпосередньо здійснювати його господарську діяльність - оптову торгівлю шинами до автомобільної та сільськогосподарської техніки, яку позивач здійснює з використанням каталога-справочника "Все о шинах", виданого у 2006 році та каталогу "Цельнометаллокордные шины Эволюция движения", Кама, виданого в 2011 році.

На підтвердження здійснення діяльності з продажу шинної продукції позивач надає:

- договір поставки продукції від 05.09.2013 укладений між позивачем та фізичною особою-підприємцем Волковим С.В. з метою визначення ознак якої застосовані каталог-довідника "Все о шинах" видавництва "Технооптторг", 2006 рік та каталог "Цельнометаллокордные шины. Эволюция движения", Кама, 2011 рік. Суду також надані видаткова накладна № 1 від від 16.09.2013 року, специфікація № 1 від 06.09.2013 року та додаток до специфікації № 1 від 06.09.2015 року.

- договір № 09/09/2013-1 від 09.09.2013 укладений між позивачем та фізичною особою-підприємцем Саввіним Є.М. з метою визначення ознак якої застосовані каталог-довідника "Все о шинах" видавництва "Технооптторг", 2006 рік з специфікацією № 1 від 09.09.2013, № 2 від 17.09.2013, з додатками до специфікації № 1 від 09.09.2013 та № 2 від 17.09.2013 та видатковими накладними № 1 від 16.09.2013, № 2 від 18.09.2013;

- договір № 16/09/2013-1 від 16.09.2013 укладений між позивачем та фізичною особою-підприємцем Піць В.В. з метою визначення ознак якої застосовані каталог-довідника "Все о шинах" видавництва "Технооптторг", 2006 рік та каталог "Цельнометаллокордные шины. Эволюция движения", Кама, 2011 рік з специфікацією № 1 від 16.09.2013, № 2 від 25.09.2013, з додатками до специфікації № 1 від 16.09.2013 та № 2 від 25.09.2013 та видатковими накладними № 1 від 23.09.2013, № 2 від 27.09.2013.

З урахуванням вищевикладеного, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що матеріали справи містять докази, які підтверджують наявність у позивача охоронюваного законом інтересу, за захистом якого позивач звернувся з позовом до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Як встановлено вище, позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що промислові зразки за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070, які належить відповідачу-2, не є новими, не відповідають умовам патентоспроможності, а сукупність суттєвих ознак зареєстрованих промислових зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 стала загальнодоступною в світі до дати подання відповідних заявок.

Для вирішення справи по суті з метою встановлення, чи являлися промислові зразки за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на момент подачі відповідачем-2 заявки на отримання даних патентів патентоспроможними за критерієм "новизна", господарським судом м. Києва було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Пейкрішвілі Мамука Шотаєвич.

На вирішення експертизи були поставлені питання щодо наявності у матеріалах справи відомостей, за якими сукупність суттєвих ознак кожного із промислових зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на відповідний промисловий зразок.

Здійснивши експертне дослідження, судовий експерт прийшов до висновку про наявність у матеріалах справи відомостей, за якими сукупність суттєвих ознак кожного із промислових зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на відповідний промисловий зразок. Відповідні висновки викладені у Висновку експерта № 1/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі 910/23864/14 від 06.02.2015 року.

Апелянт в своїй апеляційній скарзі ставить під сумнів компетенцію судового експерта Пейкрішвілі М.Ш. вказуючи, що він є діючим адвокатом і судовим експертом, і це суперечить нормам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

З підстав некомпетентності експерта відповідач 2 заявляв про його відвід. Суд першої інстанції розглядаючи заявлений відвід дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення.

Так, дійсно, Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" передбачені вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката. Зокрема, несумісною з діяльністю адвоката є судово-експертна діяльність. Однак, Закон України "Про судову експертизу" такого положення не містить.

Крім того, колегія суддів відзначає, що в даній справі Пейкрішвілі М.Ш. бере участь саме, як експерт та адвокатські послуги не надавав.

Аналіз змісту норм Закону України "Про судову експертизу" та Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" свідчить, що саме діяльність адвоката є несумісною з судово-експертною діяльністю, а не навпаки, а отже і доводи відповідача-2 щодо некомпетентності судового експерта Пейкрішвілі М.Ш., у зв'язку з порушенням останнім законодавства щодо заборони сумісництва, є безпідставними.

З огляду на вищезазначене зібрані у справі докази свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак кожного із промислових зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на відповідний промисловий зразок і тому колегія суддів Київського апеляційного господарського суду погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що промислові зразки за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 не відповідають умовам надання правової охорони за критерієм "новизна", як передбачено ч. 1 ст. 461 Цивільного кодексу України та п. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", оскільки вони не були новими на дату подання відповідних заявок.

Права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 Цивільного кодексу України).

Згідно з приписом абзацу 6 п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" від 23.12.1993 р. № 3770-ХІІ встановлено, що патент України може бути визнаний недійсним у порядку, встановленому Законом України "Про охорону прав на промислові зразки", у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до положень ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Судом враховано, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, тобто, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень (стаття 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Стаття 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлює, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

При цьому, відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Таким чином, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду погоджується з висновком місцевого господарського суду, що позовні вимоги позивача про визнання недійсними патентів України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки "Шина для коліс транспортних засобів", власником яких є ТОВ "Техноторг-Дон" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Також колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду щодо задоволення позовних вимог позивача про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсними патентів України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", бо відповідно п.п. 3, 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Проте, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду не погоджується з п. 4 оскаржуваного рішення, а саме: припинення порушення прав позивача ТОВ "Пан Кардан" ТОВ "Техноторг-Дон" шляхом виготовлення виробів, застосування таких виробів, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях із застосуванням запатентованих зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 зважаючи на наступне.

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Статтею 43 Господарського кодексу України встановлено, що підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 424, ч. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України та ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі і забороняти таке використання має право автор промислового зразка та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом, а як вбачається з матеріалів справи позивачем не доведено, що він є суб'єктом авторського права інтелектуальної власності на промислові зразки за оспорюваними патентами. В даній справі з визнанням спірних патентів недійсними і позивач і відповідач, як реалізатори (постачальники) продукції опиняються в рівних, конкурентних відносинах і визнання патентів недійсними з підстав відсутності ознаки новизни не може бути підставою для заборони відповідачу 2 здійснювати свою підприємницьку діяльність на власний вибір і розсуд.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що вказані позовні вимоги жодним чином не обґрунтовані в поданій позовній заяві, як і не обґрунтований висновок суду в оскаржуваному рішенні щодо задоволення даних позовних вимог. Під час апеляційного розгляду позивач зазначив, що він не заперечує проти викладених тверджень апелянта в апеляційній скарзі, щодо позбавлення його права виготовлення, застосування, пропонування виробів за спірними патентами та просить суд вирішити це питання за наявними матеріалами у справі.

Враховуючи вищевикладене колегія суддів Київського апеляційного господарського суду вважає, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку щодо задоволення позовних вимог в цій частині, в зв'язку з чим рішення підлягає частковому скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні позову в цій частині.

Керуючись ст.ст. 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" задовольнити частково.

Скасувати рішення господарського суду міста Києва від 16.03.2015 року по справі № 910/23864/14 щодо задоволення позовних вимог в частині:

припинення порушення прав позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАН КАРДАН" (49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, будинок 26; ідентифікаційний код 38892899) Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг- Дон" (54025, Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, будинок 113/1; ідентифікаційний код 31764816) шляхом виготовлення виробів, застосування таких виробів, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях із застосуванням запатентованих зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070.

Прийняти в цій частині нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог в цій частині відмовити.

В іншій частині рішення господарського суду від 16.03.2015 року залишити без змін.

Матеріали справи № 910/23864/14 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя О.С. Копитова

Судді В.О. Пантелієнко

Т.І. Разіна