КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2015 р. Справа№ 911/4825/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Копитової О.С.

суддів: Шипка В.В.

Разіної Т.І.

при секретарі судового засідання - Атарщіковій А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод"

на рішення господарського суду Київської області від 24.02.2015 року

по справі № 911/4825/14 (суддя Подоляк Ю.В.)

за позовом компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited)

до 1) товариства з обмеженою відповідальністю

"Сімферопольський вино-коньячний завод";

2) товариства з обмеженою відповідальністю "Край-1"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності,

За участю представників сторін:

від позивача: Коваль А.М. довіреність б/н від 10.12.2014

від апелянта (відповідача 1): Карпенко О.С., довіреність б/н від 20.08.2014

від відповідача 2: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Київської області від 24.02.2015 по справі № 911/4825/14 (суддя Подоляк ЮВ.) позовні вимоги компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) задоволено повністю. 2.Зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (надалі по тексту ТОВ «СВКЗ», відповідач 1, апелянт, скаржник) припинити порушення прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) на добре відому торговельну марку "CAPTAIN MORGAN", торговельні марки "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969. 3.Заборонено ТОВ "СВКЗ" використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" позначення "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки напою алкогольного тростинового (рому), етикетку напою алкогольного тростинового (рому), заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) в діловій документації, зокрема, у листах та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php. 4.Заборонено товариству з обмеженою відповідальністю "Край-1"(надалі по тексту ТОВ «Край-1», відповідач 2) використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" позначення "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень "Captain Jack Gold", "Captain Jack Black", в діловій документації, зокрема, у накладних. 5.Зобов'язано ТОВ "СВКЗ" усунути схожі з добре відомою торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" позначення "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, листів та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/ captain_jack.php. 6.Зобов'язано ТОВ "Край-1" усунути схожі з добре відомою торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" позначення "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, накладних. 7.Зобов'язано ТОВ "СВКЗ", ТОВ "Край-1" вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний тростиновий (ром) під назвою "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) на добре відому торговельну марку "CAPTAIN MORGAN", торговельні марки "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969. 8.Стягнуто з ТОВ "СВКЗ" на користь Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) 2436,00 грн. витрат по сплаті судового збору. 9. Стягнуто з ТОВ "Край-1" на користь Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) 2436,00 грн. витрат по сплаті судового збору. 10. Стягнуто з ТОВ "СВКЗ" на користь Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) 18000,00 грн. витрат по сплаті вартості проведеної судової експертизи. 11.Вжиті заходи до забезпечення позову ухвалою господарського суду Київської області від 12.11.2014 у даній справі діють до повного виконання рішення суду у цій справі та скасовуються після повного його виконання.

Обґрунтовуючи своє рішення суд першої інстанції з посиланням на приписи ст.ст. 5, 16, 20, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 426, 431, 432, 495 Цивільного кодексу України, ст.6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, ч. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994, а також висновки експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 28-10/2014 від 28.10.2014, встановивши факт порушення відповідачами своїми діями з виробництва, реалізації напою алкогольного тростинового (ром) під позначеннями: "CAPTAIN JACK", "CAPITAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "Captain Jack" rum gold", "Captain Jack" rum black", "Captain Jack Gold", "Captain Jack Black" та використання останніми в діловій документації та мережі інтернет на власному сайті вказаних позначень, які є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN", а також з торговельними марками "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвом України №№ 30, 63411, 140653, 139969 настільки, що їх можна сплутати, прав інтелектуальної власності позивача прийшов до висновку, що використання зазначених позначень може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки "CAPTAIN MORGAN", та щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки "CAPTAIN MORGAN" - в зв'язку з чим, прийняв рішення про повне задоволення заявлених позовних вимог.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду першої інстанції, ТОВ «СВКЗ» звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Київської області від 24.02.2015 по справі № 911/4825/14 та прийняти нове, яким в задоволенні позовних вимог компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) відмовити в повному обсязі.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, ТОВ "СВКЗ" вважає, що оскаржуване рішення є необґрунтованим, незаконним і таким, що підлягає скасуванню з підстав невідповідності висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи та неправильного застосування норм матеріального і процесуального права.

Апелянт зазначає, що при прийнятті оскаржуваного рішення судом першої інстанції неправомірно відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ «СВКЗ» про зупинення провадження у справі до вирішення Дніпропетровським окружним адміністративним судом справи №804/85/15 за адміністративним позовом скаржника до Державної служби інтелектуальної власності України, за участю третьої особи державного підприємства «Український інститут промислової власності» про визнання протиправними та скасування рішень і зобов'язання вчинити певні дії, а саме про визнання заявок №№ m 2013 21607, m 2013 21608 від 21.11.2013 такими, що відповідають вимогам правової охорони: визнання протиправними та скасування рішень №№ 43828, 43829 від 18.12.2014 про відмову в реєстраціях словесних знаків "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд", "Captain Jack Black Капітан Джек Блек", зобов'язання здійснити державну реєстрацію знаків для товарів і послуг за заявками №№ m 2013 21607, m 2013 21608 від 21.11.2013, оскільки на думку апелянта зазначена адміністративна справа є пов'язаною зі справою № 911/4825/14, а рішення адміністративного суду може встановити обставини, що значною мірою вплинуть на збирання та оцінку доказів у господарській справі.

Крім того, скаржник стверджує, що він не використовує жодного знаку для товарів і послуг компанії Діагео Скотланд Лімітед, виробляє власну алкогольну продукцію, а саме напій алкогольний міцний «Тростиновий» під знаком для товарів і послуг "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд" та "Captain Jack Black Капітан Джек Блек", (заявки на здійснення державної реєстрації знаків для товарів і послуг №№ m 2013 21607, m 2013 21608 від 21.11.2013 щодо яких в Дніпропетровському окружному адміністративному суді розглядається справа № 804/85/15), які на думку ТОВ «СВКЗ» в цілому відмінні від тих, якими володіє позивач.

В обґрунтування істотної відмінності знаків для товарів і послуг, якими володіє позивач, та знаків для товарів і послуг, що використовуються для позначення продукції апелянта останній зазначає, що визначення схожості зображень знаків для товарів і послуг позивача та позначень ТОВ «СВКЗ» словосполучення «CAPTAIN MORGAN» у свідомості рядового національного споживача асоціюється з ім'ям однієї з самих легендарних осіб в історії мореплавання, англійським капітаном Генрі Морганом. При цьому, скаржник вказує, що порівняльний аналіз його продукції з позначенням «Captain Jack Black» і зареєстрованого знаку для товарів та послуг «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом № 30 за візуальними характеристиками є різним, оскільки, перший є словесним позначенням, яке складається з шести лексичних одиниць, виконаних прописними літерами латинського та українського алфавіту і розташованих стовпчиком в чотири рядки, перші літери в кожному слові виконані заголовними, а другий являє собою словесне позначення, яке виконане заголовними літерами латиниці та складається з двох лексичних одиниць, розташованих на одній лінії та на думку апелянта не є схожими, утворені різними словесними елементами, виконані різним шрифтом, відрізняються по компоновці словесних елементів, мають лише один загальний словесний елемент «Captain». Крім того, скаржник посилається на фонетичний аналіз позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», який складається з шести лексичних одиниць і тридцяти одного літерного елементу, тоді як знак за свідоцтвом № 30 «CAPTAIN MORGAN» складається з двох лексичних одиниць і тринадцяти літерних елементів і відповідно вони не є схожими та різні по звучанню. Також, апелянт посилаючись на семантичний аналіз знаків, зазначає, що словосполучення «Captain Jack Black» у перекладі з англійської означає «Капітан Джек Чорний», сприймається як поєднання звання («капітан») і власного імені («Чорний Джек»), а тому, словосполучення «Капітан Джек Чорний» і «Капітан Морган» мають різне значення, яке забезпечується різними власними іменами обох капітанів, і сплутати капітана Моргана з капітаном Джеком Чорним дуже важко.

Крім того, в поданій апеляційній скарзі ТОВ «СВКЗ», з посиланням на порівняльний аналіз зазначає, що візуально позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек» являє собою словесне позначення виконане латиницею і кирилицею із заголовними буквами на початку кожного слова, а протиставлений за свідоцтвом № 140653 знак для товарів і послуг «CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD,» є комбінованим і являє собою етикетку, що складається із словесного і графічного елементів, причому графічний елемент займає домінуюче положення в знаку. Словесний елемент являє собою словосполучення «CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD», що складається з п'яти лексичних одиниць, дві з яких розташовані у верхньому полі етикетки, а три в нижньому полі етикетки, всі слова позначення виконані оригінальним шрифтом. Наявність графічного елементу, який займає домінуюче положення в знаку, що протиставляється, за свідоцтвом № 140653 посилює візуальну відмінність двох позначень. Словесні елементи позначення ТОВ «СВКЗ» і знака позивача, яке протиставляється, мають різне зорове сприйняття і візуально зовсім не схожі один на одного.

Фонетичний аналіз позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек» показує, що заявлене позначення складається з шести лексичних одиниць і тридцяти одного літерного елементу, а знак за свідоцтвом №140653 «CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD», складається з п'яти лексичних одиниць і тридцяти одного літерного елементу, та не дивлячись на наявність однієї загальної лексичної одиниці «Капітан», мають різне звучання і зовсім не схожі один з одним. Семантичний аналіз позначення «Captain Jack Black» показує, що словосполучення сприймається, як власне ім'я. В позначенні за свідоцтвом №140653 «CAPTAIN MORGAN» сприймається як Капітан Морган, а слова «ORIGINAL SPICED GOLD» означають «оригінальне золото спеції», що означає, що в епоху життя легендарного Капітана Моргана спеції були рівноцінні золоту. Знаки мають різне зорове, фонетичне і семантичне сприйняття і взагалі не є схожими. Порівняльний аналіз позначення «Captain Jack Black Капітан Джек Блек» і зображувальних позначень за свідоцтвами № 63411 і № 139969 показує, що ці позначення взагалі неможливо порівнювати зважаючи на відсутність в них загальних елементів, а тому, на думку апелянта, позначення «Captain Jack Black», яке в перекладі з англійської означає «Капітан Джек Чорний», ніякої асоціації зі знаменитим капітаном Морганом не викликає, а якщо взяти до уваги форму використання заявленого позначення то образ капітана на етикетці продукції ТОВ «СВКЗ» більше створює стійку асоціацію з образом головного героя добре відомого фільму «Пірати Карибського моря» Джека Горобця.

Крім того, в поданій апеляційній скарзі ТОВ «СВКЗ» провів порівняльний аналіз за візуальними характеристиками словесного позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» та зазначив, що він складається з шести лексичних одиниць, виконаних прописними літерами латинського та українського алфавіту і розташованих стовпчиком в чотири рядки, перші літери в кожному слові виконані заголовними, а зареєстрований знак для товарів та послуг «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом № 30 являє собою словесне позначення, яке виконане заголовними літерами латиниці та складається з двох лексичних одиниць, розташованих на одній лінії. Візуальне порівняння показує, що знаки утворені різними словесними елементами, виконані різним шрифтом, відрізняються по компоновці словесних елементів, мають єдиний загальний словесний елемент «Captain» і не є схожими взагалі.

Фонетичний аналіз позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» показує, що позначення складається з шести лексичних одиниць і тридцяти літерних елементів, тоді як знак за свідоцтвом №30 «CAPTAIN MORGAN» складається з двох лексичних одиниць і тринадцяти літерних елементів. При цьому, словосполучення «Captain Jack Gold» у перекладі з англійської означає «Капітан Джек Золотий», сприймається як поєднання звання («капітан») і власного імені («Золотий Джек»), семантично словосполучення «Капітан Джек Золотий» і «Капітан Морган» мають різне значення, яке забезпечується різними власними іменами обох капітанів, і сплутати капітана Моргана з капітаном Джеком Золотим дуже важко.

Також скаржник зазначає, що порівняльний аналіз словесного позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» візуально являє собою словесне позначення виконане латиницею і кирилицею із заголовними буквами на початку кожного слова, а знак за свідоцтвом № 140653 «CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD» є комбінованим і являє собою етикетку, що складається із словесного і графічного елементів, причому графічний елемент займає домінуюче положення. Словесним елементом являє собою словосполучення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», що складається з п'яти лексичних одиниць, дві з яких розташовані у верхньому полі етикетки, а три в нижньому полі етикетки, всі слова позначення виконані оригінальним шрифтом, а наявність графічного елементу, який займає домінуюче положення в знаку, що протиставляється, за свідоцтвом № 140653 посилює візуальну відмінність двох позначень та загалом словесні елементи зазначених позначень мають різне зорове сприйняття і візуально зовсім не схожі.

Крім того, апелянт вказує на те, що фонетичний аналіз позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» складається з шести лексичних одиниць і тридцяти літерних елементів, а знак свідоцтвом № 140653 «CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD» складається з п'яти лексичних одиниць і тридцяти одного літерного елементу. Фонетично словосполучення «Капітан Джек Голд» и «Капітан Морган Оріджінал Спайсед Голд» не дивлячись на наявність двох однакових лексичних одиниць «Капітан» і «Голд», мають різне звучання і не схожі один з одним. Семантичний аналіз позначення «Captain Jack Gold» показує, що словосполучення сприймається, як власне ім'я. В позначенні ж за свідоцтвом № 140653 «CAPTAIN MORGAN» сприймається як Капітан Морган, а слова «ORIGINAL SPICED GOLD» означають «оригінальне золото спеції». Зазначені знаки мають різне зорове, фонетичне і семантичне сприйняття і не є схожими.

Порівняльний аналіз словесного позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» і зображувальних позначень за свідоцтвами № 63411 і № 139969 на переконання скаржника показує, що ці позначення взагалі неможливо порівнювати зважаючи на відсутність в них загальних елементів.

Враховуючи вищевикладене, апелянт приходить до висновку, що порівняння всіх зображень наочно показує, що незважаючи на те, що обидва капітана (зображувальні елементи на позначеннях ТОВ «СВКЗ» та знаку позивача) мають довге волосся, вуса і шпагу (яка, якщо тільки її власник не веде бій з супротивником, знаходиться в опущеному стані), миловидний образ Джека і лютого капітана Моргана такі різні, що вірогідність введення в оману споживача практично відсутня і права позивача ніяким чином при використанні скаржником оскаржуваних позначень не порушуються.

Крім того, на думку ТОВ «СВКЗ» при винесенні оскаржуваного рішення суд першої інстанції неналежним чином дослідив наявні в матеріалах справи докази, не надав належної оцінки аргументації скаржника щодо втрати словесним елементом «Captain» розрізняльної здатності щодо алкогольної продукції, і лише по наявності цього елементу неможливо ідентифікувати виробника, а використання апелянтом позначень «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» та «Captain Jack Black Капітан Джек Блек» не здатно вказувати на зв'язок між його продукцією та товарами позивача; не здатно послабити відрізняючий характер знаку компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) і не здатно недобросовісно використовувати переваги відрізняльного характеру загальновідомого знаку окрім іншого і через те, що товари позивача і апелянта не є спорідненими.

Також, апелянт акцентує на тому, що його продукція, яка випускається під знаками «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» та «Captain Jack Black Капітан Джек Блек» не є ромом, як вказує на те позивач у своїй позовній заяві, оскільки виготовляється за технологічною інструкцією ТІ 72013 від 20.06.2013 на виробництво напою алкогольного міцного «Тростиновий» («Тростниковый»), вся розміщена на етикетці інформація є достовірною для споживача і виключає можливість введення його в оману або можливість неправильного трактування. Фронтальна частина етикетки містить також графічні зображення, в тому числі "RUМ". Такі графічні зображення не є інформацією для споживача в розумінні ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів", оскільки жодне графічне зображення на фронтальній стороні етикетки не може бути ідентифіковано як інформація, оскільки інформація для споживача в Україні повинна надаватися державною - українською мовою, в той час, як інформація для споживача знаходиться на контр етикетці, відповідає чинному законодавству та не містить слова / назви "ром".

Крім того, в своїй апеляційній скарзі ТОВ «СВКЗ» ставить під сумнів висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1011 від 30.01.2015 проведеної атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, оскільки, спеціалісти, що володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності не підтвердили свою компетенцію у сфері психології, що безумовно необхідно для визначення можливості такого психологічного процесу, як породження асоціацій у споживача з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», та щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки - компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited), а відтак, на думку скаржника, при винесенні оскаржуваного рішення висновок призначеної судом експертизи не мав братися до уваги.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.03.2015 колегією суддів у складі: головуючого судді Копитової О.С., суддів: Разіної Т.І., Сотнікова С.В. прийнято апеляційну скаргу ТОВ «СВКЗ» до провадження та призначено до розгляду на 21.04.2015.

20.04.2015 до відділу документального забезпечення суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу ТОВ "СВКЗ" в якому зазначалось, що оскаржуване рішення суду першої інстанції прийняте з дотриманням і правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, відповідає обставинам справи, в ньому повно встановлені всі обставини, які мають значення для справи і які були покладені в основу прийнятого рішення.

Відповідно до поданого відзиву, компанія Діагео Скотланд Лімітед зазначає, що апелянтом безпідставно зазначено про порушення судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення норм процесуального права в частині незадоволення поданого ТОВ «СКВЗ» клопотання про зупинення провадження у справі до розгляду Дніпропетровським окружним адміністративним судом справи № 804/85/15, оскільки зазначене клопотання не містить обставин, які можуть бути встановлені адміністративним судом, та які самостійно не можуть бути встановлені господарським судом Київської області. Крім того, на думку позивача, справа № 804/85/15, яка розглядається Дніпропетровським окружним адміністративним судом, абсолютно не пов'язана із розглядом справи № 911/4825/14, оскільки вона стосується виключно визнання заявок ТОВ «СКВЗ» № № m 2013 21607, m 2013 21608 від 21.11.2013 такими, що відповідають вимогам правової охорони; визнання протиправними та скасування рішень Державної служби інтелектуальної власності України № № 43828, 43829 від 18.12.2014 про відмови в реєстраціях словесних знаків "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд", "Captain Jack Black Капітан Джек Блек", зобов'язання здійснити державну реєстрацію словесних знаків для товарів і послуг за вищезазначеними заявками. При цьому, позивач вважає, що вказані заявки ТОВ «СВКЗ» не є предметом спору у господарській справі № 911/4825/14, яка має абсолютно інший предмет - порушення прав інтелектуальної власності позивача на добре відому торговельну марку "Captain Morgan" та серію торговельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України № № 30, 63411, 140653, 139969 у зв'язку із виготовленням та реалізацією відповідачами спірної продукції - наступних напоїв алкогольних тростинових (рому) під етикетками «Captain Jack», яке здійснюється відповідачами без набуття жодних прав на об'єкти інтелектуальної власності стосовно етикеток "Captain Jack Gold" та "Captain Jack Black", тобто, які абсолютно не відповідають вказаним заявкам ТОВ «СВКЗ» № № m 2013 21607, m 2013 21608 від 21.11.2013, що стосуються виключно словесних знаків "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд", "Captain Jack Black Капітан Джек Блек". Позивач наголошує на тому, що перед тим, як розпочати виготовлення та реалізацію спірної продукції "Captain Jack Gold", "Captain Jack Black" апелянт не подавав жодних заявок до Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію саме вказаних етикеток у якості знаків для товарів і послуг, що є предметом спору по справі № 911/4825/14. Таким чином, можливе отримання правової охорони вказаних словесних знаків не надає скаржнику права використовувати вищезазначені етикетки напою «Captain Jack», які є предметом спору по справі № 911/4825/14, і жодним чином не впливає на незаконність дій ТОВ «СВКЗ» щодо використання спірних етикеток.

Крім того, на думку позивача, шляхом застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності через проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а також на підставі зібраних у справі інших належних і допустимих доказів, місцевий господарський суд встановивши усі необхідні обставини по справі для вирішення спору та прийняв законне і обґрунтоване рішення.

Компанія Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) вважає, що господарським судом повно з'ясовано обставин справи та надано належну оцінку доводам ТОВ «СВКЗ» щодо відмінності застосовуваних ним позначень "Captain Jack Gold" та "Captain Jack Black" від знаків позивача та зазначає, що суд першої інстанції шляхом призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, належним чином перевірив та спростував суб'єктивні, помилкові та безпідставні доводи ТОВ «СВКЗ» щодо несхожості застосовуваних ним позначень «Captain Jack», «Captain Jack Gold» та «Captain Jack Black» зі знаками позивача.

В поданому відзиві, позивач не погоджується з доводами скаржника щодо некомпетентності експерта, що проводив експертне дослідження в ході проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та зазначає, що атестовані судові експерти у сфері інтелектуальної власності повинні мати експертну спеціальність 13.6. «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», а не як помилково вважає скаржник, повинні були підтверджувати свою компетенцію ще і у сфері психології для визначення можливості психологічного процесу, як породження асоціацій при купівлі виготовлюваного апелянтом товару. Крім того, при вирішенні спору, господарським судом в силу вимог чинного законодавства була призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, яка не вирішує жодних питань у сфері психології, а тому, не потребує підтвердження компетенції атестованих судових експертів у сфері інтелектуальної власності ще і у галузі психології.

Як зазначає позивач у своєму відзиві, при прийнятті оскаржуваного рішення судом першої інстанції додержано положень ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, та надано належну оцінку всім зібраним у справі доказам за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, не надаючи жодної переваги одним доказам над іншими, зокрема, переваги висновку судової експертизи № 1011 від 30.01.2015, а відтак, на думку позивача, безпідставними і такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства, зокрема, ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та спростовуються матеріалами справи є посилання апелянта щодо некоректності питання для опитування споживачів і не наведення його позначень саме у формі, у якій вони подані на реєстрацію за заявками № № m 2013 21607, m 2013 21608 від 21.11.2013.

Компанія Діагео Скотланд Лімітед вказує, що виготовлення і реалізація ТОВ «СВКЗ» напоїв алкогольних міцних «Тростинових» під схожими позначеннями "Captain Jack Gold" та "Captain Jack Black", які не є ромом, а іншими алкогольними напоями, порушує права позивача на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», визнану такою для усіх алкогольних напоїв у 33 класі МКТП та серію торговельних марок "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653,139969, зареєстрованих для усіх алкогольних напоїв у 33 класі МКТП.

Крім того, згідно поданого відзиву, позивач вважає, що стверджуючи у апеляційній скарзі про те, що позначення «CAPTAIN» не має розрізняльної здатності чи втратило розрізняльну здатність апелянт повинен довести належними і допустимими доказами, що вказане позначення підпадає під вичерпний перелік таких позначень, закріплений пунктом 4.3.1.4. Правил, однак, в порушення приписів пункту 4.3.1.4. Правил, жодних доводів скаржником у апеляційній скарзі не наведено та не підтверджено жодними доказами.

При цьому, позивач зазначає, що позначення «CAPTAIN» не складається лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання, а містить у своєму складі сім літер. Зазначене позначення «CAPTAIN» не є реалістичним зображенням товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів», а є словесним позначенням, яке не відноситься і до тривимірних об'єктів, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак.

Також, позивач вказує, що позначення «CAPTAIN» не є загальновживаним скороченням, а є словесним позначенням, яке не є таким, що тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратило розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів. Жодних доказів щодо такого використання позначення «CAPTAIN» саме на території України у торговельних мережах, на полицях магазинів ТОВ «СВКЗ» матеріали справи не містять.

Крім того, позивач повідомляє, про той факт, що 20.03.2015, після прийняття оскаржуваного рішення, Антимонопольним комітетом України порушено дві справи проти ТОВ «СВКЗ» за вчинення актів недобросовісної конкуренції відносно компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) у зв'язку із використанням схожих спірних позначень та етикеток "Captain Jack Gold" та "Captain Jack Black" на алкогольній продукції та введення в оману споживачів.

Розпорядженням керівника апарату Київського апеляційного господарського суду № 09-52/633/15 від 20.04.2014 у зв'язку з перебуванням судді Разіної Т.І. у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл, відповідно до якого апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Копитової О.С., суддів: Шипка В.В., Сотнікова С.В.

Ухвалою суду від 21.04.2015 колегією суддів апеляційну скаргу прийнято до провадження.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.04.2015 в зв'язку з неявкою представника відповідача 2, розгляд апеляційної скарги було відкладено на 02.06.2015.

24.04.2015 до відділу документального забезпечення суду від позивача надійшли письмові пояснення, згідно яких зазначалось, що посилання апелянта на відсутність зазначення назви спірної продукції саме як «ром» прямо спростовуються не лише матеріалами справи, але і інформацією, яка міститься на офіційному веб-сайті апелянта у мережі Інтернет, що підтверджується доданою до пояснень роздруківкою. Згідно зазначеної роздруківки, ТОВ «СВКЗ» наводяться зображення пляшок спірної продукції зі спірними етикетками "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд", "Captain Jack Black Капітан Джек Блек", з яких вбачається, що на їх лицьових сторонах, саме якими вони і розміщуються до споживачів на вітринах магазинів, зазначено написи великими літерами «RUM», «RUM GOLD», «RUM BLACK», що на думку позивача привертають увагу і спонукають споживачів до придбання спірної продукції апелянта, саме як алкогольного напою «ром» і двох існуючих типів рому як алкогольного напою, а саме, «золотий ром» («RUM GOLD») та «чорний ром» «RUM BLACK»). Крім того, на веб-сайті скаржника наводяться описи спірних алкогольних напоїв, у яких останній на українській та російській мовах чотири рази використовується саме термін «ром», а саме, наводяться фрази: «характерний для золотого рому...гармонійний смак» та «характерный для золотого рома...гармоничный вкус» (щодо опису спірного напою "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд") та «характерний для важкого рому...гармонійний смак» та «характерный для тяжелого рома...гармоничный вкус» (щодо опису спірного напою "Captain Jack Black Капітан Джек Блек"), а відтак, доводи апелянта не відповідають фактичним обставинам справи і спростовуються не лише матеріалами справи, але і наведеними доказами, чим підтверджують безпідставність доводів апеляційної скарги та законність і обгрунтованість прийнятого судом рішення.

Розпорядженням заступника голови Київського апеляційного господарського суду від 02.06.2015 у зв'язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, склад колегії було змінено та доручено здійснювати розгляд апеляційної скарги колегії у складі: головуючого судді Копитової О.С., суддів Разіної Т.І., Шипка В.В.

Ухвалою суду від 02.06.2015 колегією суддів справу прийнято до свого провадження.

В судове засідання апеляційної інстанції призначене на 02.06.2015 представник відповідача 2 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Враховуючи належне повідомлення про дату, час та місце слухання справи, колегія суддів вважає за можливе здійснити перегляд рішення місцевого господарського суду в даній справі без участі його представника.

Присутній в судовому засіданні представник компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) заперечував проти доводів апеляційної скарги та просив апеляційний суд залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення без змін.

В судовому засіданні апеляційної інстанції представник апелянта підтримав подану апеляційну скаргу та зазначив, що використання спірних позначень не порушує права інтелектуальної власності позивача на добре відому торговельну марку "Captain Morgan" та серію торговельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969, оскільки зазначені позначення, які використовує скаржником, не схожі та є різними з торговельними марками позивача, мають суттєві відмінності у написанні, вимові та смисловому значенні, а тому їх не можна сплутати та ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє алкогольні напої. При цьому, скаржник зазначив, що він реалізує напій алкогольний міцний тростиновий, а не ром, в той час як компанія Діагео Скотланд Лімітед реалізує ром, а тому споживачі не можуть бути введеними в оману, оскільки це абсолютно різні напої. Крім того, апелянт вважає, що слово "CAPTAIN" втратило розрізняльну здатність, оскільки в Україні було зареєстровано багато торговельних марок, які включають до свого складу вказане слово, наводячи посилання на Свідоцтво України № 840407 "CAPTAIN MARTINS" від 14.10.2004, зареєстроване на ім'я компанії Cannon Investments Limited; Міжнародну реєстрацію № 902290 "CAPTAIN GRAND" від 22.09.2006, зареєстровану на ім'я компанії Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG; Міжнародну реєстрацію № 1117551 "CAPTAIN'S CAT" від 02.03.2012, зареєстровану на ім'я компанії Closed Joint Stock Company "United Wine & Spirits Distributors"; Міжнародну реєстрацію № 931264 "CAPTAIN SPARROW" від 28.05.2007, зареєстровану на ім'я компанії KAUFLAND CESKA REPUBLIKA; Міжнародну реєстрацію № 862733 "CAPTAIN COOK FISH RESTAURANT" від 24.06.2005, зареєстровану на ім'я компанії Droujestvo s Ogranitchena Otgovornost "HAPPY 2000"; Міжнародну реєстрацію № 761187 "CAPTAIN SILVER RUM" від 14.05.2001, зареєстровану на ім'я компанії "BETOLA NV", а тому просив апеляційний суд задовольнити подану ним апеляційну скаргу та скасувати оскаржуване рішення як безпідставне та необґрунтоване.

В судовому засіданні 02.06.2015 оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши матеріали справи та перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті оскарженого рішення норм матеріального і процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Згідно ст. 99 Господарського процесуального кодексу України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Як убачається з матеріалів справи, звертаючись до суду з позовом компанія Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) з урахуванням поданих уточнень просила:

- зобов'язати ТОВ "СВКЗ", ТОВ "Край-1" припинити порушення прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) на добре відому торговельну марку "CAPTAIN MORGAN", торговельні марки "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969;

- заборонити ТОВ "СВКЗ" використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" позначення "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки напою алкогольного тростинового (рому), етикетку напою алкогольного тростинового (рому), заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) в діловій документації, зокрема, у листах та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php;

- заборонити ТОВ "Край-1" використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" позначення "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень "Captain Jack Gold", "Captain Jack Black", в діловій документації, зокрема, у накладних.

- зобов'язати ТОВ "СВКЗ" усунути схожі з добре відомою торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" позначення "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, листів та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/ captain_jack.php;

- зобов'язати ТОВ "Край-1" усунути схожі з добре відомою торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" позначення "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, накладних;

- зобов'язати ТОВ "СВКЗ", ТОВ "Край-1" вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний тростиновий (ром) під назвою "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) на добре відому торговельну марку "CAPTAIN MORGAN", торговельні марки "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на необхідність захисту належних йому прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку "Captain Morgan" та серію торговельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969, які порушуються відповідачами, шляхом вироблення та реалізації ТОВ "СВКС" та реалізації ТОВ "Край-1" напою алкогольного тростинового (рому) під позначеннями: "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек), які є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" та серією торговельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969 настільки, що їх можна сплутати, та використання відповідачами вищезазначених позначень для маркування алкогольних напоїв може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ром, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки "Captain Morgan", тобто, з позивачем та зазначав про безпідставне використання відповідачами в діловій документації та в мережі Інтернет вказаних позначень.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, позивач - компанія Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) є виробником алкогольної продукції, зокрема, рому Captain Morgan та власником серії торговельних марок "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвами України № 30 від 30.04.1993, № 63411 від 15.06.2006, № 139969 від 10.06.2011, № 140653 від 25.06.2011 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі по тексту МКТП) "Алкогольні напої", що підтверджується офіційною інформацією щодо дії вказаних свідоцтв України, яка міститься у базі даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" на сайті державного підприємства "Український інститут промислової власності" (надалі по тексту ДП "УІПВ").

Належна позивачу торговельна марка "CAPTAIN MORGAN" визнана добре відомою в Україні станом на 21.06.2012 для товарів 33 класу МКТП "Алкогольні напої", що підтверджується рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 13.05.2014 по справі № 760/19393/13-ц, яке набрало законної сили 26.05.2014, а також інформацією з офіційної бази даних "Відомості про добре відомі знаки в Україні" на сайті ДП "УІПВ".

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Частиною 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Положеннями ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У відповідності до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") .

У ст. 6bis Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, дата набуття чинності для України 25.12.1991, визначено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно п. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням"".

Більш детально правова охорона добре відомих знаків на міжнародному рівні здійснюється на підставі Спільних рекомендацій відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29.09.1999. З огляду на те, що Україна є членом ВОІВ і згідно ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 Україна як учасник даної конвенції входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, вказані Спільні рекомендації повинні застосовуватись в Україні. Згідно п. 1 ст. 4 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29.09.1999 знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо він навіть не повністю, а лише суттєвою своєю частиною являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака. При цьому, згідно пункту 2 статті 4 вказаних Спільних рекомендацій "протиріччя з загальновідомим знаком є підставою для заперечень проти реєстрації і використання знака, який знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком. В силу ст. 3 Спільних рекомендацій "Держава-член забезпечує охорону загальновідомого знаку від конфліктуючих знаків (…) щонайменше з дати, на яку цей знак стає добре відомим у цій державі-члені. Недобросовісність може розглядатися як один із факторів при оцінці конфліктуючих інтересів (…) ".

Таким чином, добре відомий знак "CAPTAIN MORGAN" в силу національного та міжнародного законодавства в Україні має більшу правову охорону ніж звичайний зареєстрований знак. Зокрема, згідно п. 1 ст. 4 Спільних рекомендацій ВОІВ знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо він навіть не повністю, а лише суттєвою своєю частиною являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака: "(1) [Конфліктуючі знаки] (а) Вважається, що знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє собою відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію загальновідомого знаку, що може викликати змішування, якщо цей знак або його суттєва частина використовується, або являється предметом заявки на реєстрацію, або є зареєстрованим щодо товарів та/або послуг, що є тотожними або спорідненими з товарами та/або послугами, для яких використовується загальновідомий знак. (b) Незалежно від товарів та/або послуг, для яких знак використовується або є предметом заявки на реєстрацію або є зареєстрованим, цей знак вважається таким, що знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє собою відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію загальновідомого знаку і якщо виконується щонайменше одна із наступних умов:

(і) використання цього знаку могло би вказувати на зв'язок між товарами та/або послугами, для яких цей знак використовується, є предметом заявки на реєстрацію або є зареєстрованим, і власником загальновідомого знаку і, скоріш за все, його інтересам могла б бути заподіяна шкода;

(іі) використання цього знаку, скоріш за все, спричинить шкоду або несправедливо послабить відрізняючий характер загальновідомого знаку;

(ііі) використання цього знаку могло б недобросовісно використовувати переваги відрізняльного характеру загальновідомого знаку (…) ".

Згідно пояснень позивача, ТОВ "СВКЗ" здійснює виробництво та реалізацію в Україні напою алкогольного тростинового (ром) під позначеннями: "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек), а ТОВ "Край-1" на території Київської області здійснює реалізацію зазначеного алкогольного напою виробництва апелянта під переліченими вище позначеннями, які є схожими з добре відомої в Україні торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" та серією торговельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969 настільки, що їх можна сплутати, та використання ТОВ «СВКЗ» вищезазначених позначень для маркування алкогольних напоїв може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє ром, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки "Captain Morgan", тобто, з позивачем, а також вказані позначення безпідставно використовуються відповідачами в діловій документації. На підтвердження вищевикладеного до матеріалів справи додано фотографічні знімки даної продукції, яка була виготовлена з датою розливу 22.08.2014, листом ТОВ «СВКЗ» № 625/2.14 від 28.08.2014 зі зверненням до партнерів щодо повідомлення про випуск та вводу на ринок нової продукції - ром торговельної марки "Captain Jack", інформацією щодо пропонування до продажу даної продукції, яка міститься на сайті скаржника у мережі Інтернет http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php, фіскальним чеком від 05.11.2014 та видатковою накладною від 05.11.2014, згідно яких ТОВ "Край-1" відпустив зазначений алкогольний напій під переліченими вище позначеннями.

Як твердить позивач, вказаними діями, відповідачі порушують його права інтелектуальної власності на добре відому торгівельну марку "Captain Morgan" та серію торгівельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969, за захистом яких останній звернувся до господарського суду з позовом.

Враховуючи зазначені обставини, на які сторони посилалися, як на підставу своїх вимог та заперечень, а також наявність ряду питань, роз'яснення яких потребувало спеціальних знань в галузі інтелектуальної власності, місцевим господарським судом була призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

На вирішення експертів господарським судом були поставлені наступні питання:

- Чи є словесні позначення "CAPTAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "CAPTAIN JACK GOLD", "КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", "CAPTAIN JACK BLACK", "КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК", які застосовуються TOB "Сімферопольський вино-коньячний завод" для маркування алкогольного напою (тростинового), схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN", а також з торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвом України № 30 настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є етикетки алкогольного напою (тростинового) "CAPTAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "CAPTAIN JACK GOLD", "КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", "CAPTAIN JACK BLACK", "КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК" виробництва TOB "Сімферопольський вино-коньячний завод" схожими з торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвом України № 140653, зображувальними торговельними марками пірата за свідоцтвами України №№ 63411, 139969 настільки, що їх можна сплутати?

- Чи може використання ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" словесних позначень "CAPTAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "CAPTAIN JACK GOLD", "КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", "CAPTAIN JACK BLACK", "КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК" та етикеток алкогольного напою (тростинового) "CAPTAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "CAPTAIN JACK GOLD", "КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", "CAPTAIN JACK BLACK", "КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК", які також включають до свого складу позначення "RUM", "RUM GOLD", "RUМ BLACK", ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки "CAPTAIN MORGAN", та/або щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки "CAPTAIN MORGAN" - позивач?

Як вбачається з наявних в матеріалах справи висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.01.2015 № 1011 складених за результатами дослідження:

- словесні позначення "CAPTAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "CAPTAIN JACK GOLD", "КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", "CAPTAIN JACK BLACK", "КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК", які застосовуються TOB "Сімферопольський вино-коньячний завод" для маркування алкогольного напою (тростинового) є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN", а також з торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвом України № 30 настільки, що їх можна сплутати;

- етикетки алкогольного напою (тростинового) "CAPTAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "CAPTAIN JACK GOLD", "КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", "CAPTAIN JACK BLACK", "КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК" виробництва TOB "Сімферопольський вино-коньячний завод" є схожими з торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвом України № 140653, зображувальними торговельними марками пірата за свідоцтвами України №№ 63411, 139969 настільки, що їх можна сплутати;

- використання ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" словесних позначень "CAPTAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "CAPTAIN JACK GOLD", "КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", "CAPTAIN JACK BLACK", "КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК" та етикеток алкогольного напою (тростинового) "CAPTAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "CAPTAIN JACK GOLD", "КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД", "CAPTAIN JACK BLACK", "КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК", які також включають до свого складу позначення "RUM", "RUM GOLD", "RUМ BLACK", може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки "CAPTAIN MORGAN", та щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки "CAPTAIN MORGAN" - позивач.

Крім того, як вбачається з наявного у матеріалах справи іншого висновку спеціаліста з експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 28-10/2014 від 28.10.2014, складеного атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності Жилою Б.В. (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане 26.02.2010 центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 26.02.2010 (діє до 26.02.2016) на підставі адвокатського запиту представника компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) за № 101014/12889 від 10.10.2014:

1. Позначення "CAPTAIN JACK", яке застосовується ТОВ "СВКЗ" для маркування алкогольних напоїв, є схожим з добре відомою в Україні торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" настільки, що їх можна сплутати.

2. Етикетка напою "Captain Jack" rum gold" виробництва ТОВ "СВКЗ" є схожою зі знаком за свідоцтвом України № 140653 настільки, що їх можна сплутати.

Етикетка напою "Captain Jack" rum black" виробництва ТОВ "СВКЗ" є схожою зі знаком за свідоцтвом України № 140653 настільки, що їх можна сплутати.

3. Використання ТОВ "СВКЗ" позначення "CAPTAIN JACK" (словесного та етикетки) може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ром, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки "CAPTAIN MORGAN".

При цьому, згідно наявних у матеріалах справи результатів опитування однієї тисячі споживачів алкогольної продукції на території України (у містах Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця тощо) від 02.02.2015, проведеного спеціалізованою організацією - ПП "Міжнародна маркетингова група Київ", 77,9% опитаних респондентів, серед тих, хто знайомий зі знаком "Captain Jack" - помилково вважають, що вказаний знак належить компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited). 26,2% споживачів міцних алкогольних напоїв вважають, що знак Captain Jack можливо сплутати зі знаком CAPTAIN MORGAN. Ще 21,4 % респондентів помилково вважають, що усі вищезгадані знаки належать компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) - що говорить про те, що фактично вони вже сплутали ці знаки, а також 6,5% респондентів не можуть точно сказати про можливість їх сплутування. В результаті проведеного опитування споживачів, викладеного у звіті "Оцінка можливості сплутування споживачами знаків "CAPTAIN MORGAN" та "Captain Jack" від 02.02.2015, 26,2% споживачів міцного алкоголю свідомо плутає знак "Captain Jack" зі знаком "CAPTAIN MORGAN", а несвідомо його плутає ще 27,9% споживачів, отже загалом більше половини опитаних споживачів (54,1%) свідомо або несвідомо сплутає вищевказані знаки.

Крім того, колегія суддів враховує той факт, що 18.12.2014 Державною службою інтелектуальної власності України ТОВ «СКЗ» було відмовлено у реєстрації торговельних марок "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд" та "Captain Jack Black Капітан Джек Блек", які використовуються ним під час виробництва та реалізації алкогольної продукції, саме з огляду на можливість даних торговельних марок ввести споживачів в оману щодо товару (належності його компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) та схожість зі словесним знаком "CAPTAIN MORGAN" позивача, визнаним добре відомим в Україні, що підтверджується доданими до матеріалів справи рішеннями Державної служби інтелектуальної власності України від 18.12.2014 про відмови у реєстраціях вказаних знаків на підставі того, що заявлені словесні позначення "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд" та "Captain Jack Black Капітан Джек Блек" не відповідають умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5, ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), а саме:

- позначення "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд" та "Captain Jack Black Капітан Джек Блек" є такими, що можуть ввести споживача в оману щодо товару (належності його іншому виробнику, а саме, компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited));

- позначення "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд" та "Captain Jack Black Капітан Джек Блек" є схожими настільки, що їх можна сплутати із словесним знаком "CAPTAIN MORGAN" (свідоцтво № 30 від 15.01.1993, дію свідоцтва подовжено до 03.08.2017; заявка № 106936/SU від 03.08.1987), визнаним добре відомим в Україні відносно компанії Діагео Скотланд Лімітед станом на 21.06.2012 для товарів 33 класу.

Як вбачається із рішень Державної служби інтелектуальної власності України про відмови у реєстрації знаків "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд" та "Captain Jack Black Капітан Джек Блек": "Британська компанія Діагео Скотланд Лімітед є провідним виробником елітних алкогольних напоїв, які включають міцні напої, пиво й вина. Бренд компанії CAPTAIN MORGAN, який вперше з'явився в 1944 році, є всесвітньо відомим. За обсягом продаж він є другим найбільшим брендом у категорії рому в усьому світі і шостим найбільшим брендом з елітних алкогольних напоїв в усьому світі, згідно з рейтингом, опублікованим Impact Databank. Асортимент продукції, маркованої брендом CAPTAIN MORGAN, включає цілий ряд варіантів, у тому числі CAPTAIN MORGAN RUM, CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD, CAPTAIN MORGAN SPICED SILVER SPICED, CAPTAIN MORGAN BLACK SPICED RUM, CAPTAIN MORGAN'S SPICED, CAPTAIN & COLA, які присутні на ринку і продаються в усьому світі й, зокрема в Україні, та входять до сім'ї товарних знаків "CAPTAIN MORGAN". Порівняльний аналіз заявленого позначення із зареєстрованими в Україні знаками згаданої компанії (заявника), доводить його подібність і асоціативну схожість із знаком за свідоцтвом № 30 і, якщо враховувати форму використання, із знаками за свідоцтвами №№ 63411, 140653, 139969. Тобто має місце імітація/наслідування зареєстрованих та добре відомого знаків, що породжують у свідомості споживачів асоціації із вищезазначеним виробником товарів (заявником), які насправді не відповідають дійсності".

Враховуючи викладені обставини, матеріали справи та висновки експертизи, колегія суддів приходить до висновку, що відповідачі своїми діями з виробництва, реалізації напою алкогольного тростинового (ром) під позначеннями: "CAPTAIN JACK", "CAPITAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "Captain Jack" rum gold", "Captain Jack" rum black", "Captain Jack Gold", "Captain Jack Black" та використання останніми в діловій документації та мережі інтернет на власному сайті вказаних позначень, які є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN", а також з торговельними марками "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвом України №№ 30, 63411, 140653, 139969 настільки, що їх можна сплутати, та використання зазначених позначень може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки "CAPTAIN MORGAN", та щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки "CAPTAIN MORGAN" - позивач, порушують права останнього, за захистом яких він звернувся до господарського суду з відповідним позовом, про що вірно зазначив суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні.

При цьому, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо належного обґрунтування висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1011 від 30.01.2015. Доводи апелянта стосовно того, що спеціалісти, які проводили експертизу в сфері інтелектуальної власності не підтвердили свою компетенцію у сфері психології, що на думку скаржника ставить під сумнів висновок судової експертизи відхиляються колегією суддів в зв'язку з їх необґрунтованістю. Атестовані судові експерти у сфері інтелектуальної власності повинні мати експертну спеціальність 13.6. «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», а не як помилково вважає скаржник, повинні були підтверджувати свою компетенцію ще і у сфері психології для визначення можливості психологічного процесу, як породження асоціацій при купівлі виготовлюваного апелянтом товару. Крім того, при вирішенні спору, господарським судом в силу вимог чинного законодавства була призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, яка не вирішує жодних питань у сфері психології, а тому, не потребує підтвердження компетенції атестованих судових експертів у сфері інтелектуальної власності ще і у галузі психології.

Законом України від 10.04.2008 N 250-VI ратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі (далі - Протокол), підписаний у м. Женеві 05.02.2008.

Відповідно до листа Міністерства закордонних справ України від 23.04.2008 N 72/13-612/1-1066 "Щодо набрання чинності Протоколом про вступ України до СОТ" Генеральним директором СОТ 16.05.2008 визначено датою набрання Протоколом чинності та відповідно набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі.

З набранням чинності Протоколом Україна приєдналася до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі, невід'ємними частинами якої є угоди та пов'язані з ними правові документи, включені до її додатків. Однією з таких угод є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС).

Згідно ч. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) Власник зареєстрованого товарного знаку повинен мати виключне право завадити всім третім сторонам, які не мають згоду власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі знаки для товарів або послуг, які є ідентичними або схожими, на ті, стосовно яких реєструється торговий знак, якщо в результаті такого використання є ймовірність сплутати товари або послуги. У випадку використання ідентичного знаку для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх допускається.

Відповідно до ч. 3 ст. 426 Цивільного кодексу України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно із ст. 431 Цивільного кодексу України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Частиною 1 ст. 432 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

В силу положень ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Приписами ст. 495 Цивільного кодексу України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ст. 431 Цивільного кодексу України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Згідно положень п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Згідно ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Враховуючи приписи ст.ст. 426, 431, 495 Цивільного кодексу України, ст.ст. 16, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, ч. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994, колегія суддів приходить до висновку, що компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) належить виключне право заборонити відповідачам використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" позначення (словесні та етикетки) "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного тростинового (рому), етикетку напою алкогольного тростинового (рому), заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) в діловій документації, зокрема, у накладних, листах, діловій кореспонденції та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php.

Також, колегія суддів відзначає, що відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використання відповідачами зазначених вище позначень без отримання дозволу позивача як власника добре відомої в Україні торговельної марки "CAPTAIN MORGAN" та торговельних марок за вищенаведеними свідоцтвами України є прямим порушенням прав останнього. При цьому, згідно ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорони прав на знаки для товарів і послуг" таке порушення прав інтелектуальної власності позивача на добре відому торговельну марку "CAPTAIN MORGAN", торговельні марки "CAPTAIN MORGAN" за свідоцтвами України № № 30, 63411, 140653, 139969 зі сторони відповідачів повинно бути припинено. Крім того, позивач має право вимагати усунення позначень "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек), з товару - напою алкогольного тростинового (рому), з етикетки напою алкогольного тростинового (рому), знищення виготовлених зображень позначень "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек), а відтак, на думку колегії суддів, позивач має право зобов'язати відповідачів усунути схожі з добре відомою торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" позначення "CAPTAIN JACK", "Captain Jack" rum Gold", "Captain Jack" rum Black", "Captain Jack Gold" (Капітан Джек Голд), "Captain Jack Black" (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок та упаковок вищевказаного товару, етикеток даного товару, з ділової документації, зокрема, листів, накладних та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що заявлені компанією Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) вимоги є доведеними, обґрунтованими, відповідачами та матеріалами справи не спростовані, а відтак, такими, що підлягають задоволенню.

Твердження апелянта, що слово "CAPTAIN" втратило розрізняльну здатність, оскільки в Україні було зареєстровано багато торговельних марок, які включають до свого складу вказане слово, наводячи посилання на Свідоцтво України № 840407 "CAPTAIN MARTINS" від 14.10.2004, зареєстроване на ім'я компанії Cannon Investments Limited; Міжнародну реєстрацію № 902290 "CAPTAIN GRAND" від 22.09.2006, зареєстровану на ім'я компанії Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG; Міжнародну реєстрацію № 1117551 "CAPTAIN'S CAT" від 02.03.2012, зареєстровану на ім'я компанії Closed Joint Stock Company "United Wine & Spirits Distributors"; Міжнародну реєстрацію № 931264 "CAPTAIN SPARROW" від 28.05.2007, зареєстровану на ім'я компанії KAUFLAND CESKA REPUBLIKA; Міжнародну реєстрацію № 862733 "CAPTAIN COOK FISH RESTAURANT" від 24.06.2005, зареєстровану на ім'я компанії Droujestvo s Ogranitchena Otgovornost "HAPPY 2000"; Міжнародну реєстрацію № 761187 "CAPTAIN SILVER RUM" від 14.05.2001, зареєстровану на ім'я компанії "BETOLA NV", не приймаються колегією суддів, оскільки вони не стосуються його предмету.

Твердження скаржника щодо неправомірної відмови при винесенні оскаржуваного рішення у задоволенні поданого ТОВ «СВКЗ» клопотання про зупинення провадження у справі спростовуються колегією суддів з огляду на наступне.

Як вбачається з наявних в матеріалах доказів, апелянт звертався до місцевого господарського суду із клопотанням про зупинення провадження у справі до вирішення Дніпропетровським окружним адміністративним судом справи № 804/85/15 за позовом ТОВ «СВКЗ» до Державної служби інтелектуальної власності України, за участю третьої особи - державного підприємства "Український інститут промислової власності" про визнання протиправними та скасування рішень і зобов'язання вчинити певні дії, а саме про визнання заявок №№ m 2013 21607, m 2013 21608 від 21.11.2013 такими, що відповідають вимогам правової охорони; визнання протиправними та скасування рішень №№ 43828, 43829 від 18.12.2014 про відмову в реєстраціях словесних знаків "Captain Jack Gold Капітан Джек Голд", "Captain Jack Black Капітан Джек Блек", зобов'язання здійснити державну реєстрацію знаків для товарів і послуг за заявками №№ m 2013 21607, m 2013 21608 від 21.11.2013.

Обґрунтовуючи подане клопотання ТОВ «СВКЗ» зазначав про пов'язаність справ та неможливістю розгляду справи господарським судом по справі № 911/4825/14 до вирішення спору по адміністративній справі №804/85/15.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази та заслухавши представників сторін, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо відсутності підстав та доцільності для задоволення поданого клопотання, оскільки, розгляд Дніпропетровським окружним адміністративним судом справи № 804/85/15 не є обставиною, яка свідчить про неможливість розгляду господарської.

При цьому, колегією суддів відзначається, що пов'язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі. Дані обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи та не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у справі, в той час, як ТОВ «СВКЗ» у поданому клопотанні не наводить обставин, які можуть бути встановлені Дніпропетровським окружним адміністративним судом при розгляді справи № 804/85/15, та які самостійно не можуть бути встановлені господарським судом Київської області при розгляді справи № 911/4825/14, а відтак, відхиляє доводи апелянта в цій частині з огляду на їх необґрунтованість, оскільки, справа, що розглядається в адміністративному суді має різний предмет розгляду, суб'єктний склад і не пов'язана із розглядом господарської справи.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи викладені обставини, колегія суддів не вбачає порушень норм діючого законодавства, вчинених місцевим судом при прийнятті рішення від 24.02.2015 по справі № 911/4825/14 і відповідно підстави для скасування зазначеного рішення відсутні. Підставності своїх вимог поданими доказами апелянтом не доведено. Доводи апелянта не приймаються апеляційним судом в силу вищезазначеного.

На підставі викладеного вище та керуючись ст.ст. 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" залишити без задоволення, а рішення господарського суду Київської області від 24.02.2015 по справі № 911/4825/14 - без змін.

Матеріали справи № 911/4825/14 повернути до господарського суду Київської області.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя О.С. Копитова

Судді В.В. Шипко

Т.І. Разіна