ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2015 р. Справа № 908/2633/14

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Горбачова Л.П., суддя Істоміна О.А., суддя Тарасова І.В.

при секретарі Логвін О.О.

за участю представників сторін:

позивача - Єфтемія Р.Ф., довіреність б/н від 05.12.2014р.

відповідача - Череповский В.П. протокол №9 від 05.04.13р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс", м. Бердянськ (вх.1946 З/3-12)

на рішення господарського суду Запорізької області від 24.02.2015 р. по справі № 908/2633/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Галс-2000", м. Чернівці

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс", м. Бердянськ

про зобов'язання припинити неправомірне використання знака для товарів та послуг,-

ВСТАНОВИЛА:

Позивач - ТОВ «Галс-2000» звернувся до господарського суду Запорізької області з позовом про зобов'язання припинити неправомірне використання відповідачем знака для товарів та послуг шляхом заборони використання словесного позначення "Добра риба" для маркування його продукції (товарів 29 класу відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків-рибна продукція).

Рішенням господарського суду Запорізької області від 24.02.2015 по справі № 908/2633/14 (суддя Попова І.А.) позовні вимоги задоволено. Заборонено ТОВ "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс" використання словесного позначення "Добра риба" для маркування власної продукції (товарів 29 класу відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків - рибна продукція). Стягнуто з ТОВ "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс" на користь ТОВ "Галс-2000" 10018,00 грн. судових витрат.

ТОВ "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс" з рішенням господарського суду першої інстанції не погодилось, звернулось до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення місцевим господарським судом норм матеріального права, просить оскаржуване рішення господарського суду Запорізької області від 24.02.2015 по справі № 908/2633/14 скасувати частково та прийняти в цій частині нове рішення, яким зазначити заборону у використанні відповідачем словесного позначення "Добра риба" для маркування продукції саме в частині товарів, перелік яких є у Свідоцтві на знак товарів і послуг №82261 ТОВ "Галс-2000". На інші товари класу 29, які відсутні у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №82261 ТОВ "Галс-2000" заборону скасувати.

Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги, скаржник зазначає про те, що оскаржуваним рішенням суду порушено право відповідача на застосування на своїй продукції напису про якість добра риба, що не є використанням знаку ТОВ "ГАЛС-2000", а є констатацією факту якісного продукту відповідача. Також зазначає, що перелік товарів у 29 класі є набагато ширшим, ніж в Свідоцтві на знак для товарів і послуг № 82261, виданому ТОВ "Галс-2000". Вказане Свідоцтво не містить переліку товарів, які виготовляются відповідачем. До того ж, відповідач зауважує на тому, що словесне позначення "Добра риба", яке застосовує ТОВ "ГАЛС-2000" є описовим при використанні товарів або послуг у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид та якість товарів і послуг (абз. 3 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") та є підставою для відмови в наданні правової охорони в розумінні ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Позивач надав відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначає, що суд першої інстанції оскаржуваним рішенням не забороняв використання відповідачем словесного позначення «Добра риба» для маркування його продукції (в разі наявності у нього такої) на всі товари Класу 29, в т. ч. і ті, які відсутні у свідоцтві на знак для товарів і послуг №82261 ТОВ «Галс-2000» (зокрема, м'ясну, молочну продукцію, фрукти тощо). Вважає, що рішенням суду заборонено відповідачу використання словесного позначення «Добра риба» для маркування його продукції (товарів 29 класу відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків - рибна продукція), інша ж продукція взагалі не має відношення до предмету спору по цій справі. Посилаючись на висновок експерта по даній справі, позивач вважає, що продукція ТОВ «БАРК», зображення упаковок якої були представлені на дослідження, відноситься до рибних харчових продуктів, а тому товари, включені до класу 29 МКТП, відносно яких позивачем зареєстровано знак для товарів і послуг (свідоцтво України №82261) та продукція ТОВ «БАРК» за призначення відносяться до одного роду, класу товарів, задовольняють аналогічні групи потреб, мають однакове призначення і споживчі характеристики. Таким чином позивач вважає, що використання відповідачем позначення «Добра риба» до товарів одного роду, класу, які мають однакове призначення і споживчі характеристики з товарами, включеними до класу 29 МКТП, порушує інтелектуальні права власника та є проявом недобросовісної конкуренції, оскільки вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або може бути сплутане споживачем з торговим знаком ТОВ «ГАЛС-2000». На підставі викладеного просить рішення господарського суду Запорізької області від 24.02.2015р. залишити без змін, а апеляційну скаргу відповідача без задоволення.

Розглянувши наявні матеріали справи, перевіривши повноту встановлених судом першої інстанції обставин та докази на їх підтвердження, юридичну оцінку, правильність застосування господарським судом Харківської області норм матеріального та процесуального права та доводи апеляційних скарг в межах вимог, передбачених ст. 101 ГПК України, заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 82261 від 10.09.2007 р., ТОВ "Галс-2000" є власником торгового знака, на якому із поєднанням голубого, синього, жовтого, світло-жовтого, темно-жовтого та білого кольорів скомбінований зображувальний елемент, центральне місце на якому займає словесне позначення "Добра риба". Знак для товарів і послуг вказаного свідоцтва зареєстрований для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків: засолена риба, ікра, креветки (неживі), креветки пилчасті (неживі), лосось, молюски (неживі), омари (неживі), оселедці, раки (неживі), ракоподібні (неживі), риба (нежива), риба законсервована, рибне філе, рибні консерви, рибні харчові продукти, сардини, сьомга, тунець.

Як зазначає позивач, в ході проведеного моніторингу та аналізу ринку рибної продукції України , йому стало відомо про виробництво та реалізацію ТОВ "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс" рибної продукції з використанням позначення у вигляді напису "Добра риба", яке використовується на упаковках продукції підприємства відповідача, інформаційному веб-сайті, рекламній продукції тощо. Позивач вважає, що вказане словесне позначення "Добра риба" поєднується з жовтим, темно-жовтим та червоним кольорами і використовується відповідачем як торгова марка його підприємства для позначення його продукції, яка є спорідненою з продукцією позивача.

Посилаючись на те, що власником вищевказаного торгового знаку, центральне місце в якому займає словесне позначення "Добра риба" з 2006 року є ТОВ "ГАЛС-2000", позивач вважає, що вказане позначення відповідачем для маркування його продукції здійснюється неправомірно та порушує інтелектуальні права позивача як власника свідоцтва на вищезазначений зареєстрований знак, що призводить до введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар та підриває ділову репутацію позивача.

Намагаючись припинити порушення права на знак для товарів і послуг, 16.06.2014 року позивач направив відповідачу лист - претензію за вих. №198 у порядку ст.ст. 5, 6 Господарського процесуального кодексу України, яка була залишена відповідачем без відповіді.

Згідно із п. 5 статті 16 Закону України "Про охорону права на знак для товарів і послуг" та п. 5 ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України власник свідоцтва має виключне право забороняти будь-яке використання торгівельної марки.

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону права на знак для товарів і послуг" використання знака для товарів та послуг без отримання дозволу власника свідоцтва є порушенням його прав і тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

Згідно п. 1 ст. 21 Закону України "Про охорону права на знак для товарів і послуг" власник свідоцтва може захистити свої порушені права в судовому або в іншому встановленому законом порядку.

За таких обставин, посилаючись на неправомірність використання відповідачем позначення схожого із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, права на який належать позивачу на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 82261 від 10.09.2007 р., позивач звернувся з даним позовом до суду, в якому просив заборонити ТОВ "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс" використання словесного позначення "Добра риба" для маркування його продукції (товарів 29 класу відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків-рибна продукція).

Надаючи правову кваліфікацію спірним правовідносинам, колегія суддів зазначає, що згідно з рішенням Конституційного Суду України №18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно статті 492 Цивільного кодексу України - торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Так, згідно статті 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" - обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, а у частині 2 цієї ж статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

За твердженням позивача ним були виявлені факти неправомірного використання відповідачем знаку для товарів та послуг "Добра риба".

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

За таких обставин, ухвалою суду першої інстанції від 18.09.2014 р. у справі №908/2633/14 було призначено судову експертизу, проведення якої було доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Предметом дослідження були фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а саме: дані відносно знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82261; дані відносно позначень, нанесених на упаковку товару ТОВ "Барк"; дані відносно схожості до ступеня змішування знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 82261 та позначень, нанесених на упакування товару ТОВ "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс".

За результатами проведеної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності експертом надано висновок № 11094 від 30.01.2015 р., в дослідницькій частині якого зазначено наступне:

1) "Даний знак (за свідоцтвом України № 82261) для товарів і послуг зареєстрований як комбінований, тобто є таким, в якому поєднані ознаки (елементи) позначень інших видів - словесні, цифрові та зображувальні елементи, що відтворені однаковими засобами. Знак має форму півкола, в верхній його частині дугоподібно розміщений стилізований напис "Добра риба".

Упаковка товару ТОВ "БАРК" має прямокутну форму. На лицьовому боці упаковки наявна прозора площина з фігурною окантовкою різної ширини синього кольору. В правому нижньому куті діагонально розміщене словесне позначення "Добра риба". Слово "Добра" виконане барвником червоного кольору з жовтою та чорною окантовками, слово "риба" виконане барвником жовтого кольору з червоною та чорною окантовками, буквосполучення "ТМ" виконані барвником чорного кольору.

У відповідності до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" товарний знак або знак для товарів і послуг - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Таким чином, торговельні марки - це позначення, які індивідуалізують як товар, так і його виробника, вказуючи таким чином на його походження. При цьому слід зазначити, що торговельна марка не обов'язково повинна вказувати на виробника товарів (послуг) шляхом відтворення його найменування. Достатньо, щоб споживач мав змогу за допомогою такої марки виокремити товари (послуги) одного виробника від однорідних товарів і послуг інших виробників.

2) Як зазначено експертом, до отримання результатів з дослідження спорідненості (однорідності) говорити про схожість до ступеня змішування є некоректним, оскільки такий висновок можна зробити лише поєднавши результати порівняння об'єктивно відображених у матеріальних носіях ознак знаків та результатів порівняння схожості товарів.

"Однорідні товари та послуги - це товари і/або, що відносяться до одного й того ж роду, виду, які при маркуванні їх подібними товарними знаками можуть визвати у споживача уявлення про приналежність до одного комерційного джерела походження.

При вирішенні питання щодо однорідності товарів слід враховувати, що Міжнародна класифікація товарів і послуг створена в чисто адміністративних цілях, а тому приналежність товарів до одного класу не може розглядатися як неспростовний аргумент на користь однорідності товарів. Так, у деяких класах зазначаються абсолютно різнорідні товари, а споріднені чи навіть однорідні товари можуть бути зазначені у різних класах.

Навіть використання різними виробниками тотожних знаків навряд чи призведе до змішування товарів, якщо ці товари значно розрізняються за своїми споживчими характеристиками. Змішування може виникнути у тому випадку,коли вказані характеристики товарів різних виробників є якщо не однаковими, то досить схожими.

Таким чином, при вирішенні питання щодо спорідненості (однорідності) товарів визнається принципова ймовірність виникнення у споживача уявлення про походження цих товарів з одного комерційного джерела.

В свідоцтві України на знак для товарів і послуг № 82261 вказаний клас 29 МКТП, в якому приведені такі товари як засолена риба, ікра, креветки (неживі), креветки пилчасті (неживі), лосось, молюски (неживі), омари (неживі), оселедці, раки (неживі), ракоподібні (неживі), риба (нежива), риба законсервована, рибне філе, рибні консерви, рибні харчові продукти, сардини, сьомга, тунець. Продукція ТОВ "БАРК", зображення упаковок якої представлені на дослідження, відноситься до рибних харчових продуктів. Отже, товари, включені до класу 29 МКТП, відносно яких зареєстровано знак для товарів і послуг (свідоцтво України № 82261), та продукція ТОВ "БАРК" за призначенням відносяться до одного роду, класу товарів, задовольняють аналогічні групи потреб, мають однакове призначення і споживчі характеристики.

Наведене вище дає можливість констатувати, що досліджувані позначення застосовуються для тих самих товарів 29 класу МКТП на підставі того, що ці товари відносяться до одних і тих самих роду, класу, підкласу, групи, підгрупи, виду товарів, характеризуються аналогічністю споживчих характеристик.

Враховуючи використання на упаковці товару ТОВ "БАРК" голубого, синього, жовтого, червоного кольорів, стилізованого зображення корабля, що перекликається з кольоровою та композиційною тематикою комбінованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82261, а також враховуючи схожість до ступеня змішування домінуючих словесних елементів порівнювальних позначень, та факт застосування досліджуваних позначень для тих самих товарів 29 класу МКТП, експерт дійшов висновку, що позначення "Добра риба" у поєднанні з іншими елементами, нанесене на упаковку товару ТОВ "БАРК", є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82261, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати, а також стосовно товарів, одних і тих самих з наведеними у свідоцтві , настільки, що може ввестив оману споживача щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або може бути сплутане споживачем зі знаком для товарів і послуг.

Також в ході проведення дослідження встановлено , що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82261 та позначення, нанесені на упаковку товару ТОВ «БАРК», затоссовуються для одних і тих самих товарів 29 класу МКТП "

За результатами проведеної експертизи, експерт дійшов наступних висновків:

1. Позначення "Добра риба" у поєднанні з іншими елементами, нанесене на упаковку ТОВ "БАРК", є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82261, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати.

2. Позначення "Добра риба" у поєднанні з іншими елементами, нанесене на упаковку ТОВ "БАРК", є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82261, стосовно товарів, одних і тих самих з наведеними у свідоцтві, настільки, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або може бути сплутане споживачем зі знаком для товарів і послуг.

В частині 1 ст. 42 ГПК України зазначено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Стаття 43 ГПК України передбачає, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правомірно не прийняв до уваги твердження відповідача, що нанесене ним на упаковку продукції позначення "Добра риба" є описовим, визначає якість товару та правомірно зазначив про те, що нанесення відповідачем позначення "Добра риба", як і нанесення такого позначення товариством "Галс-2000" у поєднанні з комбінацією певних елементів, є саме використанням знаку для товарів і послуг у розумінні Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Згідно приписів вказаного Закону описовими є дані, що вказують, зокрема, на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Позначення "Добра риба" із застосуванням елемента "ТМ" за висновком експерта у даному випадку є домінуючим словесним елементом комбінованого позначення. Тобто, з правового аналізу приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вбачається, що знак для товарів і послуг вважається використаним не лише у випадку використання тотожного позначення, але і у випадку використання позначення, схожого з торговельною маркою до ступеню змішування.

За приписами ч.1 ст.4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Колегія суддів вважає необгрунтованими доводи відповідача стосовно того, що порушення права позивача на зареєстрований знак не відбулося, оскльки товар, який виробляється позивачем, та товар, який виробляється відповідачем, є різними, хоч обидва і відносяться до 29 класу МКПТ - риба, а правовій охороні підлягає використання зареєстрованого знаку лише на товари та послуги, наведені у відповідному свідоцтві, виходячи з наступного.

Як встановлено висновком експерта, знак для товарів за свідоцтвом № 82261 від 10.09.2007 та позначення, нанесені на упаковку товару ТОВ "БАРК", застосовуються для одних і тих самих товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Враховуючи, що товари відносяться до одного роду і класу товарів, тобто є спорідненими, використання відповідачем на упаковці власної продукції такого позначення може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари.

Також колегія суддів не приймає до уваги доводи апеляційної скарги, що словесне позначення "Добра риба", яке застосовує ТОВ "ГАЛС-2000" є описовою при використанні товарів або послуг у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид та якість товарів і послуг (абз. 3 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") та є підставою для відмови в наданні правової охорони в розумінні ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки згідно з Висновком № 47932 від 10.07.2007р. Державного департаменту інтелектуальної власності Українського інститута промисловлї власності «Укрпатент» про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, заявлене ТОВ «ГАЛС-2000» позначення «Добра риба» відповідає умовам надання правової охорони ( п.1 ст.5; ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). Дані про те, що Свідоцтво України № 82261 від 10.09.2007 року оспорено або визнано недійсним в матеріалах справи відсутні.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що позивачем належними та допустимими доказами доведено факт, що позначення "Добра риба", які використане ТОВ "БАРК" шляхом нанесення на упакування власного товару, є тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 82261 від 10.09.2007 року.

Разом з цим, колегія суддів зазначає, що відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом, в тому числі:

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Так, у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №82261 наведено пререлік товарів, у виготовленні яких позивачем використовується позначення «Добра риба», а саме: Кл. 29 -Засолена риба; ікра; креветки (неживі); креветки пилчасті (неживі); лосось; моллюски (неживі); омари (неживі); оселедці; раки (неживі); ракоподібні (неживі); риба(нежива); риба законсервована; рибне філе; рибні консерви; рибні харчові продукти;сардини; сьомга; тунець.

Згідно з наведеним у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №82261 переліку товарів, а також враховуючи вищевикладені висновки судового експерта, беручи до уваги приписи ч. 5 ст. 16 Закону України, колегія суддів приходить до висновку, що приймаючи рішення, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про заборону відповідачу використовувати словесне позначеня «добра риба» для маркування власної рибної продукції, що входить до переліку товарів 29 класу згідно з Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків та безпідставно не конкретизував та не зазначив перелік товарів, на які відповідачу заборонено використовувати вищевказане словесне позначення , а саме стосовно товарів наведених у Свідоцтві №82261 від 10.09.2007 та товарів, що є спорідненими з наведеними у вказаному свідоцтві.

Разом з тим, колегія суддів приходить до висновку, що, приймаючи рішення про повне задоволення позову та встановлення заборони відповідачу використовувати словесне позначення «Добра риба» для маркування власної рибної продукції, суд першої інстанції безпідставно не конкретизував та не зазначив перелік товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків, стосовно яких відповідачу заборонено використовувати вищевказане словесне позначення , а також не послався на Свідоцтво на знак для товарів і послуг №82261, на підставі якого у позивача і виникли підстави для звернення до суду з позовом про захист порушеного права інтелектуальної власності .

При цьому, колегія суддів також враховує, що очікувана дата закінчення строку дії Свідоцтва на знак для товарів і послуг №82261 від 10.09.2007 - 18.09.2016 .

Беручи до уваги приписи ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», враховуючи вищевикладені висновки судового експерта, згідно з наведеним у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №82261 переліком товарів, колегія суддів вважає необхідним заборонити ТОВ "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс" використовувати словесне позначення «Добра риба» для товарів, наведених у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №82261 від 10.09.2007 року, власником якого є ТОВ «Галс-2000», а саме, товарів 29 Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків: засолена риба; ікра; креветки (неживі); креветки пилчасті (неживі); лосось; моллюски (неживі); омари (неживі); оселедці; раки (неживі); ракоподібні (неживі); риба(нежива); риба законсервована; рибне філе; рибні консерви; рибні харчові продукти; сардини; сьомга; тунець та товарів, споріднених з наведеними у вказаному свідоцтві.

З урахуванням викладених обставин, колегія суддів дійшла висновку про часткове задоволення апеляційної скарги відповідача та скасування рішення господарського суду Запорізької області від 24.02.2015 р. по справі № 908/2633/14 та прийняття по справі нового рішення про часткове задоволення позову, а також покладення на відповідача судових витрат, пов'язаних з поданням позовної заяви в розмірі 1218,00 грн. та проведенням судової експертизи у даній справі в розмірі 8800,00 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32-34, 43, 44, 49, 99, 101, 102, п. 2 ст. 103, п.1,4 ч.1 ст. 104 ст. ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс", м. Бердянськ задовольнити частково.

Рішення господарського суду Запорізької області від 24.02.2015 р. по справі № 908/2633/14 скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити частково. Заборонити ТОВ "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс" використовувати словесне позначення «Добра риба» для товарів, наведених у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №82261 від 10.09.2007 року, власником якого є ТОВ «Галс-2000», а саме, товарів 29 Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків: засолена риба; ікра; креветки (неживі); креветки пилчасті (неживі); лосось; моллюски (неживі); омари (неживі); оселедці; раки (неживі); ракоподібні (неживі); риба (нежива); риба законсервована; рибне філе; рибні консерви; рибні харчові продукти;сардини; сьомга; тунець та товарів, споріднених з наведеними у вказаному свідоцтві.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс" (71101, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Кабельників, 1-А, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Галс-2000" (58020, м.Чернівці, вул. Хотинська, 43-Б, ) 1218,00 грн. судового збору за подання позовної заяви та витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи в розмірі 8800,00 грн.

Доручити господарському суду Запорізької області видати відповідний наказ.

Постанова набирає чинності з дня її проголошення і може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом 20-ти днів.

Повний текст постанови складено 19.05.2015

Головуючий суддя Горбачова Л.П.

Суддя Істоміна О.А.

Суддя Тарасова І. В.