ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про призначення судової експертизи

та зупинення апеляційного провадження

"19" травня 2015 р.Справа № 916/549/15-г
Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді: Мишкіної М.А.,

суддів: Будішевської Л.О.; Таран С.В.

при секретарі судового засідання Бєлянкіній Г.Є.

за участю представників сторін:

від ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - Роман В.С. - за довіреністю;

від ТОВ «Чорноморець» - Заклада В.І. - за довіреністю

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»

на рішення господарського суду Одеської області від 02 квітня 2015 року

по справі №916/549/15-г

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморець»

про стягнення 91340грн.

встановив:

У лютому 2015р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» (надалі - позивач, ТОВ «Маша і Мєдвєдь», Товариство) звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Чорономорець» (надалі - відповідач, ТОВ «Чорноморець»), в якому просило суд стягнути з відповідача на його користь суму компенсації у розмірі 91340грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ «Чорноморець» порушені виключні авторські права ТОВ «Маша і Мєдвєдь» шляхом продажу контрафактної продукції, а саме драже під назвою «Маша и Медведь», на якому зображений персонаж «Маша», який являється самостійною складовою частиною аудіовізуального твору-мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь», права на який належать ТОВ «Маша і Мєдвєдь».

З посиланням на норми ст.ст.435, 443, 440,418,1109,1108 ЦК України, ст.52 ЗУ «Про авторське право та суміжні права», роз'яснення, які містяться у п.п.42,44,12,18 Постанови Пленуму Верховного суду України №5 від 04.06.2010р., Постанові Пленуму Вищого господарського суду України №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» позивач просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

26.02.2015р. ТОВ «Чорноморець» подало суду першої інстанції відзив на позовну заяву, в якому просило відмовити ТОВ «Маша і Мєдвєдь» у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Рішенням господарського суду Одеської області від 02.04.2015р. (суддя Цісельський О.В.) у задоволенні позову відмовлено.

Рішення суду вмотивовано тим, що позивач є власником виключних майнових авторських прав на аудіовізуальний твір - мультиплікаційний серіал «Маша и Медведь», проте позивач не надав суду жодних доказів, які б свідчили про сповіщення ним про його авторські права з метою запобігання їх порушенню; наявні в матеріалах справи докази не містять відомостей про те, що позивач замовляв виготовлення товару - драже під назвою «Маша и Медведь», з розміщенням на ньому персонажу «Маша» з метою подальшої реалізації; наявні в матеріалах справи докази не містять відомостей про те, що позивач здійснював оптовий продаж товару - драже під назвою «Маша и Медведь» з розміщеним на ньому персонажу «Маша»; позивач не надав суду доказів, які б свідчили про передбачуваний розмір збитків потерпілої особи (позивача) або розмір доходу відповідача, отриманого внаслідок реалізації товару - драже під назвою «Маша и Медведь», на якому зображений персонаж «Маша» із кадрів серій мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь». Відповідачем здійснювалася реалізація саме товару - драже під назвою «Маша и Медведь», на якому було зображено персонаж "Маша", проте розмір доходу відповідача від реалізації зазначеного товару в будь-якому випадку, менший за 2,05грн., оскільки в ціну 2,05грн. за одну одиницю товару, як мінімум, включені витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом цієї продукції, зумовлені технологією та організацією виробництва (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати), можливі наднормативні витрати та інші операційні витрати (адміністративні витрати, витрати на збут та інші). Крім того, позивач не надав суду доказів, які б свідчили про кількість потерпілих осіб внаслідок реалізації товару - драже під назвою «Маша и Медведь», на якому було зображено персонаж «Маша».

Оцінивши всі наявні в матеріалах справи докази в сукупності, зокрема, й малозначимість порушення, вчиненого відповідачем, розмір отриманого доходу, суд першої інстанції дійшов висновку, що стягнення з відповідача компенсації в сумі 91340грн. за порушення відповідачем авторських прав позивача шляхом реалізації товару - драже під назвою «Маша и Медведь», із зображенням «Маша» по ціні 2,05 грн., не може відповідати критеріям справедливості, добросовісності та розумності. При цьому, суд першої інстанції також враховував правову позицію Вищого господарського суду України, викладену в постанові від 23.12.2014р. по справі №910/10421/14.

Не погодившись з рішенням суду, ТОВ «Маша і Мєдвєдь» звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 23.04.2015р. апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено її до розгляду.

18.05.2015р. ТОВ «Маша і Мєдвєдь» подало суду апеляційної інстанції клопотання про призначення по справі судової експертизи за експертною спеціальністю «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності», на вирішення якої запропонувало поставити питання: «Який розмір доходу (упущеної вигоди) ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - правовласник об'єкта інтелектуальної власності - могло би реально отримати за звичайних обставин, за надання ліцензії ТОВ «Чорноморець» на використання твору (зображення персонажу «Маша») у спосіб розповсюдження драже з вмістом какао різнокольорове «Маша и Медведь»?

У судовому засіданні 19.05.2015р. представник ТОВ «Маша і Мєдвєдь» підтримав вищезазначене клопотання.

Представник ТОВ «Чорноморець» не заперечував проти призначення експертизи по справі, своїх міркувань з приводу питань для вирішення експертами та установи, яка проводитиме експертизу, не навів.

Розглянувши клопотання ТОВ «Маша і Мєдвєдь», колегія суддів дійшла наступного.

Згідно із ч.3 ст.4-3 ГПК України господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.4-7 ГПК України судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально - більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання, що виникають у процесі розгляду справи.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ст.1 ЗУ „Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду. Водночас і згідно з частиною першою статті 41 ГПК експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань. Із сукупності наведених норм матеріального і процесуального права вбачається, що неприпустимо ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, зокрема, про відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, про правову оцінку дій сторін тощо. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Згідно з п.6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 „Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за змістом статті 101 ГПК апеляційний господарський суд, яким приймаються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку.

Відповідно до ст.99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із п.п. 1.2.5 п.1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (надалі - Інструкція) основними видами (підвидами) експертизи, зокрема, є - експертиза у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п.5.3,5.4 Розділу V Інструкції при дослідженні об'єктів авторського права та суміжних прав вирішуються питання щодо властивостей таких об'єктів: Літературних та художніх творів (романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності). Комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності. Виконань, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення тощо. Окрему групу становлять економічні дослідження об'єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості перелічених вище об'єктів інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них.

Відповідно до роз'яснень, які містяться у п.51.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеня вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об'єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

В обґрунтування розміру компенсації, що підлягає стягненню з відповідача, ТОВ «Маша і Мєдвєдь» посилається на те, що ТОВ «Чорноморець» є власником магазину, торгівельний потік людей в якому великий, що впливає на масштаби закупівель товару для реалізації та враховуючи тривале порушення прав ТОВ «Маша і Мєдведь», позивач дійшов висновку, що обсяг порушення ТОВ «Чорноморець» прав ТОВ «Маша і Мєдведь» є багаторазовим і значним.

В той же час, суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні дійшов висновку про те, що враховуючи малозначимість порушення, вчиненого відповідачем, розмір отриманого доходу, позовні вимоги про стягнення з відповідача компенсації в сумі 91340грн. за порушення останнім авторських прав позивача шляхом реалізації товару - драже під назвою «Маша и Медведь», із зображенням «Маша» по ціні 2,05 грн., не може відповідати критеріям справедливості, добросовісності та розумності, в зв'язку з чим задоволенню не підлягають.

Відповідно до п.51 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» за змістом статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" у зв'язку з порушенням авторського права і (або) суміжних прав є можливим одночасне застосування кількох передбачених зазначеною статтею способів цивільно-правового захисту таких прав, у тому числі й у розгляді різних судових справ. Крім відшкодування збитків як загального способу захисту порушених прав, відповідно до пункту "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може вимагати виплати компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу. Компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб'єкта авторського права та/або суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав, а розмір збитків суб'єкт такого права доводити не зобов'язаний. Водночас розмір доведених збитків має враховуватися господарським судом у визначенні розміру компенсації.

Проте, на думку колегії суддів, для вирішення питання про розмір можливих збитків (упущеної вигоди) необхідні спеціальні знання, що згідно ч.1 ст.41 ГПК України є підставою для призначення судової експертизи.

Виходячи з викладеного, колегія суддів вважає за необхідне призначити по справі судову експертизу за експертною спеціальністю «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» з дорученням її проведення Науково-дослідному експертно-криміналістичному центру ГУМВС України в Одеській області (65005, м. Одеса, вул.Прохорівська,35), задовольнивши клопотання позивача.

Витрати по оплаті проведення судової експертизи покладаються на ТОВ «Маша і Мєдвєдь».

Відповідно до п.2 ч.2 ст.79 ГПК України апеляційне провадження у справі №916/549/15-г зупиняється.

Керуючись ст. ст. 41, п. 2 ч.2 ст.79, ст.ст. 86, 99 ГПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

1. Призначити у справі №916/549/15-г судову експертизу за експертною спеціальністю «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності», на вирішення якої поставити питання: «Який розмір доходу (упущеної вигоди) ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - правовласник об'єкта інтелектуальної власності - могло би реально отримати за звичайних обставин, за надання ліцензії ТОВ «Чорноморець» на використання твору (зображення персонажу «Маша») у спосіб розповсюдження драже з вмістом какао різнокольорове «Маша и Медведь»»?

2. Доручити проведення судової експертизи судовим експертам Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Одеській області (65005, м. Одеса, вул.Прохорівська,35).

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, встановлену ст.ст.384, 385 КК України.

4. В розпорядження експертів надати матеріали справи №916/549/15-г.

5. Зобов'язати ТОВ «Маша і Мєдвєдь» здійснити оплату рахунку за проведення названої експертизи в 5-денний термін після одержання рахунку експертної установи.

6. Апеляційне провадження у справі зупинити до закінчення проведення судової експертизи та/або повернення матеріалів справи №916/549/15-г до Одеського апеляційного господарського суду.

Головуючий суддя Мишкіна М.А.

Суддя Будішевська Л.О.

Суддя Таран С.В.