УХВАЛА

07.05.2015Справа № 910/11489/14

За позовом Компанії «Philip Morris Brands S.a.r.l» (м. Невшатель, Швейцарія)

до 1) Компанії British American Tobacco (Brands) Іnc. (м. Вілмінгтон, шт. Делавер, США)

2) Державної служби інтелектуальної власності України (м. Київ, Україна)

про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Качановська В.Ю., Харебава Т.Б.;

від відповідача-1: Столяренко О.В.;

від відповідача-2: Ресенчук В.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія «Philip Morris Brands S.a.r.l» (далі-позивач) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Компанії British American Tobacco (Brands) Іnc. (далі-відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-2) про:

- визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 175438 недійсним повністю, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання повністю недійсним свідоцтва України № 175438 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 175439 недійсним повністю, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 175439 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.06.2014 р. порушено провадження у справі № 910/11489/14, призначено до розгляду у судовому засіданні на 15.01.2015 р., зобов'язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали господарського суду міста Києва від 13.06.2014 року про порушення провадження у справі № 910/11489/14 у трьох примірниках та позовну заяву з додатками в трьох примірниках в термін до 01.07.2014 року.

07.07.2014 р. господарським судом міста Києва направлено прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів через Офіс Приватного Міжнародного Права (Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State 2430 E Street, NW Room 357, South Building WASHINGTON, DC 20037-2851 United States of America) для вручення відповідачеві-1 в порядку, передбаченому Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року копії ухвали господарського суду міста Києва від 13.06.2014 року про порушення провадження у справі № 910/11489/14 та позовної заяви №б/н від 06.06.2014 року з додатками англійською мовою.

У судовому засіданні 15.01.2015 р. представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву, обґрунтовуючи тим, що знаки відповідача-1 «PALL MALL» (комбіновані) за свідоцтвами України № 175438 та № 175439 відомі споживачу, відповідно викликають асоціацію з Компанією British American Tobacco (Brands) Іnc., та не можуть ввести споживача в оману щодо особи, що виробляє товари 34 класу МКТП за вказаними знаками, а тому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

Також, у судовому засіданні оголошувалась перерва до 09.02.2015 р.

У судовому засіданні 09.02.2015 р. представник позивача надав пояснення щодо відзиву Компанії British American Tobacco (Brands) Іnc., в яких зазначає, що твердження відповідача-1 про відомість українським споживачам сигарет «PALL MALL» у відповідних упаковках, і вони не можуть бути введені в оману щодо особи, яка виробляє ці товари, є безпідставним та таким, що не відповідає дійсності, оскільки наявність на упакуванні товару, маркованого позначеннями «PALL MALL розгорнуті», графічного елементу у вигляді світлої діагональної еліпсоподібної лінії на синьому фоні, який фактично копіює знак позивача «Slash Device», споживачі такого товару не просто вводяться в оману щодо виробника товару, а хибно пов'язують таких товар відповідача-1 із товарами позивача.

Представник відповідача-2 у судовому засіданні надав відзив на позовну заяву, мотивуючи тим, що позивач не надав належних доказів того, що знаки за свідоцтвами України № 175438 та № 175439 породжують у свідомості споживачів асоціації пов'язані з конкретним виробником та введення в оману споживачів, у зв'язку з чим позивач необґрунтовано стверджує про те, що спірні знаки вводять в оману споживачів щодо виробника, у зв'язку з чим просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

Судом оголошувалась перерва до 12.03.2015 р. у порядку ст. 77 ГПК України.

11.03.2015 р. через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-1 подав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та поставити наступні запитання:

1) Чи є знак для товарів і послуг «PALL MALL» (комбінований) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 175438 на ім'я Відповідача-1 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або і знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або із знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465 на ім'я Позивача для таких самих або споріднених з ними товарів 34 класу МКТП?

2) Чи є знак для товарів і послуг «PALL MALL» (комбінований) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 175439 на ім'я Відповідача-1 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або і знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або із знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465 на ім'я Позивача для таких самих або споріднених з ними товарів 34 класу МКТП?

3) Чи є знак для товарів і послуг «PALL MALL» (комбінований) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 175438 на ім'я Відповідача-1 та знак для товарів і послуг «PALL MALL» (комбінований) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 175439 на ім'я Відповідача-1 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, щодо товарів 34 класу МКТП?

4) Чи має розрізняльну здатність елемент "діагональна лінія", що входить до складу зображувальних знаків за міжнародними реєстраціями №№ 962935, 1059767 та 1080465 на ім'я Позивача, для товарів 34 класу МКТП?

12.03.2015 р. представник відповідача-1 через загальний відділ діловодства суду подав письмові пояснення, в яких зазначає, що позивач не обґрунтував та не довів належним чином свої позовні вимоги, зокрема відомості, викладені у позовній заяві, не відповідають фактичним обставинам справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.03.2015 р. у справі №910/11489/14 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

07.04.2015 р. через загальний відділ діловодства суду від судового експерта Ткачук Т.М. надійшов лист про забезпечення виконання клопотання останнього, зокрема, уточнення питань, що поставлені на вирішення експерта в ухвалі суду від 12.03.2015 р. у справі № 910/11489/14.

Листом від 07.04.2015 р. суд витребував у Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності матеріали справи № 910/11489/14 для виконання клопотання судового експерта.

21.04.2015 р. матеріали справи № 910/11489/14 надійшли до господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суду від 22.04.2015 р. поновлено провадження у справі № 910/11489/14, розгляд клопотання судового експерта призначено на 07.05.2015 р. за участю представників сторін.

У даному судовому засіданні представники позивача надали пояснення щодо клопотання судового експерта про уточнення питань, в яких просили суд викласти питання № 2 та № 4, зазначені в ухвалі суду від 12.03.2015 р. у наступній редакції:

- Чи породжує позначення, яке охороняється за свідоцтвом України №175438 на знак для товарів та послуг, у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з виробником товарів, позначених знаками відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №962935 від 30.04.2008 р., №1059767 від 29.11.2010 р. та №1080465 від 19.05.2011 р.?

- Чи існує в процесі використання позначення як знака за свідоцтвом України №175438 можливість (небезпека) введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, позначений відповідним знаком?

- Чи породжує позначення, яке охороняється за свідоцтвом України №175439 на знак для товарів та послуг, у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з виробником товарів, позначених знаками відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №962935 від 30.04.2008 р., №1059767 від 29.11.2010 р. та №1080465 від 19.05.2011 р.?

- Чи існує в процесі використання позначення як знака за свідоцтвом України №175439 можливість (небезпека) введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, позначений відповідним знаком?

Крім того, представники позивача надали клопотання, в якому просили витребувати у судового експерта Ткачук Тетяни Миколаївни письмовий мотивований висновок з поставлених питань.

Разом з тим, у судовому засіданні представники позивача надали клопотання про виклик експерта, в якому просили суд викликати у судове засідання експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ткачук Т.М. для обговорення та формулювання питань для судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Представники відповідачів заперечили проти задоволення клопотань представників позивача.

Розглянувши подані клопотання представника позивача, суд відзначає наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 30 ГПК України, у судовому процесі можуть брати участь посадові особи та інші працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, брати участь в огляді та дослідженні доказів.

Оскільки суд не вбачає необхідності виклику у судове засідання експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ткачук Т.М. для обговорення та формулювання питань для судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, тому відмовляє у задоволенні клопотання позивача.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Для встановлення фактичних даних щодо наявності чи відсутності підстав для визнання свідоцтва України № 175438 на знак для товарів і послуг «PALL MALL» (комбінований) та свідоцтва України № 175439 на знак для товарів і послуг «PALL MALL» (комбінований) недійсними повністю, необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання судового експерта про уточнення питань, що були поставлені на вирішення експерта в ухвалі суду від 12.03.2015 р. та призначає у справі № 910/11489/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

У зв'язку із призначенням судом судової експертизи, провадження у справі №910/11489/14 підлягає зупиненню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, ?

УХВАЛИВ:

1. Клопотання судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ткачук Т.М. - задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/11489/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

3. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи є знак «PALL MALL» (комбінований) за свідоцтвом України № 175438 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465, щодо товарів і послуг 34 класу МКТП?

- Чи є знак «PALL MALL» (комбінований) за свідоцтвом України № 175438 таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, а саме щодо Компанії «Philip Morris Brands S.a.r.l»?

- Чи є знак «PALL MALL» (комбінований) за свідоцтвом України № 175439 таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, а саме щодо Компанії «Philip Morris Brands S.a.r.l»?

- Чи є знак «PALL MALL» (комбінований) за свідоцтвом України № 175439 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 962935, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1059767, та/або зі знаком (зображувальний) за міжнародною реєстрацією № 1080465 щодо товарів і послуг 34 класу МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 962935, таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака?

- Чи є знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1059767 таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака?

- Чи є знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1080465 таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо товарів 34 класу МКТП на дату реєстрації знака?

4. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Компанію «Philip Morris Brands S.a.r.l».

5. Зобов'язати судового експерта направити на адресу Компанії «Philip Morris Brands S.a.r.l» (адреса для листування: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 20-А, офіс 43) оригінал рахунку на оплату експертизи.

6. Зобов'язати Компанію «Philip Morris Brands S.a.r.l». надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

7. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

8. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

9. Провадження у справі № 910/11489/14 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

10. Матеріали справи № 910/11489/14 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Суддя Бондарчук В.В.