УХВАЛА

27.04.2015Справа № 910/4731/15-г
За позовом Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»

до: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМГ інтернешнл холдинг компані»;

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсними договорів та зобов'язання вчинити дії.

Суддя Сташків Р.Б.

Представники сторін:

від позивача - Чорний В.С. (представник за довіреністю);

від відповідача-1 - Гольберг Д.В., Баданін В.В., Ващенко О.В., Манєвський В.В. (представники за довіреностями);

від відповідача-2 - Запорожець Л.Г. (представник за довіреністю).

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/4731/15-г за позовом Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» (далі - Позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМГ інтернешнл холдинг компані» (далі - Відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Відповідач-2) про:

- визнання недійсним Договору про передання виключних майнових прав на знаки від 25.07.2008 між Позивачем та Відповідачем-1, в частині передачі прав на знаки за свідоцтвами: №46385 від 21.01.2003, №46386 від 21.01.2003, №36592 від 15.04.2002, №36591 від 15.04.2002, №6562 від 29.03.1993, №6561 від 29.03.1993, №82725 від 02.06.2006 та №86304 від 02.06.2006;

- скасування реєстрації договору про передання виключних майнових прав на знаки від 25.07.2008 між Позивачем та Відповідачем-1, в частині передачі прав на знак за свідоцтвами №46385 від 21.01.2003, №46386 від 21.01.2003, №36592 від 15.04.2002, №36591 від 15.04.2002, №6562 від 29.03.1993, №6561 від 29.03.1993, №82725 від 02.06.2006 та №86304 від 02.06.2006, яка була здійснена 10.09.2008 у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за номером 7222;

- зобов'язання Відповідача-2 поновити записи у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг, щодо власника на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами №46385 від 21.01.2003, №46386 від 21.01.2003, №36592 від 15.04.2002, №36591 від 15.04.2002, №6562 від 29.03.1993, №6561 від 29.03.1993, №82725 від 02.06.2006 та №86304 від 02.06.2006, за Позивачем;

- визнання недійсним Договору №1 від 03.09.2008 між Позивачем та Відповідачем-1 про передавання права на отримання охоронного документу за заявкою;

- визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг №98009 від 28.08.2007;

- визнання недійсним Договору №2 від 03.09.2008 між Позивачем та Відповідачем-1 про передавання права на отримання охоронного документу за заявкою;

- визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг №98010 від 18.09.2007.

У судових засіданнях 22.04.2015 та 27.04.2015 розглядалося клопотання Позивача про призначення експертизи по справі. Відповідачі проти призначення експертизи заперечували.

Так, підставами позову є те, що на переконання Позивача при підписані договору про передання виключних майнових прав на знаки від 25.08.2008 та договорів №1 та №2 від 03.09.2008 про передавання права на отримання охоронного документу за заявкою між Позивачем та Відповідачем-1 та при наступній перереєстрації свідоцтв на знаки на нового власника було допущені грубі порушення норм діючого законодавства.

Зокрема, відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг. За приписами ст. 16 вказаного Закону, передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідачі проти позову заперечують, вказуючи на чинність оскаржуваних договорів та їх реєстрацію Державною службою інтелектуальної власності України, а отже на відповідність договорів вимогам закону, та вищеописані твердження Позивача, що покладені в основу позовних вимог, Відповідачі не визнають.

Разом з цим, суд не володіє спеціальними знаннями для встановлення, чи є знаки для товарів і послуг, права на які були передані відповідно до оскаржуваних договорів, тотожними, або схожими з комерційним (фірмовим) найменуванням Позивача настільки, що їх можна було б сплутати, та чи є вони такими, що можуть ввести в оману споживачів щодо послуг які надаються Позивачем.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

У п. 65 постанови Пленуму Вищого господарського суду № 12 від 17.10.2012 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» викладено правову позицію, згідно з якою у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Відтак, дослідивши надані сторонами письмові докази суд дійшов висновку, що, оскільки обґрунтована Позивачем схожість не має очевидного характеру, то суд погоджується з клопотанням Позивача та для роз'яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору та потребують спеціальних знать, призначає судову експертизу.

Представник Позивача підтримав перелік наведених ним питань експерту. Відповідачі наданими їм правами не скористалися та не надали суду своїх питань. Остаточне коло питань експерту визначається судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Судом обрано таку особу згідно з відомостями з Реєстру атестованих судових експертів, Петренко Сергія Анатолійовича (свід. № 1231), який атестований за спеціальністю 13.6. «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Оплата експертизи покладається на Позивача, оскільки він порушив перед судом відповідне питання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Петренко Сергію Анатолійовичу, та поставити питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 46385, тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням Відкрите акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» настільки, що їх можна сплутати?;

2) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 46385 таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг які надаються Відкритим акціонерним товариством «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»?;

3) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №46386, тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням Відкрите акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» настільки, що їх можна сплутати?;

4) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №46386 таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг які надаються Відкритим акціонерним товариством «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»?;

5) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №36592, тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням Відкрите акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» настільки, що їх можна сплутати?;

6) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №36592 таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг які надаються Відкритим акціонерним товариством «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»?;

7) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №36591, тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням Відкрите акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» настільки, що їх можна сплутати?;

8) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №36591 таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг які надаються Відкритим акціонерним товариством «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»?;

9) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №6562, тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням Відкрите акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» настільки, що їх можна сплутати?;

10) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №6562 таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг які надаються Відкритим акціонерним товариством «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»?;

11) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №6561, тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням Відкрите акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» настільки, що їх можна сплутати?;

12) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №6561 таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг які надаються Відкритим акціонерним товариством «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»?

Попередити судового експерта Петренко Сергія Анатолійовича про відповідальність, передбачену ст. ст. 384 та 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову без поважних причин від виконання покладеного на нього обов'язку.

Витрати по проведенню експертизи покласти на Відкрите акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» та зобов'язати його оплатити відповідний рахунок по вартості експертних досліджень протягом 15 днів з моменту отримання рахунку.

Ухвалу суду разом зі справою передати судовому експерту Петренко Сергію Анатолійовичу.

Суддя Р.Б. Сташків