КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2015 р. Справа№ 910/3376/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Шипка В.В.

за участі представників:

ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод" - Сопільняк В.Ю., довір. №16/14 від 10.01.2014р.;

Державної служби інтелектуальної власності України - Саламов О.В., довір. №1-8/8564 від 21.11.2014р.;

ПАТ "Миргородський завод продтоварів "Калинка" - Лучка І.Ю., довір. №23-02/15 від 23.02.2015р.

розглядаючи у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства "Миргородський завод продтоварів "Калинка"

на рішення господарського суду міста Києва від 18.12.2014р.

у справі №910/3376/14 (суддя Бондарчук В.В.)

за позовом публічного акціонерного товариства "Миргородський завод

мінеральних вод"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Приватного акціонерного товариства "Миргородський завод

продтоварів "Калинка"

про визнання свідоцтва України № 32001 на знак для товарів і послуг

недійсним повністю

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.12.2014р. у справі №910/3376/14 позов публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) "Миргородський завод мінеральних вод" задоволено. Визнано свідоцтво України №32001 "МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA" на знак для товарів і послуг недійсним повністю. Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України №32001 "МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA" на знак для товарів і послуг, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність". Стягнуто з ПАТ "Миргородський завод продтоварів "Калинка" з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод" 2436 грн. - судового збору та 9568 грн. - витрат на оплату судової експертизи.

Не погодившись, приватне акціонерне товариство "Миргородський завод продтоварів "Калинка" звернулась до Київського апеляційного господарського суду, подавши апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 18.12.2014р. у справі №910/3376/14 та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Скарга мотивована порушенням місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, недоведеністю обставин, що мають значення для справи, неповним зясуванням судом першої інстанції обставин справи внаслідок неврахування наявності у скаржника права на використання назви місця походження товару "МИРГОРОДСЬКА".

Представник позивача надав відзив на апеляційну скаргу, в якому заперечував проти доводів апеляційної скарги та просив її не задовольняти, а рішення суду залишити без змін.

10.03.2015р. представником приватного акціонерного товариства "Миргородський завод продтоварів "Калинка" було подано клопотання про призначення повторної експертизи у справі з мотивів, наведених в поданому письмовому клопотанні. Представник публічного акціонерного товариства "Миргородський завод мінеральних вод" заперечував необхідність її проведення, предстваник Державної служби інтелектуальної власності України обґрунтованих заперечень проти задоволення заявленого клопотання не надав, у його вирішенні поклався на розсуд суду.

Судова колегія, розглянувши вказане клопотання, прийшла до висновку про відмову у його задоволенні оскільки, відповідне клопотання Скаржника було розглянуте Господарським судом м. Києва у встановленому законом порядку, про що вказано у оскаржуваному рішенні. Як вбачається з матеріалів справи, для вирішення даної справи необхідне було застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, без яких суд не міг встановити відповідних обставин та вирішити спір, а тому відповідно до вимог ч. 1 ст. 41 ГПК України судом за клопотанням Позивача було правомірно призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. За результатами зазначеної експертизи було складено Висновок. Висновок містить докладний опис проведених експертом досліджень, а зроблені в результаті зазначених досліджень висновки належним чином обґрунтовані. Таким чином, Висновок судового експерта, є належним та допустимим доказом у справі, у зв'язку з чим був правомірно оцінений судом при прийнятті оскаржуваного рішення та повторне проведення експертизи є недоцільним.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті оскарженого рішення норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Як видно з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство «Миргородський завод мінеральних вод» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) Державної служби інтелектуальної власності України 2) Приватного акціонерного товариства «Миргородський завод продтоварів «Калинка» про: 1) визнання свідоцтва України №32001 на знак для товарів і послуг «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» недійсним повністю; 2) зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 32001 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» і рішенням господарського суду міста Києва від 18.12.2014р. позов публічного акціонерного товариства "Миргородський завод мінеральних вод" було задоволено повністю.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначав, що свідоцтво України №32001 на знак для товарів та послуг «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» для товарів і послуг 05, 32 класів МКТП має бути визнане недійсним повністю через невідповідність знака для товарів і послуг, умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Судом першої інстанції було встановлено, що 16.06.2003 р. Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано свідоцтво України № 32001 на знак для товарів і послуг «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» щодо товарів 05 класу: мінеральні води лікарські та 32 класу: Мінеральні води (напої) за МКТП на підставі заявки №99010246 від 29.01.1999 р., про реєстрацію якого, 16.06.2003 р. відповідачем-1 було здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» №6.

Згідно ч. ч. 2 та 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Так, відповідно до п. 57 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим.

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 16.07.2004 р. словесне позначення «МИРГОРОДСЬКА» визнано добре відомим знаком в Україні відносно Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» щодо товарів 05 класу МКТП «води мінеральні на медичні потреби» та товарів 32 класу МКТП «мінеральні води (напої); води столові» станом на 01.03.1998 р.

В березні 2005 року Закрите акціонерне товариство «Миргородський завод продтоварів «Калинка» звернулося з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання недійсним рішення від 16.07.2004 р. про визнання позначення «Миргородська» добре відомим знаком в Україні відносно Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» щодо товарів 05 класу МКТП «води мінеральні на медичні потреби» та товарів 32 класу МКТП «мінеральні води (напої): води столові» станом на 01.03.1998 р., мотивуючи тим, що воно порушує його права, і прийняте з порушенням передбаченого законодавством порядку, не відповідає приписам законодавства і є необґрунтованим.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.04.2007 р. позов задоволено. Суд визнав протиправним та скасував рішення колегії Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 16.07.2004 р. про визнання позначення «Миргородська» добре відомим знаком в Україні відносно ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод» щодо товарів 05 класу МКТП «води мінеральні на медичні потреби» та товарів 32 класу МКТП «мінеральні води (напої): води столові» станом на 01.03.1998 р. Своє рішення суд мотивував тим, що позначення «Миргородська» не може виконувати функції торговельної марки для товарів 05 класу МКТП «води мінеральні на медичні потреби» та товарів 32 класу МКТП «мінеральні води (напої): води столові» відносно будь-якого суб'єкта господарювання, оскільки не має розрізняльної здатності для зазначених товарів. Зазначене позначення, на думку суду, є широко відомою назвою мінеральної води, що походить з Миргородського родовища мінеральних вод.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 16.05.2008 р. у справі № 22а-1437/08 апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» задоволено. Рішення Господарського суду міста Києва від 25.04.2007 р. скасовано та ухвалено нове про відмову Закритому акціонерному товаристві «Миргородський завод продтоварів «Калинка» у задоволенні позову.

Відповідно до абзацу 4 п. 63 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Згідно ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Частиною 3 ст. 494 Цивільного кодексу України зазначено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У відповідності до п. 3 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2014 р. було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/3376/14 і висновком № 57 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 13.11.2014 р. судового експерта Жили Б.В. встановлено:

1) Відносно всіх, наведених у свідоцтві України № 32001 товарів 05 та 32 класів МКТП, знак за вказаним свідоцтвом є схожим з добре відомим в Україні знаком «МИРГОРОДСЬКА» настільки, що їх можна сплутати.

2) Знак за свідоцтвом України № 32001 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи виробника вказаних у свідоцтві товарів 05 та 32 класів МКТП.

У відповідності до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, висновок суду першої інстанції про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» за свідоцтвом України №32001 щодо товарів 05 класу (мінеральні води лікарські) та 32 класу (Мінеральні води (напої)) за МКТП, а також порушення відповідачами п. 3 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є вірним.

Доводи Скаржника про неповне з'ясування судом обставин справи внаслідок неврахування судом наявності у Скаржника права на використання назви місця походження товару «МИРГОРОДСЬКА» спростовуються положеннями чинного законодавства України, а саме.

Згідно ст. 501 ЦК України право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товару» зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- просте зазначення походження товару (будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення);

- кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- назва місця походження товару (далі - НМП) товару - назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором);

- географічне зазначення походження товару (далі - ГЗП) товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Як вбачається з матеріалів справи, за Позивачем в Україні зареєстровано назву місця походження товару «МИРГОРОДСЬКА». Скаржник зареєстрував право на використання вказаного місця походження товару.

Торговельною ж маркою за приписами ст. 490 ЦК України може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Таким чином, посилання Скаржника на наявність у нього зареєстрованого права на використання назви місця походження товару як на підставу несхожості спірної торговельної марки з добре відомою торговельною маркою Позивача є безпідставним та таким, що суперечить чинному законодавству України.

Виходячи з приписів закону щодо обсягу правової охорони, Скаржник лише має право зазначати, що його товар походить з Миргородського родовище мінеральних вод.

За таких обставин, місцевий господарський суд обґрунтовано задовольнив позов в повному обсязі.

Доводи апеляційної скарги правильності висновків господарського суду першої інстанції не спростовують.

З огляду на викладене, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду доходить висновку про те, що оскаржене рішення суду від 18.12.2014 постановлено при повному з'ясуванні обставин справи, порушення норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування рішення по справі відсутні, а мотиви з яких подано апеляційну скаргу, не можуть бути підставою для його зміни чи скасування.

Керуючись статтями 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства "Миргородський завод продтоварів "Калинка" залишити без задоволення, рішення господарського суду міста Києва від 18.12.2014р. у справі №910/3376/14 залишити без змін.

Справу № 910/3376/14 повернути до господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

В.В. Шипко