КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2015 р. Справа№ 910/26127/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Шипка В.В.

Остапенка О.М.

за участі представників:

ПАТ "АВК" - Гавшин В.В., довір. №66 від 06.11.2014р.;

ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" -Шевченко Л.М., довір. №77-АБ5447007 від 28.10.2014р.;

Державної служби інтелектуальної власності України - Потоцький М.Ю., довір. №1-8/8565 від 21.11.2014р.;

ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" - Волченко О.В., довір. №1064 від 04.02.2014р.;

Асоціації "Укркондпром" - Пономарьов М.М., довір. б/н від 26.03.2015р., Балденюка О.В. - президент асоціації, довір. б/н від 21.04.2015р.

розглянувши апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства "АВК"

на рішення господарського суду м. Києва від 09.02.2015р.

у справі №910/26127/14 (суддя Марченко О.В.)

за позовом відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская

фабрика "Красный Октябрь" (открытое акционерное общество

"Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"), м. Москва,

Російська Федерація

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

приватного акціонерного товариства "АВК", м. Донецьк,

публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К",

м. Донецьк,

публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К",

м. Мукачево Закарпатської області,

публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К",

м. Луганськ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні

ПрАТ "АВК" - асоціація "Укркондпром", м. Київ

про дострокове припинення дії свідоцтва України №17998 на знак для

товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 09.02.2015р. у справі №910/26127/14 задоволено позовні вимоги відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ) "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (открытое акционерное общество (далі - ОАО) "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"); достроково припинено повністю на території України дію свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", зареєстрованого для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на ім'я ЗАТ "АВК", АТ "Кондитерська фабрика "А.В.К.", ВАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К.", ЗАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К."; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення свідоцтва України № 17998 на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнено з ПАТ "АВК" на користь ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 304,5 грн. витрат зі сплати судового збору; стягнено з ПАТ "Кондитерська фабрика "АВК" на користь ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") 304,5 грн. витрат зі сплати судового збору; стягнено з ПАТ "АВК" на користь ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") 304,5 грн. витрат зі сплати судового збору; стягнено з ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" на користь ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") 304,5 грн. витрат зі сплати судового збору; стягнено з ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" на користь ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") 304,5 грн. витрат зі сплати судового збору; стягнено з ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" на користь ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") 304,5 грн. витрат зі сплати судового збору, інше

Не погодившись, ПАТ "АВК" звернулось до Київського апеляційного господарського суду, подавши апеляційну скаргу, в якій просило скасувати рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015р. у справі №910/26127/14 та прийняти нове, яким ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") у задоволенні позовних вимог відмовити повністю. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.03.2015р. апеляційну скаргу ПАТ "АВК" на рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015р. у справі №910/26127/14 було прийнято до провадження, розгляд скарги призначено на 31.03.2015р. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.03.2015р. розгляд апеляційної скарги відкладався на 21.04.2015р.

Наводячи підстави, з яких порушено питання про перегляд оскарженого рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015р. у справі №910/26127/14, апелянтом вказано на порушенням місцевим господарським судом норм матеріального і процесуального права, неповне з'ясування обставин справи, яке виявилось у неврахуванні доказів початку використання знаку для товарів і послуг до звернення позивача із позовом, що мало місце при реалізації управлінських рішень, прийнятих з цією метою, розроблення та затвердження дизайну етикетки відповідних солодощів з використанням знаку для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", неврахуванні доказів використання знаку для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" під контролем власника свідоцтва ЗАТ «Одесакондитер», яке пропонує до продажу солодощі «Красная Шапочка» і починаючи з 1986 року їх виробляє за рецептурами, затвердженими Державним агропромисловим комітетом СРСР, Укркондитерпромом, наведено інші доводи і міркування в підтвердження викладених обставин.

30.03.2015р. через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від Асоціації "Укркондпром" надійшли письмові пояснення щодо апеляційної скарги, в яких викладено доводи на користь обґрунтованості поданої скарги, наголошено на наявності об'єктивних підстав вимушеного зупинення господарської діяльності відповідачів, пов'язаних з негативними соціально-економічними явищами, діяльності на території виробництва організацій «ДНР», ЛНР» і т.п., унеможливлення роботи банківської системи та призупинення здійснення фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються, що відповідно унеможливлює здійснення господарської діяльності. Зазначено про те, що ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» було розпочато виробництво з використанням знаку для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", що в тому числі підтверджується наявними в матеріалах справи актом (протоколом) дегустаційної комісії від 26.12.2014р. №25, складеному ПАТ "АВК", начальниками управління громадського здоров'я МОЗ України, відділу розвитку харчової та переробної промисловості управління розвитку харчової і переробної промисловості, ринків агротехнічних послуг та розвитку сільської місцевості департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, наведено інші доводи і міркування в підтвердження викладених обставин.

31.03.2015р. через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красний октябрь" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому викладено доводи щодо необґрунтованості скарги, зазначено про те, що судом першої інстанції вірно встановлено, що визначальним для вирішення питання належного використання знаку для товарів і послуг є факт наявності відповідного товару та/або послуги, що продукція 30 класу МКТП - цукерки під торговельною маркою "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" не виробляються, не пропонуються до продажу та не реалізуються на території України відповідачами 2-5, що сторонами не подано суду доказів на підтвердження відносин ПАТ «АВК» із ЗАТ «Одесакондитер» з приводу використання спірного позначення останнім під контролем власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, наведено інші доводи і міркування в підтвердження викладених обставин.

08.04.2015р. через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К.", ПАТ «АВК» надходили додаткові письмові пояснення до апеляційної скарги, в яких доводи апеляційної скарги доповнені посиланням на те, що на подану позивачем заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг «Красная шапочка» (комбіноване)», на момент прийняття оскарженого рішення суду першої інстанції, позивач не отримав формальної відмови у реєстрації, відповідно і не надав доказів порушення законних прав, інтересів, доказів того, що наявність у відповідача зареєстрованого позначення "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" створює перешкоди у реєстрації позначення позивача і дострокове припинення дії свідоцтва усуває ці перешкоди. Наголошено на тому, що позивачем не доведено реального наміру використовувати в подальшому зареєстрований знак на території України, не надано доказів вчинення підготовчих дій по введенню продукції у цивільний обіг, наявності виробничих потужностей на території України тощо, наведено інші доводи і міркування в підтвердження викладених обставин.

10.04.2015р. через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красний октябрь" надійшли додаткові письмові заперечення на апеляційну скаргу, в яких доводи відзиву доповнені посиланням на те, що компанія «АВК» продовжує виробництво продукції, у т.ч. ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." (м. Донецьк) продовжує виробництво і здійснює реалізацію продукції у м. Києві, на території РФ, що доводи скаржника стосовно неможливості використання спірного позначення внаслідок негативних соціально-економічних явищ спростовуються наявними матеріалами справи, що не заслуговують на увагу твердження відповідачів про те, що спірне позначення не використовувалось щоб не вводити в оману споживачів до розроблення дизайну нової етикетки, у зв'язку з тим, що ЗАТ «Одесакондитер» пропонує такі ж солодощі до продажу, що відповідачі як в апеляційній скарзі, так і своїх поясненнях в суді не обґрунтовують свою позицію належними та допустимими доказами, які підлягають дослідженню судом, і на підставі яких суд приймає законне і обґрунтоване рішення, наведено інші доводи і міркування в підтвердження викладених обставин.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, відзиву, письмових пояснень, реплік представників учасників провадження у справі по суті скарги в судових засіданнях, перевіривши матеріали справи та дослідивши наявні докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015р. у справі №910/26127/14 підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог, зважаючи на наступні обставини.

Як вбачається з матеріалів справи, ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далі - позивач) є володільцем міжнародної реєстрації від 10.04.1995р. №634407 на знак для товарів і послуг "Красная шапочка" (комбіноване), зареєстрований для товарів 30 класу МКТП "солодощі (sweets)", 22.08.2014р. товариство подало до державного підприємства "Український інститут промислової власності" заявку №m2014 11945 на реєстрацію позначення "Красная шапочка" (комбіноване) як знака для товарів і послуг товарів 30 класу МКТП, станом на час вирішення спору в суді першої інстанції вказана заявка розглядалася Установою. Раніше, відповідно ст. 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди у поширенні дії реєстрації на територію України, 25.10.2005р. державним підприємством "Український інститут промислової власності" позивачу було відмовлено в реєстрації знака з підстав протиставлення більш ранньої схожої реєстрації на ім'я ЗАТ "АВК", АТ "Кондитерська фабрика "А.В.К", ВАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" та ЗАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К".

ЗАТ "АВК", АТ "А.В.К", ВАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" та ЗАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" є власниками знака для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" за свідоцтвом України №17998, зареєстрованим для товарів 30 класу МКТП (заявка від 04.09.1996р. №96092066; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.02.2001р., офіційний бюлетень "Промислова власність" №1). Відповідно виписки від 08.12.2014р. №1405 з Державного реєстру свідоцтв України дія знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №17998, що належить ЗАТ "АВК", АТ "Кондитерська фабрика А.В.К.", ВАТ "Кондитерська фабрика А.В.К.", ЗАТ "Кондитерська фабрика А.В.К." була продовжена до 04.09.2016р. Назви (організаційно-правова форма) ЗАТ "АВК", АТ "Кондитерська фабрика "А.В.К", ВАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" та ЗАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" були змінені відповідно на ПрАТ "АВК", ПАТ "А.В.К", ПАТ "А.В.К" та ПАТ "А.В.К".

Згідно мотивувальної частини оскарженого рішення, судом першої інстанції враховано наявні в матеріалах справи докази на користь невикористанням співвідповідачами позначення за свідоцтвом України №17998 знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" для товарів 30 класу МКТП протягом більше трьох років до дня подання позовної заяви - 24.11.2014р, а саме: листи-повідомлення ДП "Укрпатент" від 11.12.2014р. №2243/24, в якому зазначено, що станом на 11.12.2014р. до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №17998, ДП "УкрНДНЦ" від 04.12.2014р. №5-10/05-09-7301, в якому зазначено, що в період з 2001 року по даний час сертифікати відповідності на продукцію цукерки "Красная шапочка" відповідачам 2,3,4,5 не видавалися; дані витягу з реєстру санітарно-епідеміологічних висновків, в якому зазначено, що відповідні санітарно-епідеміологічні висновки відповідачам 2,3,4,5 також не видавалися; довідка ТОВ "Комунікаційний альянс" від 20.11.2014р. №141120-1, згідно якої реклама в засобах масової інформації продукції товарів 30 класу МКТП - цукерки під спірним позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" на телебаченні, радіо, в друкованих ЗМІ та на зовнішніх рекламних носіях в період з 01.01.2010р. по 31.10.2014р. не проводилася, а також інформація, розміщена на офіційному сайті відповідачів 2,3,4,5 (http://www.avk.ua), в т.ч. у каталозі продукції торгової марки "АВК", в яких відсутня відповідна інформація про виробництво та пропонування до продажу продукції, маркованої спірним позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты".

Місцевим господарським судом відхилено докази співвідповідачів у справі на користь використання спірного позначення, зокрема, доводи про те, що відповідачами планується виробництво цукерок "Красная шапочка", судом встановлено, що єдиним таким доказом є протокол зборів ПАТ "А.В.К" від 03.11.2014р., яким постановлено відновити роботи та розпочати виробництво цукерок "Красная шапочка", тоді як відповідачами не подано доказів вчинення будь-яких реальних дій як на виконання названого протоколу загальних зборів, так і інших, які могли б свідчити про використання спірного позначення. Судом відхилено як доказ використання позначення "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" наявний в матеріалах справи акт (протокол) від 26.12.2014р. №25, підписаний головою спеціалізованої дегустаційної комісії В.В.Новіковим, яким рекомендовано цукерки "Красная шапочка" до виробництва, оскільки той складений після звернення ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" до суду з позовом. Відхилено доводи відповідачів і третьої особи про те, що ЗАТ "Одесакондитер" пропонує до продажу солодощі "Красная Шапочка" і ПрАТ "АВК" не використовувало знак, щоб не вводити в оману споживачів до розроблення дизайну нової етикетки, оскільки сторонами не подано суду жодного доказу на підтвердження спілкування ПрАТ "АВК" із ЗАТ "Одесакондитер" з приводу використання спірного позначення.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що продукція 30 класу МКТП - цукерки під торговельною маркою "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" не виробляється, не пропонується до продажу і не реалізується на території України відповідачами 2,3,4,5, висновку про безпідставність доводів на користь того, що співвідповідачами планується виробництво цукерок під знаком "Красная шапочка". З тим, колегія суддів суду апеляційної інстанції вважає наведені вище висновки передчасними та не обгрунтованими повною мірою з огляду на обставини, про які зазначено нижче.

Відповідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" (далі - Закон) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Статтею 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Частиною С. - (1) Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р. визначено, що якщо в країні використання зареєстрованого знака є обов'язковим, реєстрація може бути скасована лише по закінченні справедливого строку і тільки тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності. Згідно абз. 2 п. 3 ст. 5 Закону дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у ст. 18 цього Закону.

За змістом ч. 4 ст. 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно п. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У п. 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у ч. 4 ст. 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

З системного аналізу наведених вище норм вбачається, що перелік обставин, які перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, не є вичерпними. головною ознакою таких обставин є їх здатність виступати об'єктивною перешкодою власнику свідоцтва використовувати відповідний знак, незалежно від його власних намірів. У свою чергу, під поняттям «введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги» може визнаватися, зокрема, використання схожих знаків для товарів та (або) послуг різними суб'єктами господарювання, що відповідно може ввести в оману споживачів тієї або іншої продукції щодо особи виробника.

Пунктом 70 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» наголошувалось на тому, що у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

Колегія суддів суду апеляційної інстанції приймає до уваги, що на території України іншим виробником цукерок з позначенням «Красная шапочка» є ЗАТ «Одесакондитер». яке відповідно наявної в матеріалах справи Довідки №18 від 23.01.2015р. засвідчило, що воно починаючи з 1986 року та по теперішній час виробляє вказані цукерки за рецептурами, затвердженими спочатку Державним агропромисловим комітетом СРСР, а згодом Укркондитерпромом. Пропонування до продажу цукерок «Красная шапочка» ЗАТ «Одесакондитер» підтверджується в тому числі змістом офіційної веб-сторінки за посиланням -http://odessalux.com/ru/item/140. Право ЗАТ «Одесакондитер» використовувати спірну торговельну марку опосередковано приписами ст. 500 Цивільного кодексу України, яка визначає, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Серед умов, наявність яких є достатньою підставою для виникнення зазначеного вище права потрібно виділити наступні: дві або більше тотожних чи схожих до ступеня змішування торговельні марки, одна з яких використовується без закріплення прав на неї або щодо якого зроблені значні і серйозні приготування до застосування, в той час як на іншу видане свідоцтво відповідно до законодавства України; об'єкт, щодо якого подана заявка отримай охоронного документа однією особою, був практично використаний іншою особою остання здійснила значну і серйозну підготовку до такого застосування; передбачені законодавством дії (використання чи підготовка до нього) повинні мати місце до дати подачі до Державного департаменту інтелектуальної власності заявки або, якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету; таке використання повинне здійснюватися саме в інтересах діяльності особи, яка претендує на виникнення права; добросовісність застосування аналогічної марки чи приготування до нього; факт використання чи приготування до використання повинне мати місце на території України.

Правом попереднього користувача наділяється безпосередньо особа, яка здійснила використання чи підготовку. Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отриманні дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва й унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача. При цьому різновиди фактичної реалізації суб'єктами господарювання прав попереднього користувача співпадають з визначенням форм використання торговельної марки, наведеним у ч. 2 ст. 157 ГК України та ч. 4 ст. 16 Закону.

З урахуванням викладено вище колегія суддів погоджується з обґрунтованістю висновку, що з огляду на наявність станом на 2001 рік, коли було видано спірне Свідоцтво, на ринку кондитерської продукції суб'єкта господарювання, який вже більш 15 років виробляв цукерки «Красная шапочка» з використанням відповідного позначення на їх етикетці, - цілком обґрунтованим було рішення відповідачів не виготовляти таку продукцію на час, поки не буде розроблено іншого оформлення етикетки або інших індивідуалізуючих ознак цукерок, що давало б змогу споживачу розрізняти їх виробників. Як вказував апелянт, використання відповідного позначення, на рівні з іншими питаннями господарської діяльсноті, було предметом обговорення та розглядалось на засіданнях Асоціації «Укркондпром», членами якої є ПрАт «АВК» та ЗАТ «Одесакондитер», отже сумнівними вбачаються доводи суду першої інстанції щодо відсутності факту "спілкування" ПрАт «АВК», ЗАТ «Одесакондитер» з приводу використання спірного позначення.

Колегія враховує, що спірна торгова марка була введена у цивільний оборот в часи, коли власником усього майнового комплексу державних підприємств, що включав й об'єкти інтелектуальної власності, була держава, коли всі підприємства-виробники знаходились у безпосередньому адміністративному та економічному підпорядкуванні Мінхарчпрому СРСР, а підприємства розпоряджалися сировиною, паливом, матеріалами, грошовими коштами, а також виготовленою продукцією згідно з цільовим призначенням цих засобів та відповідно до затверджених планів. Відповідна технічна документація та етикетки для продукції, в тому числі цукерок «Красная шапочка», розроблялися централізовано та використовувались при випуску продукції державними підприємствами в обсягах та асортименті, що були встановлені державними планами. З наведеного вище слідує, що у разі використання відповідачами 2-5 невидозміненої етикетки цукерок «Красная шапочка», цілком очевидно, що споживач міг би сплутати таку продукції з продукцією ЗАТ «Одесакондитер». Вказані обставини щодо тривалого не використання відповідачами 2-5 спірного знаку для товарів і послуг узгоджуються з приписами ч. 4 ст. 18 Закону як такі, що вказують на існування поважних причин невикористання спірної торговельної марки протягом тривалого часу. У свою чергу, мотиви, з яких суд першої інстанції відхилив зазначені доводи відповідачів 2 - 5 та третьої особи, - вбачаються суду апеляційної інстанції безпідставними.

Іншою поважною причиною, як вказував скаржник та вбачається з матеріалів справи, є вимушене призупинення роботи окремих підприємств відповідачів через негативні соціально-економічні явища та події 2014 року на сході України, пов'язані з захопленням незаконними збройними формуваннями населених пунктів, в яких вони були розташовані, і створенні, як наслідок, перешкод у роботі підприємств через проведення бойових дій. Обставини захоплення міст Донецьк та Луганськ незаконними збройними формуваннями, проведення антитерористичної операції, бойові дії в містах, пограбування та пошкодження комунікацій, залишення вказаних населених пунктів значною частиною їх мешканців, діяльність «ДНР» та «ЛНР» і т.п. є загальновідомими та не потребують доказування у відповідності до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України.

Як наголошував скаржник, зазначені вище обставини призвели не лише до призупинення роботи частини виробничих потужностей відповідачів 2-5, але й в першу чергу до неможливості активного впровадження у виробництво нової продукції. Слід звернути увагу на те, що захоплення незаконними збройними формуваннями міст та проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей призвело не лише до руйнування інфраструктури населених пунктів, сполучення між ними, виробничих потужностей підприємств та небезпеки для працівників та перевізників, але й ускладнення в цілому процесу здійснення господарської діяльності через припинення обслуговування юридичних осіб, що розташовані на вказаній території банківськими установами в звичайному режимі.

Зокрема, 23.07.2014р. постановою правління Національного банку України №436 визнано, що на території Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим склалася ситуація, яка унеможливлює роботу банківської системи у звичайному порядку, з метою забезпечення фінансування потреб держави та життєдіяльності населення, на виконання вимог Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затвердженої постановою правління Національного банку України від 22.07.2014р. №435 запроваджено, починаючи з 24.07.2014р., надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим.

Надзвичайний режим роботи, у розумінні Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затвердженої постановою Правління НБУ №435 від 22.07.2014p., передбачає порядок проведення банківських операцій, опис змін у технологіях їх проведення, окремі питання організації діяльності банків України у разі виникнення нештатного режиму, що унеможливлює роботу банківської системи у звичайному порядку. Відповідно п. 6 цієї Інструкції, керівники банків у разі запровадження надзвичайного режиму роботи мають насамперед уживати заходів, спрямованих на забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. Керівник банку залежно від ситуації, що склалася, приймає рішення щодо: проведення евакуації працівників, матеріальних та культурних цінностей відповідно до розроблених планів евакуації.

06.08.2014р. правлінням Національного банку України прийнято постанову №466 «Про призупинення здійснення фінансових операцій», відповідно якої, «ураховуючи те, що на території Донецької та Луганської областей відповідно до постанови правління Національного банку України від 23.07.2014р. №436 починаючи з 24.07.2014р. запроваджено надзвичайний режим роботи банківської системи, з метою запобігання загрози життю і здоров'ю працівників та клієнтів банків, забезпечення стабільності банківської системи, керуючись ст. 3, 27, 99 Конституції України, ст. 7, 15 Закону України «Про Національний банк України», ст. 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про боротьбу з тероризмом», розділом І Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 22.07.2014р. № 435, Указом Президента України від 14.04.2014р. №405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України», від 13.04.2014р. «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» постановлено банкам України призупинити здійснення усіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою».

Відповідно ч. 1 ст. 15 Закону України «Про Національний банк України», правління Національного банку приймає рішення щодо, зокрема, банківського регулювання та нагляду, функціонування платіжних систем та організації розрахунків. Згідно ст. 56 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб. Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. За змістом ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», державне адміністративне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у формі, зокрема, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків.

На думку колегії суддів, викладені вище обставини (захоплення міст Луганськ та Донецьк незаконними збройними формуваннями, бойові дії на сході України, прийняття відповідних рішень Національним банком України тощо) з незалежних та об'єктивних підстав ускладнюють здійснення господарської діяльності, у т.ч. відповідачами 2, 3, 5, виробничі потужності яких знаходяться у межах відповідних території. Як на тому було неодноразово наголошено представником відповідача-2, протягом періоду з моменту, коли міста не перебувають під контролем влади України та знаходяться під впливом незаконних збройних формувань, були спроби відновити виробництво, в т.ч. й запустити процес виготовлення цукерок під спірним знаком для товарів і послуг, однак, такі спроби не дали успішного результату внаслідок ускладнення ситуації в зоні АТО та труднощів в організації процесу виробництва за вказаних обставин.

Посилання суду першої інстанції на те, що володільцями свідоцтва України №17998 є чотири відповідачі, лише два з яких знаходяться на території зазначених областей, що не перешкоджало іншим двом юридичним особам використовувати торговельну марку «КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты» колегії вбачаються безпідставним, оскільки зазначаючи про поширення негативних соціально-економічних наслідків лише на окремих відповідачів, суд задовольнив позов до всіх власників спірного Свідоцтва, проте як наявність у одного з них поважних причин для невикористання відповідного знаку для товарів і послуг є у розумінні ч. 4 ст. 18 Закону підставою для відмови у позові в частині вимоги до такого власника, оскільки законодавство не визначає, що колективний знак вважається використаним лише у разі його використання всіма співвласниками. Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 16 Закону взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними, у разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд; тобто, права одного співвласника свідоцтва на знак для товарів і послуг не ставляться в залежність від дій іншого співвласника свідоцтва щодо використання або невикористання відповідного знаку для товарів і послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, на час звернення позивача до суду (24.11.2014р.) відповідачем-3 було розпочато процедуру з запуску виробництва цукерок «Красная шапочка», зокрема, ще 03.11.2014р. проведено нараду, на якій вирішено відновити роботи по вказаним цукеркам, а саме: доопрацювати дизайн етикетки та рецептуру продукції, а також до початку березня 2015 року почати виробництво цукерок «Красная шапочка». 03.11.2014р. генеральним директором ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» було затверджено макет етикетки цукерок «Красная шапочка», після чого розроблено й їх рецептуру. 26.12.2014р. проведено дегустацію пробної партії продукції цукерок «Красная шапочка», про що складено Акт (Протокол) №25 спеціалізованої дегустаційної комісії, за наслідками якої було ухвалено рекомендувати на затвердження рецептуру.

За змістом наведеної вище норми ч. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається у т.ч. застосування його в діловій документації. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого. Враховуючи, що позивач звернувся до суду з даним позовом 24.11.2014р., то від дати використання знаку відповідачем-3 у діловій документації, а саме початку листопада 2014 року (03.11.2014р.) три роки, встановлені ч. 4 ст. 18 Закону не сплили, а тому заявлені позовні вимоги вбачаються безпідставними. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використанні знака розпочалося або відновилося до подання позову. У свою чергу, висновки суду першої інстанції про те, що відповідачами не подане доказів вчинення будь-яких реальних дій як на виконання названого протоколу загальних зборів, так і інших, які могли б свідчити про використання спірного позначення суду апеляційної інстанції вбачається таким, що ґрунтуються на неповному з'ясуванні обставин справи.

Пунктом 4.4. ДСТУ 3946-2000 «Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення» розроблення і поставлення продукції на виробництво передбачає такі основні етапи: розроблення технічного завдання (ТЗ); створення зразків нової продукції і формування вимог до якості продукції; розроблення рецептури, технологічної інструкції або технологічного регламенту, нормативної документації; виготовлення і випробування зразків продукції; приймання результатів розроблення дегустаційними комісіями; затвердження та реєстрація нормативної і технологічної документації; підготовка і освоєння виробництва нового виду продукції. Окремі із зазначених робіт можуть поєднуватись, може змінюватись їхня послідовність. На розроблення нових видів продукції, створюваних на основі науково-дослідних робіт, або на впровадження нової технології складається ТЗ. В інших випадках ТЗ не є обов'язковим документом.

Згідно п. 4.5. ДСТУ 3946-2000 рішення про поставлення продукції на виробництво нових видів продукції приймає приймальна комісія, її функції виконує одна з нижченазваних дегустаційних комісій: центральні галузеві дегустаційні комісії комітетів та об'єднань Мінагропрому України відповідно до закріпленої за ними номенклатури харчової продукції; центральна дегустаційна комісія Укоопспілки (крім продукції, порядок затвердження якої визначений рішенням центрального органу влади, продукції спеціального призначення, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, біологічно-активних речовин - добавок до харчової продукції, а також продукції, створеної на основі нових видів нетрадиційної сировини); регіональні дегустаційні комісії, створені при обласних державних адміністраціях або регіональних органах виконавчої влади, стосовно продукції, яку виробляють і реалізують в межах даної області або в інших регіонах України (крім продукції спеціального призначення, консервів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, біологічно-активних речовин - добавок до харчової продукції, створеної на основі нових видів нетрадиційної сировини); спеціалізовані дегустаційні комісії, створені при об'єднаннях підприємств харчової промисловості і утворені відповідно до чинного законодавства для прийняття рішення про постановку на виробництво нових видів харчової продукції власного виробництва (крім продукції, порядок затвердження якої визначено рішенням центрального органу виконавчої влади, продукції спеціального призначення, консервів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, біологічно-активних речовин - добавок до харчової продукції, а також продукції, створеної на основі нових видів нетрадиційної сировини).

Про прийняття рішення про постановку на виробництво обов'язково повідомляється центральний орган виконавчої влади з харчової промисловості. Положення про центральні дегустаційні комісії розробляють і затверджують комітети та об'єднання Мінагропрому України і Укоопспілка за погодженням з Держстандартом України. Положення про регіональну дегустаційну комісію розробляє та затверджує орган, що створює комісію, за погодженням з територіальними органами Держстандарту України і Мінагропрому України. Положення про спеціалізовану дегустаційну комісію розробляє і затверджує об'єднання підприємств, яке утворює комісію і погоджує його з центральним органом виконавчої влади з питань агропромислової політики і центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання і споживчої політики.

Відповідно п. 4.7. ДСТУ 3946-2000 до приймальної комісії розробник подає: зразки нової продукції в кількості, яка визначається у положенні про дегустаційну комісію; проекти нормативної документації (проект технічних умов тощо); проекти технологічної документації (рецептури, технологічні інструкції тощо); протоколи випробувань продукції; пояснювальну записку. Згідно п. 4.8. ДСТУ 3946-2000 за результатами розгляду подання матеріалів і дегустації зразків продукції приймальна комісія складає акт (протокол) про прийняття одного з рішень: рекомендувати продукцію до поставлення на виробництво та затвердження нормативної документації; рекомендувати дороблення продукції; відхилити поставлення продукції на виробництво з зазначенням причин.

Як вбачається з матеріалів справи, на чому наголошено сторонами, 19.02.2001р. генеральним директором ЗАТ «А.В.К» було затверджено Положення про спеціалізовану дегустаційну комісію ЗАТ «АВК» з розроблення і поставлення продукції на виробництво. 15.02.2001р. вказане Положення було погоджено першим заступником Голови Держстандарту України, 16.02.2001р. - Головою Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.10.2013р. №638 «Про передачу функцій центральних галузевих дегустаційних комісій спеціалізованим дегустаційним комісіям підприємств-виробників, їх об'єднань» на виконання вимог п.п. 91.2.1 п.п. 91.2 п. 91 розділу VI Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013р. №128, було вирішено передати спеціалізованим дегустаційним комісіям підприємств-виробників, їх об'єднань функції: Центральної галузевої дегустаційної комісії з оцінки якості кондитерських виробів, харчових концентратів, кави, чаю та напоїв на їх основі. 04.12.2013р. Президентом Асоціації «Укрккондпром» було затверджено Положення про спеціалізовану галузеву дегустаційну комісію з оцінки якості кондитерських виробів, харчових концентратів, кави, чаю та напоїв а їх основі. Листом Міністерства аграрної політики та продовольства України №37-32-2-15/25025 від 05.12.2013р. та листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №3432-03/3266 від 26.12.2013р. вказане Положення було погоджено.

Згідно акту (протоколу) дегустаційної комісії від 26.12.2014р. №25, підписаного головою комісії Новіковим В.В., начальником управління громадського здоров'я МОЗ України Григоренко А.А., начальником відділу розвитку харчової та переробної промисловості управління розвитку харчової і переробної промисловості, ринків агротехнічних послуг та розвитку сільської місцевості департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Молодецькою А.В. цукерки «Красная шапочка» рекомендовано до виробництва. Зазначений акт, зокрема, засвідчує вчинення відповідачем-2 реальних дій на виконання протоколу загальних зборів від 03.03.2014р. по початок виробництва продукції, маркованих спірним позначенням, у відповідності ДСТУ 3946-2000 та Положення про спеціалізовану дегустаційну комісію ЗАТ «АВК» з розроблення і поставлення продукції на виробництво та на виконання протоколу наради від 03.03.2014р. Тобто, ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» розпочато процедуру (цикл) виробництва продукції - товарів 30 класу МКТП (цукерок), маркованих позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", що згідно свідоцтва України №17998 зареєстроване за ЗАТ "АВК", АТ "А.В.К", ВАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" та ЗАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К", які відповідно є власниками спірного знака для товарів і послуг. Крім того, очевидним є використання спірного позначення в діловій документації, що в розумінні наведеної вище норми ч. 4 ст. 16 Закону є також окремою формою використанням знаку.

Позовні вимоги ВАТ "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" обґрунтовані невикористанням співвідповідачами у справі спірного позначення за свідоцтвом України №17998 - знаку для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" для товарів 30 класу МКТП протягом більше трьох років до дня подання позовної заяви - 24.11.2014р., однак, такі доводи не знаходять свого підтвердження, слід зазначити, що і позивачем не доведено реального наміру використовувати знак "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" для товарів 30 класу МКТП на території України, вчинення підготовчих дій по введенню продукції у цивільний обіг, наявності виробничих потужностей чи то можливостей ввезення відповідного товару, маркованого спірним позначенням, на територію України, у зв'язку з чим заявлені позовні вимоги колегії суддів суду апеляційної інстанції вбачаються необґрунтованими та безпідставними.

Таким чином, всебічно, повно і об'єктивно розглянувши в судовому процесі всі обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, за наслідками розгляду апеляційної скарги та перевіряння законності та обґрунтованості рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, повторно розглянувши справу, колегія суддів суду апеляційної інстанції вбачає доводи апеляційної скарги частково обґрунтованими і такими, що знайшли свого підтвердження під час розгляду справи, оскаржене рішення суду таким, що повною мірою вимогам законності та обґрунтованості не відповідає, у зв'язку з чим апеляційна скарга підлягає задоволенню, рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015р. у справі №910/26127/14 підлягає скасуванню з прийняттям нового про відмову в задоволенні позову.

Керуючись ст. 99, 101-106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства "АВК" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015р. у справі №910/26127/14 скасувати. В позові відмовити.

3. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через суд апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня набрання постановою законної сили

Повний текст постанови складено 24.04.2015р.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді В.В. Шипко

О.М. Остапенко