ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2015 р.Справа № 922/3926/14

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Макаренко О.В.

судді: Лавренюк Т.А., Бринцев О.В.

при секретарі судового засідання Кубах І.М.

розглянувши справу

за позовом Приватного акціонерного товариства "Український бекон", с. Водяне-2
до Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат", с. Комунар Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ПАТ "Миронівський хлібопродукт", м. Миронівка
про визнання дій недобросовісною конкуренцією та зобов'язання вчинити певні дії
за участю представників:

позивача - Біліменко А.О., довіреність б/н від 11.08.2014 р.

відповідача - Дородних С.В., довіреність № 299/2 від 10.08.2012 р.

третьої особи - Трійченко О.В., довіреність б/н від 23.09.2014 р.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Український бекон" (позивач) звернулось до господарського суду з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" (відповідача) про визнання дій відповідача з використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів недобросовісною конкуренцією та зобов'язання відповідача припинити використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів.

Свої вимоги мотивує тим, що в діях відповідача з використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів є ознаки недобросовісної конкуренції, передбачені ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", оскільки позначення "Олів'є", яке використовує відповідач при виготовленні та реалізації ковбасних виробів, призводить до змішування із знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського".

Ухвалою суду від 05.11.2014 р. було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса.

Ухвалою суду від 19.03.2015 р. було поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 01.04.2015 р.

Ухвалою суду від 01.04.2015 р. задоволено клопотання представника позивача про продовження строку розгляду спору поза межами 2-х місячного терміну вирішення спорів, встановленого ч. 3 ст. 69 ГПК України.

Протоколом автоматизованого розподілу справи (повторний розподіл) від 16.04.2015 р. для розгляду справи №922/3926/14 призначено колегію суддів у складі: головуючий суддя Макаренко О.В., судді: Лавренюк Т.А., Бринцев О.В.

Ухвалою суду від 16.04.2015 р. було залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ПАТ "Миронівський хлібопродукт".

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримує, просить позов задовольнити в повному обсязі.

Водночас представник позивача подав до суду клопотання (вх. 14571 від 14.04.2015 р. та вх.№ 16862 від 27.04.2015 р.) про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої просить доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, вул. Смоленська, 6, м. Київ), посилаючись на той факт, що висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №12439 від 13.03.2015 р. є помилковим, необґрунтованим і таким, що суперечить матеріалам справи.

Представник відповідача в судовому засіданні та у відзиві на позовну заяву (т.1 а.с. 70-73) позовні вимоги не визнає, просить в позові відмовити повністю, наполягаючи на тому, що позначення "Олів'є", яке використовує відповідач при виготовленні та реалізації ковбасних виробів не призводить до змішування із знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського", тому в діях відповідача відсутні ознаки недобросовісної конкуренції, передбачені ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". При цьому представник відповідача зазначив про те, що ковбаса з позначенням "Олів'є" виготовляється відповідачем відповідно до ТУ У 15.1-1:2007 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м'ясні та ковбаси варені, сосиски, сардельки із м'яса птиці з сумішами та добавками "Zaltech" (Австрія)." Технічні умови.", зареєстрованих у 2007 р., розробником яких є ТОВ "Залтех Україна".

Представник відповідача заперечує проти клопотання представника позивача про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник 3-ї особи - ПАТ "Миронівський хлібопродукт" у судовому засіданні підтримує позовні вимоги позивача в повному обсязі, просить позов задовольнити в повному обсязі, наполягаючи на тому, що в діях відповідача з використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів є ознаки недобросовісної конкуренції, передбачені ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". При цьому представник 3-ї особи повідомив суду про те, що власником на знак для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського є ПАТ "Миронівський хлібопродукт", яке надало позивачеві невиключне право на користування знаком для товарів і послу "Оригінальне Олів'є від Бащинського" при продажу позивачем як своєї продукції, так і продукції ПАТ "Миронівський хлібопродукт", на підставі ліцензійного договору №3004-Г від 30.04.2012 року, укладеного між ПАТ "Миронівський хлібопродукт" та позивачем. При цьому відповідно до п. 1.6. ліцензійного договору позивач має право пред'явити позов до третіх осіб, у разі порушення останніми права, наданого за даним договором позивачу, без окремого письмового повноваження власника на знак для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" - ПАТ "Миронівський хлібопродукт".

Розглянувши клопотання представника позивача про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Частиною 4 ст. 42 ГПК України передбачено, що при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Відповідно до п. 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики призначення судової експертизи" №4 від 23.03.2012 р. повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

В обґрунтування клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності представник позивача посилається на той факт, що висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №12439 від 13.03.2015 р. є помилковим, необґрунтованим та таким, що суперечить матеріалам справи.

Дослідивши зміст клопотання позивача та перевіривши викладені в ньому доводи, суд не вбачає підстав для призначення повторної судової експертизи та вважає, що її призначення призведе до штучного затягування судового розгляду даної справи.

У судовому засіданні 14.04.2016 р. було оголошено перерву до 16.04.2016 р.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, вислухавши пояснення представників учасників судового процесу, всебічно та повно дослідивши надані сторонами докази у їх сукупності, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є володільцем невиключного права на користування знаком для товарів і послуг - "оригінальне Олів'є від Бащинського" (невиключну ліцензію).

Право власності на знак для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" належить третій особі - ПАТ "Миронівський хлібопродукт" на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг №155354, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.04.2012 р. за заявкою № m2011 17806 від 09.11.2011 р.

30.04.2012 року між ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (ліцензіар) та ПрАТ "Український бекон" (Ліцензіат) було укладено ліцензійний договір №3004-Г на право користування знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №155354, відповідно до п.1.1. якого ПАТ "Миронівський хлібопродукт" надав позивачеві невиключне право на користування знаком для товарів і послуг - "оригінальне Олів'є від Бащинського" (невиключну ліцензію) при продажу останнім як своєї продукції та і продукції ліцензіара.

З матеріалів справи, наданих позивачем вбачається, що ПрАТ "Український бекон" з 2008 року виготовляє та реалізує ковбасу з використанням позначення "Олів'є" на підставі ТУ У 15.1-2:2007 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки" (а.с. 38-54).

З матеріалів справи також встановлено, що відповідач є виробником ковбаси вареної з позначенням "Олів'є", яка виготовляється ним відповідно до ТУ У 15.1-1:2007 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки із м'яса птиці з сумішами та добавками "Zaltech" (Австрія). Технічні умови. за змінами №№ 1-5, що зареєстровано у 2007, розробником яких є ТОВ ""Залтех Україна".

Позивач стверджує, що позначення "Олів'є", яке використовується відповідачем при виготовленні своєї продукції без дозволу позивача, є ідентичним з позначенням, яке було започатковане та поширене ПрАТ "Український бекон", що призводить до великого ступеня змішування діяльності цих підприємств та підпадає під ознаки недобросовісної конкуренції. В обґрунтування своєї позиції позивач посилається на ч.2 ст. 32, ст. 33 Господарського кодексу України, ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та просить суд визнати дії відповідача з використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів недобросовісною конкуренцією і зобов'язати відповідача припинити використання цього позначення при виготовленні та реалізації ковбасних виробів.

Надаючи правову кваліфікацію фактичним обставинам справи та спірним правовідносинам сторін, суд виходить з наступного.

Відповідно до статті 32 Господарського кодексу України недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а також інші дії, що кваліфікуються відповідно до частини 1 цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Аналіз вищенаведених норм закону надає суду підстави для висновку про те, що при вирішенні питання щодо наявності в діях відповідача ознак недобросовісної конкуренції суд повинен встановити неправомірність використання відповідачем певного знаку для товарів і послуг або іншого позначення. При цьому неправомірним є використання, яке містить в собі сукупність таких кваліфікуючих ознак:

- використання знаку (позначення) без дозволу уповноваженої особи;

- використання знаку (позначення) може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця);

- господарюючий суб'єкт (підприємець) має пріоритет на використання цього знаку (позначення).

З матеріалів справи судом встановлено, що відповідач виготовляє варену ковбасу з позначенням "Олів'є" відповідно до ТУ У 15.1-1:2007 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки із м'яса птиці з сумішами та добавками "Zaltech" (Австрія). Технічні умови. за змінами №№ 1-5, що зареєстровано у 2007. Розробником ТУ є ТОВ "Залтех Україна" (а.с. 70-250). Дані обставини спростовують доводи позивача про те, що саме позивач здійснив значну та серйозну підготовку для виготовлення ковбаси "Олів'є", першим в Україні розпочав її реалізацію і тому має пріоритет на використання позначення "Олів'є".

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що в даному випадку єдиним зареєстрованим знаком для товарів і послуг є знак: "оригінальне Олів'є від Бащинського", правомірне користування яким здійснює позивач.

З метою встановлення тотожності та схожості до ступеня змішування знаку для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" та позначення "Олів'є" ухвалою суду від 05.11.2014 р. було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса.

Зі змісту висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №12439 від 13.03.2015 р. вбачається наступне:

1) Позначення "Олів'є", що використано на зразку упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" не є схожим до ступеня змішування із знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" за свідоцтвом України №155354 від 25.04.2012 року, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт".

2) Зображення упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" не асоціюється в цілому зі знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" за свідоцтвом України № 155354 від 25.04.2012 року, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт".

3) Зображення упаковки "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" не схоже до ступеня змішування за візуальним критерієм зі знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" за свідоцтвом України № 155354 від 25.04.2012 року, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт".

4) Назви ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та ковбаси "оригінальне Олів'є від Бащинського" виробництва Приватного акціонерного товариства "Український бекон" не схожі фонетично.

5) Розрізняльну ознаку упаковки ковбаси "оригінальне Олів'є від Бащинського" виробництва ПрАТ "Український бекон" мають: словесні позначення "ОРИГІНАЛЬНЕ", "від Бащинського", що розміщені в композиції разом з графічним елементом та сприймаються як одне ціле позначення; фірмове позначення виробника, що індивідуалізує його та вирізняє серед виробників однорідних товарів; оригінальне графічне виконання словесного позначення "ОЛІВ'Є", його кольорове рішення та розміщення в загальній композиції упаковки. Розрізняльну ознаку упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" мають: фірмове позначення виробника, що індивідуалізує його та вирізняє серед виробників однорідних товарів; оригінальне графічне виконання словесного позначення "Олів'є", його кольорове рішення та розміщення в загальній композиції упаковки; розміщення зверху упаковки горизонтально-розтягнутих написів зеленого кольору, та знизу - білих написів, вписаних в прямокутники зеленого кольору.

6) Упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та ковбаси "оригінальне Олів'є від Бащинського" Приватного акціонерного товариства "Український бекон", що досліджуються, візуально не схожі за своєю зовнішньою формою, композиційним рішенням, використаними шрифтами, використанням контрастного зеленого кольору на упаковці ковбаси "Олів'є" виробництва ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат", але близькі за кольоровою гамою при виконанні основних елементів упаковок.

Отже, результати експертного дослідження свідчать про те, що дії відповідача з використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів не містять такої кваліфікуючої ознаки недобросовісної конкуренції як тотожність або можливість змішування з господарською діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (в даному випадку позивача).

За таких обставин, суд приходить до висновку про відсутність достатніх правових підстав для визнання дій відповідача з використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів недобросовісною конкуренцією.

З приводу вимоги позивача про зобов'язання відповідача припинити використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів суд дійшов таких висновків.

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції", нормами якого позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, не містить такого способу захисту як заборона використання знаку для товарів і послуг або позначення. До того ж, суд не вбачає в діях відповідача з використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів ознак недобросовісної конкуренції, передбачених цим Законом.

Разом з цим, слід зазначити, що право забороняти неправомірне використання знаку для товарів і послуг (торговельної марки) є майновим правом інтелектуальної власності, яке передбачено статтею 495 Цивільного кодексу України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - це позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з п. 7 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Пунктом 1.6. ліцензійного договору передбачено право позивача пред'явити позов до третіх осіб, у разі порушення останніми права, наданого за даним договором позивачу.

Таким чином, наявність у позивача невиключної ліцензії на користування знаком для товарів і послуг - "оригінальне Олів'є від Бащинського", а також умови п.1.6. ліцензійного договору, надають йому право на захист цього знаку для товарів і послуг без окремого письмового повноваження власника даного знаку - ПАТ "Миронівський хлібопродукт".

При цьому відповідно до ст. 495 ЦК України та п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Проте, як було зазначено вище, висновки судової експертизи у даній справі спростовують доводи позивача щодо ідентичності (схожості) позначення "Олів'є", яке використовує відповідач при виготовленні та реалізації ковбасних виробів, зі знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського", тому суд вважає позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача припинити використання позначення "Олів'є" неправомірними.

Відповідно до статті 4-3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу (ст. 33 ГПК України).

Згідно зі ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи вищевикладені обставини і приписи закону, суд вважає за необхідне у позові відмовити повністю.

Відповідно до ст. 49 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 1, 5, 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. ст. 1, 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції, ст. 157 Господарського кодексу України, ст. ст. 495, 1108 Цивільного кодексу України, ст. ст. 1, 4, 4-3, 12, 32-34, 41, 42, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

У позові відмовлено повністю.

Повне рішення складено 29.04.2015 р.

Головуючий суддя Суддя Суддя О.В. Макаренко Т.А. Лавренюк О.В. Бринцев