РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2015№910/22997/14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/22997/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Роквул Україна», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Обіо», м. Київ,

про захист виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг та стягнення 19 192 грн. збитків,

за участю представників:

позивача - Ганзієнко Д.С. (довіреність від 20.08.2014 №б/н);

від відповідача - Полякової О.М. (довіреність від 07.11.2014 №15).

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Роквул Україна» (далі - ТОВ «Роквул Україна») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю «Обіо» (далі - ТОВ «Обіо») припинити використання позначення «LAMELLA MAT» в своїй господарській діяльності, в тому числі, але не виключно на упаковці, етикетках теплоізоляційних матеріалів;

- зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю «Обіо» (10025, м. Житомир, вул. Промислова, 6; ідентифікаційний код 32828660)вилучення з цивільного обороту товарів - теплоізоляційних матеріалів з зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення «LAMELLA MAT», в тому числі, але не виключно товарів партій від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707;

- зобов'язання ТОВ «Обіо» знищити упаковку теплоізоляційних матеріалів, на яких зображено позначення «LAMELLA MAT», в тому числі, але не виключно упаковки товарів партій від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707;

- зобов'язання ТОВ «Обіо» знищити етикетки теплоізоляційних матеріалів, на яких зображено позначення «LAMELLA MAT», в тому числі, але не виключно упаковки товарів партій від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707;

- стягнення з ТОВ «Обіо» завданих збитків у сумі 19 192 грн.

Позов мотивовано тим, що: 01.12.2010 ЗАТ «Минеральная вата» (ліцензіар) та ТОВ «Роквул Україна» (ліцензіат) укладено договір про використання товарних знаків (невиключна ліцензія) № 1 (далі - Договір), за умовами якого ліцензіар надає ліцензіату права на використання торговельної марки «ЛАМЕЛЛА» щодо всіх зареєстрованих класів товарів і послуг; 02.07.2014 позивачем було виявлено реалізацію ТОВ «Обіо» теплоізоляційних матеріалів з використанням позначення «LAMELLA МАТ», що порушує права інтелектуальної власності ТОВ «Роквул Україна».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.10.2014 порушено провадження у справі.

ТОВ «Обіо» 10.11.2014 подало суду відзив на позов, в якому зазначило таке: продукція виробництва ТОВ «Обіо» позначається на упаковках в будь-якій супутній документації з обов'язковою вказівкою на знак для товарів і послуг - «IZOVAT», який зареєстрований належним чином відповідно до законодавства України (свідоцтво України №117220); ТОВ «Обіо» та ТОВ «Роквул Україна» здійснюють продаж теплоізоляційної продукції з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, за різницею, що відповідач є виробником в Україні, а позивач - забезпечує продаж вже виробленої готової продукції на ринках України; позивач в позовній заяві посилається на правову охорону в Україні знака для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» за міжнародною реєстрацією № 1054435, зареєстрованого для товарів 17 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); відповідно до доданих до позовної заяви документів правова охорона в Україні здійснюється тільки відповідно до 19 класу МКТП; за класом 17 МКТП, до якого й належать ізоляційні матеріали, в Україні відсутня правова охорона; в Україні окремо діє Національний стандарт ДСТУ Б В.2.7.-169:2008, який безпосередньо поширюється на вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні; застосування поняття «ламела» відповідачем на власній продукції не є використанням знака для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА», а є застосуванням базисних понять ДСТУ Б В.2.7.-169:2008, тобто назви теплоізоляційного виробу з мінеральної вати; крім того, ТОВ «Обіо» не може не застосувати саме таку назву на продукції власного виробництва, тобто застосування такої назви є обов'язковою і обумовленою чинним в Україні ДСТУ, оскільки саме за ДСТУ здійснюється і сертифікація товару, без якої неможлива його реалізація за вимогами якості; поняття «ламела» є загальновживаним, оскільки є назвою товару - теплоізоляційного виробу з мінеральної вати, застосовується для певного виду товарів, в Україні використовується у ДСТУ з 2008 року, тобто вже тривалий час є номенклатурою товару; щодо нарахованої суми завданих збитків, то вона є необґрунтованою та безпідставною.

Позивач 10.11.2014 подав суду клопотання, в якому просив витребувати у:

- ТОВ «Обіо» інформацію щодо: кількості одиниць товару (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому) з зображенням позначення «LAMELLA MAT», які були виготовлені відповідачем в період з 02.07.2014 і станом на дату постановлення ухвали про витребування доказів; кількості одиниць товару (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому) з зображенням позначення «LAMELLA MAT», які були реалізовані (продані) відповідачем в період з 02.07.2014 і станом на дату постановлення ухвали про витребування доказів; кількості та номерів партій виробництва товару (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому) з зображенням позначення «LAMELLA MAT», які були виготовлені відповідачем в період з 02.07.2014 і станом на дату постановлення ухвали про витребування доказів, а також кількості одиниць товару в кожній партії; кількості етикеток та упаковок товару (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому) з зображенням позначення «LAMELLA MAT», які були виготовлені відповідачем в період з 02.07.2014 і станом на дату постановлення ухвали суду про витребування доказів; повного переліку контрагентів відповідача, яким реалізовувалась продукція з 02.07.2014, а також суми коштів від такої реалізації;

- ТОВ «Епіцентр К» документи фінансово-господарської діяльності, які відображають інформацію щодо обсягів (сум), на які була закуплена продукція у ТОВ «Обіо», та даних щодо кількості проданих одиниць товару (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому) з зображенням позначення «LAMELLA MAT» та їх вартості в період з 02.07.2014 і станом на дату постановлення ухвали про витребування доказів у гіпермаркетах мережі: будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К», м. Київ, вул. Братиславська, 11; будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К», м. Київ, пр. Григоренка, 40; будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К», м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1-Б; будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К», м. Київ, пр. Палладіна/вул. Беркавецька, 6В.

Суд відклав розгляд вказаного клопотання до встановлення фактичних обставин у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.11.2014 у справі №910/22997/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та в зв'язку з цим зупинено провадження у справі.

02.12.2014 матеріали справи №910/22997/14 надіслано Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

До господарського суду міста Києва 30.03.2015 надійшли матеріали справи №910/22997/14 з висновком експерта від 03.03.2015 № 191/14 (далі - Висновок).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.04.2015 було поновлено провадження у справі.

17.04.2015 позивач подав суду додаткові пояснення, в яких вказав таке:

- позначення «LAMELLA МАТ» та знак для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» є спорідненими; експертом у Висновку чітко визначено, що класифікація товарів не може слугувати головним аргументом у вирішенні питання про спорідненість товарів або послуг;

- відповідно до підпункту 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила № 116), при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги; для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів;

- судовим експертом було встановлено, що товар плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному звязуючому, марковані позначенням «LAMELLA МАТ» є спорідненими як з товарами 17 класу МКТП, так і з товарами 19 класу МКТП;

- позначення «LAMELLA МАТ» є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА»;

- згідно підпунктом 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил № 116 позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів;

- в процесі порівняльного аналізу фонетичних, графічних та смислових (семантичних) ознак судовий експерт встановив, що позначення «LAMELLA МАТ» та знак для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вони асоціюються між собою в цілому, не зважаючи на різницю елементів, які при цьому не впливають на його розрізняльну здатність;

- таким чином, Висновок підтверджує викладені в позовній заяві доводи, а також висновки експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності, підготовленого патентним повіреним Ортинською М.Ю. та повністю спростовує доводи відповідача.

20.04.2015 відповідач подав суду заперечення на Висновок, в яких зазначив таке:

- судовий експерт у Висновку пов'язав питання «чи позначення «LAMELLA МАТ» на товарі виробництва TОB «Обіо» є таким, що може ввести в оману щодо товару, який реалізує позивач?» з питанням введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар (сторінка 18 Висновку);

- судовий експерт не надав чітку відповідь в чому полягає ймовірність введення в оману споживача, оскільки класи, до яких відносяться товари і згідно з якими зареєстровані «LAMELLA МАТ», споживачу не відомі, тому залишається лише схожість позначень «LAMELLA МАТ» на товарах різних виробників;

- позначення «LAMELLA МАТ» відповідачем не використовується на товарі як знак для товарів і послуг, а застосовується як номенклатура товару (назва), що підтверджується фотографіями, які є у Висновку та з яких вбачається, що на товарі конкретно зазначено: «IZOVAT 40 LAMELLA МАТ (1000X100X200); біля назви (номенклатури) товару «IZOVAT 40 LAMELLA МАТ» відсутнє будь-яке попереджувальне маркування, що свідчило б про використання товарного знаку;

- таким чином, позначення «LAMELLA МАТ» використовується не як товарний знак, а тому відповідно до підпункту 4.3.1.9 пункту 4.3 Правил № 116 не може бути визнане оманливим, або таким, що здатне ввести в оману;

- судовий експерт у Висновку розглядає лише позначення «LAMELLA МАТ», яке вирване з контексту;

- відповідач застосовує назву товару «IZOVAT LAMELLA МАТ», яка не містить неправдивих відомостей, не здійснює посилань на іншого виробника подібного товару - «ROCKWOOL», не видає власний товар за товар іншого виробника («ROCKWOOL»), оскільки всюди зазначає власну торговельну марку «IZOVAT», товар належним чином сертифікований і йому притаманні саме ті характеристики з якості, які визначені відповідним ДСТУ.

В судовому засіданні 20.04.2015 представник позивача підтримав клопотання про витребування документів.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні вказаного клопотання ТОВ «Роквул Україна» з огляду на таке.

Частинами першої - другою статті 38 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, що перешкоджають його наданню; підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; обставини, які може підтвердити цей доказ.

Позивач не мотивував клопотання про витребування доказів, документально не підтвердив наявність обставин, що перешкоджають надання доказів самим ТОВ «Роквул Україна», та не пояснив, які саме обставини можуть підтвердити витребувані докази.

Представник позивача у судовому засіданні 20.04.2015 надав пояснення у справі, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача надав пояснення по суті спору, щодо задоволення позовних вимог заперечив.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товариство «Минеральная вата» (м. Залізнодорожнє Російської Федерації, далі - ЗАТ «Минеральная вата») є володільцем знака для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА», зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 1054435 відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891; строк дії реєстрації - до 26.04.2020.

Знак «ЛАМЕЛЛА» є словесним та складається зі слова написаного кирилицею, яке транслітерується як «LAMELLA».

Торговельну марку «ЛАМЕЛЛА» зареєстровано для товарів 17 класу МКТП «мати теплоізоляційні зі скловати; мати теплоізоляційні із мінеральної вати; мінеральна вата; мати із мінеральної вати» і 19 класу МКТП «будівельні матеріали із мінеральної вати».

Торговельна марка «ЛАМЕЛЛА» отримала пошерення на території Білорусії, Молдови та України з 26.10.2010.

Враховуючи наведене, ЗАТ «Минеральная вата» є власником вказаного знака.

01.12.2010 ЗАТ «Минеральная вата» (ліцензіар) та ТОВ «Роквул Україна» (ліцензіат) укладено Договір, за умовами якого:

- ліцензіар надає ліцензіату права на використання торговельної марки «ЛАМЕЛЛА» щодо всіх зареєстрованих класів товарів і послуг (преамбула Договору);

- передане право є невиключним ексклюзивним і призначене для використання на території України (підпункт «А» пункту 1 Договору);

- ліцензіату передається право використовувати торговельну марку «ЛАМЕЛЛА» таким чином: нанесення на продукцію, для якої торговельна марка зареєстрована, нанесення на упаковку, в якій міститься продукція; використання на вивісках, етикетках, в рекламних буклетах, на комерційних зразках та інших аналогічних матеріалах, призначених для проведення маркетингових та рекламних заходів, в тому числі в мережі Інтернет; зберігання продукції з нанесенням на неї торговельної марки з метою продажу та пропонування для продажу; пропонування для продажу, продаж продукції з нанесеною торговельною маркою на території України; імпорт і експорт продукції з нанесеною торговельною маркою на територію; застосування торговельної марки в діловій документації; інші форми використання, обумовлені Договором (підпункт «Б» пункту 1 Договору);

- ліцензіат негайно повідомляє ліцензіара про всі наявні або можливі порушення прав на зазначену торговельну марку або про всі наявні або можливі спроби незаконного використання зазначеної торговельної марки, які стали йому відомі; при цьому ліцензіат має право в разі виявлення вказаних порушень або їх спроб самостійно забороняти використання торговельної марки третім особам, звертатися до будь-яких державних органів та/або комерційних або некомерційних організацій за своїм розсудом, включаючи суди всіх рівнів (підпункт «А» пункту 2 Договору);

- у зверненні до суду ліцензіат користується правами на вчинення всіх дій, наданих законодавством України позивачу або відповідачу (підпункт «Б» пункту 2 Договору);

- Договір зберігає свою силу протягом десяти років з дати його підписання, якщо термін правової охорони торговельної марки не закінчується раніше (підпункт «А» пункту 4 Договору).

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Частиною першою статті 1109 ЦК України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частиною третьою статті 1109 ЦК України встановлено, що у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Отже, позивач як ліцензіат, має право захищати надані ліцензіаром права щодо торговельної марки «ЛАМЕЛЛА», у тому числі шляхом звернення до господарського суду з даним позовом (підпункт «А» пункту 2 Договору).

ТОВ «Роквул Україна» зазначає, що 02.07.2014 ним було виявлено реалізацію ТОВ «Обіо» теплоізоляційних матеріалів з використанням позначення «LAMELLA МАТ»

Судом встановлено та підтверджено учасниками процесу, що у мережі магазинів «Епіцентр» поруч з товарами позивача під торговельною маркою «ЛАМЕЛЛА» реалізуються товари відповідача з позначенням «LAMELLA МАТ».

Крім того, упаковки товарів є дуже схожими як за розміром, так і за кольоровою гаммою (червоно-срібляста), що підтверджується фотографіями прилавків магазину «Епіцентр», долучених до матеріалів справи.

Отже, відповідач використовує словосполучення «LAMELLA МАТ» шляхом розміщення на упаковках та етикетках теплоізоляційних матеріалів.

З огляду на наведене позивач просить суд про таке: зобов'язати ТОВ «Обіо» припинити використання позначення «LAMELLA MAT» в своїй господарській діяльності, в тому числі, але не виключно на упаковці, етикетках теплоізоляційних матеріалів; вилучити з цивільного обороту товарів - теплоізоляційних матеріалів з зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення «LAMELLA MAT», в тому числі, але не виключно товарів партій від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707; зобов'язати ТОВ «Обіо» знищити упаковку теплоізоляційних матеріалів, на яких зображено позначення «LAMELLA MAT», в тому числі, але не виключно упаковки товарів партій від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707; зобов'язати ТОВ «Обіо» знищити етикетки теплоізоляційних матеріалів, на яких зображено позначення «LAMELLA MAT», в тому числі, але не виключно упаковки товарів партій від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707; стягнути з ТОВ «Обіо» завданих збитків у сумі 19 192 грн.

Введення у цивільний оборот товарів ТОВ «Обіо» з використанням позначення «LAMELLA МАТ» підтверджується самим відповідачем та такими документами:

- фіскальним чеком від 02.07.2014 № 0222, в якому зазначено вид товару «LAMELLA МАТ20мм»

- товарним чеком від 02.07.2014 № КнК/Кс-1719236, в якому зазначено найменування товару «Теплоізоляція Izovat 40 LAMELLA МАТ (10000x1000x20мм) 10 м2»;

- податковою накладною від 02.07.2014 № 27660, в якій зазначено найменування товару «Теплоізоляція Izovat 40 LAMELLA МАТ (10000x1000x20мм) 10 м2».

Відповідач заперечував проти позовних вимог, посилаючись на те, що використовує позначення «LAMELLA МАТ» не як торговельну марку, а як номенклатуру (назву) товару, а тому порушення прав інтелектуальної власності позивача не має.

Крім того, ТОВ «Обіо» заперечувало щодо посилання позивача на можливість змішування товарів сторін.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил № 116 передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.11.2014 зі справи № 910/22997/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено - Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На вирішення судовому експерту поставлені такі питання:

- чи є спорідненими товари, для позначення яких відповідач використовує позначення «LAMELLA MAT», з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» за міжнародною реєстрацією № 1054435?

- чи є позначення «LAMELLA MAT», нанесене на упаковку та етикетку плит теплоізоляційних з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому виробництва ТОВ «Обіо», схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим позивачем знаком для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» за міжнародною реєстрацією № 1054435?;

- чи є позначення «LAMELLA MAT», нанесене на упаковку та етикетки плит теплоізоляційних з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому виробництва ТОВ «Обіо», таким, що може ввести в оману щодо товару, а саме теплоізоляційних матеріалів, який реалізує позивач?

02.12.2014 матеріали справи №910/22997/14 надіслано Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

До господарського суду міста Києва 30.03.2015 надійшли матеріали справи №910/22997/14 з Висновком, в якому зазначено, що:

- товар плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, марковані позначенням «LAMELLA МАТ», є спорідненим із товарами 17 класу МКТП: «Теплоізоляційні мати, виготовлені зі скловолокна; теплоізоляційні мати, виготовлені з мінеральної вати; мінеральна вата; мінераловатні мати» та 19 класу МКТП: «Будівельні матеріали з мінеральної вати класів» для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» за міжнародною реєстрацією №1054435;

- позначення «LAMELLA МАТ», нанесене на упаковку та етикетку плит теплоізоляційних з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому виробництва ТОВ «Обіо», є схожим зі знаком для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» за міжнародною реєстрацією №1054435;

- позначення «LAMELLA МАТ», нанесене на упаковку та етикетки плит теплоізоляційних з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому виробництва ТОВ «Обіо», є таким, що може ввести в оману щодо товару, а саме теплоізоляційних матеріалів, який реалізує ТОВ «Роквул України».

Отже, Висновком підтверджено те, що позначення «LAMELLA МАТ», є схожим зі знаком для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА»; позначення «LAMELLA МАТ», нанесене на упаковку та етикетки плит теплоізоляційних з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому виробництва ТОВ «Обіо», є таким, що може ввести в оману щодо товару, а саме теплоізоляційних матеріалів, який реалізує ТОВ «Роквул Україна».

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону).

Згідно із пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи підтверджено те, що ТОВ «Обіо» без згоди ТОВ «Роквул Україна» використовує:

- позначення «LAMELLA МАТ», схоже із зареєстрованим знаком «ЛАМЕЛЛА», стосовно наведених у свідоцтві товарів, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону);

- позначення «LAMELLA МАТ», схоже із зареєстрованим знаком «ЛАМЕЛЛА», стосовно товарів, споріднених з наведеними у свідоцтві, та внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, або ці позначення і знак можна сплутати (абзац п'ятий пункту 5 статті 16 Закону).

За таких обставин позовні вимоги в частині заборони відповідачу використовувати позначення «LAMELLA МАТ» є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова № 12) вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги щодо вилучення з цивільного обороту товарів - теплоізоляційних матеріалів з зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення «LAMELLA MAT», зобов'язання ТОВ «Обіо» знищити упаковку теплоізоляційних матеріалів, на яких зображено позначення «LAMELLA MAT», зобов'язання відповідача знищити етикетки теплоізоляційних матеріалів, на яких зображено позначення «LAMELLA MAT» підлягають задоволенню без зазначення реквізитів партій товарів, виходячи з такого.

Позивач зазначив, що йому достеменно відомо про наявність таких партій товарів з позначенням «LAMELLA MAT»: від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707.

Беручи до уваги, ту обставину, що товар з позначенням «LAMELLA MAT» вже введено в цивільний оборот, партії датуються квітнем та червнем 2014 року, подальше виконання прийнятого судом рішення із зазначенням таких реквізитів як дата та номер партії значно утруднить виконання та не надасть можливість у повній мірі та належний спосіб захистити порушене право позивача.

Також позивачем було заявлено вимогу про стягнення з відповідача завданих збитків у сумі 19 192 грн.

ТОВ «Роквул Україна» розрахувала суму збитків таким чином: 20х239,90 грн.х4= 19 192 грн., де

20 - кількість товару з розрахунку на один будівельний гіпермаркет;

239,90 грн. - вартість однієї упаковки теплоізоляційних матеріалів відповідача;

4 - кількість гіпермаркетів, які реалізують товар ТОВ «Обіо».

Відповідно до пункту 3 Постанови № 12 відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; вини особи, яка заподіяла шкоду. Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача.

Суд вважає доводи позивача в частині стягнення збитків необґрунтованими, а позовні вимоги в частині стягнення 19 192 грн. такими, що не підлягають задоволенню, виходячи з такого.

Згідно із частиною першою статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відповідно до частини другої статті 22 ЦК України збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Частиною другою статті 224 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлено, що під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Згідно зі статтею 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Таким чином, стягнення збитків є видом цивільно-правової відповідальності.

Отже, для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків у вигляді реальних збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки; збитків; причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою боржника та збитками; вини.

Слід довести, що протиправні дії чи бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, які виникли у потерпілої особи - безумовним наслідком такої протиправної поведінки.

Наведеної правової позиції дотримується Верховний Суд України при здійсненні касаційного перегляду судових рішень у справах про відшкодування збитків (постанова Верховного Суду України від 30.05.2006 зі справи № 42/266-6/492).

Таким чином, для вирішення питання щодо покладення збитків на ТОВ «Обіо» необхідно встановити наявність всіх елементів цивільного правопорушення.

Позивач не надав жодного документального підтвердження того, що ним могли бути реально одержані доходи у сумі 19 192 грн. за звичайних обставин, тобто якби його право не було порушене (упущена вигода).

Наведений ТОВ «Роквул Україна» розрахунок ґрунтується на припущеннях, а не фактичних обставинах; позивач не довів того, що на таку суму були придбані саме товари відповідача і за звичайних умов споживачі придбали б саме товари ТОВ «Роквул Україна», а не іншої особи - виробника аналогічної продукції.

У розподілі судових витрат господарським судом враховується, що за приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Обіо» (10025, м. Житомир, вул. Промислова, 6; ідентифікаційний код 32828660) використовувати позначення «LAMELLA MAT» в своїй господарській діяльності, в тому числі на упаковці, етикетках теплоізоляційних матеріалів.

3. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Обіо» (10025, м. Житомир, вул. Промислова, 6; ідентифікаційний код 32828660) вилучити з цивільного обороту товари - теплоізоляційні матеріали із зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення «LAMELLA MAT».

4. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Обіо» (10025, м. Житомир, вул. Промислова, 6; ідентифікаційний код 32828660) знищити упаковки теплоізоляційних матеріалів, на яких зображено позначення «LAMELLA MAT».

5. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Обіо» (10025, м. Житомир, вул. Промислова, 6; ідентифікаційний код 32828660) знищити етикетки теплоізоляційних матеріалів, на яких зображено позначення «LAMELLA MAT».

6. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Обіо» (10025, м. Житомир, вул. Промислова, 6; ідентифікаційний код 32828660) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Роквул Україна» (04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14; ідентифікаційний код 30757290) 1 218 (одну тисячу двісті вісімнадцять) грн. судового збору.

7. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 27.04.2015.

Суддя О. Марченко