КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2015 р. Справа№ 910/8008/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Шипка В.В.

Верховця А.А.

при секретарі судового засідання: Сотніковій І.О.,

за участю представників сторін:

від позивача: Заверуха І.Л. - довіреність № 1д-711 від 03.06.2013р.

від відповідача: Юзефович А.О. - довіреність б/н від 13.01.2015р.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „МКМ ГРУП" на рішення Господарського суду міста Києва від 09.02.2015 року

у справі № 910/8008/14 (головуючий суддя: Грєхова О.А.,

судді: Васильченко Т.В., Бондарчук В.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ТК ДІАНА"

до Товариства з обмеженою відповідальністю „МКМ ГРУП"

про захист права інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю „ТК ДІАНА" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „МКМ ГРУП" про захист права інтелектуальної власності шляхом зобов'язання відповідача припинити використання будь-яким способом позначення „ЧЕРЕПАХА", схожого із товарним знаком „ЧЕРЕПАХА", що зареєстрований за позивачем.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на підставі свідоцтва № 367771, виданого Федеральною службою по інтелектуальній власності, патентам і товарним знакам ТОВ „ТК ДІАНА" належить право на товарний знак (знак обслуговування) „ЧЕРЕПАХА", яке було зареєстровано у Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації 17.12.2008 року, строком дії з 08.11.2017 року. Вказане свідоцтво стосується товарів та послуг 01, 06, 16, 19, 35, 37, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

У березні 2013 року позивачем було виявлено, що на веб-сайті в мережі Інтернет http://Katepal-mkm.com.ua, який належить відповідачу, для поширення інформації про аналогічну покрівельну продукцію виробництва „KATEPAL OY" (Фінляндія) з метою їх продажу третім особам на території України відповідачем використовується позначення „ЧЕРЕПАХА", яке є схожим із зареєстрованим за позивачем товарним знаком „ЧЕРЕПАХА".

Вважаючи, що застосування відповідачем у своїй господарській діяльності позначення „ЧЕРЕПАХА" є порушенням прав позивача на знак, правова охорона якого засвідчується свідоцтвом № 367771, а також порушенням прав інтелектуальної власності, останній 21.03.2013 року направив на адресу відповідача листа з вимогою припинити використання на території України вказане позначення „ЧЕРЕПАХА", яке є схожим із зареєстрованим за позивачем товарним знаком „ЧЕРЕПАХА".

Не отримавши відповіді на вказаний лист, позивач звернувся до суду з даним позовом, за результатами розгляду якого рішенням господарського суду міста Києва від 09.02.2015 року (повний текст рішення підписано 13.02.2015 року) позов задоволено повністю. Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю „МКМ ГРУП" припинити використання будь-яким способом позначення „ЧЕРЕПАХА", схожого із товарним знаком „ЧЕРЕПАХА", що зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю „ТК ДІАНА" за міжнародною реєстрацією №1071336.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ „МКМ ГРУП" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015 року та прийняти нове рішення, яким відмовити в позові повністю, посилаючись на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи та порушення норм процесуального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.03.2015 року колегією суддів у складі головуючого-судді Остапенка О.М., суддів: Шипка В.В., Верховця А.А. апеляційну скаргу ТОВ „МКМ ГРУП" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 07.04.2015 року за участю повноважних представників сторін.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

Представник відповідача в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015 року скасувати та прийняти нове, яким відмовити в позові повністю.

Представник позивача в судовому засіданні проти вимог відповідача, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015 року - без змін.

07.04.2015 року було оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ТОВ „МКМ ГРУП" слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Як вірно встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, 17.12.2008 року Федеральною службою по інтелектуальній власності, патентам і товарним знакам було зареєстровано товарний знак (знак обслуговування) „ЧЕРЕПАХА" та видано ТОВ „ТК ДІАНА" свідоцтво РФ № 367771 щодо 01, 06, 16, 19, 35, 37, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Класи товарів і послуг МКТП №№ 01, 06, 16, 19, 35, 37, 41 стосовно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг позивача за свідоцтвом № 367771 включають:

01 запобіжники для каучуку; запобіжники для цегляної кладки чи кладки камінням, крім фарб і олій; запобіжники для цементу, крім фарб і олій; запобіжники для черепиці, крім фарб і олій; вулканізуючі препарати; вологонепроникні матеріали для кам'яного або цегляного мурування, крім фарб; хімічні підсилювачі для гуми (каучуку).

06 гаки для кріплення шиферу, шиферної плитки (металеві вироби); будівельні матеріали; металеві покрівлі і металеві покриття; накладки для гідроізоляції дахів; накладки стикові, будівельні для гідроізоляції; обшивка, покриття будівельні; покрівельні покриття.

16 брошури; буклети; видання друковані; вироби для пакування паперові або пластмасові; календарі; каталоги; графічні роботи друковані.

19 дранка покрівельна (гонт); покрівлі неметалеві; споруди (конструкції) неметалеві; просмолювальні матеріали будівельні; будівельні (конструкційні) матеріали неметалеві; смола; вогнетривкі неметалеві будівельні матеріали; шиферне борошно; піддашки неметалеві будівельні; покрівельні накладки неметалеві для гідроізоляції; настили неметалеві; стелини неметалеві; покрівлі неметалеві з вмонтованими сонячними батареями; дахові покриви неметалеві; бітумні покриви для покрівель; просмолені смуги будівельні; розчини будівельні; дахові крокви; черепиця неметалева; шифер; покрівельний шифер; будівельні панелі неметалеві; стовпи (палі) неметалеві; защильники будівельні неметалеві.

35 імпортно-експортні агенції; бухгалтерський облік; готування платіжних документів; демонстрування товарів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); розвідування ділове; досліджування ринкове; комплектування штату працівників; послуги секретарів; послуги стенографістів; поради щодо налагоджування і керування справами; консультування щодо штату працівників; консультації щодо налагоджування справ; консультування щодо керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарок на комерційні або рекламні потреби; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво); роздрібні магазини; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; економічне прогнозування; аукціонний продаж; розповсюджування зразків; рекламування; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); збирання статистичних даних; збирання інформації для комп'ютерних баз даних; ділові довідники; упорядкування (систематизування) інформації для комп'ютерних баз даних; складання податкових декларацій; складання звітів про стан рахунків; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); експортування на ділову успішність.

37 герметизації будівлі (споруди); ізолювання будівлі; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; наглядання будівельне; наймання (прокат) споруджувальної техніки; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; мурування; покрівельні роботи; фарбування будівель (всередині і зовні); тинькування; споруджування.

41 заочні курси; навчання практичне; влаштовування (культурних і навчальних) виставок; облаштування дозвілля; влаштовування і проведення колоквіумів: влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчання на практичних семінарах; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання).

Отже, як видно з наведеного переліку, знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1071336 зареєстровано, зокрема, для товарів і послуг у сфері виготовлення та реалізації покрівельної продукції.

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 року, який набув чинності для України 25.12.1990 року, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Відповідно до пункту 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 року (далі-Закон) обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів та послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (ч. 2 ст. 16 Закону).

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону, використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Так, відповідно до матеріалів справи, зображення позначення „ЧЕРЕПАХА" використано ТОВ „МКМ Груп" у своїй господарській діяльності у сфері реалізації покрівельної продукції на рекламному плакаті, що пропонує покрівельну продукцію, у прайс-листах та у сертифікаті дилера, а саме: копія (чорно-біла) рекламного плакату ТОВ „МКМ Груп" містить напис „Легендарна бітумна черепиця з Фінляндії", зображення „ЧЕРЕПАХА" та зображення видів покрівлі і будинків з різними видами покрівель; копії прас-листів ТОВ „МКМ Груп" містять зазначене зображення "ЧЕРЕПАХА" та види покрівельної продукції; копія сертифікату дилера ТОВ „МАК Груп" (кольоровий оригінал міститься в Інтернеті за адресою: http:www.budmagazin.com.ua/img/147/Katepal-bm.JPG) містить зображення „ЧЕРЕПАХА", інформацію про те, що ТОВ „МКМ Груп" офіційний імпортер продукції заводу Katepal OY підтверджує, що budmagazin.com.ua є офіційним дилером ТМ „Katepal OY" в Україні до 01.01.2014 року.

З метою встановлення схожості позначення „ЧЕРЕПАХА", яке використано ТОВ „МКМ Груп" у господарській діяльності з реалізації покрівельної продукції із знаком для товарів і послуг „ЧЕРЕПАХА" за міжнародною реєстрацію №1071336 і чи є воно таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, судом першої інстанції призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

За результатами проведення даної судової експертизи судом одержано висновок № 984 від 18.12.2014 року, згідно з яким експерт дійшов зокрема до таких висновків:

- позначення „ЧЕРЕПАХА", що використано ТОВ „МКМ Груп" у господарській діяльності з реалізації покрівельної продукції, а саме: на рекламному плакаті, у прас-листах та сертифікаті дилера є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг „ЧЕРЕПАХА" за міжнародною реєстрацією № 1071336 (діє на території України у повному обсязі від 01.12.2010р.), зареєстрованому, зокрема, для товарів і послуг у сфері реалізації покрівельної продукції;

- позначення „ЧЕРЕПАХА", використано ТОВ „МКМ Груп" у господарській діяльності з реалізації покрівельної продукції, а саме: на рекламному плакаті, у прас-листах та сертифікаті дилера, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає такі послуги.

Надаючи правову оцінку висновку судової експертизи колегія суддів погоджується з твердженням суду першої інстанції про те, що він містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У той же час, вказаний висновок судової експертизи складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Дорошенком О.Ф., який попереджений про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

За таких обставин висновок судової експертизи № 984 від 18.12.2014 року в даній справі правомірно прийнятий місцевим господарським судом в якості належного та допустимого доказу, з огляду на що доводи скаржника щодо його необ'єктивності та упередженості судом апеляційної інстанції відхиляються.

Згідно з ч. 2 ст. 426 Цивільного кодексу України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Ч. 5 ст. 16 вищезазначеного Закону передбачає, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Доказів на підтвердження існування згоди на використання відповідачем знаку для товарів і послуг „ЧЕРЕПАХА" або позначень, схожих до них, матеріали справи не містять, що і не заперечується сторонами.

За таких обставин, враховуючи висновок судової експертизи у даній справі щодо схожості до ступеня сплутування та оманливості позначень відповідача відносно зареєстрованих знаків позивача (свідоцтва № 367771) та беручи до уваги відсутність у відповідача згоди (ліцензії, субліцензії, тощо) власника чи іншої уповноваженої особи (в тому числі позивача) на використання позначення „ЧЕРЕПАХА", колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду, що використання відповідачем у господарській діяльності з реалізації покрівельної продукції позначення „ЧЕРЕПАХА", було здійснено неправомірно, а відтак позовні вимоги підлягають задоволенню.

Як на підставу для скасування вказаного рішення, скаржник посилається на безпідставність обраного позивачем способу захисту його прав, обґрунтовуючи тим, що на момент звернення до суду із вказаним позовом порушень прав та інтересів позивача не було, а тому відповідно вважає, що провадження у справі підлягає припиненню у зв'язку з відсутністю предмету спору.

Пунктом 4.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» визначено, що господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору (пункт 1-1 частини першої статті 80 ГПК), зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

Визнання боржником позову не є способом припинення зобов'язання і не свідчить про відсутність спору; особа, вимоги якої визнані боржником, вправі звернутися до господарського суду з позовом про захист порушеного права.

За таких обставин, доводи наведені в апеляційній скарзі щодо відсутності предмету спору не підлягають задоволенню.

Також є необґрунтованими та такими що не підлягають задоволенню доводи скаржника про те, що при прийнятті оскаржуваного рішення суд вийшов за межі позовних вимог, оскільки судом не досліджувалось жодних інших зображень, окрім тих, які були надані сторонами суду і рішення прийнято в межах наявних в матеріалах справи доказів, в тому числі зображень „ЧЕРЕПАХА". Відповідно до резолютивної частини рішення, судом зобов'язано відповідача припинити використання саме того зображення, яке було предметом дослідження в суді першої інстанції.

Крім того, в апеляційній скарзі відповідач вказує на те, що до участі у справі в суді першої інстанції допущена особа, яка приймала участь в якості представника позивача без належних повноважень в судових засіданнях 02.02.2015 року та 09.02.2015 року.

Однак, колегія суддів не погоджується з даним твердженням скаржника з огляду на наступне.

Повноваження Заверухи І.Л., який приймав участь в суді першої інстанції від імені позивача, діяти в інтересах та від імені ТОВ „ТК ДІАНА" підтверджується ордером серії КВ № 33103 від 02.04.2014 року, виданим на підставі договору про надання юридичних послуг б/н від 03.06.2013 року, укладеному між ТОВ „ТК ДІАНА" та Адвокатським об'єднанням «Арсенал», копія якого наявна в матеріалах справи. Вказаний договір діє до 31.12.2014 року. Додатковою угодою № 1 від 11.12.2014 року до зазначеного вище договору сторони встановили, що договір діє до 31.12.2016 року, копія якої надана до суду апеляційної інстанції.

До того ж, позивачем видано довіреність № 1-д-711 від 03.06.2013 року, в тому числі на ім'я Заверухи І.Л., термін дії якої закінчується в червні 2015 року.

З огляду на викладене вище, порушень судом першої інстанції норм процесуального права колегією суддів не встановлено.

Враховуючи викладене, судова колегія дійшла висновку, що скаржником не надано суду беззаперечних доказів на підтвердження своїх тверджень, доводи скаржника не підтверджуються наявними у справі доказами та спростовуються чинним законодавством, а відтак правових підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування чи зміни рішення суду першої інстанції не вбачається.

Керуючись статтями 99, 101-103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „МКМ ГРУП" на рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015 року у справі № 910/8008/14 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 09.02.2015 року у справі № 910/8008/14 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам.

4. Справу № 910/8008/14 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 14.04.2015 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді В.В. Шипко

А.А. Верховець