УХВАЛА

10.04.2015Справа № 910/8759/15-г

За позовом Закритого акціонерного товариства «Рошальський хімічний завод «Нордікс» (м. Воскресенськ, Росія)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України (м. Київ, Україна),

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Аероекс» (м. Харків, Україна),

3) Державної фіскальної служби України (м. Київ, Україна)

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники: без виклику.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Закрите акціонерне товариство «Рошальський хімічний завод «Нордікс» (далі-позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю «Аероекс» (далі-відповідач-2) та Державної фіскальної служби України (далі-відповідач-3) про:

- визнання недійсними свідоцтва України № 166383 на знак для товарів і послуг «НОРДВЭЙ» та свідоцтва України № 176127 на знак для товарів і послуг «НОРДВЭЙ» (комбінований);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язання Державної фіскальної служби України в особі Департаменту організації митного контролю та оформлення виключити знаки для товарів і послуг «НОРДВЭЙ» та «НОРДВЭЙ» (комбінований) з Митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.04.2015 р. порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 30.04.2015 р. за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, Закрите акціонерне товариство «Рошальський хімічний завод «Нордікс» просить суд вжити заходи до забезпечення позову у справі, заборонивши митним органам Державної фіскальної служби України зупиняти митне оформлення товару під торговельною маркою «НОРДВЭЙ».

Отже, розглянувши заяву позивача про забезпечення позову, суд приходить до висновку про її обґрунтованість, відповідно задовольняє заяву з огляду на наступне.

В обґрунтування поданої заяви позивач посилається на те, що державна реєстрація Товариством з обмеженою відповідальністю "Аероекс" знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 166383, 176127 порушує права Закритого акціонерного товариства "Рошальський хімічний завод "Нордікс", визначені статтею 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (далі - Паризька конвенція).

Так, згідно з пунктом (1) статті 6 septies Паризької конвенції, якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Україна та Російська Федерація підписали Паризьку конвенцію, тому в розумінні статті 1 цього документу є країнами, що входять до Союзу по охороні промислової власності.

У пункті 77 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що відповідно до пункту (1) статті 6septies Паризької конвенції якщо агент або представник власника знака в одній з країн Союзу з охорони промислової власності подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації або вимагати її скасування, або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подає доказів, що виправдовують його дії. Зі змісту зазначеної статті випливає, що у тлумаченні термінів "агент" і "представник" господарським судам слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах".

Закрите акціонерне товариство «Рошальський хімічний завод «Нордікс» використовує знак для товарів і послуг «НОРДВЭЙ» у виробництві товарів і послуг 1 та 2 класів МКТП, наведених у свідоцтві Російської Федерації на товарний знак (знак обслуговування) № 218414, у тому числі щодо рідкого та гранульованого антиожеледного реагента "Нордвэй" різних марок.

Тож, Товариство з обмеженою відповідальністю "Аероекс" починаючи з 2010 року, тобто до дати подання заявок про реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №166383, № 176127 (06.08.2012), купувало у Закритого акціонерного товариства "Рошальський хімічний завод антиожеледного реагента "Нордвэй" товар, маркований знаком для товарів і послуг «НОРДВЭЙ» та вводило в цивільний оборот на території України, що підтверджується укладеними між сторонами дилерським договором № 14-07/10від 14.07.2010 р. та контрактами № Э14/10 від 23.08.2010 р., № Э39/11 від 14.10.2011 р., № Э48/11 від 30.11.2011 р., № Э49/11 від 12.12.2011 р., № Э21/11 від 24.08.2011 р.

Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аерокс» діяло на території України як агент власника товарного знака (знака обслуговування) № 218414 «НОРДВЭЙ» - Закритого акціонерного товариства "Рошальський хімічний завод "Нордікс", при цьому у 2012 році здійснило реєстрацію знака в Україні, одержавши свідоцтва України № 166383 та №176127.

Обґрунтовуючи подану заяву про забезпечення позову, позивач зазначає, що з доступної публічної інформації Державної фіскальної служби України позивачу стало відомо, що за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Аероекс» Департаментом організації митного контролю та оформлення Державної фіскальної служби України, знак для товарів і послуг «НОРДВЭЙ» було внесено до переліку об'єктів, включених до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, відтак можливі перешкоди або призупинення митного оформлення товарів позивача.

Так, відповідно до ст. 65 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє певні дії по підготовці справи до розгляду, в тому числі вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову.

Статтями 66, 67 Господарського процесуального кодексу України, передбачено право господарського суду за заявою сторони або зі своєї ініціативи вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Позов забезпечується в тому числі й забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 399 Митного кодексу України, у разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

Частиною 7 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Згідно ч. 2 ст. 1114 Цивільного кодексу України, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року N 10 (далі - Положення), у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва.

У відповідності до п. 2.4. Положення, підставою для внесення відомостей до реєстру є, зокрема, рішення Держдепартаменту, клопотання або заява власника (власників) свідоцтва.

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Частиною 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Статтею 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону.

Отже, невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду у разі відчуження відповідачем-2 спірних свідоцтв на знак для товарів і послуг з наступним поданням до Державної служби інтелектуальної власності України заяви про реєстрацію відповідних змін.

Разом з тим, передання відповідачем-2 майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № 166383 та №176127 іншим особам може спричинити затягування розгляду справи внаслідок виникнення необхідності заміни відповідачів належними відповідачами, вплинути на підвідомчість та підсудність даного спору, що в свою чергу, може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду у справі.

Крім того, у випадку відмови відповідача-2 від спірних знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 166383 та №176127 ніхто інший, в тому числі і позивач, не матиме змоги протягом 3-х років здійснити повторну реєстрацію знаку після припинення дії свідоцтва.

Статтями 66, 67 ГПК України передбачено право господарського суду за заявою сторони або з своєї ініціативи вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Позов забезпечується в тому числі й забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

В постанові Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 р. №16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» сформульована позиція Вищого господарського суду України про доцільність вирішення питання про вжиття забезпечувальних заходів саме на стадії підготовки справи до розгляду.

Отже, заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

У зв'язку з тим, що власник спірних свідоцтв України на знак для товарів і послуг може в будь-який час відмовитись або передати іншій особі право власності на свідоцтво повністю, а також надати будь-якій третій особі виключну/або невиключну ліцензію на використання спірних знаків для товарів і послуг, суд вважає також за доцільне з власної ініціативи вжити заходи забезпечення позову.

Питання про забезпечення позову може вирішуватися господарським судом як без проведення окремого судового засідання, так і в засіданні з викликом представників сторін, інших учасників судового процесу із заслуховуванням їх думки.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

В п. 9 постанови Пленуму ВГСУ від 26.12.2011р. №16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» встановлено, що виносячи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії забороняється вчиняти. Помилковими слід визнавати ухвали, якими боржникам забороняється користуватись їх майном, якщо через особливості цього майна користування ним не тягне знищення або зменшення його цінності. За наявності підстав для застосування такого заходу до забезпечення позову господарський суд може заборонити витрачання майна на власні потреби, відчуження його у будь-який спосіб, у тому числі здійснення тих чи інших платежів або перерахування авансом певних сум тощо. Якщо з урахуванням особливостей майна користування ним не тягне за собою його знищення або зменшення його цінності, то для задоволення заяви про забезпечення позову шляхом заборони відповідачеві користуватися таким майном підстави, як правило, відсутні.

Такі правила повинні застосовуватись і до інших осіб, яким на підставі статті 67 ГПК України забороняється вчинення дій щодо предмета спору.

У зв'язку з наведеним, подана заява визнається судом обґрунтованою щодо вжиття заходів до забезпечення позову, шляхом заборони митним органам Державної фіскальної служби України зупиняти митне оформлення товару під торговельною маркою «НОРДВЭЙ».

Разом з тим, суд вважає за необхідне вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони:

1) Державній службі інтелектуальної власності України:

- реєструвати договори про передачу прав власності на спірні Знаки;

- вносити зміни, пов'язані зі зміною особи власника (власників) свідоцтв, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України на спірний Знак;

- вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу частково або повністю права власності на спірний Знак;

- приймати відмову від прав на спірний Знак;

2) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Аероекс» до прийняття рішення у справі та набрання ним законної сили:

- передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на спірний Знак будь-яким особам;

- здійснювати дії (подавати заяви, клопотання тощо), пов'язані з внесенням до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг змін, пов'язаних зі зміною особи власника (власників) свідоцтва, відносно спірного Знаку;

- здійснювати дії (подавати заяви, клопотання тощо), пов'язані з внесенням до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на спірний Знак;

- відмовлятися від права на спірний Знак;

- укладати з будь-якими особами ліцензійні договори на використання спірного Знаку.

При цьому, обраний спосіб забезпечення позову співвідноситься з предметом позову, а отже існує конкретний зв'язок між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, а тому вжитий судом захід до забезпечення позову спроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення, у разі задоволення позову.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 65, 66, 67 ГПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Заяву Закритого акціонерного товариства «Рошальський хімічний завод «Нордікс» про забезпечення позову задовольнити.

2. До прийняття рішення у справі № 910/8759/15-г та набрання ним законної сили вжити заходи до забезпечення позову, а саме:

1) Заборонити Державній фіскальній службі України (04655, м. Київ, Львівська площа, буд. 8, ідентифікаційний код - 39292197) зупиняти митне оформлення товару під торговельною маркою «НОРДВЭЙ».

2) заборонити Державній службі інтелектуальної власності України:

- реєструвати договори про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг «НОРДВЭЙ» (комбінований) за свідоцтвом України №176127 та «НОРДВЭЙ» за свідоцтвом України № 166383;

- вносити зміни, пов'язані зі зміною особи власника (власників) свідоцтв, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв України № 166383 та № 176127;

- вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу частково або повністю права власності на знак за свідоцтвами України №166383 та № 176127;

- приймати відмову від права на знак за свідоцтвами України №166383 та № 176127;

3) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Аероекс» до прийняття рішення у справі та набрання ним законної сили:

- передавати повністю або частково права інтелектуальної власності будь-яким особам на знаки для товарів і послуг «НОРДВЭЙ» (комбінований) за свідоцтвом України №176127 та «НОРДВЭЙ» за свідоцтвом України № 166383;

- здійснювати дії (подавати заяви, клопотання тощо), пов'язані з внесенням до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг змін та зі зміною особи власника (власників) свідоцтва, відносно знака за свідоцтвами України №166383 та № 176127;

- здійснювати дії (подавати заяви, клопотання), пов'язані з внесенням до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №166383 та № 176127;

- відмовлятися від права на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України №166383 та № 176127;

- укладати з будь-якими особами ліцензійні договори на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №166383 та № 176127.

Стягувач: Закрите акціонерне товариство «Рошальський хімічний завод «Нордікс» (Росія, 140204, м. Воскресенськ, Промплощадка 3, а/с 147, ідентифікаційний код - );

Боржник-1: Державна служба інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липкіського Василя, 45, ідентифікаційний код - 37552556);

Боржник-2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аероекс» (61162, м. Харків, проспект П'ятидесятиріччя СРСР, буд. 12, квартира 8, ідентифікаційний код - 36816198);

Боржник-3: Державна фіскальна служба (04655, м. Київ, Львівська площа, буд. 8, ідентифікаційний код - 39292197).

Ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з 10.04.2015 р. і дійсна для пред'явлення до виконання до 10.04.2016 р.

Суддя Бондарчук В.В.