КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" березня 2015 р. Справа№ 39/155

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Копитової О.С.

суддів: Остапенка О.М.

Разіної Т.І.

при секретарі судового засідання Вага В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Наброс (Фарма Пвт. Лтд.)

на постанову господарського суду м. Києва від 01.12.2005 року

по справі № 39/155 (суддя Хоменко М.Г.)

за позовом А.Наттерманн енд Сіе. ГмбХ

до 1) Наброс (Фарма Пвт. Лтд.);

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсним патенту

За участю представників сторін:

від позивача: не з'явився;

від апелянта (відповідача 1): не з'явився;

від відповідача 2: Свинченко Г.Д. довіреність № 1-8/8568 від 21.11.2014

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м. Києва від 12.09.2003 року по справі № 39/155 позов А.Наттерманн енд Сіе. ГмбХ задоволено. Визнано недійсним патент України № 4815 на промисловий зразок „Упаковка для ліків". Зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України внести відомості про визнання недійсним патенту України № 4815 на промисловий зразок „Упаковка для ліків" до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та здійснити публікацію відомостей про це в офіційному бюлетені „Промислова власність". Присуджено до стягнення з компанії Наброс (Фарма Пвт. Лтд.) на користь компанії А. Наттерманн енд Сіє. ГмбХ 85 грн. витрат по сплаті державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.10.2003 року рішення господарського суду м. Києва від 12.09.2003 року скасовано, прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Постановою Вищого господарського суду України від 14.01.2004 року касаційну скаргу компанії А.Наттерманн енд Сіе. ГмбХ задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 27.10.2003 року скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду м. Києва.

За результатами нового розгляду постановою господарського суду м. Києва від 01.12.2005 року по справі № 39/155 (суддя Хоменко М.Г.) позовні вимоги А.Наттерманн енд Сіе. ГмбХ задоволено. Визнано недійсним, опублікований 15.05.2001 патент України № 4815 на промисловий зразок „Упаковка для ліків". Зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України внести відомості про визнання недійсним патенту України № 4815 на промисловий зразок „Упаковка для ліків" до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та здійснити публікацію відомостей про це в офіційному бюлетені „Промислова власність". Стягнуто з компанії Наброс (Фарма Пвт. Лтд.) на користь компанії А. Наттерманн енд Сіє. ГмбХ 42,00 грн. витрат по сплаті державного мита та 59,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Стягнуто з Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України на користь компанії А. Наттерманн енд Сіє. ГмбХ 2539500,42 грн. витрат по сплаті державного мита та 59,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись із вказаною постановою суду першої інстанції, Наброс (Фарма Пвт. Лтд.) звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову господарського суду міста Києва від 01.12.2005 по справі № 39/155 та винести нову, якою в задоволенні позовних вимог відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.01.2006 колегією суддів у складі: головуючого судді - Моторний О.А., суддів: Нечитайла О.М., Кошіля В.В. відновлено Наброс (Фарма Пвт. Лтд.) строк на подання апеляційної скарги, апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено до розгляду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.02.2006 призначено по справі № 39/155 повторну судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України; апеляційне провадження за апеляційною скаргою Наброс (Фарма Пвт. Лтд.) на постанову господарського суду м. Києва від 01.12.2005 по справі № 39/155 зупинено до надання висновку експерта.

30.01.2015 до відділу документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду із експертної установи повернулися матеріали справи № 39/155 та висновок № 170 від 30.12.2014 повторно-додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Розпорядженням керівника апарату № 09-52/106/15 від 30.01.2015 в зв'язку з припиненням повноважень судді Моторного О.А., було призначено повторний автоматичний розподіл справи між суддями, відповідно до якого апеляційну скаргу Наброс (Фарма Пвт. Лтд.) по справі № 39/155 передано на розгляд колегії суддів Київського апеляційного господарського суду у складі головуючого судді - Копитової О.С. суддів: Разіної Т.І., Сотнікова С.В.

Ухвалою від 03.02.2015 року у відповідності до п. 5 ст. 156 Кодексу адміністративного судочинства України апеляційне провадження по справі № 39/155 поновлено, справу для розгляду апеляційної скарги Наброс (Фарма Пвт. Лтд.) на постанову господарського суду міста Києва від 01.12.2005 прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 24.02.2015 року.

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 24.02.2015 року, в зв'язку з перебуванням суді Сотнікова С.В. у відпустці змінено склад суду і доручено здійснювати розгляд апеляційної скарги колегією суддів у складі: головуючого судді Копитової О.С., суддів: Остапенка О.М., Разіної Т.І.

Ухвалою від 24.02.2015 року колегією суддів справу прийнято до свого провадження.

Ухвалою від 24.02.2015 року, за клопотанням представника відповідача-2, продовжено строк розгляду апеляційної скарги.

Ухвалою від 24.02.2015 року замінено відповідача-2 Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на Державну службу інтелектуальної власності України та відкладено розгляд справи на 31.03.2015 року.

Обґрунтовуючи подану апеляційну скаргу компанія Наброс (Фарма Пвт. Лтд.) (надалі по тексту компанія Наброс (Фарма Пвт. Лтд.), відповідач-1, апелянт) зазначає, що постанова суду першої інстанції є незаконною, необґрунтованою та такою, що прийнята без повного і всебічного розгляду справи, із порушенням норм матеріального та процесуального права. Відповідач-1 наголошує на прийнятті постанови судом першої інстанції за відсутності їх представників, не повідомлених належним чином про дату та час розгляду справи та представників відповідача-2, що позбавило їх можливості подання заперечень по суті позовних вимог та пояснень стосовно проведеної експертизи.

Відповідач-1 вважає, що суд першої інстанції встановивши окремі обставини справи та вивчивши певні докази визнав встановленими обставини стосовного того, що відповідач-1 зробив загальнодоступною сукупність суттєвих ознак упаковки для лікарського засобу «Есел Форте» шляхом реєстрації зазначеного медичного препарату у 1997 році відповідно до Закону України «Про лікарські засоби», однак вказаний висновок суду не підтверджується матеріалами справи та був зроблений судом з неправильним застосуванням положення ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби». Відповідач-1 вважає, що факт державної реєстрації лікарського засобу не є та не може бути підставою для встановлення загальнодоступності суттєвих ознак упаковки для лікарського засобу, оскільки правове регулювання вказаних питань має диференційний характер та не може порівнюватись.

Крім того, відповідач-1 наголошує, що судом першої інстанції при новому розгляді не було виконано вказівки Вищого господарського суду України зазначені в постанові від 14.01.2004 року щодо дослідження та поставлення на розгляд експерта питання відносно новизни промислового зразка, в зв'язку з чим зазначені обставини не були встановлені належним чином, а висновки суду були зроблені лише і виключно на припущеннях та суб'єктивній візуальній оцінці частини доказів. В зв'язку з чим, апелянт просить скасувати постанову господарського суду м. Києва від 01.12.2005 року та винести нову постанову, якою в задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

В матеріалах справи наявні заперечення позивача на апеляційну скаргу, в яких позивач вважає постанову господарського суду м. Києва законною та обґрунтованою та просить залишити її без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Позивач зазначає, що відповідач-1 в повній мірі міг скористатись своїм правом та подати суду всі наявні у нього докази та заперечення, однак останній цього не зробив ні під час першого, ні під час повторного розгляду справи в господарському суді. Крім того, на думку позивача, у суду не було належних підстав для відкладення розгляду справи в зв'язку з неявкою відповідача 1, оскільки під час судового розгляду за клопотанням саме скаржника розгляд справи переносився шість разів.

Позивач наголошує, що судом першої інстанції правомірно було застосовано норми ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» при вирішенні питання чи було розкрито сукупність суттєвих ознак промислового зразка до дати подання заявки. Крім того, на виконання постанови Вищого господарського суду України від 14.01.2004 року та саме з метою з'ясування, зокрема, питання, чи відповідає запатентований промисловий зразок умовам патентоспроможності за критерієм «новизна», була призначена експертиза. Оскільки за результатами експертизи було встановлено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка була вже використана у виробі, реалізація якого була розпочата більш, ніж за шість місяців до дати подання заявки, то, відповідно, на дату подання заявки промисловий зразок вже не був новим і не відповідав умовам патентоспроможності. Крім того, висновком судового експерта було підтверджено, що позначення на виробі, в якому втілено промисловий зразок, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком, свідоцтво на яке належить позивачу. В зв'язку з чим, на думку позивача, доводи відповідача-1 викладені в апеляційній скарзі є необґрунтованими.

Відповідач-2 Державна служба інтелектуальної власності (правонаступник Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) надав письмові пояснення, в яких зазначив, що дія патенту України № 4815 на промисловий зразок «Упаковка для ліків» припинена в зв'язку з несплатою річного збору з 10.10.2007 року про що було зроблено офіційну публікацію в Бюлетені «Промислова власність» № 20 від 27.10.2008 року.

В судове засідання 31.03.2015 представники апелянта (відповідача 1) та позивача не з'явились, апелянт (відповідач 1) та позивач про причини неявки своїх представників суд не повідомили, хоча про час, місце та дату проведення судового засідання повідомлені належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи повідомленнями про вручення поштового відправлення.

В судовому засіданні 31.03.2015 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Дослідивши матеріали справи та подані докази колегія суддів встановила.

Відповідно до ст. 195 Кодексу адміністративного судочинства України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи.

Суд апеляційної інстанції може дослідити докази, які не досліджувалися у суді першої інстанції, з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до суду першої інстанції або необґрунтованим відхилення їх судом першої інстанції. Суд апеляційної інстанції може дослідити також докази, які досліджувалися судом першої інстанції з порушенням вимог цього Кодексу.

Суд апеляційної інстанції може встановити нові обставини, якщо вони не встановлювалися судом першої інстанції у зв'язку із неправильним застосуванням норм матеріального права.

Суд апеляційної інстанції не може розглядати позовні вимоги, що не були заявлені в суді першої інстанції.

Матеріалами справи встановлено, що Компанія Наброс (Фарма Пвт. Лтд.) 10.10.2000 року звернулась до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України із заявкою № на видачу патенту України на промисловий зразок „Упаковка для ліків" (далі - заявка).

Відповідно до ст. 14 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки" відповідач 2 здійснив її експертизу, а саме: визначив, що заявлений об'єкт може бути об'єктом промислового зразка, перевірив відповідність заявки формальним вимогам законодавства та наявність документу про сплату збору за подання заявки.

За результатами експертизи заявки відповідач 2 прийняв рішення про видачу патенту, після чого 15.05.2001 року здійснив публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність" № 4 відомості про видачу патенту та здійснив державну реєстрацію патенту на промисловий зразок № 4815, для чого вніс до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відповідні відомості.

Згідно зі ст. 18 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки" відповідач 2 під відповідальність відповідача 1 видав патент України № 4815 на промисловий зразок „Упаковка для ліків" без гарантії чинності патенту.

Об'єктом промислового зразка за патентом № 4815 є упаковка для ліків, виконана у формі прямокутного паралелепіпеда, що представлена в розгорнутому виді. Всі грані упаковки мають біле забарвлення, на яке нанесені смужки бордового, жовтогарячого, жовтого кольору. Зображення промислового зразка включає малюнок стилізованої печінки, позначення „Ессел Форте", інформаційні тексти щодо лікарського засобу, товарний знак виробника.

У відповідності до ст. 5 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки" правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. При чому обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю його суттєвих ознак, представлених на зображені виробу, внесеному до відповідного реєстру, і засвідчується патентом з наведеному в ньому копією внесеного до реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до ст. 461 Цивільного кодексу України та ст. 6 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього.

Як вбачається з матеріалів справи відповідач 1 використовував упаковку для лікарського засобу „Ессел форте" після державної реєстрації лікарського засобу, здійсненої у 1997 році.

Так, у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.11.2002 року № 409 здійснено перереєстрацію лікарського засобу „Ессел форте" виробництва відповідача 1 у зв'язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення.

Згідно зі ст. 9 Закону України „Про лікарські засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. У заяві про державну реєстрацію, зокрема зазначається інформація про упаковку лікарського засобу, а сама упаковка, в якій буде реалізовуватись лікарський засіб, обов'язково додається до заяви. На зареєстрований лікарський засіб заявнику видається посвідчення на застосування лікарського засобу протягом 5 років із дня його державної реєстрації. Після закінчення строку, протягом якого зареєстрований лікарський засіб було дозволено до застосування в Україні, лікарський засіб може застосовуватись за умови його перереєстрації.

За викладених обставин господарський суд дійшов висновку, що відповідач 1 зробив загальнодоступною сукупність суттєвих ознак упаковки для лікарського засобу „Ессел форте" шляхом реєстрації зазначеного медичного препарату у 1997 році відповідно до Закону України „Про лікарські засоби", оскільки виготовляв та реалізовував свій лікарський засіб в цій упаковці, в тому числі задовго до дати подання заявки за патентом № 4815.

Статтею 6 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що промисловий зразок не вважається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього.

Згідно з п. 3 ст. 20 цього Закону виготовлення, пропонування до продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, визнається використанням промислового зразка. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Оскільки питання щодо того, чи використана сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом № 4815 у виробі відповідача 1 упаковка для ліків „Ессел форте" потребує спеціальних знань, суд призначив судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Судові експерти у своєму висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 66 від 18.02.2005р., зазначили, що у виробі „Упаковка для ліків "Ессел форте" використана сукупність суттєвих ознак промислового зразка „Упаковка для ліків" за патентом України № 4815.

Аналогічного висновку дійшли експерти у висновку № 170 від 30.12.2014 року, що був складений за результатами проведення повторно-додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.02.2006 року.

При цьому, у висновку № 170 від 30.12.2014 року судовими експертами досліджувалось питання чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Упаковка для ліків» за патентом України № 4815 від 15.05.2001 до дати подання заявки на промисловий зразок. У порівнянні із свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 15526 від 15.08.2000 року (який являє собою упаковку для ліків), правовласником якого є позивач.

Згідно наявних матеріалів справи позивач є власником знаку, об'єктом якого є об'ємне позначення „Ессенциале" у вигляді упаковки, для товарів 5 класу МКТП відповідно до свідоцтва № 15526 від 15.08.2000 року (заявка № 9602377 від 09.02.1996 року).

Експертами встановлено, що промисловий зразок за патентом України № 4815 від 15.05.2001 року та об'ємний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 15526 від 15.08.2000 року являють собою упаковки для ліків та заявка на реєстрацію об'ємного знака за свідоцтвом № 15526 була подана раніше за часом, ніж заявка на реєстрацію промислового зразка за патентом України № 4815 від 15.05.2001 року та відповідно могла містити в зображенні упаковки сукупність суттєвих ознак промислового зразка, в зв'язку з чим експертами було проведено дослідження в рамках порівняльного аналізу відносно саме знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 15526.

За результатами експертизи зроблено висновок, що відносно свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 15526 сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 4815 не була загальнодоступною до дати подання заявки на промисловий зразок. До зазначеного висновку експерти дійшли в зв'язку з тим, що за результатами порівняння зображення промислового зразка за патентом України № 4815 та зображення знаку для товарів та послуг № 15526 мають відмінності.

Колегія суддів враховує зазначений висновок експертизи, однак вважає за необхідне зазначити, що наявність відмінностей у застосуванні суттєвих ознак між двома об'єктами дослідження, а саме промисловим зразком за патентом України № 4815 від 15.05.2001 року та об'ємним знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 15526 від 15.08.2000 року не спростовують висновків господарського суду щодо того, що відповідач 1 зробив загальнодоступною сукупність суттєвих ознак упаковки для лікарського засобу „Ессел форте" шляхом реєстрації зазначеного медичного препарату, що у 1997 році, тобто до дати подання заявки на нього.

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що відповідач 1 до дати подання заявки шляхом реєстрації лікарського засобу „Ессел форте" та упаковки до нього, а також шляхом виготовлення та реалізації зазначеного лікарського засобу в цій упаковці, зробив сукупність суттєвих ознак промислового зразку „Упаковка для ліків" за патентом № 4815 загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього.

Відповідач 1 заперечуючи, що промисловий зразок за патентом № 4815 не відповідає умовам патентоспроможності, зокрема, новизні, не надав жодних документів, якими б спростовувався висновок щодо загальнодоступності у світі сукупності суттєвих ознак промислового зразку „Упаковка для ліків" за патентом № 4815 до дати подання заявки на нього, або факт розкриття інформації про промисловий зразок в розумінні п. 3 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки".

Отже, суд зробив вірний висновок, що промисловий зразок за оспорюваним патентом не був новим на дату подання заявки на видачу патенту, тобто не відповідав умовам патентоспроможності, визначеним ст. 6 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки".

Крім того, позивач, окрім знаку, об'єктом якого є об'ємне позначення „Ессенциале" у вигляді упаковки, для товарів 5 класу МКТП відповідно до свідоцтва № 15526 від 15.08.2000р. (заявка № 9602377 від 09.02.1996 року), є власником:

- знаку, об'єктом якого є комбіноване позначення етикетка „Ессенциале форте", для товарів 5 класу МКТП відповідно до свідоцтва № 11875 від 30.04.1999 року (заявка № 95123400 від 19.12.1995 року);

- знаку, об'єктом якого є словесне позначення „Ессенциале", для товарів 5 класу МКТП відповідно до свідоцтва № 15379 від 15.08.2000 року (заявка № 95123468 від 27.12.1995 року);

- знаку, об'єктом якого є словесне позначення „Ессел", для товарів 5 класу МКТП у відповідності до свідоцтва № 18748 від 15.02.2001 року (заявка № 98062388 від 17.06.1998 року).

Відповідно до ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва на знак, діють від дати подання заявки.

Тому, права, що випливають зі вказаних свідоцтв на знаки, позивач набув до 10.10.2000 року, тобто до дати подання заявки на реєстрацію оспорюваного промислового зразка „Упаковка для ліків" за патентом № 4815.

Згідно зі ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право використовувати зареєстрований знак щодо товарів і послуг, наведених у свідоцтві, а також дозволяти чи забороняти його використання іншим особам. До прав на знак також належить право забороняти використання позначень, схожих із зареєстрованим знаком до ступеню зміщування щодо товарів та послуг, наведених у свідоцтві та споріднених з ними.

Під використанням знака (позначення) закон розуміє нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, та упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання цього товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його до продажу, продаж, імпорт та експорт такого товару.

Відповідно до ст. 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Застосування знаків позивача чи позначень, схожих з ними до ступеню змішування шляхом нанесення на упаковку лікарських засобів, а також здійснення будь-якої господарської діяльності щодо таких товарів згідно з вимогами ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" може здійснюватись лише з дозволу позивача.

Як вбачається з матеріалів справи позивач не надавав відповідачу 1 дозвіл на використання належних йому знаків для товарів і послуг.

Відповідач 1 подав заявку на видачу патенту на промисловий зразок „Упаковка для ліків", на який нанесено позначення „Ессел форте". За умови схожості цього позначення до ступеня змішування із будь-яким знаком позивача, подання заявки на видачу патенту на промисловий зразок „Упаковка для ліків" є готуванням до вчинення без згоди позивача дій, що потребують його згоди, тобто є порушенням прав позивача.

Оскільки питання щодо того, чи є позначення „Ессел форте" на виробі, в якому втілено промисловий зразок „Упаковка для ліків" за заявкою № , схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № № 11875, 15526, 15379, 18748, потребує спеціальних знань, господарським судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 66 від 18.02.2005 року позначення „Ессел Форте" на виробі, в якому втілено промисловий зразок „Упаковка для ліків" за заявкою № , є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 18748.

Аналогічного висновку дійшли експерти у висновку № 170 від 30.12.2014 року, що був складений за результатами проведення повторно-додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.02.2006 року.

Отже, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що подання заявки на видачу патенту № 4815 на промисловий зразок є готуванням до вчинення без згоди позивача дій, що потребують його згоди, тобто є порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 18748.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст.10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р.(змінена 02.10.1979 р.), що набула чинності для України 25.12.1991р., підлягають забороні всі дії, які здатні будь-яким чином призвести до змішування у відношенні підприємства, продуктів або промислової чи торгівельної діяльності конкурента. Такі дії розглядаються як недобросовісна конкуренція.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, назв місць походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Висновком експертизи № 170 від 30.12.2014 року встановлено, що використання різними виробниками на упаковках позначень «Єссел», «Ессел», «Ессел форте», «Эссенциале форте», «Ессенціалє форте» може призводити до змішування виробників лікарських засобів.

Відповідно до вимог ст. 25 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки" патент на промисловий зразок може бути визнаний недійсним у судовому порядку в разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності та видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Оскільки оспорюваний патент не відповідає вимогам патентоспроможності та виданий внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про задоволення позовних вимог позивача щодо визнання патенту № 4818 на промисловий зразок „Упаковка для ліків" недійсним.

При цьому, під час апеляційного розгляду судом встановлено, що дія патенту України № 4815 на промисловий зразок «Упаковка для ліків» припинена, в зв'язку з несплатою річного збору з 10.10.2007 року, про що було зроблено офіційну публікацію в Бюлетені «Промислова власність» с № 20 від 27.10.2008 року.

Відповідно до ст. 200 Кодексу адміністративного судочинства України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Не може бути скасовано правильне по суті рішення суду з одних лише формальних міркувань.

При цьому, відповідно до ст. 203 Кодексу адміністративного судочинства України постанова або ухвала суду першої інстанції скасовується в апеляційному порядку і позовна заява залишається без розгляду або провадження у справі закривається з підстав, встановлених відповідно статтями 155 і 157 цього Кодексу.

Якщо судом першої інстанції ухвалено законне та обґрунтоване судове рішення, а обставини, які стали підставою для закриття провадження у справі, виникли після його ухвалення, суд апеляційної інстанції визнає таке рішення нечинним і закриває провадження у справі.

Враховуючи, той факт, що припинення дії патенту, після прийняття судом першої інстанції рішення про визнання його недійсним, не є підставою для закриття провадження по справі у відповідності до положень ст. 157 Кодексу адміністративного судочинства України, в також те, що колегія судів дійшла висновку, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, підстав для скасування постанови місцевого суду не вбачається і відповідно апеляційна скарга компанії Наброс (фарма Пвт.Лтд.) залишається апеляційним судом без задоволення, а постанова господарського суду м. Києва від 01.12.2005 року без змін.

Доводи апелянта про прийняття судом першої інстанції оспорюваної постанови без участі його представників не повідомлених належним чином спростостовуються матеріалами справи. Згідно матеріалів справи всі представники сторін були своєчасно та належним чином повідомлені про час, місце та дату судового засідання, ухвала про відкладення розгляду справи від 08.11.2005 року на 01.12.2005 року, прийнята судом першої інстанції в зв'язку з задоволенням саме клопотання відповідача-1 та направлена, згідно штампу вихідної кореспонденції суду, на адресу сторін 09.11.2005 року, тобто майже за місяць до дати судового засідання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 195, 196, 198, 200, 205, 206 Кодексу адміністративного судочинства України, Київський апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу компанії Наброс (фарма Пвт.Лтд.) залишити без задоволення, а постанову господарського суду м. Києва від 01.12.2005 року без змін.

Матеріали справи повернути до господарського суду м. Києва.

Головуючий суддя О.С. Копитова

Судді О.М. Остапенко

Т.І. Разіна