УХВАЛА

16.03.2015Справа № 910/25960/14
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАН КАРДАН"

До 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг - Дон"

3-тя особа, яка

не заявляє самостійних

вимог на предмет спору,

на стороні відповідачів Державна фіскальна служба України

про визнання недійсними патентів України на промислові зразки та

про припинення порушення прав

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін:

Від позивача не з'явився

Від відповідача 1 не з'явився

Від відповідача 2 Простяков Є.О. - представник (дов. № б/н від 09.01.2015 р.)

Від 3-ої особи не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАН КАРДАН" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг - Дон" про визнання недійсними патентів на промислові зразки №№ 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247 від 25.06.2014 року, зобов'язання відповідача 1 вчинити певні дії та відповідача 2 припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на промислові зразки, які охороняються патентами №№25365, 25364, 25584, 25595, 25597, 25601, 25602, 25706, 25705, 25610, 25608, 25604, 25603.

Позовні вимоги, позивач обґрунтовує таким. Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАН КАРДАН» (надалі - Позивач) на підставі ліцензійного договору № ПП-1 від 27.11.2013 року належить право на використання, а також право вживати всіх заходів які Ліцензіат вважає необхідними для захисту прав на промислові зразки «Шини до транспортних засобів», які охороняються патентами України №№25365, 25364, 25584, 25595, 25597, 25601, 25602, 25706, 25705, 25610, 25608, 25604, 25603. Позивач стверджує, що всі промислові зразки за патентами України №№ 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки сукупність всіх суттєвих ознак кожного із вказаних промислових зразків були загальнодоступними у світі до дати подачі заявок на них, а саме - розкриті в раніше опублікованих патентах України на промислові зразки №№ 25365, 25364, 25584, 25595, 25597, 25601, 25602, 25706, 25705, 25610, 25608, 25604, 25603. Отже, відомості щодо сукупності суттєвих ознак промислових зразків за оспорюваними патентами стали загальнодоступними до дати подачі відповідачем-2 заявок на їх реєстрацію, що, в свою чергу, є підставою для визнання оспорюваних патентів недійсними.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.11.2014 року порушено провадження у справі № 910/125960/14 та призначено розгляд справи на 10.12.2014р. Також, даною ухвалою залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Державну фіскальну службу України.

Крім того, разом із позовною заявою, позивачем подано заяву про забезпечення позову у справі, відповідно до якої, Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАН КАРДАН" (позивач) просило суд до прийняття рішення у справі вжити наступні заходи забезпечення позову: - заборонити відповідачу-2 ТОВ «Техноторг-Дон» передавати будь-якій особі (особам) право (права) інтелектуальної власності на зареєстровані патенти України №№ 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247 від 25.06.2014 року на промислові зразки «Шини для коліс транспортних засобів»; - заборонити відповідачу-2 ТОВ «Техноторг-Дон» пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення у цивільний обіг або зберігання в зазначених цілях шин до коліс транспортних засобів, зображення яких охороняється згідно патентів України на промислові зразки №№ 25365, 25364, 25584, 25595, 25597, 25601, 25602, 25706, 25705, 25610, 25608, 25604, 25603; - заборонити відповідачу-2 ТОВ «Техноторг-Дон» пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення у цивільний обіг або зберігання в зазначених цілях шин до коліс транспортних засобів, зображення яких наведено у патентах України на промислові зразки №№ 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247 від 25.06.2014року; - заборонити відповідачу-1 Державній службі інтелектуальної власності України вносити зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно належних відповідачу-2 ТОВ «Техноторг-Дон» патентів України №№ 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247 від 25.06.2014 року на промислові зразки «Шини для коліс транспортних засобів» та здійснювати офіційні публікації стосовно таких змін; - заборонити Третій особі (Державній фіскальній службі України) та її територіальним підрозділам зокрема здійснювати митне оформлення шин до коліс транспортних засобів, зображення яких наведено у патентах України №№ 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247.

Ухвалою суду від 24.11.2014р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАН КАРДАН" про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково, вжито заходи до забезпечення позову, а саме: - заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Техноторг - Дон" передавати будь-якій особі (особам) право (права) інтелектуальної власності на зареєстровані патенти України №№ 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247 від 25.06.2014 року на промислові зразки «Шини для коліс транспортних засобів»; - заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно належних ТОВ «Техноторг-Дон» патентів України №№ 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247 від 25.06.2014 року на промислові зразки «Шини для коліс транспортних засобів» та здійснювати офіційні публікації стосовно таких змін; - заборонено Державній фіскальній службі України та її територіальним підрозділам здійснювати митне оформлення шин до коліс транспортних засобів, зображення яких наведено у патентах України №№ 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247.

10.12.2014р. відділом діловодства суду від представника відповідача 2 одержано відзив на позовну заяву, згідно якого, відповідач 2 заперечує проти задоволення позовних вимог у повному обсязі, з підстав викладених у відзиві.

У судовому засіданні 10.12.2014р. представником відповідача 2 усно заявлено клопотання про зупинення провадження у справі №25960/14 до вирішення іншої справи, а саме справи №910/13122/14.

Представником позивача у судовому засіданні 10.12.2014р. подано клопотання про призначення у справі судової експертизи, та надано перелік питань, які слід поставити судовому експерту.

Також, представником відповідача 1 подано перелік запитань, які слід поставити на розгляд судових експертів.

Крім того, у судовому засіданні представником третьої особи подано письмові пояснення у справі, згідно яких, крім іншого, третя особа просить суд розглядати справу без участі їх представника.

В зв'язку з усним клопотанням представника відповідача 2 про відкладення розгляду справи у судовому засіданні 10.12.2014р. оголошено перерву до 12.12.2014р.

У судове засідання 12.12.2014 р. представник відповідача 2 та третьої особи не з'явились, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Натомість, 11.12.2014р. через відділ діловодства суду відповідачем 2 подано клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку із занятістю представника у іншому судовому засіданні.

Також, 11.12.2014 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 клопотання про зупинення провадження у справі №25960/14, згідно якого, відповідач 2 просить суд зупинити провадження у даній справі до набрання законної сили рішення у справі №910/13122/14.

За таких обставин, у зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника відповідача 2 та третьої особи, суд відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 22.12.2014 р., про що виніс відповідну ухвалу. Таким чином, клопотання відповідача 2 про відкладення розгляду справи судом задоволено. Розгляд клопотань позивача про призначення судової експертизи та відповідача 2 про зупинення провадження у справі, відкладено до наступного судового засідання.

У судове засідання 22.12.2014 р. представник 3-ої особи не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

22.12.2014 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 клопотання про витребування доказів, а саме у позивача доказів, що підтверджують використання (виготовлення, ввезення, вивезення, продаж, зберігання тощо) продукції, виготовленої з використанням промислових зразків «Шина» за патентами №№25365, 25364, 25584, 25595, 25597, 25601, 25602, 25706, 25705, 25610, 25608, 25604, 25603 за ліцензійним договором № ПП-1 від 27.11.2013 р., а також докази сплати позивачем роялті за використання вищезгаданих патентів за цим договором.

Розглянувши вказане клопотання у судовому засіданні 22.12.2014 р., суд прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню саме в частині доказів стосовно оплати позивачем роялті за використання патентів №№25365, 25364, 25584, 25595, 25597, 25601, 25602, 25706, 25705, 25610, 25608, 25604, 25603 за ліцензійним договором № ПП-1 від 27.11.2013 р. з метою повного дослідження обставин справи на предмет набуття позивачем відповідних прав на належні йому патенти, якими він обґрунтовує порушення своїх прав, а також з огляду на погоджені сторонами ліцензійного договору (позивач та ПП "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС ПРОТЕКТОР") платні умови надання відповідної ліцензії (1% від вартості реалізованої продукції один раз на рік).

Стосовно доказів використання зазначених патентів позивачем, то суд звертає увагу, що за умови розгляду спору, предметом якого є визнання недійсним патентів відповідача та припинення відповідачем порушених прав інтелектуальної власності позивача на промислові зразки, витребування доказів використання позивачем належних йому патентів не є доцільним, а отже в задоволенні клопотання відповідача 2 про витребування доказів в цій частині судом відмовлено.

Щодо поданого до суду 11.12.2014 р клопотання відповідача 2 про зупинення провадження у справі до набрання законної сили рішення у справі №910/13122/14, суд відмовляє в його задоволенні з підстав того, що приписами ч. 1 ст. 79 ГПК України визначено обов'язок суду зупинити провадження у розглядуваній справі до вирішення іншої, яка, по-перше, взаємно пов'язана з розглядуваною, та по-друге, вирішення останньої є неможливим без встановлення обставин іншої, пов'язаної справи. В свою чергу відповідачем 2 не доведено, яким чином розгляд даної справи унеможливлюється необхідністю встановлення обставин виключно в межах розгляду та вирішення справи № №910/13122/14. За таких обставин, в задоволенні даного клопотання судом відмовлено.

Розглянувши у судовому засіданні 22.12.2014 р. клопотання позивача про призначення судової експертизи, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення та призначення судової експертизи у справі № 910/25960/14.

Ухвалою суду від 22.12.2014 р. призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експертові Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За таких обставин, ухвалою суду від 22.12.2014 р. провадження у справі № 910/25960/14 зупинено до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу.

15.01.2015 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 заяву про відвід судового експерта.

20.01.2015 р. до відділу діловодства суду від судового експерта Пейкрішвілі М.Ш. надійшли матеріали господарської справи №910/25960/14.

Таким чином, чином, з метою розгляду заяви про відвід судового експерта, відповідно до приписів ст. 79 ГПК України, провадження у даній справі підлягає поновленню.

За таких обставин, ухвалою суду від 22.01.2015 р. провадження у справі поновлено, розгляд заяви призначено на 30.01.2015 р.

У судове засідання 30.01.2015 р. представник відповідача 2 не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Натомість 29.01.2015 р. через відділ діловодства суду відповідачем 2 подано клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку із занятістю представника у іншому судовому засіданні.

Розглянувши вказане клопотання у судовому засіданні 30.01.2015 р., враховуючи, що присутні представники учасників судового процесу заперечували проти його задоволення, суд зазначив таке.

Нормами чинного законодавства України не обмежено коло осіб, які можуть представляти особу в судовому процесі, тому неможливість одного з представників відповідача 2 бути присутнім у судовому засіданні не перешкоджає реалізації права учасника судового процесу на участь у судовому засіданні його іншого представника. Відповідач 2 мав можливість скористатись правилами ст. 28 Господарського процесуального кодексу України та ст. 244 Цивільного кодексу України. Тим більше, відповідач 2 не обґрунтував та не додав на підтвердження відповідних доказів чим викликана неможливість представника (представника за довіреністю, керівника відповідача 2) бути присутнім в судовому засіданні 30.01.2015 р.

За таких обставин, суд відмовив в задоволенні клопотання відповідача 2 про відкладення розгляду справи та розглядає заяву про відвід судового експерта в судовому засіданні 30.01.2015 р. за відсутності представника відповідача 2 з метою дотримання процесуальних строків.

Дослідивши зміст поданої суду заяви про відвід судового експерта, заслухавши пояснення представників сторін, судом встановлено відсутність підстав, зазначених у частині 6 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України, для задоволення заяви про відвід судового експерта, у зв'язку з чим ухвалою суду від 30.01.2015 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» про відвід судового експерта Пейкрішвілі Мамуки Шотаєвича залишено без задоволення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За таких обставин, з огляду на те, що ухвалою суду від 22.12.2014 р. призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу, ухвалою суду від 30.01.2015 р. провадження у справі № 910/25960/14 зупинено до надання висновків судової експертизи.

17.02.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 заяву про відвід судовому експерту Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу з підстав порушення ним законодавства щодо заборони сумісництва як діючого адвоката та судового експерта.

20.02.2015 р. відділом діловодства суду одержано від Пейкрішвілі Мамуки Шотаєвича Висновок експерта 2/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності у господарській справі №910/25960/14 від 19.02.2015р.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

За таких обставин, ухвалою суду від 10.03.2015р. поновлено провадження у справі № 910/25960/14. та призначено розгляд справи на 16.03.2015 р.

16.03.2015р. відділом діловодства суду від представника позивача одержано клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 16.03.2015р. представник відповідача 2 підтримав подану ним через відділ діловодства суду заяву про відвід судового експерта, та просив суд задовольнити останню.

Розглянувши у судовому засіданні 16.03.2015р. подану відповідачем-2 заяву про відвід судового експерта, судом встановлено відсутність підстав для задоволення відводу судовому експерту Пейкрішвілі М.Ш. з огляду на таке.

Відповідно до частини 4 статті 41 ГПК України сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Як зазначено у пункті 13 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" на підставі частини четвертої статті 41 ГПК України сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право заявити відвід експерту з підстав і в порядку, передбачених частинами шостою і сьомою статті 31 ГПК України.

Згідно частини 6 статті 31 ГПК України відвід судового експерта може бути заявлений з таких підстав:

- експерт особисто, прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи,

- експерт є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі,

- з мотивів некомпетентності експерта.

Відповідно до частини 7 статті 31 ГПК України, відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у випадку, коли про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті.

Питання про відвід вирішується суддею, який виносить з цього приводу ухвалу (ч. 8 ст. 31 ГПК України).

Згідно заяви про відвід судового експерта Вих. № 94 від 16.02.2015р. підставою для відводу судового експерта Пейкрішвілі М.Ш. відповідач-2 зазначив некомпетентність судового експерта Пейкрішвілі М.Ш., оскільки останній є діючим адвокатом, тоді як відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" несумісною з діяльністю адвоката є, зокрема, судово-експертна діяльність.

В ході розгляду заяви відповідача-2 про відвід судового експерта судом встановлено, що відповідачем-2 не було наведено належних і допустимих доказів наявності обставин, що відповідно до положень господарського процесуального законодавства (ч. 6 ст. 31 ГПК України) є підставами для відводу судового експерта, зокрема, на підтвердження некомпетентності судового експерта Пейкрішвілі М.Ш.

Суд вважає доводи відповідача-2 про некомпетентність судового експерта Пейкрішвілі М.Ш., у зв'язку із порушенням останнім законодавства щодо заборони сумісництва, необґрунтованими та безпідставними з огляду на таке.

Як встановлено у частині 3 ст. 10 Закону України "Про судову експертизу" до проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Під час розгляду справи по суті суд прийшов до висновку, що для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.4. "Дослідження, пов'язані з промисловими зразками".

Відповідно до п. 3.1 Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установа, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 3505/5 від 12.12.2011 р., обов'язковою умовою здійснення судово-експертної діяльності судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах, є наявність свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Мін'юстом на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін'юсті, яким надається право на проведення конкретних видів експертиз.

Проведення судової експертизи у даній справі доручено судовому експерту Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу, який є атестованим Міністерством юстиції України судовим експертом (свідоцтво № 1332, видане Міністерством юстиції України на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України № 17 від 24.04.2009 р.), зокрема, за спеціальністю 13.4. "Дослідження, пов'язані з промисловими зразками" (доповнення до свідоцтва № 1332, видане Міністерством юстиції України на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України № 11 від 03.10.2014 р., з терміном дії до 03.10.2017 р.).

Отже, відповідно до чинного свідоцтва № 1332 судовий експерт Пейкрішвілі Мамука Шотаєвич є атестованим судовим експертом за спеціальністю 13.4. "Дослідження, пов'язані з промисловими зразками", тобто компетентним судовим експертом для проведення судової експертизи у даній справі.

У стаття 11 Закону України "Про судову експертизу" міститься перелік осіб, які не можуть бути судовими експертами, а саме: не може залучатися до виконання обов'язків судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта.

Як встановлено судом, в матеріалах справи відсутні, а відповідачем-2 не надані суду докази того, що судовий експерт Пейкрішвілі М.Ш. належить до переліку осіб, зазначених у статті 11 Закону України "Про судову експертизу". При цьому судом враховано, що Закон України "Про судову експертизу" не містить норм щодо несумісності судово-експертної діяльності з іншою діяльністю, зокрема, з діяльністю адвоката.

Судом також прийнято до уваги, що частиною 1 статті 7 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", на яку посилається відповідач-2 у заяві про відвід судового експерта, передбачені вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката. Зокрема, несумісною з діяльністю адвоката є судово-експертна діяльність.

Аналіз змісту вищенаведених норм Закону України "Про судову експертизу" та Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" свідчить, що саме діяльність адвоката є несумісною з судово-експертною діяльністю, а не навпаки, а отже і доводи відповідача-2 щодо некомпетентності судового експерта Пейкрішвілі М.Ш., у зв'язку з порушенням останнім законодавства щодо заборони сумісництва, є безпідставними.

Таким чином, розглянувши заяву відповідача 2 про відвід судового експерта, суд приходить до висновку про відсутність будь-яких доказів на підтвердження некомпетентності судового експерта Пейкрішвілі М.Ш., а наведені обставини не свідчать про наявність підстав для відводу судового експерта в порядку ст. 31 ГПК України.

Отже, заява відповідача 2 про відвід судового експерта задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 31, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» про відвід судового експерта Пейкрішвілі Мамуки Шотаєвича залишити без задоволення.

Суддя Ю.В. Картавцева