РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2015Справа №910/23864/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАН КАРДАН"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг - Дон"

третя особа, яка не заявляє самостійних

вимог на предмет спору, на стороні

відповідача-2 Державна фіскальна служба

про визнання недійсними патентів на промислові зразки

Суддя Гумега О.В.

Представники

від позивача: Лучка І. Ю. за довіреністю б/н від 27.10.2014 р.

від відповідача-1: Запорожець Л.Г. за довіреністю № 1-8/8566 від 21.11.2014 р.

від відповідача-2: Простяков Є.О. за довіреністю б/н від 09.01.15 р.

від третьої особи: Піддубняк А. В. за довіреністю № 99-99-10-17/34 від 23.10.14 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАН КАРДАН" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1), до Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг - Дон" (відповідач-2) з позовними вимогами:

- визнати недійсними патенти України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки "Шина для коліс транспортних засобів", власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон";

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсними патентів України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- припинити порушення прав позивача Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг- Дон" шляхом виготовлення виробів, застосування таких виробів, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях із застосуванням запатентованих зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070.

В обґрунтування позовних вимог позивач, зокрема, зазначив, що до дати подання заявок, за результатами розгляду яких відповідачем-1 було видано відповідачу-2 оспорювані патенти, позивачем вже було розпочато продаж шин відповідно до каталога-довідника "Все о шинах" видавництва "Технооптторг", 2006 рік та каталога "Цельнометаллокордные шины. Эволюция движения", Кама, 2011 рік. Позивач стверджує, що всі промислові зразки за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 представляють собою моделі шин за вказаними каталогами. Отже, відомості щодо сукупності суттєвих ознак промислових зразків за оспорюваними патентами стали загальнодоступними до дати подачі відповідачем-2 заявок на їх реєстрацію, що, в свою чергу, є підставою для визнання оспорюваних патентів недійсними. Видача відповідачем-1 відповідачу-2 оспорюваних патентів вважається позивачем порушенням його прав, оскільки позивач здійснює оптову торгівлю шинами до атомобільної та сільськогосподарської техніки, тоді як відповідачу-2, як володільцю оспорюваних патентів, відповідно до чинного законодавства належить, серед іншого, право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2014 р. було порушено провадження у справі № 910/32864/14, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2 Державну фіскальну службу, призначено розгляд справи на 24.11.2014 р. о 10:40 год. та вжито заходи до забезпечення позову.

В судове засідання, призначене на 24.11.2014 року, представники позивача, відповідачів та третьої особи з'явилися.

24.11.2014 р. через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 24.11.2014 року, подав клопотання про призначення судової експертизи. Клопотання залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 24.11.2014 року, подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 24.11.2014 року, подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник третьої особи в судовому засіданні, призначеному на 24.11.2014 року, подав пояснення. Пояснення залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 24.11.2014 року, подав клопотання про призначення судової експертизи. Клопотання залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 24.11.2014 року, надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача-1 надав пояснення по суті заявлених позовних вимог.

Представник відповідача-2 проти задоволення позову заперечував з підстав викладених у відзиві, зокрема, зазначив, що позовні вимоги позивача є необґрунтованими з огляду на недоведеність тверджень позивача, що сукупність суттєвих ознак оспорюваних промислових зразків стала загальнодоступною у світі до дати подання на них заявок. Крім того, на думку відповідача-2, у позивача відсутнє порушене право, а отже, відсутня підстава для звернення до суду.

Представник третьої особи надав усні пояснення щодо заявлених позовних вимог.

В судовому засіданні, призначеному на 24.11.2014 року, здійснювався розгляд клопотань позивача та відповідача-1 про призначення судової експертизи, поданих 24.11.2014 р. в судовому засіданні.

Представники позивача та відповідача-1 зазначені клопотання підтримали.

Представники відповідача-2 та третьої особи залишили вирішення питання про призначення судової експертизи на розсуд суду.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи та забезпечити сторонам можливість надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 24.11.2014 року, оголошено перерву до 01.12.2014 р. о 09:30 год. та надано сторонам і третій особі можливість запропонувати суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

01.12.2014 року представник відповідача-2 через відділ діловодства суду звернувся до суду з клопотанням про фіксування судових засідань технічними засобами. Клопотання відповідача-2 судом задоволено.

01.12.2014 року представник відповідача-2 через відділ діловодства суду звернувся до суду з клопотанням про призначення судової експертизи, в якому запропонував перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судове засідання, призначене на 01.12.2014 року, з'явилися представники сторін, представник третьої особи в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні, призначеному на 01.12.2014 року, представник позивача надав письмові пояснення щодо підстави звернення до суду. Пояснення залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 01.12.2014 року, позивач позовні вимоги підтримав, відповідач-2 проти задоволення позовних вимог заперечував, відповідач-1 надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог.

Представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 підтримали запропоновані кожним із них переліки питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представник третьої особи наданим йому правом не скористався та не надав суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначається судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 "Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України" додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.4. "Дослідження, пов'язані з промисловими зразками". Таким чином, суд вважає за доцільне призначити судову експертизу безпосередньо атестованому за експертною спеціальністю 13.4. судовому експерту, якого внесено до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2014 р. у справі № 910/23864/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Пейкрішвілі М.Ш., провадження у справі № 910/23684/14 зупинено до закінчення проведення судової експертизи у справі № 910/23864/14.

10.12.2014 р. через відділ діловодства суду відповідач-2 подав заяву про відвід судового експерта, відповідно до якої просив відвести судового експерта Пейкрішвілі М.Ш. та призначити проведення судової експертизи у справі № 910/23864/14 атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2014 р. поновлено провадження у справі № 910/23864/14 та призначено розгляд заяви про відвід судового експерта на 22.12.2014 р. о 10:20 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2014 р. суд відмовив у задоволенні заяви позивача про відвід судового експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2015 р. провадження у справі № 910/23864/14 зупинено до закінчення проведення судової експертизи у справі № 910/23864/14, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2014 р.

04.02.2015 р. через відділ діловодства суду відповідач-2 подав заяву про відвід судового експерта, відповідно до якої просив відвести судового експерта Пейкрішвілі М.Ш. та призначити проведення судової експертизи у справі № 910/23864/14 іншому атестованому судовому експерту або експертній установі щодо проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

09.02.2015 р. через відділ діловодства суду одержано супровідний лист судового експерта Пейкрішвілі М.Ш., яким до суду направлені матеріали справи № 910/23864/14 (в 2-х томах) разом з Висновком експерта № 1/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/23864/14 від 06.02.2015 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2015 р. поновлено провадження у справі № 910/23864/14 та призначено розгляд справи на 02.03.2015 р. об 11:40 год.

25.02.2015 р. судовий експерт Пейкрішвілі М.Ш. через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

02.03.2015 р. судовий експерт Пейкрішвілі М.Ш. через відділ діловодства суду подав письмові пояснення щодо заяви про відвід судового експерта, поданої відповідачем-2 через відділ діловодства суду 04.02.2015 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.03.2015 р. відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" в задоволенні заяви про відвід судового експерта, поданої через відділ діловодства суду 04.02.2015 р.

Представники сторін в судовому засіданні 02.03.2015 р. заявили спільне усне клопотання про відкладення розгляду справи та просили суду надати більш тривалий строк для ознайомлення з Висновком експерта № 1/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/23864/14 від 06.02.2015 р. та надання письмових пояснень. Усне клопотання сторін судом задоволене.

В судовому засіданні 02.03.2015 р. представники сторін подали спільне клопотання про продовження строку вирішення спору. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.03.2015 року продовжено строк вирішення спору на п'ятнадцять днів, відкладено розгляд справи на 16.03.2015 року о 12:00 год.

13.03.2015 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач подав письмові пояснення щодо підстав для задоволення позову з додатками.

16.03.2015 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва відповідач-2 подав письмові пояснення.

В судове засідання, призначене на 16.03.2015 року, з'явилися представники сторін та третьої особи.

В судовому засіданні, призначеному на 16.03.2015 року, представник третьої особи надав суду додаткові пояснення. Додаткові пояснення залучені судом до матеріалів справи.

В судовому засіданні, призначеному на 16.03.2015 року, представник позивача позовні вимоги підтримав повністю.

Представник відповідача-1 надав усні пояснення, відповідно до яких просив відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог повністю.

Представник відповідача-2 надав усні пояснення, з урахуванням письмових пояснень, поданих 16.03.2015 року через відділ діловодства суду, відповідно до яких просив відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог повністю.

Представник третьої особи надав усні пояснення у справі з урахуванням додаткових пояснень, поданих суду в судовому засіданні, призначеному на 16.03.2015 року.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 16.03.2015 року було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-1, відповідача-2, третьої особи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києвf

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-2 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон") є власником:

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28073, заявка на реєстрацію якого № s201401241 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28072, заявка на реєстрацію якого № s201401240 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28074, заявка на реєстрацію якого № s201401242 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28075, заявка на реєстрацію якого № s201401243 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28071, заявка на реєстрацію якого № s201401239 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28079, заявка на реєстрацію якого № s201401337 подана 14.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28067, заявка на реєстрацію якого № s201401230 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28068, заявка на реєстрацію якого № s201401231 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28069, заявка на реєстрацію якого № s201401232 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.,

- промислового зразка "Шина для коліс транспортних засобів" за патентом України № 28070, заявка на реєстрацію якого № s201401237 подана 01.07.2014 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" 27.10.2014 р.

Зазначене підтверджується наявними у матеріалах справи доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності -це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема промислові зразки.

Об'єктом промислового зразка, відповідно до ч. 2 ст. 461 Цивільного кодексу України, можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Пунктом 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" також встановлено, що об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 ст. 156 Господарського кодексу України та п. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" також встановлено, що право інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (ч. 2 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Згідно п. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки") і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок, є автор промислового зразка та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом (ч. 1 ст. 463 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Як передбачено ч. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України та ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, на промисловий зразок є право на його використання, виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії), виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визнаються Цивільним кодексом України та іншим законом (ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України).

Використанням, зокрема, промислового зразка у сфері господарювання є, в тому числі виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону (ч. 3 ст. 156 Господарського кодексу України).

Пунктом 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

В той же час, відповідно до ст. 461 ЦК України та ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону є новим. Промисловий зразок є новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки.

Судом також враховано, що відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених Господарським процесуальним кодексом України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 2 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Отже, на підставі ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом не лише своїх порушених або оспорюваних прав, а і охоронюваних законом інтересів.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям "охоронюваний законом інтерес", відповідно до рішення Конституційного суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004р., необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що, на думку позивача, оспорювані патенти України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 не є новими, оскільки сукупність іх суттєвих ознак стала загальнодоступною в світі до дати подання відповідних заявок. Позивач вважає, що промислові зразки за належними відповідачу-2 патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 були повністю скопійовані з каталога-довідника "Все о шинах" видавництва "Технооптторг", 2006 рік та каталога "Цельнометаллокордные шины. Эволюция движения", Кама, 2011 рік.

В той же час позивач вказує, що відповідачу-2, як вододільцю зазначених патентів, належить серед іншого право забороняти іншим особам використовувати промислові зразки без дозволу. Отже, відповідач-2 має виключне право забороняти позивачу безпосередньо здійснювати його господарську діяльність - оптову торгівлю шинами до автомобільної та сільськогосподарської техніки, яку позивач здійснює з використанням каталога-справочника «Все о шинах», виданого у 2006 році та каталогу «Цельнометаллокордные шины Эволюция движения», Кама, виданого в 2011 році.

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку, що матеріали справи містять докази, які підтверджують наявність у позивача охоронюваного законом інтересу, за захистом якого позивач звернувся з позовом до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служба інтелектуальної власності України (відповідач-1), до Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг - Дон" (відповідач-2) з позовними вимогами:

- визнати недійсними патенти України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки "Шина для коліс транспортних засобів", власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон";

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсними патентів України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- припинити порушення прав позивача Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг- Дон" шляхом виготовлення виробів, застосування таких виробів, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях із застосуванням запатентованих зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що промисловий зразок за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070, які належить відповідачу-2, не є новими, не відповідають умовам патентоспроможності.

Позивач стверджує, що сукупність суттєвих ознак зареєстрованих промислових зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 стала загальнодоступною в світі до дати подання відповідних заявок.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно встановити, чи являлися промислові зразки за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на момент подачі відповідачем-2 заявки на отримання даних патентів патентоспроможними за критерієм "новизна".

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/23864/14, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення суттєвих ознак промислових зразків необхідні спеціальні знання, судом відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Пейкрішвілі Мамука Шотаєвич.

При цьому судом були враховані роз'яснення, надані у постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", зокрема, стосовно експертизи у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

Зокрема, у п. 5 вищенаведеної постанови Пленуму ВГСУ зазначено, що опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент. Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

На вирішення експертизи були поставлені питання щодо наявності у матеріалах справи відомостей, за якими сукупність суттєвих ознак кожного із промислових зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на відповідний промисловий зразок.

Здійснивши експертне дослідження, судовий експерт прийшов до висновку про наявність у матеріалах справи відомостей, за якими сукупність суттєвих ознак кожного із промислових зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на відповідний промисловий зразок. Відповідні висновки викладені у Висновку експерта № 1/2015 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі 910/23864/14 від 06.02.2015 року.

Здійснюючи експертне дослідження, судовий експерт, зокрема, дослідив промислові зразки за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 та визначив їх суттєві ознаки; визначив ознаки виробів (шин), зазначених серез переліку об'єктів дослідження; шляхом порівняння визначив, чи була сукупність суттєвих ознак кожного промислового зразка за наведеними патентами України загальнодоступною у світі до дати подання відповідних заявок на видачу патентів.

Суд вважає, що Висновок експерта № 1/2015 від 06.02.2015 р. складений кваліфіковани судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Зібрані у справі докази свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак кожного із промислових зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на відповідний промисловий зразок.

А тому, промислові зразки за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 не відповідають умовам надання правової охорони за критерієм "новизна", як передбачено ч. 1 ст. 461 Цивільного кодексу України та п. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", оскільки вони не були новими на дату подання відповідних заявок.

Як було зазначено, промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Суд критично оцінює заперечення відповідача-2 з приводу того, що наявні в матеріалах витяги з каталогів, а саме: каталога-довідника "Все о шинах" видавництва "Технооптторг", 2006 рік та каталога "Цельнометаллокордные шины. Эволюция движения", Кама, 2011 рік, оригінали яких були досліджені в судовому засіданні, не можуть розглядатися в якості доказів загальнодоступності в світі суттєвих ознак за оспорюваними промисловими зразками.

Наявні в матеріалах справи докази також свідчать, що 05.09.2013 року між позивачем та Фізичною особою-підприємцем Волков Сергій Володимирович укладено договір поставки продукції з метою визначення ознак якої застосовані каталог-довідника "Все о шинах" видавництва "Технооптторг", 2006 рік та каталог "Цельнометаллокордные шины. Эволюция движения", Кама, 2011 рік. Суду також надані видаткова накладна № 1 від від 16.09.2013 року, специфікація № 1 від 06.09.2013 року та додаток до специфікації № 1 від 06.09.2015 року.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд прийшов до висновку, що позивач належними засобами доказування довів, що сукупність суттєвих ознак за оспорюваними патентами стала загальнодоступною у світі до дати подання відповідних заявок.

Права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 Цивільного кодексу України).

Згідно з приписом абзацу 6 п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" від 23.12.1993 р. № 3770-ХІІ встановлено, що патент України може бути визнаний недійсним у порядку, встановленому Законом України "Про охорону прав на промислові зразки", у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до положень ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Судом враховано, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, тобто, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень (стаття 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Стаття 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлює, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

При цьому, відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Таким чином, на підставі зібраних у справі доказів, результатів судової експертизи, пояснень сторін суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача про визнання недійсними патенти України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки "Шина для коліс транспортних засобів", власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон", та про припинення порушення прав позивача Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг- Дон" шляхом виготовлення виробів, застосування таких виробів, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях із застосуванням запатентованих зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовними вимогами про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсними патентів України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки, для чого, зокрема забезпечує опублікування офіційних відомостей про промислові зразки.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (п. 3 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (п. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

З огляду на те, що позовні вимоги про визнання недійсним повністю патентів України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 підлягають задоволенню повністю, також підлягають задоволенню позовні вимоги позивача про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсними патентів України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються, зокрема, при задоволенні позову на відповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2014 р. у справі № 910/23864/14 було зобов'язано позивача провести попередню оплату експертизи, відповідно до виставленого експертом рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи. Аналогічні вимоги також були викладені в ухвалах Господарського суду міста Києва від 13.02.2015 року та 02.03.2015 року. Позивач не надав суду доказів здійснення попередньої оплати за проведення судової експертизи які б містили відомості про розмір такої оплати. За таких обставин, витрати на здійснення попередньої оплати за проведення судової експертизи покладаються на позивача.

Витрати по сплаті судового збору в сумі 12180,00 грн покладаються на відповідача -2, як на особу з вини якої виник спір.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2014 р. було порушено провадження у справі № 910/32864/14 та вжито заходи до забезпечення позову до винесення рішення суду у справі та набрання ним законної сили.

Відповідно до ст. 68 ГПК України питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

За таких обставин, заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2014 р. у справі № 910/32864/14, підлягають скасуванню.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 41, 43, 44, 49, 68, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсними патенти України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки "Шина для коліс транспортних засобів", власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" (54025, Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, будинок 113/1; ідентифікаційний код 31764816).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсними патентів України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Припинити порушення прав позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАН КАРДАН" (49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, будинок 26; ідентифікаційний код 38892899) Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг- Дон" (54025, Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, будинок 113/1; ідентифікаційний код 31764816) шляхом виготовлення виробів, застосування таких виробів, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях із застосуванням запатентованих зразків за патентами України №№ 28073, 28072, 28074, 28075, 28071, 28079, 28067, 28068, 28069, 28070.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг- Дон" (54025, Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, будинок 113/1; ідентифікаційний код 31764816), з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАН КАРДАН" (49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, будинок 26; ідентифікаційний код 38892899) 12180,00 грн. (дванадцять тисяч сто вісімдесят грн. 00 коп.) судового збору.

6. Видати накази.

7. Скасувати заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2014 р. у справі № 910/32864/14.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (ч. 1 ст. 93 ГПК України), якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Дата підписання повного рішення: 19.03.2015 р.

Суддя Гумега О. В.