РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2015№910/23644

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовскій А.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/236443

за позовом Bitum Ltd (Бітум Лтд), м. Хайфа, Ізраїль, та

Bitum Petrochemical Industries Ltd (Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд), м. Хайфа, Ізраїль,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд), м. Ларнака, Кіпр, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Бітум Україна», м. Київ,

про визнання недійсними свідоцтв України №65445, №65446, №65447 на знаки для товарів і послуг та визнання недійсним договору,

за участю представників:

позивача-1 - Шкреди В.В. (довіреність від 27.09.2013 №б/н);

Кузьмука В.С. (довіреність від 27.09.2013 №б/н);

позивача-2 - Шкреди В.В. (довіреність від 22.10.2013 №б/н);

Кузьмука В.С. (довіреність від 22.10.2013 №б/н);

відповідача-1 - не з'явився;

відповідача-2 - Панасюка О.В. (договір про надання правової допомоги від 13.02.2015 №1-гп/2015);

Боровика І.В. (довіреність від 18.09.2013 №б/н);

відповідача-3 - не з'явився.

Bitum Ltd (Бітум Лтд) та Bitum Petrochemical Industries Ltd (Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд) звернулися до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання повністю недійсними таких свідоцтв України, виданих на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю «Бітум Україна» (далі - ТОВ «Бітум Україна») і володільцем яких на даний час є Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд):

№ 65445 на знак для товарів і послуг «MULTIGUM» (заявка від 07.04.2006 № m200605176), зареєстрований для товарів і послуг 17, 19 і 37 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

№ 65446 на знак для товарів і послуг «MASTIGUM» (заявка від 07.04.2006 № m200605177), зареєстрований для товарів і послуг 17, 19 і 37 класів МКТП;

№ 65447 на знак для товарів і послуг «FLEXIGUM» (заявка від 07.04.2006 № m200605178), зареєстрований для товарів і послуг 17, 19 і 37 класів МКТП;

- визнання недійсним укладеного ТОВ «Бітум Україна» та Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) договору від 13.12.2010 № 131210 про передачу права власності та знаки для товарів і послуг (далі - Договір);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України №65445, №65446, №65447 на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням господарського суду міста Києва від 10.04.2014 у справі №910/23644/13 (суддя Бондарчук В.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 16.09.2014 (колегія суддів у складі: суддя Верховець А.А. - головуючий, судді Копитова О.С. і Остапенко О.М.), у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 13.01.2015 (колегія суддів у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Харченко В.М.) судові рішення попередніх судових інстанцій з даної справи скасовано; справу №910/23644/13 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

За результатами повторного автоматичного розподілу справу №910/23644/13 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.01.2015 суддею Марченко О.В. прийнято справу №910/23644/13 до свого провадження.

Bitum Ltd (Бітум Лтд) 30.01.2015 подало суду письмові пояснення, в яких зазначило таке: 10.01.2005 Bitum Ltd (Бітум Лтд) уклало з ТОВ «Бітум Україна» дистриб'юторську угоду, за умовами якої названий відповідач займається продажем, маркетингом і розповсюдженням продукції позивача, маркованої знаками для товарів і послуг «MULTIGUM», «MASTIGUM» та «FLEXIGUM», на території України, Росії, Латвії, Естонії, Литви та Білорусі; незважаючи на те, що ТОВ «Бітум Україна» не було зареєстроване як юридична особа, Угоду від імені ТОВ «Бітум Україна» підписали Юрій Шверцер, Юхим Рєзнік та Філіп Козлов; відповідно до додатку від 20.03.2006 №2 (далі - Додаток №2) до Угоди Bitum Ltd (Бітум Лтд) доручило ТОВ «Бітум Україна» зареєструвати торговельні марки від свого імені у зв'язку з тим, що «за законодавством України, торгові знаки можуть реєструватися в Україні лише українськими юридичними особами»; при цьому пункт 2 Додатку №2 до Угоди містив чіткі положення про те, що така реєстрація повинна здійснюватися за дорученням постачальника, а постачальник повинен залишатися єдиним власником всіх прав інтелектуальної власності на продукцію, включаючи і право власності на торговельні марки на продукцію; громадяни Юрій Шверцер, Юхим Рєзнік та Філіп Козлов підписали як акціонери Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) і інший договір, яким вони встановили поруку за зобов'язаннями нового дистриб'ютора.

Bitum Petrochemical Industries Ltd (Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд) 30.01.2015 подало суду письмові пояснення, в яких зазначило, що: 02.06.2011 названим позивачем та Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) укладено дистриб'юторський договір №251210-DA-I (далі - Договір №251210-DA-I), за умовами якого Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд надало право Беллодерія Лтд, а останнє отримало право продавати, здійснювати торгівлю та розповсюджувати продукцію на території відповідно до умов Договору №251210-DA-I; Беллодерія Лтд має виключне дистриб'юторське право на території протягом строку дії цього договору за умови, що дистриб'ютор продовжує виконувати свої зобов'язання відповідно до умов цього договору, а Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд не повинен надавати право будь-якій іншій особі продавати, здійснювати торгівлю та розповсюджувати продукцію на території; 04.04.2012 на адресу Беллодерія Лтд надіслано повідомлення про розірвання Договору №251210-DA-I через суттєве порушення його умов.

Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) 16.02.2015 подало суду заперечення на позов, в якому зазначило таке: свідоцтва України №65445, №65446 та №65447, власником яких до 26.04.2011 було ТОВ «Бітум Україна», та свідоцтва України №65445, №65446 та №65447, власником яких на сьогоднішній день є Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд), не є одними і тими ж документами та, зокрема, відрізняються даними про власників за кодом (732), а також підставами виникнення права власності на свідоцтва; аргументи позивачів про встановлення фактів попереднього користування не стосуються предмету спору, оскільки жодним чином не породжують юридичних наслідків у вигляді недійсності свідоцтв на знаки для товарів та послуг, зареєстрованих Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд), у рамках розгляду справи про визнання свідоцтв недійсними внаслідок порушення прав третіх осіб; позивачі не були обмежені в праві укласти ліцензійний договір, договір про передачу прав інтелектуальної власності або видати ліцензію; саме тому норму Додатку № 2, яка надала право ТОВ «Бітум Україна» зареєструвати знаки для товарів та послуг «MULTIGUM», «MASTIGUM» та «FLEXIGUM», слід розуміти як право на реєстрацію знаків для товарів та послуг «MULTIGUM», «MASTIGUM» та «FLEXIGUM» із юридичними наслідками такої реєстрації, а не як спосіб довірчого управління; підставу для визнання спірного правочину недійсним позивачі вбачають в положеннях частини першої статті 215 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), згідно з якою підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу, зокрема, відсутність повноважень у сторін на передачу об'єктів інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг «MULTIGUM», «MASTIGUM» та «FLEXIGUM» за свідоцтвами України №65445, №65446 та №65447; таким чином, оскільки ТОВ «Бітум Україна» на момент укладення Договору було власником свідоцтв України №65445, №65446 та №65447 на знаки для товарів та послуг «MULTIGUM», «MASTIGUM» та «FLEXIGUM», то воно мало весь необхідний обсяг прав на передачу таких об'єктів інтелектуальної власності Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд).

Представники Служби та ТОВ «Бітум Україна» у судове засідання 10.03.2015 не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

Представники позивачів у судовому засіданні 10.03.2015 надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представники Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) надали пояснення у справі, проти задоволення позовних вимог заперечили.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано відповідачам-1,3 на адреси, зазначені у позовній заяві та у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення. До матеріалів справи долучено конверт повернення з адреси ТОВ «Бітум Україна» (04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 3/5) з відміткою поштового відділення «за закінченням встановленого строку зберігання».

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 10.03.2015 без участі представників відповідачів-1,3 за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивачів та відповідача-2, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів у первісному розгляді справи стало те, що господарські суди, вирішуючи спір:

- не врахували обмеження, передбачені укладеною Bitum Ltd (Бітум Лтд) і ТОВ «Бітум Україна» Угодою і Додатком № 2 до неї, щодо надання ТОВ «Бітум Україна» дозволу на реєстрацію знаків для товарів і послуг «MULTIGUM», «MASTIGUM» та «FLEXIGUM» від імені Bitum Ltd (Бітум Лтд), а саме:

не взяли до уваги фактичні обставини справи, які свідчать про те, що реєстрацію спірних знаків для товарів і послуг ТОВ «Бітум Україна» проводило за дорученням Bitum Ltd (Бітум Лтд) та отримало грошові кошти за надання такої послуги;

не встановили фактів того, чи дійсно Bitum Ltd (Бітум Лтд) надало ТОВ «Бітум Україна» дозвіл на реєстрацію знаків для товарів і послуг «MULTIGUM», «MASTIGUM» та «FLEXIGUM» та чи дійсно ТОВ «Бітум Україна» мало в подальшому правову можливість передати майнові права на спірні торговельні марки іншій особі;

- не вирішили питання про те, чи дійсно спірні відносини сторін можуть врегульовуватися Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883;

- не уточнили, з якими саме підставами, передбаченими статтями 6 та 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), Bitum Ltd (Бітум Лтд) пов'язує свої вимоги щодо визнання недійсними свідоцтв України №65445, №65446 і №65447 на знаки для товарів і послуг;

- не з'ясували, чи потягла за собою видача свідоцтв України №65445, №65446 і №65447 на ім'я ТОВ «Бітум Україна» порушення прав Bitum Ltd (Бітум Лтд);

- не встановили, в чому саме Bitum Petrochemical Industries Ltd (Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд.) вбачає порушення належних йому прав, якими обставинами, на його думку, це підтверджується та у який спосіб його права, у випадку, якщо вони дійсно були порушені, мають бути відновлені.

Відповідно до частини першої статті 11112 ГПК України вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

У новому розгляді справи господарським судом міста Києва встановлено таке.

Bitum Petrochemical Industries Ltd (Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд.) є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Ізраїлю, та є виробником ущільнювальних і теплоізоляційних матеріалів.

100% дочірнім підприємством виробника є Bitum Ltd (Бітум Лтд), яке фактично продає будівельні матеріали виробництва позивача-2, марковані позначеннями «MULTIGUM», «MASTIGUM» та «FLEXIGUM».

Так, Bitum Ltd (Бітум Лтд) є володільцем таких свідоцтв Ізраїлю на знаки для товарів і послуг:

- №169859 на знак для товарів та послуг «MАSTIGUM», зареєстрований для товарів 17 класу МКТП «електро-, тепло- та звукоізоляційні матеріали і пластмаси на промислові потреби у вигляді листів, плиток, пластин і прутків»; дата подання заявки - 25.01.2004; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 31.10.2004;

- № 173460 на знак для товарів і послуг «FLEXIGUM», зареєстрований для товарів 17 класу МКТП «електро-, тепло- та звукоізоляційні матеріали і пластмаси на промислові потреби у вигляді листів, плиток, пластин і прутків»; дата подання заявки - 14.07.2004; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 31.07.2005;

- №173461 на знак для товарів і послуг «MULTIGUM», зареєстрований для товарів 17 класу МКТП «електро-, тепло- та звукоізоляційні матеріали і пластмаси на промислові потреби у вигляді листів, плиток, пластин і прутків»; дата подання заявки - 14.07.2004; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 30.09.2005.

10.01.2005 Bitum Ltd (Бітум ЛТД, постачальник) та ТОВ «Бітум Україна» (дистриб'ютор) укладено Угоду, за умовами якої:

- постачальник, який займається виготовленням, продажем, торгівлею і розповсюдженням продукції («FLEXIGUM» spay on bitumen emulsion; «MULTIGUM» combined water based polymers for roof sealing) зобов'язується надати дистриб'ютору, а дистриб'ютор зобов'язується отримати право продавати, здійснювати торгівлю та розповсюджувати продукцію на території (Україна, Росія, Латвія, Естонія, Литва, Білорусь), відповідно до умов Угоди. Дистриб'ютор має виключне дистриб'юторське право на території протягом строку дії Угоди за умови, що дистриб'ютор продовжує виконувати свої зобов'язання відповідно до умов Угоди, а постачальник не повинен надавати право будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі продавати, здійснювати торгівлю та розповсюджувати продукцію на території (пункт 1 Угоди);

- Угода набирає чинності з 10.01.2005 та діє три роки за умови, що дистриб'ютор продовжуватиме виконувати свої зобов'язання відповідно до умов Угоди, крім випадків дострокового розірвання (пункт 2 Угоди);

- постачальник повинен визнаватися єдиним власником кожного окремо і всіх авторських прав, торгових марок та інших прав інтелектуальної власності щодо продукції на території. Дистриб'ютор зобов'язується володіти правом офіційно реєструвати патенти, торгові марки та будь-які інші права, що підлягають реєстрації, на розсуд постачальника (пункт 11 Угоди).

20.03.2006 Bitum Ltd та ТОВ «Бітум Україна» укладено Додаток № 2, за умовами якого:

- постачальник є єдиним власником прав інтелектуальної власності на продукцію та зацікавлений у реєстрації своїх торгових знаків в Україні та в інших країнах, які входять до складу території. За законодавством України торгові знаки можуть реєструватися в Україні лише українським юридичними особами. Постачальник зацікавлений у тому, щоб дистриб'ютор був зареєстрований як власник торгових знаків на продукцію в Україні та можливо також в інших країнах, які входять до складу території (преамбула Додатку № 2);

- дистриб'ютор підтверджує, що всі права інтелектуальної власності на продукцію, включаючи і право реєструвати торгові знаки, є виключною власністю постачальника (пункт 2.1 Додатку № 2);

- дистриб'ютор зобов'язується докласти максимум зусиль для того, щоб як можна швидше зареєструвати в Україні торгові знаки на продукцію від свого імені (пункт 2.2 Додатку № 2);

- дистриб'ютор погоджується з тим, що хоча торгові знаки на продукцію будуть зареєстровані в Україні від його імені, проте така реєстрація повинна здійснюватися за дорученням постачальника, а постачальник повинен залишатися єдиним власником всіх прав інтелектуальної власності на продукцію, включаючи і права на торгові знаки на продукцію (пункт 2.3 Додатку № 2);

- задля уникнення сумнівів цим уточнюється, що постачальник погодився зареєструвати торгові знаки на продукцію від імені дистриб'ютора через вимоги місцевого законодавства України, але за жодних обставин така реєстрація прав від імені дистриб'ютора не буде надавати останньому ніяких майнових прав на права інтелектуальної власності на продукцію, включаючи і права на торгові знаки на продукцію (пункт 3 Додатку № 2);

- усі витрати на реєстрацію торгових знаків на продукцію повинні бути відшкодовані постачальником (пункт 4 Додатку № 2).

За приписами статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

На виконання умов Додатку № 2 відповідач-3 зареєстрував торговельні марки «MULTIGUM», «MАSTIGUM» та «FLEXIGUM», що підтверджується такими свідоцтвами України:

- № 65445 на знак для товарів та послуг «MULTIGUM», зареєстрований для товарів 17 класу МКТП «ізоляційні матеріали; гідроізоляційні матеріали; бітумні гідроізоляційні матеріали; бітумно-латексні матеріали для гідроізоляції; полімерні гідроізоляційні мастики; ізоляційні речовини для захисту будівель від вогкості; ізоляційні композиції для захисту будівель від вогкості»; 19 класу МКТП «будівельні матеріали неметалеві; покрівлі неметалеві; покривні матеріали; покриви неметалеві будівельні; стінні покриви неметалеві будівельні» та для послуг 37 класу МКТП «будівельне ізолювання; будівельне гідроізолювання; покрівельні роботи; протикорозійне обробляння; встановлювання, технічне доглядання та лагодження устатковання для вищезазначених послуг»; дата подання заявки №m200605176 - 07.04.2006; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.08.2006;

- № 65446 на знак для товарів та послуг «MАSTIGUM», зареєстрований для товарів 17 класу МКТП «ізоляційні матеріали; гідроізоляційні матеріали; бітумні гідроізоляційні матеріали; бітумно-латексні матеріали для гідроізоляції; полімерні гідроізоляційні мастики; ізоляційні речовини для захисту будівель від вогкості; ізоляційні композиції для захисту будівель від вогкості»; 19 класу МКТП «будівельні матеріали неметалеві; покрівлі неметалеві; покривні матеріали; покриви неметалеві будівельні; стінні покриви неметалеві будівельні» та для послуг 37 класу МКТП «будівельне ізолювання; будівельне гідроізолювання; покрівельні роботи; протикорозійне обробляння; встановлювання, технічне доглядання та лагодження устатковання для вищезазначених послуг»; дата подання заявки №m200605177 - 07.04.2006; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.08.2006;

- № 65447 на знак для товарів та послуг «FLEXIGUM», зареєстрований для товарів 17 класу МКТП «ізоляційні матеріали; гідроізоляційні матеріали; бітумні гідроізоляційні матеріали; бітумно-латексні матеріали для гідроізоляції; полімерні гідроізоляційні мастики; ізоляційні речовини для захисту будівель від вогкості; ізоляційні композиції для захисту будівель від вогкості»; 19 класу МКТП «будівельні матеріали неметалеві; покрівлі неметалеві; покривні матеріали; покриви неметалеві будівельні; стінні покриви неметалеві будівельні» та для послуг 37 класу МКТП «будівельне ізолювання; будівельне гідроізолювання; покрівельні роботи; протикорозійне обробляння; встановлювання, технічне доглядання та лагодження устатковання для вищезазначених послуг»; дата подання заявки №m200605178 - 07.04.2006; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.08.2006.

Володільцем названих свідоцтв України було визначено ТОВ «Бітум Україна».

Разом з тим, ТОВ «Бітум Україна» виставило Bitum Ltd (Бітум Лтд) рахунки від 03.01.2007 № 002/07 на суму 4 467 доларів США за реєстрацію торговельних марок в Україні та від 03.01.2007 № 003/07 на суму 20 036,70 доларів США за реєстрацію торговельних марок у рамках Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків на території дистрибуції. Зазначені рахунки оплачені позивачем-1.

Відповідно до частини першої статті 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

13.12.2010 ТОВ «Бітум Україна» (продавець) та Belloderia Ltd (покупець) укладено Договір, за умовами якого продавець зобов'язується передати покупцю повністю право власності на торговельні марки «MULTIGUM», «MАSTIGUM» та «FLEXIGUM», усі привілеї, пріоритети, виключні майнові права інтелектуальної власності, пов'язані із торговельними марками (зокрема, право володіння, користування, розпорядження, контролю), а покупець зобов'язується набути всі права власності на усі торговельні марки та здійснити оплату згідно з положеннями Договору (пункт 1.2 Договору).

У частині другій статті 1114 ЦК України зазначено, що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Внаслідок передачі права власності на торговельні марки були внесені зміни щодо їх власника (код 732) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Отже, володільцем свідоцтв України № 65445, № 65446 та № 65447 станом на час розгляду справи є Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд), що підтверджується наявними в матеріалах справи виписками з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Наведеним спростовуються доводи Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) про те, що свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, володільцем яких було ТОВ «Бітум Україна», фактично не є правоохоронними документами, володільцем яких на даний час є Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд).

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Звертаючись до суду з даним позовом, Bitum Petrochemical Industries Ltd (Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд.) посилалося на те, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 65445, № 65446, № 65447 підлягають визнанню недійсними з огляду на те, що вони одержали правову охорону безпідставно, оскільки на час подання заявки на реєстрацію могли ввести в оману стосовно особи виробника (позивача-2).

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Разом з тим, з матеріалів справи вбачається, що Bitum Petrochemical Industries Ltd (Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд.) на час подання ТОВ «Бітум Україна» заявок на реєстрацію позначень «MULTIGUM», «MАSTIGUM» та «FLEXIGUM» (07.04.2006) не здійснювало господарську діяльність на території України (у тому числі через посередників), наявна на вказаній території продукція маркувалася позначеннями «MULTIGUM», «MАSTIGUM» та «FLEXIGUM», які були зареєстровані на ім'я Bitum Ltd (Бітум ЛТД) в Ізраїлі і використовувалися саме останнім у тому числі й на Україні, а тому суд дійшов висновку про те, що свідоцтва України на спірні позначення не можуть бути визнані недійсними з підстав, передбачених абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

Bitum Ltd (Бітум ЛТД), у свою чергу, з посиланням на підпункт «в» пункту 1 статті 19 Закону підставою позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв України №№169859, 173460 і 173461 визначало те, що такі свідоцтва було видано з порушенням прав названого позивача.

Відповідно до підпункту «в» пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Так, пунктами (1) і (2) статті 6seрties Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка набула чинності для України 25.12.1991, якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.

Зазначена Конвенція набрала законної сили для Ізраїлю 24.03.1950, тобто на момент укладення Угоди її сторони повинні були враховувати у тому числі й приписи Паризької конвенції про охорону промислової власності.

З аналізу наявних у справі доказів вбачається, що, укладаючи Додаток № 2, Bitum Ltd (Бітум ЛТД) і ТОВ «Бітум України» зазначили, що за законодавством України іноземні юридичні особи позбавлені права реєструвати торговельні марки на території України.

Наведена інформація не відповідала та не відповідає дійсності, оскільки як на момент укладення Додатку № 2, так і на сьогодні іноземні юридичні особи мають право реєструвати торговельні марки нарівні з громадянами та юридичними особами України.

З огляду на те, що ТОВ «Бітум Україна» є юридичною особою України, то цілком логічно припустити, що відповідач-3 був більш обізнаний щодо нюансів національного законодавства, ніж Бітум Лтд - юридична особа за законодавством Ізраїлю.

Подання заявок відповідачем-3 відбулося з порушенням прав позивача-1, оскільки останній був введений в оману щодо його права на здійснення реєстрації торговельних марок в Україні.

Поряд з цим, у Додатку № 2 (пункти 2 і 3 Додатку № 2) були вказані чіткі обмеження, які стосувалися прав інтелектуальної власності на торговельні марки «MULTIGUM», «MАSTIGUM» та «FLEXIGUM»; дистриб'ютор (ТОВ «Бітум Україна») підтверджував, що всі права інтелектуальної власності на продукцію, включаючи і право реєструвати торговельні марки, є виключною власністю постачальника (Bitum Ltd (Бітум ЛТД)), погодився з тим, що постачальник повинен залишатися єдиним власником всіх прав, зокрема, на знаки для товарів і послуг, за жодних обставин така реєстрація прав від імені дистриб'ютора не буде надавати останньому ніяких майнових прав на права інтелектуальної власності на торгові знаки на продукцію і ТОВ «Бітум Україна» обмежений у розпорядженні торговельними марками.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявні підстави визнати недійсними свідоцтв України № 65445, № 65446 та № 65447 на знаки для товарів і послуг відповідно «MULTIGUM», «MАSTIGUM» та «FLEXIGUM».

Що ж до вимоги про зобов'язання Служби внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсними названих свідоцтв України на знаки для товарів і послуг і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», то відповідна вимога як похідна від основної підлягає задоволенню з урахуванням припису пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і частини другої статті 19 Закону, відповідно до якої при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Позивачами також було заявлено вимогу про визнання Договору недійсним.

Відповідно до частин другої - п'ятої статті 203 ЦК України особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Частиною першою статті 215 ЦК України встановлено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Як вже вказувалося у судовому рішенні, Додаток № 2 містив чіткі обмеження щодо права ТОВ «Бітум Україна» розпорядження спірними торговельними марками; позивач-1 не наділив відповідача-3 необхідним обсягом дієздатності щодо розпорядження знаками для товарів і послуг, а тому укладення оспорюваного правочину відбулося з порушенням чинного законодавства України, оскільки ТОВ «Бітум Україна» не мало права передавати право власності на торговельні марки відповідачу-2, оскільки по суті не було їх власником та не отримало від Бітум Лтд відповідного дозволу.

Враховуючи викладене, вимоги про визнання недійсним Договору є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Господарським судом міста Києва також не беруться до уваги наведені Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) доводи про те, що підтвердженням права власності останнього на спірні торговельні марки є укладення названим відповідачем і Bitum Petrochemical Industries Ltd Договору № 251210-DA-I, з огляду на таке.

02.06.2011 Bitum Petrochemical Industries Ltd (постачальник) та Belloderia Ltd (дистриб'ютор) укладено Договір № 251210-DA-I, за умовами якого:

- постачальник зобов'язується надати право дистриб'ютору, а дистриб'ютор отримати право продавати, здійснювати торгівлю та розповсюджувати продукцію на території відповідно до умов Договору № 251210-DA-I. Дистриб'ютор має виключне дистриб'юторське право на території протягом строку дії Договору № 251210-DA-I за умови, що дистриб'ютор продовжує виконувати свої зобов'язання відповідно до умов Договору № 251210-DA-I, а постачальник не повинен надавати право будь-якій іншій особі продавати, здійснювати торгівлю та розповсюджувати продукцію на території (пункт 1 Договору № 251210-DA-I);

- Договір № 251210-DA-I має зворотну дію, починаючи з 25.10.2010, незважаючи на дату укладення Договору № 251210-DA-I і буде діяти три роки за умови, що дистриб'ютор продовжуватиме виконувати свої зобов'язання відповідно до умов Договору № 251210-DA-I, крім випадків дострокового розірвання відповідно до умов Договору № 251210-DA-I (пункт 2 Договору № 251210-DA-I).

Разом з тим, Bitum Petrochemical Industries Ltd 04.04.2012 надіслало Belloderia Ltd повідомлення про розірвання Договору №251210-DA-I через суттєве порушення його умов.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) і ТОВ «Бітум Україна» у рівних частинах.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати недійсними повністю:

- свідоцтво України № 65445 на знак для товарів і послуг «MULTIGUM», власником якого є Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) (6042, Кіпр, м. Ларнака, Текла Хауз, Юнайтед Нейшіонз стріт, 50; ідентифікаційний код 252299);

- свідоцтво України № 65446 на знак для товарів і послуг «MASTIGUM», власником якого є Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) (6042, Кіпр, м. Ларнака, Текла Хауз, Юнайтед Нейшіонз стріт, 50; ідентифікаційний код 252299);

- свідоцтво України № 65447 на знак для товарів і послуг «FLEXIGUM», власником якого є Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) (6042, Кіпр, м. Ларнака, Текла Хауз, Юнайтед Нейшіонз стріт, 50; ідентифікаційний код 252299).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького (Василя Липківського), 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України № 65445 № 65446 і № 65447 на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Визнати недійсним договір від 13.12.2010 № 131210 про передачу права власності та знаки для товарів і послуг, укладений товариством з обмеженою відповідальністю «Бітум Україна» (04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 3/5; ідентифікаційний код 33946402) та Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) (6042, Кіпр, м. Ларнака, Текла Хауз, Юнайтед Нейшіонз стріт, 50; ідентифікаційний код 252299).

5. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Бітум Україна» (04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 3/5; ідентифікаційний код 33946402) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь Bitum Ltd (Бітум Лтд) (10175, Ізраїль, м. Хайфа, Хаєтзіра, 4): 573 (п'ятсот сімдесят три) грн. 50 коп. судового збору за подання позовної заяви; 609 (шістсот дев'ять) грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 1 705 (одну тисячу сімсот п'ять) грн. 20 коп. судового збору за подання касаційної скарги.

6. Стягнути з Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) (6042, Кіпр, м. Ларнака, Текла Хауз, Юнайтед Нейшіонз стріт, 50; ідентифікаційний код 252299) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь Bitum Ltd (Бітум Лтд) (10175, Ізраїль, м. Хайфа, Хаєтзіра, 4): 573 (п'ятсот сімдесят три) грн. 50 коп. судового збору за подання позовної заяви; 609 (шістсот дев'ять) грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 1 705 (одну тисячу сімсот п'ять) грн. 20 коп. судового збору за подання касаційної скарги.

7. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Бітум Україна» (04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 3/5; ідентифікаційний код 33946402) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь Bitum Petrochemical Industries Ltd (Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд) 10175, Ізраїль, м. Хайфа, Хаєтзіра, 4; код 510324486): 573 (п'ятсот сімдесят три) грн. 50 коп. судового збору за подання позовної заяви; 609 (шістсот дев'ять) грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 1 705 (одну тисячу сімсот п'ять) грн. 20 коп. судового збору за подання касаційної скарги.

8. Стягнути з Belloderia Ltd (Беллодерія Лтд) (6042, Кіпр, м. Ларнака, Текла Хауз, Юнайтед Нейшіонз стріт, 50; ідентифікаційний код 252299) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь Bitum Petrochemical Industries Ltd (Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд) 10175, Ізраїль, м. Хайфа, Хаєтзіра, 4; код 510324486): 573 (п'ятсот сімдесят три) грн. 50 коп. судового збору за подання позовної заяви; 609 (шістсот дев'ять) грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 1 705 (одну тисячу сімсот п'ять) грн. 20 коп. судового збору за подання касаційної скарги.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 16.03.2015.

Суддя О. Марченко