РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2015№910/16227/14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/16227/14

за позовом публічного акціонерного товариства «Завод «Південкабель», м. Харків,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель», м. Одеса,

та товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель», м. Одеса,

про визнання недійсними патентів України № 91825 та № 90994 на корисні моделі,

за участю представників сторін:

позивача - Краюшкіна В.В. (довіреність від 26.03.2014 №19юр);

Боровика П.А. (довіреність від 15.08.2014 №19юр);

відповідача-1 - Ресенчука В.М. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8570);

відповідача-2 - Семенова В.І. (довіреність від 26.08.2014 №657/Д);

відповідача-3 - Семенова В.І. (довіреність від 01.01.2014 №б/н).

Публічне акціонерне товариство «Завод «Південкабель» (далі - Завод «Південкабель») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним патенту України № 91825 на корисну модель «Кабель силовий», володільцями якого є публічне акціонерне товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель» (далі - Завод «Одескабель») та товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» (далі - Товариство);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відомості до Державного реєстру патентів України на винаходи і корисні моделі стосовно визнання недійсним патенту України № 91825 на корисну модель «Кабель силовий».

Позов обґрунтовано невідповідністю корисної моделі за патентом України № 91825 умові патентоздатності «новизна», визначеній Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.08.2014 порушено провадження у справі.

28.08.2014 Завод «Південкабель» подав суду доповнення до позовної заяви (фактично заяву про зміну предмета позову), мотивовані тим, що позивачу стало відомо, що 10.06.2014 Заводу «Одескабель» та Товариству було видано патент України № 90994 на корисну модель «Кабель силовий»; патент України № 90994 підлягає визнанню недійсним у зв'язку з невідповідністю корисної моделі за вказаним патентом умові патентоздатності «новизна».

Згідно з зазначеною заявою про зміну предмета позову позивач просить суд:

- визнати недійним патент України № 91825 на корисну модель «Кабель силовий»;

- визнати недійним патент України № 90994 на корисну модель «Кабель силовий»;

- зобов'язати Службу внести відомості до Державного реєстру патентів України на винаходи і корисні моделі стосовно визнання недійсними патентів України № 91825 та № 90994 на корисну модель «Кабель силовий».

Враховуючи дотримання позивачем умов частини четвертої статті 22 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), суд прийняв заяву позивача про зміну предмета позову до розгляду.

01.09.2014 Завод «Одескабель» подав суду відзив на позов, в якому зазначив таке:

- 10.07.2014 Службою на підставі заявки № u201404468 Заводу «Одескабель» та Товариства здійснено державну реєстрацію патенту України № 91825 на корисну модель «Кабель силовий»;

- формула корисної моделі - «Кабель силовий, що містить щонайменше одну металеву струмопровідну жилу, яка виконана із дротів, згрупованих у повиви, та оболонку, який відрізняється тим, що повиви струмопровідної жили виконані з коефіцієнтом ущільнення 0,76-0,92 та кроком скручування 50-400 мм.»;

- на підтвердження того, що патент України № 91825 на корисну модель «Кабель силовий» не відповідає умовам патентоздатності, а саме не є новим, тобто є частиною рівня техніки, Завод «Південкабель» подав зроблений його працівником аналіз патентоспроможності корисної моделі;

- зазначений аналіз не містить належних даних, які підтверджують, що патент на корисну модель є частиною рівня техніки;

- в аналізі містяться посилання на різні джерела інформації та літератури, при цьому самі джерела (або їх засвідчені копії) чи витяги з них не додано до аналізу та до позовної заяви, що унеможливлює надання правильного та обґрунтованого висновку про викладені в аналізі обставини.

01.09.2014 Служба подала суду відзив на позов, в якому просила у задоволенні позову відмовити у повному обсязі з огляду на те, що:

- патент на корисну модель - це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель;

- корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки;

- рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

- при проведенні експертизи заявки на видачу патенту на корисну модель перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі корисної моделі;

- експертиза заявки № u201404468 була проведена відповідно до Закону в редакції, що діяла на дату подання заявки, Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, та Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22.

Завод «Одескабель» 22.09.2014 подав суду відзив на доповнення до позовної заяви, в якому зазначив таке:

- 10.06.2014 Службою на підставі заявки № u201404126 Заводу «Одескабель» та Товариства здійснено державну реєстрацію патенту України № 90994 на корисну модель «Кабель силовий»;

- формула корисної моделі - «Кабель силовий», який містить щонайменше одну металеву струмопровідну жилу, яка виконана із дротів, згрупованих у повиви, та оболонку, який відрізняється тим, що внутрішній повив/повиви виконано з коефіцієнтом щільності не менше 0,92, а зовнішній повив виконано із коефіцієнтом щільності не менше 0,76.»;

- поданий Заводом «Південкабель» аналіз патентоспроможності корисної моделі не може вважатися належним доказом підтвердження тощо, що патент України № 90994 на корисну модель не відповідає умовам патентоздатності, а саме не є новим, тобто є частиною рівня техніки.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.09.2014 у справі № 910/16227/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та в зв'язку з цим зупинено провадження у справі.

25.09.2014 матеріали справи №910/16227/14 надіслано судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України).

До господарського суду міста Києва 04.03.2015 надійшли матеріали справи №910/16227/14 з висновком експерта від 27.02.2015 № 998 (далі - Висновок № 998).

23.03.2015 відповідач-3 подав відзив на судову експертизу, в якому зазначив таке:

- на сторінці 7 в таблиці 1 в 4 рядку Висновку № 998 при порівнянні ознаки корисної моделі за патентом України № 91825 та ознаки силових кабелів, що викладена у підручнику «Производство кабелей и проводов» робиться необгрунтований висновок про співпадання ознак, хоча насправді вказані у підручнику коефіцієнти заповнення жил повністю не перекривають вказаний в корисній моделі діапазон значень ущільнення жили; тому висновок про те, що «в матеріалах справи містяться відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Кабель силовий» за патентом України № 91825 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки» Товариство вважає безпідставним;

- на сторінці 10 в таблиці 2 в 4 рядку Висновку № 998 при порівнянні ознаки корисної моделі за патентом України №90994 та ознаки силових кабелів, що викладена у виданні «Самонесущие изолированные и высоковольтные защищеные провода» робиться необґрунтований висновок про співпадання ознак, хоча насправді вказані у виданні коефіцієнти заповнення жил повністю не перекривають вказаний в корисній моделі діапазон значень щільності жили;

- на сторінці 10 в таблиці 2 в 5 рядку Висновку № 998 також на сторінці 10 при порівнянні ознаки корисної моделі та ознаки, що викладена у виданні, знову робиться необґрунтований висновок про співпадання ознак, хоча насправді вказані у виданні коефіцієнти заповнення жил повністю не перекривають вказаний в корисній моделі діапазон значень щільності жили;

- сукупність ознак формули корисної моделі, вказаних у таблиці 2 в 4 та 5 рядку, свідчить про те, що внутрішній повив/повиви та зовнішній повив виконуються з різними коефіцієнтами щільності і це є одним із елементів новизни корисної моделі, але в протипоставленому виданні йдеться лише про загальні коефіцієнти заповнення жил;

- тому висновок експерта Дорошенка О.Ф. про те, що «в матеріалах справи містяться відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Кабель силовий» за патентом України № 90994 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки» є безпідставним.

У судовому засіданні 23.03.2015 представники позивача надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представники відповідача-1,2,3 у судовому засіданні надали пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечили; вимоги ухвали суду від 10.03.2015 відповідачі-1,2 не виконали та письмові пояснення з приводу Висновку № 998 не подали.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

17.04.2014 Завод «Одескабель» та Товариство подали заявку № u201404126 на видачу патенту України на корисну модель «Кабель силовий».

28.04.2014 відповідач-2 та відповідач-3 подали заявку № u201404468 на видачу патенту України на корисну модель «Кабель силовий».

Відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання є, зокрема, винаходи та корисні моделі, промислові зразки.

У частині першій статті 12 Закону зазначено, що особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку.

29.04.2014 державним підприємством «Український інститут промислової власності» (далі - ДП «УІПВ») було складено висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи стосовно заявки № u201404126.

08.05.2014 ДП «УІПВ» було складено висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи стосовно заявки № u201404468.

Згідно з частиною дев'ятою статті 16 Закону під час проведення формальної експертизи, зокрема, встановлюється дата подання заявки на підставі статті 13 цього Закону; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, та чи не відноситься він до об'єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

За змістом статей 462 та 464 ЦК України права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчуються патентом, зважаючи на що визнано недійсним може бути саме патент.

10.06.2014 було здійснено публікацію відомостей про видачу патенту України № 90994 на корисну модель в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 11, а 10.07.2014 у названому бюлетені (№ 13) було здійснено публікацію відомостей про видачу патенту України № 91825 на корисну модель.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає таке:

- Завод «Південкабель» з 1943 року є одним з провідних виробників кабельної продукції та спеціалізується на виробництві силових кабелів, а тому існування вказаних патентів відповідача перешкоджає його законним правам та інтересам в підприємницькій діяльності з виробництва сегменту кабельної продукції - «Кабелів силових»;

- при порівняльному аналізі усіх сукупних ознак, наведених у формулі та описах корисних моделей № 90994 і № 91825, відсутній елемент новизни, у зв'язку з чим вказані корисні моделі підлягають визнанню їх недійсними.

Відповідачі проти задоволення позовних вимог заперечили у повному обсязі з підстав їх необґрунтованості та невідповідності нормам чинного законодавства України.

Відповідно до частини першої статті 460 ЦК України корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.

Відповідно до статті 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно з частиною першою статті 6 Закону правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Частиною першою статті 33 Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Відповідно до частини другої статті 7 Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо (частина третя статті 7 Закону).

У пункті 6.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним); відповідність корисної моделі критерію патентоздатності «промислова придатність»; наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.

Згідно з частиною першою статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

З метою з'ясування питань наявності чи відсутності в матеріалах справи відомостей, які б свідчили про те, що:

- сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Кабель силовий» за патентом України № 91825 стала загальнодоступною в світі до дати подання Заводом «Одескабель» та Товариством заявки № u 201404468, а саме до 10.07.2014;

- сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Кабель силовий» за патентом України № 90994 стала загальнодоступною в світі до дати подання відповідачем-2 та відповідачем-3 заявки № u 201404126, а саме до 10.06.2014, ухвалою господарського суду міста Києва від 22.09.2014 у справі № 910/16227/14 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку О.Ф. (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України).

04.03.2015 судом отримано від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Висновок № 998.

За результатами проведеного дослідження судовий експерт дійшов висновків про таке:

- в матеріалах справи містяться відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Кабель силовий» за патентом України № 91825 стала загальнодоступною в світі до дати подання Заводом «Одескабель» та Товариством заявки № u201404468, а саме до 10.07.2014;

- в матеріалах справи містяться відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Кабель силовий» за патентом України № 90994 стала загальнодоступною в світі до дати подання Заводом «Одескабель» та Товариством заявки № u 201404126, а саме до 10.06.2014.

Крім того, до матеріалів справи долучені висновки експертизи щодо умов патентоздатності від 10.12.2014 № 24958/ЗУ/14 (далі - Висновок № 24958/ЗУ/14) та від 16.12.2014 № 25292/ЗУ/14 (далі - Висновок № 25292/ЗУ/14) ДП «УІПВ».

У Висновку № 24958/ЗУ/14 вказано таке: за результатами експертизи запатентованої корисної моделі встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України № 90994 на корисну модель, не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї частиною другою статті 7 Закону, а саме: за пунктом 1 формули не є новою.

Разом з тим, у Висновку № 25292/ЗУ/14 вказано таке: за результатами експертизи запатентованої корисної моделі встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України № 91825 на корисну модель, не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї частиною другою статті 7 Закону, а саме: за пунктом 1 формули не є новою.

Відповідно до частини першої статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово (частина друга статті 32 ГПК України).

Частиною п'ятою статті 42 ГПК України передбачено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Господарським судом з огляду на зібрані у справі докази, зокрема, Висновок № 998 встановлено, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Кабель силовий» за патентом України № 91825 та корисної моделі «Кабель силовий» за патентом України № 90994 стала загальнодоступною в світі до дати подання Заводом «Одескабель» та Товариством відповідних заявок.

Отже, корисні моделі не відповідають умовам патентоздатності, визначеними статтею 7 Закону, а тому патент України № 91825 на корисну модель та патент України № 90994 на корисну модель мають бити визнані недійсними відповідно до пункту «а» частини першої статті 33 Закону.

Відповідачі не надали суду доказів (у розумінні статті 32 ГПК України), які б спростовували доводи позивача.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону Установа (Служба) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на корисні моделі, для чого, зокрема забезпечує опублікування офіційних відомостей про названі об'єкти права інтелектуальної власності.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені; патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (частини третя і четверта статті 33 Закону).

Згідно з пунктом 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, організує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти на об'єкти права інтелектуальної власності, веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності, видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до пункту 1.2 статті 1 Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2001 № 469 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2001 за № 558/5749 (зі змінами і доповненнями), Державний реєстр патентів України на корисні моделі - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на корисні моделі та деклараційних патентів України на корисні моделі, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Пунктом 2.2 статті 2 Положення передбачено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо визнання патенту недійсним повністю або частково.

Підставою для внесення відомостей до реєстру відповідно до пункту 2.3 статті 2 Положення є, зокрема, рішення судових органів.

За таких обставин, зважаючи, що позовні вимоги до Служби є похідними від вимог про визнання недійсними патентів України на корисні моделі, позов визнається судом доведеним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідачів 2 і 3.

Керуючись статтями 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсним патент України № 91825 на корисну модель «Кабель силовий», володільцями якого є публічне акціонерне товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель» (65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 144; ідентифікаційний код 05758730) та товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» (65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 144; ідентифікаційний код 30332681).

3. Визнати недійсним патент України № 90994 на корисну модель «Кабель силовий», володільцями якого є публічне акціонерне товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель» (65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 144; ідентифікаційний код 05758730) та товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» (65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 144; ідентифікаційний код 30332681).

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними патентів України № 90994 і № 91825 на корисні моделі.

5. Стягнути з публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель» (65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 144; ідентифікаційний код 05758730) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного судового рішення, на користь публічного акціонерного товариства «Завод «Південкабель» (61099, м. Харків, вул. Автогенна, 7; ідентифікаційний код 00214534) 1 218 (одну тисячу двісті вісімнадцять) грн. судового збору.

6. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» (65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 144; ідентифікаційний код 30332681) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного судового рішення, на користь публічного акціонерного товариства «Завод «Південкабель» (61099, м. Харків, вул. Автогенна, 7; ідентифікаційний код 00214534) 1 218 (одну тисячу двісті вісімнадцять) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 24.03.2015.

Суддя О. Марченко