УХВАЛА

23.02.2015Справа № 910/8050/13

За позовом Компанії Фестіна Лотус, Ес. Ей. (м. Мадрид, Іспанія)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Компанії Романсон Ко., Лтд (Romanson), (м. Сеул, Республіка Корея)

про визнання повністю недійсним свідоцтва України № 111795 на знак для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Карлаш Ю.І.;

від відповідача-1: Потоцький М.Ю.

від відповідача-2: Величко Л.О.

вільний слухач: Теньова О.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Компанія Фестіна Лотус, Ес. Ей. (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до 1) Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1), 2) Компанії Романсон Ко., Лтд (Romanson) (далі-відповідач-2) про визнання повністю недійсним на території України свідоцтва України № 111795 на знак для товарів і послуг «J'ESTINA», зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.04.2013 року (суддя Блажівська О.Є.) порушено провадження у справі № 910/8050/13 та призначено до розгляду у судовому засіданні 13.11.2013 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.06.2013 року зупинено провадження у справі № 910/8050/13 до виконання судового доручення про вручення судових документів чи повідомлення про неможливість такого виконання.

26.09.2013 р. через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав відзив на позовну заяву, в якій пояснив, що позначення «FESTINA» (комбінований) та позначення «J'ESTINA» є різними за складом та кількістю складів, порівнювальні знаки не можуть бути визнані подібними до ступеня змішуваності за фонетичним аналізом.

08.11.2014 р. представник позивача через загальний відділ діловодства суду подав повідомлення щодо зміни адреси представника.

У судовому засіданні 13.11.2013 р. представник позивача надав відповідь на відзив на позовну заяву, в якій зазначив, що не погоджується з твердженням відповідача-2 про схожість в позначеннях за фонетичним критерієм лише в двох складах в кінці, тобто менше ніж 50 % позначення.

Розгляд справи відкладався в порядку п.п. 1-2 ст. Господарського процесуального кодексу України.

18.11.2013 р. через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про призначення експертизи, в якому просить суд призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у даній справі.

У судовому засіданні 04.12.2014 р. представник відповідача-2 подав клопотання про застосування строків позовної давності, мотивуючи тим, що лише 09.04.2013 р. позивач звернувся до суду про порушення його прав, видачею оспорюваного свідоцтва України №11175, яке відбулось 10.09.2009 р., про яке міг довідатися починаючи з 10.09.2009 р., тобто з дати офіційної публікації про видачу оспорюваного свідоцтва на знак для товарів і послуг відповідача-2.

Також, судом оголошувалась перерва до 11.12.2013 р.

11.12.2013 р. розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва Бойко Р.В., у зв'язку із перебуванням судді Блажівської О.Є. на лікарняному, справу № 910/8050/13 передано для розгляду судді Гумезі О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.12.2013 р. справу № 910/8050/13 прийнято до провадження суддею Гумегою О.В., розгляд справи призначено на 22.01.2014 року.

16.12.2013 р. розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва Бойко Р.В., у зв'язку з виходом судді Блажівської О.Є. з лікарняного, справу № 910/8050/13 передано для розгляду судді Блажівській О.Є.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.12.2013 р. справу № 910/8050/13 прийнято до провадження.

17.01.2014 р. через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заперечення проти клопотання про застосування строку позовної давності.

Розгляд справи відкладався в порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

05.02.2014 р. представник відповідача-2 через загальний відділ діловодства суду подав письмові пояснення з урахування клопотання позивача про призначення судової експертизи, в якому заперечив проти призначення судової експертизи та просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

05.02.2014 року розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва Бойко Р.В., у зв'язку із перебуванням судді Блажівської О.Є. на лікарняному, справу № 910/8050/13 передано для розгляду судді Гумезі О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.02.2014 р. справу № 910/8050/13 прийнято до провадження суддею Гумегою О.В., розгляд справи призначено на 19.02.2014 р.

17.02.2014 р. розпорядженням голови господарського суду міста Києва Князькова В.В., у зв'язку з виходом судді Блажівської О.Є. з лікарняного, справу № 910/8050/13 передано для розгляду судді Блажівській О.Є.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2014 р. справу № 910/8050/13 прийнято до провадження.

Судове засідання, призначене на 19.02.2014 р. не відбулося у зв'язку зі збоєм в роботі комп'ютерної мережі та роботі АРМ "Діловодство спеціалізованого суду".

Ухвалою господарського суду від 19.02.2014 року розгляд справи призначено на 19.03.2014 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.03.2014 р. призначено у справі №910/8050/13 судову експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено здійснити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії наук України та зупинено провадження у даній справі.

03.12.2014 р. матеріали справи № 910/8050/13 надійшли до господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 960 від 27.11.2014 р.

Розпорядженням Керівника апарату господарського суду міста Києва від 03.12.2014 р., у зв'язку з відпусткою судді Блажівської О.Є. проведено повторний автоматичний розподіл справи № 910/8050/13, за результатами якого справу передано на розгляд судді Бондарчук В.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.12.2014 р. поновлено провадження у справі № 910/8050/13, прийнято справу № 910/8050/13 до провадження (суддя Бондарчук В.В.), розгляд справи призначено на 15.01.2015 р., за участю представників сторін.

15.01.2015 р. через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав додаткові пояснення на підтримку позовних вимог з урахуванням висновків судової експертизи, мотивуючи тим, що судовий експерт підтвердив, що знак для товарів за свідоцтвом України № 111795 від 10.09.2009 р. є таким, що може ввести в оману, щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №601275 від 17.05.1993 р., з урахуванням висновків судової експертизи, позивач підтримує заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

У судовому засіданні від 15.01.2015 р. представник відповідача-1 надав заяву про залишення позову без розгляду, в якій зазначає, що позовну заяву підписано представником позивача - Компанії Фестіна Лотус, Ес. Ей. - Зубенко О.С., до позовної заяви подано довіреність в якій не вказано дату її вчинення. Відтак подана довіреність є нікчемною, яка не створює правових наслідків, тобто не надає особі права підписувати позовну заяву.

Представник відповідача-2 надав у судовому засіданні заяву про залишення позову без розгляду, пояснюючи тим, що у довіреності від компанії Фестіна Лотус, Ес. Ей. Не вказано дати її вчинення, отже повноваження представника позивача Зубенко О.М. є не встановленими та правомірність подання позову будь-ким від імені позивача також не встановлена.

Також представник відповідача-2 надав заперечення на заперечення на клопотання про застосування строку позовної давності, в яких просить суд застосувати строк позовної давності, враховуючи принцип рівності кожного перед законом.

Суд відклав розгляд заяв про залишення позову без розгляду на наступне судове засідання та оголосив перерву до 09.02.2015 р.

У судовому засіданні 09.02.2015 р. представник позивача надав заперечення проти заяви про залишення позову без розгляду та застосування стоків позовної давності, в якій повідомляє суд, що довіреність на представника позивача була видана 21.01.2013 р., що підтверджується штампом нотаріусу, якій засвідчував підпис пана Хосе Антоніо Ернандеса.

Крім того, зазначає, що позивач є нерезидентом України, а тому не міг бути обізнаним про видачу свідоцтва України відповідачу-2.

Представник відповідача-1 надав заперечення проти висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, обґрунтовуючи, що експертом не було здійснено дослідження властивості знака для товарів і послуг «J.ESTINA». за свідоцтвом України №111795 щодо можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товар, на вказану дату, згідно норм законодавства.

Представник відповідача-2 надав пояснення з урахуванням висновку експерта, мотивуючи тим, що висновок судового експерта зроблений спираючись на однакову видову приналежність позначень, без врахування їх реального індивідуального смислового значення.

Суд розглянувши подані 15.01.2015 р. заяви про залишення позову без розгляду, визнав їх необґрунтованими та відмовив у задоволенні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2015 р. суд продовжив строк вирішення спору на п'ятнадцять днів.

18.02.2015 р. через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав додаткові пояснення, щодо правової позиції позивача.

12.02.2015 р. судом направлено запит до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національна академія правових наук України про надання інформації щодо чинності свідоцтва ЕКК МВС України від 28.10.2009 р. № 9645 судового експерта Черненко Л. А. станом на 27.11.2014 р.

23.02.2015 р. через загальний відділ діловодства суду від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національна академія правових наук України надійшов лист з інформацією на судовий запит, в якому інститут повідомив, що на дату формування висновку 27.11.2014 р. свідоцтво ЕКК МВС України від 28.10.2009 р. № 9645 на ім'я Черненко Л.А. було недійсним, при цьому, викладено пропозицію про направлення справи до НДІ інтелектуальної власності для проведення комісійної експертизи без додаткової оплати.

У даному судовому засіданні представник позивача надав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, зазначивши наступні запитання:

1. а) Чи є знак для товарів і послуг «J.ESTINA» за свідоцтвом України № 111795 від 10.09.2009 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «FESTINA» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 601275 щодо товарів, для яких їх було зареєстровано;

б) чи є знак для товарів і послуг «J.ESTINA» за свідоцтвом України № 111795 від 10.09.2009 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «FESTINA» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 559707 щодо товарів, для яких їх було зареєстровано;

в) чи є знак для товарів і послуг «J.ESTINA» за свідоцтвом України N9 111795 від 10.09.2009 р. схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням «FESTINA» (комбінований), що заявлено в Україні на реєстрацію як знак для товарів і послуг за заявкою m2015 01853 від 13 лютого 2015 року щодо товарів, для яких цей знак було зареєстровано, і відповідно щодо яких заявлено на реєстрацію позначення за цією заявкою?;

2. Чи є товари 14 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів и послуг «J.ESTINA» за свідоцтвом України № 111795 від 10.09.2009 р. такими самими або спорідненими із товарами, для яких було надано правову охорону в Україні знаку «FESTINA» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 601275, такими самими або спорідненими із товарами, для яких було надано правову охорону в Україні знаку «FESTINA» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 559707, такими самими або спорідненими із товарами, для реєстрації відносно яких як знаку для товарів і послуг «FESTINA» (комбінований) в Україні подано заявку m2015 01853 від 13 лютого 2015 року?;

3. а) Чи є знак для товарів і послуг «J.ESTINA» за свідоцтвом України № 111795 від 10.09.2009 р. таким, що може вести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар, б) чи знак для товарів і послуг «J.ESTINA» за свідоцтвом України № 111795 від 10.09.2009 р. в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо належності одній особі товарів 14 класу МКТП, маркованих знаком для товарів і послуг «J.ESTINA» за свідоцтвом України № 111795 від 10.09.2009 р. та товарів 14 класу МКТП за міжнародною реєстрацією знака «FESTINA» (комбінований) № 559707, товарів 14 класу МКТП відносно позначення «FESTINA» (комбінований) заявленого на реєстрацію в Україні як знак для товарів і послуг за заявкою m2015 01853 від 13 лютого 2015 року, товарів 14 класу МКТП за міжнародною реєстрацією знака «FESTINA» (комбінований) № 601275, якому надавалася правова охорону в Україні?

Проведення експертизи просив доручити судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Представники сторін не заперечували проти призначення у справі судової експертизи.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питання, що потребує спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Анатолійовичу (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх).

У зв'язку з призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/8050/13 підлягає зупиненню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, ?

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/8050/13 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх).

2. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи має зображувальний елемент у складі комбінованих знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 559707 від 20.09.1990 р. «FESTINA» (комбінований) № 601275 від 17.05.1993 р. «FESTINA» (комбінований), № 883450 від 27.10.2005 р. «FESTINA» (комбінований) самостійне смислове значення?;

- Чи є товари 14 класу МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 111795 від 10.09.2009 р. «J.ESTINA», однорідними або спорідненими з товарами 14 класу МКТП щодо яких зареєстрований комбінований знак за міжнародною реєстрацією № 601275«FESTINA» (комбінований) від 17.05.1993 р.?;

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 111795 від 10.09.2009 р. «J.ESTINA» тотожнім або схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 601275 від 17.05.1993 р. «FESTINA» (комбінований)?;

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 111795 від 10.09.2009 р. «J.ESTINA» таким, що може ввести оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги у 14 класі МКТП з використанням знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 601275 від 17.05.1993 р. «FESTINA» (комбінований)?.

3. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

4. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

5. Провадження у справі № 910/8050/13 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

6. Матеріали справи № 910/8050/13 надіслати до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх).

Суддя Бондарчук В.В.