ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
РІШЕННЯ

Іменем України

"24" лютого 2015 р. Справа № 911/4825/14

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В. розглянувши матеріали справи

за позовом Компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited)
до1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» 2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Край-1»
проприпинення порушення прав інтелектуальної власності
за участю представників:

позивача:Коваль А.М. - дов. від 06.2007р.
відповідача 1:Литвинова М.Ю. - дов. від 12.01.2015р.
відповідача 2:не з'явились, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином
суть спору:

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява Компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (далі - перший відповідач), Товариства з обмеженою відповідальністю "Край-1" (далі - другий відповідач) про:

- зобов'язання відповідачів припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969;

- заборону відповідачам використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK/ КАПІТАН ДЖЕК", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «CAPITAN JACK», «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black» будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного тростинового (рому), етикетку напою алкогольного тростинового (рому), заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK/ КАПІТАН ДЖЕК", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «САPITAN JACK», «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black» з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK/ КАПІТАН ДЖЕК", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «САPITAN JACK», «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black», заборони використання схожих позначень "CAPTAIN JACK/ КАПІТАН ДЖЕК", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «САPITAN JACK», «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black» в діловій документації, зокрема, у чеках та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php;

- зобов'язання відповідачів усунути схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK/ КАПІТАН ДЖЕК", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «САPITAN JACK», «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black» будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок та упаковок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, чеків та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/ captain_jack.php;

- зобов'язання відповідачів вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний тростиновий (ром) під назвою "CAPTAIN JACK/ КАПІТАН ДЖЕК", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «САPITAN JACK», «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black» як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969.

В ході судового розгляду позивач подав до суду заяву від 24.02.2015р. в якій зазначив позовні вимоги окремо щодо кожного з відповідачів та просить суд:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод", Товариство з обмеженою відповідальністю "Край-1" припинити порушення прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки напою алкогольного тростинового (рому), етикетку напою алкогольного тростинового (рому), заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) в діловій документації, зокрема, у листах та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Край-1" використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black», в діловій документації, зокрема, у накладних.

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" усунути схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, листів та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/ captain_jack.php;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Край-1" усунути схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, накладних;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод", Товариство з обмеженою відповідальністю "Край-1" вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний тростиновий (ром) під назвою "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969.

За вказаних обставин, враховуючи положення ст. 22 ГПК України суд розглядає остаточні вимоги позивача в редакції зазначеної заяви від 24.02.2015р.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на необхідність захисту належних йому прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку "Captain Morgan" та серію торговельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969, які порушуються відповідачами, шляхом вироблення та реалізації ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" та реалізації ТОВ "Край-1" напою алкогольного тростинового (рому) під позначеннями: "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек), які є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" та серією торговельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969 настільки, що їх можна сплутати, та використання відповідачами вищезазначених позначень для маркування алкогольних напоїв може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ром, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки "Captain Morgan", тобто, з позивачем. Також вказані позначення безпідставно використовуються відповідачами в діловій документації та в мережі Інтернет.

Присутній в судовому засіданні представник позивача повністю підтримав позовні вимоги та просить суд їх задовольнити з мотивів, викладених в позові.

Представник першого відповідача, присутній в судовому засіданні, проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, які зводяться до того, що використання спірних позначень не порушує права інтелектуальної власності позивача на добре відому торговельну марку "Captain Morgan" та серію торговельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969, оскільки зазначені позначення, які використовує перший відповідач, не схожі та є різними з торговельними марками позивача, мають суттєві відмінності у написанні, вимові та смисловому значенні, а тому їх не можна сплутати та ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє алкогольні напої. Крім того, перший відповідач зазначив, що він реалізує напій алкогольний міцний тростиновий, а не ром, в той час як позивач реалізує ром, а тому споживачі не можуть бути введеними в оману, оскільки це абсолютно різні напої. У відзиві на позов перший відповідач також посилається на те, що слово «CAPTAIN» втратило розрізняльну здатність, оскільки в Україні було зареєстровано багато торговельних марок, які включають до свого складу вказане слово, наводячи посилання на Свідоцтво України № 840407 «CAPTAIN MARTINS» від 14.10.2004, зареєстроване на ім'я компанії Cannon Investments Limited; Міжнародну реєстрацію № 902290 «CAPTAIN GRAND» від 22.09.2006, зареєстровану на ім'я компанії Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG; Міжнародну реєстрацію № 1117551 «CAPTAIN'S CAT» від 02.03.2012, зареєстровану на ім'я компанії Closed Joint Stock Company «United Wine & Spirits Distributors»; Міжнародну реєстрацію № 931264 «CAPTAIN SPARROW» від 28.05.2007, зареєстровану на ім'я компанії KAUFLAND CESKA REPUBLIKA; Міжнародну реєстрацію № 862733 «CAPTAIN COOK FISH RESTAURANT» від 24.06.2005, зареєстровану на ім'я компанії Droujestvo s Ogranitchena Otgovornost «HAPPY 2000»; Міжнародну реєстрацію № 761187 «CAPTAIN SILVER RUM» від 14.05.2001, зареєстровану на ім'я компанії «BETOLA NV». З огляду на зазначене, перший відповідач вважає вимоги позивача безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Присутній в судовому засіданні 09.12.2014р. представник другого відповідача пояснив, що ТОВ «Край-1» не є виробником спірної продукції, а лише здійснює реалізацію продукції «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black». До подання позову до суду він не мав інформації щодо будь-яких претензій позивача відносно продукції «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black», а тому не міг знати, що реалізація ним такої продукції порушує права інтелектуальної власності позивача.

Другий відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, в судове засідання 24.02.2015р. не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Проте, надіслав до суду клопотання про припинення відносно нього провадження у справі на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України з підстав відсутності предмету спору між позивачем та другим відповідачем, позаяк він повернув постачальнику - ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» алкогольний напій тростиновий (ром) під позначеннями: «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black» у кількості три пляшки загальною вартістю 115,20 грн., що підтверджується накладною повернення від 04.02.2015р. № 339, а відтак не здійснює більше порушення прав позивача.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши пояснення представників сторін, присутніх в судовому засіданні, суд відмовляє в його задоволенні з огляду на недоведеність вказаного клопотання, адже ТОВ «Край-1» не довів та не підтвердив належними та допустимими доказами в розумінні ст. 34 ГПК України відсутність спірного товару на реалізації у товариства на час вирішення спору, оскільки другим відповідачем не подано суду доказів того, що залишок товару на момент прийняття рішення складав лише зазначені вище три одиниці, зокрема, не подано інвентаризаційну відомість складену сторонами у справі щодо алкогольної продукції, яка знаходиться на реалізації у другого відповідача, що свідчило б про відсутність спірного товару, тощо. Лише сам факт повернення спірного товару в кількості трьох одиниць за накладною про повернення не виключає наявність та не свідчить про відсутність іншої кількості спірного товару на реалізації у другого відповідача та не доводить припинення ним порушення прав позивача, за захистом яких він звернувся до суду з даним позовом, а відтак не доводить відсутності предмета спору між позивачем та ТОВ «Край-1», про що зазначає останній.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» під час розгляду справи заявило клопотання про зупинення провадження у справі до вирішення іншої справи за № 804/85/15 Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» до Державної служби інтелектуальної власності України, за участю третьої особи - Державне підприємство «Український інститут промислової власності» про визнання протиправними та скасування рішень і зобов'язання вчинити певні дії, а саме про визнання заявок №№ m 2013 21607 від 21.112013р., m 2013 21608 від 21.11.2013р. такими, що відповідають вимогам правової охорони; визнання протиправними та скасування рішень №№ 43828 від 18.12.2014р., 43829 від 18.12.2014р. про відмову в реєстраціях словесних знаків «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд», «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», зобов'язання здійснити державну реєстрацію знаків для товарів і послуг за заявками №№ m 2013 21607 від 21.11.2013р., m 2013 21608 від 21.11.2013р.

Подане клопотання мотивовано пов'язаністю справ та неможливістю розгляду даної справи до вирішення спору у вказаній адміністративній справі.

Розглянувши подані клопотання про зупинення провадження у справі, заслухавши пояснення представників сторін, присутніх в судовому засіданні, враховуючи матеріали справи, мотиви клопотання та положення ст.ст. 32-34, 79 ГПК України, суд не вбачає підстав та доцільності для його задоволення, з огляду на те, що розгляд Дніпропетровським окружним адміністративним судом справи № 804/85/15 не є обставиною, яка свідчить про неможливість розгляду даної справи, у зв'язку з чим подане клопотання суд залишає без задоволення.

Також суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Пов'язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі. Дані обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи та не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у справі. При цьому, перший відповідач у поданому клопотанні не наводить обставин, які можуть бути встановлені у справі № 804/85/15, яка розглядається Дніпропетровським окружним адміністративним судом та які самостійно не можуть бути встановлені господарським судом Київської області у даній справі.

Перший відповідач не обґрунтував неможливість розгляду даної справи до вирішення вищевказаної справи, яка має інший предмет розгляду, суб'єктний склад і не пов'язана із розглядом цієї справи.

Враховуючи, що неявка другого відповідача в судове засідання не перешкоджає розгляду спору по суті, суд вважає за можливе здійснити розгляд справи відповідно до ст. 75 ГПК України за відсутності представника ТОВ «Край-1» за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, присутніх в судовому засіданні, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

встановив:

Позивач Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) є виробником алкогольної продукції, зокрема, рому Captain Morgan та власником серії торговельних марок «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України № 30 від 30.04.1993р., № 63411 від 15.06.2006р., № 139969 від 10.06.2011р., № 140653 від 25.06.2011р. для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) «Алкогольні напої», що підтверджується офіційною інформацією щодо дії вказаних свідоцтв України, яка міститься у базі даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі - ДП «УІПВ»).

Належна позивачу торговельна марка «CAPTAIN MORGAN» визнана добре відомою в Україні станом на 21.06.2012р. для товарів 33 класу МКТП «Алкогольні напої», що підтверджується рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 13.05.2014р. у справі № 760/19393/13-ц, яке набрало законної сили 26.05.2014 р., а також інформацією з офіційної бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» на сайті ДП «УІПВ».

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Згідно із ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У відповідності до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") .

У ст. 6bis Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., дата набуття чинності для України 25.12.1991р., визначено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням»».

Більш детально правова охорона добре відомих знаків на міжнародному рівні здійснюється на підставі Спільних рекомендацій відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. З огляду на те, що Україна є членом ВОІВ і згідно статті 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. Україна як учасник даної конвенції входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, вказані Спільні рекомендації повинні застосовуватись в Україні. Згідно пунктом 1 статті 4 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо він навіть не повністю, а лише суттєвою своєю частиною являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака. При цьому, згідно пункту 2 статті 4 вказаних Спільних рекомендацій «протиріччя з загальновідомим знаком є підставою для заперечень проти реєстрації і використання знака, який знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком. В силу статті 3 Спільних рекомендацій «Держава-член забезпечує охорону загальновідомого знаку від конфліктуючих знаків (…) щонайменше з дати, на яку цей знак стає добре відомим у цій державі-члені. Недобросовісність може розглядатися як один із факторів при оцінці конфліктуючих інтересів (…) ».

Таким чином, добре відомий знак «CAPTAIN MORGAN» в силу національного та міжнародного законодавства в Україні має більшу правову охорону ніж звичайний зареєстрований знак. Зокрема, згідно пункту 1 статті 4 Спільних рекомендацій ВОІВ знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо він навіть не повністю, а лише суттєвою своєю частиною являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака: «(1) [Конфліктуючі знаки] (а) Вважається, що знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє собою відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію загальновідомого знаку, що може викликати змішування, якщо цей знак або його суттєва частина використовується, або являється предметом заявки на реєстрацію, або є зареєстрованим щодо товарів та/або послуг, що є тотожними або спорідненими з товарами та/або послугами, для яких використовується загальновідомий знак. (b) Незалежно від товарів та/або послуг, для яких знак використовується або є предметом заявки на реєстрацію або є зареєстрованим, цей знак вважається таким, що знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє собою відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію загальновідомого знаку і якщо виконується щонайменше одна із наступних умов:

(і) використання цього знаку могло би вказувати на зв'язок між товарами та/або послугами, для яких цей знак використовується, є предметом заявки на реєстрацію або є зареєстрованим, і власником загальновідомого знаку і, скоріш за все, його інтересам могла б бути заподіяна шкода;

(іі) використання цього знаку, скоріш за все, спричинить шкоду або несправедливо послабить відрізняючий характер загальновідомого знаку;

(ііі) використання цього знаку могло б недобросовісно використовувати переваги відрізняльного характеру загальновідомого знаку (…) ».

Як зазначає позивач та встановлено судом ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» здійснює виробництво та реалізацію в Україні напою алкогольного тростинового (ром) під позначеннями: "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек), а ТОВ «Край-1» - другий відповідач на території Київської області здійснює реалізацію зазначеного алкогольного напою виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» під переліченими вище позначеннями, які є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою "CAPTAIN MORGAN" та серією торговельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969 настільки, що їх можна сплутати, та використання першим відповідачем вищезазначених позначень для маркування алкогольних напоїв може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ром, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки "Captain Morgan", тобто, з позивачем, а також вказані позначення безпідставно використовуються відповідачами в діловій документації. Зазначене підтверджується фотографічними знімками даної продукції, яка була виготовлена з датою розливу 22.08.2014р., листом першого відповідача від 28.08.2014р. № 625/2.14 зі зверненням до партнерів щодо повідомлення про випуск та вводу на ринок нової продукції - ром торговельної марки«Captain Jack», інформацією щодо пропонування до продажу даної продукції, яка міститься на сайті першого відповідача у мережі Інтернет http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php, фіскальним чеком від 05.11.2014р. та видатковою накладною від 05.11.2014р., за якими ТОВ «Край-1» відпустив зазначений алкогольний напій під переліченими вище позначеннями. Фотографічні знімки, роздруківка з вказаних сайтів, завірені копії чека і накладної залучені до матеріалів справи.

Вказаними діями, за твердженням позивача, відповідачі порушують його права інтелектуальної власності на добре відому торгівельну марку "Captain Morgan" та серію торгівельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969, за захистом яких позивач звернувся до суду з даним позовом.

Перший відповідач, заперечуючи проти позову, посилається на те, що використання ним спірних позначень не порушує права інтелектуальної власності позивача на добре відому торговельну марку "Captain Morgan" та серію торговельних марок "Captain Morgan" за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969, оскільки такі позначення не схожі та є різними з торговельними марками позивача, мають суттєві відмінності у написанні, вимові та смисловому значенні, а тому їх не можна сплутати та ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє алкогольні напої. Крім того, перший відповідач зазначив, що він реалізує напій алкогольний міцний тростиновий, а не ром, в той час як позивач реалізує ром, а тому споживачі не можуть бути введеними в оману, оскільки це абсолютно різні напої.

Враховуючи зазначені обставини, на які сторони посилаються, як на підставу своїх вимог та заперечень, а також наявність ряду питань, роз'яснення яких потребує спеціальних знань в галузі інтелектуальної власності, суд призначив у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

На вирішення експертів судом були поставлені наступні питання:

- Чи є словесні позначення «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які застосовуються TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» для маркування алкогольного напою (тростинового), схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», а також з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 30 настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є етикетки алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» виробництва TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» схожими з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 140653, зображувальними торговельними марками пірата за свідоцтвами України №№ 63411, 139969 настільки, що їх можна сплутати?

- Чи може використання ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» словесних позначень «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» та етикеток алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які також включають до свого складу позначення «RUM», «RUM GOLD», «RUМ BLACK», ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», та/або щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» - позивач?

Згідно висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.01.2015р. № 1011:

- словесні позначення «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які застосовуються TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» для маркування алкогольного напою (тростинового) є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», а також з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 30 настільки, що їх можна сплутати;

- етикетки алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» виробництва TOB «Сімферопольський вино-коньячний завод» є схожими з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 140653, зображувальними торговельними марками пірата за свідоцтвами України №№ 63411, 139969 настільки, що їх можна сплутати;

- використання ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» словесних позначень «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» та етикеток алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які також включають до свого складу позначення «RUM», «RUM GOLD», «RUМ BLACK», може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», та щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» - позивач.

Вказані висновки експертами належним чином обґрунтовано. Вони базуються на здійсненому особами, які володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, ґрунтовному порівняльному аналізі об'єктів інтелектуальної власності позивача - добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», торговельних марок «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України № № 30, 63411, 139969, 140653 зі спірними позначеннями першого відповідача «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» (словесними та етикетками), а також матеріалів справи. Суд відзначає, що під час проведення експертного дослідження експерти застосували значний обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури, включаючи Спільні рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийняті Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999р. та затверджені методики судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг, перелік яких наведено на сторінках 3, 4 висновку.

Судом враховується і те, що вищевказані висновки судових еспертів узгоджуються із матеріалами справи, зокрема, із залученими до справи іншими доказами.

Суд відзначає, що згідно іншого наявного у матеріалах справи висновку спеціаліста з експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 28-10/2014 від 28 жовтня 2014 р., складеного атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності Жилою Б. В. (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане 26.02.2010 р. центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 26 лютого 2010 р. (діє до 26 лютого 2016 р.) на підставі адвокатського запиту представника позивача за № 101014/12889 від 10 жовтня 2014 р.:

1. Позначення «CAPTAIN JACK», яке застосовується ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» для маркування алкогольних напоїв, є схожим з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» настільки, що їх можна сплутати.

2. Етикетка напою «Captain Jack» rum gold» виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» є схожою зі знаком за свідоцтвом України № 140653 настільки, що їх можна сплутати.

Етикетка напою «Captain Jack» rum black» виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» є схожою зі знаком за свідоцтвом України № 140653 настільки, що їх можна сплутати.

3. Використання ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» позначення «CAPTAIN JACK» (словесного та етикетки) може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ром, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN».

Крім того, згідно наявних у матеріалах справи результатів опитування 1000 (однієї тисячі) споживачів алкогольної продукції на території України (у містах Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця тощо) від 02 лютого 2015 р., проведеного спеціалізованою організацією - ПП «Міжнародна маркетингова група Київ», 77,9% опитаних респондентів, серед тих, хто знайомий зі знаком «Captain Jack» - помилково вважають, що вказаний знак належить компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited). 26,2% споживачів міцних алкогольних напоїв вважають, що знак Captain Jack можливо сплутати зі знаком CAPTAIN MORGAN. Ще 21,4 % респондентів помилково вважають, що усі вищезгадані знаки належать компанії Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) - що говорить про те, що фактично вони вже сплутали ці знаки, а також 6,5% респондентів не можуть точно сказати про можливість їх сплутування. В результаті проведеного опитування споживачів, викладеного у звіті «Оцінка можливості сплутування споживачами знаків «CAPTAIN MORGAN» та «Captain Jack» від 02 лютого 2015 р., 26,2% споживачів міцного алкоголю свідомо плутає знак «Captain Jack» зі знаком «CAPTAIN MORGAN», а несвідомо його плутає ще 27,9% споживачів, отже загалом більше половини опитаних споживачів (54,1%) свідомо або несвідомо сплутає вищевказані знаки.

Судом також береться до уваги той факт, що 18 грудня 2014 р. Державною службою інтелектуальної власності України першому відповідачу було відмовлено у реєстрації торговельних марок «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» та «Captain Jack Black Капітан Джек Блек», які використовуються ним під час виробництва та реалізації алкогольної продукції, саме з огляду на можливість даних торговельних марок ввести споживачів в оману щодо товару (належності його позивачу) та схожість зі словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» позивача, визнаним добре відомим в Україні. Це підтверджується наявними у матеріалах справи рішеннями Державної служби інтелектуальної власності України від 18 грудня 2014 р. про відмови у реєстраціях вказаних знаків на підставі того, що заявлені словесні позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» та «Captain Jack Black Капітан Джек Блек» не відповідають умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), а саме:

- позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» та «Captain Jack Black Капітан Джек Блек» є такими, що можуть ввести споживача в оману щодо товару (належності його іншому виробнику, а саме, позивачу);

- позначення «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» та «Captain Jack Black Капітан Джек Блек» є схожими настільки, що їх можна сплутати із словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» (свідоцтво № 30 від 15.01.1993, дію свідоцтва подовжено до 03.08.2017; заявка № 106936/SU від 03.08.1987), визнаним добре відомим в Україні відносно компанії Діагео Скотланд Лімітед станом на 21.06.2012 для товарів 33 класу.

Як вбачається із рішень Державної служби інтелектуальної власності України про відмови у реєстрації знаків «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» та «Captain Jack Black Капітан Джек Блек»: «Британська компанія Діагео Скотланд Лімітед є провідним виробником елітних алкогольних напоїв, які включають міцні напої, пиво й вина. Бренд компанії CAPTAIN MORGAN, який вперше з'явився в 1944 році, є всесвітньо відомим. За обсягом продаж він є другим найбільшим брендом у категорії рому в усьому світі і шостим найбільшим брендом з елітних алкогольних напоїв в усьому світі, згідно з рейтингом, опублікованим Impact Databank. Асортимент продукції, маркованої брендом CAPTAIN MORGAN, включає цілий ряд варіантів, у тому числі CAPTAIN MORGAN RUM, CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD, CAPTAIN MORGAN SPICED SILVER SPICED, CAPTAIN MORGAN BLACK SPICED RUM, CAPTAIN MORGAN'S SPICED, CAPTAIN & COLA, які присутні на ринку і продаються в усьому світі й, зокрема в Україні, та входять до сім'ї товарних знаків «CAPTAIN MORGAN». Порівняльний аналіз заявленого позначення із зареєстрованими в Україні знаками згаданої компанії (Заявника), доводить його подібність і асоціативну схожість із знаком за свідоцтвом № 30 і, якщо враховувати форму використання, із знаками за свідоцтвами №№ 63411, 140653, 139969. Тобто має місце імітація/наслідування зареєстрованих та добре відомого знаків, що породжують у свідомості споживачів асоціації із вищезазначеним виробником товарів (Заявником), які насправді не відповідають дійсності».

З огляду на викладені обставини, матеріали справи та висновки експертизи, відповідачі своїми діями з виробництва, реалізації напою алкогольного тростинового (ром) під позначеннями: "CAPTAIN JACK", "CAPITAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", "Captain Jack" rum gold", "Captain Jack" rum black", "Captain Jack Gold", "Captain Jack Black" та використання останніми в діловій документації та мережі інтернет на власному сайті вказаних позначень, які є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», а також з торговельними марками «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України №№ 30, 63411, 140653, 139969 настільки, що їх можна сплутати, та використання зазначених позначень може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», та щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» - позивач, порушують права останнього, за захистом яких він звернувся до суду з даним позовом.

Законом України від 10.04.2008 N 250-VI ратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі (далі - Протокол), підписаний у м. Женеві 05.02.2008.

Згідно з листом Міністерства закордонних справ України від 23.04.2008 N 72/13-612/1-1066 "Щодо набрання чинності Протоколом про вступ України до СОТ" Генеральним директором СОТ 16 травня 2008 року визначено датою набрання Протоколом чинності та відповідно набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі.

З набранням чинності Протоколом Україна приєдналася до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі, невід'ємними частинами якої є угоди та пов'язані з ними правові документи, включені до її додатків. Однією з таких угод є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС).

Згідно ч. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) Власник зареєстрованого товарного знаку повинен мати виключне право завадити всім третім сторонам, які не мають згоду власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі знаки для товарів або послуг, які є ідентичними або схожими, на ті, стосовно яких реєструється торговий знак, якщо в результаті такого використання є ймовірність сплутати товари або послуги. У випадку використання ідентичного знаку для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх допускається.

Відповідно до ч. 3 ст. 426 Цивільного кодексу України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно із ст. 431 Цивільного кодексу України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Частиною 1 ст. 432 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

В силу положень ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Згідно із ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до вимог ст. 431 Цивільного кодексу України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до вимог п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Згідно із ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

З огляду на приписи статей 426, 431, 495 ЦК України, статей 16, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, ч. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. позивачу належить виключне право заборонити відповідачам використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення (словесні та етикетки) "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного тростинового (рому), етикетку напою алкогольного тростинового (рому), заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) в діловій документації, зокрема, у накладних, листах, діловій кореспонденції та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використання відповідачами зазначених вище позначень без отримання дозволу позивача як власника добре відомої в Україні торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» та торговельних марок за вищенаведеними Свідоцтвами України є прямим порушенням прав позивача. При цьому, згідно ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорони прав на знаки для товарів і послуг» таке порушення прав інтелектуальної власності позивача на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України № № 30, 63411, 140653, 139969 зі сторони відповідачів повинно бути припинено. Позивач також має право вимагати усунення позначень "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек), з товару - напою алкогольного тростинового (рому), з етикетки напою алкогольного тростинового (рому), знищення виготовлених зображень позначень "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек). А отже, позивач має право зобов'язати відповідачів усунути схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення ""CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок та упаковок вищевказаного товару, етикеток даного товару, з ділової документації, зокрема, листів, накладних та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php.

За вказаних обставин вимоги позивача є доведеними, обґрунтованими, відповідачами не спростовані , а відтак підлягають задоволенню.

Заперечення першого відповідача які полягають в тому, що слово «CAPTAIN» втратило розрізняльну здатність, оскільки в Україні було зареєстровано багато торговельних марок, які включають до свого складу вказане слово, наводячи посилання на Свідоцтво України № 840407 «CAPTAIN MARTINS» від 14.10.2004, зареєстроване на ім'я компанії Cannon Investments Limited; Міжнародну реєстрацію № 902290 «CAPTAIN GRAND» від 22.09.2006, зареєстровану на ім'я компанії Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG; Міжнародну реєстрацію № 1117551 «CAPTAIN'S CAT» від 02.03.2012, зареєстровану на ім'я компанії Closed Joint Stock Company «United Wine & Spirits Distributors»; Міжнародну реєстрацію № 931264 «CAPTAIN SPARROW» від 28.05.2007, зареєстровану на ім'я компанії KAUFLAND CESKA REPUBLIKA; Міжнародну реєстрацію № 862733 «CAPTAIN COOK FISH RESTAURANT» від 24.06.2005, зареєстровану на ім'я компанії Droujestvo s Ogranitchena Otgovornost «HAPPY 2000»; Міжнародну реєстрацію № 761187 «CAPTAIN SILVER RUM» від 14.05.2001, зареєстровану на ім'я компанії «BETOLA NV», не приймаються судом до уваги при вирішені спору, позаяк вони не стосуються його предмету.

Судові витрати зі сплати судового збору відповідно до статті 49 ГПК України покладається на відповідачів в рівних частках від належної до сплати суми судового збору за подання даного позову. Судові витрати зі сплати вартості проведеної судової експертизи покладаються на першого відповідача, позаяк спір виник в наслідок його неправильних дій. Доказів протилежного останній суду не надав.

Щодо вжитих заходів до забезпечення позову ухвалою господарського суду Київської області від 12.11.2014р. у даній справі то суд зазначає наступне.

Відповідно до вимог ст. 68 ГПК України питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

Вирішуючи питання про скасування забезпечення позову, слід виходити з того, що заходи забезпечення спрямовані на реальне виконання рішення суду щодо відновлення порушених прав позивача.

Враховуючи те, що судове рішення в даній справі не виконано, то вжиті заходи до забезпечення позову ухвалою господарського суду Київської області від 12.11.2014р. у даній справі підлягають скасуванню після повного виконання даного рішення суду.

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст.ст. 43, 33, 44, 49, 68, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код 35112619), Товариство з обмеженою відповідальністю «Край-1» (09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 19, кв. 13, ідентифікаційний код 22863249) припинити порушення прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969;

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код 35112619) використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки напою алкогольного тростинового (рому), етикетку напою алкогольного тростинового (рому), заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) в діловій документації, зокрема, у листах та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php;

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Край-1" (09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 19, кв. 13, ідентифікаційний код 22863249) використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black», в діловій документації, зокрема, у накладних.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код 35112619) усунути схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, листів та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/ captain_jack.php;

6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Край-1" (09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 19, кв. 13, ідентифікаційний код 22863249) усунути схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, накладних;

7. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код 35112619), Товариство з обмеженою відповідальністю "Край-1" (09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 19, кв. 13, ідентифікаційний код 22863249) вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний тростиновий (ром) під назвою "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969.

8. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код 35112619) на користь Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) 2436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. витрат по сплаті судового збору.

9. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Край-1» (09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 19, кв. 13, ідентифікаційний код 22863249) на користь Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) 2436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. витрат по сплаті судового збору.

10. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код 35112619) на користь Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) 18000 (вісімнадцять тисяч) грн. витрат по сплаті вартості проведеної судової експертизи.

11. Вжиті заходи до забезпечення позову ухвалою господарського суду Київської області від 12.11.2014р. у даній справі діють до повного виконання рішення суду у цій справі та скасовуються після повного його виконання.

Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду Київської області набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення і підписання та може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Суддя Ю.В. Подоляк

Дата підписання рішення 11.03.2015р.