ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2015 року Справа № 5/5005/7473/2012

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Подобєд І.М. (доповідач),

суддів: Величко Н.Л., Іванов О.Г.

секретар судового засідання Погорєлова Ю.А.

представники сторін:

від позивача: Первомайський О.О. представник, довіреність №б/н від 01.07.14

від відповідача: Коваленко С.О. представник, довіреність №15/0714 від 15.07.14

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного підприємства Науково-виробнича фірма "Маскарт" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014р. у справі №5/5005/7473/2012

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг", м.Харків

до Приватного підприємства Науково-виробнича фірма "Маскарт", м.Дніпропетровськ

про захист прав на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014р. у справі №5/5005/7473/2012 (головуючий суддя - Крижний О.М., судді: Колісник І.І., Рудовська І.А.) позовні вимоги задоволено повністю. Заборонено Приватному підприємству Науково-виробнича фірма "Маскарт" використовувати знак для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", права інтелектуальної власності на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг НОМЕР_2 від 15.10.2004р., на упаковці композиції мастильної "ІНФОРМАЦІЯ_1 двигун", в інструкції з використання силікатно-фулереневої сполуки "ІНФОРМАЦІЯ_1", в рекламній брошурі (буклеті) силікатно-фулереневої сполуки "ІНФОРМАЦІЯ_1", а також нанесення знаку для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" на будь-який інший товар, для якого знак зареєстровано, іншу упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Стягнуто з Приватного підприємства Науково-виробнича фірма "Маскарт" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" судовий збір у розмірі 1073,00 грн. та вартість судових експертиз у розмірі 27077,04 грн.

Вмотивовуючи означене рішення, місцевий господарський суд послався на те, що належними та допустимими доказами по справі встановлено факт неправомірного використання ПП НВФ "Маскарт" знака для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", права інтелектуальної власності на який належать ТОВ "ХАДО-Холдінг" на підставі Свідоцтва України на знак для товарів та послуг НОМЕР_2 від 15.10.2004р., що є порушенням прав інтелектуальної власності ТОВ "ХАДО-Холдінг". При ухваленні рішення, суд керувався положеннями Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року тощо.

Відповідач - ПП НВФ "Маскарт", не погодившись з прийнятим рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014р. у справі №5/5005/7473/2012, подало апеляційну скаргу, в якій вважає, що рішення суду ґрунтується виключно на доводах позивача, які й покладено в основу рішення, а фактичні обставини, які входять до предмета доказування у цій справі, судом першої інстанції не з'ясовані з достатньою повнотою. Вважає, що судом допущено помилку у застосуванні норм матеріального права, у зв'язку з чим висновки суду першої інстанції не відповідають цим обставинам. Відповідач просить скасувати означене рішення та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позову.

В обґрунтування своїх вимог скаржник зазначає, що суд першої інстанції не дослідив та не вказав у мотивувальній частині рішення обставин, які були встановлені під час проведення судової експертизи, зокрема того факту, що експертом ОСОБА_3 не була використана методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок), що й стало причиною того, що він дійшов до помилкових висновків. Вважає, що висновок судового експерта №65/14 від 07.07.2014р. не стосується предмету спору та не підтверджує обґрунтованість позовних вимог позивача. Вказує також на те, що всі наявні в матеріалах судової справи фотокопії упаковки композиції мастильної "ІНФОРМАЦІЯ_1 Двигун", фотокопії Інструкції з використання силікатно-фулеренової сполуки "ІНФОРМАЦІЯ_1", фотокопії рекламної брошури (буклету) силікатно-фулеренової сполуки "ІНФОРМАЦІЯ_1" марковані саме товарним знаком ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_4 (директор та єдиний учасник ПП НВФ "Маскарт"). Вважає, що в розумінні Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знаком для товарів і послуг, які були використані на зазначених упаковці, в інструкції та рекламній брошурі (буклеті) є саме знак ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1, поряд з якою відповідач проставляв попереджувальне маркування у вигляді латинської літери R у колі, що вказує на те дана торгова марка зареєстрована в Україні, а не знак "РЕВІТАЛІЗАНТ". Звертає увагу суду на те, що на загаданих матеріальних носіях (упаковка, інструкція тощо) такого слова як "РЕВІТАЛІЗАНТ" взагалі не існує, а є лише вказівка на вид товару у множині, а саме, що даний товар відноситься до ревіталізантів.

Позивач - ТОВ "ХАДО-Холдінг" у відзиві на апеляційну скаргу зазначає, що наведені в апеляційній скарзі доводи не є підставами для скасування законного та обґрунтованого рішення суду, тому просить відмовити відповідачу в задоволенні апеляційної скарги. Вказує на те, що відповідач та його представник, зловживаючи право на судовий захист шляхом пред'явлення позовних вимог в інших справах про припинення дії Свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарі в послуг у зв'язку з перетворенням знака в загальновживане позначення для товарів і послуг певного виду, спровокував тривалий розгляд цієї справи. При цьому, заперечуючи існування певних фактичних обставин у цій справі, зокрема, факт використання відповідачем знаку (позначення) "Ревіталізант", водночас в інших господарських та цивільній справі посилається на те, що ПП НВФ "Маскарт" використовував та планує використовувати знак "РЕВІТАЛІЗАНТ", а пред'явлення ТОВ "ХАДО-Холдінг" позову про заборону такого використання порушує його права.

Відповідно до ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, в процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Відповідно до положень ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги та заперечень на неї, перевіривши повноту встановлених місцевим господарським судом обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, колегія суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Із матеріалів судової справи встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (позивач) належать права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" для товарів і послуг 01, 04, 35 класів МКТП на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 15.10.2004 року, виданого Державним Департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, дата подання заявки 25.09.2002 року, дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 15.10.2004 року, офіційний бюлетень "Промислова власність" № 10 за 2004 рік (а.с. 10-11 том 1).

Відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (далі МКТП) до 1 класу відносяться, зокрема: хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, препарати для термооброблення і плавлення металів; до 4 класу відносяться, зокрема: технічні мастила і оливи, мастильні матеріали; до 35 класу відносяться: реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи.

Як зазначено у Експертному висновку дослідження об'єктів інтелектуальної власності №7353 від 16.11.2011р., який було виконано Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. Професора М.С. Бокаріуса на замовлення ТОВ "ХАДО-Холдінг", позначення "РЕВИТАЛИЗАНТ", слово "РЕВИТАЛИЗАНТ" не відноситься до лексичної одиниці, характерної для конкретних галузей науки і техніки, оскільки не міститься у відповідних словниках, та словникових матеріалах, а отже, може розглядатись як таке, що етимологічно походить від. лат. слова «re» - що означає повторну дію, та «vita» - життя, дослівно «такий, що повертає життя», тому вказане у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 15.10.2004р. не являється загальновживаним символом чи терміном (а.с. 55-62 том1).

27.07.2012р. генеральним директором ТОВ "ХАДО-Холдінг" ОСОБА_6 було складено афедевіт (засвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7.), яким підтверджено, що впродовж тривалого часу в мережі Інтернет на сайті megaforce.net.ua розміщено інформацію про продукцію ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є триботехнічним складом, ревіталізантом (а.с. 12 том 1). На додаток до афдевіту до суду подана копія електронних сторінок з мережі Інтернет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 на якій зображений опис продукції та інструкції по її використанню (а.с. 13-16 том 1).

Як зазначено на упаковці композиції мастильної ІНФОРМАЦІЯ_1, копія якої міститься в матеріалах судової справи (а. 17 том 1), силікато-фулеренова сполука ІНФОРМАЦІЯ_1 - це новітня розробка з використанням нанотехнології в галузі триботехнічних засобів - ревіталізантів (реноваторів). Виробником цієї продукції зазначено: ПП НВФ "Маскарт" (49029, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 43. Патент НОМЕР_3 e-mail ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_2. Дата виготовлення товару 05 березня 2012 року.

У тексті копії Інструкції по використанню силікатно-фулеренової сполуки ІНФОРМАЦІЯ_1, виробником якої зазначено ПП НВФ "Маскарт", м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 43, Україна, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 18-19, 23 том 1 ) також зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 - це триботехнічний засіб, модифікатор тертя, силікатно - фулеренова сполука до поверхонь тертя, яка відноситься до ревіталізантів.

Як зазначено на друкованій рекламній листівці домішок до мастил торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 22 том 1) ІНФОРМАЦІЯ_1 - це триботехнічний засіб, модифікатор тертя, силікатно-фулеренова сполука, яка відноситься до ревіталізантів.

Позивач, вважає, що нанесення знаку для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" на упаковку, в якій міститься композиція мастильна "ІНФОРМАЦІЯ_1 Двигун", що відноситься до 1, 4 класу МКТП, тобто до класів для яких зареєстровано знак для товарів то послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом № 44053 від 15.10.2004 року; нанесення знаку для товарів то послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" на інструкцію пов'язану з композицією мастильною "ІНФОРМАЦІЯ_1 Двигун", пропонування для продажу композиції мастильної "ІНФОРМАЦІЯ_1 Двигун", в упаковці та з інструкцією, на які нанесено знак для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ"; продаж композиції мастильної "ІНФОРМАЦІЯ_1 Двигун" в упаковці та з інструкцією, на які нанесено знак для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ"; застосування знаку для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" в мережі Інтернет: в інформації про продукцію ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є триботехнічним складом, ревіталізантом; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки ІНФОРМАЦІЯ_1; в описі складу ревіталізанта; в інформації про участь ревіталізанта ІНФОРМАЦІЯ_1 в роботі автосалону SIA 2012; застосування знаку для товарі то послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" в рекламі, а саме в рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки ІНФОРМАЦІЯ_1 - є протиправним використанням у своїй діяльності знаку для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ», права інтелектуальної власності на який належать позивачу.

З метою припинення такого використання позивач неодноразового звертався до відповідача з листами-вимогами, у відповідях на які відповідач не заперечував факт того, що під час випуску та в рекламі своєї продукції під торговою маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" ним здійснювалось використання терміну "ревіталізант", але вважає це діями, які не порушують прав позивача на зазначену торгову марку (а.с. 3-16 том 2).

Відповідач зазначає, що всі товари Приватного підприємства Науково-виробничої фірми "Маскарт" марковані знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) ІНФОРМАЦІЯ_1", тому відсутні будь-які лінгвістичні підстави вважати, що слово "ревіталізантів" (розміщеному на упаковці та інструкції товару, що випускається під знаком для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1"), вживається як засіб індивідуалізації конкретного товару. Вважає використаний відповідачем термін "ревіталізантів" на упаковці та інструкції до товару жодним чином не підпадає під ознаки позначення, оскільки міститься в реченні та не має будь-якого виділення.

Окрім того, відповідач наголошує на розповсюдженому використанні терміну "ревіталізант" у різній літературі для визначення різних значень, на підтвердження чого надав до суду копії витягів із різноманітної літератури (словники, електронні сторінки тощо) (а.с. 65-263 том 2, а.с. 1-5 том 3). Відповідач зазначає про відсутність винятковості у наведеному терміні та стверджує, що "ревіталізант" є загальновживаним словом, тому вважає, що позивач зловживає своїм правом на заборону іншим особам використовувати без їх згоди знак для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ".

Згідно висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності №413 від 01.02.2013р., виконаного Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності на замовлення ПП НВФ "Маскарт", знак для товарів і послуг "Ревталізант" за Свідоцтвом України НОМЕР_2 до виготовлення упакування до товару ІНФОРМАЦІЯ_1 двигун" (до 16.02.2012р.) втратив розрізняльну здатність та перетворився у науково-технічний термін, який вказує на призначення та властивості речовин-ревіталізантів - добавок до мастильних матеріалів, експлуатаційних рідин, пального, які формують захисне металокерамічне покриття на металевих парах тертя деталей механізмів безпосередньо в процесі їх експлуатації. Використання науково-технічних термінів у описах продукції не може ввести у оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, а тому використання терміну "ревіталізанти" ("ревіталізантів") в описі продукції (на упаковці та в інструкції), що випускається під знаком для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1" не є оманливим або таким, що може ввести у оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги. Використання терміну "ревіталізант" ("ревіталізанту", "ревіталізантів") в описі продукції (на упаковці та в інструкції), що випускається під знаком для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є оманливим або таким, що може привести у оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням знаку для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", оскільки цей знак на дату виготовлення упаковки до товару ІНФОРМАЦІЯ_1 двигун", тобто на 16.02.2012р. втратив розрізняльну здатність і не може ідентифікувати конкретне комерційне джерело походження добавок до мастильних матеріалів, експлуатаційних рідин, пального, які формують захисне металокерамічне покриття на металевих парах тертя деталей механізмів безпосередньо в процесі їх експлуатації.

Згідно висновку експертного дослідження №056/102 від 24.05.2013р., виконаного українським бюро лінгвістичних експертиз на запит ПП НВФ "Маскарт", аналіз текстових реалізацій слова ревіталізант (рос. ревитализант) дає підстави стверджувати, що воно має такі основні значення: 1) назва полі компонентних сумішей мінералів з додаванням каталізаторів, що сприяють перетворенню триб оструктур у металокерамічні, металоорганічні та інші види покриттів; препарати з використанням таких сумішей, що утворюють на поверхнях тертя захисний шар з високою зносостійкістю і низьким коефіцієнтом тертя; 2) назва косметичних препаратів, що сприяють регенерації і омолодженню шкіри. Аналіз текстових уживань слова ревіталізант (рос. ревитализант) у науковій літературі, підручниках та навчальних посібниках, комерційних оголошеннях та рекламі свідчить про те, що його термінологічний статус є цілком визначеним. Слово ревіталізант набуло значного поширення в науково-дослідній та прикладній діяльності в галузях трибології, трибохімії, триботехніки, де воно застосовується для позначення речовин (виробів товарів) певного виду. Це слово також відоме й використовується для позначення речовин (виробів, товарів) певного виду. Це дає лінгвістичні підстави стверджувати, що слово ревіталізант є загальновживаним терміном у відповідних професійних сферах. Лінгвістичних підстав уважати, що слово ревіталізант (рос. ревитализант) у текстовому матеріалі, наданому для експертизи (упаковка та в інструкціях товару, що випускається під знаком для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1"), вживається як засіб індивідуалізації конкретного товару, немає. Лінгвістичних підстав уважати, що вживання слова ревіталізант (рос. ревитализант) у текстовому матеріалі, наданому для експертизи (упаковка та в інструкціях товару, що випускається під знаком для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1"), є таким що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, немає.

Причиною спору в цій справі є питання про наявність порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку внаслідок використання відповідачем знака для товарів та послуг, власником якого є позивач.

У відповідності до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінація кольорів.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Для з'ясування обставин, що мають значення для справи та потребують спеціальних знань, у даній справі місцевим господарським судом двічі призначалась судова експертиза.

Відповідно до Висновку № 11247/12-53 від 21.06.2013 року судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_8, композиція мастильна "ІНФОРМАЦІЯ_1 Двигун", виходячи з інформації, нанесеної на упаковку даного товару та наведеної в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки ІНФОРМАЦІЯ_1, відноситься до 01 класу МКТП: "Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві". Ці товари є спорідненими з товарами 01 класу МКТП "Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві", для яких в числі інших, зареєстровано знак для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ". Знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом України НОМЕР_2 не застосовано у формі зареєстрованого знака або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака: - на упаковці, в якій міститься композиція мастильна "ІНФОРМАЦІЯ_1 Двигун"; - в інструкції, пов'язаній з композицією мастильною "ІНФОРМАЦІЯ_1 Двигун" (інструкція про застосування силікатно-фулеренової сполуки ІНФОРМАЦІЯ_1); - в рекламній брошурі силікато-фулеренової сполуки ІНФОРМАЦІЯ_1; - в мережі Інтернет на сайті http://megaforse.net.ua: в інформації про продукцію ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є триботехнічним складом, ревіталізантом; в інструкції про застосування силікато-фулеренової сполуки ІНФОРМАЦІЯ_1; в описі складу ревіталізанту; в інформації про участь ІНФОРМАЦІЯ_1 в роботі автосалону SIA 2012.

Роблячи такий висновок судовий експерт виходив, зокрема, із тлумачення положень ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що застосування словесного знаку - нанесення його на вироблену продукцію, буде використанням знаку за умови, що зареєстрований знак зберігає при цьому свій розрізняльний характер, у той час як судовим експертом було встановлено, що слово "ревіталізант" на об'єктах, які були предметом дослідження, наводиться у контексті споживчо-інформаційних відомостей, призначених для споживача, наявність яких регламентується ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів" та не застосовується у формі зареєстрованого знака.

Як встановлено судом першої інстанції при проведенні дослідження судовий експерт виходить з того, що позначення "ревіталізант" є інформацією для споживача - інформацією про властивості товару. Однак за висновком місцевого господарського суду, таке припущення експертом не обґрунтоване і суперечливе, виходячи із зазначення у висновку цього експерта, що ревіталізант розроблений саме позивачем.

На цей час питання про відповідність торгівельної марки вимогам щодо охороноздатності встановлене рішенням господарського суду міста Києва від 05.12.2013 року у справі №910/7803/13 за позовом ПП НВФ "Маскарт" до ТОВ "ХАДО-Холдінг" та до Державної служби інтелектуальної власності України про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки, яким у задоволенні такого позову відмовлено.

Під час розгляду господарськими судами справи №910/7803/13 також було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, за результатами проведення якої судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_3 зроблений висновок, що знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом України НОМЕР_2 не є загальновживаним позначенням товарів і послуг певного виду та не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів та послуг певного виду. Такий висновок ґрунтується, зокрема, на тому, що як встановлено експертом, в матеріалах справи відсутні відомості, які свідчать про використання позначення "РЕВІТАЛІЗАНТ" різними виробниками протягом тривалого часу для позначення товарів певного виду або роду, а у наукових та професійних класифікаціях у сфері трибології, триботехніки, виробництва присадок та добавок до мастил вид або рід присадок або добавок "ревіталізант" відсутній. Враховуючи положення п. 4.3.1.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які встановлюють, що до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями, позначення "РЕВИТАЛИЗАНТ" не є загальновживаними для товарів певного виду.

Рішення господарського суду міста Києва від 05.12.2013 року у справі №910/7803/13 було залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.02.2014 року. Вищий господарський суд України своє постановою від 15.04.2014 року також залишив вказане рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного господарського суду без змін, погодившись із тим, що попередні судові інстанції. повно і всебічно дослідили обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням норм матеріального і процесуального права та з наведенням у судових рішеннях зі справи необхідного мотивування, встановивши зміст і обсяг правової охорони торговельної марки ТОВ "ХАДО-Холдінг" "РЕВИТАЛИЗАНТ" за чинним свідоцтвом України НОМЕР_2, зареєстрованої для товарів 1, 4 класів та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, з'ясувавши питання щодо можливості перетворення згаданого знака в позначення. що стало загальновживаним як позначення товарів та/або послуг певного виду після дати подання заявки (25.09.2002р.), беручи до уваги як висновок судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 14.10.2013р. №127/13, так і відсутність з боку позивача доказів фактичного існування відповідних товарів та/або послуг різних виробників.

Отже, як правильно вказав суд місцевий господарський суд, з чим погоджується колегія суддів апеляційного господарського суду, в основу Висновку судового експерта Київського НДІСЕ № 11247/12-53 від 21.06.2013 року покладені припущення, які не відповідають дійсності, оскільки вказане дослідження побудоване експертом фактично на припущенні про відсутність у торгівельної марки "РЕВИТАЛИЗАНТ" розрізняльної здатності, а відтак і відсутністю охороноздатності. У той же час експерту не ставилося питання про відповідність знаку вимогам до охороноздатності, а питання про застосування торгівельної марки. Тому місцевим господарським судом у справі правомірно була призначена повторна судова експертиза, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Згідно Висновку судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 65/14 від 07.07.2014 року ОСОБА_3 на упаковці, в інструкції до композиції мастильної "ІНФОРМАЦІЯ_1 Двигун", в рекламній брошурі силікатно-фулеренової сполуки "ІНФОРМАЦІЯ_1", в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2: в інформації про продукцію ІНФОРМАЦІЯ_1; в інструкції про застосування силікатно-фулеренової сполуки "ІНФОРМАЦІЯ_1" в роботі автосалону SIA-2012 містяться позначення "ревитализант", "ревіталізантів", "ревитализантам", що є схожими настільки, що можна сплутати із знаком для товарів і послуг "РЕВІТАЛІЗАНТ" за свідоцтвом України № 44053 для товарів 1-го та 4-го класів МКТП.

При проведенні повторного дослідження судовим експертом зазначено, зокрема, що у випадку пропонування до продажу хімічних домішок до олив та олив із тотожним, або схожим настільки, що можна сплутати, знаком у споживачів може виникнути думка, що такі товари надійшли з одного джерела.

При оцінці вказаних вище обставин справи місцевий господарський суд виходив із того, що матеріалами справи та поясненнями сторін встановлено факт використання відповідачем знаку для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", зокрема, шляхом розміщення даного знаку на своїй продукції, а саме на композиції мастильній "ІНФОРМАЦІЯ_1 Двигун" та інструкції до цієї продукції, а також факти пропонування до продажу, продажем, розміщенням та рекламою спірного знаку в мережі Інтернет, всупереч тому, що позивач згоди на таке використання відповідачу не давав.

Щодо доводів апеляційної скарги відповідача про недоведеність таких фактів, то на переконання колегії суддів, суд першої інстанції мав підстави для критичної оцінки заперечень представника відповідача про те, що надані позивачем копії упаковки товару не є упаковкою, що випускається відповідачем, оскільки позиція відповідача з цього питання змінилася лише у судовому засіданні 15.10.2014 року, а до цього часу відповідачем визнавалася відповідність наданих позивачем копій упаковки товару, інструкції, буклету тощо. Як вірно відзначив місцевий господарський суд матеріалах справи також містяться і інші докази, що підтверджують використання торгівельної марки відповідачем, зокрема:

- у відзиві на позовну заяву (а.с.124-128 том 1) відповідач зазначає, що на упаковці продукту ІНФОРМАЦІЯ_1" двигун, який випускається ПП НВФ "Маскарт" використано словосполучення "триботехнічних засобів-ревіталізантів (реноваторів)"; в інструкції по використанню в п.1.1 зазначено, що "ІНФОРМАЦІЯ_1 - це триботехнічний засіб, наномодифікатор тертя, силікатно-фулеренова сполука до поверхонь тертя, яка відноситься до ревіталізантів…"; всі товари Відповідача марковані знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) ІНФОРМАЦІЯ_1", а тому згадування терміну "ревіталізантів" в інструкції, на упаковці чи у брошурі (в тому обсязі в якому таке згадування присутнє) ніяким чином не може спричинити дезорієнтації потенційного споживача і, відповідно, завдати шкоди позивачеві;

- у позовній заяві по справі №910/7803/13, що розглядалася господарським судом міста Києва (а.с. 210-216 том 1) зазначено, що на упаковці продукту ІНФОРМАЦІЯ_1" двигун", який випускається ПП НВФ "Маскарт" використано словосполучення "триботехнічних засобів-ревіталізантів (реноваторів)". В інструкції по використанню продукту ІНФОРМАЦІЯ_1" двигун" в п.1.1 також зазначено, що "ІНФОРМАЦІЯ_1" - це триботехнічний засіб, наномодифікатор тертя, силікатно-фулеренова сполука до поверхонь тертя, яка відноситься до ревіталізантів" (а.с. 211 том 1).

- у листі № 290710/1 від 29.07.2010 року (а.с. 13-16 том 3), адресованому ТОВ "ХАДО-Холдінг", відповідач зазначає, що в нових буклетах він вже замінив слово "ревитализант" в реченні ІНФОРМАЦІЯ_1"® ревитализант в Украине № 1" на слав'янський синонім та готовий виключити пряме споживання цього слова із наочної реклами (а.с. 16 том 3).

- у листі № 210610/1 від 21.06.2010 року (а.с. 8-10 том 3), адресованому ТОВ "Хадо-Холдінг", відповідач пропонує позивачу замінити слово "Ревитализант" на "Ревитализанты", або на "Ревитализация".

Підтверджені матеріалами судової справи і підстави, за яких суд першої інстанції критично оцінив заперечення відповідача, що він не має жодного відношення до веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 хоча до цього визнавав факт управління цим веб-ресурсом. Так лише у судовому засіданні 04.09.2014 року представники відповідача вперше заявили про те, що відповідач не має жодного відношення до цього веб-сайту, хоча до цього не заперечували факт управління цим веб-ресурсом. Також у листі № 270213/1 від 27.02.2013 року (а.с. 76-84 том 3), адресованому ТОВ "ХАДО-Холдінг", відповідач зазначав, що двічі надсилав позивачу запит відносно інциденту, що виник на хостингу, де зареєстроване доменне ім'я його фірми.

За клопотанням відповідача, яке було задоволене судом апеляційної інстанції, був направлений запит та зобов'язано Об'єднання підприємств в галузі телекомунікації, інформатизації та Інтернет "Український мережевий інформаційний центр" (м. Київ) надати до судового засідання інформацію ким та коли було зареєстровано доменне ім'я megaforce.net.ua, які особи були держателями цього ім'я та хто є власником цього доменного ім'я на цей час, однак на час вирішення даної справи судом апеляційної інстанції така відповідь надана не була з причини не вручення підприємством поштового зв'язку цій особі відповідної ухвали суду. Не отримання відповідей з означених питань у визначений судом строк - до судового засідання 23.03.2015р., на думку колегії суддів, не перешкоджає завершенню розгляду даної справи по суті судом апеляційної інстанції, оскільки іншими належними та достатніми доказами у справі підтверджено факт розміщення на цьому Інтернет ресурсі інформації, яка вказує на відповідача, як виробника продукції під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1", з одночасним посиланням на те, що ця продукція є ревіталізантом чи відноситься до ревіталізантів, тобто з використанням словесного позначення "Ревитализант", власником якого на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 від 15.10.2004р. є позивач. Тому колегією суддів відмовлено в задоволенні повторного клопотання відповідача про витребування інформації щодо власників доменного ім'я megaforce.net.ua.

Також місцевим господарським судом правильно встановлено, що позивач та відповідач випускають споріднені товари. Про таке зазначено, зокрема, у п.1 Висновку судового експерта Київського НДІСЕ № 11247/12-53 від 21.06.2013 року та у мотивувальній частині Висновку експерта НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності №65/14 від 07.07.2014 року. Отже в оцінці спірних обставин на предмет можливості змішування продукції та її виробника слід виходити насамперед з точки зору споживачів.

Матеріалами судової справи підтверджено, що позивач є добре відомою фірмою виробником - товарів, які завдяки позивачу, якому належить право інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ, отримали назву ревіталізантів.

За вказаних обставин колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції, що з урахуванням виготовлення позивачем продукції з використанням у назві позначення "ревіталізант" у різних комбінаціях, та зазначення відповідачем того, що його продукція, яка випускається та рекламується під торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1", відноситься до ревіталізантів явно призведе до змішування продукції та їх виробника.

Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Відповідно до статті 10-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Таким чином, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що належними та допустимими доказами по справі встановлено факт неправомірного використання відповідачем знака для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", права інтелектуальної власності на який належать позивачу на підставі Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 44053 від 15.10.2004 року, оскільки зазначення відповідачем позначення "ревіталізант" у різних відмінках на упаковці товару, в інструкціях до нього в рекламі в мережі Інтернет також слід визнати використанням торгівельної марки у розумінні Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а такі дії відповідача без отримання на то згоди позивача - є порушенням прав інтелектуальної власності позивача.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Обраний у даному випадку позивачем спосіб захисту права відповідає характеру виявлених порушень та має на меті запобігти вчиненню аналогічних порушень у подальшому до того моменту, коли в установленому законом порядку може бути достроково припинено права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "РЕВИТАЛИЗАНТ" в зв'язку з перетворенням цієї торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.

У зв'язку із цим клопотання відповідача про зупинення провадження у даній справі до завершення розгляду інших судових справ, предметом спору у яких є визнання свідоцтва позивача на означену торговельну марку таким, що припинило чинність або недійсними (цивільна справа Солом'янського районного суду м. Києва №760/22867/13-ц 2-760/47/15 та справа господарського суду міста Києва №910/18055/14), - не підлягають задоволенню, оскільки передчасно перешкоджатимуть реалізації позивачу його права на захист порушених прав інтелектуальної власності.

До того ж, згідно наданих позивачем відомостей, ухвалою господарського суду міста Києва від 09.02.2015р. провадження у справі №910/18055/14 було припинено у зв'язку з відмовою ПП НВФ "Маскарт" від позову до ТОВ "ХАДО-Холдін" та до Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

При цьому посилання відповідача в уточненому клопотанні про зупинення провадження у даній справі на Висновок судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_9 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.12.2014р. №7980/14-53, який було проведено відповідно до ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 24.04.2014р. у цивільній справі №2-1454/14(760/22867/13-ц), про те, що знак для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом України НОМЕР_2 перетворився в позначення, яке стало загальновживаним як позначення товарів певного виду: для товарів 01 класу МКТП - «хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісництві» та для товарів 04 класу МКТП - «Технічні мастила і оливи, мастильні матеріали», після дати подання заявки - 25.09.2002р. - відхиляється колегією суддів апеляційного господарського суду, з огляду на те, що цьому Висновку, як доказу у справі, ще не була надана остаточна оцінка судом загальною юрисдикції, який призначав цю судову експертизу, у сукупності із іншими доказами у справі.

Доводи апеляційної скарги відповідача, що експертом ОСОБА_3 не була використана методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок), що й стало причиною того, що він дійшов до помилкових висновків, не є такими, що спростовують правильних висновків суду першої інстанції, який у своїй оцінці виходив із сукупності фактів, які були встановлені шляхом дослідження низки доказів, а не лише із висновків судових експертиз, та із наданням правової оцінки в цілому усім спірним обставинам. У зв'язку із цим надання за клопотанням відповідача судовими експертами ОСОБА_3 та ОСОБА_8 відповідей на поставлені до них судом уточнюючі запитання у зв'язку із проведенням означених судових експертиз могло б сприяти у перевірці правильності висновків місцевого господарського суду, проте не може підміняти висновків цих судових експертів. Отже, суд апеляційної інстанції може здійснити повторний розгляд даної справи і без отримання таких відповідей у визначений судом строк - до судового засідання 23.02.2015р. З цих міркувань колегія суддів вважала відсутніми підстави для відкладення розгляду справи для повторного витребування у означених судових експертів відповідей на поставлені судом запитання.

Щодо посилань відповідача на поширене вживання слова "ревіталізант" (рос. "ревитализант") як у науково-технічній сферах як технічного терміну, так і окремими особами - виробниками споріднених товарів, то як вважає колегія суддів апеляційного господарського суду, це також не надає відповідачу права використання цього знаку для товарів та послуг без згоди позивача, зокрема, у якості інформації для споживача споріднених товарів, чи бути підставою для звільнення відповідача від відповідальності у разі порушення охоронюваних законом прав інтелектуальної власності позивача, зокрема, виключного права дозволяти використання торговельної марки та виключного права перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання саме відповідачу у даній справі.

На підставі викладеного, колегія суддів апеляційного господарського суду вважає, що місцевим господарським судом в оскаржуваному рішенні повно встановлені фактичні обставини справи, яким надана вірна оцінка, у відповідності до норм чинного матеріального та процесуального законодавства, і підстав для скасування або зміни цього рішення, передбачених статтею 104 Господарського процесуального кодексу України, нема. Доводи апеляційної скарги не спростовують наведених висновків, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Зважаючи на відмову у задоволенні апеляційної скарги, судові витрати, понесені відповідачем у зв'язку із апеляційним оскарженням, згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на заявника у скарзі і відшкодуванню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Дніпропетровський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Приватного підприємства Науково-виробнича фірма "Маскарт" - залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014р. у справі №5/5005/7473/2012 - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через Дніпропетровський апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили.

Повний текст постанови складено - 02.03.2015р.

Головуючий суддя І.М. Подобєд

Суддя Н.Л. Величко

Суддя О.Г. Іванов