КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"10" березня 2015 р. Справа №925/1191/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Шипка В.В.

за участі представників сторін:

ТОВ "Стропува - Україна" - Дроздович О.С., довір. б/н від 01.12.2014р.

ТОВ "Ханест" - Крикун О.А. довір. б/н від 03.02.2015р.

розглядаючи апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю

"Стропува - Україна"

на рішення господарського суду Черкаської області від 23.09.2014р.

у справі №925/1191/13 (суддя Боровик С.С.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Стропува - Україна"

до приватного підприємства "Ханест"

третя особа Зайчук С.М.

про захист прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Стропува - Україна" у липні 2013 року звернулось до господарського суду Черкаської області з позовом до приватного підприємства (далі - ПП) "Ханест", згідно з яким, уточнивши свої вимоги, просило заборонити останньому використовувати винахід за патентом №89114 та корисну модель за деклараційним патентом №30017 під час виготовлення продукту, а саме твердопаливного котла тривалого горіння "Буран" (котел твердопаливний водяний стальний серії БУРАН), а також заборонити застосовувати цей продукт, пропонувати його для продажу, в тому числі через Інтернет, вводити його в цивільний оборот на території України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.01.2014р. до участі у справі було залучено, як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Зайчука С.М. Рішенням господарського суду Черкаської області від 23.09.2013р. у справі №925/1191/13, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.03.2014р., у позові відмовлено. Постановою Вищого господарського суду України від 24.06.2014р. вказані рішення скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.

За змістом мотивувальної частини постанови Вищого господарського суду України судом касаційної інстанції констатовано, що як вбачається з наявних матеріалів справи, ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2013р. суд задовольнив клопотання позивача щодо огляду доказів за місцем їх знаходження та, не вбачаючи підстав для відмови у прийнятті позовної заяви, або для її повернення, порушив провадження у справі та прийняв цю заяву до розгляду, тобто дійшов висновку про те, що подані суду документи дають можливість розпочати вирішення спору по суті. У той же час відповідно до змісту оскаржуваних судових рішень судами так і не було встановлено обставин, з якими сторони пов'язували свої вимоги та заперечення.

Зокрема, пославшись на відповідні пояснення сторін, кожна з яких намагалася висловити своє розуміння щодо наявності підстав вважати неправомірно використаними винахід за патентом №89114 та корисну модель за деклараційним патентом №30017, суд не з'ясував, що саме являють собою за охоронними документами зазначені об'єкти інтелектуальної власності, не обговорив питання щодо необхідності призначення за справою відповідної судової експертизи та не дійшов певних висновків про те, чи дійсно заслуговують на увагу посилання позивача на порушення належних йому виключних прав. У подальшому апеляційний суд, дійшовши висновку про необхідність використання для правильного вирішення спору спеціальних знань у галузі інтелектуальної власності, всупереч вимогам ст. 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) відповідного експертного дослідження за справою не призначив, і, на порушення вимог ст. 4-7, 43 ГПК України, погодився з рішенням суду першої інстанції, який вирішив спір за обставинами справи, що взагалі не були ним з'ясовані.

Передаючи справу на новий розгляд до суду першої інстанції Вищим господарським судом вказано на необхідність в ході такого розгляду врахувати наведене, з'ясувати дійсність тих обставин, на які посилається кожна з сторін у своїх поясненнях зі справи та дослідити подані у справі докази; у випадку якщо для роз'яснення питань, що виникнуть при вирішенні спору, потрібні будуть спеціальні знання, - призначити у справі відповідну судову експертизу згідно з вимогами ст. 41 ГПК України; на підставі поданих, а за необхідності і додатково витребуваних доказів встановити фактичні обставини справи і в залежності від встановленого прийняти таке рішення, яке знаходилося б у повній відповідності з нормами матеріального і процесуального права. Згідно ст. 111-12 ГПК України вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

При новому розгляді справи, як вбачається з мотивувальної частини оскарженого рішення суду першої інстанції, позивач не надав докази, які вимагав суд, не подав питань, для вирішення яких необхідні спеціальні знання, ТОВ "УАПРОМ", від якого за клопотанням позивача судом витребувані докази, повідомив, що не збереглася інформація стосовно Інтернет-сторінок http://рр-hanest.uaprom.net, http://pp-hanest.uaprom.net/p1511099 tverdotoplivnyj-kotel-dlitelnogo.html, оскільки він, як власник домену uaprom.Net (далі - Портал), зберігає інформацію, яка була розміщена користувачами на Порталі, лише протягом одного календарного року з моменту такої інформації (докази пропонування для продажу, в т.ч. через Інтернет, твердопаливного котла тривалого горіння "Буран", виготовленого з використанням винаходу за патентом №89114 та корисної моделі за деклараційним патентом №30017, посилання на які містились у змісті позовної заяви ТОВ "Стропува - Україна").

У письмових поясненнях відповідач вказував, що суд касаційної інстанції перш за все звертав увагу на питання, чи має місце порушення прав та інтересів позивача зі сторони відповідача, тобто підлягає дослідженню, чи є предмет спору, тоді як позивач не надав належних та допустимих доказів щодо порушення відповідачем його прав і охоронюваних законом інтересів, зловживаючи процесуальними правами, заявляє безпідставні клопотання, намагаючись з допомогою суду отримати інформацію, яка належить до комерційної таємниці відповідача та може бути використана, у т.ч. позивачем, як інструмент недобросовісної конкуренції, що безпідставним є клопотання позивача про надання інформації щодо патенту №65601, який абсолютно не має жодного відношення до позовних вимог позивача. При цьому звертав увагу суду на те, що відсутні будь-які докази, які б свідчили, що відповідач виготовляє котли за патентом №65601, який не відміняє, не підміняє і не скасовує патенти, право на які належать позивачу. Відповідач не працює за патентами №57188 та №30017, не вчиняв і не вчиняє жодних дій, які б порушували права позивача за його патентами, і т.ін.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 23.09.2014р. у справі №925/1191/13 відмовлено повністю у позові ТОВ "Стропува - Україна" до ПП "Ханест" третя особа Зайчук С.М. про заборону ПП "Ханест" використовувати винахід за патентом на винахід №89114 та корисну модель за деклараційним патентом №30017 під час виготовлення продукту твердопаливного котла тривалого горіння "Буран", застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, введення його в цивільний оборот на території України. ТОВ "Стропува - Україна" звернулось до Київського апеляційного господарського суду, подавши апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду Черкаської області від 23.09.2014р. у справі №925/1191/13 та прийняти нове, яким позов задовольнити.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду (в складі колегії суддів: головуючий суддя - Верховець А.А., судді - Доманської М.Л., Остапенка О.М.) від 27.10.2014р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження, розгляд скарги призначено на 02.12.2014р. Ухвалою від 02.12.2014р. розгляд апеляційної скарги відкладався на 16.12.2014р., ухвалою від 16.12.2014р. - відкладався на 29.12.2014р. Розпорядженням заступника голови Київського апеляційного господарського суду від 29.12.2014р., враховуючи перебування судді Остапенка О.М. у відпустці, для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів Доманської М.Л., Пантелієнка В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.12.2014р. розгляд апеляційної скарги відкладався на 27.01.2015р., ухвалою від 27.01.2015р. - відкладався на 17.02.2015р. Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 17.02.2015р., враховуючи перебування судді Пантелієнка В.О. у відпустці, участь судді Доманської М.Л. у семінарі, для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів Остапенка О.М., Шипка В.В. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.02.2015р. розгляд апеляційної скарги відкладався на 03.03.2015р., в судовому засіданні 03.03.2015р. оголошувалась перерва до 10.03.2015р.

10.03.2015р. через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від ТОВ "Стропува - Україна" надійшло клопотання щодо проведення судової експертизи у справі з орієнтовними переліком питань до експерта, а саме: чи використовується в твердопаливних водяних сталевих котлах (КТВС) моделей «Буран» (у т.ч. «Буран-У») теплопродуктивністю 12 кВт, 20 кВт, 40 кВт, що виробляє ПП «Ханест» пристрій подачі повітря виконаний з можливістю переміщення джерела повітря для сполучення з робочою поверхнею палива та пристрій подачі повітря, оснащений розсіювачем, який містить телескопічну конструкцію, а саме поєднання щонайменше двох труб різного діаметра з можливістю регулювання їх сумарної довжини.

Як вбачається з матеріалів справи, що і було встановлено судом першої інстанції, 10.07.2012р. між Едмундас Штрупайтіс (Литва) (ліцензіар), який є власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід "Опалювальний котел" за патентом України на винахід №89114, та ТОВ "Стропува - Україна" (ліцензіат за договором, позивач у справі) укладено ліцензійну угоду, предметом якої є умови надання виключного права (виключна ліцензія) на використання винаходу "Опалювальний котел" за патентом на території України (п. 2 Ліцензійної угоди від 10.07.2012р.). Об'єктом зазначеної угоди є виключна ліцензія на право використання винаходу "Опалювальний котел" за патентом, який ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цієї угоди за винагороду, яку сплачує ліцензіат (п. 3.1. ліцензійної угоди). Згідно п. 10.4 ліцензійної угоди, ліцензіат має право самостійно від свого імені звертатися з позовними заявами (адміністративними позовами) у відповідні уповноважені суди України у разі порушення прав сторін на винахід за патентом з боку третіх осіб. Строк дії угоди до 12.04.2022р. (п. 13.1 ліцензійної угоди).

Окрім цієї ліцензійної угоди, 10.07.2012р. між правовласником Весо Іштайга "Стропува" (LT) (ліцензіар) та ТОВ "Стропува - Україна" (ліцензіат за договором, позивач у справі) укладено ліцензійну угоду, згідно з п. 1 вступної частини якої, ліцензіар є власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель "Опалювальний котел" по деклараційному патенту України №30017. Згідно з п. 2 вступної частини ліцензійної угоди, ліцензіат бажає придбати на умовах цієї угоди виключну ліцензію на корисну модель "Опалювальний котел" до деклараційного патенту з метою виготовлення, пропозиції до продажу, продаж, обслуговування, використання та/або зберігання, та ін., тобто введення в господарський оборот не забороненим чинним законодавством України методами або способами. Предметом цієї угоди є умови надання виключного права (виняткова ліцензія) на використання корисної моделі, захищеної патентом на території України. Ця угода є вичерпною угодою між сторонами щодо наявності предмета угоди і анулює будь-які попередні або одночасні усні домовленості або розуміння сторін (п. 2 ліцензійної угоди). Об'єктом угоди є виключна ліцензія на право використання корисної моделі, захищеної патентом, який ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цієї угоди за винагороду, яку сплачує ліцензіат. При цьому, ліцензіату надається право на виготовлення, пропонування для продажу, використання чи зберігання, тобто введення в господарський оборот з зазначеною метою продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі, та/або спеціального продукту (зокрема, з використанням, якщо виникне необхідність, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, які використовує ліцензіар на території) (пункт 3 ліцензійної угоди). Ліцензіат має право самостійно від свого імені звертатися з позовними заявами (адміністративними позовами) у відповідні уповноважені суди України у разі порушення прав сторін на корисну модель за патентом з боку третіх осіб (п. 10.4 ліцензійної угоди). Строк дії угоди до 12.04.2022р. (п. 13.1 ліцензійної угоди).

На підставі вказаних вище ліцензійних угод позивач має права власника деклараційного патенту на корисну модель №30017 та патенту на винахід №89114.

Громадянин Зайчук Сергій Михайлович - третя особа у справі є власником патенту на корисну модель №65601 "Котел твердопаливний водогрійний". Патент виданий відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.12.2011р. Патент ніким не оспорений і є чинним. Громадянин Зайчук С.М. є єдиним засновником (власником) ПП "Ханест" (відповідач). 15.03.2011р. Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання Державного госпрозрахункового підприємства (ВЦ ДГП СВЦОО) провело приймальні випробування котла твердопаливного водяного стального БУРАН П-20, заводський №001, номінальною тепловою потужністю 20 кВт, що працює на твердому паливі (дровах), виготовлений в 2011 році ПП "Ханест", за результатами якого складений протокол №22/11 ВКПр, затверджений директором ДГП СВЦОО 16.03.2011р. і т.ін.

Позивач наголошував на тому, що відповідач порушує його права інтелектуальної власності, оскільки здійснює виробництво та продаж твердопаливних котлів тривалого горіння "Буран" із застосуванням всіх ознак формули запатентованого винаходу за патентом №89114 та деклараційним патентом України на корисну модель №30017, на які позивач має виключне право. Відповідач зазначав про те, що виробництво здійснюється із застосуванням патентів, права на які належать третій особі, разом з тим, і не наведено всіх ознак формул винаходу, запатентованих зазначеною особою.

Як відзначав суд першої інстанції, спірні правовідносини пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, які регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

Відповідно ст. 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України) до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами. Згідно ст. 155 ГК України об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, серед іншого, винаходи та корисні моделі, загальні умови захисту прав на які визначаються Цивільним кодексом України, а також спеціальним Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993р. №3686-ХІІ із змінами.

Статтею 464 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначені майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, серед яких: право на використання винаходу, корисної моделі; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання; а також інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Згідно ст. 465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель є чинним з дати, наступної з датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до Закону. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 156 ГК України використанням винаходу, корисної моделі та промислового зразка у сфері господарювання є:

- виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;

- застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України;

- пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (ч. 2 ст. 464 ЦК України).

Аналогічні за змістом приписи містить ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме: патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів (ч. 2); патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом (ч. 5). Частиною 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено: "Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Практикою розгляду аналогічних спірних правовідносин наголошувалось на неправомірності покладення тягаря доказування на позивача: адже з огляду на наведені приписи законодавства відповідач зі справи повинен надати достатні докази на підтвердження факту невикористання ним технічних рішень, захищених патентами (постанова Вищого господарського суду України від 13.11.2007р. у справі №47/70-06). Оскільки ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачена презумпція факту використання відповідачем винаходу (корисної моделі) і обов'язок надати докази на спростування цього факту покладено на нього, суд повинен сприяти всебічному і повному з'ясуванню обставин справи: роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки; попереджати про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяти здійсненню їхніх прав у випадках, установлених цим Кодексом (постанова Верховного Суду України від 21.10.2009р. у справі №6-21503 св 09), і т.ін.

З тим, матеріали даної справи містять суперечливі пояснення як позивача, так і відповідача, третьої особи, згідно з якими останні, заперечуючи наявність обставин, на які посилається позивач, зазначають про виготовленні продукції із використанням формул винаходів за іншими патентами, при цьому їх зміст становить комерційну таємницю відповідача, що і її розголошення може призвести до порушення прав відповідача, інформація, яка належить до комерційної таємниці, може бути використана, у т.ч. позивачем як інструмент недобросовісної конкуренції. На обґрунтування доводів щодо використання відповідачем саме формули запатентованого винаходу та корисної моделі, позивач посилався на інформацію отриману ним з мережі Інтернет, з тим, зазначені доводи неможливо перевірити, оскільки, як вказано вище, інформації не збереглось, позивачем і не надано інших доказів реалізації відповідачем котла, виготовленого із застосуванням визначеної позивачем формули, разом з тим, відповідачем і не заперечується сам факт виготовлення різних за своїми технічними вирішеннями твердопаливних котлів.

Відповідно ч. 2 ст. 4-3 ГПК України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Згідно ст. 33, 34 цього ж кодексу, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Статтею 43 ГПК України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Згідно ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у ст. 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у ч. 5 і 6 ст. 31 цього Кодексу.

За змістом ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. Відповідно ч. 3 ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

Статтею 101 ГПК України визначено, що у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Змістом п. 2-3, 6, 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" наголошено на тому, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

На підставі п. 5 ст. 65 та п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Господарському суду слід мати на увазі, що чинне законодавство не надає йому права відмовити у призначенні судової експертизи, про яку клопочуться учасники судового процесу, за тим мотивом, що у складі суду є особи, які мають достатні для з'ясування відповідних питань спеціальні знання. За змістом ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку.

Згідно ч. 3-4 ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України, зокрема, у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством. У застосуванні відповідних законодавчих приписів господарським судам рекомендується виходити з такого: витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відповідно ч. 2 ст. 41 ГПК України учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом. У процесі підготовки справи до розгляду суддя не позбавлений можливості, викликавши представників сторін (п. 3 ст. 65 ГПК України), з'ясувати їх думку щодо питань, які слід поставити перед експертом.

Згідно ст. 6 Закону України "Про судову експертизу" якщо судову експертизу необхідно провести на місці події або за місцезнаходженням об'єкта дослідження, особа або орган, який її призначив, повинні забезпечити судовому експертові безперешкодний доступ до об'єкта дослідження і належні умови праці.

Відповідно п. 2.1, 3.9 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експерт має право з дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), бути присутнім під час проведення процесуальних, виконавчих дій та ставити питання учасникам процесу, що стосуються предмета чи об'єкта експертизи, та проводити окремі дослідження у їх присутності; якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на місці події або огляд об'єкта за його місцезнаходженням, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) (замовив(ла) дослідження), повинен(на) забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об'єкта, а також належні умови для його роботи, а в разі потреби викликати учасників процесу або інших осіб. У разі неявки осіб чи їх законних представників, що викликалися, у визначений час на місце події або огляду об'єкта дослідження (огляд) проводиться без їх участі, про що зазначається у висновку.

Згідно п. 5.1-5.2, 5.5 розд. V Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначення властивостей об'єктів промислової власності є основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності, при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, у т.ч. промислових зразків; винаходів і корисних моделей, до орієнтовного переліку вирішуваних питань експертизи, у т.ч. віднесено встановлення використання у продукті кожної ознаки винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом, або ознака, еквівалентна їй; використання у процесі виробництва кожної ознаки винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй.

Пунктом 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень наголошено на тому, що експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно, при цьому п. 1.4 розд. ІV Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що при проведенні товарознавчої експертизи разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту надається об'єкт дослідження, разом з тим, громіздкі предмети досліджуються за місцезнаходженням. Якщо доступ до об'єктів обмежений, то орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов'язаний(а) забезпечити експерту можливість їх огляду. Огляд за потреби проводиться у присутності сторін у справі (інших зацікавлених осіб).

З урахуванням викладеного вище, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у справі докази, доводи апеляційної скарги, письмових пояснень сторін та третьої особи і т.ін., приймаючи до уваги, що необхідність проведення судової експертизи у справі представниками ПП "Ханест" та третьої особи у справі не заперечувались, що і ТОВ "Стропува - Україна" подано орієнтовний перелік питань, які належить вирішити при проведенні експертизи та разом з тим, виходячи з предмету позовних вимог, фактичних обставин та наявних в матеріалах справи доказів, колегія суддів суду апеляційної інстанції дійшла висновку про необхідність призначення судової експертизи у даній справі, доручення її проведення експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) та поставлення на її вирішення питання встановлення способу виробництва товарної продукції ПП "Ханест" - водогрійних твердопаливних котлів тривалого горіння "Буран", у т.ч. "Буран-У" (котел твердопаливний водяний стальний серії БУРАН), пропонованих до продажу, та порушення при їх виробництві прав інтелектуальної власності на винахід за патентом №89114 та корисну модель за деклараційним патентом №30017. При цьому, виходячи з неподання сторонами у справі пропозицій щодо розподілу витрат на проведення судової експертизи, фактичну заінтересованість позивача в її проведенні та отриманні належних і допустимих доказів в обґрунтування обставин, на які здійснено посилання як підставу заявлених вимог, дійшла висновку щодо необхідності покладення витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи, саме на позивача у справі.

За змістом п. 1 ч. 2, ч. 3-4 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення судової експертизи. Господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення. Про зупинення провадження у справі та його поновлення виноситься ухвала.

Керуючись ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №925/1191/13 судову експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертизи поставити питання встановлення способу виробництва товарної продукції ПП "Ханест" - водогрійних твердопаливних котлів тривалого горіння "Буран", у т.ч. "Буран-У" (котел твердопаливний водяний стальний серії БУРАН), пропонованих до продажу, та порушення при їх виробництві прав інтелектуальної власності на винахід за патентом №89114 та корисну модель за деклараційним патентом №30017, а саме:

- чи використовується у процесі виробництва ПП "Ханест" водогрійних твердопаливних котлів тривалого горіння "Буран", у т.ч. "Буран-У" (котел твердопаливний водяний стальний серії БУРАН), пропонованих до продажу, кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №89114, 30017, права на які належить ТОВ "Стропува - Україна", або ознака, еквівалентна їй?

- чи використовується у продукті ПП "Ханест" - водогрійних твердопаливних котлів тривалого горіння "Буран", у т.ч. "Буран-У" (котел твердопаливний водяний стальний серії БУРАН), пропонованих до продажу, кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №89114, 30017, права на які належить ТОВ "Стропува - Україна", або ознака, еквівалентна їй?

- чи використовується в твердопаливних водяних сталевих котлах (КТВС) моделей "Буран" (у т.ч. "Буран-У") теплопродуктивністю 12 кВт, 20 кВт, 40 кВт, що виробляє ПП "Ханест", пристрій подачі повітря, виконаний з можливістю переміщення джерела повітря для сполучення з робочою поверхнею палива та пристрій подачі повітря, оснащений розсіювачем, який містить телескопічну конструкцію, а саме поєднання щонайменше двох труб різного діаметра з можливістю регулювання їх сумарної довжини?

Зобов'язати ПП "Ханест" забезпечити судовому (-им) експертові (-ам) безперешкодний доступ до об'єкта дослідження, можливість огляду об'єкта та дослідження громіздких предметів за їх місцезнаходженням.

2. Для проведення експертизи матеріали справи направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Попередити експерта (особу чи осіб), які проводитимуть судову експертизу у справі, про відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

3. Організацію забезпечення проведення експертизи (витрати по проведенню експертизи і т.ін.) покласти на ТОВ "Стропува - Україна".

4. Провадження у справі №925/1191/13 зупинити до надходження висновку та повернення матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду.

5. Копію ухвали надіслати учасникам провадження у справі та до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

В.В. Шипко