УХВАЛА

16.02.2015Справа № 20/94

За позовом АстраЗенека АБ (AstraZeneka AB)

До Відкритого акціонерного товариства "Фармак"

Про припинення дій, що порушують права на Патенти України № № 60334, 60289 на винаходи та зобов'язання вчинити дії щодо припинення порушення прав

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники: без виклику

Суть спору:

Позовні вимоги заявлені про визнання реєстрації та введення в господарський оборот лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) порушенням прав інтелектуальної власності АстраЗенека АБ (AstraZeneka AB) на Патенти України № 60334, № 60289; заборону відповідачу використання композиції в лікарському засобі під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), яка охороняється Патентами України №60334, №60289 до кінця строку їх чинності; заборону відповідачу вводити в господарський оборот лікарські засоби під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), які виготовлені із використанням композиції, яка охороняється патентами України №60334 та №60289 до кінця строку їх чинності; спонукання відповідача за власний рахунок вилучити із продажу лікарські засоби під торговою маркою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), які виготовлені із використанням композиції, яка охороняється Патентами України № 60334 та № 60289; спонукання відповідача дати публічне оголошення за власний рахунок в офіційному національному друкованому органі ЗМІ "Голос України" або "Урядовий кур'єр" про припинення виготовлення лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), як такий, що виготовлений з порушенням прав позивача на винаходи, що охороняються Патентами України № 60334, № 60289.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.04.2011 суддею Палієм В.В. порушено провадження у справі № 20/94, позовну заяву прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 17.05.2011.

16.05.2011 судом одержано клопотання від відповідача про відкладення розгляду справи, у зв'язку з перебуванням представника відповідача на лікарняному та неможливістю направити у судове засідання іншого представника.

У судовому засіданні 17.05.2011 клопотання судом не задоволено, оскільки у клопотанні не обґрунтовано причин, за яких інший представник відповідача не може бути направлений у судове засідання 17.05.2011.

Представник позивача надав суду витребуваний ухвалою суду придбаний фармацевтичний препарат під торговою маркою "ЕЗОНЕКСА" виробництва ВАТ "Фармак", який долучено до матеріалів справи.

Представник позивача надав суду витребуване ухвалою суду нормативне обґрунтування позовної вимоги про зобов'язання відповідача дати публічне оголошення за власний рахунок в офіційному національному друкованому органі ЗМІ "Голос України" або "Урядовий кур'єр" про припинення виготовлення лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА"(ESONEXA), як такий, що виготовлений з порушенням прав позивача на винаходи, що охороняється Патентами України № 60334, № 60289.

У зв'язку з неявкою у судове засідання представника відповідача, та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 17.05.2011 відкладено.

31.05.2011 судом одержано клопотання від відповідача про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія). Клопотання мотивованого тим, що активною речовиною лікарського засобу "ЕЗОНЕКСА"(ESONEXA) є езомепразол у пелетах 22,5%. Виробником вказаної речовини є Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія), у якої відповідач закуповує езомепразол пелети 22,5%. У разі встановлення судом факту використання композиції у лікарському засобі "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) таким, що порушує права позивача на патенти, дана обставина вплине на договірні відносини між відповідачем та Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія). Крім того, може зашкодити іншим інтересам та існуючим договірним відносинам Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія) в Україні.

Представник позивача заперечив проти наведеного клопотання.

З метою вирішення судом клопотання відповідача про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія), у судовому засіданні 31.05.2011 оголошено перерву до 07.06.2011.

У судовому засіданні 07.06.2011 представник позивача надав суду письмові заперечення проти клопотання відповідача про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія). Заперечення мотивовані тим, що лікарський засіб "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), який порушує права позивача на патенти України, вироблений саме відповідачем. Питання щодо виробника активної речовини препарату, документації та пояснень стосовно технології виробництва не стосуються предмету доказування та не мають значення для справи. Відповідачем не надано суду належних доказів існування договірних відносин між відповідачем та Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія).

З огляду на наведені позивачем обґрунтовані заперечення проти клопотання відповідача, судом відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія).

Відповідач у відзиві заперечив проти позовних вимог, зазначаючи, що у відповідача відсутня технологія виробництва езомепразолу. Така технологія виробництва наявна лише у виробника - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія). За наявними у сторін матеріалами, немає можливості порівняти технологію виготовлення езомепразолу з описаною у патентах України, відповідно, немає можливості встановити факт порушення прав. У відзиві відповідач просить суд залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія).

Представник позивача надав суду перелік питань, які просить суд поставити перед експертом при призначенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 20/94.

У судовому засіданні 07.06.2011 оголошено перерву до 14.06.2011 з метою вирішення питання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

У судовому засіданні 14.06.2011 представник позивача звернувся до суду з клопотанням про залучення до матеріалів справи завірених копій описів до Патентів України № № 60334, 60289.

Клопотання задоволено.

Представник позивача надав суду заяву про уточнення позову, відповідно до якої просить суд:

визнати реєстрацію та введення в господарський оборот лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) порушенням прав інтелектуальної власності позивача на Патенти України № 60334 та № 60289; заборонити відповідачу використання тригідрату магнієвої солі (s)- омепразолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60334 та оптично чистої солі (-)-5-метокси-2-[[(4- метокси-3,5-диметил-2-піридиніл)метил]сульфініл]-1Н-бензімідазолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України №60289, в лікарському засобі під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA); заборонити відповідачу вводити в господарський оборот лікарські засоби під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), які виготовлені із використанням тригідрату магнієвої солі (s)- омепразолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60334 та оптично чистої солі (-)-5-метокси-2-[[(4- метокси-3,5-диметил-2-піридиніл)метил]сульфініл]-1Н-бензімідазолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України №60289, до кінця строку їх чинності; зобов'язати відповідача за власний рахунок вилучити із продажу лікарські засоби під торговою маркою "ЕЗОНЕКСА"(ESONEXA), які виготовлені із використанням тригідрату магнієвої солі (s)- омепразолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60334 та оптично чистої солі (-)-5-метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-піридиніл)метил]сульфініл]-1Н-бензімідазолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60289; зобов'язати відповідача дати публічне оголошення за власний рахунок в офіційному національному друкованому органі ЗМІ "Голос України" або "Урядовий кур'єр" про припинення виготовлення лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), як такий, що виготовлений з порушенням прав позивача на винаходи, що охороняються Патентами України № 60334 та № 60289.

В обґрунтуванні уточнених позовних вимог позивач вказує на те, що відповідачем порушені права позивача на Патенти України № 60334 та № 60289 шляхом подання заявки на реєстрацію лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА"(ESONEXA), його виробництва та розповсюдження (шляхом продажу, пропонування до продажу) із використанням тригідрату магнієвої солі (s)- омепразолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60334 та оптично чистої солі (-)-5-метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-піридиніл)метил]сульфініл]-1Н-бензімідазолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60289, права на які належать позивачу.

Уточнені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.

Представником позивача надано суду письмові заперечення на відзив відповідача, у яких позивач вказує на те, що відповідачем порушені права позивача, шляхом використання запатентованих продуктів, а не процесів. Таким чином, доведення факту порушення прав позивача на процеси, захищені Патентами України № 60334 та № 60289 не мають значення для справи.

Представником позивача надано суду уточнену заяву щодо призначення судової експертизи.

Представник відповідача надав суду власний перелік питань, які відповідач просить суд поставити перед експертом при призначенні судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності.

Представник відповідача звернувся до суду із клопотанням про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія). Клопотання мотивовано тим, що без залучення виробника езомепразолу (активної речовини лікарського препарату "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA)), неможливо порівняти технологію виготовлення пелет езомепразолу з описаною в Патентах № 60289 та № 60334, відповідно, встановити факт порушення прав. Виробник активної речовини лікарського препарату "ЕЗОНЕКСА" здійснює її продаж з подальшою її реалізацією на територію України. У разі встановлення судом факту неправомірного використання композиції у лікарському засобі "ЕЗОНЕКСА" Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія) втратить ринок збуту пелет езомепразолу, що позначиться на фінансовому стані компанії. Не залучення третьої особи до участі у справі позбавить можливості компанію відстояти свої інтереси стосовно виготовлення Езомепразолу іншим способом, який суттєво відмінний від описаних у Патентах України № 60289 та № 60334. Вказане позначиться на діловій репутації третьої особи.

Розгляд вказаного клопотання перенесено судом на наступне судове засідання.

У судовому завданні 14.06.2011 судом оголошено перерву до 21.06.2011.

17.06.2011 судом одержано письмові заперечення від позивача на клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи.

У судовому засіданні 21.06.2011 представник позивача надав суду письмові пояснення щодо питань, які мають бути роз'яснені судом експертом із переліком таких питань.

Представник відповідача звернуся до суду із письмовим клопотанням про долучення до матеріалів справи висновку спеціаліста від 20.06.2011 щодо використання у виробництві таблеток "ЕЗОНЕКСА" Патентів України на вихід, власником яких є позивач.

Клопотання судом задоволено.

У судовому засіданні 21.06.2011 судом відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія), з огляду на наступне.

Матеріали справи не містять доказів того, що саме Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія) здійснює поставку езомепразолу пелет 22,5% на територію України. Відповідачем не надано суду доказів на підтвердження існування договірних відносин безпосередньо між відповідачем та Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія), а також доказів обізнаності Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія) про те, що придбані відповідачем езомепразол пелети 22,5% буде використано у якості активної речовини у лікарському засобі "ЕЗОНЕКСА", виробництва відповідача. Щодо поставок вказаної речовини у інші країни, то зазначене не стосується предмету даного спору, оскільки дія Патентів України № 60334 та № 60289 поширюється виключно на територію України.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі. При цьому, судом ставляться перед експертом питання, які кореспондуються із положенням Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (зокрема, ст. 28 Закону). Запропоноване відповідачем питання щодо встановлення новизни винаходів за Патентами України № 60334, № 60289 не ставиться перед експертом, оскільки наявність чи відсутність новизни винаходів за Патентами України № 60334, № 60289 не є предметом даного спору.

Так як для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання позивача та призначає у справі № 20/94 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає Київському НДІ судових експертиз. При цьому, суд вважає за необхідне витребувати у Державного експертного центру МОЗ України копії матеріалів заявки, на підставі якої було зареєстровано лікарський засіб з торговою маркою "ЕЗОНЕКСА"(заявник/виробник ВАТ "Фармак") та видано реєстраційні посвідчення №№UA/8279/01/01, UA/8279/01/02.

Ухвалою суду від 21.06.2012 зобов'язано Державний експертний центр МОЗ України (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40) надати суду копії матеріалів заявки, на підставі якої було зареєстровано лікарський засіб з торговою маркою "ЕЗОНЕКСА" (заявник/виробник ВАТ "Фармак") та видано реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01, UA/8279/01/02 та призначено по справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 20/94, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

20.09.2011 відділом діловодства суду від Державного експертного центру МОЗ України отримано копії матеріалів заявки на підставі якої було зареєстровано лікарський засіб з торговою маркою "ЕЗОНЕКСА"(заявник/виробник ВАТ "Фармак") та видано реєстраційні посвідчення №№UA/8279/01/01, UA/8279/01/02.

20.09.2012 зазначені вище копії матеріалів заявки було скеровано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для долучення до матеріалів справи № 20/94 та врахування під час проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності

18.10.2012 відділом діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз отримано матеріали справи та Висновок № 7250/11-12 від 12.10.2012 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 29.10.2012 суддя Прокопенко Л.В. поновила провадження у справі та прийняла справу до свого провадження, призначила розгляд справи на 20.11.2012.

Через відділ діловодства суду до початку судового засідання представником відповідача подано заперечення на висновок судової експертизи, відповідно до якого відповідач зазначає що висновок судової експертизи № 7250/11-12 не може бути належним доказом у справі, з підстав наведених у запереченнях. Представником відповідача подано клопотання про призначення повторної експертизи.

В судове засідання 20.11.2012 представник позивача з'явився, підтримав позовні вимоги.

Представник відповідача в судове засідання 20.11.2012 з'явився, підтримав подане через відділ діловодства клопотання про призначення повторної експертизи.

В судовому засіданні 20.11.2012 оголошено перерву до 23.11.2012.

В судовому засіданні 23.11.2012 представник позивача надав клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 23.11.2012 представник відповідача підтримав подане 20.11.2012 клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Згідно п. 15.2 Роз'яснення що містяться у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Заслухавши пояснення представників сторін, з метою повного та всебічного розгляду спору суд приходить до висновку про задоволення клопотань про призначення повторної судової експертизи .

Ухвалою суду від 23.11.2012 призначено у справі № 20/94 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення судової експертизи проведення було доручено атестованим судовим експертам Дорошенко Олександру Федоровичу та Петренку Сергію Анатолійовичу

15.01.2015 р. відділом діловодства суду від Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук отримано матеріали справи та Висновок експерта №866 за результатами проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 20/94.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою від 22.01.2015 провадження у справі поновлено та призначено до розгляду на 11.02.2015.

11.02.2015 відділом діловодства суду отримано від представника відповідача отримані пояснення з урахуванням висновку експерта.

11.02.2015 відділом діловодства суду отримано від представника відповідача отримано клопотання про призначення додаткової експертизи.

11.02.2015 відділом діловодства суду отримано від представника позивача отримані пояснення щодо висновку експерта.

11.02.2015 розгляд справи не відбувся, у зв'язку із перебуванням судді Прокопенко Л.В. на лікарняному.

За таких обставин, розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись ст. ст. 77, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 10.03.15 о 11:00 год.

2. Зобов'язати сторони, з урахуванням приписів п. 2.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011, всі документи подавати завчасно через відділ діловодства суду, з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,44-Б) в залі судових засідань № 21.

Участь представників сторін у судовому засіданні обов'язкова.

Суддя Л.В. Прокопенко