РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2015№910/17252/14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/17252/14

за позовом Glaxo Group Limited (Глаксо Груп Лімітед), Брентфорд, Англія

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «М.Т.К.», м. Київ,

про визнання свідоцтва України № 182253 на знак для товарів і послуг недійсним,

за участю представників:

позивача - Трофименка М.М. (довіреність від 07.07.2014 б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - Криворучки А.І. (довіреність від 03.09.2014 №03/09/2014).

Glaxo Group Limited (Глаксо Груп Лімітед) (далі - Компанія) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 182253 на знак для товарів і послуг «Тивортин», виданого на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «М.Т.К.» (далі - Медичний центр);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 182253 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позов мотивовано невідповідністю зареєстрованого на ім'я Медичного центру знака для товарів і послуг умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та порушенням прав позивача як власника торговельної марки за свідоцтвом України № 55207.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.08.2014 порушено провадження у справі.

15.09.2014 від Служби надійшов відзив на позовну заяву, в якому зазначено таке: 29.12.2012 Медичним центром було подано заявку № m2012 22761 на реєстрацію словесного позначення «Тивортин» відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); експертиза заявки № m2012 22761 проводилася відповідно до Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, далі - Правила); за результатами кваліфікаційної експертизи було встановлено, що заявлене позначення за заявкою № m2012 22761 відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом; 03.12.2013 Службою було прийнято рішення про реєстрацію знака за вказаною заявкою відносно всього переліку товарів та видано свідоцтво України № 182253 на словесний знак «Тивортин»; наявність певних прав у Медичного центру не є перешкодою для реалізації прав Компанії, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що Медичний центр забороняв або іншим чином створював перешкоди Компанії у реалізації її прав.

29.09.2014 від Медичного центру надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2, аналізуючи знаки «ТІМЕНТИН» за свідоцтвом України № 55207 та «Тивортин» за свідоцтвом України № 182253 на наявність у їх складі сильних та слабких елементів, зазначає таке:

- позначення «ТІМЕНТИН» та «Тивортин» мають спільний елемент у вигляді кінцевої частини «-тин»; даний елемент присутній у великій кількості назв лікарських засобів та знаків, зареєстрованих відносно товарів 05 класу МКТП; за базою даних, присвяченою медичним документам та лікарським засобам Інтернет-ресурсу http://mozdocs.kiev.ua/ вбачається, що в Україні було зареєстровано понад 100 лікарських засобів різних виробників та фармакологічних груп, назви яких мають закінчення «-тин»; серед зареєстрованих в різний час в Україні знаків (за базою даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» Інтернет-ресурсу http://www.uipv.org/ua/bases2.html) також наявна суттєва кількість позначень, до складу яких входить кінцева частина «-тин»;

- елемент у вигляді кінцевої частки «-тин» знаків «ТІМЕНТИН» та «Тивортин» слід визнати формантом, тобто буквосполученням, яке регулярно повторюється у складі позначень та внаслідок цього не здатне викликати їх колізії (змішування); основними (сильними) елементами знаків «ТІМЕНТИН» та «Тивортин» виступають їх початкові частини - відповідно «ТІМЕН-» та «Тивор-», які мають оригінальний характер та надають позначенням розрізняльної здатності відносно товарів 05 класу МКТП;

- в результаті проведення порівняльного дослідження було встановлено, що графічні та семантичні характеристики знаків для товарів і послуг не чинять суттєвого впливу на наявність або відсутність схожості між ними; натомість, між сильними елементами знаків відсутня фонетична схожість; наявність або відсутність звукової схожості є найбільш важливим чинником у порівнянні словесних позначень; відсутність звукової схожості між сильними елементами знаків «ТІМЕНТИН» та «Тивортин» виключає можливість їх буквального сплутування в цілому - сприйняття одного позначення в якості іншого;

- співставлення знаків за свідоцтвами України № 182253 та № 55207 у тому вигляді, в якому вони використовуються, а саме «Тивортин» та «ТІМЕНТИН» вказує на відсутність збігів у звучанні та графічному виконанні навіть кінцевих частин позначень, властивому їм у зареєстрованому вигляді; препарати не є взаємозамінними, а навпаки мають цілком різні: фармакологічну дію, лікарську форму, діючу речовину, коди АТС, тобто мають різне основне терапевтичне застосування та показання до застосування; такі факти, в сукупності з тією обставиною, що обидва препарати є рецептурними, тобто мають відпускатися за рецептом обізнаного з їх властивостями лікаря, зводять до мінімуму ризик змішування їх назв, а відповідно й знаків для товарів і послуг;

- таким чином, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 182283 не є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 55207 настільки, що їх можна сплутати.

Ухвалами господарського суду міста Києва від 29.09.2014 призначено у справі №910/17252/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - НДЦСЕПІВ), та зупинено провадження у справі.

До господарського суду міста Києва 25.12.2014 надійшли матеріали справи №910/17252/14 з висновком експерта від 22.12.2014 №146/14, в якому зазначено, що знак для товарів і послуг «Тивортин» за свідоцтвом України № 182253, виданим на ім'я Медичного центру, не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ТІМЕНТИН» за свідоцтвом України №55207, власником якого є Компанія.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.01.2015 провадження у справі поновлено.

Позивач 02.02.2015 подав суду заперечення, в яких зазначив таке: Компанія вважає твердження експерта щодо суттєвих відмінностей в індивідуальних ознаках знаків «Тивортин» та «ТІМЕНТИН» необґрунтованим з огляду на те, що обидва позначення мають однакове розміщення літер, а саме вони мають горизонтальне розміщення та виконані стандартним шрифтом; твердження експерта про відсутність схожості графічних (візуальних) ознак досліджуваних знаків для товарів і послуг є необґрунтованим; щодо схожості закінчень [тин] експерт зазначив, що оскільки у багатьох зареєстрованих знаках для товарів і послуг 5-го класу МКТП зустрічається закінчення [тин], то даний елемент є слабким та не надає позначенням відмінних ознак, які б забезпечували їх розрізняльну здатність; позивач не погоджується з цим і зазначає про те, що лише у 12 зареєстрованих в Україні знаках для товарів і послуг є закінчення [тин]; експертом проведено дослідження з неправильним застосуванням підпункту 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил, яким визначено: «Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів», а отже висновок експерта №146/14 не є належним доказом у справі.

Медичний центр 02.02.2015 подав суду пояснення щодо висновку експерта, в яких зазначив, що: у дослідженні графічних ознак у висновку відображено, що позначення «ТІМЕНТИН» та «Тивортин» мають суттєву відмінність в індивідуальних ознаках, що знаходять своє вираження у послідовності розміщення та характерному виконанні літер, які формують слово, яке є знаком для товарів і послуг, як наслідок позначення відрізняються за загальним зоровим враженням; крім того, у висновку встановлено, що ризик сплутування позначень, які застосовуються як торговельні назви фармацевтичних препаратів, суттєво знижується, тому що їх реалізація супроводжується фахівцями, які володіють спеціальними знаннями та кваліфікацією; судова експертиза проведена у відповідності з нормами Закону України «Про судову експертизу» та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, висновок судової експертизи обґрунтований, підтверджує доводи Медичного центру та свідчить про безпідставність позовних вимог.

У судовому засіданні 09.02.2015 представники позивача надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали в повному обсязі.

Представник відповідача-1 надав пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представник відповідача-2 надав пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Компанія є володільцем свідоцтва України № 55207 на знак для товарів і послуг «ТІМЕНТИН» (словесний), зареєстрований для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні і медичні препарати та речовини»; дата подання заявки - 24.10.2003; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 17.10.2005.

Медичний центр є володільцем свідоцтва України № 182253 на знак для товарів і послуг «Тивортин» (словесний), зареєстрований для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні і медичні препарати та речовини»; дата подання заявки - 29.12.2012; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 25.02.2014.

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

У пункті 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

З метою роз'яснення питань про те, чи є знак для товарів і послуг «Тивортин» за свідоцтвом України № 182253 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ТІМЕНТИН» за свідоцтвом України № 55207, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив НДЦСЕПІВ.

25.12.2014 судом отримано від НДЦСЕПІВ висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 22.12.2014 № 146/14.

За результатами проведеного дослідження судовий експерт дійшов висновку про те, що знак для товарів і послуг «Тивортин» за свідоцтвом України № 182253, виданий на ім'я Медичного центру, не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ТІМЕНТИН» за свідоцтвом України № 55207, власником якого є Компанія.

Суд погоджується з висновком судової експертизи, оскільки з наявних у матеріалах справи доказів вбачається, що схожість названих знаків для товарів і послуг полягає у тому, що вони є словесними, написаними кирилицею горизонтально стандартним друкованим шрифтом та складаються з одного слова; знаки для товарів і послуг «Тивортин» та «ТІМЕНТИН» мають сильні та слабкі елементи.

Так, до слабких елементів слід віднести схожість звучання початкових частин [ти] та [ті] і однакове закінчення [тин]. Слід зазначити, наявність такого закінчення в словах, зареєстрованих як назви фармацевтичних препаратів, не пов'язується із певним виробником або товаром.

У той же час, сильними елементами знаків для товарів і послуг «Тивортин» та «ТІМЕНТИН» є середня частина [вор] і [мен] на яку падає наголос, що в цілому призводить до різного звучання, а отже - й суттєвої відмінності в індивідуальних ознаках, що знаходять своє вираження у послідовності розміщення та характерному виконанні літер, які формують слово, яке є знаком для товарів і послуг, як наслідок позначення відрізняються за загальним зоровим враженням.

Отже, господарським судом з огляду на зібрані у справі докази, зокрема, висновок судової експертизи у відповідній частині, з'ясовано, що знак для товарів і послуг «Тивортин» за свідоцтвом України № 182253 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ТІМЕНТИН» за свідоцтвом України № 55207 стосовно товарів 05 класу МКТП, тобто встановлено відповідність оспорюваного знака для товарів і послуг умовам надання правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію відповідного позначення, а відтак, у задоволенні позову слід відмовити.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 13.02.2015.

Суддя О. Марченко