УХВАЛА

02.02.2015Справа № 910/18222/13
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтінг"

До Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС ТЕХНО"

Про захист прав на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав

інтелектуальної власності

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін:

від позивача Бачинський М.В. - представник (дов. № б/н від 08.08.2014 р.)

від відповідача Шаповалов Д.В. - представник (доручення № 1 від 29.01.2015 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтинг" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно" про захист прав на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав інтелектуальної власності, згідно якої просить суд зобов'язати відповідача припинити порушення прав власників Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999, заборонити відповідачу використання товарного знаку, фірмового найменування "БМС" в назві Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно", зобов'язати відповідача внести зміни до назви (фірмового найменування) Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно" в частині виключення позначення "БМС".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2013 порушено провадження у справі №910/18222/13 та прийнято позовну заяву до розгляду.

09.10.2013р. позивачем через відділ діловодства суду подано заяву про уточнення позовних вимог. Згідно даної заяви, позивач уточнив позовні вимоги, та просить суд зобов'язати відповідача припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999 та заборонити відповідачу використання товарного знаку, фірмового найменування "БМС" в назві Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.10.2013 р., залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2013р., позовні вимоги задоволено. Зокрема, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС Техно" припинити порушення прав власника Свідоцтва України №12456 від 07.06.1999 року та заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "БМС Техно" використання товарного знаку, фірмового найменування "БМС" в назві Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно".

Постановою Вищого господарського суду України від 25.02.2014 р. у справі № 910/18222/13 задоволено касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно". Рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2013 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2013 р. зі справи № 910/18222/13 скасовано, та передано справу на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду м. Києва № 04-23/82 від 05.03.2014 р. у справі № 910/18222/13 призначено повторний автоматичний розподіл.

В результаті повторного автоматичного розподілу справи № 910/18222/13, останню передано до розгляду судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалою суду від 07.03.2014 р. справу № 910/18222/13 прийнято до провадження суддею Картавцевою Ю.В., розгляд справи призначено на 17.03.2014 р.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 17.03.2014 р. справу №910/18222/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» до Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» про захист прав на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав інтелектуальної власності передано на розгляд судді Капцовій Т.П.

Ухвалою суду від 17.03.2014 р. справу № 910/18222/13 прийнято до провадження суддею Капцовою Т.П. розгляд справи призначено на 31.03.2014 р.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 21.03.2014 р. справу №910/18222/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» до Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» про захист прав на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав інтелектуальної власності передано на розгляд судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалою суду від 21.03.2014 р. справу № 910/18222/13 прийнято до провадження суддею Картавцевою Ю.В., розгляд справи призначено на 31.03.2014 р.

18.03.2014 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача письмові пояснення, відповідно до яких останній вважає позовні вимоги безпідставними та просить суд відмовити в їх задоволенні, а також клопотання про витребування доказів, відповідно до якого відповідач просить суд витребувати в Державного підприємства «Український інститут промислової власності» належним чином засвідчені копії Висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 05.02.2014 р. № 6382.

У судове засідання 31.03.2014 р. представник позивача не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

У даному судовому засіданні суд, заслухавши доводи відповідача, розглянув клопотання відповідача про витребування доказів та відмовив задоволенні даного клопотання з підстав його необґрунтованості.

У зв'язку з нез'явленням в судове засідання 31.03.2014 р. представника позивача, невиконанням вимог ухвали суду, суд відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 14.04.2014 р., про що виніс відповідну ухвалу.

У судове засідання 14.04.2014 р. представник позивача не з'явився, у зв'язку з чим, а також у зв'язку з невиконанням вимог ухвали суду, суд відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 22.04.2014 р., про що виніс відповідну ухвалу.

22.04.2014 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача клопотання про відкладення розгляду справи з метою подання додаткових доказів по справі, що пов'язано із виходом 25.04.2014 р. в офіційному бюлетені «Промислова власність» публікації про видачу Баланюку С.М. - засновнику відповідача - свідоцтв на знаки для товарів і послуг «БМС Техно» та «BMS Techno».

Також у судовому засіданні 22.04.2014 р. представник позивача подав суду клопотання про призначення експертизи, відповідно до якого останній просить суд призначити у справі судову експертизу, на вирішення якої поставити такі запитання:

1. Чи є комерційне (фірмове) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ВМS» (комбінованим) за свідоцтвом України № 12456, стосовно товарів і послуг, тих самих та/або споріднених з наведеними у свідоцтві, настільки, що може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або може бути сплутане споживачем зі знаком для товарів і послуг?

2. Чи є комерційне (фірмове) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» схожим із комерційним (фірмовим) найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» настільки, що вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються?

3. Чи містяться у матеріалах справи відомості про те, що комерційне (фірмове) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» не дає споживачу можливості вирізнити цю особу з-поміж інших, зокрема відрізнити від Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»?

У судовому засіданні 22.04.2014 р., суд, розглянувши клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи, задовольнив останнє, у зв'язку з чим оголосив перерву до 12.05.2014 р.

За таких обставин, розгляд клопотання про призначення експертизи, поданого позивачем, відкладено до наступного судового засідання.

12.05.2014 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача письмові пояснення щодо клопотання про призначення експертизи, у яких останній заперечує проти необхідності її проведення з підстав того, що питання схожості позначень «БМС Техно» та «BMS Techno» із зареєстрованим знаком «BMS» вже було предметом розгляду експертного дослідження при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на отримання знаків для товарів і послуг «БМС Техно» та «BMS Techno», власником яких є засновник юридичної особи відповідача, а остання набула невиключну ліцензію на вказані знаки за Ліцензійним договором між фізичною особою Баланюком С.М. (засновник відповідача) та ТОВ «БМС Техно». Водночас у випадку призначення судової експертизи, відповідач просить суд поставити судовому експерту таке питання: «Чи є знак для товарів і послуг, на який видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 12456 від 07.06.1999 р. схожим з фірмовим найменуванням ТОВ «БМС Техно» настільки, що їх можна сплутати?». При цьому, відповідач просить суд доручити проведення експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

У судовому засіданні 12.05.2014 р. представник позивача усно заявив клопотання про оголошення перерви з метою надання часу для ознайомлення із поданими представником відповідача додатковими документами по справі. Дане клопотання судом було задоволено.

За таких обставин, у судовому засіданні 12.05.2014р. оголошено перерву до 16.05.2014р.

16.05.2014 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача заяву про уточнення позовних вимог, згідно з якою останній просить суд:

1. Визнати недійсним Свідоцтво на знак для товарів і послуг №185123, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг 25 квітня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України (опубліковане в бюлетені «Промислова власність» №8 від 25.04.2014р.) та Свідоцтво на знак для товарів і послуг №185124, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг 25 квітня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України (опубліковане в бюлетені «Промислова власність» №8 від 25.04.2014р.);

2. Скасувати реєстрацію Свідоцтва на знак для товарів і послуг №185123, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг 25 квітня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України (опублікованого в бюлетені «Промислова власність» №8 від 25.04.2014р.) та Свідоцтва на знак для товарів і послуг №185124, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг 25 квітня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України (опублікованого в бюлетені «Промислова власність» №8 від 25.04.2014р.)

3. Зобов'язати Відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС ТЕХНО» припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999 року.

4. Заборонити Відповідачу - Товариству з обмеженою відповідальністю «БМС ТЕХНО» використання товарного знаку, фірмового найменування «БМС» в назві Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС ТЕХНО» (Адреса: 02140 м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6а, Код СДРПОУ 22945907).

У судовому засіданні 16.05.2014 р. представник відповідача усно заявив клопотання про оголошення перерви з метою подання письмових заперечень на заяву про уточнення позовних вимог. Дане клопотання судом було задоволено, у зв'язку з чим оголошено перерву до 19.05.2014 р.

У судовому засіданні 19.05.2014 р. представник відповідача подав суду письмові пояснення щодо заяви про уточнення позовних вимог, відповідно до яких останній заперечує проти задоволення вказаної заяви з підстав того, що остання є одночасно заявою про зміну предмету та підстав позову. Більше того, заява про уточнення позовних вимог є заявою до неналежного відповідача.

Розглянувши у судовому засіданні 19.05.2014 р. заяву про уточнення позовних вимог, суд відмовив в її задоволенні, з тих підстав, що вказівка у заяві про уточнення позовних вимог на визнання недійсним свідоцтва та скасування державної реєстрації, є, по суті, додатковими та новими вимогами, що за своїм змістом фактично є поданням іншого (ще одного) позову, що в свою чергу є неможливим в межах розгляду судової справи № 910/18222/13.

У судовому засіданні 19.05.2014 р. оголошено перерву до 21.05.2014 р.

21.05.2014 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача додаткові пояснення, відповідно до яких останній зазначає, що ним використовується фірмове найменування «БМС», права на яке порушуються відповідачем шляхом використання у своїй діяльності без згоди на те позивача.

Також у судовому засіданні 21.05.2014 р. представники сторін подали суду клопотання про продовження строку розгляду справи на більш тривалий, ніж встановлено ч. 1 ст. 69 ГПК України.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів, то суд задовольнив зазначене клопотання.

Крім того, у судовому засіданні 21.05.2014 р. представник позивача підтримав подане клопотання про призначення судової експертизи.

Розглянувши у даному судовому засіданні заявлене позивачем клопотання про призначення судової експертизи, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення та призначення судової експертизи у справі № 910/18222/13.

Ухвалою суду від 21.05.2014 р. призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експертові Дорошенку Олександрові Федоровичу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За таких обставин, суд ухвалою від 21.05.2014 р. зупинив провадження у справі № 910/18222/13 до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Дорошенку Олександрові Федоровичу.

20.01.2015 р. відділом діловодства суду одержано від судового експерта Дорошенка Олександра Федоровича Висновок експерта № 977 від 16.01.2015р.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

За таких обставин, ухвалою суду від 26.01.2015 р. провадження у справі № 910/18222/13 поновлено, розгляд справи призначено на 02.02.2015 р.

02.02.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача клопотання про відкладення розгляду справи з метою надання часу для ознайомлення новим керівником юридичної особи відповідача зі змістом даного спору.

Також 02.02.2015 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача клопотання про зупинення провадження у справі, а саме до вирішення пов'язаної справи № 826/13689/14, що розглядається Окружним адміністративним судом міста Києва, за позовом ТОВ «БМС Консалтінг» до Державного департаменту інтелектуальної власності України, 3-тя особа Баланюк С.М. про визнання протиправними та скасування рішень відповідача щодо видачі Баланюку С.М. свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «ВМС Техно» та «BMS Techno» №№ 185123 та 185124.

Розглянувши у судовому засіданні 02.02.2015 р. зазначене клопотання представника позивача, враховуючи, що представник відповідача не заперечував проти його задоволення, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, у зв'язку з чим останнє є таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів справи, Державною службою інтелектуальної власності було видано Баланюку С.М. свідоцтва України на знаки для товарів і послуг «ВМС Техно» та «BMS Techno» №№ 185123 та 185124 відповідно. В свою чергу на підставі Ліцензійного договору на товарні знаки № 01-БМТ-Т3 від 25.03.2014 р. ФОП Баланюк С.М. (ліцензіар) передав ТОВ «БМС Техно» (ліцензіат) на строк дії цього ліцензійного договору за винагороду, визначену цим договором, невиключну ліцензію - право на користування знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 185123 та 185124.

Таким чином, обґрунтовуючи свої заперечення проти позову про зобов'язання припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999 та заборонити відповідачу використання товарного знаку, фірмового найменування "БМС" в назві Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно", відповідач посилається на наявність у нього дозволу на використання знаків «ВМС Техно» та «BMS Techno».

Таким чином, справа про визнання протиправними та скасування рішень відповідача щодо видачі Баланюку С.М. свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «ВМС Техно» та «BMS Techno» №№ 185123 та 185124 є безпосередньо пов'язаною з даною, при цьому об'єктивний розгляд останньої із повним і всебічним дослідженням всіх обставин справи прямо залежить від вирішення справи № 826/13689/14.

За змістом ч. 1 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

За таких обставин, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про зупинення провадження у даній справі до вирішення справи № 826/13689/14, що розглядається Окружним адміністративним судом міста Києва., на підставі ч. 1 ст. 79 ГПК України, а отже клопотання позивача задовольняється.

Стосовно клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, то суд відмовляє в задоволенні останнього у зв'язку з недоцільністю відкладення розгляду даного спору з огляду на висновки суду про необхідність зупинення провадження у даній справі.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 79, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі №910/18222/13 до вирішення пов'язаної з нею справи № 826/13689/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» до Державного департаменту інтелектуальної власності України, 3-тя особа Баланюк Сергій Миколайович про визнання протиправними та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії, що розглядається Окружним адміністративним судом міста Києва.

2. Зобов'язати сторін поінформувати суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження.

3. Направити дану ухвалу сторонам у справі.

4. Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку, передбаченому, чинним законодавством України.

Суддя Ю.В. Картавцева