РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2015№910/26127/14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/26127/14

за позовом відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"), м. Москва, Російська Федерація,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

приватного акціонерного товариства "АВК", м. Донецьк,

публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К", м. Донецьк,

публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К", м. Мукачево Закарпатської області, та

публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К", м. Луганськ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні ПрАТ "АВК" -

асоціація "Укркондпром", м. Київ,

про дострокове припинення дії свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Бєлан М.Ф. (довіреність від 10.12.2014 №б/н);

Шевченко О.Ю. (довіреність від 28.10.2014 №б/н);

відповідача-1 - Костенко К.О. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8571);

відповідача-2 - не з'явився;

відповідача-3 - не з'явився;

відповідача-4 - Волченка О.В. (довіреність від 04.12.2014 №1064);

відповідача-5 - не з'явився;

третьої особи - Балдинюка О.В. (директор; паспорт №НК074016);

Пономарьова М.М. (довіреність від 04.02.2015 №б/н).

Відкрите акціонерне товариство "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") (далі - Фабрика) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), приватного акціонерного товариства "АВК" (далі - ПрАТ "АВК"), публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (далі - ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк)), публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (далі - ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево)) та публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (далі - ПАТ "А.В.К" (м. Луганськ)) про:

дострокове припинення дії свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг "Красная шапочка конфеты" щодо товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), зареєстрованого на ім'я закритого акціонерного товариства "АВК", акціонерного товариства "А.В.К", відкритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" та закритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К";

зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг "Красная шапочка конфеты", зареєстрованого 15.02.2001 на ім'я закритого акціонерного товариства "АВК", акціонерного товариства "А.В.К", відкритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" та закритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К", та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.11.2014 порушено провадження у справі.

Служба 15.12.2014 подала суду відзив на позов, в якому зазначила таке: позивач у позовній заяві зазначає, що ним подано заявку від 22.08.2014 № m 2014 11945 на реєстрацію комбінованого позначення "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" щодо послуг 30 класу МКТП; позивач вважає, що дострокове припинення дії свідоцтва України №17998 на знак "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", власником якого є ПрАТ "АВК", ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк), ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) та ПАТ "А.В.К" (м. Луганськ), усуває перешкоди для реєстрації комбінованого позначення "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" за заявкою № m 2014 11945; в наданій Фабрикою заявці № m 2014 11945 відсутнє повідомлення закладу експертизи про можливу відмову в реєстрації знака або відповідного рішення про відмову в реєстрації знака; наявність певних прав у ПрАТ "АВК", ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк), ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) та ПАТ "А.В.К" (м. Луганськ) на об'єкти інтелектуальної власності, а саме на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №17998, не є перешкодою для реалізації прав позивача, не створює будь-яких обмежень до користування належними йому правами та жодним чином не обмежує господарську діяльність позивача; позивач посилається на "Міжнародну реєстрацію від 10.04.1995 №634407 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (комбіноване) для товарів 30 класу МКТП "солодощі (sweets)", при розширенні дії якої на території України 25.10.2005 науково-дослідним центром патентної експертизи Держпатенту України надіслано попередню відмову в реєстрації знака, а 12.12.2006 надіслано підтвердження остаточної відмови в реєстрації знака; підставою відмови у реєстрації - протиставлення більш ранньої схожої реєстрації на ім'я закритого акціонерного товариства "АВК" (м. Донецьк), акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Донецьк), відкритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Мукачево) та закритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Луганськ); заявка від 04.09.1996 №96092066; Фабрика 25.10.2005 довідалася про існування свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", а тому строк, у межах якого позивач міг звернутися до суду з вимогою про дострокове припинення свідоцтва України №17998, сплив 25.10.2008.

17.12.2014 позивачем подано заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій Фабрика просила суд:

- заборонити ПрАТ "АВК", ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк), ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево), ПАТ "А.В.К" (м. Луганськ) передавати у будь-який спосіб право власності на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" за свідоцтвом України №17998, зареєстрований 15.02.2001;

- заборонити Службі здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" за свідоцтвом України №17998, зареєстрований 15.02.2001;

- заборонити Службі вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані зі зміною володільця свідоцтва України № 17998 на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", зареєстрованого 15.02.2001.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.01.2015 заяву позивача задоволено; вжито заходів до забезпечення позовові шляхом:

заборони ПрАТ "АВК", ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Донецьк), ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Мукачево) передавати у будь-який спосіб право власності на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" за свідоцтвом України №17998, а також відмовлятися від свідоцтва України №17998 повністю чи частково;

заборони Службі: здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" за свідоцтвом України №17998; вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно володільця свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты".

12.01.2015 позивачем подано письмові пояснення, в яких Фабрика зазначає таке: як вбачається з витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." (м. Луганськ), ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." (м. Донецьк), ПрАТ "АВК", ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." (м. Мукачево) станом на 26.11.2014 основними видами діяльності вказаних товариств є виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; за інформацією, розміщеною на офіційному сайті відповідачів 2,3,4,5 http://www.avk.ua, в тому числі у каталозі продукції торгової марки "АВК", відсутня будь-яка інформація про виробництво та пропонування до продажу продукції, маркованої спірним позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты"; не має жодного посилання на ресурси всесвітньої мережі Інтернет, на яких би рекламувалися або реалізовувалися товари 30 класу МКТП - цукерки виробництва відповідачів 2,3,4,5, марковані торговельною маркою "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты"; як вбачається з повідомлення Служби від 11.12.2014 № 2243/24 стосовно надання довідки про видачу ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 17998 станом на 11.12.2014 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 17998; як вбачається із довідки товариства з обмеженою відповідальністю "Комунікаційний альянс" від 20.11.2014 № 141120-1 реклама в засобах масової інформації продукції товарів 30 класу МКТП - цукерки під спірним позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" на телебаченні, радіо, в друкованих ЗМІ та на зовнішніх рекламних носіях в період з 01.01.2010 по 31.10.2014 не проводилася; як свідчить довідка Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (далі - ДП "УкрНДНЦ") від 04.12.2014 №5-10/05-09-7301 в період з 2001 року і по даний час органом сертифікації ДП "УкрНДНЦ" (призначений та уповноважений наказом Держспоживстандарту від 09.12.2010 №559, реєстраційний №UA.PN.094) сертифікати відповідності на продукцію: цукерки "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" відповідачам 2,3,4,5 не видавалися; як вбачається з листа Державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (далі - ДП "Укрметрстандарт") від 09.12.2014 №20-38/352 в базі даних "ТУ України" знайдена інформація про технічні умови, власником яких є ПрАТ "АВК", проте вони не розповсюджуються на цукерки під торговою назвою "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты"; як вбачається з витягу з Реєстру санітарно-епідеміологічних висновків, розміщеному на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України щодо видачі санітарно-епідеміологічних висновків відповідачам 2,3,4,5, санітарно-епідеміологічні висновки на цукерки під позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" не видавалися; таким чином, продукція 30 класу МКТП - цукерки під торговельною маркою "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" не виробляється, не пропонується до продажу і не реалізується на території України як відповідачами 2,3,4,5, так й іншими суб'єктами господарювання; отже невиконання відповідачами 2,3,4,5 обов'язків як співвласників знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 17998 та зловживання своїми правами щодо торговельної марки "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" створило позивачу перешкоди у набутті ним в Україні прав інтелектуальної власності на торговельну марку "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", тобто прямо порушує інтереси Фабрики.

12.01.2015 від ПрАТ "АВК" надійшов відзив на позовну заяву, в якому зазначено, що Фабрика протягом 8 років з дати остаточної відмови в реалізації знака для товарів та послуг з позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" не зверталася до суду за захистом свого інтересу, а тому відповідач-2 просить суд застосувати строк позовної давності до вирішення цього питання; крім того, позивач у позовній заяві посилається на подану заявку від 22.08.2014 № m 20141194, на яку відмови взагалі не одержав, тобто його інтерес поки ще не є порушеним, а й тому не потребує захисту; що стосується відповідачів 2,3,4,5, то останні не використовують спірне позначення, бо між Фабрикою та відповідачами 2,3,4,5 не було та не існує спору стосовно використання знака "Красная шапочка конфеты"; більш того, позивач жодного разу не звертався до відповідачів 2,3,4,5 з приводу укладання ліцензійної угоди або придбання знака.

Разом з цим, 12.01.2015 від ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-4 просить суд відмовити у задоволені позовних вимог, оскільки:

висновки позивача щодо невикористання торговельної марки "КРАСНАЯ ІІІАПОЧКА конфеты", зокрема ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево), які були зроблені позивачем за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, сайту компанії "АВК" та даних соціологічних досліджень товариства з обмеженою відповідальністю "Комунікаційний альянс" є лише припущеннями Фабрики, а не допустимими, достовірними та належними доказами;

позивачем пропущено трирічний строк позовної давності для звернення до суду з вимогою про дострокове припинення дії свідоцтва України № 17998 на знак для товарів та послуг, оскільки з позовної заяви та доданих до неї документів вбачається факт початку перебігу трирічного строку саме з 25.10.2005 - дати отримання позивачем попередньої відмови у реєстрації знака;

позивач у позовній заяві посилається на подану ним заявку від 22.08.2014 № m 20141194, але не наводить жодних доказів отримання від експертних установ або Служби попередньої або остаточної відмови у реєстрації знака для товарів та послуг для товарів 30 класу МКТП, що, в свою чергу, робить заяву позивача про дострокове припинення дії свідоцтва України № 17998 на знак для товарів та послуг передчасною, оскільки права та законні інтереси Фабрики порушені не були.

ПрАТ "АВК" 22.01.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило, що оскільки закрите акціонерне товариство "Одесакондитер" пропонує до продажу солодощі "Красная Шапочка", ПрАТ "АВК" не використовувало такий знак, щоб не вводити в оману споживача до розроблення дизайну нової етикетки.

Позивач 23.01.2015 подав суду додаткові пояснення, в яких зазначив таке: охоронюваний законом інтерес позивача полягає у його прагненні отримати правову охорону на території України на спірне позначення, яке на даний час належить ПрАТ "АВК", ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк), ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) та ПАТ "А.В.К" (м. Луганськ) за свідоцтвом України №17998, і чинність цього свідоцтва, торговельна марка за яким не використовується вказаними товариствами протягом трьох останніх років, може бути перешкодою для отримання правової охорони на ім'я позивача; щодо строку позовної давності, то в даному випадку він не може бути застосований, оскільки 25.10.2005 позивач дізнався власне виключно про реєстрацію на ім'я ПрАТ "АВК", ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк), ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) та ПАТ "А.В.К" (м. Луганськ) спірного позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням позивача, а не про використання або невикористання спірного позначення; звернення до суду із позовом про дострокове припинення дії свідоцтва є правом, а не обов'язком позивача, і відповідно трирічний строк невикористання знака має правові наслідки саме для ПрАТ "АВК", ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк), ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) та ПАТ "А.В.К" (м. Луганськ), а позивач як і будь-яка інша особа із спливом трирічного строку набуває виключно право на звернення до суду; дані правовідносини не передбачають, що дії або події, які мають юридичне значення, обмежені певним строком, зі спливом якого законодавець пов'язує відмову у захисті порушеного права.

Ухвалами господарського суду міста Києва від 26.01.2015 залучено до участі у справі асоціацію "Укркондпром" (далі - Асоціація) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні ПрАТ "АВК" та продовжено строк розгляду спору до 09.02.2015 включно.

06.02.2015 Асоціація подала суду письмові пояснення, в яких зазначено, що на час звернення позивача до суду з позовною заявою (24.11.2014) ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк) було розпочато процедуру з приводу запуску виробництва цукерок «Красная шапочка», зокрема, 03.11.2014 проведено нараду, на якій було вирішено відновити роботи за вказаними цукерками, а саме: доопрацювати дизайн етикетки та рецептуру продукції, а також до початку березня 2015 року почати виробництво цукерок «Красная шапочка»; 03.11.2014 генеральним директором ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» (м. Донецьк) було затверджено макет етикетки цукерок «Красная шапочка», після чого розроблено й їх рецептуру; 26.12.2014 проведено дегустацію пробної партії продукції цукерок «Красная шапочка», про що складено акт (протокол) № 25 спеціалізованої дегустаційної комісії за наслідками якої, було ухвалено рекомендувати на затвердження рецептуру; однак, позивачем не надано суду належних та допустимих доказів на підтвердження обставин невикористання відповідачами 2,3,4,5 спірного знака для товарів і послуг протягом більш як три роки до дати звернення до суду; проте відповідачами подано докази поважності причин тривалого невикористання спірного знака для товарів і послуг та докази відновлення його використання до дати звернення позивача до суду з вимогами про дострокове припинення його реєстрації. Таким чином, позовні вимоги Фабрики до відповідачів 2,3,4,5 фактично ґрунтуються на припущеннях позивача та не можуть бути задоволені.

У судовому засіданні 09.02.2015 представники позивача надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали в повному обсязі; представники відповідачів 1,4 заперечили проти задоволення позову, наголошуючи на доводах, зазначених у відзивах на позовну заяву; представник третьої особи підтримав доводи, викладені у поясненнях, поданих суду 06.02.2015 в письмовому вигляді, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представники відповідачів 2,3,5 у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили; відповідачі 4,5 вимоги ухвал суду не виконали, відзивів на позовну заяву не подали.

З метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи в судовому засіданні 09.02.2015 без участі представників відповідачів 2,3,5 за наявними в ній матеріалами.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача, відповідачів 1, 4 та третьої особи, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач є володільцем міжнародної реєстрації від 10.04.1995 №634407 на знак для товарів і послуг «Красная шапочка» (комбіноване), зареєстрований для товарів 30 класу МКТП «солодощі (sweets)».

Відповідно до статті 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди у поширенні дії даної міжнародної реєстрації на територію України 25.10.2005 державним підприємством «Український інститут промислової власності» надіслано позивачеві попередню відмову в реєстрації знака, а 12.12.2006 - підтвердження остаточної відмови в реєстрації знака; підставою відмови у реєстрації було протиставлення більш ранньої схожої реєстрації на ім'я закритого акціонерного товариства "АВК" (м. Донецьк), акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Донецьк), відкритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Мукачево) та закритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Луганськ).

З огляду на наведене не беруться до уваги доводи відповідачів про те, що позивачем пропущено визначений статтею 257 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) строк позовної давності, оскільки:

- відповідно до статті 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки;

- згідно з частиною першою статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила;

- 25.10.2005 Фабрика довідалася про реєстрацію свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", проте не про його невикористання відповідачами протягом трьох років поспіль, а тому суд вважає, що Фабрика звернулася до суду в межах строку позовної давності.

Позивач 22.08.2014 відповідно до Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» (далі - Закон) подав до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» заявку № m2014 11945 на реєстрацію позначення «Красная шапочка» (комбіноване) як знака для товарів і послуг для товарів 30 класу МКТП; станом на час вирішення спору в справі вказана заявка розглядається Установою.

Судом також встановлено, що закрите акціонерне товариство "АВК", акціонерне товариство "А.В.К", відкрите акціонерне товариство "Кондитерська фабрика "А.В.К" та закрите акціонерне товариство "Кондитерська фабрика "А.В.К" є власниками знака для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" за свідоцтвом України №17998, зареєстрованим для товарів 30 класу МКТП (заявка від 04.09.1996 № 96092066; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.02.2001, офіційний бюлетень «Промислова власність» №1).

Назви (організаційно-правова форма) закритого акціонерного товариства "АВК" (м. Донецьк), акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Донецьк), відкритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Мукачево) та закритого акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (м. Луганськ) змінено відповідно на ПрАТ "АВК", ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк), ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) та ПАТ "А.В.К" (м. Луганськ).

Відповідно до виписки від 08.12.2014 № 1405 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг дія свідоцтва України №17998, що належить закритому акціонерному товариству «АВК», акціонерному товариству «Кондитерська фабрика А.В.К.», відкритому акціонерному товариству «Кондитерська фабрика А.В.К.», закритому акціонерному товариству «Кондитерська фабрика А.В.К.» була продовжена до 04.09.2016.

Господарським судом враховано те, що; виключне право на використання позначення "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" за свідоцтвом України № 17998 на знак для товарів і послуг належить власне відповідачем 2,3,4,5, які мають право користуватися ним, дозволяти використовувати його іншим особам, перешкоджати його неправомірному використанню; з 1955 року Фабрика здійснює виробництво цукерок, маркованих позначенням «Красная шапочка», має намір реалізовувати таку продукцію на території України; а отже, використання спірного позначення позивачем без згоди відповідачів 2,3,4,5 буде вважатися порушенням права останніх.

Фабрикою позов подано у зв'язку з тим, що, на її думку, дія свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" повинна бути достроково припинена у зв'язку з тим, що відповідачі 2,3,4,5 не використовують спірне позначення для товарів 30 класу МКТП протягом більше трьох років до дня подання позовної заяви - 24.11.2014.

Відповідно до статті 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 17 (обов'язки, що випливають із свідоцтва) Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

У пункті 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Пунктом першим статті 3 Господарського кодексу України встановлено, що господарською діяльністю є діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Відповідно до пункту 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» відомості щодо видів діяльності юридичної особи містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

За інформацією, наведеною у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видами діяльності відповідачів є виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.

У пункті 8 статті 16 Закону зазначено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Листом від 11.12.2014 №2243/24 стосовно надання довідки про видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №17998 ДП «Укрпатент» надано уповноваженому представнику позивача - патентному повіреному Бенатову Д.Е. відповідь, в якій зазначено, що станом на 11.12.2014 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №17998.

Крім того, як вбачається з довідки товариства з обмеженою відповідальністю «Комунікаційний альянс» від 20.11.2014 №141120-1, реклама в засобах масової інформації продукції товарів 30 класу МКТП - цукерки під спірним позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" на телебаченні, радіо, в друкованих ЗМІ та на зовнішніх рекламних носіях в період з 01.01.2010 по 31.10.2014 не проводилася.

Відповідно до листа від 04.12.2014 №5-10/05-09-7301 ДП "УкрНДНЦ" в період з 2001 року по даний час ДП "УкрНДНЦ" сертифікати відповідності на продукцію цукерки «Красная шапочка» відповідачам 2,3,4,5 - не видавалися.

Статтею 16 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» встановлено, що підприємства, установи, організації та громадяни можуть ввозити з-за кордону сировину, продукцію (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) і реалізовувати чи використовувати їх в Україні лише за наявності даних щодо безпеки для здоров'я населення. Перелік та зміст цих даних встановлюється головним державним санітарним лікарем України.

Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» і Тимчасовим порядком проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 №247, отримання висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи є обов'язковим для харчового продукту.

Як вбачається з витягу з реєстру санітарно-епідеміологічних висновків, який міститься в матеріалах справи, щодо видачі санітарно-епідеміологічних висновків відповідачам 2,3,4,5 - відповідні висновки не видавалися.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті відповідачів 2,3,4,5 http://www.avk.ua, в тому числі у каталозі продукції торгової марки "АВК", відсутня будь-яка інформація про виробництво та пропонування до продажу продукції, маркованої спірним позначенням "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты".

Таким чином, можна дійти висновку, що продукція 30 класу МКТП - цукерки під торговельною маркою "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты" не виробляється, не пропонується до продажу і не реалізується на території України відповідачами 2,3,4,5.

Доводи ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк) про те, що відповідачами планується виробництво цукерок «Красная шапочка», не беруться господарським судом міста Києва до уваги з огляду на таке.

Так, судом встановлено, що єдиним доказом можливого використання позначення «КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты» до дати звернення Фабрики до суду з даним позовом є протокол зборів ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк) від 03.11.2014, яким постановлено:

відновити роботи з цукеркам «Красная шапочка»: спеціалістам з дизайну дирекції з маркетингу розробити дизайн етикетки (строк до 19.12.2014); дирекції з дослідження і розвитку оновити, розробити рецептуру для цукерок «Красная шапочка» (строк до 19.02.2015);

початок виробництва цукерок «Красная шапочка» підготувати на початок березня (строк 12 тиждень 2015 року).

Разом з тим, відповідачами не подано доказів вчинення будь-яких реальних дій як на виконання названого протоколу загальних зборів, так і інших, які могли б свідчити про використання спірного позначення.

Акт (протокол) від 26.12.2014 №25, підписаний головою спеціалізованої дегустаційної комісії В.В.Новіковим, яким рекомендовано, зокрема, цукерки «Красная шапочка» до виробництва, не враховується судом як доказ використання позначення "КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты", оскільки він підписаний після звернення Фабрики до суду з позовом.

Крім того, не можуть бути взяті до уваги судом й доводи відповідачів і третьої особи про те, що закрите акціонерне товариство "Одесакондитер" пропонує до продажу солодощі "Красная Шапочка", а відтак, ПрАТ "АВК" не використовувало такий знак, щоб не вводити в оману споживача до розроблення дизайну нової етикетки, оскільки сторонами не подано суду жодного доказу на підтвердження будь-якого спілкування ПрАТ "АВК" із закритим акціонерним товариством "Одесакондитер" з приводу використання спірного позначення.

Додатковим доказом відсутності наміру використання відповідачами торговельної марки «КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты» є також те, що відповідно до виписки від 13.01.2015 №13 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг дія свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг "Красная шапочка конфеты", яке належить відповідачам 2,3,4,5, припинена повністю на підставі заяви власника з 25.12.2014 (дата публікації відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність» - 25.12.2014.

Представник ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) у зв'язку з наведеним 26.01.2015 подав суду клопотання про припинення провадження у справі, яке мотивовано тим, що: 05.12.2014 володільцями свідоцтва України №17998 на знак для товарів і послуг, одним з яких є ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево), до Служби подано клопотання про припинення дії свідоцтва України №17998 повністю; 25.12.2014 дія свідоцтва України №17998 припинена повністю; припинення дії вказаного свідоцтва свідчить про відсутність предмета спору, а між позивачем та ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) відсутні неврегульовані питання, оскільки права та законні інтереси позивача ще не були порушені з огляду на відсутність у позивача попередньої або остаточної відмови у задоволенні заявки від 22.08.2014 №m20141194 і, як наслідок, перешкод для реєстрації комбінованого позначення "КРАСНАЯ ШАПОЧКА".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.01.2015 відмовлено в задоволенні вказаного клопотання з урахуванням такого.

Пунктом 11 частини першої статті 80 ГПК України встановлено, що господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Як вбачається з матеріалів справи, спір між сторонами виник з підстав невикористання відповідачем знака для товарів і послуг протягом трьох років. Саме тому, з посиланням на пункт 4 статті 18 Закону, позивач просив достроково припинити дію свідоцтва.

Пунктами 1 - 3 статті 18 Закону передбачені випадки, коли дія свідоцтва припиняється з ініціативи власника або з інших підстав, що не пов'язані з умисним невикористанням власником своїм правом на знак.

Так, згідно з пунктом 1 статті 18 Закону власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

У той же час припинення дії свідоцтва з мотивів, визначених пунктом 4 статті 18 Закону, передбачає невикористання власником знака без поважних причин.

Відповідно ж до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Тобто у даному випадку за відповідачами і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, що перешкоджають іншим особам, зокрема і позивачеві, звернутися із заявкою про реєстрацію такого позначення.

Отже, припинення господарським судом провадження у справі на підставі пункту 11 частини першої статті 80 ГПК України є неправомірним, оскільки між сторонами існують спірні неврегульовані питання.

Наведена правова позиція викладена в Оглядовому листі Вищого господарського суду України від 30.06.2009 № 01-08/411/1 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності" (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України).

Що ж до поважності причин невикористанням відповідачами спірного позначення з огляду, зокрема, на проведення антитерористичної операції в Луганській і Донецькій областях, то слід зазначити, що володільцями свідоцтва України № 17998 є чотири відповідачі, лише два з них знаходяться на території зазначених областей, що не перешкоджало іншим двом юридичним особам використовувати торговельну марку «КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты»; крім того, проведення відповідної антитерористичної операції розпочато в 2014 році, а спірне позначення фактично не використовується з моменту його реєстрації.

Отже, господарський суд міста Києва, беручи до уваги перелік товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты», з огляду на призначення торговельної марки, межі її правової охорони, зміст прав власника свідоцтва та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знака в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону), у даному випадку вважає необхідним достроково припинити дію свідоцтва України № 17998 на знак для товарів і послуг «КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты», власником якого є ПрАТ "АВК", ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк), ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) та ПАТ "А.В.К" (м. Луганськ).

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності.

Отже, оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимоги до відповідачів 2,3,4,5, то вони також підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на ПрАТ "АВК", ПАТ "А.В.К" (м. Донецьк), ПАТ "А.В.К" (м. Мукачево) та ПАТ "А.В.К" (м. Луганськ).

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Достроково припинити повністю на території України дію свідоцтва України № 17998 на знак для товарів і послуг «КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты», зареєстрованого для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на ім'я закритого акціонерного товариства «АВК» (83062, м. Донецьк, 1-а Олександрівка, 9; ідентифікаційний код 30482582), акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «А.В.К.» (83062, м. Донецьк, 1-а Олександрівка, 9; ідентифікаційний код 00381835), відкритого акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «А.В.К.» (89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Духновича, 14; ідентифікаційний код 00382088), закритого акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «А.В.К.» (91020, м. Луганськ, вул. Лутугінська, 131; ідентифікаційний код 00382036).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Липківського Василя (Урицького), 45; ідентифікаційний код 37552556) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення свідоцтва України № 17998 на знак для товарів і послуг «КРАСНАЯ ШАПОЧКА конфеты» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з приватного акціонерного товариства "АВК" (83062, м. Донецьк, 1-а Олександрівка, 9; ідентифікаційний код 30482582) на користь відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") (107140, м. Москва, Російська федерація, вул. Малая Красносельськая, 7, стр. 24; ІНН ) 304 (триста чотири) грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору.

5. Стягнути з публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (83062, м. Донецьк, 1-а Олександрівка, 9; ідентифікаційний код 00381835) на користь відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") (107140, м. Москва, Російська федерація, вул. Малая Красносельськая, 7, стр. 24; ІНН ) 304 (триста чотири) грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору.

6. Стягнути з публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" ((89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Духновича, 14; ідентифікаційний код 00382088) на користь відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") (107140, м. Москва, Російська федерація, вул. Малая Красносельськая, 7, стр. 24; ІНН ) 304 (триста чотири) грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору.

7. Стягнути з публічного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К" (91020, м. Луганськ, вул. Лутугінська, 131; ідентифікаційний код 00382036) на користь відкритого акціонерного товариства "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь") (107140, м. Москва, Російська федерація, вул. Малая Красносельськая, 7, стр. 24; ІНН ) 304 (триста чотири) грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору.

8. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 16.02.2015.

Суддя О. Марченко