РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2015Справа №910/8008/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК ДІАНА"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "МКМ ГРУП"

про захист права інтелектуальної власності

Головуючий суддя Грєхова О. А.

Судді: Васильченко Т. В.

Бондарчук В. В.

Представники сторін:

від позивача: Заверуха І.Л. (ордер серія КВ № 33103 від 02.04.2014р.)

від відповідача: Юзефович А.О. (дов. б/№ від 13.01.2015р.)

СУТЬ СПОРУ:

Заявлено позов про зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "МКМ ГРУП" припинити використання будь-яким способом позначення "Черепаха", яке наведене у додатках 7-9 до позовної заяви схожого із товарним знаком "Черепаха", що зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК ДІАНА".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на підставі свідоцтва № 367771, виданого Федеральною службою по інтелектуальній власності, патентам і товарним знакам ТОВ "ТК ДІАНА" належить право на товарний знак (знак обслуговування) «ЧЕРЕПАХА», яке було зареєстровано у Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації 17.12.2008р., строком дії з 08.11.2017 року. Вказане свідоцтво стосується товарів та послуг 01, 06, 16, 19, 35, 37, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

У березні 2013 р. позивачем було виявлено, що на веб-сайті в мережі Інтернет http://Katepal-mkm.com.ua, який належить відповідачу, для поширення інформації про аналогічну покрівельну продукцію виробництва «KATEPAL OY» (Фінляндія) з метою їх продажу третім особам на території України відповідачем використовується позначення «ЧЕРЕПАХА», яке є схожим із зареєстрованим за позивачем товарним знаком «ЧЕРЕПАХА».

Позивач вважає, що застосування відповідачем у своїй господарській діяльності позначення «ЧЕРЕПАХА» є порушенням прав позивача на знак, правова охорона якого засвідчується свідоцтвом № 367771, а також порушенням прав інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2014 порушено провадження по справі № 910/8008/14, розгляд справи призначено на 26.05.2014.

У зв'язку з нез'явленням в судове засідання 26.05.2014 представника відповідача розгляд справи відкладено на 16.06.2014.

Відділом діловодства суду 13.06.2014 отримано від відповідача відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог з підстав викладених у відзиві.

Ухвалами господарського суду міста Києва від 16.06.2014 призначено судову експертизу та зупинено провадження у справі.

22.12.2014 до відділу діловодства суду від Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України надійшов висновок експерта № 984 від 18.12.2014 та матеріали справи № 910/8008/14.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2014, в порядку статті 79 ГПК України, поновлено провадження у справі № 910/8008/14 та призначено розгляд справи на 05.01.2015.

30.01.2015 представником відповідача через відділ діловодства суду подано клопотання про долучення до матеріалів справи письмових пояснень з додатками у вигляді порівняльної таблиці, лист Компанії «Катепал Оі» від 28.01.2015 з перекладом на українську мову, копії листів ТОВ «МКМ Груп» на адресу дилерів: ТОВ «Адокс», ТОВ «Будпартнер», ТОВ «АКБ-сервіс», ТОВ «Лука», ТОВ «Ловекс-К».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.12.2014 призначено колегіальний розгляд справи.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду м. Києва від 05.01.2015 було призначено колегіальний розгляд справи у наступному складі колегії: суддя Грєхова О. А. (головуючий), Васильченко Т. В., Бондарчук В. В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.01.2015 прийнято справу № 910/8008/14 до провадження колегії суддів, розгляд справи призначено на 02.02.2015.

02.02.2015 представником позивача в судовому засіданні подано пояснення по суті спору, які долучені судом до матеріалів справи.

В судовому засіданні 02.02.2015, в порядку ст. 77 ГПК України, судом оголошено перерву до 09.02.2015.

06.02.2015 представником відповідача через відділ діловодства суду подано заяву про відвід судді та клопотання про припинення провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.02.2015 в задоволенні заяви про відвід судді відмовлено.

Розглянувши клопотання представника відповідача про припинення провадження у справі суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Пунктом 4.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору (пункт 1-1 частини першої статті 80 ГПК), зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

Визнання боржником позову не є способом припинення зобов'язання і не свідчить про відсутність спору; особа, вимоги якої визнані боржником, вправі звернутися до господарського суду з позовом про захист порушеного права.

Відповідно до вимог ст. 81-1 ГПК України в судовому засіданні складено протоколи, які долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 09.02.2015 року було оголошено вступну та резолютивну частини рішення у відповідності до ст. 85 ГПК України.

В судовому засіданні суд повідомив про порядок отримання повного тексту рішення відповідно до вимог ст. 87 ГПК України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва,-

ВСТАНОВИВ:

17.12.2008 р. Федеральною службою по інтелектуальній власності, патентам і товарним знакам було зареєстровано товарний знак (знак обслуговування) «ЧЕРЕПАХА» та видано ТОВ "ТК ДІАНА" свідоцтво РФ № 367771 щодо 01, 06, 16, 19, 35, 37, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Класи товарів і послуг МКТП №№ 01, 06, 16, 19, 35, 37, 41 стосовно яких зареєстровані знаки для товарів і послуг позивача за свідоцтвом № 367771 включають:

01 запобіжники для каучуку; запобіжники для цегляної кладки чи кладки камінням, крім фарб і олій; запобіжники для цементу, крім фарб і олій; запобіжники для черепиці, крім фарб і олій; вулканізуючі препарати; вологонепроникні матеріали для кам'яного або цегляного мурування, крім фарб; хімічні підсилювачі для гуми (каучуку).

06 гаки для кріплення шиферу, шиферної плитки (металеві вироби); будівельні матеріали; металеві покрівлі і металеві покриття; накладки для гідроізоляції дахів; накладки стикові, будівельні для гідроізоляції; обшивка, покриття будівельні; покрівельні покриття.

16 брошури; буклети; видання друковані; вироби для пакування паперові або пластмасові; календарі; каталоги; графічні роботи друковані.

19 дранка покрівельна (гонт); покрівлі неметалеві; споруди (конструкції) неметалеві; просмолювальні матеріали будівельні; будівельні (конструкційні) матеріали неметалеві; смола; вогнетривкі неметалеві будівельні матеріали; шиферне борошно; піддашки неметалеві будівельні; покрівельні накладки неметалеві для гідроізоляції; настили неметалеві; стелини неметалеві; покрівлі неметалеві з вмонтованими сонячними батареями; дахові покриви неметалеві; бітумні покриви для покрівель; просмолені смуги будівельні; розчини будівельні; дахові крокви; черепиця неметалева; шифер; покрівельний шифер; будівельні панелі неметалеві; стовпи (палі) неметалеві; защильники будівельні неметалеві.

35 імпортно-експортні агенції; бухгалтерський облік; готування платіжних документів; демонстрування товарів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); розвідування ділове; досліджування ринкове; комплектування штату працівників; послуги секретарів; послуги стенографістів; поради щодо налагоджування і керування справами; консультування щодо штату працівників; консультації щодо налагоджування справ; консультування щодо керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарок на комерційні або рекламні потреби; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво); роздрібні магазини; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; економічне прогнозування; аукціонний продаж; розповсюджування зразків; рекламування; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); збирання статистичних даних; збирання інформації для комп'ютерних баз даних; ділові довідники; упорядкування (систематизування) інформації для комп'ютерних баз даних; складання податкових декларацій; складання звітів про стан рахунків; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); експортування на ділову успішність.

37 герметизації будівлі (споруди); ізолювання будівлі; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; наглядання будівельне; наймання (прокат) споруджувальної техніки; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; мурування; покрівельні роботи; фарбування будівель (всередині і зовні); тинькування; споруджування.

41 заочні курси; навчання практичне; влаштовування (культурних і навчальних) виставок; облаштування дозвілля; влаштовування і проведення колоквіумів: влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчання на практичних семінарах; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання).

Отже, як видно з наведеного переліку, знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1071336 зареєстровано, зокрема, для товарів і послуг у сфері виготовлення та реалізації покрівельної продукції.

У березні 2013 р. позивачем було виявлено, що на веб-сайті в мережі Інтернет http://Katepal-mkm.com.ua, який належить відповідачу, для поширення інформації про аналогічну покрівельну продукцію виробництва «KATEPAL OY» (Фінляндія) з метою їх продажу третім особам на території України відповідачем використовується зображення позначення «ЧЕРЕПАХА» на рекламному плакаті, що пропонує покрівельну продукцію, у прас-листах та у сертифікаті дилера, на підтвердження чого надав копію рекламного плакату ТОВ «МКМ Груп» (а.с. 27), яка містить напис «Легендарна бітумна черепиця з Фінляндії», зображення «ЧЕРЕПАХА» та зображення видів покрівлі і будинків з різними видами покрівель; копію прас-листів ТОВ «МКМ Груп» (а.с. 28-31), які містять зазначене зображення «ЧЕРЕПАХА» та види покрівельної продукції; копію сертифікату дилера ТОВ «МАК Груп» (а.с. 32), який містить зображення «ЧЕРЕПАХА», інформацію про те, що ТОВ «МКМ Груп» офіційний імпортер продукції заводу Katepal OY підтверджує, що budmagazin.com.ua є офіційним дилером ТМ «Katepal OY» в Україні до 01.01.2014р.

Позивач вважає, що застосування відповідачем у своїй господарській діяльності позначення «ЧЕРЕПАХА» є порушенням прав позивача на знак, правова охорона якого засвідчується свідоцтвом № 367771, а також є порушенням прав інтелектуальної власності.

Відповідач заперечує проти позовних вимог з тих підстав, що 23.10.2012р. між ТОВ «МКМ Груп» та Компанією з обмеженою відповідальністю «Катепал Оу» був укладений Дистриб'юторський договір № 01, відповідно до умов якого КOB «Катепал Оу» призначає і уповноважує ТОВ «МКМ Груп» бути його офіційним і генеральним дистриб'ютором по відношенню здійснення продажу продукції, а саме покрівельної плитки і захисних матеріалів, вироблених постачальником (виробництва Katepal OY) торгової марки «Katepal» на території України. Продаж вказаної, поставленої КОВ «Катепал Оу» продукції здійснювався ТОВ «МКМ Груп» без зміни його зовнішнього вигляду. Зважаючи на ту обставину, що при виготовленні певних видів продукції Компанії з обмеженою відповідальністю «Катепал Оу» протягом останніх 50-ти років ними використовувалось власноруч виготовлене позначення «РАВЛИК», зображення якого містилось і на деякій друкованій продукції, переданій Товариству з обмеженою відповідальністю «МКМ Груп» від Компанії з обмеженою відповідальністю «Катепал Оу», а також на офіційному Інтернет-сайті ТОВ «МКМ Груп». У квітні 2013 р. ТОВ «МКМ Груп» отримало лист за підписом представника ТОВ «ТК Діана» з вимогою припинити використання на території України позначення «РАВЛИК», яке на думку представників ТОВ «ТК Діана» здалось їм схожим на зареєстрований ними товарний знак «ЧЕРЕПАХА», незважаючи на відсутність будь-яких спільних рис зображень. На виконання зазначеної вимоги ТОВ «МКМ Груп» було негайно видалене зображення «РАВЛИК» з офіційного сайту та усіх видів друкованої продукції, а також направлено письмову вимогу дилерам про негайне припинення використання зображення «РАВЛИК».Відтак з квітня 2013 р. та по даний час TOB «МКМ Груп» жодним чином не ристовується зображення «РАВЛИК», зовні схоже, на думку позивача, на стрований ним товарний знак «ЧЕРЕПАХА», що свідчить про безпідставність та необґрунтованість заявлених позовних вимог TOB «ТК Діана». Чи виконується вимога щодо припинення використання зображення «РАВЛИК» агентами ТОВ «МКМ Груп» наразі невідомо, оскільки дилери не зобов'язані звітувати перед відповідачем щодо питань власної господарської діяльності. За таких обставин, відповідач просить суд відмовити в задоволенні позову.

Причиною даного спору є питання щодо порушення відповідачем прав позивача як власника зареєстрованого торговельного знаку.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (надалі - ГК України) відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 25.12.1990, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Відповідно до пункту 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. (далі - Закон) обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів та послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Частина 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарі і послуг", свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону, використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до матеріалів справи зображення позначення «ЧЕРЕПАХА» використано ТОВ «МКМ Груп» у своїй господарській діяльності у сфері реалізації покрівельної продукції на рекламному плакаті, що пропонує покрівельну продукцію, у прас-листах та у сертифікаті дилера, а саме: копія (чорно-біла) рекламного плакату ТОВ «МКМ Груп» (а.с. 27) містить напис «Легендарна бітумна черепиця з Фінляндії», зображення «ЧЕРЕПАХА» та зображення видів покрівлі і будинків з різними видами покрівель; копії прас-листів ТОВ «МКМ Груп» (а.с. 28-31) містять зазначене зображення «ЧЕРЕПАХА» та види покрівельної продукції; копія сертифікату дилера ТОВ «МАК Груп» (а.с. 32) (кольоровий оригінал міститься в Інтернеті за адресою: http:www.budmagazin.com.ua/img/147/Katepal-bm.JPG) містить зображення «ЧЕРЕПАХА», інформацію про те, що ТОВ «МКМ Груп» офіційний імпортер продукції заводу Katepal OY підтверджує, що budmagazin.com.ua є офіційним дилером ТМ «Katepal OY» в Україні до 01.01.2014р.

З метою встановлення схожості позначення «ЧЕРЕПАХА», яке використано ТОВ «МКМ Груп» у господарській діяльності з реалізації покрівельної продукції із знаком для товарів і послуг «ЧЕРЕПАХА» за міжнародною реєстрацію №1071336 і чи є воно таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, суд призначив у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. На вирішення експерта поставлено наступні питання:

- Чи є товарний знак (знак обслуговування) "ЧЕРЕПАХА" (мал. 1) за свідоцтвом № 367771, виданого Федеральною службою з інтелектуальної власності, патентів і торговим знакам (Російська Федерація) Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК ДІАНА" (Російська Федерація, м. Москва) та за міжнародною реєстрацією даного знаку № 1071336 від 01.12.2010 р. тотожним або схожим із зображенням позначення "ЧЕРЕПАХА" (мал. 2), яке використав Відповідач настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є зображення позначення "ЧЕРЕПАХА" (мал. 2), яке використав відповідач таким, що може ввести в оману щодо товарного знаку (знак обслуговування) "ЧЕРЕПАХА" (мал. 1) за свідоцтвом № 367771, виданого Федеральною службою з інтелектуальної власності, патентів і торговим знакам (Російська Федерація) Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК ДІАНА" (Російська Федерація, м. Москва) та за міжнародною реєстрацією даного знаку № 1071336 від 01.12.2010 р.?

- Чи є позначення "ЧЕРЕПАХА" (мал. 2), яке використав відповідач нанесене на рекламному плакаті (додаток 7 до позовної заяви) та застосоване у прайс-листі ТОВ "МКМ ГРУП" (додаток 8 до позовної заяви) тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим товарним знаком (знак обслуговування) "ЧЕРЕПАХА" (мал. 1) за свідоцтвом № 367771, виданого Федеральною службою з інтелектуальної власності, патентів і торговим знакам (Російська Федерація) Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК ДІАНА" (Російська Федерація, м. Москва) та за міжнародною реєстрацією даного знаку № 1071336 від 01.12.2010 р.?

За результатами проведення судової експертизи у господарській справі № 910/8008/14 судом одержано Висновок № 984 від 18.12.2014 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (надалі - Висновок судової експертизи), згідно з яким експерт прийшов зокрема до таких висновків:

- позначення «ЧЕРЕПАХА», що використано ТОВ «МКМ Груп» у господарській діяльності з реалізації покрівельної продукції, а саме: на рекламному плакаті (а.с. 27), у прас-листах (а.с.28-31) та сертифікаті дилера (а.с.32) є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ЧЕРЕПАХА» за міжнародною реєстрацією № 1071336 (діє на території України у повному обсязі від 01.12.2010р.), зареєстрованому, зокрема, для товарів і послуг у сфері реалізації покрівельної продукції;

- позначення «ЧЕРЕПАХА», використано ТОВ «МКМ Груп» у господарській діяльності з реалізації покрівельної продукції, а саме: на рекламному плакаті (а.с. 27), у прас-листах (а.с.28-31) та сертифікаті дилера (а.с.32), є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає такі послуги.

Оцінюючи експертний Висновок № 984 від 18.12.2014 р., суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У той же час, Висновок судової експертизи у справі № 910/8008/14 складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Дорошенком Олександром Федоровичем, який попереджений про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

За таких обставин Висновок судової експертизи № 984 від 18.12.2014 р. у господарській справі № 910/8008/14 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Згідно з ч. 2 ст. 426 Цивільного кодексу України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд. Частиною 3 вказаної статті передбачено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Ч. 5 ст. 16 вищезазначеного Закону передбачає, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України

У матеріалах справи відсутні докази на підтвердження існування згоди на використання відповідачем знаку для товарів і послуг «ЧЕРЕПАХА» або позначень, схожих до них. Даний факт не заперечувався сторонами.

За таких обставин, з огляду на відсутність отриманої відповідачем в порядку, встановленому законодавством, згоди (ліцензії, субліцензії тощо) власника чи іншої уповноваженої особи (в тому числі позивача) на використання позначення «ЧЕРЕПАХА», враховуючи Висновок судової експертизи у даній справі щодо схожості до ступеня сплутування та оманливості позначень відповідача відносно зареєстрованих знаків позивача (свідоцтва № 367771), та враховуючи приписи ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд вважає, що використання відповідачем у господарській діяльності з реалізації покрівельної продукції позначення «ЧЕРЕПАХА», було здійснено неправомірно.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Таким чином, заявлені позовні вимоги доведені позивачем належними та допустимими доказами, а тому підлягають задоволенню в повному обсязі.

Позивач здійснив оплату експертизи у розмірі 12000,00 грн. згідно квитанцій № 20858283 від 18.08.2014 та №20867383 від 19.08.2014.

У зв'язку із задоволенням позову, згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір та витрати на проведення експертизи у розмірі 12000,00 грн. - покладається на відповідача.

Відповідно до частини п'ятої статті 49 ГПК України визначений порядок відшкодування, зокрема, витрат за проведення судової експертизи, згідно якого при задоволенні позову - такі витрати покладаються на відповідача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 32, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1.Позов задовольнити повністю.

2.Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "МКМ Груп" (03118, м. Київ, вул. Козацька, 118, код 37746698) припинити використання будь-яким способом позначення «ЧЕРЕПАХА», схожого із товарним знаком «ЧЕРЕПАХА», що зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК Діана" за міжнародною реєстрацією №1071336.

3.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МКМ Груп" (03118, м. Київ, вул. Козацька, 118, код 37746698) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК Діана" (127282, Російська Федерація, м. Москва, Студений проїзд, 5, ідентифікаційний код 402) судові витрати у розмірі 13218 (тринадцять тисяч двісті вісімнадцять) грн. 00 коп.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Дата підписання

повного тексту рішення: 13.02.2015.

Головуючий суддя Грєхова О. А.

Судді: Васильченко Т. В.

Бондарчук В. В.