УХВАЛА

26.01.2015№ 910/26769/14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/26769/14

за позовом Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл), Штат Техас, округ Даллас, Сполучені Штати Америки,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

товариства з обмеженою відповідальністю «НІСА», с. Липівка Макарівського району Київської області, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Агро Ресурс Енергія», м. Бориспіль Київської області,

про визнання свідоцтва України №129426 на знак для товарів і послуг частково недійсним,

за участю представників сторін:

позивача - Нікулеско Д.С. (довіреність від 16.01.2014 №б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - не з'явився;

відповідача-3 - Сподара А.В. (довіреність від 26.01.2015 №26/01-15),

ВСТАНОВИВ:

Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл, далі - Корпорація) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання свідоцтва України № 129426 на знак для товарів і послуг «ПеГас» частково недійсним відносно всіх товарів і послуг 04 та 37 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), для яких знак було зареєстровано;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України №129426 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Агро Ресурс Енергія» (далі - Торговий дім) використовувати торговельні марки Корпорації, що охороняються за свідоцтвами України №1077 та №1160 на знаки для товарів і послуг, а також позначення, схожі з ними до ступеня змішування, всіма способами, передбаченими пунктом 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), в тому числі на вивісках, шляхом рекламування та при наданні послуг з продажу горючо-мастильних матеріалів, тощо.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.12.2014 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.12.2014 заяву Корпорації про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково; вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони товариству з обмеженою відповідальністю «НІСА» (далі - ТОВ «НІСА») вчиняти дії щодо відчуження свідоцтва України №129426 на знак для товарів і послуг «ПеГас», а саме: відмовлятись повністю чи частково, відчужувати або іншим способом передавати третім особам повністю або частково майнові права; заборони Службі здійснювати державну реєстрацію, здійснювати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» та вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей, що стосуються знака для товарів і послуг «ПеГас» за свідоцтвом України №129426 на знак для товарів і послуг, а саме відомостей щодо: повного або часткового передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та зміни особи власника свідоцтва України №129426; відмови повністю або частково від свідоцтва України №129426.

Представник позивача 25.12.2014 подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої запропонував поставити такі питання: «чи є знак для товарів і послуг «ПеГас» за свідоцтвом України №129426 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №1077 та №1160?»; «чи є товари і послуги 04 та 37 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «ПеГас» за свідоцтвом України №129426, такими самими або спорідненими з товарами і послугами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №1077 та №1160?»; «чи може знак для товарів і послуг «ПеГас» за свідоцтвом України №129426 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги?».

Клопотання мотивовано тим, що:

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №129426 є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими Корпорацією знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №1077 та №1160;

при реєстрації торговельної марки ТОВ «НІСА» за свідоцтвом України №129426 для товарів і послуг 04 та 37 класів МКТП Служба не звернула уваги на те, що дане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №1077 та №1160;

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №129426 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Корпорація запропонувала доручити атестованим судовим експертам з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальній власності, - Жилі Богдану Володимировичу або Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Враховуючи положення статей 43, 41 ГПК України, суд дійшов висновку у необхідності призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, у зв'язку з чим ухвалою від 12.02.2015 обов'язав ТОВ «НІСА» та Торговий дім подати суду: письмові відзиви на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в них обставини; забезпечити надіслання позивачу копій відзивів в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України; пропозиції щодо питань, які слід поставити на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, та перелік експертних установ, яким слід доручити проведення відповідної судової експертизи.

Станом на 26.01.2015 витребуваних документів суду не подано.

Служба 26.01.2015 подала суду відзив на позов, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на таке: 07.11.2008 ТОВ «НІСА» подано заявку №m200819993 про видачу свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг «Пегас» відносно товарів 04, 37, 43 класів МКТП; експертиза заявки №m200819993 проводилася відповідно до Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 №116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72, далі - Правила); 25.12.2009 заявнику надіслано повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати для всіх товарів 04 класу МКТП, зазначених у заявці, з комбінованим знаком «PEGASUS»; 19.02.2010 та 30.04.2010 заявник надав відповідь на користь реєстрації, в якій, зокрема, вказував на те, що порівнювані знаки не є схожими за фонетичними, графічними та семантичними ознаками, крім того заявник вказував на те, що він тривалий час використовує цей знак, в обґрунтування чого надав договір оренди автозаправної станції TOB «НІСА» та фотографії; враховуючи викладене, Службою прийнято рішення про реєстрацію знака за заявкою №m200819993; Служба вважає, що за звуковою та графічною ознакою порівнювані знаки не є схожими до ступеню змішування з огляду на те, що загальне зорове (візуальне)сприйняття цих знаків абсолютно різне, адже вони створюють у свідомості споживача різні асоціації (образи); позначення «PEGASUS (комб.)» за свідоцтвом України №1160 містить в собі 7 літер, 7 звуків та при вимові звучить як (пегасус), в свою чергу, позначення «ПеГас (комб.)» за заявкою №m200819993 є найкоротшим та складається з 5 літер, 5 звуків та при вимові звучить як (пегас).

Корпорація 26.01.2015 подала суду додатковий перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судовому експерту, а саме: «чи є комбінований знак у вигляді зображення білого коня з крилами та слова «Пегас», розміщених на коричневому фоні, які знаходяться на ціновому банері автозаправної станції за адресою: Київська область, с. Березівка, вул. В. Житомирська, 114, схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №1077 та №1160?»; «чи є комбінований знак у вигляді зображення білого коня з крилами та слова «Пегас», розміщених на темно коричневому фоні, які містяться на банері, що розташований над бензиновими колонками автозаправної станції за адресою: Київська область, с. Березівка, вул. В. Житомирська, 114, схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №1077 та №1160?»; «чи є комбінований знак у вигляді зображення білого коня з крилами, розміщеного на темно коричневому фоні, яке розташоване на бічних панелях даху автозаправної станції за адресою: Київська область, с. Березівка, вул. В. Житомирська, 114, схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №1077 та №1160?».

Представник позивача у судовому засіданні 26.01.2015 підтримав клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, та зазначив, що витрати за проведення судової експертизи позивач бере на себе.

Суд дійшов висновку про необхідність початку розгляду справи по суті для з'ясування питання стосовно необхідності призначення в даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник позивача у судовому засіданні 26.01.2015 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник Служби підтримав доводи, викладені у відзиві на позов, поданому суду 26.01.2015, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представник Торгового дому надав пояснення у справі, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представник ТОВ «НІСА» у судове засідання 26.01.2015 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання.

Представник Служби не заперечив проти призначення у справі судової експертизи; 26.01.2015 подав суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судовому експерту, а саме: «чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 29426 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №1160 та №1077?»; «чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №129426 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги чи виробляє товари (особи Позивача - Exxon Mobil Corporation)?». Проведення судової експертизи запропонувала доручити атестованим судовим експертам Жилі Богдану Володимировичу або Дорошенку Олександру Федоровичу.

Представник Торгового дому заперечив проти призначення у справі судової експертизи, але 26.01.2015 подав суду питання, які слід поставити на вирішення судовому експерту, а саме: «чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 129426 від 11.10.2010 року таким, що не мав розрізнювальної здатності між свідоцтвами на товарний знак №1077, від 31.08.1993 року, та №1160, від 15.09.1993 року?»; «чи є знак для товарів та послуг «ПеГас» за свідоцтвом України 129426 від 11.10.2010 року, схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів та послуг за свідоцтвами №1077, від 31.08.1993 року, та №1160, від 15.09.1993 року?». Проведення судової експертизи запропонував доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності.

Як вбачається з матеріалів справи, позов мотивовано тим, що:

- Корпорація є власником знаків для товарів і послуг:

комбінованого «PEGASUS» за свідоцтвом України №1160, зареєстрованого для товарів 04 класу МКТП (заявка від 23.10.1974 № 69940/SU; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.07.1994 № 2; дію свідоцтва продовжено до 23.10.2024);

зображувального за свідоцтвом України №1077, зареєстрованого для товарів 04 класу МКТП (заявка від 23.10.1974 № 69935/SU; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.03.1994 № 1; дію свідоцтва продовжено до 23.10.2024);

- ТОВ «НІСА» є володільцем свідоцтва України №129426 на знак для товарів і послуг «ПеГас» (комбінований), зареєстрований для товарів 04 і послуг 37 та 43 класів МКТП (заявка від 07.11.2008 № m2008 19993; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 11.10.2010 № 19);

- позначення «ПеГас» використовується Торговим домом на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: Київська область, с. Березівка, вул. В. Житомирська, 114, на підставі укладеного з ТОВ «НІСА» договору оренди автозаправної станції від 01.01.2009;

- на думку Корпорації, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №129426 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими на ім'я позивача знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №1077 і №1160, та враховуючи відомість знаків позивача, знак за свідоцтвом України №129426 є також і таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товарі та/або надає послуги;

- послуги, у наданні яких Торговий дім використовує позначення «ПеГас», є спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торговельні марки позивача; позивач впевнений, що такий товар як «бензин» є спорідненим із послугами щодо заправлення автомобілів бензином, а тому таке використання позначення «ПеГас» може призвести до асоціації діяльності Торгового дому із діяльністю Корпорації, що є неприпустимим та незаконним.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктами 4 і 5 статті 16 Закону передбачено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до частин другої і третьої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, витрати за проведення якої покласти на позивача; проведення такої експертизи слід доручити судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, атестованому в тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 933, яке діє безстроково згідно з рішенням центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 28.11.2008 №30).

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/26769/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг «ПеГас» за свідоцтвом України №129426 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими на ім'я Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №1077 та №1160?;

- чи є товари і послуги 04 та 37 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «ПеГас» за свідоцтвом України №129426, такими самими або спорідненими з товарами і послугами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №1077 та №1160?;

- чи може знак для товарів і послуг «ПеГас» за свідоцтвом України №129426 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, тобто стосовно Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл)?;

- чи є комбінований знак для товарів і послуг у вигляді зображення білого коня з крилами та слова «ПеГас», розміщених на коричневому фоні, які знаходяться на ціновому банері автозаправної станції за адресою: Київська область, с. Березівка, вул. В. Житомирська, 114, схожим до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №1077 та №1160?;

- чи є комбінований знак у вигляді зображення білого коня з крилами та слова «ПеГас», розміщених на темно-коричневому фоні, які містяться на банері, що розташований над бензиновими колонками автозаправної станції за адресою: Київська область, с. Березівка, вул. В. Житомирська, 114, схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №1077 та №1160?;

- чи є комбінований знак у вигляді зображення білого коня з крилами, розміщеного на темно-коричневому фоні на бічних панелях даху автозаправної станції за адресою: Київська область, с. Березівка, вул. В. Житомирська, 114, схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №1077 та №1160?;

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/26769/14 надіслати судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл, Штат Нью-Йорк-Джерсі 5959 Лас Колінас Булевард, Ірвінг, Техас 75039-2298, США; адреса для листування: патентно-юридична агенція "Дубинський і Ошарова"; 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37). Зобов'язати Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл) здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/26769/14 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко