КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2015 р. Справа№ 927/1679/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Шипка В.В.

суддів: Верховця А.А.

Остапенка О.М.

при секретарі Матвєєнко Т.Є.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд"

на рішення господарського суду Чернігівської області від 18.11.2014р.

у справі № 927/1679/14 (суддя Фетисова І.А.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з водо-забезпечення "Укрбурвод"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд"

про спонукання вчинити певні дії

за участю представників:

від позивача: Ракітіна Л.Д. - дов. № 11 від 27.01.2015р.

від відповідача: Кутуков С.О. - дов. № б/н від 13.01.2014р.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з водо-забезпечення "Укрбурвод" звернулось до господарського суду Чернігівської області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" використовувати у найменуванні юридичної особи та комерційному найменуванні торгівельну марку Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Укрбурвод" словесне позначення "Бурвод". Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" вилучити торгівельну марку товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Укрбурвод", а саме словесне позначення "Бурвод" із найменування юридичної особи відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" та внести відповідні зміни в установчі документи.

Позивачем 06.11.2014р. до господарського суду Чернігівської області подано заяву про уточнення позовних вимог, просить заборонити відповідачу використовувати у найменуванні юридичної особи та комерційному найменуванні торговельну марку ТОВ "Компанія з водозабезпечення "УКРБУРВОД" словесне позначення "БУРВОД" при проведенні господарської діяльності, яка включена до наступних класів Міжнародної класифікації товарів і послуг: клас 37; 42 а також при наданні послуг з будівництва трубопроводів (42.21 клас КВЕД), проведення інших спеціальних будівельних робіт, н.в.і.у (43.99 клас КВЕД), діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12 КВЕД), які є спорідненими з послугами, наведеними у Свідоцтві України на знак товарів і послуг № 104666. Інші вимоги є незмінними.

Рішенням господарського суду Чернігівської області від 18.11.2014р. у справі № 927/1679/14 позов задоволено частково. Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" (14037 м. Чернігів, вул. Пархоменко, 1А код 37804644) використовувати у найменуванні юридичної особи торговельну марку Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "УКРБУРВОД" (03170 м. Київ, вул. Перемоги, 9 код 33641715) словесне позначення "БУРВОД" при проведенні господарської діяльності, яка включена до класів Міжнародної класифікації товарів і послуг: клас 37; 42, а саме при наданні ТОВ "Бурводбуд" послуг з будівництва трубопроводів (42.21 клас КВЕД), проведення інших спеціальних будівельних робіт, н.в.і.у (43.99 клас КВЕД), діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12 КВЕД), які є спорідненими з послугами, наведеними у Свідоцтві України на знак товарів і послуг № 104666.

Відмовлено в задоволенні позову в частині вимог про :

заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" використовувати у комерційному найменуванні торговельну марку ТОВ "Компанія з водозабезпечення "УКРБУРВОД" словесне позначення "БУРВОД" при проведенні господарської діяльності, яка включена до класів Міжнародної класифікації товарів і послуг: клас 37; 42 а також при наданні послуг з будівництва трубопроводів (42.21 клас КВЕД), проведення інших спеціальних будівельних робіт, н.в.і.у (43.99 клас КВЕД), діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12 КВЕД), які є спорідненими з послугами, наведеними у Свідоцтві України на знак товарів і послуг № 104666;

зобов'язання Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" вилучити торгівельну марку товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Укрбурвод", а саме словесне позначення "Бурвод" із найменування юридичної особи відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" та внесення відповідних зміни в установчі документи.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" (14037 м. Чернігів, вул. Пархоменко, 1А код 37804644) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "УКРБУРВОД" (03170 м. Київ, вул. Перемоги, 9 код 33641715) 573,5 грн. судового збору, 3219 грн. витрат на проведення експертизи, 750 грн. послуг адвоката.

Не погоджуючись з вказаним рішенням Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" звернулось з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить рішення господарського суду м. Києва від 18.11.2014р. у справі № 927/1679/14 скасувати в частині задоволення позову та прийняти нове, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.12.2014р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 20.01.2015р.

Встановлено, що в судове засідання 20.01.2015р. представник позивача не з"явився, але ним через відділ документального забезпечення було подано клопотання в якому просить суд розгляд справи № 927/1679/14 відкласти.

Розглянувши вказане клопотання, колегія суддів дійшла висновку про його задоволення.

Відповідно до ст.77 ГПК України господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.01.2015р. розгляд справи № 927/1679/14 відкладено на 03.02.2015р.

Через відділ документального забезпечення 03.02.2015р. представником позивача був поданий відзив на апеляційну скаргу в якому просить суд рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Представник позивача в судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечував та просив відмовити в її задоволенні.

Представник відповідача в судовому засіданні апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити..

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши наявні матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Укрбурвод" зареєстровано 19.09.2005 р. Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією номер запису 0004493.

Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення Укрбурвод" (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників протокол № 1/10 від 09.04.2010 р. та державну реєстрацію якого проведено 13.04.2010 р., повне найменування товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Укрбурвод", скорочене найменування - ТОВ "Укрбурвод", предметом діяльності є роботи в будівництві гідротехнічних та інших інженерних споруд.

Державним департаментом інтелектуальної власності видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104666 та зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.03.2009 р. Відповідно до свідоцтва очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва - 29.08.2017 р., дата подання заявки 29.08.2007 р., дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня: 25.03.2009 р. бюл. № 6, зображення знака "БУРВОД", власник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Укрбурвод", індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: кл. 37 та кл. 42.

З матеріалів справи вбачається, що між ТОВ "Компанія з водозабезпечення "Укрбурвод" (ліцензіар) код 33641715 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Бурвод" (ліцензіат) код 35556983 був укладений ліцензійного договір про передачу прав на використання торговельної марки № 1 від 01.06.2009р.

Відповідно до умов договору ліцензіар надає ліцензіату за винагороду на термін дії договору невиключну ліцензію на використання торговельної марки щодо усіх товарів і послуг, зазначених у свідоцтві за класами МКТП. Термін дії договору , встановлений сторонам, - 8 років за умовами п.13.1 договору.

Відповідно до п. 8.1 договору за надання права на використання знаку ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду у розмірі, порядку і строки, визначено додатком 2 до договору.

Згідно додатку № 2 до договору ліцензіат сплачує винагороду за використання знаку ліцензіара, яка складається з паушального платежу та поточних відрахувань. Паушальний платіж здійснюється ліцензіатом у розмірі 10000 грн. Паушальний платіж сплачується через три роки протягом 60 днів з дня вступу даного договору в силу. Поточні відрахування (роялті) сплачуються щорічно, починаючи з четвертого року дії договору у розмірі 2000 грн. за кожен рік дії даного договору.

03.07.2012р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Бурвод" (підрядник) та ТОВ "Сервісзем проект" (замовник) укладено договір № 296 підряду на виконання робіт по бурінню свердловини.

18.04.2013р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Бурвод" (підрядник) та ТОВ "Ясен-Прод" (замовник) укладено договір № 323 підряду на виконання робіт по бурінню свердловини.

01.06.2009р. між ТОВ "Компанія з водо забезпечення "Укрбурвод" (ліцензіар) та ТОВ "Укрбурводпроект" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 2 про передачу прав на використання торговельної марки.

Також надано додаток № 2 до договору № 2 про сплату винагороди.

Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки у Київській області та м. Києві надано дозвіл № 1916.12.32 ТОВ "Компанія з водозабезпечення "Бурвод" код 35556983 код виду діяльності згідно КВЕД: 42.12.0 виконувати: буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин; роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту; зварювальні роботи. Дозвіл діє з 12.07.2012 р. до 12 липня 2017 р.

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві видано ліцензію Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія з водо забезпечення "Бурвод" код 35556983 на господарську діяльність у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури строк дії ліцензії з 13.12.2011 р. по 13.12.2016 р. дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії 13.12.2011 р. № 16-Л.

Державною архітектурно-будівельною інспекцією Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Бурвод" код 35556983 дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії 19.08.2008 р. № 18-Л строк дії ліцензії з 19.08.2008 р. по 19.08.2011 р.

Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 10.12.2008 р. видано дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки № 3649.08.30-45.25.1 ТОВ "Компанії з водо забезпечення "Бурвод" код 35556983 на виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком дозвіл діє з 10.12.2008р. по 10.12.2011р.

Міністерством регіонального розвитку та будівництва України будівельна діяльність (згідно з переліком) 23.07.2007 р. видано ліцензію Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрбурводпроект" код 34645197 дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії 23.07.2007 р. № 22-Л строк дії ліцензії з 23.07.2007 р. по 23.07.2012 р.

Державною геологічною службою 18.04.2008 р. видано ліцензію Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія з водо забезпечення "Бурвод" код 35556983 на вид господарської діяльності: пошук (розвідка) корисних копалин 3. буріння свердловин з пошуку (розвідки) твердих корисних копалин 4. буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин 4.1. складання проектів та кошторисів 4.2. буріння та ремонт свердловин 4.3. тампонування свердловин рішення про видачу ліцензії від 28.01.2008 р. протокол № 1 строк дії ліцензії 01.04.2008 р. - 01.04.2013 р.

Державною геологічною службою 30.03.2007р. видано ліцензію Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрбурводпроект" код 34645197 вид господарської діяльності пошук (розвідка) корисних копалин 2. геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт 2.1 складання проектів та кошторисів 2.3 розвідка родовищ 2.5 експлуатаційна розвідка родовищ 2.7 складання звітів про виконані роботи 4. буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин 11. гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні роботи 11.1 складання проектів та кошторисів 11.2 гідрогеологічні роботи і дослідження 11.2.1 польові дослідно-фільтраційні роботи 11.2.2 стаціонарні гідрогеологічні спостереження 11.3 інженерно-геологічні роботи і дослідження 11.5 складання звітів про виконані роботи рішення про видачу ліцензії протокол № 2 від 15.03.2007 р. Строк дії ліцензії 22.03.2007 р. по 22.03.2012р.

Приписами ст. 495 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 16 Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Позивачем за умовами ліцензійного договору № 1 від 01.06.2009р. надано, право на використання торговельною маркою товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Бурвод" (ліцензіат), а остання в свою чергу вчиняє правочини на надання послуг, з урахуванням використання торгівельної марки по класам МКТП 37,42 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців станом на 30.10.2013 р. відповідно до наступних критеріїв пошуку зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд", основний вид діяльності - 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи - 13.07.2011 р. 0008188.

Відповідно до статуту (нова редакція) Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд", затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протокол № 2 від 22.12.2011 р. та зареєстрованого 23.12.2011 р., повне найменування товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд", скорочене - ТОВ "БУРВОБУД", повне найменування російською мовою - Общество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой", скорочене найменування - ООО "БУРВОДСТРОЙ".

Предметом діяльності у виробничій сфері є проектування, будівництво, ремонт промислових, житлових та громадських будівель та будинків, об'єктів водогосподарського призначення, реконструкція, виконання монтажних робіт, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж та інше.

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві господарська діяльність у будівництві, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком) 29.02.2012 р. видано ліцензію Товариству з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" код 37804644 , дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії 29.02.2012 р. № 4-Л, строк ліцензії з 29.02.2012 р. по 28.02.2015 р.Перелік робіт, провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури згідно додатку:

1.00.00 Вишукувані роботи для будівництва 1.05.00 спеціалізовані 1.06.00 вишукування для будівель, споруд та інженерних мереж відповідно до класів наслідків (відповідальності): клас СС1 - незначні наслідки 4.00.00 Будівельні та монтажні роботи 4.01.00 Розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд 4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних 4.03.00 Улаштування фундаментів із застосуванням паль 4.05.00 Зведення металевих конструкцій 4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій 4.07.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій 4.08.00 Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій 4.09.00 Зведення дерев'яних конструкцій 4.10.00 Монтаж інженерних споруд 4.12.00 Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів 4.16.00 Монтаж технологічного устаткування Котельних установок Об'єктів водогосподарського будівництва Об'єктів водопостачання і каналізації 4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видати технологічного устаткування) систем водопостачання та каналізації Систем опалювання, котелень, тепло пунктів 4.18.00 Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва: - клас СС1 - незначні наслідки 4.19.00 Умови будівництва: - звичайні 5.00.00 Монтаж інженерних мереж 5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання 5.01.01 Водопроводу та каналізації 5.01.02 Опалення 5.01.03 Вентиляції і кондиціювання повітря 5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення 5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання 5.02.01 Водопостачання 5.02.02 Каналізації 5.02.03 Теплових і гарячого водопостачання 5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення 5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: - клас СС1 - незначні наслідки 7.00.00 Інжинірингова діяльність у сфері будівництва 7.04.00 Генеральний підрядник у будівництві 7.05.00 Проект виконання будівельних робіт.

ТОВ "Компанія з водозабезпечення "Бурвод" (ліцензіат по договору №1 від 01.06.2009 року) та відповідач прийняли участь у тендерах на закупівлю робіт з будівництва ртезіанської свердловини для питного водопостачання с. Южне Ічнянського району Чернігівської області та будівництво свердловини питного водопостачання в смт. Парафіївка що вбачається з наступного:

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів № 4 від 19.09.2013 р. замовник Южненська сільська рада, інформація про предмет закупівлі - код 41.00.4 - будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання с. Южне Ічнянського району). Перелік пропозицій конкурсних торгів, запропонованих учасниками процедури закупівлі: ТОВ "Екобурсервіс ЛТД", ціна пропозиції 1700231,6; ТОВ "Бурвод" - 1650231,6, ТОВ "Бурводбуд" - 1395111,00.

Відповідно до повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі замовник Южненська сільська рада, інформація про предмет закупівлі - код 41.00.4 - будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання с. Южне Ічнянського району) переможцем визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурвод" код 35556983.

Головою комітету з конкурсних торгів (Парафіївська сільська рада) направлено ТОВ "Компанії з водозабезпечення "Бурвод" (вул.перемоги 9 м.Київ, 03170) повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі замовник Парафіївська селищна рада, предмет закупівлі - код 41.00.4 - Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (будівництво свердловини питного водопостачання в смт. Парафіївка). Переможцем визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" код 37804644 - відповідача по справі.

Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів № 10 від 24.10.2013 р. замовник Парафіївська селищна рада інформація про предмет закупівлі: код 41.00.4 - Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (будівництво свердловини питного водопостачання в смт. Парафіївка), перелік пропозицій ПП "Будпласт - 2" - 2679434 грн., ТОВ "Компанія з водозабезпечення "Бурвод" - 2300061,60 грн., ТОВ "Бурводбуд" - 2345400 грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" направлено голові комітету з конкурсних торгів претензію № 44 від 28.10.2013 р. про непогодження з тендерною пропозицією ТОВ "Бурвод" виконати будівництво свердловини питного водопостачання в смт. Парафіївка в строк 20 днів. Такий термін виконання будівельних робіт технічно неможливий: якщо строки будівництва порахувати по нормативам трудомісткості робіт, то потрібно щоб на об'єкті цілодобово працювало не менш 30 робітників, що неможливо по технології робіт; розрахунок по нормативним витратам машино-годин бурового агрегату показує, що при цілодобовій його роботі, потрібно не менш 24 днів буріння. Крім того, тільки на відкачку свердловини і цементації обсадних труб необхідно біля 14 днів. Для визначення достовірності приведених учасниками строків будівництва потрібно згідно "Тендерної документації" розділ 5 звернутися за роз'ясненнями до компетентних організацій.

З наданих позивачем тендерних документів вбачається пропонування відповідачем замовникам тендерів однорідних робіт з ТОВ "Компанія з водозабезпечення "Бурвод" (ліцензіат) за договором №1 від 01.06.2009 року в географічних межах одного населеного пункту смт.Парафіївка , с.Южне Ічнянського району Чернігівської області.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі № 927/1679/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Згідно з висновку № 1956/14-53 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.09.2014 р. призначеною судом, експертом надані наступні відповіді:

1. Послуги з будівництва трубопроводів (42.21 клас КВЕД), проведення інших спеціальних будівельних робіт, н.в.і. у. (43.99 клас КВЕД), діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12 клас КВЕД), які надає ТОВ "Бурводбуд" є спорідненими з послугами 37 класу МКТП (свердлування (буріння) свердловин; прокладання водопроводів, інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; наймання (прокат) кранів (споруджувальної техніки); наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування) та з послугами 42 класу МКТП (будівельне проектування; геологічне розвідування; досліджування в геології; експертування геологічне; консультування щодо захисту довкілля; проектні та дослідницькі роботи), для яких зареєстровано знак для товарів і послуг БУРВОД (свідоцтво України № 104666), власником якого є ТОВ "Компанія з водо забезпечення "Укрбурвод".

2. Комерційне (фірмове) найменування "Бурводбуд" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Бурвод" (свідоцтво України № 104666).

3. Позначення "Бурвод", відтворене у знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 104666, власником якого є ТОВ "Компанія з водо забезпечення "Укрбурвод" не складається з позначення, що є загальновживаним як позначення послуг певного виду та не відноситься до загальновживаних символів і термінів, а є абревіатурою (поєднанням скорочень "бур" та "вод").

4. Застосування позначення "Бурвод" на фасаді будівлі, на конвертах, бланках листів, у рекламних буклетах та на Інтернет-сторінці сайту http:burvod.ua є використанням зареєстрованого знаку для товарів і послуг "Бурвод" (свідоцтво України № 104666).

Враховуючи висновок експертної установи, місцевий суд дійшов висновку, що відповідачем вчинено використання торгівельної марки позивача у найменуванні позначення юридичної особи при наданні споріднених послуг з позивачем, а тому вимоги в частині заборони відповідачу використовувати у найменуванні юридичної особи торговельну марку ТОВ "Компанія з водозабезпечення "УКРБУРВОД" словесне позначення "БУРВОД" при проведенні господарської діяльності, яка включена до наступних класів Міжнародної класифікації товарів і послуг: клас 37; 42 а також при наданні послуг з будівництва трубопроводів (42.21 клас КВЕД), проведення інших спеціальних будівельних робіт, н.в.і.у (43.99 клас КВЕД), діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12 КВЕД), які є спорідненими з послугами, наведеними у Свідоцтві України на знак товарів і послуг № 104666 є правомірними та підлягають задоволенню.

Заперечення відповідача щодо відсутності надання однорідних з позивачем послуг судом до уваги не приймаються.

Щодо вимоги заборонити відповідачу використовувати у комерційному найменуванні торговельну марку ТОВ "Компанія з водозабезпечення "УКРБУРВОД" словесне позначення "БУРВОД" при проведенні господарської діяльності, яка включена до наступних класів Міжнародної класифікації товарів і послуг: клас 37; 42 а також при наданні послуг з будівництва трубопроводів (42.21 клас КВЕД), проведення інших спеціальних будівельних робіт, н.в.і.у (43.99 клас КВЕД), діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12 КВЕД), які є спорідненими з послугами, наведеними у Свідоцтві України на знак товарів і послуг № 104666 то місцевий суд дійшов правильного висновку, що не підлягають задоволенню з огляду на наступне:

Статтею 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності віднесено комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Комерційне найменування , яке є об'єктом інтелектуальної власності, як й торгівельна марка , має правове регулювання охорони прав.

Статтею 489 ЦК України визначено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Сформовані позивачем вимоги та їх обґрунтування по тексту позовної заяви, в цій частині вимо , судом оцінюються як направлені на захист майнового права на торгівельну марку , а не комерційного найменування позивача. Однак, позивачем обґрунтування вимоги містять посилання на використання саме відповідачем свого найменування з позначенням "Бурводбуд" як комерційного найменування. З огляду на таке, судом не здійснюється дослідження та оцінка доказів щодо наявності або відсутності прав інтелектуальної власності на комерційне найменування саме у позивача, оскільки таки вимоги не заявлені.

При цьому питання щодо визначення найменування саме кормеційним (фірмовим) є правовим та має бути встановленим на підставі наявних належних та допустимих доказів.

Позивачем таких доказів суду не надано. При цьому, суд звертає увагу на те, що найменування юридичної особи може не співпадати з комерційним найменуванням.

Зазначення по тексту експертного висновку на схожість комерційного найменування відповідача зі знаком на товари і послуги позивача, настільки що його можна сплутати судом до уваги не приймається, з огляду на відсутність доведення позивачем факту використання найменування відповідача як комерційного.

Статтею 16 ЦК України визначені способи захисту цивільних прав та інтересів судом, в тому числі: визнання права; припинення дії, яка порушує право. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст.424 ЦК України до майнових прав інтелектуальної власності віднесено виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.

Позивач просить суд зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" вилучити торгівельну марку товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з водозабезпечення "Укрбурвод", а саме словесне позначення "Бурвод" із найменування юридичної особи відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" та внести відповідні зміни в установчі документи.

Колегія суддів вважає, що місцевий суд дійшов правильного висновку про відмову в задоволенні в цій частині вимоги, позивач фактично примушуює відповідача на вчинення конкретних дій при тому, що спосіб відновлення прав позивача та правомірного використання торгівельної марки може бути як шляхом укладення ліцензійного договору між сторонами так й зміна назви відповідача, яка може бути вчинена лише учасниками товариства в межах використання ними корпоративних прав. Відповідачем може бути вчинено інші дії направлені на виконання рішення суду та не порушення прав позивача на торгівельну марку. Такий спосіб захисту порушує та зачіпає права відповідача.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що місцевий суд дійшов правильного висновку про часткове задоволення позовних вимог.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування чи зміни рішення господарського суду Чернігівської області від 18.11.2014р. у справі № 927/1679/14.

Керуючись ст.ст. 99, 101, п.1 ст.103, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурводбуд" залишити без задоволення, а рішення господарського суду Чернігівської області від 18.11.2014р. у справі № 927/1679/14 - без змін.

2. Матеріали справи № 927/1679/14 повернути до господарського суду Чернігівської області.

3.Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя В.В. Шипко

Судді А.А. Верховець

О.М. Остапенко