УХВАЛА

26.01.2015№ 910/23843/14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/23843/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Голдер-Електронікс Україна», м. Київ,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Технопоиск» (общество с ограниченной ответственностью «Технопоиск»), м. Санкт-Петербург, Російська Федерація,

про визнання свідоцтва України № 182350 на знак для товарів і послуг недійсним,

за участю представників:

позивача - Назарця Д.А. (довіреність від 16.09.2014 №б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 23.05.2013 №2-8/3907);

відповідача-2 - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з додатковою відповідальністю «Голдер-Електронікс Україна» (далі - ТОВ «Голдер-Електронікс Україна») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) про визнання недійним свідоцтва України №182350 на знак для товарів і послуг, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.02.2014.

У позовній заяві було вказано про необхідність залучення до участі у справі товариства з обмеженою відповідальністю «Технопоиск» (общество с ограниченной ответственностью «Технопоиск», далі - ТОВ «Технопоиск», Товариство) як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Позов мотивовано тим, що знак для товарів і послуг «Мультиповар», зареєстрований третьою особою для товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "апарати для сушіння фруктів; апарати та машини для очищення води; холодильні апарати і машини; сушильні апарати і устаткування; апарати морозильні; апарати для обжарювання кави; вафельниці електричні; грилі (апарати кухонні); камери холодтильні; каструлі для приготування їжі під тиском, електричні; мангали; машини для випікання хліба; перколятори для кави електричні; кухонні плити; печі для хлібобулочних виробів; печі кухонні (шафи духові); печі мікрохвильові (для приготування їжі); прилади та устаткування для теплової обробки харчових продуктів; пристосування для підігрівання блюд; прилади для нагрівання кухонні; прилади для приготування йогурту електричні; прилади з вертелом для жаріння м'яса; скороварки (автоклави) електричні; тостери; холодильне устаткування для води; холодильне устаткування для рідин; начиння для готування їжі електричне; фільтри для кави електричні; фільтри для питної води; фритюрниці електричні; хлібопечі; чайники електричні; холодильні шафи; мультиварки", не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закону), як позначення, яке вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів, а отже, не могло одержати правову охорону; крім того, торговельна марка «МУЛЬТИПОВАР» є позначенням, яке складається лише з позначення, яке є загальновживаним терміном; наведене є підставою для визнання свідоцтва України № 182350 недійсним.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 31.10.2014 порушено провадження у справі; залучено до участі у справі ТОВ «Технопоиск» як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

ТОВ «Голдер-Електронікс Україна» 19.11.2014 подало суду письмові пояснення, в яких зазначило, що: ТОВ «Технопоиск» не забороняло та не перешкоджало позивачу здійснювати свої права, Товариство не має правовідносин з позивачем та не завдало ТОВ «Голдер-Електронікс Україна» збитків чи шкоди; визнання недійсним свідоцтва України №182350 на знак для товарів і послуг впливає на права Товариства та позбавляє його прав, що надані законом власникам свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

ТОВ «Голдер-Електронікс Україна» 20.11.2014 подало суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.11.2014 ТОВ «Технопоиск» залучено до участі у справі як іншого відповідача.

Позивач 15.12.2014 подав суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду від 24.11.2014, та пояснення, в яких зазначив таке: обґрунтуванням того, що позначення «МУЛЬТИПОВАР» означає саме назву функції (програми, режиму), є численні огляди та статті про мультиварки, розміщені у мережі Інтернет на сайтах для споживачів; позначення «МУЛЬТИПОВАР» є описовим у використанні щодо зазначених у заявці товарів (мультиварок), зокрема, вказує на властивість товарів (мультиварок), а також позначення «МУЛЬТИПОВАР» складається лише з позначення, що є загальновживаним терміном, властивим таким товарам, як мультиварки, який означає певний режим (програму, функцію) мультиварок; позначення «МУЛЬТИПОВАР» як лексична одиниця є загальновживаним терміном, що означає назву функції (програми, режиму), за якою температура та час приготування страви можна встановити довільно, отже є характерним для конкретної галузі техніки (товарів), а саме мультиварок.

Служба 15.12.2014 подала суду відзив на позов, в якому заперечила проти позову з огляду на те, що: ТОВ «Голдер-Електронікс Україна» посилається на ту обставину, що воно є тією особою, яка здійснює продаж в Україні мультиварок з функцією (режимом, програмою) «МУЛЬТИПОВАР» торгових марок «Vitek» та «Rоndell», що підтверджує декларацією про відповідність цих товарів, а також ліцензійним договором про використання товарних знаків «Vitek» та «Rоndell» від 02.11.2010 (далі - Ліцензійний договір); Ліцензійний договір, наданий позивачем, укладений на території Російської Федерації (далі - РФ), не діє на території України і має виконуватись відповідно до законодавства РФ, про що прямо зазначено в пунктах 1.1, 2.6 та 8.1 Ліцензійного договору; предметом наданого Ліцензійного договору є право на використання знаків за свідоцтвами, зареєстрованими в РФ, дія яких не поширюється на територію України; позивач не надає жодних документальних доказів дійсної оплатності такого договору; 22.01.2013 ТОВ «Технопоиск» було подано заявку № m 2013 00952 на реєстрацію словесного позначення «МУЛЬТИПОВАР» для товарів 11 класу МКТП; експертиза заявки № m 2013 00952 проводилася відповідно до Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за №276/812; при проведенні експертизи вказаної заявки закладом експертизи не було виявлено підстав для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню, і на підставі висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони Службою 17.12.2013 було прийнято рішення про реєстрацію знака та 25.02.2014 знак «МУЛЬТИПОВАР» зареєстровано для товарів 11 класу МКТП і видано свідоцтво № 182350 на ім'я ТОВ «Технопоиск»;

ТОВ «Голдер-Електронікс Україна» надає як докази описовості та загальновживаності низку інструкцій з експлуатації мультиварок різних виробників, у яких визначено, з-поміж інших режимів мультиварок, і режим «МУЛЬТИПОВАР», проте виходячи зі змісту всіх наданих позивачем Інструкцій режим «МУЛЬТИПОВАР»: є одним з багатьох різноманітних режимів мультиварок та в різних моделях має різні властивості і можливості, тобто не має однією усталеної технічно визначеної функції; не має усталеного визначення, тлумачення, при цьому, такий режим (функція) різниться за своїми властивостями від моделі до моделі у різних виробників.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.12.2014 розгляд справи відкладено на 26.01.2015, оскільки встановлено, що місцезнаходженням ТОВ «Технопоиск» є: 196084, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Колі Томчака, 28 В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.12.2014 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Арбітражного суду міста Санкт-Петербурга і Ленінградської області для вручення судових документів на території Російської Федерації провадження у справі № 910/23843/14 зупинено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.01.2015 провадження у справі №910/23843/14 поновлено у зв'язку зі спливом строку, визначеного судом для повідомлення сторін про час і місце проведення судового засідання, та враховуючи наявність у матеріалах справи повідомлень від 04.12.2014 та 24.12.2014 про вручення ТОВ «Технопоиск» поштових відправлень.

ТОВ «Голдер-Електронікс Україна» 24.11.2014 подало суду клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої запропонував поставити такі питання: «чи складається знак для товарів і послуг «МУЛЬТИПОВАР» за свідоцтвом України №182350 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарі класу 11 МКТП або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивість, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товару?»; «чи складається знак для товарів і послуг «МУЛЬТИПОВАР» за свідоцтвом України №182350 лише з позначення, що є загальновживаним терміном, характерним для зазначених у свідоцтві товарів класу 11 МКТП, зокрема, для мультиварок?».

26.01.2015 представник позивача подав суду клопотання, в якому просив доручити проведення вказаної експертизи атестованому судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу.

Служба 26.01.2015 подала суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судової експертизи, а саме: «чи складається знак для товарів і послуг «МУЛЬТИПОВАР» за свідоцтвом України № 182350 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо товарів 11 класу МКТП, для яких зареєстровано таке свідоцтво, або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг?»; «чи складається знак для товарів і послуг «МУЛЬТИПОВАР» за свідоцтвом України № 182350 лише з позначення, що є загальновживаним терміном, який відноситься до товарів 11 класу МКТП, для яких зареєстровано таке свідоцтво?». Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Служба запропонувала доручити атестованим судовим експертам з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальній власності, - Жилі Богдану Володимировичу, Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу, Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Представник ТОВ «Технопоиск» у судове засідання 26.01.2015 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання.

Проаналізувавши подане клопотання, господарський суд міста Києва вбачає за можливе задовольнити його, призначивши у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Як зазначалося, позов у даній справі мотивовано невідповідністю торговельної марки «МУЛЬТИПОВАР» за свідоцтвом України № №182350 умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 2 статті 6 Закону.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Абзацами третім та п'ятим пункту 2 статті 6 Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Відповідно до частин другої і третьої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, витрати за проведення якої покласти на позивача; проведення такої експертизи слід доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу, який є судовим експертом за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 1065, дію якого продовжено до 22.02.2016 рішенням центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 22.02.2013 №11).

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/23843/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 28-а, кв. 88).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи складається знак для товарів і послуг «МУЛЬТИПОВАР» за свідоцтвом України №182350 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків або у зв'язку з ними, зокрема, таких, що вказують на вид, якість, склад, кількість, властивість, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товару?;

- чи складається знак для товарів і послуг «МУЛЬТИПОВАР» за свідоцтвом України №182350 лише з позначення, що є загальновживаним терміном, характерним для зазначених у свідоцтві товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, зокрема, для мультиварок?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/23843/14 надіслати судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 28-а, кв. 88).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на товариства з обмеженою відповідальністю «Голдер-Електронікс Україна» (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б; поштова адреса: 04655, м. Київ, проспект Московський, 20-Б; ідентифікаційний код 33633023) здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/23843/14 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко