КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2015 р. Справа№ 58/488

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Гарник Л.Л.

Верховця А.А.

при секретарі судового засідання Волошиній З.В.

та представників:

від позивача: Яковенко В.О. (довіреність від 17.09.2014);

від відповідача 1: не з'явився;

від відповідача 2: не з'явився;

від відповідача 3: не з'явився;

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Екопласт"

на рішення господарського суду м. Києва від 06.10.2014

у справі № 58/488 (судді Картавцева Ю.В. (головуючий), Гумега О.В., Полякова К.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Екопласт"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудпласт"

2. Приватного підприємства "Полімерізолмаш"

3. Приватного підприємства "Сінтез-Полімер"

про припинення порушення прав на корисну модель

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м. Києва від 06.10.2014 по справі № 58/488 в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Екопласт" звернулося з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду від 24.10.2014, в якій просить суд поновити пропущений строк на апеляційне оскарження рішення від 06.10.2014 у даній справі, скасувати рішення господарського суду м. Києва від 06.10.2014 у даній справі та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на те, що оскаржуване рішення прийняте з порушенням норм матеріального права. Зокрема, суд першої інстанції дійшов хибного висновку, пославшись на те, що позивачем належними та допустимими доказами не доведено факту використання у спірному товарі "Рукав для запікання" кожного незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № 25253, так само, як не доведено факту виробництва спірного товару відповідачем-2 та відповідачем-3.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2014 у даній справі прийнято до провадження апеляційну скаргу ТОВ "Екопласт" на рішення господарського суду господарського суду м. Києва від 06.10.2014 у даній справі та призначено розгляд вказаної апеляційної скарги на 17.12.2014.

У зв'язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, за розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2014, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 58/488 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Гарник Л.Л. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2014 апеляційну скаргу прийнято до провадження у новому складі суду.

17.12.2014 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від відповідача-3 надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2014 у даній справі було відкладено розгляд справи на 21.01.2015.

В судовому засіданні апеляційної інстанції 21.01.2015 представник апелянта підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити.

В судове засідання 21.01.2015 представники відповідачів не з'явились. Про день і час розгляду справи повідомлені належним чином, відповідно до ст. 64 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Стаття 22 ГПК України зобов'язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами. Оскільки явка в судове засідання представників сторін - це право, а не обов'язок, справа може розглядатись без їх участі, якщо нез'явлення цих представників не перешкоджає вирішенню спору.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Судова колегія обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представників відповідачів, за наявними у справі матеріалами, оскільки, всі учасники судового процесу були належним чином повідомлені про час та місце розгляду апеляційної скарги, та виходячи з того, що явка сторін не визнавалася обов'язковою судом, а участь в засіданні суду є правом, а не обов'язком сторони.

Згідно з ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України), в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Київський апеляційний господарський суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Екопласт" (далі - позивач) звернулось до господарського суду м. Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Фудпласт" (далі - відповідач-1), приватного підприємства "Полімерізолмаш" (далі - відповідач-2), приватного підприємства "Сінтез-Полімер" (далі - відповідач-3) про зобов'язання заборонити використання корисної моделі за Патентом № 25253 від 25.07.2007 та вилучити з цивільного обороту продукцію "Рукав для запікання".

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням прав інтелектуальної власності позивача на об'єкт інтелектуальної власності - корисну модель за патентом № 25253 "Виріб для теплової обробки харчових продуктів" шляхом її використання відповідачами 2 та 3 та у зв'язку з реалізацією продукції за корисною моделлю за патентом № 25253 "Виріб для теплової обробки харчових продуктів" відповідачем-1.

25.07.2007 Державним департаментом інтелектуальної власності було видано патент № 25253 на корисну модель "Виріб для теплової обробки харчових продуктів", власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Екопласт", винахідником - Бохонько Леонід Володимирович. Дата подання заявки - 26.02.2007.

Із опису до патенту на корисну модель № 25253 вбачається, що корисна модель відноситься до пристроїв для теплової обробки харчових продуктів, зокрема, для запікання м'ясних, рибних та овочевих продуктів. Може використовуватись в домашніх умовах або на підприємствах харчування.

Формула корисної моделі:

1. Виріб для теплової обробки харчових продуктів, що виконаний у вигляді пакета, який відрізняється тим, що по його довжині, ближче до краю, виконані крізні отвори для виходу пари, які мають невеликий розмір, а всередині виробу або ззовні додатково вміщена стрічка для зав'язування, яка має довжину виробу і закріплена до дна виробу з можливістю відривання, причому, виріб та стрічка для зав'язування виконані з термостійкої плівки;

2. Виріб за п. 1, який відрізняється тим, що виріб виконаний у вигляді рукава, довжина якого значно більша за його висоту, а сторони з'єднані між собою тільки по довжині.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем було отримано від відповідача-1 лист-оферту від 10.09.2011 № 10/09-1, у якому позивачу пропонувалось придбати продукцію - рукав для запікання продуктів шириною від 20 до 40 см. При цьому, у вказаному листі зазначено, що виробником товару - рукав для запікання продуктів - є відповідач 2.

Позивач стверджує, що до листа-оферти від 10.09.2011 № 10/09-1 відповідачем-1 було додано фотографію із зображенням пропонованого предмета - рукав для запікання, на наліпці якого зазначено: "Корпоративное Предприятие "Синтез - Полимер" Рукав для запекания, упаковщик Неронов Д.В.".

Позивач вважає, що ПП "Полімерзолмаш" та ПП "Сінтез-Полімер" порушують права інтелектуальної власності ТОВ "Екопласт", оскільки використовують корисну модель за патентом № 25253 з порушенням прав інтелектуальної власності позивача, а ТОВ "Фудпласт" в свою чергу здійснив незаконну реалізацію продукції за корисною моделлю "Виріб для теплової обробки харчових продуктів".

Зважаючи на те, що до предмету доказування у справі входить необхідність встановлення того, чи використано відповідачем при виготовленні корисної моделі кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй, для чого необхідно володіти спеціальними знаннями, відповідно до ст. 41 ГПК України, судом першої інстанції було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експерта було поставлено наступне питання:

- Чи використано у виробі "Рукав для запікання", виробник ПП "ПОЛІМЕРІЗОЛМАШ" та/або ПП "СІНТЕЗ-ПОЛІМЕР", кожну ознаку корисної моделі за патентом України №25253 від 25.07.2007р. "Виріб для теплової обробки харчових продуктів" або ознаку, еквівалентну їй?

06.06.2012 місцевим судом було одержано висновок №12866/11-53 від 22.05.2012 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого у виробі "Рукав для запікання" виробництва ПП "СІНТЕЗ-ПОЛІМЕР" використано кожну ознаку, включену до формули корисної моделі за патентом України №25253 від 25.07.2007 "Виріб для теплової обробки харчових продуктів".

Так, рішенням господарського суду м. Києва від 11.10.2012 залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.09.2013 позов було задоволено частково.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.10.2013 у справі №58/488 частково задоволено касаційну скаргу приватного підприємства "Полімерізолмаш". Рішення господарського суду м. Києва від 11.10.2012 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.09.2013 зі справи № 58/488 скасовано та передано справу №58/488 на новий розгляд до господарського суду м. Києва.

Підставами для скасування рішення місцевого та постанови апеляційного господарських судів зі справи стало те, що судами не було досліджено виписку Державної служби інтелектуальної власності України з Державного реєстру патентів України на корисні моделі (щодо припинення дії Патенту № 25253) та висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Також суд касаційної інстанції зазначив про те, що апеляційною інстанцією не перевірено належними і допустимими доказами обґрунтованість доводів скаржника стосовно того, що висновок судової експертизи № 12866/11-53 стосується виробу, виготовлення якого саме ПП "Полімерізолмаш" не знаходить підтвердження.

Відповідно до ч. 1 ст. 11112 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

25.11.2013 відділом діловодства суду першої інстанції було отримано від представника відповідача-3 клопотання про припинення провадження у справі № 58/488 у зв'язку з відсутністю предмету спору, яке обґрунтоване тим, що дію деклараційного патенту № 25253 на корисну модель "Виріб для теплової обробки харчових продуктів" припинено, що, відповідно до приписів ч. 1 ст. 467 ЦК України, надає можливість вільного та безоплатного використання корисної моделі будь-якою особою.

У судовому засіданні першої інстанції 25.11.2013 представник позивача подав суду клопотання про зупинення провадження у справі на підставі ст. 79 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з неможливістю розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, а саме справи № 820/10284/13-а про скасування рішення Державної служби інтелектуальної власності України № 16702/1 від 11.06.2007 р. про видачу деклараційного патенту на корисну модель "Виріб для теплової обробки харчових продуктів" та про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі.

23.12.2013 відділом діловодства суду першої інстанції отримано від представника позивача заяву про зміну предмету позову, тобто вимоги з якою позивач звернувся до відповідачів. Даною заявою позивач, керуючись ст. 22 ГПК України, змінює предмет заявленого позову шляхом викладення позовних вимог у новій редакції, а саме:

«1. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "ФУДПЛАСТ" (ідентифікаційний код 36946891, місцезнаходження: 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 9, офіс), приватному підприємству "ПОЛІМЕРІЗОЛМАШ" (ідентифікаційний код 34953051, місцезнаходження: 61047, місто Харків, вулиця Мохнатська, будинок 132) та приватному підприємству "СИНТЕЗ-ПОЛІМЕР" (ідентифікаційний код 34953088, місцезнаходження: 61172, місто Харків, вулиця Зубарєва, будинок 41, офіс 7) використання корисної моделі за Патентом № 25253 від 25.07.2007 р., а саме: виготовляти продукт із застосуванням запатентованої корисної моделі; копіювати (відтворювати зовнішній вигляд) запатентованої корисної моделі; відтворювати як повністю, так і частково ознаки, включені до формули корисної моделі, і ознаки, еквівалентні ним; застосовувати такі продукти з комерційною метою; пропонувати їх для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, здійснювати продаж, імпорт (ввезення); здійснювати інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях.

2. Вилучити з цивільного обороту продукцію "Рукав для запікання", виготовлену та введену у цивільний оборот приватним підприємством "ПОЛІМЕРІЗОЛМАШ", приватним підприємством "СИНТЕЗ-ПОЛІМЕР" та товариством з обмеженою відповідальністю "ФУДПЛАСТ" з порушенням права інтелектуальної власності, за місцем знаходження приватного підприємства "ПОЛІМЕРІЗОЛМАШ" (ідентифікаційний код 34953051, місцезнаходження: 61047, місто Харків, вулиця Мохнатська, будинок 132), приватного підприємства "СИНТЕЗ-ПОЛІМЕР" (ідентифікаційний код 34953088, місцезнаходження: 61172, місто Харків, вулиця Зубарєва, будинок 41, офіс 7) та товариства з обмеженою відповідальністю "ФУДПЛАСТ" (ідентифікаційний код 36946891, місцезнаходження: 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 9, офіс) та знищити таку продукцію.

3. Судові витрати покласти на Приватне підприємство "ПОЛІМЕРІЗОЛМАШ" та Приватне підприємство "СИНТЕЗ-ПОЛІМЕР"».

Також 23.12.2013 відділом діловодства суду першої інстанції було отримано від представника відповідача-3 пояснення по справі, відповідно до яких останній вказує на недостатність наявних у матеріалах справи доказів для доведення обставин, що входять до предмету доказування у справі, зокрема, відповідач-3 вказує на невідповідність Акту дослідження доказів від 08.07.2010 та Договору № 19/07/11 від 19.07.2011, на які позивач посилається в обґрунтування своїх позовних вимог, вимогам допустимості доказів. Також відповідач заперечує проти Висновку судової експертизи №12866/11-53 від 22.05.2012, оскільки судовий експерт в межах проведення судової експертизи досліджував невідомий для відповідача-3 об'єкт, на що звернув увагу Вищий господарський суд України у своїй Постанові від 29.10.2013 у даній справі. За таких обставин, відповідач-3 просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

З наявних у матеріалах справи доказів, а саме з Виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі, дію патенту України на корисну модель № 25253 припинено у зв'язку з визнанням його недійсним за рішенням суду, публікацію про що було здійснено 25.09.2013 у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 18.

При цьому, судовою колегією було досліджено наступні матеріали справи та висновки суду першої інстанції.

Так, рішенням господарського суду Харківської області від 26.04.2013 у справі № 5023/4519/12 про визнання патенту № 25253 недійсним позовні вимоги задоволено, а даний патент визнано недійсним. Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 19.06.2013 дане рішення скасоване та прийнято нове рішення про повне задоволення позову. Постановою Вищого господарського суду України від 27.08.2013 у справі про визнання даного патенту № 25253 недійсним рішення господарського суду Харківської області від 26.04.2013 та Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 19.06.2013 скасовано. Дані, які містить Державний реєстр патентів України на корисні моделі стосовно патенту України № 25253, були внесені на підставі вказаного судового рішення, яким даний патент було визнано недійсним, та яке скасоване.

За таких обставин, судом першої інстанції було вірно встановлено дійсність патенту України № 25253 на час розгляду справи та, відповідно, стосовно наявності предмету спору у даній справі, в задоволенні клопотання відповідача-3 про припинення провадження у справі судом вірно було обгрунтовано відмовлено.

У зв'язку з прийняттям судового рішення у справі № 820/10284/13-а, суд першої інстанції вірно встановив, що підстави для зупинення провадження у даній справі до вирішення справи № 820/10284/13-а відпали, а тому в задоволенні клопотання позивача про зупинення провадження у справі судом першої інстанції було відмовлено обгрунтовано.

03.03.2014 відділом діловодства суду першої інстанції отримано від представника позивача заяву про зупинення провадження у справі, відповідно до якої останній просить суд зупинити провадження у справі № 58/488 до вирішення іншої справи - №826/1107/14, предметом розгляду якої є визнання протиправними дії Державної служби інтелектуальної власності України із внесення відомостей до Державного реєстру патентів України та зобов'язання вчинити дії щодо скасування запису про визнання спірного у даній справі патенту недійсним. У задоволенні вказаної заяви було відмовлено судом першої інстанції оскільки Постановою Вищого господарського суду України від 27.08.2013 у справі № 5023/4519/12 вже було скасовано судове рішення, якими патент на корисну модель № 25253 визнавався недійсним.

За таких обставин, суд першої інстанції не вбачав необхідності у зупиненні провадження у даній справі з підстав неможливості її розгляду до вирішення іншої справи стосовно внесення відомостей до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо дійсності спірного патенту, оскільки відсутнє будь-яке законне судове рішення про визнання патенту недійсним, то на час розгляду даної справи у суді першої інстанції відсутні підстави вважати спірний патент недійсним, а тому в задоволенні клопотання представника позивача про зупинення провадження у справі судом було вірно відмовлено. Разом з тим, зупинення не є обов'язковим, оскільки у суду була можливість розглянути дану справу за наявними у ній матеріалами справи, тоді як справа підлягає зупиненню у разі неможливості її розгляду до вирішення пов'язаної з нею іншої справи відповідно до ст. 79 ГПК України. В даному випадку такі підстави відсутні.

Суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні позовних вимог посилався на те, що позивачем належними та допустимими доказами не доведено факту використання у спірному товарі "Рукав для запікання" кожного незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № 25253, так само, як не доведено факту виробництва спірного товару відповідачем 2 та відповідачем-3. Судова колегія вважає висновок суду першої інстанції цілком правомірним з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Предметом розгляду даного спору є припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на корисну модель за патентом № 25253 з підстав використання відповідачами 2, 3 вказаної корисної моделі з порушенням прав інтелектуальної власності позивача при виробництві товару "Рукав для запікання" та, як наслідок, з підстав незаконної реалізації зазначеного товару відповідачем-1.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (надалі - ГК України) відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються ГК України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 статті 418 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать корисні моделі.

Відповідно до ст. 460 ЦК України, корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

За приписами ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Відповідно до ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23.12.1994 (далі - Закон) винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

За змістом ст. 6 Закону, правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до приписів ст. 28 Закону, права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з деклараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру.

При цьому, патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Позивач обґрунтовує порушення своїх прав виробництвом відповідачами 2 та 3 продукту "Рукав для запікання", шляхом використання корисної моделі за патентом № 25253. Водночас відповідачі 2 та 3, заперечуючи проти позовних вимог, вказують, що спірний продукт ними не виробляється, а єдиними договірними відносинами між ними є відносини з приводу поставки плівки ПЕТ-Э 12 мкм х 1200 мм (додаток № 2 до матеріалів справи № 58/488) за умовами укладеного між ними договору від 05.01.2011 № 05/01-11. Вказаний товар - плівка ПЕТ-Э 12 мкм х 1200 мм була предметом поставки за договором від 19.07.2011 № 19/07/11, укладеного між відповідачем 2 та відповідачем-1 (видаткова накладна № РН-0000083 від 20.07.2011)

За таких обставин, з метою належного, всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору у справі № 58/488, враховуючи висновки Вищого господарського суду України, викладені у Постанові від 29.10.2013 у справі № 58/488, суд першої інстанції дійшов висновку про необхідність встановлення відповідності наданих сторонами (відповідачами 1, 3) об'єктів (Додаток 1, 2) товарові, що був отриманий відповідно до договору № 19/07/11 від 19.07.2011 відповідачем-1 від відповідача-2 за видатковою накладною № РН-0000083 від 20.07.2011, яка містить належні ознаки такого товару.

Матеріали справи містять доводи відповідачів 2 та 3 стосовно використання у їх діяльності при виробництві власної продукції корисної моделі за патентом № 61116 "Упаковка для нагріву харчових продуктів" від 11.07.2011, що повною мірою виключає можливість використання корисної моделі за патентом № 25253.

Отже, для встановлення фактичних даних щодо наявності чи відсутності підстав для заборони використання корисної моделі за патентом № 25253 та вилучення продукції "Рукав для запікання", що, як зазначає позивач, фактично відтворює корисну модель за патентом № 25253, необхідно позивачу довести та суду встановити: чи є товар, названий "Рукав для запікання" (Додаток № 1) або товар, поданий суду відповідачем 3 01.04.2014 (Додаток № 2), саме тим, товаром, що був отриманий відповідачем-1 від відповідача-2 за видатковою накладною № РН-0000083 від 20.07.2011, а також чи містить продукція "Рукав для запікання" або товар (Додаток 2) кожну ознаку корисної моделі за патентом № 25253, чи за патентом № 61116.

Водночас господарський суд не може перебрати на себе не притаманну йому функцію судового експерта та встановити на власний розсуд зазначені вище обставини. Відповідно до частини 1 статті 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, ухвалою суду першої інстанції від 08.04.2014 було призначено комплексну судову експертизу у справі № 58/488, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. При цьому, на вирішення атестованих судових експертів поставлено наступні питання:

1. Чи є товар - "Рукав для запікання", що отриманий відділом діловодства Господарського суду м. Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудпласт" 13.01.2012 (Додаток № 1), товаром - "Плівка ПЭТ-Э 12 мкм х 1200 мм" згідно з видатковою накладною № РН-0000083 від 20.07.2011 (арк. 117, том 1) з належними йому ознаками?

2. Чи є товар, що отриманий відділом діловодства Господарського суду м. Києва від Приватного підприємства "Сінтез-Полімер" 01.04.2014 (Додаток № 2), товаром - "Плівка ПЭТ-Э 12 мкм х 1200 мм" згідно з видатковою накладною № РН-0000083 від 20.07.2011 (арк. 117, том 1) з належними йому ознаками?

3. Чи використовується в товарі - "Рукав для запікання", що отриманий відділом діловодства Господарського суду м. Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудпласт" 13.01.2012 (Додаток № 1), кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 25253 "Виріб для теплової обробки харчових продуктів", або ознака, еквівалентна їй?

4. Чи використовується в товарі, що отриманий відділом діловодства Господарського суду м. Києва від Приватного підприємства "Сінтез-Полімер" 01.04.2014 (Додаток № 2), кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 25253 "Виріб для теплової обробки харчових продуктів", або ознака, еквівалентна їй?

5. Чи використовується в товарі - "Рукав для запікання", що отриманий відділом діловодства Господарського суду м. Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудпласт" 13.01.2012 (Додаток № 1), кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 61116 "Упаковка для нагріву харчових продуктів", або ознака, еквівалентна їй?

6. Чи використовується в товарі, що отриманий відділом діловодства Господарського суду м. Києва від Приватного підприємства "Сінтез-Полімер" 01.04.2014 (Додаток № 2), кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 61116 "Упаковка для нагріву харчових продуктів", або ознака, еквівалентна їй?

22.08.2014 відділом діловодства суду першої інстанції отримано від Львівського НДІ судових експертиз лист № 4243 від 19.08.2014 про повернення матеріалів справи без виконання, у зв'язку з несплатою учасниками судового процесу вартості експертизи.

При цьому, суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні звернув увагу, що п. 6 ухвали про призначення експертизи від 08.04.2014 витрати по проведенню експертизи судом покладено на позивача та зобов'язано позивача здійснити попередню оплату експертизи, відповідно до виставленого рахунку. У випадку нездійснення попередньої оплати експертизи Товариством з обмеженою відповідальністю "Екопласт", дану оплату могло бути здійснено відповідачами.

При цьому, у судовому засіданні першої інстанції 06.10.2014 представник позивача вказав на відсутність у нього наміру оплачувати проведення судової експертизи у даній справі, у зв'язку з чим суд здійснив розгляд справи за наявними матеріалами.

Вказаної позиції притримувались представники позивача і у судових засіданнях апеляційної інстанції, зазначивши про те, що висновок експертизи № 12866/11-53, який міститься в матеріалах справи є допустимим та належним доказом та відсутня необхідність в призначенні ще однієї експертизи, що оплачувати комплексну судову експертизу позивач не має наміру.

Враховуючи відмову позивача оплачувати призначену судом ухвалою від 08.04.2014 експертизу, суд дійшов висновку, що оціненню за правилами ст. 43 ГПК України підлягає лише один висновок від 22.05.2012 № 12866/11-53 судової експертизи, який міститься в матеріалах справи та, який складений на виконання ухвали суду від 16.11.2011 у даній справі.

За приписами ст. 28 Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 22.05.2012 №12866/11-53, експерт зазначає, що формула досліджуваної корисної моделі "Виріб для теплової обробки харчових продуктів" за патентом № 25253 є багатоланковою і складається з одного незалежного пункту формули та одного залежного.

Разом з тим експерт при проведенні судової експертизи прийшов до висновку, що у виробі "Рукав для запікання" виробництва Приватного підприємства "Синтез-Полімер" використано кожну ознаку, включену до формули корисної моделі за патентом України від 25.07.2007 № 25253 "Виріб для теплової обробки харчових продуктів". Однак в силу п. 7.2.3, 7.3.2. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 173/5364, багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти). У незалежний пункт формули корисної моделі включають сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату. Саме зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової охорони.

Таким чином, для повного та об'єктивного розгляду спору щодо використання у спірному об'єкті, названому рукаві для запікання, корисної моделі за патентом № 25253 від 25.07.2007 необхідним є дослідження використання кожної ознаки, включеної саме до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 25253 від 25.07.2007 "Виріб для теплової обробки харчових продуктів".

За таких обставин, суд першої інстанції вірно зазначив про те, що у нього відсутні підстави з відповідною достовірністю вважати Висновок № 12866/11-53 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 58/488 належним та допустимим доказом у даній справі.

Разом з тим, судова колегія звертає увагу, що у суду першої інстанції без проведення експертизи, яка була призначена ухвалою від 08.04.2014, відсутня можливість встановити факт того, що саме ПП "Полімерізолмаш" виготовляє спірний виріб, який в подальшому був запропонований позивачеві. На це звернута увага і у постанові Вищого господарського суду України від 29.10.2013 у даній справі із зазначенням, що висновок судової експертизи № 12866/11-53 стосується виробу, виготовлення якого саме ПП "Полімерізолмаш" не знаходить підтвердження.

Доводи апелянта стосовно того, що в матеріалах справи наявні належні докази використання відповідачем-3 спірної продукції, згідно яких в мережі Інтернет за адресою: http://www.sintez-polimer.com/index.php/2009-07-28-09-44-09/plenkadlyakulinarii та не лише на цьому сайті, відповідачем-3 розміщено спірну продукцію, відхиляються судовою колегією, з огляду на те, що позивач не надав жодного належного доказу, що у пропонованого на сайті товару місяться всі суттєві ознаки, включені до незалежного пункту формули корисної моделі позивача за патентом № 25253, а всі доводи апеллянта стосовно вказаного вважаються не інкше як припущеннями.

Судом першої інстанції було вірно встановлено, що використанням корисної моделі згідно з нормами Закону є, в тому числі, пропонування продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі для продажу, при цьому дії відповідача-1 в частині надсилання листа оферти позивачу фактично і є пропозицією придбати товар. Водночас, суд першої інстанції вірно не прийняв висновки проведеної судової експертизи у даній справі, з підстав зазначених вище, (з чим погоджується судова колегія), а також з огляду на несплату позивачем під час нового розгляду справи призначеної судом комплексної судової експертизи, одним із питань якої було питання використання в товарі - "Рукав для запікання" (Додаток № 1) кожної ознаки корисної моделі, включеної до незалежного пункту формули за патентом № 25253, за відсутності належних доказів, у суду першої інстанції були відсутні підстави вважати пропонування товару "Рукав для запікання" використанням саме корисної моделі за патентом № 25253.

Також, з матеріалів справи вбачається, що позивачем було отримано від відповідача-1 лист-оферту від 10.09.2011 № 10/09-1, у якій позивачу пропонувалось придбати продукцію - рукав для запікання продуктів шириною від 20 до 40 см. При цьому, у вказаному листі зазначено, що виробником товару - рукав для запікання продуктів є відповідач-2.

Відповідачем-1 на підтвердження відсутності у його діях порушення прав позивача на спірну корисну модель у вигляді її використання шляхом виробництва подано суду договір від 19.07.2011 № 19/07/11 між відповідачами 1 та 2, за умовами п. 1.1. якого постачальник (відповідач-2) зобов'язується поставляти і передавати у власність покупця (відповідач-1) плівку поліетилентерефталатну ПЭТ, названу "Товар". При цьому, згідно з рахунком-фактурою від 20.07.2011 № СФ-0000094 та видатковою накладною від 20.07.2011 № РН-0000083 до цього договору № 19/07/11, відповідачем-1 отримано товар "Плівка ПЭТ - Э 12 мкм х 1200 мм".

За твердженнями відповідача-1 товар, отриманий ним від відповідача-2, - тобто Плівка ПЭТ - Э 12 мкм х 1200 мм., і є товаром, пропонованим у листі-оферті від 10.09.2011 № 10/09-1, однак, у вказаному листі відповідач-1 пропонує товар, іменований рукавом для запікання продуктів, тобто повністю готовий та придатний для споживання предмет побуту. Разом з тим, найменування товару Плівка ПЭТ - Э 12 мкм х 1200 мм за видатковою накладною № РН-0000083 від 20.07.2011 до вказаного договору № 19/07/11 жодним чином не свідчить про передання відповідачеві-1 саме товару - рукав для запікання продуктів, тим більше, що до матеріалів справи № 58/488 доданий предмет, який, за твердженнями відповідачів 2 та 3, був саме тим товаром, що переданий відповідачу-1 (Додаток № 2), тому у задоволенні позовних вимог, що стосуються відповідача-1 судом першої інстанції було вірно відмовлено. Більше того, твердження відповідача-1 у листі-оферті від 10.09.2011 № 10/09-1 про відповідача-2 як виробника товару рукав для запікання продуктів не знайшли жодного документального підтвердження, як-от відповідний договір, етикетка, бирка, нашивка на спірному товарі тощо.

За таких обставин, із наявних у матеріалах справи доказів не вбачається підстав вважати порушеними права позивача з боку відповідача-2, та, враховуючи заперечення відповідачем-2 вказаного факту, у задоволенні позовних вимог, що стосуються відповідача-2 судом першої інстанції було вірно відмовлено.

Обґрунтовуючи позовні вимоги до відповідача-3, позивач вказує на те, що до листа-оферти від 10.09.2011 № 10/09-1 відповідачем-1 було додано фотографію із зображенням пропонованого предмета - рукав для запікання, виробником якого згідно з наліпкою на вказаний продукт є відповідач-3.

Судовою колегією були досліджені вказані копії фотографій та встановлено, що дійсно вони містять зображення предмету, намотаного на втулку, названого "Рукав для запікання" та на наліпці такого предмету зазначено: "Корпоративное Предприятие "Синтез - Полимер" Рукав для запекания, упаковщик Неронов Д.В.". При цьому, позивач вважає, що зазначення вищевказаного найменування юридичної особи на наліпці до спірного товару свідчить про факт виробництва саме відповідачем-3 спірної продукції, що судова колегія вважає необгрунтованим.

Разом з тим, судова колегія звертає увагу на те, що у вказаному листі-оферті № 10/09-1 від 10.09.2011 відсутнє посилання на будь-які додатки, що унеможливлює встановити, що саме пропонувалось позивачеві (та чи додавались будь-які фото).

При цьому, наявність найменування, зазначеного у наліпці на спірний товар імовірно існуючої особи - "Корпоративное предприятие "Синтез - Полимер" (згідно з даними з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців така особа на території України не зареєстрована), лише співзвучного із найменуванням юридичної особи відповідача-3 (Приватне підприємство "Синтез-Полімер") із різними організаційно-правовими формами жодним чином не свідчить про факт виробництва спірного продукту саме відповідачем-3, тим більше, що даний факт останнім заперечується, а позивачем не доведено.

За відсутності належних доказів виробництва спірного товару саме відповідачем-3, суд першої інстанції дійшов правомірних висновків щодо відсутності підстав із відповідною достовірністю вважати порушеними права позивача з боку відповідача-3 шляхом використання запатентованої корисної моделі № 25253, та, враховуючи заперечення відповідачем-3 вказаного факту, у задоволенні позовних вимог, заявлених до відповідача-3 суд першої інстанції вірно відмовив.

В силу ст. 43 ГПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. В силу вказаної норми предметом доказування є обставини, які свідчать про дійсні права та обов'язки сторін у справі та складається з фактів - підстав позову, та фактів, якими відповідач обґрунтовує апеляційну скаргу.

За таких обставин місцевий господарський суд, зважаючи на те, що позивачем належними та допустимими доказами не доведено факту використання у спірному товарі "Рукав для запікання" кожного незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № 25253, так само, як не доведено факту виробництва спірного товару відповідачами 2 та 3, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дав необхідну оцінку, з дотриманням приписів зазначених норм матеріального і процесуального права та з наведенням у рішенні зі справи необхідного мотивування, й правомірно відмовив у задоволенні позовних вимог позивача.

Доводи, викладені апелянтом в апеляційній скарзі відхиляються судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки не спростовують обставини, які на підставі належних та допустимих доказів у справі встановлені судом першої інстанції.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для зміни чи скасування рішення господарського суду м. Києва від 06.10.2014 у справі № 58/488. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування оскаржуваного рішення у даній справі, судовою колегією не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 43, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Екопласт" залишити без задоволення, рішення господарського суду міста Києва від 06.10.2014 у справі № 58/488 - без змін.

2. Справу № 58/488 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Повний текст постанови підписаний: 26.01.2015.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді Л.Л. Гарник

А.А. Верховець