ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2015 року Справа №904/8367/14

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Білецької Л.М. - доповідача,

суддів: Верхогляд Т.А., Паруснікова Ю.Б.,

при секретарі судового засідання: Малику О.С.

За участю представників сторін:

від позивача за первісним позовом: Огородник Т.Л., довіреність б/н від 20.05.14;

від позивача за первісним позовом: Угрин В.М., довіреність б/н від 16.02.14;

від відповідача за первісним позовом: Слєпенко Л.П., довіреність №20/02-14 від 20.02.14.

Розглянувши у судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмаркет 2004" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2014 року у справі №904/8367/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Еліона", м. Дніпропетровськ

до товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмаркет 2004", м. Дніпропетровськ

про припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності,

та за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмаркет 2004", м. Дніпропетровськ

до товариства з обмеженою відповідальністю "Еліона", м. Дніпропетровськ

про визнання права попереднього користувача на торгівельну марку, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2014 року у даній справі (суддя Петрова В.І.) задоволено позовні вимоги первісного позову, припинено дії, що порушують права та охоронювані законом інтереси товариства з обмеженою відповідальністю «Еліона» шляхом демонтажу вивіски «Нагорний» з торгівельного центру, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровську, пр-т Гагаріна, 8-А, виходи до якого з вулиці Чернишевського та з вулиці Писаржевського, та вивіски «Нагорний ринок» з торгівельного центру, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, 8-А, головний вхід якого з вулиці Писаржевського. Відмовлено у задоволенні зустрічного позову.

Рішення мотивовано тим, що у 2014 році товариство з обмеженою відповідальністю «Еліона» стало власником зареєстрованого знаку для товарів та послуг «Нагорний» що підтверджується свідоцтвом №188481 від 10 липня 2014 року та зареєстрованого знаку для товарів та послуг «Нагорний ринок» та «Нагорний» згідно свідоцтва №190936 від 10 вересня 2014 року. Також право власності на знаки підтверджуються відповідними записами в Єдиній базі даних державного підприємства «Український інституту промислової власності», «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг».

Наразі відповідач за первісним позовом з 2014 року використовує ці назви у своїх вивісках і подав заявки до державного підприємства «Український інститут промислової власності» на реєстрацію торгових марок. Посилається на визнання та захист його права попереднього користувача.

У апеляційній скарзі відповідач за первісним позовом, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення суду і прийняте нове рішення, яким відмовити у задоволенні первісного позову ТОВ «Еліона», а зустрічний позов задовольнити в повному обсязі. Так, 15 листопада 2013 року відбулося відкриття торгового центру «Нагорний», тобто почалося фактичне використання торгової марки, а це до дати заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг «Нагорний» позивачем. Відповідачем за первісним позовом проведена значна підготовка для використання цієї торгівельної марки, а саме: отримано дозвіл на організацію ринку з такою назвою, укладено договори на виготовлення відповідної вивіски, реклами, розробку концепту тощо. Ці обставини дають право відповідачу за первісним позовом мати право попереднього користування.

Також, судом, на думку відповідача за первісним позовом, неправильно застосовані положення частини першої статті 500 Цивільного кодексу, яка не передбачає, що умовою для визнання за особою права попереднього користування є отримання дозволу власника свідоцтва. Навпаки, закон допускає обмеження права власника правом попереднього користування.

В матеріалах справи відсутній відзив позивача за первісним позовом на апеляційну скаргу, згідно ч. 2 ст. 96 ГПК України відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення місцевого господарського суду.

27.01.2015 року прийнято вступну та резолютивну частини постанови. Представники сторін надали пояснення по справі та навели обґрунтування своїх вимог з посиланням на норми законодавства.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін і давши їм правову оцінку, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмаркет 2004" слід залишити без задоволення, а рішення господарського суду від 23.12.2014 року у даній справі без змін, з таких підстав.

Статтею 492 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено поняття торгової марки як будь-якого позначення або будь-якої комбінації позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно статті 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Право попереднього користувача на торговельну марку передбачено статтею 500 ЦК України: будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

Частиною 3 статті 6 Закону України «Про охорону знаків для товарів та послуг» (далі - Закон) встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідачеві за первісним позовом було відмовлено у реєстрації знака, через наявність зареєстрованого аналогічного знака (т.1 а.с.36-37), оскільки позначення є схожим настільки, що його можна сплутати.

Зі змісту статті 16 Закону вбачається, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю і видачу ліцензії на використання знака, а також запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні.

Власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свій знак поряд із знаком зазначених осіб, а також замість їх знака.

Згідно зі статтею 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

З матеріалів справи видно, що предметом позовних вимог позивача за первісним позовом є припинення дій, що порушують права та охоронювані законом інтереси позивача за первісним позовом шляхом демонтування вивісок «Нагорний» та «Нагорний ринок», розташованих на торговому центрі відповідача за первісним позовом. Власне про реєстрацію торгового знака «Нагорний» 27 січня 2014 року відповідачем за первісним позовом була подана заявка. Натомість відповідач за первісним позовом, зауважуючи про наявність свого права попереднього користувача товару, зазначає про встановлення цих вивісок у жовтні 2013 року - початку листопада 2013 року. Проте, з матеріалів справи видно, що заявки на реєстрацію прав на ці товарні знаки подані позивачем за первісним позовом ще 12 вересня 2013 року та 18 листопада 2013 року.

Посилання в апеляційній скарзі на рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради №2460 від 06 вересня 2004 року, яким відповідачеві за первісним позовом надано дозвіл на організацію продовольчо-речового ринку з назвою «Нагорний» не може вважатися використанням означення торгової марки, оскільки відповідно до пункту 2 Правил торгівлі на ринках, затверджених Міністерством з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України 26 лютого 2002 року №57/188/84/105, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 року за №288/6576, ринок - це суб'єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований у встановленому законом порядку, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції.

Оскільки ринок був реконструйований відповідачем за первісним позовом і на його базі створено торговий комплекс, а також з врахуванням того, що не надано доказів використання спірних вивісок при експлуатації ринку, не можна ототожнювати зміст понять «ринок» і «торговий комплекс», свідоцтво про право власності на який зареєстрований за відповідачем за первісним позовом (т.1 а.с.85, т.1 а.с.87). До того ж у свідоцтвах про державну реєстрацію прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності вказано, що реєструється об'єкт нерухомого майна - «торгівельний центр» (т.1 а.с.86) та «торгівельний комплекс» (т.1 а.с.88), тобто про комплекс споруд з назвою «Нагорний», чи «Нагорний ринок» у реєстраційних документах не йдеться.

Додані до позовної заяви рекламні звіти датовані листопадом 2013 року (т.1 а.с.89-104), тобто після подання заявок позивачем за первісним позовом.

Стосовно посилання відповідача за первісним позовом на договори від 16 жовтня 2013 року та 29 жовтня 2013 року на виготовлення та монтаж вивіски «Нагорний», то доказом виконання цих робіт є акт приймання-передачі, про що прямо зазначено в умовах договорів. Наразі акти монтажу або приймання-передачі вивісок відсутні у матеріалах справи, отже неможливо зробити висновок про точну дату встановлення вивісок, але у будь-якому випадку не раніше укладення цих договорів. Щодо посилання у апеляційній скарзі на здійснення рекламних робіт, то ці роботи мали місце також після подання заявок позивачем. За договором від 12 липня 2013 року розроблено концепт рекламної компанії, що не стосується безпосередньо монтажу спірних вивісок.

Таким чином, у судовому засіданні не знайшов свого підтвердження факт використання (у розумінні частини 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») торгової марки (у тому вигляді, в якому вона була використана як спірні вивіски або у тому, який був заявлений 27 січня 2014 року (т.1 а.с.36) відповідачем за первісним позовом до подачі позивачем за первісним позовом заявки на реєстрацію цих знаків, а відтак відсутні і підстави для задоволення апеляційної скарги, а відтак зустрічного позову.

Також не спростованим є той факт, що права позивача за первісним позовом на використання спірних вивісок захищені відповідними свідоцтвами на знаки, що свідчить про наявність у нього виключного права дозволяти використання або обмежувати використання спірних знаків третім особам, які не набули відповідних прав до дати подачі ним заявок. Оскільки обидві сторони мають торгові центри, то використання аналогічних (схожих, споріднених) назв може негативно позначитися на вирізненні одних товарів та послуг від інших, внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари і послуги. Тому, вимоги позивача за первісним позовом є цілком законними і обґрунтованими.

Суд враховує і ту обставину, що дійсно назва «Нагорний» історично іманентно властива тій території, де розміщені комплекси і позивача, і відповідача, що походить від «народної» назви цього району. Проте право використання цієї назви як знака для товарів і послуг потребує державної реєстрації . За таких обставин, рішення суду першої інстанції слід залишити без змін, а апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмаркет 2004" без задоволення.

Керуючись статями 99, 101-103, 105 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмаркет 2004" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2014 року у справі №904/8367/14 залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2014 року у справі №904/8367/14 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

Повний текст складений 28.01.2015 року.

Головуючий суддя Л.М. Білецька

Суддя Т.А. Верхогляд

Суддя Ю.Б. Парусніков