ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про призначення судової експертизи

та зупинення апеляційного провадження

"15" січня 2015 р.Справа № 916/1339/14
Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді: Мишкіної М.А.,

суддів: Будішевської Л.О.; Бєляновського В.В.

(склад судової колегії сформований розпорядженням голови суду №1309 від 23.06.2014р., змінений розпорядженнями голови суду №547 від 08.09.2014р., в.о. голови суду №633 від 29.09.2014р.)

при секретарі судового засідання Шитря О.М.

за участю представників сторін:

від ФОП ОСОБА_1 - ОСОБА_2 - за довіреністю;

від ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - Роман В.С. - за довіреністю

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

на рішення господарського суду Одеської області від 03 червня 2014 року

по справі №916/1339/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

про стягнення 73080грн.

(предмет спору зазначено відповідно до оскарженого рішення)

встановив:

У квітні 2014р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» (надалі - позивач, ТОВ «Маша і Мєдвєдь») звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (надалі - відповідач, ФОП ОСОБА_1.), в якому просило суд стягнути з відповідача на його користь суму компенсації у розмірі 73080грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ФОП ОСОБА_1 порушено виключні авторські права позивача шляхом незаконної реалізації контрафактного товару, а саме шоколадного виробу у формі яйця під назвою «Маша и Медведь» на коробці якого незаконно, без дозволу ТОВ «Маша і Мєдвєдь», розміщено зображення персонажу «Маша», як самостійної складової частини аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь», права на який належать позивачу.

З посиланням на норми ст.ст.435, 443, 440,418,1109,1108 ЦК України, ст.52 ЗУ «Про авторське право та суміжні права», роз'яснення, які містяться у п.п.42,44,12,18 Постанови Пленуму Верховного суду України №5 від 04.06.2010р. «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав», п.29 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», позивач просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

23.04.2014р. відповідач подав місцевому господарському суду відзив на позову заяву, в якому просив суд відмовити у задоволенні позову та зазначив, що ФОП ОСОБА_1 не заперечує проти факту реалізації продукції, проте заперечує щодо суми компенсації, заявленої до стягнення, з огляду на те, що її розмір був обчислений на підставі наказу № 02/02, який є внутрішнім документом позивача, а не нормативним документом, на підставі якого можна встановлювати суми та заявляти їх до стягнення. Крім того, на думку відповідача у ТОВ «Маша і Мєдвєдь» відсутнє право на звернення з відповідними позовними вимогами до суду, оскільки позивач не довів передачу та належність йому майнового авторського права на персонаж «Маша», а відтак не є суб'єктом авторського права, а тому не має права на його судовий захист.

Рішенням господарського суду Одеської області від 03.06.2014р. (суддя Погребна К.Ф.) позовні вимоги ТОВ «Маша і Мєдвєдь» задоволено частково - стягнуто з ФОП ОСОБА_1 на користь ТОВ «Маша і Мєдвєдь» суму компенсації у розмірі 12180грн., витрати по сплаті судового збору у сумі 1827грн. В решті позову відмовлено.

Рішення суду вмотивовано посиланнями на норми ст.ст.418,435 ЦК України, ст.ст.15,31 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», роз'яснення, які містяться у п.п.29, 51.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» та тим, що оскільки в процесі розгляду справи відповідачем було визнано факт незаконної (без дозволу позивача) реалізації контрафактного товару, а саме шоколадного виробу у формі яйця під назвою «Маша и Медведь» на коробці якого розміщено зображення персонажу «Маша», як самостійної складової частини аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь», права на який належать позивачу, суд першої інстанції дійшов висновку про обґрунтованість вимоги ТОВ «Маша і Мєдвєдь» про стягнення з відповідача компенсації.

В той же час, місцевий господарський суд у своєму рішенні зазначив, що при визначенні розміру компенсації враховує, що доведеним є лише один факт реалізації контрафактного товару на суму 7,90грн., а також припинення порушення авторських прав у добровільному порядку, про що опосередковано свідчить відсутність вимог про вилучення контрафактних товарів з обороту. Суд також бере до уваги визнання відповідачем факту порушення прав та відсутність доведених збитків позивача.

Виходячи з засад справедливості, добросовісності, розумності як складових елементів загального конституційного принципу верховенства права, можливість стягнення з порушника надмірних грошових сум як компенсації за порушення авторського права спотворює її дійсне правове призначення, оскільки із засобу захисту компенсація перетворюється на джерело отримання суб'єктом авторського або суміжного права невиправданих додаткових прибутків суд першої інстанції визнав обґрунтованим та достатнім розмір компенсації у вигляді 10 мінімальних заробітних плат, що складає 12180грн.

Не погодившись з рішенням суду, ФОП ОСОБА_1 звернулася до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову ТОВ «Маша і Мєдвєдь» відмовити у повному обсязі.

В обґрунтування апеляційної скарги ФОП ОСОБА_1 зазначила, що оскаржене рішення підлягає скасуванню з огляду на наступне:

- у позивача відсутні ключові майнові права на твір (зображення). Вказані права наявні у автора твору ОСОБА_4, що підтверджується ліцензійним договором та свідоцтвом про реєстрацію та депонування твору - результату інтелектуальної власності НОМЕР_1 від 22.04.2008р. Ліцензійний договір, на який позивач посилається як на підставу переходу до нього виключних майнових прав, є підставою для отримання позивачем лише права на використання твору. У Ліцензійному договорі чітко зазначено, що Ліцензіар, а саме Автор, є єдиним автором твору, а також, що Ліцензіар надає виключне право лише на використання Ліцензіатом (позивачем) твору, а не передає йому виключні майнові права;

- для звернення особи з позовом про стягнення компенсації необхідна наявність у неї виключних майнових прав;

- виключні майнові права у ТОВ «Маша і Мєдвєдь» відсутні;

- Ліцензійний договір через відсутність у ньому такої умови як розмір, порядок і строки виплати плати за користування об'єктом права інтелектуальної власності є неукладеним та не породжує для позивача будь-яких правових наслідків.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 23.06.2014р. апеляційну скаргу прийнято провадження та призначено її до розгляду.

18.07.2014р. ТОВ «Маша і Мєдвєдь» подало суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу, в якому просило залишити оскаржене рішення без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

В судовому засіданні 13.01.2015р. апеляційного господарського суду на обговорення було поставлене питання щодо необхідності проведення по справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Згідно із ч.3 ст.4-3 ГПК України господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.4-7 ГПК України судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально - більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання, що виникають у процесі розгляду справи.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

В обґрунтування позовних вимог ТОВ «Маша і Мєдвєдь», крім іншого, посилається на те, що на упаковці шоколадного виробу у формі яйця під назвою «Маша и Медведь» незаконно, без дозволу ТОВ «Маша і Мєдвєдь», розміщено зображення персонажу «Маша», що є самостійною складовою частиною аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь», права на який належать позивачу.

Відповідно до ст.1 ЗУ „Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду. Водночас і згідно з частиною першою статті 41 ГПК експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань. Із сукупності наведених норм матеріального і процесуального права вбачається, що неприпустимо ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, зокрема, про відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, про правову оцінку дій сторін тощо. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Згідно з п.6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 „Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за змістом статті 101 ГПК апеляційний господарський суд, яким приймаються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку.

Відповідно до ст.99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із п.п. 1.2.5 п.1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (надалі - Інструкція) основними видами (підвидами) експертизи є - експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.5.1 Розділу V Інструкції основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Згідно із п.5.3 Розділу V Інструкції при дослідженні об'єктів авторського права та суміжних прав вирішуються питання щодо властивостей таких об'єктів: Літературних та художніх творів (романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності). Комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності. Виконань, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення тощо.

Враховуючи, що спір виник з підстав, як вважає Позивач, порушення його прав на частину аудіовізуального твору, яку можна використовувати самостійно (ст.9 ЗУ "Про авторське право і суміжні права"), предметом дослідження являється саме малюнок із зображенням дівчинки, схожої на персонаж «Маша» з аудіовізуального твору - мультиплікаційного серіалу «Маша і Мєдвєдь», на якому (малюнку), вказана дівчинка позбавлена психоемоційних властивостей, а також частини зовнішніх характеристик, якими наділений персонаж «Маша» в аудіовізуальному творі - мультиплікаційному серіалі «Маша і Мєдвєдь», судова колегія дійшла висновку про необхідність вирішення питання стосовно того, чи має місце відтворення зображення персонажу «Маша» з аудіовізуального твору мультсеріалу «Маша и Медведь» у зображенні, розміщеному на упаковці шоколадного виробу під назвою «Маша и Медведь».

Для вирішення цього питання, на думку судової колегії, потрібні спеціальні знання, що є згідно ч.1 ст.41 ГПК України підставою для призначення судової експертизи.

Виходячи з викладеного, колегія суддів вважає за необхідне призначити по справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності з дорученням її проведення Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м. Київ, Львівська площа, 4а).

Витрати по оплаті проведення судової експертизи покладаються на ТОВ «Маша і Мєдвєдь».

Відповідно до п.2 ч.2 ст.79 ГПК України апеляційне провадження у справі №916/1339/14 зупиняється.

Керуючись ст. ст. 41, п. 2 ч.2 ст. 79, 86, 99 ГПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

1. Призначити у справі №916/1339/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити питання: Чи містить в собі зображення, розміщене на упаковці шоколадного виробу у формі яйця під назвою «Маша и Медведь», що наявна в матеріалах справи №916/1339/14, ознаки об'єкта авторського права, що належить ТОВ «Маша і Мєдвєдь»?

2. Доручити проведення судової експертизи судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м.Київ, Львівська площа, 4а).

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, встановлену ст.ст.384, 385 КК України.

4. В розпорядження експертів надати матеріали справи №916/1339/14.

5. Зобов'язати ТОВ «Маша і Мєдвєдь» здійснити оплату рахунку за проведення названої експертизи в 5-денний термін після одержання рахунку експертної установи.

6. Апеляційне провадження у справі зупинити до закінчення проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та/або повернення матеріалів справи №916/1339/14 до Одеського апеляційного господарського суду.

Головуючий суддя Мишкіна М.А.

Суддя Будішевська Л.О.

Суддя Бєляновський В.В.