ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2015 року Справа № 910/23644/13
Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Бенедисюк І.М. і ОСОБА_1

розглянув касаційні скарги компанії "Бітум Лтд.", м. Хайфа, Ізраїль, та компанії "Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд.", м. Хайфа, Ізраїль

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.09.2014

зі справи № 910/23644/13

за позовом: 1. компанії "Бітум Лтд.", м. Хайфа, Ізраїль

2. компанії "Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд.", м. Хайфа, Ізраїль

до відповідачів: 1. Державної служби інтелектуальної власності України, м.Київ (далі-Служба)

2. компанії "Беллодеріа Лтд.", м. Ларнака, Кіпр

3. товариства з обмеженою відповідальністю "Бітум Україна", м. Київ

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та визнання недійсним договору.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача-1 - ОСОБА_2;

позивача-2 - ОСОБА_3;

відповідача-1 - ОСОБА_4;

відповідача-2 - ОСОБА_5, ОСОБА_6;

відповідача-3 - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2013 року позивачі звернулися до господарського суду з позовом, згідно з яким просили: визнати недійсними свідоцтва України № 65445 на знак для товарів і послуг "MULTIGUM", свідоцтва України № 65446 на знак для товарів і послуг "MАSTIGUM", свідоцтва України № 65447 на знак для товарів і послуг "FLEXIGUM"; зобов'язати Службу внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними наведених свідоцтв і здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати недійсним договір про передачу права власності на знаки для товарів і послуг від 13.12.2010, який укладено відповідачем-2 та відповідачем-3.

Рішенням господарського суду міста Києва від 10.04.2014 зі справи № 910/23644/13 (суддя Бондарчук В.В.), яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.09.2014 (колегія суддів у складі: суддя Верховець А.А. - головуючий, судді Копитова О.С. і ОСОБА_7М.), у позові відмовлено.

У касаційних скаргах до Вищого господарського суду України позивач-1 просить скасувати рішення місцевого господарського суду від 10.04.2014, постанову апеляційного господарського суду від 16.09.2014 та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, а позивач-2 просить скасувати згадані судові рішення та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити. Скарги мотивовані тим, що оскаржувані рішення судів прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України знаходить підстави для задоволення касаційної скарги позивача-1 та часткового задоволення касаційної скарги позивача-2.

Відповідного висновку суд дійшов на підставі такого.

Судами встановлено, що:

- компанія "Bitum Ltd" є власником свідоцтва Ізраїлю №173460 на знак для товарів та послуг "FLEXIGUM" за заявкою від 14.07.2004, дата публікації 31.07.2005; свідоцтва Ізраїлю №173461 на знак для товарів та послуг "MULTIGUM" за заявкою від 14.07.2004; свідоцтва Ізраїлю №169859 на знак для товарів та послуг "MАSTIGUM" за заявкою від 25.01.2004, дата публікації 31.10.2004, які були зареєстровані відносно товарів 17 класу за Міжнародною класифікацією товарів та послуг (далі - МКТП);

- 10.01.2005 компанією "Бітум Лтд." та ТОВ "Бітум Україна" було укладено дистриб`юторський договір, згідно з умовами якого позивач-1 надає право відповідачу-3 продавати, здійснювати торгівлю та розповсюджувати продукцію. Відповідач-3 має виключне дистриб'юторське право на території протягом строку дії цього договору за умови, що він продовжує виконувати свої зобов'язання відповідно до умов цього договору, а позивач-1 не повинен надавати право будь-якій іншій особі продавати, здійснювати торгівлю та розповсюджувати продукцію на території. Пунктом 11 договору сторони визначили, що позивач-1 повинен визнаватися єдиним власником кожного окремо і всіх авторських прав, торгових марок та інших прав інтелектуальної власності щодо продукції на території. Відповідач-3 зобов'язується володіти правом офіційно реєструвати патенти, торгові марки та будь-які інші права, що підлягають реєстрації, на розсуд позивача-1;

- 20.03.2006 було укладено додаток №2 до договору, згідно з умовами якого позивач-1 надає відповідачу-3 дозвіл зареєструвати належні йому торгові знаки на ім`я відповідача-3, а останній підтверджує, що всі права інтелектуальної власності, включаючи і право реєструвати торгові знаки, є виключною власністю позивача-1. ТОВ "Бітум Україна" докладе максимум зусиль для того, щоб як можна швидше зареєструвати в Україні торгові знаки від свого імені та погоджується з тим, що хоч торгові знаки і будуть зареєстровані в Україні від його імені, проте така реєстрація повинна здійснюватися за дорученням позивача-1, який повинен залишатися єдиним власником всіх прав інтелектуальної власності, включаючи і на знаки на товари та послуги. Задля уникнення сумнівів цим уточнюється, що компанія "Бітум Лтд." погодилася зареєструвати торгові знаки від імені відповідача-3 через вимоги місцевого законодавства України, але за жодних обставин така реєстрація прав від імені ТОВ "Бітум Україна" не буде надавати останньому ніяких майнових прав на права інтелектуальної власності на продукцію, включаючи і права на торгові знаки;

- ТОВ "Бітум Україна" було видано: свідоцтво України №65445 на знак для товарів та послуг "MULTIGUM" за заявкою №m200605176 від 07.04.2006 та опубліковано 15.08.2006; свідоцтво України №65446 на знак для товарів та послуг "MАSTIGUM" за заявкою №m200605177 від 07.04.2006 та опубліковано 15.08.2006; свідоцтво України №65447 на знак для товарів та послуг "FLEXIGUM" за заявкою №m200605178 від 07.04.2006 та опубліковано 15.08.2006. Знаки зареєстровані для товарів та послуг 17,19,37 класів МКТП;

- 13.12.2010 ТОВ "Бітум Україна" та Компанією "Belloderia Ltd" було укладено договір №131210 передачі права власності на знаки для товарів і послуг, за умовами якого відповідач-3 передає відповідачу-2 повністю право власності на торговельні марки "MULTIGUM", "MАSTIGUM", "FLEXIGUM", усі привілеї, пріоритети, виключні майнові права інтелектуальної власності, пов'язані із торгівельними марками, зокрема, право володіння, користування, розпорядження, контролю, а відповідач-2 набуває всі права власності на ці торговельні марки та здійснює оплату згідно з положеннями договору;

- 02.06.2011 компанією "Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд." та компанією "Беллодеріа Лтд." було укладено дистриб'юторський договір №251210-DA-I, за умовами якого позивач-2 надав право відповідачу-2, а останній отримав право продавати, здійснювати торгівлю та розповсюджувати продукцію на території відповідно до умов цього договору. Відповідач-2 має виключне дистриб'юторське право на території протягом строку дії цього договору за умови, що дистриб'ютор продовжує виконувати свої зобов'язання відповідно до умов цього договору, а позивач-2 не повинен надавати право будь-якій іншій особі продавати, здійснювати торгівлю та розповсюджувати продукцію на території;

- 04.04.2012 на адресу відповідача-2 було направлено повідомлення про розірвання дистриб'юторського договору від 02.06.2011 №251210-DA-I через суттєве порушення його умов.

Погоджуючись з рішенням суду першої інстанції щодо відмови у задоволенні позову, апеляційний суд підтвердив правильність висновків останнього про відсутність підстав для визнання недійсними оспорюваних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг з огляду на те, що позивач-1 надав згоду на реєстрацію спірних знаків відповідачу-3 від його імені, а також у зв'язку з тим, що зареєстровані знаки відповідали умовам надання правової охорони, а зокрема не створювали можливості введення в оману щодо товару, послуги, або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

На думку апеляційного суду, правильними є також висновки суду першої інстанції щодо відсутності підстав для визнання недійсним договору про передачу виключних прав відносно знаків для товарів і послуг від 13.12.2010, оскільки на день укладення цього договору власником згаданих свідоцтв було ТОВ "Бітум Україна", а отже, як власник воно мало правову можливість на свій розсуд розпоряджатися майновими правами щодо належних йому об'єктів права інтелектуальної власності.

З такими висновками апеляційного суду погодитись не можна.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, а також змісту касаційної скарги, позивач-1, наполягаючи на задоволенні своїх вимог та заперечуючи правильність прийнятих за справою судових рішень, стверджував, що апеляційний суд, встановивши обставини справи, пов'язані з укладенням дистриб'ютерського договору від 10.01.2005, а також додатку № 2 до нього від 20.03.2006, не дослідив інших обставин, зокрема не врахував передбачені договором обмеження, про які домовилися сторони при видачі ним, тобто позивачем, дозволу на реєстрацію спірних знаків від імені відповідача-3, а також не взяв до уваги фактичних обставин справи, які свідчили про те, що реєстрацію знаків відповідач-3 проводив за його, тобто позивача-1, дорученням та отримав гроші за надання цієї послуги.

Таким поясненням позивача-1 апеляційний суд не приділив належної уваги і не дослідив усієї сукупності поданих ним у цьому ж зв'язку доказів.

Відповідно до наявних матеріалів справи, і ці обставини були встановлені апеляційним судом, про що зазначалося вище, сторони, укладаючи дистриб'ютерський договір та додаток до нього, по суті домовилися про те, що спірні знаки для товарів і послуг відповідач-3 має зареєструвати від свого імені, однак у той же час цю реєстрацію він фактично здійснюватиме на виконання доручення позивача, який погодився на таку реєстрацію через вимоги законодавства України і має залишитись єдиним власником прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, оскільки за домовленістю сторін така реєстрація прав за жодних обставин не буде надавати відповідачу-3 ніяких майнових прав інтелектуальної власності.

Встановивши наявність таких обставин, які, по суті, могли свідчити про бажання позивача-1 отримати захист належних йому товарних знаків також на території України, апеляційний суд, з огляду на приписи статті 638 ЦК України, згідно з якою договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (якими є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди), повинен був, не обмежуючись формальним посиланням на поданий позивачем дозвіл для реєстрації спірних знаків від імені відповідача-3, дослідити усю сукупність пов'язаних з цим обставин та, враховуючи передбачені чинним законодавством України наслідки отримання охоронних документів на зареєстровані знаки для товарів і послуг, дійти кінцевого висновку про те, чи дійсно питання реєстрації спірних об'єктів інтелектуальної власності в Україні від імені відповідача-3 було узгоджене сторонами, тобто чи дійсно є підстави вважати, що позивач-1 дав відповідачу-3 дозвіл на таку реєстрацію та чи дійсно відповідач-3 мав у подальшому правову можливість передати майнові права стосовно спірних знаків іншій особі.

У цьому ж зв'язку, вбачаючи підстави для застосування до спірних відносин вимог, що передбачені пунктами 1, 2 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, апеляційний суд повинен був впевнитись у тому, що спірні відносини сторін дійсно можуть врегульовуватись згаданим міжнародним правовим актом, тобто, що країна Ізраїль на відповідний час належала до країн-учасниць цього договору. Свої висновки з цього питання суду також належало відповідним чином мотивувати у прийнятому рішенні.

Таким чином, при дослідженні кола наведених питань суду належало, взявши до уваги різноманітність правових підстав заявлених позивачем-1 вимог в частині визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, уточнити, з якими саме підставами, що передбачені ст.ст.6, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", цей позивач пов'язує свої вимоги, та дійти певних висновків про те, чи потягла за собою видача даних свідоцтв порушення прав позивача-1.

Враховуючи, що у розгляді справи брав участь також позивач-2, який наполягав на задоволенні тих же вимог з тих же правових підстав, що і позивач-1, суду належало приділити увагу цьому питанню, з'ясувати, в чому саме позивач-2 вбачає порушення належних йому прав, якими обставинами, на його думку, це підтверджується та у який спосіб його права, - у випадку, якщо вони дійсно були порушені, - мають бути відновлені.

Не дослідивши поданих за справою доказів в усій їх сукупності, не отримавши ніяких пояснень від відповідача-3 щодо суті пред'явлених до нього вимог за відсутності будь-яких фактичних даних про адресу цієї особи, не встановивши належним чином фактичних обставин справи, апеляційний суд припустився неповноти в їх з'ясуванні, а, отже, дійшов передчасного висновку про відсутність підстав для задоволення позову. Це дає підстави для скасування оскаржуваної постанови.

Оскільки суд першої інстанції в ході розгляду справи припустився тих же помилок, скасуванню підлягає і прийняте ним рішення з передачею справи на новий розгляд.

У ході нового розгляду суду належить врахувати наведене, з'ясувати дійсність тих обставин, на які посилається кожна з сторін у своїх поясненнях по справі та дослідити подані за справою докази. На підставі поданих, а за необхідності і додатково витребуваних доказів встановити фактичні обставини справи і в залежності від встановленого прийняти таке рішення, яке знаходилося б у повній відповідності з нормами матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 1117, 1119, 11110, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1.Касаційну скаргу компанії "Бітум Лтд." задовольнити.

2.Касаційну скаргу компанії "Бітум Петрокемікал Індастріз Лтд." задовольнити частково.

3.Рішення господарського суду міста Києва від 10.04.2014 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.09.2014 зі справи № 910/23644/13 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя ОСОБА_8
Суддя ОСОБА_9
Суддя ОСОБА_1