УХВАЛА

№ 910/25724/14 19.01.15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/25724/14

за позовом Глаксо Груп Лімітед (Glaxo Group Limited), м. Брентфорд, Англія,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Нортон-Україна", м. Київ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Міністерство охорони здоров'я України, м. Київ,

про припинення порушення прав власника патенту України №56231 на винахід,

за участю представників:

позивача - Сопільняк В.Ю. (довіреність від 30.08.2013 №б/н);

відповідача - не з'явився;

третьої особи - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Глаксо Груп Лімітед (Glaxo Group Limited, далі - Компанія) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю «Нортон-Україна» (далі - ТОВ «Нортон-Україна») припинити порушення прав власника патенту України №56231 на винахід «Гемісульфат (1S, 4R)-цис-4-[2-аміно-6-(циклопропіламіно)-9Н-пурин-9-іл]-2-циклопентен-1-метанолу або його сольват та фармацевтична композиція»;

- заборону ТОВ «Нортон-Україна» виготовляти, застосовувати, пропонувати для продажу, продавати, імпортувати (ввозити), зберігати в зазначених цілях та іншим чином вводити в цивільний оборот лікарські засоби, що містять речовину абакавіру сульфат, на території України.

Позов мотивовано тим, що:

гемісульфат абакавіру, який захищений патентом України №56231, є активною діючою речовиною оригінального (інноваційного) лікарського засобу «ЗІАГЕН», який був вперше зареєстрований в Україні у 2006 році згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) від 07.02.2006 № 56 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

на вказаний лікарський засіб видано реєстраційне посвідчення від 07.02.2006 №UА/4163/02/01 строком на 5 років;

лікарський засіб «ЗІАГЕН» перереєстровано згідно з наказом МОЗ України від 06.01.2011 № 3 та видано реєстраційне посвідчення від 11.01.2011 №UА/4163/02/01;

зазначений лікарський засіб виробляється групою компаній «ГлаксоСмітКляйн» та поставляється в Україну, де реалізується в установленому законом порядку;

Компанії стало відомо, що ТОВ «Нортон- Україна» під час проведення МОЗ України державної закупівлі пропонує до продажу лікарський засіб, активною діючою речовиною якого є абакавіру сульфат;

в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 03.09.2014 № 77 (оголошення № 161354) оголошено проведення процедури конкурсних торгів на закупівлю товарів за державні кошти 21.20.1.Ліки (Антиретровірусні препарати - 20 лотів), замовник - МОЗ України;

відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 29.10.2014 по лоту №1 - Абакавір, табл., капс., драже, 300 мг. подано МОЗ України зареєстрованими учасниками торгів дві пропозиції конкурсних торгів, а саме, учасник №1 - товариство з обмеженою відповідальністю «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» (далі - Товариство) та учасник №5 - ТОВ «Нортон-Україна»;

позивач, беручи до уваги, що активна діюча речовина абакавіру сульфат захищена чинним патентом України №56231, надав дозвіл Товариству взяти участь у зазначеному тендері з лікарським засобом «ЗІАГЕН» і відповідно забезпечити потреби МОЗ України щодо препаратів із вмістом абакавіру 300 мг;

таким чином, ТОВ «Нортон-Україна» шляхом пропонування до продажу лікарського засобу із вмістом абака віру сульфату порушені права Компанії на активну діючу речовину абакавіру сульфат, захищену патентом України №56231 на винахід.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.11.2014 порушено провадження у справі.

Позивач 08.12.2014 подав суду клопотання про витребування у МОЗ України тендерної документації, що містить пропозицію ТОВ «Нортон-Україна» по лоту №1 (абакавіру сульфат, 300 мг), що була подана відповідачем під час проведення процедури конкурсних торгів на закупівлю товарів за державні кошти 21.20.1.Ліки (Антиретровірусні препарати - 20 лотів) за оголошенням №161354, опублікованим у Віснику державних закупівель від 03.09.2014 №77. Клопотання мотивоване тим, що: Компанія не володіє інформацією, який саме лікарський засіб із вмістом абакавіру сульфату запропоновано відповідачем під час державної закупівлі МОЗ України; факт того, що ТОВ «Нортон-Україна» пропонувало до продажу лікарський засіб, що порушує виключні майнові права Компанії на винахід, може бути підтверджено виключно тендерною документацією, що була подана ним до МОЗ України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.12.2014 залучено до участі у справі МОЗ України як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

МОЗ України 16.01.2015 подало суду документи, на підставі яких здійснювалась процедура відкритих торгів, на закупівлю товарів за державні кошти 21.20.1.Ліки (Антиретровірусні препарати - 20 лотів) за оголошенням №161354, опублікованим у Віснику державних закупівель від 03.09.2014 №77, - тендерну документацію, що містить пропозицію ТОВ «Нортон-Україна» по лоту №1 (абакавіру сульфат, 300 мг), подану відповідачем під час проведення процедури конкурсних торгів; та пояснення, в яких зазначило, що у зв'язку з тим, що торги на закупівлю товарів за державні кошти 21.20.1 Ліки (Антиретровірусні препарати - 20 лотів) за оголошенням №161354, опублікованим у «Віснику державних закупівель» від 03.09.2014 №77 визнані такими, що не відбулись, у МОЗ України відсутня документація щодо укладення або виконання договорів з ТОВ «Нортон-Україна» по вказаній процедурі торгів.

Представник позивача у судовому засіданні 19.01.2015 подав клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, на вирішення якої запропонував поставити таке питання: чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України №56231 на винахід, або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі «АБАКАВІРУ СУЛЬФАТ» (реєстраційне посвідчення №UA13855/01/01)? Проведення судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності запропонував доручити атестованим судовим експертам з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальній власності - Дорошенку Олександру Федоровичу або Петренку Сергію Анатолійовичу.

Представники відповідача та третьої особи у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

Проаналізувавши подане клопотання, господарський суд міста Києва вбачає за можливе задовольнити його, призначивши у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частинами першою - третьою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Частиною другою статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

У пункті 6.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Враховуючи необхідність з'ясування питання про те, чи використана відповідачем кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України №56231 на винахід, або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі «АБАКАВІРУ СУЛЬФАТ» (реєстраційне посвідчення №UA13855/01/01), яке потребує спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, витрати за проведення якої покласти на Компанію.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/25724/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 501).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України №56231 на винахід, або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі «АБАКАВІРУ СУЛЬФАТ», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 300 мг (реєстраційне посвідчення №UA/13855/01/01)?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/25724/14 надіслати судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 501).

5. Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України подати суду в строк до 01.02.2014 копію реєстраційного досьє на лікарський засіб «АБАКАВІРУ СУЛЬФАТ» (реєстраційне посвідчення №UA13855/01/01), яку, в свою чергу, суду надіслати судовому експертові.

6. Витрати за проведення судової експертизи покласти на Глаксо Груп Лімітед (Glaxo Group Limited; адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37/97). Зобов'язати Глаксо Груп Лімітед (Glaxo Group Limited) здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

7. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

8. Провадження у справі № 910/25724/14 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко