ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"14" січня 2015 р. Справа № 903/437/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси", м.Ківерці

до відповідачів:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак", м.Івано-Франківськ

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман", м.Львів

про припинення неправомірного використання знаку для товарів і послуг та відшкодування збитків

Головуюча суддя: Пахолюк В.А.

Судді: Костюк С.В.

Дем'як В.М.

з участю представників сторін:

від позивача: Собковський С.С. - адвокат, договір від 10.05.2014 р.;

від відповідачів: Дворський В.М. - заступник генерального директора з правових питань, дов. № 238-01 від 08.11.2012 р., дов. № 1483 від 12.01.2015 р.

Суть спору:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси", м.Ківерці, Волинської області звернувся до господарського суду з позовною заявою, уточненою відповідно до заяви від 17.06.2014 р., просить:

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 36497264, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8) використання будь-яким способом знака для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, в тому числі у формі поєднання всіх або деяких елементів знака, а саме: фону жовтого кольору; вертикально розміщеного овалу, виконаного червоною лінією; золотої візерункової стрічки; вигнутої краями до низу чотирикутної таблички; слова "ПОЛІССЯ" або його похідних, окремо або разом з іншими словесними елементами.

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕТЬМАН" (ідентифікаційний код юридичної особи - 31804036, м.Львів, вул. Волинська, 10-А) використання будь-яким способом знака для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, в тому числі у формі поєднання всіх або деяких елементів знака, а саме: фону жовтого кольору; вертикально розміщеного овалу, виконаного червоною лінією; золотої візерункової стрічки; вигнутої краями до низу чотирикутної таблички; слова "ПОЛІССЯ" або його похідних, окремо або разом з іншими словесними елементами.

- Вилучити з цивільного обороту товар з незаконно нанесеним знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013, в тому числі у формі поєднання всіх або деяких елементів знака, а саме: фону жовтого кольору; вертикально розміщеного овалу, виконаного червоною лінією; золотої візерункової стрічки; вигнутої краями до низу чотирикутної таблички; слова "ПОЛІССЯ" або його похідних, окремо або разом з іншими словесними елементами.

- Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛИЧИНА- ТАБАК" та Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕТЬМАН" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35184264, Волинська обл., Ківерцівський район, м. Ківерці, вул. Шевченка, 35) матеріальну шкоду в розмірі 1349,40 гривень.

В обгрунтування зазначених вимог зазначає, що згідно свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 179728 від 10.12.2013, виданого Державною службою інтелектуальної власності за заявкою №т201308156 від 08.05.2013р. надано правову охорону як знаку для товарів і послуг комбінованому позначенню, утвореному поєднанням графічних та словесних елементів: витягнутого по вертикалі чотирикутника жовтого кольору (фону); вертикально розміщеного овалу, виконаного червоною лінією; золотої візерункової стрічки всередині овалу; вигнутої краями до низу чотирикутної таблички; словесного елемента "НОВЕ ПОЛІССЯ", виконаного за допомогою старослов'янського шрифту; поєднання жовтого, золотого, червоного, білого і чорного кольорів (далі - Зареєстрований знак). Відповідно до свідоцтва № 179728 від 10.12.2013 право власності на Зареєстрований знак належить Синишину Володимиру Мироновичу.

Водночас, відповідачами, в порушення норм чинного законодавства України, без згоди власника зареєстрованого знака, тобто неправомірно використовується в господарській діяльності знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 179728, зокрема шляхом позначення продукції (горілок) етикетками "Етнос Полісся Оригінальна", "Етнос Полісся на березових бруньках", "Етнос Полісся медова з липою", "Етнос Полісся житня", які містять основні елементи зареєстрованого знака.

Згідно ч.1 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Відповідно до Ліцензійного договору № 11/12-01 від 11.12.2013 р., укладеного між Синишиним В.М. та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Міжрегіональні ресурси", останньому передано право на використання (виключну ліцензію) зареєстрованого знака при замовленні виробництва та продажу товарів, а саме: алкогольні напої (крім пива), що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; анісова горілка; аперитиви; бренді; вермути; вина; віскі; гідромель (медівка); настоянки гіркі; горілки; горілки ароматизовані; горілки вишневі; горілки з лимоном; горілки з перцем; горілки з хроном; горілки житні; горілки пшеничні; горілки сливові; горілки фруктові; джин (ялівцева горілка); коктейлі; коньяки; м'ятні горілки; наливки (алкогольні та слабоалкогольні напої); напої алкогольні перегінні; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки (алкогольні та слабоалкогольні напої); слабоалкогольні напої; спиртні напої, тобто товарів, які відносяться до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Відповідно до п.1.3 Договору позивач є ексклюзивним дистриб'ютором на території України продукції, позначеної Зареєстрованим знаком, зокрема горілки "Нове Полісся", "Вільна Класична" та правомірно використовує зареєстрований знак у своїй господарській діяльності.

Посилаючись на вимоги ч.ч.1-2 ст.20 Закону України "Про охорону на знак для товарів та послуг" згідно якого будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 цього Закону, в т.ч. вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до п.72 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р., якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з п.3 ч.2 ст.432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Як зазначає позивач, з боку Відповідачів продовжується використання Зареєстрованого знака для товарів і послуг, а саме виготовлення та реалізація продукції з нанесеним знаком для товарів та послуг за свідоцтвом № 179728 від 10.12.2013 р.

Згідно ч.1 ст.424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в т.ч. забороняти таке використання.

Відповідно до п.п.1,3,4 ч.2 ст.432 ЦК України суд, у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема: про застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності.

З матеріалів справи вбачається, що на території Волинської області відбувається реалізація горілок "Етнос Полісся Оригінальна", "Етнос Полісся на березових бруньках", "Етнос Полісся медова з липою", "Етнос Полісся житня", етикетки яких містять комбіновані позначення, що відрізняються від Зареєстрованого знака лише окремими елементами, і схожі з ним настільки, що їх можна сплутати, а отже вводять в оману споживачів щодо виробника продукції.

Відповідно до інформації, нанесеної на етикетки, замовником виробництва та дистриб'ютором горілок "Етнос Полісся Оригінальна", "Етнос Полісся на березових бруньках", "Етнос Полісся медова з липою", "Етнос Полісся житня" є Луцька філія Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 38713160, Волинська обл.., м.Луцьк, вул..Рівненська, 44), а виробником - Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕТЬМАН" (ідентифікаційний код юридичної особи - 31804036, м.Львів, вул..Волинська, 10-А).

На підтвердження факту використання відповідачами знака позивачем долучено до матеріалів справи копії касового чека від 15.04.2014 р. та від 29.04.2014 р., фотографії пляшки та етикетки горілки "Етнос Полісся Оригінальна", фотографії пляшок та етикеток горілок "Етнос Полісся на березових бруньках", "Етнос Полісся медова з липою", "Етнос Полісся житня", фотографії пляшки та етикетки горілки "Нове Полісся".

З доводів позивача, такі дії Відповідачів призвели до порушення прав власника зареєстрованого знака та Позивача, як особи, що придбала ліцензію на використання зареєстрованого знака. Натомість, незаконне використання зареєстрованого знака призводить до фактичного отримання доходу Відповідачами і, як наслідок - до завдання Позивачу матеріальних збитків у формі упущеної вигоди, яка визначена в сумі 1 349, 40 грн., що підтверджує податковою накладною № 1839 від 17.04.2014 р., складеною по факту поставки продукції ТзОВ "Галичина-Табак" ТзОВ "Агро-Р" на суму 394, 20 грн. горілки "Етнос Полісся Оригінальна" та горілки "Етнос Полісся особлива" на суму 955, 20 грн.

Відповідачем-1 - ТзОВ "Галичина-Табак" подано на адресу суду письмові заперечення за № 164-01 від 17.06.2014 р. (вх..№ 01-29/5906/14 від 18.06.2014 р.) в яких зазначає наступне:

- ТзОВ "Галичина-Табак" не погоджується з доводами та твердженнями позивача, викладеними у позовній заяві.

- ТзОВ "Галичина-Табак" не замовляло виробництво алкогольної продукції із виключним використанням позначення - знака для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 179728 "Нове Полісся";

- ТзОВ "Галичина-Табак" ніколи у своїй діяльності не здійснювало і не здійснює реалізацію алкогольної продукції із виключним використанням позначення - знака для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг "Нове Полісся" за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 179728;

- В матеріалах судової справи № 903/437/14 відсутні будь-які докази того, що ТОВ "Галичина-Табак" продовжує використовувати зареєстрований ЗТП при реалізації продукції за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 179728, а тому такі твердження позивача з цього приводу є необґрунтовані та безпідставні.

- Твердження ТОВ "ТД Міжрегіональні ресурси" про те, що воно легально на умовах дистрибуції здійснює виробництво горілки "Нове Полісся" "Вільна Класична" - не відповідає дійсності, оскільки позивач в установленому законом порядку не отримав відповідного затвердження рецептури саме на виробництво цієї горілки.

Відповідач зазначене підтверджує листом - відповіддю № 37-32-2-15/5201 від 17.04.2014 р. Міністерства аграрної політики та продовольства України про відсутність рецептури на виробництво горілки "Нове Полісся" "Вільна Класична".

Крім того, відповідач зазначає, що позивачем не надано суду жодних належних та допустимих доказів неправомірного використання ТОВ "Галичина-Табак" знака для товарів і послуг "Нове Полісся" за Свідоцтвом № 179728; доказів схожості етикеток серії "Етнос Полісся" із ЗТП за Свідоцтвом № 179728 настільки, що їх можна сплутати; доказів тотожності етикеток серії "Етнос Полісся" і ЗТП за Свідоцтвом № 179728 настільки, що їх можна сплутати. При цьому, позивач - ТОВ "Міжрегіональні ресурси" навмисно замовчує та не обґрунтовує питання відносно того, звідки, чому і на якій достатній правовій підставі при виробництві горілки "Нове Полісся" "Вільна Класична" - використовується шляхом додаткового нанесення окремих елементів природи, що мають ознаки схожості із тими елементами, що використовуються при виробництві горілки Етнос "Полісся" Оригінальна.

Тому, Державною службою інтелектуальної власності України від 18.11.2013 р. за № 33885/4 оформлено Висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи на ЗТП "Нова Поліська". Даний висновок набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака.

Таким чином, відповідач вважає, що позивач не має права маркувати свою продукцію шляхом додаткового нанесення окремих елементів природи, адже зображення етикетки "Нове Полісся" "Вільна Класична" не відповідає зображенню ЗТП "Нове Полісся" за свідоцтвом № 179728.

Відповідач-2 - ТзОВ "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" у письмових запереченнях на позовну заяву від 18.06.2014 р. (вх..№01-29/5905/14) не погоджується з позовними вимогами з аналогічних підстав, викладених ТзОВ "Галичина-Табак" у своїх письмових запереченнях від 17.06.2014 р. за № 164.01.

Згідно ухвали суду від 08.12.2014 р. розгляд справи відкладено на 22.12.2014 р. Витребувано у Відповідачів додаткові докази у справі: податкові накладні з податку на додану вартість.

Крім того, у Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківськ та Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Львові витребувано копії реєстрів податкових накладних разом з електронними податковими накладними, виписаними Відповідачами № 1 та № 2 у справі.

На виконання вимог ухвали суду від 08.12.2014 р. на адресу суду ДПІ у м. Івано-Франківськ надано в електронному вигляді інформацію за № 22049/10/09-15-15-127/6907 від 17.12.2014 р. (вхід. від 22.12.2014 р.) щодо реєстрів податкових накладних разом з електронними податковими накладними, отриманими ТОВ "Галичина - Табак" від ТОВ "НВП "Гетьман" за період з 08.05.2013 р. по 30.04.2014 р., зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Крім того, Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м.Львові на адресу суду надано інформацію за № 18509/770/10-010 від 19.12.2014 р. (вхід. від 23.12.2014 р.) та копії витягів з реєстрів податкових накладних разом з податковими накладними, виписаними ТзОВ "НВП "Гетьман" ТзОВ "Галичина - Табак" за період з 08.05.2013 р. по 30.04.2014 р. та внесених до Єдиного реєстру податкових накладних.

Відповідачем - 1: ТзОВ "Галичина - Табак" та Відповідачем - 2: ТзОВ "НВП "Гетьман" у поданих на адресу суду письмових поясненнях (вхід. від 24.12.2014 р.) та представник в судовому засіданні повідомив про неможливість виконання ухвали суду від 08.12.2014 р. у даній справі.

В обґрунтування зазначеного повідомляє про те, що в своїй господарській діяльності Відповідачі не використовують і ніколи не використовували знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179728, а тому такі податкові накладні в природі відсутні.

Звертає увагу суду, що позивач не надав жодного доказу - а саме: з використанням ЗТП за свідоцтвом України № 179728 та фіскального чека РРО як доказ того, що у вільному продажі на території Волинської області є реалізована Відповідачами горілка із використанням ЗТП за свідоцтвом України № 179728.

Відповідач - ТзОВ "Галичина - Табак" не замовляло виробництво алкогольної продукції із виключним використанням позначення - знака для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 179728 "Нове Полісся".

Відповідачем -1: ТзОВ "Галичина - Табак" подано на адресу суду клопотання (вхід. від 24.01.2014 р.) про долучення до матеріалів справи: Постанови Вищого господарського суду України від 28.10.2014 р. у справі № 903/429/14 та Висновку експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 12830/14-53 від 22.10.2014 р. Посилаючись на постанову ВГСУ у справі № 903/429/14 зазначає, що даною постановою встановлено, що використане відповідачами позначення при маркуванні горілки "Нове Полісся", "Вільна Класична" не є тотожними зареєстрованому знаку для товарів і послуг "Нове Полісся" за свідоцтвом України № 179728.

Крім того, звертає увагу суду, що відповідно до п.2.7 ліцензійного договору № 11/12-01 від 11.12.2013 р., укладеного між ліцензіаром Синишиним В.М. і ліцензіатом ТОВ "ТД Міжрегіональні ресурси" встановлено зобов'язання ТОВ "ТД Міжрегіональні ресурси" використовувати знак ліцензіара у тому вигляді, в якому він був зареєстрований, тобто виключно за свідоцтвом України № 179728.

Судом розглянуто дане клопотання, копії документів долучено до матеріалів справи.

Згідно ухвали суду від 24.12.2014 р. розгляд справи було відкладено на 14.01.2015 р. Позивача зобов'язано: надати суду процесуальні документи у справі № 826/17249/14, письмові пояснення щодо інформації податкових органів. Відповідачів зобов'язано: надати суду письмові пояснення щодо інформації податкових органів.

Відповідачем-1: ТзОВ «Галичина-Табак» на адресу суду подано клопотання № 08-01 (вх..від 14.01.2015 р.) про долучення до матеріалів справи копій додаткових доказів: Фіскального чека № 115337 від 08.12.2014р., згідно якого була придбана горілка «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична»; Додатку до ліцензії № 585 серії ПВ № 002851 на виробництво алкогольних напоїв, виданої ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари». В даному додатку не має і не зазначено дозволу на виробництво горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ вільна класична»; Постанови Окружного Адміністративного суду м.Києва від 12.08.2014 р., якою ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» відмовлено в задоволенні позову про визнання протиправним та скасування рішень Державної служби інтелектуальної власності України. В даній справі ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» намагалися скасувати свідоцтва України на знаки для товарів і послуг серії ЕТНОС ПОЛІССЯ; Ухвали Київського Апеляційного Адміністративного суду України від 20.11.2014р. у справі № 826/8261/14, якою апеляційну скаргу ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.08.2014р. залишено без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.08.2014 р. - без змін.

Відповідач-1 вважає, що дані докази мають пряме та безпосереднє відношення до даної справи, оскільки вказують на безпідставність вимог позивача, а тому їх слід долучити до матеріалів справи № 903/437/14.

Дане клопотання задоволено судом та долучено відповідні докази до матеріалів справи.

Крім того, Відповідачем -1: ТзОВ "Галичина - Табак" подано на адресу суду клопотання № 11-01 (вхід. від 14.01.2015 р.) про дослідження доказів позивача та забезпечення правильного розгляду справи № 903/437/14.

Обгрунтовуючи дане клопотання, зазначає, що впродовж розгляду справи судом не з'ясовано і не досліджено, яку горілку продає позивач ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси», де-юре: який знак для товарів і послуг зареєстровано для цієї горілки і може бути використано, де-факто: яку насправді етикетку використовує позивач ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» для маркування горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична», який знак для товарів і послуг ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» для маркування горілки має право використовувати, чи є дозвіл на виробництво горілки НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична» і хто такий дозвіл має і т.д.

Оскільки позивач в позовній заяві і в заяві про зміну предмету позову зазначає, що він здійснює реалізацію саме горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична», вказує на маркування горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична» зареєстрованим знаком, проте, не надав суду жодних доказів того, що маркування горілки етикеткою «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична» здійснюється у відповідності до зареєстрованого знака, то з метою встановлення об'єктивної істини та дійсних обставин у справі № 903/437/14, а також всебічного з'ясування підставності заявлених позовних вимог ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» про припинення неправомірного використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179728 та відшкодування збитків, просить дослідити докази шляхом постановлення наступних питань та отримання на них від позивача чітких відповідей:

- яке позначення зареєстровано за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 179728 від 10.12.2013р.?;

- чи використовується позначення знака для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 179728 від 10.12.2013р. для маркування алкогольної продукції у формі зареєстрованого знака?;

- чи можете надати готовий виріб горілки із виключним використанням знака для товарів і послуг «НОВЕ ПОЛІССЯ» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 179728 від 10.12.2013р.?;

- чи видане у встановленому законодавством порядку відповідне свідоцтво на знак для товарів і послуг - на позначення, яке використовується при маркуванні горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична»?;

- чи здійснюється маркування горілки етикеткою «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична» у формі зареєстрованого знака для товарів і послуг?;

- чи є розроблена та затверджена у встановленому законодавством порядку рецептура та технологічна інструкція на виробництво горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична»?;

- чи є дозвіл і в кого є дозвіл - Додаток до ліцензії на виробництво горілки «НОВЕ ПОЛІССЯ Вільна класична» на момент звернення Вами до господарського суду Волинської області?

Представник позивача вважає дане клопотання необґрунтованим та безпідставним з посиланням на вимоги ст.33 ГПК України, вважає за можливе з'ясування усіх обставин та поставлених питань при вирішенні судом спору по суті.

Судом розглянуто дане клопотання та задоволено частково з врахуванням приписів ст.ст.33, 34, 36 ГПК України з метою витребування у сторін відповідних доказів у справі.

Позивачем на адресу суду подано клопотання (вх..№ 01-81/1/15 від 14.01.2015 р.) про проведення судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до якого просить:

1. Призначити судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності.

2. Проведення експертизи доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79008, м. Львів. Соборна площа, 7).

3. Поставити перед експертами наступне питання:

- Чи є позначення, використане Відповідачами для маркування горілки «Етнос ПОЛІССЯ Оригінальна» схожими зі знаком за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013р. настільки, що їх можна сплутати?

4. Оплату вартості експертизи покласти на позивача.

5. На час проведення судової експертизи розгляд справи зупинити.

В обґрунтування клопотання позивач зазначає, що Відповідачами, в порушення норм чинного законодавства України, без його згоди, використовується у господарській діяльності комбіноване позначення «Етнос ПОЛІССЯ Оригінальна», яке схоже на знак для товарів та послуг, зареєстрований відповідно до свідоцтва № 179728 від 10.12.2013 р., настільки, що їх можна сплутати (надалі - Зареєстрований знак), через що вказані комбіновані позначення вводять в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

Згідно свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 179728 від 10.12.2013, виданого Державною службою інтелектуальної власності за заявкою №m201308156 від 08.05.2013, надано правову охорону як знаку для товарів і послуг комбінованому позначенню «НОВЕ ПОЛІССЯ». Право власності на Зареєстрований знак належить громадянину України Синишину Володимиру Мироновичу, який відповідно до Ліцензійного договору № 11/12-01 від 11.12.2013 передав Товариству з обмеженою відповідальністю «ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ» право на використання (виключну ліцензію) Зареєстрованого знака при замовленні виробництва та продажу товарів, а саме: алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; анісова горілка; аперитиви; бренді; вермути; вина; віскі; гідромель (медівка); настоянки гіркі; горілки; горілки ароматизовані; горілки вишневі; горілки з лимоном; горілки з перцем; горілки з хроном; горілки житні; горілки пшеничні; горілки сливові; горілки фруктові; джин (ялівцева горілка); коктейлі; коньяки; м'ятні горілки; наливки (алкогольні та слабоалкогольні напої); напої алкогольні перегінні; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки (алкогольні та слабоалкогольні напої); слабоалкогольні напої; спиртні напої, тобто товарів, які відносяться до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Відповідачі, в свою чергу, проводять господарську діяльність з виробництва та збуту горілки «Етнос ПОЛІССЯ Оригінальна», етикетка якої схожа на Зареєстрований знак.

Встановлення ступеня схожості Зареєстрованого знака з комбінованими позначеннями на етикетці «Етнос ПОЛІССЯ Оригінальна» має визначальне значення для встановлення факту його неправомірного використання Відповідачами, а отже, й для вирішення справи по суті.

Представник відповідачів заперечує проведення даної експертизи, посилаючись на те, що позивачем не надано доказів використання Відповідачем «Галичина Табак» позначення за свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 р.

Суд, розглянувши дане клопотання, приходить до висновку про задоволення його частково.

З метою об'єктивності вирішення даної справи та необхідності встановлення ступеня схожості Зареєстрованого знака для товарів та послуг «НОВЕ ПОЛІССЯ», виданого згідно свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 179728 від 10.12.2013 р. Державною службою інтелектуальної власності за заявкою №m201308156 від 08.05.2013р., з комбінованими позначеннями на етикетці «Етнос ПОЛІССЯ Оригінальна», що використовується Відповідачами-1 та 2 при виготовленні та реалізації спиртогорілчаної продукції, суд приходить до висновку про призначення судової експертизи, пов'язаної з захистом права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч.1 ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Отже, підставою для призначення судової експертизи є необхідність з'ясування обставин, які потребують спеціальних знань, тобто тих, що виходять за межі знань осіб, які беруть участь у справі та суду, який розглядає справу.

Дослідивши обставини у справі, з метою повного та об'єктивного встановлення даних, що входять до предмету доказування у справі, а саме, знак для товарів та послуг «НОВЕ ПОЛІССЯ» за свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013 р. (а.с.11,12 том.1) та позначення, використане відповідачами - Товариством з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак", м.Івано-Франківськ та Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман", м.Львів для маркування горілки «Етнос Полісся Оригінальна» (ст.21, 22 том 1) колегія суддів вважає за доцільне призначити у справі судову експертизу, пов'язану з захистом права інтелектуальної власності.

Позивачем у справі запропоновано проведення експертизи доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79008, м. Львів. Соборна площа, 7).

Водночас, з метою об'єктивності та неупередженості, суд приходить до висновку про необхідність доручити проведення такої експертизи Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності НАПрН України при Національній академії правових наук України, що знаходиться за адресою: Київ, вул. Казиміра Малевича, 11, корп.4.

На розгляд експерта поставити наступне питання:

- Чи є позначення, використане Відповідачами для маркування горілки «Етнос ПОЛІССЯ Оригінальна» схожими зі знаком за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013р. настільки, що їх можна сплутати?

Попередити судового експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Оплату за проведення судової експертизи до вирішення справи по суті покласти на позивача - ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси».

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про зупинення провадження у справі та направлення матеріалів справи до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України при Національній академії правових наук України, що знаходиться за адресою: Київ, вул. Казиміра Малевича, 11, корп.4.

Господарський суд, керуючись ст.41, п.1 ч.2 ст.79, ст.86 Господарського процесуального кодексу України,-

Ухвалив:

1.Провадження у справі зупинити.

2.Призначити судову експертизу, пов'язану із захистом права інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності НАПрН України при Національній академії правових наук України, що знаходиться за адресою: Київ, вул. Казиміра Малевича, 11, корп.4.

На розгляд експерта поставити наступне питання:

- Чи є позначення, використане Відповідачами - Товариством з обмеженою відповідальністю "Галичина-Табак", м.Івано-Франківськ та Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман", м.Львів для маркування горілки «Етнос ПОЛІССЯ Оригінальна» схожими зі знаком за Свідоцтвом України № 179728 від 10.12.2013р. настільки, що їх можна сплутати?

3. Попередити судового експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

4. Оплату за проведення судової експертизи до вирішення справи по суті покласти на позивача - ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» (Волинська обл., Ківерцівський район, м.Ківерці, вул. Шевченка, 35, ).

5. Копію ухвали до відома направити сторонам у справі, матеріали справи до виконання направити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності НАПрН України при Національній академії правових наук України, що знаходиться за адресою: Київ, вул. Казиміра Малевича, 11, корп.4.

Головуюча суддя Пахолюк В.А.

Судді Костюк С.В.

Дем'як В.М.