КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2015 р. Справа№ 910/1397/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Гарник Л.Л.

Доманської М.Л.

за участю секретаря Корінної А.О.

та представників:

від позивача - Нестеренко Ю.А. - дов. №20-13 від 17.12.2013р.,

від відповідача 1 - Бугай М.В. - дов. №mBank/DP-3854/01/2014 від 05.08.2014р.,

від відповідача 2 - Саламов О.В. - дов. №1-8/8564 від 21.11.2014р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) «Банк «Михайлівський»

на рішення

господарського суду м.Києва

від 16.10.2014р.

у справі №910/1397/14 (суддя Бондарчук В.В.)

за позовом ПАТ «Банк «Михайлівський»

до 1.Компанії «BRE Bank Spolka Akcujna»

2.Державної служби інтелектуальної власності України

про припинення дії міжнародної реєстрації знаків для

товарів і послуг,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 16.10.2014р. у справі №910/1397/14 у задоволенні позову ПАТ «Банк «Михайлівський» відмовлено.

Не погоджуючись з винесеним рішенням, ПАТ «Банк «Михайлівський» подало апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

У відзивах на апеляційну скаргу відповідачі просять відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2014р. апеляційна скарга була прийнята до провадження та призначено до розгляду на 08.12.2014р.

08.12.2014р. колегією суддів у судовому засіданні оголошувалась перерва до 24.12.2014р. на підставі ст. 77 ГПК України.

24.12.2014р. колегією суддів у судовому засіданні оголошувалась перерва до 25.12.2014р. на підставі ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.12.2014р. було продовжено строк апеляційного розгляду справи і розгляд відкладено на 15.01.2015р.

15.01.2015р. колегією суддів у судовому засіданні було оголошено перерву до 19.01.2015р. відповідно до ст.77 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача і відповідачів, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Як вбачається з матеріалів справи, міжнародна реєстрація №935637 від 08.06.2007р. на знак для товарів та послуг "mВank" діє на території України стосовно 09, 35, 36 класів для товарів та послуг за Міжнародною класифікації товарів і послуг (далі - МКТП); міжнародна реєстрація №888141 на знак для товарів та послуг "mВank" від 13.02.2006р. діє на території України стосовно 36 класу товарів та послуг "Services bancaires; services financiers par application des technologies teleinformatiques" за МКТП; міжнародна реєстрація №1003983 на знак для товарів та послуг "mKARTA" від 04.05.2009р. діє на території України стосовно 36 класу товарів та послуг "Banking services, banking services using tele information technologies. Services bancaires, services bancaires faisant appel aux technologies tГ©lГ©informatiques. Servicios bancarios, servicios bancarios mediante el uso de tecnologГde teleinformaciГіn." за МКТП.

Власником вказаних міжнародних реєстрацій є Компанія "BRE Bank Spolka Akcujna", що підтверджується витягами із Бази даних "Відомості щодо міжнародних реєстрацій знаків, які заявлено в Україні відповідно до Мадридської системи", що обслуговується Державним підприємством "Український інститут промислової власності" (копії в матеріалах справи).

Вбачається, що відповідач-1 змінив назву з Компанії "BRE Bank Spolka Akcujna" на Компанія "МBank Spolka Akcujna", що підтверджується копією виписки з державного судового реєстру Польщі (копія та переклад, том 4 а.с. 42-106).

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №935637, №888141, №1003983 не використовуються на території України щодо товарів і послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг з дати їх реєстрації та до моменту звернення до суду, тобто понад 3 (три) роки.

Згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989р., який набув чинності для України 01.06.2000р., з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Частиною 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Як вбачається з матеріалів справи, 24.09.2014р. відповідачем-1 було направлено запит до центру "Visa Europe" щодо надання інформації про користувачів карток "mBank" та їх використання на території України за період з 01.01.2010р. по 31.12.2013р.

Центр "Visa Europe" надав відповідачеві-1 виписку із вказаною інформацією, із якої вбачається, що користувачами карток позивача "mBank" було виконано сотні транзакцій на території України за допомогою таких карт.

Центр "MasterCard" надав інформацію відносно використання карток "mBank" на території України за період з 01.01.2010р. по 31.12.2013р. та повідомив, що у запитуваний період на території України було здійснено 58 651 готівкових та безготівкових операцій із використанням відповідних карток на загальну суму 14 064 544,00 EUR (а.с. 74-78 том 5).

Також до матеріалів справи представником відповідача-1 було надано копії фотознімків банківських карток, на яких нанесено знаки для товарів і послуг, що охороняються за міжнародними реєстраціями №935637, №888141, №1003983.

На підтвердження наявності у відповідача-1 серед клієнтів громадян України останнім було надано суду копії договорів про ведення рахунку в "mBank", укладених у період 2013-2014р.р. (копії наявні в матеріалах справи), за якими клієнтами виступають фізичні особи, місцем постійного проживання яких є територія України та яким передбачалася видача відповідних карток.

Таким чином, оскільки відповідачем-1 в документальній формі підтверджено факт наявності клієнтів банку, що зареєстровані на території України, яким надавалися послуги на ведення банківського рахунку та видавалися карти "mBank" на підтвердження ведення відкритого рахунку, а також документально підтверджено факт вчинення значної кількості транзакцій на території України із використанням карт "mBank", місцевий суд дійшов вірного висновку, що відповідачем-1 протягом 2013-2014 років використовувалися знаки для товарів і послуг що охороняються за міжнародними реєстраціями №935637, №888141, №1003983 відносно товарів і послуг 36 класу МКТП на території України під час надання банківських послуг власним клієнтам.

Пунктом 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

Враховуючи викладене, з огляду на той факт, що відповідач-1, як власник спірних міжнародних реєстрацій, використовував товарний знак "mBank" відносно товарів і послуг 36 класу МКТП протягом останніх трьох років на території України під час надання банківських послуг власним клієнтам, місцевий суд дійшов вірного висновку про відсутність підстав для застосування положень ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а тому позовні вимоги в частині дострокового припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг №935637, №888141, №1003983 на території України щодо товарів і послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг законно були визнані необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про зобов'язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів та послуг відносно припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг №935637, №888141, №1003983, то суд першої інстанції законно відмовив у їх задоволенні з огляду на те, що вказана вимога є похідною від вимоги позивача про дострокове припинення спірних міжнародних реєстрацій, яка була визнана місцевим судом необґрунтованою.

Форма Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, порядок його ведення, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за ініціативою власника свідоцтва визначає Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. №10, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.01.2002р. за № 64/6352.

Відповідно до вищезгаданого Положення, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не містить відомостей щодо міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг, а тому до нього не можуть бути внесені відомості про припинення дії спірних міжнародних реєстрацій.

25 грудня 2014 року у судовому засіданні позивачем було надано лист TOB «Віза Україна» (а.с. 181 том 5) в якому вказано, що у записах TOB «Віза Україна» Відповідач-1 відсутній серед банків, що можуть здійснювати діяльність з емісії та/або еквайрингу карток VISA на території України.

Відомості, що містяться в даному листі не спростовують фактів використання відповідачем-1 знаків на території України шляхом їх застосування під час надання послуг (здійснення банківських операції з використанням карток "mBank").

Відповідач-1 надав апеляційному суду листи VISA та MasterCard (а.с. 191-193 том 5), які підтверджують, що відповідач-1 має право випускати своїм клієнтам платіжні картки (кредитні та дебетові) з логотипом VISA та MasterCard, за допомогою яких можливо знімати готівкові кошти або розмістити платіжне доручення через торгово-сервісне підприємство або платіжного агента, прийнятного для торгово-сервісного підприємства.

Також дані листи VISA та MasterCard підтверджують, що клієнти відповідача-1 можуть користуватися платіжними картками, які випущені Відповідачем-1, по всьому світу, в тому числі на території України.

Тому суд першої інстанції законно і обґрунтовано відмовив ПАТ «Банк «Михайлівський» у задоволенні позовних вимог.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ПАТ «Банк «Михайлівський» залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 16.10.2014р. у справі №910/1397/14 - без змін.

Справу №910/1397/14 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді Л.Л. Гарник

М.Л. Доманська