У Х В А Л А

№ 910/26769/14 25.12.14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/26769/14

за позовом Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл), Штат Техас, округ Даллас, США,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

товариства з обмеженою відповідальністю «НІСА», с. Липівка Макарівського району Київської області, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Агро Ресурс Енергія», м. Бориспіль Київської області,

про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг частково недійсним,

за участю представників сторін:

позивача - Огневюка Я.В. (довіреність від 16.01.2014 №б/н);

відповідача-1 - Потоцького М.Ю. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8565);

відповідач-2 - не з'явився;

відповідача-3 - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон Мобіл, далі -Корпорація) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання свідоцтва України НОМЕР_1 частково недійсним відносно всіх товарів і послуг 04 та 37 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), для яких знак було зареєстровано;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Агро Ресурс Енергія» (далі - Торговий дім) використовувати торговельні марки Корпорації, що охороняються свідоцтвами України НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на знаки для товарів і послуг, а також позначення, схожі з ними до ступеня змішування, всіма способами, передбаченими частиною четвертою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в тому числі на вивісках, шляхом рекламування та при наданні послуг з продажу горючо-мастильних матеріалів, тощо.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.12.2014 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 25.12.2014.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.12.2014 заяву Корпорації про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково; вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони товариству з обмеженою відповідальністю «НІСА» (далі - ТОВ «НІСА») вчиняти дії щодо відчуження свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: відмовлятись повністю чи частково, відчужувати або іншим способом передавати третім особам повністю або частково майнові права; заборони Службі здійснювати державну реєстрацію, здійснювати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» та вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей, що стосуються знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, а саме відомостей щодо: повного або часткового передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та зміни особи власника свідоцтва України НОМЕР_1; відмови повністю або частково від свідоцтва України НОМЕР_1.

Корпорація та Служба 25.12.2014 подали суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі.

Представник позивача у судовому засіданні 25.12.2014 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі; представник Служби надав пояснення у справі.

Представники ТОВ «НІСА» та Торгового дому у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

Представник позивача 25.12.2014 подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої запропонував поставити такі питання: «чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2 та НОМЕР_3 «чи є товари і послуги 04 та 37 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1, такими самими або спорідненими з товарами і послугами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2 та НОМЕР_3 «чи може знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги?».

Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Корпорація запропонувала доручити атестованим судовим експертам з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальній власності, - ОСОБА_4 або ОСОБА_5

Представник Служби не заперечив проти призначення у справі судової експертизи.

Проаналізувавши подане клопотання, господарський суд міста Києва вбачає за можливе його задовольнити, призначивши у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Клопотання мотивовано тим, що:

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими Корпорацією знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

при реєстрації торговельної марки ТОВ «НІСА» за свідоцтвом України НОМЕР_1 для товарів і послуг 04 та 37 класів МКТП Служба не звернула уваги на те, що дане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до частин другої і третьої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

З огляду на наведене господарський суд міста Києва погоджується з ненобхідністю призначення в даній справі судової експертизи, для чого вважає за необхідне запропонувати учасникам судового процесу поставити питання, які, як вони вважають, слід зазначити для вирішення судового експерта, а також запропонувати експертну установу (смудового експерта), яким необхідно надіслати матеріали даної справи для проведення ексертизи.

Представники ТОВ «НІСА» та Торгового дому у судове засідання 25.12.2014 не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

Згідно з частиною першою статті 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в судове засідання представників сторін, неподання витребуваних доказів та необхідність витребування нових доказів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 26.01.2015 о 12 год. 20 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань № 12.

2. Зобов'язати:

2.1. Сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу;

2.2. Позивача:

- надати оригінали документів, копії яких додані до позовної заяви, для огляду в судовому засіданні;

2.3. Державну службу інтелектуальної власності:

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України;

2.4. Товариства з обмеженою відповідальністю «НІСА»:

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України;

- подати на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування оригінал та належним чином засвідчену копію статуту (положення) і довідки про рахунки, відкриті в банківських установах або органах Державного казначейства України;

- письмові пояснення щодо поданого позивачем клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- подати суду пропозиції щодо питань, які слід поставити на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та перелік експертних установ, яким слід доручити проведення відповідної судової експертизи;

2.5. Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Агро Ресурс Енергія»:

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України;

- подати на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування оригінал та належним чином засвідчену копію статуту (положення) і довідки про рахунки, відкриті в банківських установах або органах Державного казначейства України;

- письмові пояснення щодо поданого позивачем клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- подати суду пропозиції щодо питань, які слід поставити на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та перелік експертних установ, яким слід доручити проведення відповідної судової експертизи.

3. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

4. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

5. Звернути увагу сторін, що відповідно до статті 80 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду справи.

Суддя О. Марченко

26.01.2015 о 12:20