РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/12842/14 08.12.14

За позовом Приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Tesko Stores Limited" (Хартфордшир, Великобританія)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Едвайс Трейд Груп»

про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг

Головуючий суддя: Бондарчук В.В.

Судді: Марченко О.В.

Любченко М.О.

Представники:

від позивача: Тарасов І.М.

від відповідача-1: Потоцький М.Ю.

від відповідача-2: не з'явились

вільний слухач: ОСОБА_5

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Tesko Stores Limited" (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Села-Україна" (далі-відповідач-2) про дострокове припинення дії свідоцтва України №120285 на знак для товарів і послуг повністю та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України №120285 на знак для товарів і послуг повністю, опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач-2 протягом 3 років від дати публікації відомостей про державну реєстрацію свідоцтва не вчиняв жодних дій, що визнаються використанням знака за свідоцтвом України №120285.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2014 р. порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 21.07.2014 р. за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

10.07.2014 р. через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про збільшення позовних вимог, в якій просить суд достроково припинити дію свідоцтв України №120285 та №120287 на знак для товарів і послуг повністю, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтв України №120285 та №120287 на знак для товарів і послуг повністю та опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Суд визнав подану заяву такою, що відповідає вимогам ст. 22 ГПК України у зв'язку з чим прийняв її до розгляду.

У судовому засіданні 21.07.2014 р. представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та надав документи на виконання вимог суду, зокрема, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якого вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Села-Україна» 22.11.2012 р. змінило найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «Едвайс Трейд Груп».

Розгляд справи відкладався через нез'явлення повноважних представників відповідача-2 та неналежне виконання відповідачами-1,2 вимог суду.

28.07.2014 р. через загальний відділ діловодства представник відповідача-1 подав відзив на позов, в якому проти позову заперечив та пояснив, що заявлені позовні вимоги не підтверджені належними доказами у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2014 р. призначено колегіальний розгляд справи №910/12842/14 у складі трьох суддів.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 28.08.2014 р. визначено склад суду для розгляду справи №910/12842/14 - Бондарчук В.В. (головуючий суддя), судді: Марченко О.В. та Любченко М.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2014 р. справу №910/12842/14 прийнято до провадження колегією суддів у складі - Бондарчук В.В. (головуючий суддя), судді: Марченко О.В., Любченко М.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.10.2014 р. суд витребував у Державної міграційної служби України відомості про місце реєстрації ОСОБА_7 (керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Едвайс Трейд Груп»). Також колегія суддів продовжила строк вирішення спору на п'ятнадцять днів та відклала розгляд справи на 13.11.2014 р.

04.11.2014 р. від Державної міграційної служби України надійшла відповідь на запит Господарського суду міста Києва від 02.10.2014 р. за № 06-37.1/3249/14 стосовно ОСОБА_7, в якому служба повідомляє, що за обліком територіальних органів ДМС України значиться 37 осіб з персональними даними ОСОБА_7.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2014 р. суд зобов'язав Приватну компанію з обмеженою відповідальністю "Tesko Stores Limited" розмістити в газеті «Урядовий кур'єр» оголошення про розгляд справи №910/12842/14 за позовом Приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Tesko Stores Limited" до Державної служби інтелектуальної власності України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Едвайс Трейд Груп» про дострокове припинення дії свідоцтв України №120285, №120287 на знак для товарів і послуг, який призначено 08.12.2014 р. о 14 год. 15 хв. у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 7.

05.12.2014 р. через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання, в додатках до якого, на виконання вимог ухвали суду від 13.11.2014 р. долучив копію випуску газети «Урядовий кур'єр» від 02.12.2014 р. з публікацією повідомлення про розгляд даної справи.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, однак, враховуючи розміщене оголошення про розгляд даної справи у загальнодержавному друкованому засобі - газеті «Урядовий кур'єр» від 02.12.2014 р., суд вважає, що відповідач є повідомлений про судове засідання належним чином.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 08.12.2014 р. відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Едвайс Трейд Груп» є власником свідоцтва України № 120285 на знак для товарів і послуг «f&?», для товарів 3, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), на підставі заявки №m200816561 від 03.09.2008 р. та свідоцтва України № 120287 на знак для товарів і послуг «F&F» для товарів 3, 25 класів МКТП, на підставі заявки №m200816563 від 03.09.2008 р.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знаки для товарів і послуг «f&?» та «F&F» для товарів 3, 25 класів МКТП за свідоцтвами України № 120285 та № 120287 не використовуються в Україні, що дає підстави для їх дострокового припинення дії.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі, дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Тому дострокове припинення дії свідоцтв України № 120285 та № 120287 на знак для товарів та послуг «f&?» та «F&F» для товарів 3, 25 класів МКТП можливе за умови, якщо відповідачем-2 не буде доведено фактичну наявність на ринку України товарів щодо 3 та 25 класів за МКТП, маркованих торговими марками «f&?» та «F&F»; невикористання зареєстрованих торговельних марок менше визначеного законом трирічного строку щодо товарів 3 та 25 класів за МКТП; наявність поважних причин такого невикористання.

При цьому поважними причинами такого невикористання, можуть бути: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

З огляду на наведене, для правильного вирішення даного судового спору істотне значення мають фактичні обставини, пов'язані як з існуванням на ринку України товарів 3 та 25 класів МКТП, зазначених у свідоцтвах України № 120285 та № 120287, так і з використанням таких товарів «f&?» та «F&F» (безпосередньо або під його контролем).

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Згідно пункту 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв, до реєстру вносяться відомості, зокрема, щодо видачі ліцензій на використання знака.

Так, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 120285 станом на 18.03.2014 р. вбачається, що до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом.

Таким чином, відсутні будь-які відомості щодо використання торговельної марки за свідоцтвом України №120285 в Україні іншими особами під контролем відповідача-2.

Крім того, з матеріалів також вбачається, що позивачем направлявся запит до Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 України» про надання інформації, яка листом №0110/01 від 12.05.2014 р. надала відповідь про відсутність в реєстрі асоціації записів про суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Села Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Едвайс Трейд Груп» і записів про будь-які товарні позиції цього суб'єкта господарювання, що свідчить, зокрема про не присвоювання ідентифікаційного номеру GSI товарним позиціям за заявками Товариства з обмеженою відповідальністю «Села Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Едвайс Трейд Груп», в тому числі товарним позиціям «F&F», «F and F», «Еф енд ЕФ» у складі назви.

Також, Дочірнім підприємством "Моніторинг ЗМІ України" у листі № 24 від 08.05.2014 р. повідомлено, що згідно з даними проведеного моніторингу на телебаченні, радіо та у друкованих засобах масової інформації в період з 05.05.2011 р. по 08.05.2014 р., товари під торговельними марками «F&F», «f&?» та «F and F» не рекламувались (копія в матеріалах справи).

Разом з тим, з відповіді Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вбачається, що сертифікати відповідності на продукцію з назвою «F&F» та «F and F», виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Села Україна» (Товариства з обмеженою відповідальністю «Едвайс Трейд Груп») , в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано.

Отже, з урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що в Україні протягом останніх трьох років відповідачем-2 не використовувалися торговельні марки «f&?» та «F&F», за свідоцтвами України № 120285 та № 120287 для товарів 3, 25 класів МКТП, а також не здійснювались дії, які визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Пунктом 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Отже, відповідачем-2 не подано належних доказів на підтвердження факту використання торговельних марок «f&?» та «F&F», за свідоцтвами України № 120285 та № 120287 для товарів 3, 25 класів МКТП на території України протягом останніх трьох років, як і не надано відомостей щодо поважних причин їх невикористання.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно ч. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на той факт, що відповідач-2, як власник свідоцтв України № 120285 та № 120287 на знаки для товарів та послуг «f&?» та «F&F», не надав суду належних доказів використання таких знаків щодо товарів 3, 25 класів МКТП, обов'язок доведення якого лежить на останньому, суд приходить до висновку про невикористання відповідачем-2 знаків для товарів та послуг «f&?» та «F&F» за свідоцтвами України № 120285 та № 120287 на території України щодо товарів 3, 25 класів МКТП протягом трьох років до моменту подачі позову, а тому позовні вимоги позивача визнаються обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Також, суд відзначає, що відповідно до абзацу 2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» за змістом статті 49 ГПК, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Отже, судові витрати по сплаті судового збору та розміщення оголошення в газеті «Урядовий кур'єр» (квитанція № 241572323 від 26.11.2014 р. на суму 420,00 грн.) відповідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю «Едвайс Трейд Груп».

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовну заяву Приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Tesko Stores Limited" задовольнити.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України № 120285 на знак для товарів і послуг «f&?», щодо товарів 3, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

3. Достроково припинити дію свідоцтва України № 120287 на знак для товарів і послуг «F&F» щодо товарів 3, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України № 120285 на знак для товарів і послуг «f&?», щодо товарів 3, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

5. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України № 120287 на знак для товарів і послуг «F&F», щодо товарів 3, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Едвайс Трейд Груп» (83017, м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд. 27, ідентифікаційний код - 32704653) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Tesko Stores Limited" (Теско Хаус, Деламар Роуд, Чесхант Хартфордшир, Великобританія EN8 9SL, ідентифікаційний код - (00) 519500) 2 856 (дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп. - судового збору.

7. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 10.12.2014 р.

Головуючий суддя Бондарчук В.В.

Судді Марченко О.В.

Любченко М.О.