м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б, тел.
УХВАЛА

№ 910/26769/14 25.12.14

Господарський суд міста Києва у складі
судді Марченко О.В., при секретарі
судового засідання Грабовській А.С.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні

заяву Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон
Мобіл), Штат Техас, округ Даллас, США
(далі - Корпорація),

про вжиття заходів до забезпечення
позову

зі справи № 910/26769/14

за позовом Корпорації

до Державної служби інтелектуальної
власності України, м. Київ,

товариства з обмеженою
відповідальністю «НІСА», с. Липівка
Макарівського району Київської
області, та

товариства з обмеженою
відповідальністю «Торговий Дім «Агро
Ресурс Енергія», м.
Бориспіль Київської області,

про визнання свідоцтва України №129426 на
знак для товарів і послуг частково
недійсним,

за участю представників сторін:

позивача - Огнев'юка Я.В. (довіреність
від 16.01.2014 №б/н);

відповідача-1 - Потоцького М.Ю.
(довіреність від 21.11.2014 №1-8/8565);

відповідач-2 - не з'явився;

відповідача-3 - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Корпорація звернулася до
господарського суду міста Києва з
позовом про:

- визнання свідоцтва України №129426
частково недійсним відносно всіх
товарів і послуг 04 та 37 класів
Міжнародної класифікації товарів і
послуг для реєстрації знаків (далі -
МКТП), для яких знак було зареєстровано;

зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
(далі - Служба) внести зміни до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг стосовно
визнання недійсним свідоцтва України
№129426 та здійснити публікацію про це в
офіційному бюлетені «Промислова
власність»;

- заборону товариству з обмеженою
відповідальністю «Торговий Дім «Агро
Ресурс Енергія» (далі - Торговий дім)
використовувати торговельні марки
Корпорації, що охороняються
свідоцтвами України №1077 та №1160, а
також позначення схожі з ними до
ступеня змішування, всіма способами,
передбаченими пунктом 4 статті 16 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг», в тому числі на
вивісках, шляхом рекламування та при
наданні послуг з продажу
горючо-мастильних матеріалів, тощо.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 02.12.2014 порушено провадження у
справі; розгляд справи призначено на
25.12.2014.

04.12.2014 від Компанії надійшла заява про
вжиття заходів до забезпечення позову,
в якій позивач просить суд вжити заходи
до забезпечення позову шляхом:

- заборони товариству з обмеженою
відповідальністю «НІСА» (далі - ТОВ
«НІСА») вчиняти дії щодо відчуження
свідоцтва України №129426 на знак для
товарів і послуг «ПеГас», а саме:
відмовлятись повністю чи частково,
відчужувати або іншим способом
передавати третім особам повністю або
частково майнові права, видавати
дозволи (ліцензії) або укладати
ліцензійні чи інші договори щодо
використання знаків для товарів і
послуг стосовно всіх або частини
товарів;

- заборонити Службі здійснювати
державну реєстрацію, здійснювати
публікації в офіційному бюлетені
«Промислова власність» та вносити до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомостей,
що стосуються знака для товарів і
послуг «ПеГас» за свідоцтвом України
№129426, а саме відомостей щодо: повного
або часткового передання виключних
майнових прав інтелектуальної
власності та зміни особи власника
свідоцтва України №129426; відмови
повністю або частково від свідоцтва
України №129426.

Зазначену заяву мотивовано тим, що ТОВ
«НІСА» як власник оспорюваного
свідоцтва може передати будь-якій
особі право власності на знак повністю
або відносно частини зазначених у
свідоцтві України №129426 товарів і
послуг на підставі договору; невжиття
заходів до забезпечення позову
призведе до:

- необхідності залучення до участі у
справі осіб, прав та інтересів яких
стосується вирішення даного
господарського спору, що призведе до
затягування судового процесу;

- неможливості виконання рішення суду у
випадку задоволення позову у зв'язку з
тим, що на момент прийняття судового
рішення власником спірного свідоцтва
може бути зовсім інша особа чи інші
особи, що зробить неможливим
припинення порушення прав
інтелектуальної власності Корпорації.

У судовому засіданні 25.12.2014 представник
Корпорації підтримав доводи заяви про
забезпечення позову, просив її
задовольнити; представник Служби не
заперечував проти задоволення заяви.

Господарський суд міста Києва,
розглянувши заяву Корпорації, вважає
за необхідне задовольнити її частково.

Відповідно до статті 66 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України) господарський суд за
заявою сторони, прокурора чи його
заступника, який подав позов, або з
своєї ініціативи має право вжити
передбачених статтею 67 цього Кодексу
заходів до забезпечення позову.
Забезпечення позову допускається в
будь-якій стадії провадження у справі,
якщо невжиття таких заходів може
утруднити чи зробити неможливим
виконання рішення господарського суду.

Згідно з частиною першою статті 67 ГПК
України позов забезпечується, зокрема,
забороною відповідачеві вчиняти певні
дії та забороною іншим особам вчиняти
дії, що стосуються предмета спору.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого
господарського суду України від 26.12.2011
№ 16 «Про деякі питання практики
застосування заходів до забезпечення
позову» зазначено, що у вирішенні
питання про забезпечення позову
господарський суд має здійснити оцінку
обґрунтованості доводів заявника щодо
необхідності вжиття відповідних
заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і
адекватності вимог заявника щодо
забезпечення позову;

забезпечення збалансованості
інтересів сторін, а також інших
учасників судового процесу;

наявності зв'язку між конкретним
заходом до забезпечення позову і
предметом позовної вимоги, зокрема, чи
спроможний такий захід забезпечити
фактичне виконання судового рішення в
разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або
невиконання рішення господарського
суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв'язку із
вжиттям таких заходів прав та
охоронюваних законом інтересів осіб,
що не є учасниками даного судового
процесу.

Відповідно до пункту 7 статті 16 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" власник свідоцтва
може передавати будь-якій особі право
власності на знак повністю або
відносно частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг, на підставі
договору.

Отже, передача ТОВ «НІСА» прав на знак
для товарів і послуг за свідоцтвом
України №129426 призведе до необхідності
залучення до участі у справі осіб, прав
і інтересів яких стосується вирішення
цього спору; неможливості виконання
рішення суду у випадку задоволення
позову в зв'язку із наявністю нових
власників торгової марки; а також може
зумовити необхідність звернення
позивача з іншими позовами для захисту
його порушених прав. Вказане свідчить
про те, що невжиття заходів
забезпечення може у майбутньому
утруднити чи зробити неможливим
виконання рішення суду.

Факт передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності, які є
чинними після їх державної реєстрації,
відповідно до частини другої статті 1114
Цивільного кодексу України підлягає
державній реєстрації.

Пунктом 2.2. Положення про Державний
реєстр свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки
України від 10.01.2002 № 10, передбачено, що
реєстр містить, зокрема, відомості про
ім'я або повне найменування та адресу
власника (власників) свідоцтва. У
процесі ведення реєстру згідно з
пунктом 2.3 Положення до нього вносяться
в тому числі відомості про зміни,
пов'язані зі зміною особи власника
(власників) свідоцтва.

Відповідно до пункту 1 статті 18 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» власник свідоцтва в
будь-який час може відмовитися від
нього повністю або частково на
підставі заяви, поданої до
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
інтелектуальної власності. Зазначена
відмова набирає чинності від дати
публікації відомостей про це в
офіційному бюлетені Установи; статтею
22 Закону встановлено, що ніхто інший,
крім колишнього власника свідоцтва, не
має права на повторну реєстрацію знака
протягом трьох років після припинення
дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3
статті 18 цього Закону.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що
вжиття заходів забезпечення позову
шляхом заборони Службі здійснювати
державну реєстрацію, здійснювати
публікації в офіційному бюлетені
«Промислова власність» та вносити до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомостей,
що стосуються знака для товарів і
послуг «ПеГас» за свідоцтвом України
№129426, а саме відомостей щодо: повного
або часткового передання виключних
майнових прав інтелектуальної
власності та зміни особи власника
свідоцтва України №129426; відмови
повністю або частково від свідоцтва
України №129426, є пов'язаними з предметом
спору у справі № 910/26769/14 та спроможні
забезпечити фактичне виконання
судового рішення у разі задоволення
позову.

Разом з тим, вимоги заяви стосовно
заборони ТОВ «НІСА» видавати дозволи
(ліцензії) або укладати ліцензійні
договори чи інші договори щодо
використання знаків для товарів і
послуг стосовно всіх або частини
товарів не підлягають задоволенню,
оскільки відповідні дії не можуть
зашкодити виконанню рішення суду,
проте фактично є втручанням у
господарську діяльність названого
відповідача.

Відповідно до статті 115 ГПК України
рішення, ухвали, постанови
господарського суду, що набрали
законної сили, є обов'язковими на всій
території України і виконуються у
порядку, встановленому Законом України
"Про виконавче провадження".

Керуючись статтями 66, 67 і 86 ГПК України,
господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву Exxon Mobil Corporation (корпорація Екссон
Мобіл) про вжиття заходів до
забезпечення позову у справі №910/26769/14
задовольнити частково.

2. Вжити заходи до забезпечення позову
шляхом:

- заборони товариству з обмеженою
відповідальністю «НІСА» (юридична
адреса: 08014, Київська область,
Макарівський район, с. Липівка, вул.
Коцюбинського, 2; фактична адреса: 08000,
Київська область, смт Макарів, вул.
Ірунзе, 20 Б; ідентифікаційний код 32101913)
здійснювати дії щодо відчуження
свідоцтва України №129426 на знак для
товарів і послуг «ПеГас», а саме:
відмовлятись повністю чи частково,
відчужувати або іншим способом
передавати третім особам повністю або
частково майнові права на торговельну
марку «ПеГас»;

- заборони Державній службі
інтелектуальної власності України (03035,
м. Київ, вул. Урицького, буд. 45;
ідентифікаційний код 37552556) здійснювати
державну реєстрацію, здійснювати
публікації в офіційному бюлетені
«Промислова власність» та вносити до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості,
що стосуються знака для товарів і
послуг «ПеГас» за свідоцтвом України
№129426 на знак для товарів і послуг, а
саме відомостей щодо: повного або
часткового передання виключних
майнових прав інтелектуальної
власності та зміни особи власника
свідоцтва України №129426; відмови
повністю або частково від свідоцтва
України №129426.

3. У вжитті інших заходів до
забезпечення позову відмовити.

4. Боржниками за даною ухвалою є:

Державна служба інтелектуальної
власності України (03035, м. Київ, вул.
Урицького, буд. 45; ідентифікаційний код
37552556);

товариство з обмеженою
відповідальністю «НІСА» (юридична
адреса: 08014, Київська область,
Макарівський район, с. Липівка, вул.
Коцюбинського, 2; фактична адреса: 08000,
Київська область, смт Макарів, вул.
Ірунзе, 20 Б; ідентифікаційний код 32101913).

5. Стягувачем за даною ухвалою є: Exxon Mobil
Corporation (корпорація Екссон Мобіл) (Штат
Нью-Йорк-Джерсі 5959 Лас Колінас
Булевард, Ірвінг, Техас 75039-2298, США;
адреса для листування:
патентно-юридична агенція «Дубинський
і Ошарова»; 01033, м. Київ, вул. Жилянська,
37).

6. Дана ухвала підлягає обов'язковому
виконанню на всій території України з
моменту її винесення, а саме з 25.12.2014.

7. Строк пред'явлення даної ухвали до
виконання складає один рік з моменту її
винесення, тобто до 25.12.2015.

Ухвалу може бути оскаржено у
встановленому законодавством України
порядку.

Суддя
О.
Марченко