УХВАЛА

Справа № 910/9529/13 07.04.14
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Тесла Україна"

До 1. ТЕСЛА Холдінг a.c.

2. Державної служби інтелектуальної власності України

Про дострокове припинення дії на території України міжнародних реєстрацій

знаків

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники:

від позивача Картушин Д.М. - представник (дов. № б/н від 24.04.2012 р.)

від відповідача 1 Гришко С.Ю. - представник (дов. № б/н від 19.12.2013 р.)

Бугай М.В. - представник (дов. № б/н від 19.12.2013 р.)

від відповідача 2 Запорожець Л.Г. - представник (дов. № 2-8/3907 від 23.05.2013 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тесла Україна" звернулолось до Господарського суду міста Києва з позовом до ТЕСЛА Холдінг а.с. (TESLA Holding a.s.) та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення на території України міжнародних реєстрацій знаків №№ 504569 та 504571 в частині таких товарів 9 класу МКТП, як: пасивні компоненти, зокрема, резистори, термістори, потенціометри, конденсатори; роз'єми та інші поєднувальні прилади; малопотужні трансформатори; катушки та інші індуктори; вимикачі; захисні елементи; активні компоненти; прилади та деталі з п'єзоелектричної кераміки; магнітні та електромагнітні компоненти.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 року (далі - Мадридська угода) "з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей З та 3 ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо".

Згідно з абзацу 1 п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": "Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково".

Спираючись на наведені норми, Позивач стверджує, що Відповідач 1 не вчиняв жодних дій з використання належних йому знаків за оспорюваними міжнародними реєстраціями стосовно товарів 9 класу МКТП, понад три роки після їх реєстрації, в зв'язку з чим їх дія має бути достроково припинена.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, Відповідач 1 - ТЕСЛА Холдінг а.с. (TESLA Holding a.s.) є нерезидентом, який не має свого офіційного представництва на території України. Місцезнаходження Відповідача 1 наступне: Подебрадська 56/186, 180 66 Прага, 9, Глоубьєтин, Чехія (Podebradska 56/186, 180 66 Praha, Hloubetin (CZ)).

Порядок вручення судових та позасудових документів на території Чеської Республіки регулюється Договором між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 28.05.2001 р. (Дата набуття чинності:18.11.2002р.).

Відповідно до статті 3 даного Договору, Органи юстиції Договірних Сторін взаємно надаватимуть правову допомогу в цивільних справах відповідно до умов цього Договору.

З питань надання правової допомоги відповідно до цього Договору органи юстиції Договірних Сторін здійснюють зносини через свої центральні органи.

Центральні органи можуть домовитися стосовно того, що органи юстиції Договірних Сторін зноситимуться між собою безпосередньо.

Згідно частини 2 статті 4 Договору, Прохання про надання правової допомоги та додані документи складаються мовою запитуючої Договірної Сторони і супроводжуються офіційним перекладом мовою запитуваної Договірної Сторони, оформленим відповідно до законодавства запитуючої Договірної Сторони.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.05.2013 р. порушено провадження у справі № 910/9529/13, та призначено розгляд справи на 25.11.2013 р.

Також, ухвалою суду зобов'язано позивача надати суду три примірники нотаріально засвідченого перекладу чеською мовою ухвали від 23.05.2013 р. про порушення провадження у справі № 910/9529/13 та прохання про вручення документів із підтвердженням про вручення документів у трьох примірниках з метою направлення копії ухвали господарського суду міста Києва від 23.05.2013 р. про порушення провадження у справі № 910/9529/13 для вручення відповідачу 1 в порядку, передбаченому ст.ст. 3 та 4 Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 28.05.2001 р., а саме через органи юстиції Договірних сторін.

16.07.2013 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва позивач надав додаткові документи на виконання вимог ухвали суду від 23.05.2013 р. про порушення провадження у справі № 910/9529/13.

Позивачем, зокрема, надано належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на чеську мову копії ухвали господарського суду міста Києва 23.05.2013 р. про порушення провадження у справі № 910/9529/13 у трьох примірниках та прохання про вручення документів із підтвердженням про вручення документів у трьох примірниках.

Відповідно до ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі у разі звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи наведене, у зв'язку із направленням господарським судом міста Києва судового доручення про вручення відповідачу 1 судових документів в порядку передбаченому Договором між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 28.05.2001 р., судом відповідно до ст. 79 ГПК України зупинено провадження у справі №910/9529/13, про що винесено відповідну ухвалу від 16.07.2013р.

Станом на 25.11.2013р. судом не одержано підтвердження вручення відповідачу 1 судових документів в порядку передбаченому Договором між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 28.05.2001 р., проте, з урахуванням попередньо визначеної дати судового засідання та спливу достатнього строку з дати направлення судових документів для вручення відповідачу 1, суд вирішив за необхідне поновити провадження у справі №910/9529/13.

Ухвалою від 25.11.2013 р. провадження у справі № 910/9529/13 поновлено, розгляд справи призначено на 25.11.2013 р. о 10 год. 00 хв.

У судове засідання 25.11.2013 р. представник відповідача 1 не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав.

За таких обставин, у зв'язку з нез'явленням у судове засідання представника відповідача 1, невиконанням вимог ухвали суду, суд, відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи, про що виніс відповідну ухвалу від 25.11.2013р.

Також, ухвалою суду зобов'язано позивача надати суду чотири примірники нотаріально засвідченого перекладу чеською мовою ухвали від 25.11.2013 р. у справі № 910/9529/13 та прохання про вручення документів із підтвердженням про вручення документів у трьох примірниках з метою направлення копії ухвали господарського суду міста Києва від 25.11.2013 р. у справі № 910/9529/13 для вручення відповідачу 1 в порядку, передбаченому ст.ст. 3 та 4 Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 28.05.2001 р., а саме через органи юстиції Договірних сторін.

29.11.2013 р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач надав додаткові документи на виконання вимог ухвали суду від 25.11.2013р. у справі № 910/9529/13.

Позивачем, зокрема, надано належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на чеську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва 25.11.2013р. у справі № 910/9529/13 у чотирьох примірниках та прохання про вручення документів із підтвердженням про вручення документів у трьох примірниках.

Відповідно до ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі у разі звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи наведене, у зв'язку із направленням Господарським судом міста Києва судового доручення про вручення відповідачу 1 судових документів в порядку передбаченому Договором між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 28.05.2001 р. судом відповідно до ст. 79 ГПК України зупинено провадження у справі №910/9529/13, про що винесено відповідну ухвалу від 02.12.2013р.

Станом на 23.12.2013р. судом не одержано підтвердження вручення відповідачу 1 судових документів в порядку передбаченому Договором між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 28.05.2001 р., проте, з урахуванням попередньо визначеної дати судового засідання та спливу достатнього строку з дати направлення судових документів для вручення відповідачу 1, суд вирішив за необхідне поновити провадження у справі №910/9529/13.

Ухвалою від 23.12.2013 р. провадження у справі № 910/9529/13 поновлено, розгляд справи призначено на 23.12.2013 р. о 10 год. 00 хв.

У судове засіданні 23.12.2013р. з'явились повноважні представники відповідач 1, проте, вимоги ухвали суду від 23.05.2013р. про порушення провадження у справі не виконали.

У судовому засіданні 23.12.2013р. представниками відповідача 1 подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Дане клопотання відповідач 1 обґрунтовує тим, що він був повідомлений та надав довіреність представникам на захист своїх інтересів у справі лише 19 грудня 2013 року, менше ніж за тиждень до слухання. Враховуючи це, у представників Відповідача не було можливості ознайомитися з матеріалами справи та належним чином підготувати відзив на позовну заяву.

При цьому, відповідач 1 посилається на статтю 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року, згідно пункту b) якої зазначено, що в кожному з випадків вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту.

Враховуючи зазначене, керуючись статтею 15 Конвенції, та нормами ГПК України, відповідач 1 просить суд відкласти розгляд справи №910/9529/13 на 1 календарний місяць.

Крім цього, у судовому засіданні 23.12.2013 р. представниками сторін подно суду клопотання про продовження строків розгляду справи відповідно до ст. 69 ГПК України.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів, то суд задовольнив зазначене клопотання.

Також, розглянувши клопотання представника відповідача 1 про відкладення розгляду справи, суд задовольнив останнє.

За таких обставин, у зв'язку із задоволенням клопотання відповідача 1 про відкладення розгляду справи, невиконанням вимог ухвали суду, суд, відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 20.01.2014 р., про що виніс відповідну ухвалу.

20.01.2014р. відділом діловодства суду від представника відповідача 1 одержано відзив на позовну заяву, згідно якого, відповідач 1 просить суд відмовити у задоволенні позову у повному обсязі, з підстав викладених у відзиві.

Розпорядженням Заступника голови Господарського суду міста Києва від 20.01.2014 р. справу №910/9529/13 за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Тесла Україна" до ТЕСЛА Холдінг а.с. (TESLA Holding a.s.) та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення на території України міжнародних реєстрацій знаків передано на розгляд судді Блажівській О.Є.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.01.2014 р. справу № 910/9529/13 прийнято до провадження суддею Блажівською О.Є., розгляд справи призначено на 03.02.2014 р.

Розпорядженням Заступника голови Господарського суду міста Києва від 27.01.2014 р. справу №910/9529/13 за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Тесла Україна" до ТЕСЛА Холдінг а.с. (TESLA Holding a.s.) та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення на території України міжнародних реєстрацій знаків передано на розгляд судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.01.2014 р. справу № 910/9529/13 прийнято до провадження суддею Картавцева Ю.В., розгляд справи призначено на 03.02.2014 р.

У судовому засіданні 03.02.2014р. оголошено перерву до 17.02.2014р.

14.02.2014р. відділом діловодства суду від представника відповідача 1 одержано перелік запитань, які слід поставити на розгляд судової експертизи, а також, пропозиції щодо експертної установи, у випадку призначення судової експертизи.

17.02.2014. відділом діловодства суду від представника відповідача 2 одержано клопотання, згідно якого, відповідач 2, у разі призначення судової експертизи по справі, просить поставити на вирішення експертизи запропоноване ним запитання.

У судовому засіданні 17.02.2014р. оголошено перерву до 21.02.2014р.

Судове засідання 21.02.2014р. не відбулось, у зв'язку із чим, керуючись статтею 86 ГПК України, суд ухвалив призначити розгляд справи на 07.03.2014 р., про що виніс відповідну ухвалу.

06.03.2014 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 1 Пояснення щодо використання міжнародних реєстрацій знаків №№ 504569 та 504571, відповідно до яких останній вказує на використання зазначених знаків в Україні та надає відповідні докази на підтвердження своїх доводів, викладених у Поясненнях.

У судовому засіданні 07.03.2014 р. представник відповідача 2 подав суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого останній вважає, що відповідачем 1 не надано доказів використання знаків за спірними свідоцтвами саме щодо товарів 9 класу, в межах якого позивач просить припинити дію спірних свідоцтв, а також не зазначено поважних причин невикористання вказаних знаків.

Також у даному судовому засіданні представник позивача подав суду Пояснення на відзив компанії Тесла Холдінг а.с., відповідно до яких останній наполягає на задоволенні позовних вимог.

У судовому засіданні 07.03.2014 р. оголошено перерву до 19.03.2014 р.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 19.03.2014 р. справу №910/9529/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Тесла Україна" до ТЕСЛА Холдінг а.с. (TESLA Holding a.s.) та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення на території України міжнародних реєстрацій знаків передано на розгляд судді Капцовій Т.П.

Ухвалою суду від 19.03.2014 р. справу № 910/9529/13 прийнято до провадження суддею Капцовою Т.П., розгляд справи призначено на 07.04.2014 р.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 21.03.2014 р. справу №910/9529/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Тесла Україна" до ТЕСЛА Холдінг а.с. (TESLA Holding a.s.) та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення на території України міжнародних реєстрацій знаків передано на розгляд судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалою суду від 21.03.2014 р. справу № 910/9529/13 прийнято до провадження суддею Картавцевою Ю.В., розгляд справи призначено на 07.04.2014 р.

У судовому засіданні 07.04.2014 р., заслухавши доводи та заперечення учасників судового процесу, суд дійшов таких висновків.

Так, факт використання відповідачем 1 протягом 3-х років до дати подання позовної заяви у даній справі знаку для товарів і послуг «TESLA» за міжнародною реєстрацією № 504569 та знаку для товарів і послуг «TESLA» за міжнародною реєстрацією № 504571 в Україні стосовно зазначених позивачем у позовній заяві деяких товарів 9-го класу МКТП (пасивні компоненти, зокрема, резистори, термістори, потенціометри, конденсатори; роз'єми та інші поєднувальні прилади; малопотужні трансформатори; катушки та інші індуктори; вимикачі; захисні елементи; активні компоненти; прилади та деталі з п'єзоелектричної кераміки; магнітні та електромагнітні компоненти) входить до предмету доказування у даній справі.

Відповідач 1, обґрунтовує використання спірних знаків для товарів і послуг стосовно вказаних позивачем товарів 9 класу МКТП наданими примірниками деякої продукції, а також відповідними документами (митні декларації, інвойси, каталоги продукції «TESLA» тощо) стосовно високовольтних кабелів запалювання; запобіжників; котушок запалювання; автомобільних ламп; резисторів; перетворювачів електричної енергії змінного струму; перетворювачів електричної енергії постійного струму.

За таких обставин, з метою повного та всебічного розгляду спору у даній справі, необхідним є встановити факт використання в Україні відповідачем 1 знаків для товарів і послуг «TESLA» за міжнародними реєстраціями №№ 504569 та 504571 саме стосовно пасивних компонентів, зокрема, резисторів, термісторів, потенціометрів, конденсаторів; роз'ємів та інших поєднувальних приладів; малопотужних трансформаторів; катушок та інших індукторів; вимикачів; захисних елементів; активних компонентів; приладів та деталей з п'єзоелектричної кераміки; магнітних та електромагнітних компонентів.

Водночас суд не може перебрати на себе не притаманну йому функцію судового експерта та встановити на власний розсуд зазначені вище обставини щодо наявності чи відсутності факту використання в Україні спірних знаків за міжнародними реєстраціями стосовно товарів, якими відповідач 1 обґрунтовує даний факт, що, в свою чергу повинні відповідати тим зареєстрованим позиціям 9-го класу МКТП, які перелічені позивачем.

Відповідно до частини 1 статті 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, з метою повного та всебічного розгляду даного спору, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи.

Судом з урахуванням приписів ст. 41 ГПК України усім учасникам процесу було надано можливість запропонувати суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, а також викласти свої пропозиції щодо особи та/або установи, якій має бути доручено проведення судової експертизи. Такі пропозиції були надані суду відповідачем 1 та відповідачем 2. При цьому статочне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом, відповідно до ст. 41 ГПК України.

При формулюванні питань судовому експертові судом враховано рекомендації Вищого господарського суду України стосовно орієнтовного переліку питань, викладених у Посібнику для суддів і слідчих «Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань» (п. 2.5.), що є додатком до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 10.07.2006 р. N 01-8/1516 «Про посібник для суддів і слідчих «Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань».

За змістом ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи має бути доручено державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

За таких обставин суд призначає у справі № 910/9529/13 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (03680, м. Київ, вул. Урицького 45, к. 808).

За таких обставин, керуючись ст. ст. 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/9529/13 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (03680, м. Київ, вул. Урицького 45, к. 808).

2. На вирішення атестованого судового експерта поставити наступні питання:

1. Чи є наведення позначення «TESLA» в тексті документів, друкованій продукції, на товарах і їх упаковці, копії та зображення яких містяться в матеріалах справи № 910/9529/13, що датовані не пізніше, ніж три роки від 21.05.2013 р. - дати подання позовної заяви, використанням знака за міжнародною реєстрацією № 504569 щодо таких, наведених ній товарів 9 класу МКТП, як: пасивні компоненти зокрема резистори, термістори, потенціометри, конденсатори; роз'єми та інші поєднувальні прилади; малопотужні трансформатори; катушки та інші індуктори; вимикачі; захисні елементи; активні компоненти; прилади та деталі з п'єзоелектричної кераміки; магнітні та електромагнітні компоненти?

2. Чи є наведення позначення «TESLA» в тексті документів, друкованій продукції, на товарах і їх упаковці, копії та зображення яких містяться в матеріалах справи № 910/9529/13, що датовані не пізніше, ніж три роки від 21.05.2013 р. - дати подання позовної заяви, використанням знака за міжнародною реєстрацією № 504571 щодо таких, наведених ній товарів 9 класу МКТП, як: пасивні компоненти зокрема резистори, термістори, потенціометри, конденсатори; роз'єми та інші поєднувальні прилади; малопотужні трансформатори; катушки та інші індуктори; вимикачі; захисні елементи; активні компоненти; прилади та деталі з п'єзоелектричної кераміки; магнітні та електромагнітні компоненти?

3. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Тесла Україна». Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Тесла Україна» здійснити попередню оплату експертизи, відповідно до виставленого рахунку. У випадку нездійснення попередньої оплати експертизи Товариством з обмеженою відповідальністю «Тесла Україна», дану оплату може бути здійснено відповідачами.

5. Ухвалу та матеріали справи № 910/9529/13 направити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (03680, м. Київ, вул. Урицького 45, к. 808).

6. Зобов'язати сторони надавати матеріали, необхідні для проведення експертизи.

7. Зобов'язати експерта згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України направити сторонам у справі копію висновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

Суддя Ю.В. Картавцева