ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

23.12.14р. Справа № 904/8367/14

За позовом Товариства з обмежною
відповідальністю "Еліона", м.
Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Трейдмаркет 2004", м.
Дніпропетровськ

про припинення дій, що порушують право
інтелектуальної власності

та за зустрічним позовом

Товариства з обмеженою
відповідальністю "Трейдмаркет 2004", м.
Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Еліона", м.
Дніпропетровськ

про визнання права попереднього
користувача на торговельну марку

Суддя Петрова В.І.

Представники:

від позивача (відповідач за зустрічним
позовом): Угрин В.М, дов. від 16.02.14р.

від відповідача (позивач за зустрічним
позовом): Слєпенко Л.П., дов. від 20.02.14р.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Еліона" звернулось
до господарського суду
Дніпропетровської області з позовною
заявою до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Трейдмаркет 2004" та, з
урахуванням заяви про уточнення
позовної заяви, просив суд припинити
дії, що порушують права та охоронювані
Законом інтереси позивача шляхом
примусового демонтажу вивіски
"НАГОРНЫЙ", з Торгівельного центру, що
знаходиться за адресою: м.
Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8-А, входи
до якого з вулиці Чернишевського та з
вулиці Писаржевського, та вивіски
"НАГОРНЫЙ РЫНОК", з Торгівельного
центру, що знаходиться за адресою: м.
Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8-А,
головний вхід якого з вулиці
Писаржевського.

Позовні вимоги обгрунтовує тим, що
відповідач всупереч вимогам Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" використовує з
комерційною метою знаки для товарів і
послуг "НАГОРНЫЙ" та "НАГОРНЫЙ РЫНОК",
без дозволу власника зазначених
торгівельних марок, чим порушує права
та охоронювані Законом інтереси ТОВ
"Еліона".

Представник позивача в судовому
засіданні позовні вимоги підтримав у
повному обсязі.

Представник відповідача в судовому
засіданні позовні вимоги заперечив з
підстав, викладених у зустрічній
позовній заяві.

В процесі розгляду справи Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Трейдмаркет 2004" подало зустрічну
позовну заяву до Товариства з
обмеженою відповідальністю "Еліона",
про визнання за ТОВ "Трейдмаркет 2004"
права попереднього користувача знаків
для товарів і послуг "НАГОРНЫЙ" та
"НАГОРНЫЙ РЫНОК".

Ухвалою суду від 14.11.2014р. дану
зустрічну позовну заяву прийнято до
спільного розгляду з первісним
позовом.

Позовні вимоги за зустрічним позовом
мотивовані тим, що відповідно до ст. 500
Цивільного кодексу України особа, яка
до дати подання заявки на торговельну
марку або, якщо було заявлено
пріоритет, до дати пріоритету заявки в
інтересах своєї діяльності
добросовісно використала торговельну
марку в Україні або здійснила значну і
серйозну підготовку для такого
використання, має право на безоплатне
продовження такого використання або
використання, яке передбачалося
зазначеною підготовкою (право
попереднього користувача).

Представник ТОВ "Трейдмаркет 2004" в
судовому засіданні позовні вимоги за
зустрічним позовом підтримав у повному
обсязі

Представник ТОВ "Еліона" в судовому
засіданні позовні вимоги за зустрічним
позовом заперечив у повному обсязі,
посилаючись на те, що право
попереднього користувача у ТОВ
"Трейдмаркет 2004" не виникло, так як ТОВ
"Трейдмаркет 2004" не перше підприємство,
що використало зазначені торгівельні
марки, а згідно ч.2 ст.500 Цивільного
кодексу України право попереднього
користувача може передаватися або
переходити до іншої особи тільки разом
із підприємством чи діловою практикою.
Надані документи стосовно
виготовлення вивіски та реклама
торгівельної марки не можуть вважатися
значною та серйозною підготовкою в
сенсі ст. 500 Цивільного кодексу України.
До того ж, ТОВ "Еліона" зазначає, що
недопустимо використовувати
зареєстрований ним знак на товари та
послуги "НАГОРНЫЙ" і "НАГОРНЫЙ РЫНОК",
оскільки цей знак використовується
товариством за призначенням і надання
ТОВ "Трейдмаркет 2004" права попереднього
користувача знаків на товари і послуги
"НАГОРНЫЙ" і "НАГОРНЫЙ РЫНОК" створить
істотні перешкоди для нормальної
реалізації майнових прав
інтелектуальної власності ТОВ "Еліона".

У судовому засіданні оголошувались
перерви згідно ст. 77 Господарського
процесуального кодексу України.

23.12.2014 року по даній справі оголошено
вступну та резолютивну частини рішення
відповідно до ст. 85 Господарського
процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи,
заслухавши представників сторін,
господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.08.2004 року між Товариством з обмеженою
відповідальністю "Омега" та
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Трейдмаркет 2004" було
укладено договір купівлі-продажу
будівель та споруд, посвідчений
приватним нотаріусом
Дніпропетровського міського
нотаріального округу Шрамко О.Ю., за
яким ТОВ "Трейдмаркет 2004" придбало
нерухоме майно: будівлі та споруди
Нагірного ринку.

В період 2013-2014 років вищевказані
будівлі та споруди було
реконструйовано та на їх місці зведено
торгівельні комплекси під назвами:
"НАГОРНЫЙ" та "НАГОРНЫЙ РЫНОК".

У 2014 році ТОВ "Трейдмаркет 2004" подало
відповідні заявки на реєстрацію
торгових марок "НАГОРНЫЙ" та "НАГОРНЫЙ
РЫНОК" до Державного підприємства
"Український інститут промислової
власності".

Заявки на реєстрацію торгових марок
"НАГОРНЫЙ" та "НАГОРНЫЙ РЫНОК".
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Еліона" подало до
Державного підприємства "Український
інститут промислової власності" у 2013
році.

У 2014 році ТОВ "Еліона" стало власником
зареєстрованого знаку для товарів і
послуг "НАГОРНЫЙ", що підтверджується
Свідоцтвом № 188481, від 10.07.2014 року, та
зареєстрованого знаку для товарів і
послуг "НАГОРНЫЙ РЫНОК", що
підтверджується Свідоцтвом № 190936, від
10.09.2014 року. Також право власності
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Еліона" на знаки для
товарів і послуг "НАГОРНЫЙ" та "НАГОРНЫЙ
РЫНОК" підтверджуються відповідними
записами в Єдиній базі даних
Державного підприємства "Український
інститут промислової власності" (ДП
УІПВ), "Зареєстровані в Україні знаки
для товарів і послуг".

Після отримання відповідних свідоцтв
на право власності на торгові марки
"НАГОРНЫЙ" та "НАГОРНЫЙ РЫНОК", ТОВ
"Еліона" листами від 25.07.2014 року №16,
30.07.2014 року №23, 11.08.2014 року №11, 03.09.2014
року №14 звернулось до ТОВ "Трейдмаркет
2004" з вимогою припинити порушення прав
ТОВ "Еліона" та демонтувати вивіски
торгівельних центрів, укласти з
власником знаків ліцензійну угоду чи
придбати знаки для товарів і послуг
"НАГОРНЫЙ" та "НАГОРНЫЙ РЫНОК".

У жовтні 2014р. ТОВ "Еліона" звернулось до
суду з вимогою про припинення
використання ТОВ "Трейдмаркет 2004" знака
на товари та послуги "НАГОРНЫЙ" та
"НАГОРНЫЙ РЫНОК", оскільки останнім
порушуються його виключні права
інтелектуальної власності на
зареєстровані знаки.

ТОВ "Трейдмаркет 2004" звернулось до суду
із зустрічною вимогою - просив визнати
його право попереднього користувача
знаків для товарів та послуг "НАГОРНЫЙ"
та "НАГОРНЫЙ РЫНОК".

У зустрічному позові ТОВ "Трейдмаркет
2004" аргументувало свою позицію
посиланням на статтю 500 Цивільного
кодексу України, яка регламентує, що
будь-яка особа, яка до дати подання
заявки на торговельну марку або, якщо
було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету заявки в інтересах своєї
діяльності добросовісно використала
торговельну марку в Україні або
здійснила значну і серйозну підготовку
для такого використання, має право на
безоплатне продовження такого
використання або використання, яке
передбачалося зазначеною підготовкою
(право попереднього користувача).

Також заявник в зустрічному позові
вказує на ч. 6 ст. 16 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", де вказується, що виключне
право власника свідоцтва забороняти
іншим особам використовувати без його
згоди зареєстрований знак не
поширюється на здійснення будь-якого
права, що виникло до дати подання
заявки або, якщо було заявлено
пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Проаналізувавши надані сторонами
докази та норми чинного законодавства,
що регламентують вказані
правовідносини, заслухавши пояснення
представників, суд приходить до
висновку про задоволення позовних
вимог позивача по первісному позову
виходячи з наступного:

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" (далі - Закон) свідоцтво надає
його власнику виключне право
забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів
і послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак
можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно ч.6 ст.16 Закону виключне право
власника свідоцтва забороняти іншим
особам використовувати без його згоди
зареєстрований знак не поширюється на:

здійснення будь-якого права, що виникло
до дати подання заявки або, якщо було
заявлено пріоритет, до дати пріоритету
заявки;

використання знака для товару,
введеного під цим знаком в цивільний
оборот власником свідоцтва чи за його
згодою, за умови, що власник свідоцтва
не має вагомих підстав забороняти таке
використання у зв'язку з подальшим
продажем товару, зокрема у разі зміни
або погіршення стану товару після
введення його в цивільний оборот;

некомерційне використання знака; усі
форми повідомлення новин і коментарів
новин; добросовісне застосування ними
своїх імен чи адрес.

Відповідно до ч.8 ст. 16 Закону власник
свідоцтва має право дати будь-якій
особі дозвіл (видати ліцензію) на
використання знака на підставі
ліцензійного договору.

Отже набуття права інтелектуальної
власності на підставах, не
передбачених законом або договором, не
допускається.

За ч.2 ст.424 Цивільного кодексу України
законом можуть бути встановлені
винятки та обмеження в майнових правах
інтелектуальної власності за умови, що
такі обмеження та винятки не створюють
істотних перешкод для нормальної
реалізації майнових прав
інтелектуальної власності та
здійснення законних інтересів
суб'єктів цих прав.

Згідно ст. 500 Цивільного кодексу
України будь-яка особа, яка до дати
подання заявки на торговельну марку
або, якщо було заявлено пріоритет, до
дати пріоритету заявки в інтересах
своєї діяльності добросовісно
використала торговельну марку в
Україні або здійснила значну і
серйозну підготовку для такого
використання, має право на безоплатне
продовження такого використання або
використання, яке передбачалося
зазначеною підготовкою (право
попереднього користувача).

Як вбачається із зазначених норм, для
того, щоб здійснювати використання
тієї чи іншої торгівельної марки в
правових рамках необхідна наявність
або доброї волі власника такої марки,
який може на підставі відповідного
документу (ліцензії та ліцензійного
договору), створити юридичні наслідки
для легітимного її використання, або
наявність відповідного права, що
виникло в добросовісного користувача,
до того, як власник зареєстрував
торгівельну марку.

На вимогу власника свідоцтва таке
порушення повинно бути припинено, а
порушник зобов'язаний відшкодувати
власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Як вбачається із матеріалів справи, ТОВ
"Еліона" є власником торгівельного
центру і використовує свої права на
зареєстровані ним знаки у своїй
господарській діяльності.

Суд вважає, що використання
відповідачем зареєстрованих позивачем
знаків "НАГОРНЫЙ" та "НАГОРНЫЙ РЫНОК"
створює перешкоди для нормальної
реалізації майнових прав
інтелектуальної власності ТОВ "Еліона".

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст.49, 82-85 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Первісний позов задовольнити.

Припинити дії, що порушують права та
охоронювані Законом інтереси
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Еліона" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1,
, р/р7927 в ПАТ КБ
"Приватбанк", МФО 305299) шляхом
примусового демонтажу вивіски
"НАГОРНЫЙ", з Торгівельного центру, що
знаходиться за адресою: м.
Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8-А, входи
до якого з вулиці Чернишевського та з
вулиці Писаржевського, та вивіски
"НАГОРНЫЙ РЫНОК", з Торгівельного
центру, що знаходиться за адресою: м.
Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8-А,
головний вхід якого з вулиці
Писаржевського.

Стягнути з Товариства з обмеженою
відповідальністю "Трейдмаркет 2004" (49000,
м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8-А,
, р/р1405 в
ІнтерКредитБанк, МФО 307424) на користь
Товариства з обмежною
відповідальністю "Еліона" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1,
, р/р7927 в ПАТ КБ
"Приватбанк", МФО 305299) 1 218,00грн. (одна
тисяча двісті вісімнадцять) судового
збору.

У зустрічному позові відмовити.

Накази видати після набрання судовим
рішенням законної сили.

Повне рішення складено 25.12.2014р.

Суддя В.І. Петрова