ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.12.14р. Справа № 904/8821/14

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Біо-продукт ЛТД",

м. Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД",
м. Дніпропетровськ

про зобов'язання припинити
використання знака для товарів і
послуг

Суддя ЗАГИНАЙКО Т.В.

Представники:

від позивача:Коваленко С.О.-
представник, дов. від 15.09.2014р. №09/КО-14;

від відповідача: Перепьолкіна
Г.П.-представник, дов. від 04.03.2014р. №04/03-14

СУТЬ
СПОРУ:

Згідно із статтею 77 Господарського
процесуального кодексу України у
судовому засіданні було оголошено
перерву до 22.12.2014р., 24.12.2014р. на 11 год. 00
хв. та 24.12.2014р. до 15 год. 00 хв.

Позивач звернувся до господарського
суду Дніпропетровської області з
позовом до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД"
про припинення порушення майнових
прав інтелектуальної власності на
зареєстрований товарний знак, в якому
просить зобов'язати відповідача
припинити використання шляхом: -
нанесення його на будь-який товар, для
якого знак зареєстровано, упаковку, в
якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним етикетку, нашивку, бирку
чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення); -
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано та застосування
його в діловій документації чи в
рекламі та мережі Інтернет, знака для
товарів і послуг "ЕТИЛ" за свідоцтвом
України №89915 від 10.04.2008р.

Відповідач у запереченнях (вх.№77664/14
від 09.12.2014р.) проти позовної заяви про
припинення порушення майнових прав
інтелектуальної власності на
зареєстрований товарний знак просить
відмовити повністю позивачу в позові
посилаючись на те, що: - права
позивача жодним чином не порушуються
відповідачем; - лікарський засіб, що
виробляється відповідачем має власну
назву "ЕТІЛ" та зареєстрований в
установленому законом порядку; -
зовнішнє зображення етикетки
продукції жодним чином не містить
зареєстрований позивачем знак для
товарів та послуг, візуально є
настільки відмінним, що сплутати їх
неможливо; - на етикетці продукції
чітко зазначено виробника та
ідентифікуючу особисту інформацію про
лікарський засіб та виробника, що є
доступною споживачеві, що унеможливлює
сплутування товарів.

Позивач у заяві (вх.№77607/14 від 09.12.2014р.)
підтверджує, що в провадженні
господарського суду або іншого органу,
який в межах своєї компетенції вирішує
господарський спір, немає будь-якої
справи зі спору між позивачем та
відповідачем, про той же предмет із тих
же підстав, а також немає рішення цих
органів з такого спору.

Позивач у клопотанні (вх.№77600/14 від
09.12.2014р.) про призначення судової
експертизи просить призначити по
даній справі судову експертизу, надає
перелік питань, а також просить
доручити проведення експертизи
атестованим судовим експертам
Науково-дослідного центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності Міністерства юстиції
України.

Також судовому засіданні
представником позивача було заявлено
усне клопотання про залучення до
участі у розгляді справи у якості
третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на стороні позивача -
Комунальний заклад "Дніпропетровська
обласна клінічна лікарня імені
Мечнікова".

В подальшому позивач у додаткових
поясненнях (вх.№80573/14 від 19.12.2014р.)
зазначає, що факти встановленні в
рішенні Господарського суду м.Києва
від 16.09.2014р. по справі №910/256/14 , не мають
доказуватися знову при розгляді справи
№904/8821/14 порушеної Господарським судом
Дніпропетровської області, а саме: 1)
лікарському засобу "ЕТИЛ, розчин для
зовнішнього застосування 96 %" за
стандартом EAN-13 присвоєно наступний
цифровий еквівалент штрихового коду:
013, де 482 - префікс національної
організації GS1 (код України), 0118 - код
виробника (ТОВ "ВКФ"Біо-Фарма ЛТД"), 02001-
код товару (лікарський засіб "ЕТИЛ,
розчин для зовнішнього застосування
96 %"), 3- контрольна цифра (пунктом 5
Положення про штрихове кодування
товарів, затвердженого наказом
Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України за
№255 від 20.08.2002р. встановлено, що
обов'язковому маркуванню штриховими
кодами GS1 підлягають алкогольні напої
та тютюнові вироби, примірники
аудівізуальних творів та фонограм,
лікарські засоби та інші товари,
маркування яких штриховими кодами
передбачено законодавством України);
2) ТОВ "ВФК "Біо-Фарма ЛТД" здійснювало
продаж лікарського засобу "ЕТИЛ, розчин
для зовнішнього застосування 96 %"
відповідно до договору поставки від
04.06.2008р. №01; 3) серія зазначена на
етикетці лікарського засобу "ЕТИЛ,
розчин для зовнішнього застосування 96
%" (№010612) відповідає даті виготовлення
цього засобу (1 червня 2012р.).

Відповідач у клопотанні (вх.№80593/14 від
19.12.2014р.) про витребування доказів
просить витребувати від Міністерства
охорони здоров'я України та
Департаменту фармацевтичної
діяльності Державного експертного
центру Міністерства охорони здоров'я
України інформацію: - Чи було
зареєстровано лікарський засіб "ЕТИЛ"
або "ЕТІЛ" за будь-ким в період з 2004р. по
2014р.?; - Чи зареєструвало ТОВ
"Біо-Продукт ЛТД" будь-який лікарський
засіб з назвою "ЕТИЛ" або "ЕТІЛ", чи з
похідними назвами в період з 2004р. по
2014р.?.

Також відповідач у клопотанні
(вх.№80591/14 від 19.12.2014р.) про витребування
доказів просить витребувати від
позивача докази використання
зареєстрованого знаку за Свідоцтвом
України від 10.04.2008р. №89915 для товарів та
послу 5 класі.

В подальшому відповідач у доповненнях
на заперечення (вх.№80595/14
від 19.12.2014р.) проти позовної заяви
просить відмовити повністю позивачу в
позові посилаючись на те, що: -
позивачем не доведено факт
застосування відповідачем знаку для
товарів та послуг в мережі Інтернет; -
позивачем також не доведено і цей факт
застосування відповідачем знаку для
товарі і послуг, як і сам факт
рекламування своєї продукції;
- лікарський засіб, що виробляється
відповідачем має власну назву "ЕТІЛ" та
зареєстрований в установленому
законом порядку; - зовнішнє зображення
етикетки продукції жодним чином не
містить зареєстрований позивачем
знак для товарів та послуг, візуально є
настільки відмінним, що сплутати їх не
можливо; - на етикетці продукції чітко
зазначено виробника та
ідентифікуючу особисту інформацію
про лікарський засіб та виробника, що є
доступної споживачеві, що унеможливлює
сплутування товарів; - слово "ЕТІЛ"
створене відповідачем та асоціюється
виключно з його продукцією.

Відповідач у клопотанні (вх.№80762/14 від
22.12.2014р.) просить відкласти розгляд
справи або зупинити розгляд справи на
час необхідний для надання доказів.

Відповідач у клопотанні (вх.№8177514 від
24.12.2014р.) про призначення експертизи
зазначає, що не заперечує проти
призначення експертизи та доручення
її проведення експертам Науково -
дослідного центру судової експертизи
з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України (01133,
м.Київ, бул. Лесі Українки, буд.26, оф.501), а
також пропонує на дослідження
експерту поставити ряд питань.

У зв'язку з необхідністю отримання
роз'яснень, що потребують спеціальних
знань, суд вважає за необхідне з метою
об'єктивного розгляду даного спору, в
порядку статті 41
Господарського процесуального кодексу
України задовольнити клопотання
позивача та призначити у справі судову
експертизу, проведення якої доручити
Науково - дослідному центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності Міністерства юстиції
України (01133, м.Київ, бул. Лесі Українки,
буд.26, оф.501)

У зв'язку з призначенням у справі
судової експертизи провадження у
справі підлягає зупиненню на підставі
пункту 1 частини 2 статті 79
Господарського процесуального кодексу
України.

На підставі викладеного, керуючись
статтею 41, пунктом 1 частини 2 статті 79,
статтею 86 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Призначити у справі судову експертизу,
проведення якої доручити Науково -
дослідному центру судової експертизи
з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України (01133,
м.Київ, бул. Лесі Українки, буд.26, оф.501).

На розгляд експерту поставити наступні
питання:

1. До яких товарів відповідно до
Міжнародної класифікації товарів та
послуг відноситься лікарський засіб
"ЕТІЛ" (реєстраційне посвідчення
№UA/7684/01/01), що виробляється Товариством
з обмеженою відповідальністю
"Виробнича фармацевтична компанія
"Біо-фарма ЛТД"?;

2. Чи є позначення "AETHYL" та / або "ЕТІЛ",
нанесене на етикетку та ковпачок
скляного флакону з лікарським засобом
(реєстраційне посвідчення №UA/7684/01/01)
тотожним або схожим настільки, що його
можна сплутати із зареєстрованим
знаком для товарів і послуг за
свідоцтвом України №89915?;

3.Чи є слово/назва ЕТИЛ новоствореним
чи вживаним Товариством з обмеженою
відповідальністю "Біо-продукт ЛТД" та
чи було воно раніше у використанні та
обігу до 02.10.2006р.?

4. Чи використовується Товариством з
обмеженою відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД"
при маркуванні лікарського засобу
"ЕТІЛ" (на етикетці, ковпачку (малюнок 1,2;
Т.1, а.с. 184)) зображення комбінованого
знаку для товарів та послуг внесеного
до Свідоцтва України від 10.04.2008р. №89915
та реєстру (малюнок 3; т.1, а.с.184)?.

Попередити сторони щодо обов'язковості
надання необхідних експерту
документів для надання відповіді на
поставлені питання.

Зобов'язати позивача - Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Біо-продукт ЛТД", м. Дніпропетровськ
здійснити попередню оплату вартості
експертного дослідження на підставі
відповідної вимоги. Питання про
розподіл витрат на проведення судової
експертизи буде вирішено під час
прийняття рішення у справі відповідно
до вимог статті 49 Господарського
процесуального кодексу України.

Попередити особу (чи осіб), які
безпосередньо проводитимуть судову
експертизу про відповідальність,
передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального
кодексу України за дачу завідомо
неправильного висновку або відмову без
поважних причин від виконання
покладених на них обов'язків.

Провадження у справі - зупинити.

СУДДЯ Т.В. ЗАГИНАЙКО