м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел.
УХВАЛА

№ 910/22997/14 24.11.14

Господарський суд міста Києва у складі
судді Марченко О.В.,

при секретарі судового засідання
Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому
засіданні

справу № 910/22997/14

за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю з іноземними
інвестиціями «Роквул Україна», м. Київ,

до товариства з обмеженою
відповідальністю «Обіо», м. Київ,

про захист виключних майнових прав
інтелектуальної власності на знак для
товарів і послуг та стягнення 19 192 грн.
збитків,

за участю представників:

від позивача - Ганзієнко Д.С.
(довіреність від 20.08.2014 №б/н);

від відповідача - Полякової О.М.
(довіреність від 07.11.2014 №15),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю з іноземними
інвестиціями «Роквул Україна» (далі -
ТОВ «Роквул Україна») звернувся до
господарського суду міста Києва з
позовом про:

- зобов'язання товариства з обмеженою
відповідальністю «Обіо» (далі - ТОВ
«Обіо») припинити використання
позначення «MAMELLA MAT» в своїй
господарській діяльності, в тому числі,
але не виключно на упаковці, етикетках
теплоізоляційних матеріалів;

- вилучення з цивільного обороту
товарів - теплоізоляційних матеріалів
з зображеним на упаковці та/або на
етикетці позначення «MAMELLA MAT», в тому
числі, але не виключно товарів партій
від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від
23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707;

- зобов'язання ТОВ «Обіо» знищити
упаковку теплоізоляційних матеріалів,
на яких зображено позначення «MAMELLA MAT»,
в тому числі, але не виключно упаковки
товарів партій від 28.04.2014 №14954, від
19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014
№15707;

- зобов'язання ТОВ «Обіо» знищити
етикетки теплоізоляційних матеріалів,
на яких зображено позначення «MAMELLA MAT»,
в тому числі, але не виключно упаковки
товарів партій від 28.04.2014 №14954, від
19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014
№15707;

- стягнення з ТОВ «Обіо» завданих
збитків у сумі 19 192 грн.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 23.10.2014 порушено провадження у
справі.

ТОВ «Обіо» 10.11.2014 подало суду відзив на
позов, в якому зазначило таке:
продукція виробництва ТОВ «Обіо»
позначається на упаковках в будь-якій
супутній документації, з обов'язковою
вказівкою на знак для товарів і послуг -
«IZOVAT», який зареєстрований належним
чином відповідно до законодавства
України (свідоцтво України №117220); ТОВ
«Обіо» та ТОВ «Роквул Україна»
здійснюють продаж теплоізоляційної
продукції з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, за різницею,
що відповідач є виробником в Україні, а
позивач - забезпечує продаж вже
виробленої готової продукції на ринках
України; позивач в позовній заяві
посилається на правову охорону в
Україні знака для товарів і послуг
«ЛАМЕЛЛА» за міжнародною реєстрацією
№ 1054435, зареєстрованого для товарів 17 і
19 класів Міжнародної класифікації
товарів і послуг для реєстрації знаків
(далі - МКТП); відповідно до доданих до
позовної заяви документів правова
охорона в Україні здійснюється тільки
відповідно до 19 класу МКТП; за класом 17
МКТП, до якого й належать ізоляційні
матеріали, в Україні відсутня правова
охорона; в Україні є окремо діючий
Національний стандарт ДСТУ Б В.2.7.-169:2008,
який безпосередньо поширюється на
вироби теплоізоляційні з мінеральної
вати ламельні; застосування поняття
«ламела» відповідачем на власній
продукції не є використанням знака для
товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА», а є
застосуванням базисних понять ДСТУ Б
В.2.7.-169:2008, тобто назви
теплоізоляційного виробу з
мінеральної вати; крім того, ТОВ «Обіо»
не може не застосувати саме таку назву
на продукції власного виробництва,
тобто застосування такої назви є
обов'язковою і обумовленою чинним в
Україні ДСТУ, оскільки саме за ДСТУ
здійснюється і сертифікація товару,
без якої неможлива його реалізація за
вимогами якості; поняття «ламела» є
загальновживаним, оскільки є назвою
товару - теплоізоляційного виробу з
мінеральної вати, застосовується для
певного виду товарів, в Україні
використовується у ДСТУ з 2008 року,
тобто вже тривалий час є номенклатурою
товару; щодо нарахованої суми завданих
збитків, то вона є необґрунтованою та
безпідставною.

Позивач 10.11.2014 подав суду клопотання, в
якому просить витребувати у:

ТОВ «Обіо» інформацію щодо: кількості
одиниць товару (плити теплоізоляційні
з мінеральної вати на синтетичному
зв'язуючому) з зображенням позначення
«LAMELLA MAT», які були виготовлені
відповідачем в період з 02.07.2014 і станом
на дату постановлення ухвали про
витребування доказів; кількості
одиниць товару (плити теплоізоляційні
з мінеральної вати на синтетичному
зв'язуючому) з зображенням позначення
«LAMELLA MAT», які були реалізовані (продані)
відповідачем в період з 02.07.2014 і станом
на дату постановлення ухвали про
витребування доказів; кількості та
номерів партій виробництва товару
(плити теплоізоляційні з мінеральної
вати на синтетичному зв'язуючому) з
зображенням позначення «LAMELLA MAT», які
були виготовлені відповідачем в період
з 02.07.2014 і станом на дату постановлення
ухвали про витребування доказів, а
також кількості одиниць товару в
кожній партії; кількості етикеток та
упаковок товару (плити теплоізоляційні
з мінеральної вати на синтетичному
зв'язуючому) з зображенням позначення
«LAMELLA MAT», які були виготовлені
відповідачем в період з 02.07.2014 і станом
на дату постановлення ухвали суду про
витребування доказів; повного переліку
контрагентів відповідача, яким
реалізувалась продукція з 02.07.2014, а
також суми коштів від такої реалізації;

ТОВ «Епіцентр К» документи
фінансово-господарської діяльності,
які відображають інформацію щодо
обсягів (сум), на які була закуплена
продукція у ТОВ «Обіо», та даних щодо
кількості проданих одиниць товару
(плити теплоізоляційні з мінеральної
вати на синтетичному зв'язуючому) з
зображенням позначення «LAMELLA MAT» та їх
вартості в період з 02.07.2014 і станом на
дату постановлення ухвали про
витребування доказів у гіпермаркетах
мережі: будівельно-господарський
гіпермаркет «Епіцентр К», м. Київ, вул.
Братиславська, 11;
будівельно-господарський гіпермаркет
«Епіцентр К», м. Київ, пр. Григоренка, 40;
будівельно-господарський гіпермаркет
«Епіцентр К», м. Київ, вул. Кільцева
дорога, 1-Б; будівельно-господарський
гіпермаркет «Епіцентр К», м. Київ, пр.
Палладіна/вул. Беркавецька, 6В.

Суд відклав розгляд вказаного
клопотання до встановлення фактичних
обставин у справі.

ТОВ «Роквул Україна» 24.11.2014 подало суду
клопотання про призначення судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності та запропонувало питання,
які слід поставити на вирішення
судового експерта, а саме: «чи є
позначення «LAMELLA MAT» нанесене на
упаковку та етикетку плит
теплоізоляційних з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому тотожним або
схожим настільки, що його можна
сплутати із зареєстрованим знаком для
товарів і послуг за свідоцтвом про
міжнародну реєстрацію знака за номером
1054435 відповідно до Мадридської угоди
про міжнародну реєстрацію знаків від
14.04.1981 «ЛАМЕЛЛА»?» та «чи є позначення
«LAMELLA MAT» нанесене на упаковку та
етикетки плит теплоізоляційних з
мінеральної вати на синтетичному
зв'язуючому ТОВ «Обіо» таким, що може
ввести в оману щодо товару, а саме
теплоізоляційних матеріалів, який
реалізує позивач?».

Проведення судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності ТОВ «Роквул
Україна» запропонувало доручити
Науково-дослідному центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності.

Представник позивача у судовому
засіданні 24.11.2014 надав пояснення по
суті спору, позовні вимоги підтримав у
повному обсязі; підтримав клопотання
про призначення судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності.
Представник ТОВ «Обіо» надав пояснення
у справі, заперечив проти задоволення
позовних вимог; підтримав клопотання
позивача про призначення у справі
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності; не
заперечив проти поставлених позивачем
питань.

Проаналізувавши подане клопотання,
господарський суд міста Києва вбачає
за можливе його задовольнити,
призначивши у справі судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності, з
огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України) судочинство у
господарських судах здійснюється на
засадах змагальності. Сторони та інші
особи, які беруть участь у справі,
обґрунтовують свої вимоги і
заперечення поданими суду доказами.
Господарський суд створює сторонам та
іншим особам, які беруть участь у
справі, необхідні умови для
встановлення фактичних обставин
справи і правильного застосування
законодавства.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК
України для роз'яснення питань, що
виникають при вирішенні
господарського спору і потребують
спеціальних знань, господарський суд
призначає судову експертизу.

Як вбачається з матеріалів справи,
позов мотивовано тим, що:

закритим акціонерним товариством
«Мінеральна Вата» (далі - ЗАТ
«Міренальна Вата») зареєстровано знак
для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» для
товарів 17 і 19 класів МКТП за
міжнародною реєстрацією №1054435; дата
поширення реєстрації на територію
України - 04.11.2010;

ЗАТ «Міренальна Вата» та ТОВ «Роквул
Укрїна» 01.12.2010 укладено договір №1 про
використання товарних знаків
(невиключна ліцензія), відповідно до
якого позивачу передано майнові права
на використання на території України
знака для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА», у
тому числі й право забороняти
використання такого знака;

02.07.2014 позивачем встановлено, що ТОВ
«Обіо» здійснює реалізацію
теплоізоляційних матеріалів з
використанням позначення «LAMELLA MAT»;

відповідно до звіту про надання
патентно-інформаційних послуг від
30.07.2014 №3893 за відповідачем позначення
«LAMELLA» за класами 17 і 19 МКТП не
зареєстровано;

позначення «LAMELLA MAT» та знак для товарів
і послуг «ЛАМЕЛЛА» є схожими настільки,
що їх можна сплутати, а тому відповідач
має припинити використання позначення
«LAMELLA MAT» в своїй господарській
діяльності;

оскільки товари з зображенням на їх
упаковці позначення «LAMELLA» вже введені
відповідачем в цивільний оборот,
припинення їх реалізації на майбутнє
не в повній мірі захистить права
позивача, адже теплоізоляційні
матеріали, які виготовляє ТОВ «Роквул
Україна» та теплоізоляційні матеріали
виробництва ТОВ «Обіо» реалізуються в
мережі магазинів «Епіцентр» і
знаходяться на стелажах поруч; вони
схожі як за гаммою кольорів, так і за
позначенням; у зв'язку з викладеним для
захисту прав інтелектуальної
власності позивача теплоізоляційні
матеріали ТОВ «Обіо» необхідно
вилучити з цивільного обороту, а всі
упаковки та етикетки з позначенням
«LAMELLA» знищити.

Згідно з пунктами 4 і 5 статті 16 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» використанням знака
визнається: нанесення його на будь-який
товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар,
вивіску, пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого
товару із зазначеним нанесенням знака
з метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення); застосування його під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо
його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі,
що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом,
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму
Вищого господарського суду України від
23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики
призначення судових експертиз у
справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної
власності» зазначено, що у вирішенні
спорів про захист права
інтелектуальної власності на
торговельну марку можуть виникнути
питання про належність товарів, послуг
до споріднених з наведеними у
свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3
Правил складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на
знак для товарів і послуг, затверджених
наказом Державного патентного
відомства України від 28.07.1995 № 116 (в
редакції наказу Державного патентного
відомства України від 20.08.1997 № 72) і
зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що
для позначення, заявленого як знак,
щодо якого проводиться експертиза по
суті, і виявлених зареєстрованих та
заявлених на реєстрацію знаків з більш
раннім пріоритетом встановлюється
однорідність товарів або товарів і
послуг.

При встановленні однорідності товарів
або товарів і послуг визначається
принципова імовірність виникнення у
споживача враження про належність їх
одній особі, що виготовляє товар або
надає послуги.

Для встановлення такої однорідності
слід враховувати рід (вид) товарів і
послуг; їх призначення; вид матеріалу, з
якого товари виготовлені; умови та
канали збуту товарів, коло споживачів.

Отже, питання про те, чи є товари, які
реалізовуються відповідачем і товари,
для яких зареєстровано знака для
товарів і послуг позивачем,
спорідненими та чи схоже
використовуване відповідачем
позначення «LAMELLA MAT» з зареєстрованим
знаком «ЛАМЕЛЛА», права на який має
позивач, до ступеню змішування і чи
може позначення «LAMELLA MAT», нанесене на
упаковку та етикетку плит
теплоізоляційних з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому виробництва
відповідача, ввести в оману щодо
товару, який реалізує позивач, а саме
теплоізоляційних матеріалів.

Відповідно до частин другої і третьої
статті 41 ГПК України для роз'яснення
питань, що виникають при вирішенні
господарського спору і потребують
спеціальних знань, господарський суд
призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право
пропонувати господарському суду
питання, які мають бути роз'яснені
судовим експертом. Остаточне коло цих
питань встановлюється господарським
судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України «Про судову
експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування
питань, що виникли у вирішенні даного
спору і потребують спеціальних знань,
господарський суд міста Києва вважає
за необхідне призначити у справі
судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої доручити Науково-дослідному
центру судової експертизи з питань
інтелектуальної власності.

Згідно з пунктом 1 частини першої
статті 79 ГПК України господарський суд
має право зупинити провадження у
справі за клопотанням сторони,
прокурора, який бере участь в судовому
процесі, або за своєю ініціативою у
випадках призначення господарським
судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським
судом міста Києва судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності суд
вважає за необхідне на час її
проведення провадження у даній справі
зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України,
господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/22997/14 судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручити
Науково-дослідному центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі
Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення судовому експерту
поставити такі питання:

- чи є спорідненими товари, для
позначення яких відповідач
використовує позначення «LAMELLA MAT», з
товарами, для яких зареєстровано знак
для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» за
міжнародною реєстрацією № 1054435?

- чи є позначення «LAMELLA MAT», нанесене на
упаковку та етикетку плит
теплоізоляційних з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому виробництва
товариства з обмеженою
відповідальністю «Обіо», схожим
настільки, що його можна сплутати із
зареєстрованим позивачем знаком для
товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» за
міжнародною реєстрацією № 1054435?;

- чи є позначення «LAMELLA MAT», нанесене на
упаковку та етикетки плит
теплоізоляційних з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому виробництва
товариства з обмеженою
відповідальністю «Обіо», таким, що може
ввести в оману щодо товару, а саме
теплоізоляційних матеріалів, який
реалізує позивач?

3. Відповідно до статті 4 Закону України
"Про судову експертизу" попередити
судового експерта про кримінальну
відповідальність за статтями 384 та 385
Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №
910/22997/14 надіслати Науково-дослідному
центру судової експертизи з питань
інтелектуальної власності (01133, м. Київ,
бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

5. Витрати за проведення судової
експертизи покласти на товариство з
обмеженою відповідальністю з
іноземними інвестиціями «Роквул
Україна» (04080, м. Київ, вул. Вікентія
Хвойки, буд. 18/14; єдиний реєстраційний
номер 30757290). Зобов'язати товариство з
обмеженою відповідальністю з
іноземними інвестиціями «Роквул
Україна» здійснити попередню оплату
судової експертизи відповідно до
виставленого судовим експертом
рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта
надіслати сторонам у справі належним
чином засвідчені копії висновку,
складеного за результатами проведення
судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/22997/14
зупинити до закінчення проведення
судової експертизи.

Суддя
О.
Марченко