ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
________________________________________________________________________
_____________________
У Х В А Л А

про призначення судової експертизи

та зупинення апеляціного провадження

"04" грудня 2014 р.Справа № 916/2529/14Одеський
апеляційний господарський суд у складі
колегії суддів:

Головуючого судді: Мишкіної М.А.,

суддів: Будішевської Л.О.;
Бєляновського В.В.

(склад судової колегії сформований
розпорядженням голови суду №2286 від
23.09.2014р.)

при секретарі судового засідання
Бєлянкіній Г.Є.

за участю представників сторін:

від ФОП ОСОБА_1 - ОСОБА_2 - за довіреністю;

від ТОВ «Маша і Мєдвєдь» - Роман В.С. - за
довіреністю

Розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу Фізичної
особи-підприємця ОСОБА_4

на рішення господарського суду
Одеської області від 04 вересня 2014 року

по справі №916/2529/14

за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4

про стягнення 73080грн.

встановив:

У червні 2014р. Товариство з обмеженою
відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»
(надалі - позивач, ТОВ «Маша і Мєдвєдь»)
звернулося до господарського суду
Одеської області з позовом до Фізичної
особи-підприємця ОСОБА_4 (надалі -
відповідач, ФОП ОСОБА_4), в якому просило
суд стягнути з відповідача на його
користь суму компенсації у розмірі
73080грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що
ФОП ОСОБА_4 порушені виключні
авторські права ТОВ «Маша і Мєдвєдь»
шляхом продажу контрафактної
продукції, а саме розмальовки «Наклей и
раскрась», на якій зображений персонаж
«Маша», який являється самостійною
складовою частиною аудіовізуального
твору-мультиплікаційного серіалу
«Маша і Мєдвєдь», права на який
належать ТОВ «Маша і Мєдвєдь».

З посиланням на норми ст.ст.435, 443,
440,418,1109,1108 ЦК України, ст.52 ЗУ «Про
авторське право та суміжні права»,
роз'яснення, які містяться у п.п.42,44,12,18
Постанови Пленуму Верховного суду
України № від 04.06.2010р., Постанові
Пленуму Вищого господарського суду
України №12 «Про деякі питання практики
вирішення спорів, пов'язаних із
захистом прав інтелектуальної
власності», позивач просив суд
задовольнити позовні вимоги у повному
обсязі.

21.08.2014р. відповідач подав місцевому
господарському суду відзив на позову
заяву, в якому просив суд відмовити у
задоволенні позову та зазначив, що
питання про тотожність нібито
контрафактного примірника твору його
оригіналу може бути вирішено тільки на
підставі висновку судового експерта. З
матеріалів справи не вбачається, хто є
суб'єктом авторського права та,
відповідно, має право на звернення до
суду. Позивач не довів зв'язок між
розрахунковим документом відповідача
та нібито контрафактним примірником
твору та не навів переконливих доводів
щодо обсягу порушення авторських прав.

Рішенням господарського суду Одеської
області від 04.09.2014р. (суддя Гут С.Ф.)
позовні вимоги ТОВ «Маша і Мєдвєдь»
задоволено частково - стягнуто з ФОП
ОСОБА_4 на користь ТОВ «Маша і Мєдвєдь»
суму компенсації у розмірі 36540грн.,
витрати по сплаті судового збору у сумі
1827грн. В решті позову відмовлено.

Рішення суду вмотивовано посиланнями
на норми ст.ст.418,435 ЦК України, ст.ст.15,31,
ч.ч.1-2 ст.52 ЗУ «Про авторське право і
суміжні права», роз'яснення, які
містяться у п.п.29,51.3 Постанови Пленуму
Вищого господарського суду України №12
від 17.10.2012р., та тим, що проаналізувавши
умови ліцензійного договору №ЛД-1/2010,
укладеного між ТОВ «Маша і Мєдвєдь»
(ліцензіат) та громадянином ОСОБА_5
(ліцензіар), суд дійшов висновку про
правомірність звернення ТОВ «Маша і
Мєдвєдь» до суду з відповідним позовом
та часткову обґрунтованість позовних
вимог.

При визначенні розміру компенсації суд
врахував, що доведеним є лише один факт
реалізації контрафактного товару, а
також припинення порушення авторських
прав у добровільному порядку, про що
опосередковано свідчить відсутність
вимог про вилучення контрафактних
товарів з обороту.

Також суд першої інстанції врахував,
що, виходячи з засад справедливості,
добросовісності, розумності як
складових елементів загального
конституційного принципу верховенства
права, можливість стягнення з
порушника надмірних грошових сум як
компенсації за порушення авторського
права спотворює її дійсне правове
призначення, оскільки із засобу
захисту компенсація перетворюється на
джерело отримання суб'єктом
авторського або суміжного права
невиправданих додаткових прибутків,
тому, місцевий господарський суд
вважав обґрунтованим та достатнім
розмір компенсації у вигляді 30
мінімальних заробітних плат, що
дорівнює 50% від заявленої до стягнення
суми компенсації що складає 36540грн.

Не погодившись з рішенням суду,
ФОП ОСОБА_4 звернувся з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
оскаржуване рішення та прийняти нове
рішення, яким у задоволенні позову ТОВ
«Маша і Мєдвєдь відмовити у повному
обсязі.

В обґрунтування апеляційної
скарги ФОП ОСОБА_4 зазначив, що
оскаржене рішення постановлене з
порушенням норм матеріального та
процесуального права, з неповним
з'ясуванням обставин, що мають
значення для справи та підлягає
скасуванню з наступних підстав:

- в порушення ст.41 ГПК України суд
вирішив питання про тотожність нібито
контрафактного примірника твору його
оригіналу без висновку судового
експерта;

- суд допустив неповне з'ясування
обставин, що мають значення для справи,
не визначивши, права на який саме
об'єкт авторського права він вважає
порушеними;

- суд невірно застосував ст.9 ЗУ «Про
авторське право та суміжні права»
стосовно того, що можна вважати
частиною твору. В своєму рішенні суд
дійшов висновку, що персонаж
аудіовізуального твору є частиною
такого твору. Разом з тим,
охороноздатними частинами
аудіовізуального твору можуть бути
лише окремі кадри або уривки такого
твору, а не персонажі як системи
образів;

- суд не застосував ч.1 ст.52 ЗУ «Про
авторське право та суміжні права», не
визначивши, хто є суб'єктом авторського
права та, відповідно, має матеріальне
право на звернення до суду;

- суд не дослідив, чи отримав позивач
виключні майнові права на
аудіовізуальний твір, а також малюнки
«Маша» та «Медведь»;

- суд не встановив зв'язок між
розрахунковим документом та нібито
контрафактним примірником твору -
позивач надав чек буз підпису та
печатки відповідача, а у відповідності
до ст.ст.1,9 ЗУ «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні»
первинні та зведені документи повинні
мати посади осіб, відповідальних за
здійснення господарської операції;

- суд необґрунтовано визначив розмір
компенсації за порушення авторських
прав;

- суд порушив норму ст.49 ГПК України та
задовольняючи позов частково, стягнув
судові витрати з відповідача повністю.

Ухвалою Одеського апеляційного
господарського суду від 25.09.2014р.
апеляційну скаргу прийнято
провадження та призначено її до
розгляду.

09.10.2014р. ТОВ «Маша і Мєдвєдь» подало
суду апеляційної інстанції відзив на
апеляційну скаргу, в якому просило
залишити оскаржене рішення без змін, а
апеляційну скаргу - без задоволення.

В судовому засіданні 04.12.2014р.
апеляційного господарського суду на
обговорення було поставлене питання
щодо необхідності проведення по справі
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності.

Згідно із ч.3 ст.4-3 ГПК України
господарський суд створює сторонам та
іншим особам, які беруть участь у
справі, необхідні умови для
встановлення фактичних обставин
справи і правильного застосування
законодавства.

Відповідно до ст.41 ГПК України для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу. Учасники судового процесу
мають право пропонувати
господарському суду питання, які мають
бути роз'яснені судовим експертом.
Остаточне коло цих питань
встановлюється господарським судом в
ухвалі. Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України "Про судову
експертизу". Особа, яка проводить
судову експертизу (далі - судовий
експерт) користується правами і несе
обов'язки, зазначені у статті 31 цього
Кодексу. Сторони і прокурор, який бере
участь в судовому процесі, мають право
до початку проведення судової
експертизи заявити відвід судовому
експерту в порядку та з підстав,
зазначених у частинах п'ятій і шостій
статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.4-7 ГПК України
судове рішення приймається суддею за
результатами обговорення усіх
обставин справи, а якщо спір
вирішується колегіально - більшістю
голосів суддів. У такому ж порядку
вирішуються питання, що виникають у
процесі розгляду справи.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.43 ГПК України
господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
грунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом. Ніякі
докази не мають для господарського
суду заздалегідь встановленої сили.

В обґрунтування апеляційної скарги ФОП
ОСОБА_4, крім іншого, посилається на те,
що в порушення ст.41 ГПК України суд
вирішив питання про тотожність нібито
контрафактного примірника твору його
оригіналу без висновку судового
експерта.

Відповідно до ст.1 ЗУ „Про судову
експертизу" судова експертиза - це
дослідження експертом на основі
спеціальних знань матеріальних
об'єктів, явищ і процесів, які містять
інформацію про обставини справи, що
перебуває у провадженні, зокрема, суду.
Водночас і згідно з частиною першою
статті 41 ГПК експертиза призначається
для з'ясування питань, що потребують
спеціальних знань. Із сукупності
наведених норм матеріального і
процесуального права вбачається, що
неприпустимо ставити перед судовими
експертами правові питання, вирішення
яких чинним законодавством віднесено
до компетенції суду, зокрема, про
відповідність окремих нормативних
актів вимогам закону, про правову
оцінку дій сторін тощо. Судова
експертиза призначається лише у разі
дійсної потреби у спеціальних знаннях
для встановлення фактичних даних, що
входять до предмета доказування, тобто
у разі, коли висновок експерта не
можуть замінити інші засоби
доказування. Якщо наявні у справі
докази є взаємно суперечливими, їх
оцінку в разі необхідності може бути
здійснено господарським судом з
призначенням відповідної судової
експертизи.

Згідно з п.6 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від
23.03.2012р. №4 „Про деякі питання практики
призначення судової експертизи" за
змістом статті 101 ГПК апеляційний
господарський суд, яким приймаються
додаткові докази і перевіряється
законність і обґрунтованість рішення
місцевого господарського суду у
повному обсязі, вправі призначити
судову експертизу на стадії перегляду
судового рішення в апеляційному
порядку.

Відповідно до ст.99 ГПК України в
апеляційній інстанції справи
переглядаються за правилами розгляду
цих справ у першій інстанції з
урахуванням особливостей,
передбачених у цьому розділі.
Апеляційний господарський суд,
переглядаючи рішення в апеляційному
порядку, користується правами,
наданими суду першої інстанції.

Згідно із п.п. 1.2.5 п.1.2 Інструкції
про призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень та
Науково-методичних рекомендацій з
питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних
досліджень, затвердженої Наказом
Міністерства юстиції України від
08.10.1998р. №53/5 (надалі - Інструкція)
основними видами (підвидами)
експертизи є - експертиза у сфері
інтелектуальної власності:
літературних та художніх творів;
фонограм, відеограм, програм (передач)
організації мовлення; винаходів і
корисних моделей; промислових зразків;
сортів рослин і порід тварин;
комерційних (фірмових) найменувань,
торговельних марок (знаків для товарів
і послуг), географічних зазначень;
топографій інтегральних мікросхем;
комерційної таємниці (ноу-хау) і
раціоналізаторських пропозицій;
економічна у сфері інтелектуальної
власності.

Відповідно до п.5.1 Розділу V
Інструкції основним завданням
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності є визначення властивостей
цих об'єктів, до яких належать об'єкти
промислової власності, об'єкти
авторського права і суміжних прав.

Згідно із п.5.3 Розділу V Інструкції
при дослідженні об'єктів авторського
права та суміжних прав вирішуються
питання щодо властивостей таких
об'єктів: Літературних та художніх
творів (романи, поеми, статті та інші
письмові твори; лекції, промови,
проповіді та інші усні твори;
драматичні, музично-драматичні твори,
пантоміми, хореографічні, інші
сценічні твори; музичні твори (з
текстом або без тексту); аудіовізуальні
твори; твори живопису, архітектури,
скульптури та графіки; фотографічні
твори; твори ужиткового мистецтва;
ілюстрації, карти, плани, ескізи і
пластичні твори, що стосуються
географії, топографії, архітектури або
науки; переклади, адаптації,
аранжування та інші переробки
літературних або художніх творів;
збірники творів, якщо вони за добором
або упорядкуванням їх складових частин
є результатом інтелектуальної
діяльності). Комп'ютерних програм,
компіляцій даних (баз даних), якщо вони
за добором або впорядкуванням їх
складових частин є результатом
інтелектуальної діяльності. Виконань,
фонограм, відеограм, програм (передач)
організацій мовлення тощо.

Враховуючи, що спір виник з підстав, як
вважає Позивач, порушення його прав на
частину аудіовізуального твору, яку
можна використовувати самостійно (ст. 9
Закону України "Про авторське право і
суміжні права"), предметом дослідження
являється саме малюнок із зображенням
дівчинки, схожої на персонаж «Маша» з
аудіовізуального твору -
мультиплікаційного серіалу «Маша і
Мєдвєдь», на якому (малюнку), вказана
дівчинка позбавлена психоемоційних
властивостей, а також частини
зовнішніх характеристик, якими
наділений персонаж «Маша» в
аудіовізуальному творі -
мультиплікаційному серіалі «Маша і
Мєдвєдь», судова колегія дійшла
висновку про необхідність вирішення
питань про оригінальність та
можливість самостійного використання
як окремого твору частини
аудіовізуального твору -
мультиплікаційного серіалу «Маша і
Мєдвєдь» - малюнку із зображенням
персонажу «Маша», для чого потрібні
спеціальні знання.

Виходячи з викладеного, колегія суддів
вважає за необхідне призначити по
справі експертизу об'єктів
інтелектуальної власності з
дорученням її проведення
Науково-дослідному центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності (04053, м. Київ, Львівська площа,
4а).

Витрати по оплаті проведення судової
експертизи покладаються на ТОВ «Маша і
Мєдвєдь» та ФОП ОСОБА_4 в рівних
частках.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.79 ГПК України
апеляційне провадження у справі
№916/2529/14 зупиняється.

Керуючись ст. ст. 41, п. 2 ч.2 ст. 79, 86, 99 ГПК
України, колегія суддів, -

ухвалила:

1. Призначити у справі №916/2529/14 судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, на вирішення якої поставити
наступні питання:

- чи містить в собі зображення,
розміщене на розмальовці, яка наявна в
матеріалах справи, ознаки об'єкта
авторського права, що належить ТОВ
«Маша і Мєдвєдь»?

- чи є частина аудіовізуального твору -
мультиплікаційного серіалу «Маша і
Мєдвєдь» - малюнку із зображенням
персонажу «Маша» оригінальною?

- чи може персонаж «Маша» з
аудіовізуального твору -
мультиплікаційного серіалу «Маша і
Мєдвєдь», права на який належать ТОВ
«Маша і Мєдвєдь», самостійно
використовуватися як частина
вищеназваного аудіовізуального твору?

2. Доручити проведення судової
експертизи судовим експертам
Науково-дослідного центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності (04053, м. Київ, Львівська площа,
4а).

3. Попередити експертів про
кримінальну відповідальність,
встановлену ст.ст.384, 385 КК України.

4. В розпорядження експертів
надати матеріали справи №916/2529/14.

5. Зобов'язати ТОВ «Маша і Мєдвєдь» та
ФОП ОСОБА_4 здійснити оплату в рівних
частках рахунків за проведення
названої експертизи в 3-денний термін
після одержання рахунків експертної
установи.

6. Апеляційне провадження у справі
зупинити до закінчення проведення
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності та/або
повернення матеріалів справи №916/2529/14
до Одеського апеляційного
господарського суду.

Головуючий суддя
Мишкіна М.А.

Суддя

Будішевська Л.О.

Суддя
Бєляновський В.В.