ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 року Справа № 922/4343/13

Вищий господарський суд України у
складі: суддя Селіваненко В.П. -
головуючий, судді Бенедисюк І.М. і
ОСОБА_1 (доповідач)

розглянув касаційну скаргу фізичної
особи - підприємця ОСОБА_2, м. Харків,

на постанову Харківського
апеляційного господарського суду від
22.09.2014

зі справи № 922/4343/13

за позовом фізичної особи - підприємця
ОСОБА_2 (далі - ФОП ОСОБА_2), м.
Харків,

до фізичної особи - підприємця ОСОБА_3
(далі - ФОП ОСОБА_3), м. Харків,

про заборону використання зображення
та стягнення 11 470,00 грн. компенсації за
неправомірне використання об'єкта
інтелектуальної власності.

Судове засідання проведено за участю
представників сторін:

ФОП ОСОБА_2 - не з'явився

ФОП ОСОБА_3 - не з'явився

За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ФОП ОСОБА_2 звернувся до господарського
суду Харківської області з позовом до
ФОП ОСОБА_3: про заборону використання
на упаковках "Удобрение для газонов и
игровых площадок" оригінального
комбінованого зображення, майнові
авторські права на яке належать
позивачу, або зображення, схоже з ним до
ступеню змішування; стягнення з
відповідача 11 470,00 грн.
компенсації за неправомірне
використання об'єкта інтелектуальної
власності.

Рішенням господарського суду
Харківської області від 19.05.2014
у справі № 922/4343/13 (суддя
Сальнікова Г.І.) позов задоволено з
посиланням на його обґрунтованість.

Постановою Харківського апеляційного
господарського суду від 22.09.2014 (судді
Могилєвкін Ю.О. -головуючий, Пушай В.І.,
Барбашова С.В.) рішення господарського
суду Харківської області від 19.05.2014
скасовано, прийнято нове рішення про
відмову в задоволенні позову.
Постанову мотивовано недоведеністю
позивачем права авторства на спірне
зображення та правомірністю
використання відповідачем на власних
упаковках оригінального комбінованого
зображення "Удобрение для газонов и
игровых площадок" на підставі
отриманого дозволу (невиключної
ліцензії) на використання промислового
зразка за патентом України на
промисловий зразок від 27.08.2013 № НОМЕР_1,
право на включення графічних зображень
(малюнків) у який було передано їх
автором власнику патенту.

У касаційній скарзі до Вищого
господарського суду України ФОП
ОСОБА_2 просить постанову
апеляційного господарського суду зі
справи скасувати, а рішення місцевого
господарського суду залишити в силі.
Скаргу мотивовано прийняттям
оскаржуваного судового рішення з
порушенням норм матеріального та
процесуального права.

Відзиву на касаційну скаргу не
надходило

Сторони відповідно до статті 1114
Господарського процесуального кодексу
України (далі - ГПК України) належним
чином повідомлені про час і місце
розгляду скарги.

01.12.2014 судом одержано клопотання від
представника скаржника про
відкладення розгляду касаційної
скарги, у зв'язку з хворобою
представника скаржника.

Оскільки відкладення розгляду
справи є правом та прерогативою суду,
основною умовою для якого є не
відсутність у судовому засіданні
представника сторони, а неможливість
вирішення спору у відповідному
судовому засіданні, клопотання про
відкладення розгляду касаційної
скарги судом не задоволено.

Перевіривши на підставі
встановлених попередніми судовими
інстанціями обставин справи
правильність застосування ними норм
процесуального та матеріального права,
Вищий господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для
часткового задоволення касаційної
скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним
господарськими судами у справі,
зокрема, встановлено, що:

- позивач здійснює підприємницьку
діяльність у галузі виробництва
хімічної продукції - "Суміш поживна для
кімнатних рослин та городніх культур";

- одним із видів хімічної
продукції, виробництво якої
здійснюється позивачем, є "Удобрение
для газонов и игровых площадок",
упаковка якої включає оригінальне
комбіноване зображення, яке
складається із словесних та
зображувальних (графічних) елементів;

- позивач вважає, що йому належать
майнові авторські права на оригінальне
комбіноване зображення, яке міститься
на даній упаковці;

- відповідач виготовляє продукцію
"Суміш поживна для кімнатних рослин та
городніх культур" та використовує для
пакування свої продукції упаковку, на
якій розміщено зображення, яке є схожим
до ступеню змішування з зображенням,
яке міститься на упаковці позивача і
майнові авторські права на яке
(зображення) належать позивачу;

- позивач не надавав відповідачу
дозвіл на використання спірного
зображення.

Апеляційним господарським судом
додатково встановлено, що відповідачу
на підставі ліцензійного договору від
30.08.2013 про надання дозволу (невиключної
ліцензії) на використання промислового
зразка за патентом України на
промисловий зразок від 27.08.2013 № НОМЕР_1
надано дозвіл на використання
вказаного промислового зразка, варіант
12.1 додатку до патенту на який є саме тим
зразком упаковки продукції, яку
виготовляє позивач, зі схожим
комбінованим зображенням. Право на
використання графічних зображень
(малюнків) у промисловому зразку було
передано їх автором власнику патенту
на підставі договору авторського
замовлення від 01.11.2012, який не оспорений
та недійсним не визнавався.

Причиною виникнення спору зі
справи є питання стосовно наявності чи
відсутності підстав для заборони
відповідачу використовувати на
упаковках "Удобрение для газонов и
игровых площадок" оригінальне
комбіноване зображення або зображення,
схоже з ним до ступеню змішування, та
стягнення з відповідача 11 470,00 грн.
компенсації за порушення виключних
майнових авторських прав позивача.

Згідно з приписами статті 8 Закону
України "Про авторське право і суміжні
права" (далі -Закон) об'єктами
авторського права є твори у галузі
науки, літератури і мистецтва, зокрема
збірники творів, збірники обробок
фольклору, енциклопедії та антології,
збірники звичайних даних, інші
складені твори за умови, що вони є
результатом творчої праці за добором,
координацією або упорядкуванням
змісту без порушення авторських прав
на твори, що входять до них як складові
частини; інші твори.

У відповідності до статті 11 Закону
первинним суб'єктом, якому належить
авторське право, є автор твору.

За відсутності доказів іншого
автором твору вважається особа,
зазначена як автор на оригіналі або
примірнику твору (презумпція
авторства).

Авторське право на твір виникає
внаслідок факту його створення. Для
виникнення і здійснення авторського
права не вимагається реєстрація твору
чи будь-яке інше спеціальне його
оформлення, а також виконання будь-яких
інших формальностей.

У пункті 28 постанови пленуму Вищого
господарського суду України від 17.10.2012
№ 12 "Про деякі питання практики
вирішення спорів, пов'язаних із
захистом прав інтелектуальної
власності" зазначено, що з огляду на
приписи статті 33 ГПК України щодо
обов'язку доказування і подання
доказів господарському суду у
вирішенні питання про те, якій стороні
належить доводити обставини, що мають
значення для справи про захист
авторського права чи суміжних прав,
слід враховувати таке:

позивач повинен довести належність
йому авторського права та/або суміжних
прав чи права на їх захист, а також факт
використання об'єктів даних прав
відповідачем, а в разі заявлення вимог
про відшкодування шкоди - розмір шкоди
і причинно-наслідковий зв'язок між
завданою шкодою та діями відповідача;

відповідач має довести додержання
ним вимог Цивільного кодексу України
(далі -ЦК України) і Закону при
використанні ним твору та/або об'єкту
суміжних прав; в іншому разі фізична
або юридична особа визнається
порушником авторського права та/або
суміжних прав, і для неї настають
наслідки, передбачені цими
законодавчими актами. Крім того,
відповідач повинен спростувати
визначену цивільним законодавством
презумпцію винного заподіяння шкоди
(статті 614, 1166 ЦК України).

У вирішенні спору позивач зазначав,
що йому належать майнові авторські
права на складений твір - оригінальне
комбіноване зображення для упаковки
продукції, а творчий вклад позивача
полягає в поєднанні окремих графічних
і словесних елементів, які формують
оригінальність композиції в цілому
(при цьому у суді апеляційної інстанції
позивач вказував на те, що він як
фізична особа є автором на словесну
частину твору та йому належать
виключні майнові авторські права на
графічні комбіновані зображення, які є
складовими твору, на підставі договору
від 20.05.2012 про створення за замовленням
і використання твору). Відповідач,
використовуючи спірне зображення на
упаковці власної продукції, порушує
виключні майнові авторські права
позивача на твір в цілому.

За змістом статті 15 Закону до майнових
прав автора (чи іншої особи, яка має
авторське право) належить в тому числі
виключне право на дозвіл або заборону
використання твору іншими особами.
Виключне право автора (чи іншої особи,
яка має авторське право) на дозвіл чи
заборону використання твору іншими
особами дає йому право дозволяти або
забороняти:

1) відтворення творів;

2) публічне виконання і публічне
сповіщення творів;

3) публічну демонстрацію і публічний
показ;

4) будь-яке повторне оприлюднення
творів, якщо воно здійснюється іншою
організацією, ніж та, що здійснила
перше оприлюднення;

5) переклади творів;

6) переробки, адаптації, аранжування та
інші подібні зміни творів;

7) включення творів як складових частин
до збірників, антологій, енциклопедій
тощо;

8) розповсюдження творів шляхом першого
продажу, відчуження іншим способом або
шляхом здавання в майновий найм чи у
прокат та шляхом іншої передачі до
першого продажу примірників твору;

9) подання своїх творів до загального
відома публіки таким чином, що її
представники можуть здійснити доступ
до творів з будь-якого місця і у
будь-який час за їх власним вибором;

10) здавання в майновий найм і (або)
комерційний прокат після першого
продажу, відчуження іншим способом
оригіналу або примірників
аудіовізуальних творів, комп'ютерних
програм, баз даних, музичних творів у
нотній формі, а також творів,
зафіксованих у фонограмі чи відеограмі
або у формі, яку зчитує комп'ютер;

11) імпорт примірників творів. Цей
перелік не є вичерпним.

Порушенням авторського права і (або)
суміжних прав, що дає підстави для
судового захисту, за приписами статті 50
Закону є зокрема вчинення будь-якою
особою дій, які порушують особисті
немайнові права суб'єктів авторського
права і (або) суміжних прав, визначені
статтями 14 і 38 цього Закону, та їх
майнові права, визначені статтями 15, 39,
40 і 41 цього Закону, з урахуванням
передбачених статтями 21- 25, 42 і 43 цього
Закону обмежень майнових прав.

Відповідно до частин першої та
другої статті 13 ЦК України особи
здійснює цивільні права у межах,
наданих їй договором або актом
цивільного законодавства. У здійсненні
своїх прав особа зобов'язана
утримуватися від дій, які б могли б
порушити права інших осіб, завдати
шкоди довкіллю або культурній
спадщині.

Згідно з пунктом 2 статті 20 Закону
України "Про охорону прав на промислові
зразки" використанням промислового
зразка визнається виготовлення виробу
із застосуванням запатентованого
промислового зразка, застосування
такого виробу, пропонування для
продажу, в тому числі через Інтернет,
продаж, імпорт (ввезення) та інше
введення його в цивільний оборот або
зберігання такого виробу в зазначених
цілях.

Право на промисловий зразок, як і
право на його використання як об'єкта
промислової власності не є правовою
підставою для використання зображення,
яке включене до такого промислового
зразка без отримання відповідного
дозволу особи, якій належать майнові
авторські права на твір.

Беручи до уваги викладене та з
урахуванням того, що позивач вважає
порушеними майнові авторські права на
твір; враховуючи, що право на
промисловий зразок та право на його
використання не є правовою підставою
для використання без дозволу
зображення, майнові авторські права на
яке належать іншій особі, для
правильного вирішення спору в даній
справі судам належало:

- встановити, на захист якого
об'єкта (об'єктів) авторського права
спрямований даний позов (права на добір
та упорядкування складеного твору; на
захист майнових авторських прав на
словесні та зображувальні елементи
складеного твору; на елементи
складеного твору та його добір,
упорядкування; на твір, створений у
співавторстві; на твір в цілому);

- з'ясувати, на якій правовій
підставі позивачу належать майнові
авторські права на відповідний об'єкт
авторського права (встановити повний
перелік доказів, якими позивач
обґрунтовує свої правові вимоги,
дослідити їх фактичний зміст та надати
цим доказам належну оцінку);

- з'ясувати, з якого часу та на
якій правовій підставі відповідачем
здійснюється фактичне використання
спірного твору із встановленням
способу (способів) такого використання
(зокрема, встановити на якій правовій
підставі спірне зображення було
включено до промислового зразка,
дозвіл на використання якого надано
відповідачу; чи здійснювалося
відповідачем використання спірного
твору у період часу, який передував
одержанню дозволу на використання
промислового зразка та на якій
підставі);

- встановити відповідність обраного
позивачем способу захисту порушеному
праву, на захист якого спрямований
даний позов у частині заборони
відповідачу використовувати
зображення, яке схоже до ступеню
змішування із зображенням позивача без
конкретизації самого зображення,
використання якого підлягає забороні;
механізм реалізації визначення
схожості (ким, у який спосіб, на якій
правовій підставі будуть
встановлюватися обставини щодо
схожості зображень до ступеню
змішування);

- встановити та дослідити
фактичні обставини, пов'язані з
необхідністю визначення адекватного
порушенню розміру компенсації (за
умови наявності порушення).

Проте наведеного ні місцевим, ані
апеляційним господарськими судами в
повному обсязі здійснено не було.

Крім того, у вирішенні даного спору
суд апеляційної інстанції виходив з
недоведеності позивачем авторства на
твір, зокрема з огляду на те, що варіант
упаковки 12.1 додатку до патенту України
від 27.08.2013 № НОМЕР_1, автором якої
зазначений ОСОБА_6 (з датою подачі
заявки 18.03.2013), є саме тим зразком
продукції, яку виготовляє позивач зі
схожим зображенням.

Проте апеляційним господарським
судом не враховано, зокрема, того, що на
упаковці, випуск якої здійснюється
позивачем та на якій міститься
відповідне зображення, зазначена дата
випуску 25.01.2013, тобто дата випуску
раніше, аніж заявку на видачу патенту
подано ОСОБА_6

Таким чином, місцевий та апеляційний
господарські суди припустилися
неправильного застосування приписів
частини першої статті 47 ГПК України
щодо прийняття судового рішення суддею
за результатами обговорення усіх
обставин справи та частини першої
статті 43 цього Кодексу стосовно
всебічного, повного і об'єктивного
розгляду в судовому процесі всіх
обставин справи в їх сукупності, що
відповідно до частини першої статті 11110
ГПК України є підставами для
скасування оскаржуваних судових
рішень.

Касаційна ж інстанція згідно з
частиною другою статті 1117 ГПК України
не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були
встановлені у рішенні або постанові
господарського суду чи відхилені ним,
вирішувати питання про достовірність
того чи іншого доказу, про перевагу
одних доказів над іншими, збирати нові
докази або додатково перевіряти
докази.

За наведених обставин Вищий
господарський суд України вважає, що
оскаржувані рішення місцевого
господарського суду та постанова
апеляційної інстанції, які прийняті з
порушенням норм матеріального і
процесуального права, підлягають
скасуванню з передачею справи на новий
розгляд до місцевого господарського
суду. У такому розгляді суду необхідно
врахувати викладене, встановити
обставини та вчинити процесуальні дії,
зазначені в цій постанові, дати
відповідним обставинам і доводам
сторін належну правову оцінку та
вирішити спір згідно з вимогами закону.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119-11112 ГПК
України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу фізичної особи -
підприємця ОСОБА_2 задовольнити
частково.

2. Рішення господарського суду
Харківської області від 19.05.2014
та постанову Харківського
апеляційного господарського суду від
22.09.2014 у справі № 922/4343/13 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до
господарського суду Харківської
області.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
В. Палій