ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" грудня 2014 р.
Справа № 917/1745/13

Колегія суддів у складі: головуючий
суддя Могилєвкін Ю.О., суддя Пушай В.І. ,
суддя Плужник О.В.

при секретарі Полубояриній Н.В.

за участю представників сторін:

позивача - Богдан І.А., Мокродій Д.О.

відповідача - Богатинська Н.О.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні у приміщенні Харківського
апеляційного господарського суду
апеляційну скаргу позивача (вх. №3799П/3-9)
на рішення господарського суду
Полтавської області від 14.10.14 року у
справі № 917/1745/13

за позовом - Компанії "Солаеро
Глобал Альтернатів Фанд Лімітед" в
особі представника ТОВ "ЮрВідділ", м.
Київ

до - ТОВ "Лубенський молочний завод", м.
Лубни, Полтавська обл.

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, на стороні
відповідача ТОВ "Продсервіс", м. Київ

про припинення дій, що порушують права
на знак для товарів та послуг, -

ВСТАНОВИЛА:

Позивач звернувся з позовною заявою
про припинення дій, що порушують права
на знак для товарів та послуг "ДРУЖБА"
за свідоцтвом України №48734, в якій
просить зобов'язати відповідача
припинити використання знаку для
товарів і послуг "ДРУЖБА" за свідоцтвом
України №48734; зобов'язати відповідача
усунути з упаковок своєї продукції
незаконно використаний знак для
товарів і послуг "ДРУЖБА" за свідоцтвом
України №48734; зобов'язати відповідача
знищити виготовлені зображення, де
незаконно використано знак для товарів
і послуг "ДРУЖБА" за свідоцтвом України
№48734.

Рішенням господарського суду
Полтавської області від 14.10.2014 року по
справі №917/1745/13 (суддя Киричук О.А.) в
задоволенні позову відмовлено
повністю.

Позивач не погодився з зазначеним
рішенням, звернувся до Харківського
апеляційного господарського суду з
апеляційною скаргою, в якій
посилається на порушення і неправильне
застосування норм матеріального та
процесуального права, а також на
невідповідність висновків, викладених
в рішенні, обставинам справи.

Просить скасувати рішення
господарського суду Полтавської
області від 14.10.2014 року по справі
№917/1745/13 повністю та прийняти нове, яким
повністю задовольнити позовні вимоги
та зобов'язати ТОВ "Лубенський молочний
завод" припинити використання знаку
для товарів і послуг "ДРУЖБА"

Як зазначає позивач у своїй скарзі, він
належним чином підтвердив, що сири
плавлені та продукти сирні плавлені є
такими, що зазначені в переліку товарів
і послуг у свідоцтві України №48734 на
торгівельну марку "ДРУЖБА".

Знак для товарів та послуг "ДРУЖБА". за
свідоцтвом України №48734
зареєстрований відповідно до Ніццької
угоди "Про Міжнародну класифікацію
товарів та послуг для реєстрації
знаків" від 15 червня 1957 року (надалі -
МКТП) для наступних товарів та послуг:

клас 29 - молоко та молочні продукти;
харчова олія та жири; збиті вершки;

клас 30 - заварний крем; заморожений
кефір; йогурт заморожений; кавові напої
з молоком; какао з молоком майонез;
молочні каші харчові; морозиво;
в'язівні речовини для морозива; порошки
на морозиво; речовини для морозива;
порошки на морозиво; речовини для
усталювання збитих вершків; фруктове
морозиво; харчовий лід; шоколадні напої
з молоком;

клас 43 - послуги щодо забезпечування
харчами та напоями.

Заявка на реєстрацію торгівельної
марки "ДРУЖБА" була подана 15.10.2003 року.

Згідно п. 1 ст. 16 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів та
послуг" (надалі - Закон) права власника
свідоцтва виникають з моменту подання
заявки про реєстрацію права на знак для
товарів та послуг

Згідно п. 4 ст. 5 Закону, обсяг правової
охорони визначається зображенням
знака та переліком товарів і послуг.

Згідно п. 2.1.4. Правил складання і
подання заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг,
затверджених Наказом Державного
патентного відомства України від 28.07.1995
р. № 116 (надалі - Правила), до заявки
додається зображення знака та перелік
товарів і послуг, для яких заявник
просить зареєструвати знак,
згрупованих за МКТП.

Положення ч. 2 ст. 5 Цивільного кодексу
про те, що якщо цивільні відносини
виникли раніше і регулювалися актом
цивільного законодавства, який втратив
чинність, новий акт цивільного
законодавства застосовується до прав
та обов'язків, що виникли з моменту
набрання ним чинності. Відповідно акт
цивільного законодавства не має
зворотної дії у часі, крім випадків,
коли він пом'якшує або скасовує
цивільну відповідальність особи.

Отже обсяг правової охорони, що
надається власнику свідоцтва,
визначається на дату подання заявки
про реєстрацію права на знак для
товарів та послуг та не може
обмежуватися навіть з прийняттям нових
нормативно-правових актів.

На дату подання заявки про реєстрацію
торгівельної марки "ДРУЖБА", а саме
станом на 15.10.2003 р. Діяли ДСТУ 2212-94
"Молочна промисловість. Молоко і
кисломолочні продукти. Терміни і
визначення".

Згідно згаданого стандарту, "молочний
продукт" - продукт, який містить молоко.
Поняття "молоковмісний продукт" в
даному стандарті було відсутнє, так як
теж охоплювалося поняттям "молочний
продукт".

Згідно примітки до п. 3.3. ДСТУ 7170:2010
"Продукти молочні та молоковмісні.
Номенклатура та вимоги до назв" масова
частка молочних компонентів у готовому
молоковмісному продукті повинна
становити не менше 25%.

Дана вимога свідчить про наявність у
складі продуктів молоковмісних сирних
плавлених "Дружба", що виготовляє ТОВ
"Лубенський молочний завод" молока, а
відтак можна віднести їх до молочних
продуктів у значенні ДСТУ 2212-94 "Молочна
промисловість. Молоко і кисломолочні
продукти. Терміни і визначення", які
діяли на дату подачі заявки 15.10.2003 р.

На підтвердження зазначеного були
подані належні та достатні докази.
Однак на думку скаржника господарський
суд Полтавської області не мотивував
необхідності проведення судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності, тому він вважає, що
отримання ще одного висновку судового
експерта є непотрібним і таким що
безпідставно ускладнює захист прав
інтелектуальної власності Позивача.
Схожість зображень торгівельних марок
"ДРУЖБА", які використовуються
Позивачем та Відповідачем має
очевидний характер та підтверджується
висновком експерта з аналогічного
питання (містяться в матеріалах
справи). Знань судді достатньо для
з'ясування обставин справи з позиції
споживача.

Відповідач з обставинами, викладеними
в апеляційній скарзі не погоджується,
подав заперечення на апеляційну
скаргу, вважає рішення суду
обґрунтованим, законним, прийнятим з
додержанням норм матеріального та
процесуального права, просить рішення
залишити без змін, а апеляційну скаргу
без задоволення.

Судова колегія, в межах вимог
передбачених ст. 101 ГПК України,
повторно розглянувши справу та
перевіривши повноту, законність та
обгрунтованість рішення суду першої
інстанції та доводи апеляційної
скарги, приходить до висновку про
залишення рішення господарського суду
першої інстанції без змін, а
апеляційної скарги без задоволення з
наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи і
встановлено судом першої інстанції,
15.03.2005 року було зареєстровано знак для
товарів та послуг "ДРУЖБА" та видано
свідоцтво України №48734. Згідно виписки
з Державного реєстру свідоцтв України
на знаки для товарів та послуг від 25
лютого 2013 року компанія "Соларео Глобал
Алтернатів Фанд Лімітед" є власником
торгівельної марки "ДРУЖБА".

Відповідно до Ніццької угоди "Про
Міжнародну класифікацію товарів та
послуг для реєстрації знаків"
торгівельна марка "ДРУЖБА"
зареєстрована для наступних товарів та
послуг:

клас 29 - молоко та молочні продукти;
харчова олія та жири; збиті вершки;

клас 30 - заварний крем; заморожений
кефір; йогурт заморожений; кавові напої
з молоком; какао з молоком; майонез;
молочні каші харчові; морозиво;
в'язківні речовини для морозива;
порошки на морозиво; речовини для
усталювання збитих вершків; фруктове
морозиво; харчовий лід; шоколадні напої
з молоком;

клас 43 - послуги щодо забезпечування
харчами та напоями.

Як зазначає Позивач, йому стало відомо,
що ТОВ "Лубенський молочний завод"
використовує торгівельну марку
"ДРУЖБА" у своїй господарській
діяльності у наступних формах:

1) нанесення позначення "ДРУЖБА" на
етикетки молочної продукції ТОВ
"Лубенський молочний завод" (базовий
номер 290074 МКТП), а саме на продукті
молоковмісному сирному плавленому
скибковому;

2) розміщення торгівельної марки
"ДРУЖБА" в мережі Інтернет, зокрема за
посиланням:
http://garmonija.com.ua/katalog-produkcii/siri-plavleni-ta-zakuski/produ
kt-sirniy-plavleniy-druzhba.

Дозвіл на здійснення зазначених дій
відповідачу не надавався.

Намагаючись припинити порушення права
на знак для товарів і послуг, 24.05.2013 року
Позивач відправив Відповідачу
претензію у порядку ст.ст. 5, 6
Господарського процесуального кодексу
України.

Згідно із п. 5 статті 16 Закону України
"Про охорону права на знак для товарів і
послуг" та п. 5 ч. 1 ст. 495 Цивільного
кодексу України власник свідоцтва має
виключне право забороняти будь-яке
використання торгівельної марки.

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України
"Про охорону права на знак для товарів і
послуг" використання знака для товарів
та послуг без отримання дозволу
власника свідоцтва є порушенням його
прав і тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством України.

Згідно п. 1 ст. 21 Закону України "Про
охорону права на знак для товарів і
послуг" власник свідоцтва може
захистити свої порушені права в
судовому або в іншому встановленому
законом порядку.

За таких обставин, позивач звернувся з
даним позовом з зазначеними вище
вимогами.

Як правомірно зазначив суд першої
інстанції у своєму рішенні, згідно з
рішенням Конституційного Суду України
№18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними
законом інтересами необхідно розуміти
прагнення до користування конкретним
матеріальним та/або нематеріальним
благом, зумовлений загальним змістом
об'єктивного і прямо не
опосередкований у суб'єктивному праві
простий легітимний дозвіл, що є
самостійним об'єктом судового захисту
та інших засобів правової охорони з
метою задоволення індивідуальних і
колективних потреб, які не суперечать
Конституції законам України,
суспільним інтересам, справедливості,
добросовісності, розумності та іншим
загальноправовим засадам. Отже,
охоронюваний законом інтерес є
самостійним об'єктом судового захисту
та інших засобів правової охорони.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" знак - це позначення, за яким
товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

Згідно статті 492 Цивільного кодексу
України - торговельною маркою може бути
будь-яке позначення або будь-яка
комбінація позначень, які придатні для
вирізнення товарів (послуг), що
виробляються (надаються) однією особою,
від товарів (послуг), що виробляються
(надаються) іншими особами. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема,
слова, літери, цифри, зображувальні
елементи, комбінації кольорів.

Так, згідно статті 17 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" власник свідоцтва повинен
добросовісно користуватися правами, що
випливають із свідоцтва.

Відповідно до ч. 4 ст. 5. Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" - обсяг правової охорони, що
надається, визначається зображенням
знака та переліком товарів і послуг,
внесеними до Реєстру, і засвідчується
свідоцтвом з наведеними у ньому
копією внесеного до Реєстру
зображення знака та переліком
товарів і послуг.

Власник прав на знак для товарів і
послуг має право забороняти іншим
особам використовувати тотожне чи
схоже до ступеня змішування з цим
знаком позначення лише стосовно тих
товарів і послуг, щодо яких цей знак
зареєстровано, чи споріднених з ними
товарів і послуг.

Згідно Свідоцтва України № 48734,
наданого Позивачем - до переліку
товарів і послуг, до котрих
застосовується правова охорона не
зазначено продукти сирні плавлені,
котрим відповідно являється сирок
"Дружба", що виготовляється ТОВ
"Лубенський молочний завод".

Згідно п. 6 ст. 7 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" якщо заявник просить охорону
кольору чи поєднання кольорів, як
розрізняльної ознаки свого знака, то
він зобов'язаний заявити про це і
вказати в заяві колір чи поєднання
кольорів, охорону яких він просить,
подати в заявці кольорові зображення
вказаного знаку.

В позовній заяві Позивач зазначає та
відповідно в Свідоцтві на знак для
товарів і послуг № 48734 зазначено
зображення знака "ДРУЖБА" друкованими
літерами та вказані кольори чорний та
білий.

Судом першої інстанції встановлено, що
ТОВ "Лубенський молочний завод"
використовує його в червоному кольорі
з поєднанням зображень (сонця, корови,
логотип "ГАРМОНІЯ") та словесних
елементів (продукт молоковмісний
сирний плавлений скибковий).

Позивач вважає, що правова охорона на
знак для товарів і послуг "ДРУЖБА" за
свідоцтвом України №48734 поширюється на
такий товар, як продукт сирний
плавлений скибковий. Таким чином, з
метою повного та всебічного розгляду
спору необхідним є з'ясування даного
питання та чи є знак для товарів і
послуг "ДРУЖБА" за свідоцтвом України
№48734 тотожнім або схожим з написом
"Дружба" що зображено на етикетках
товарів ТОВ "Лубенський молочний
завод".

Відповідно до ст. 41 Господарського
процесуального кодексу України, для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу.

Для з'ясування питань, що потребують
спеціальних знань (зокрема, про те, чи
займає певний елемент домінуюче
положення у зображенні знака; чи є
підстави вважати, що знак може вводити
споживача в оману щодо місця
походження та якості товарів,
позначених цим знаком; які частини
зображення є тотожними з іншим
зображенням; чи є схожими знаки
настільки, що їх можна сплутати тощо),
господарському суду необхідно, якщо
схожість не має очевидного характеру,
призначати судову експертизу, не
перебираючи на себе не притаманні суду
функції експерта.

За таких обставин, ухвалою суду першої
інстанції від 22.10.2013 р. у справі №917/1745/13
призначено судову експертизу,
проведення якої було доручено судовим
експертам Науково-дослідного центру
судової експертизи з питань
інтелектуальної власності.

З урахуванням пропозицій сторін та
експертної установи, на вирішення
експерта поставлені наступні
запитання:

1) Чи є товари, які марковані
позначенням "Дружба", що виробляються
ТОВ "Лубенський молочний завод"
спорідненими з товарами, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 48734?

2) Чи є позначення "Дружба", яке
зображене на етикетках ТОВ "Лубенський
молочний завод" тотожнім або схожим зі
знаком для товарів і послуг за
свідоцтвом України №48734 настільки, що
їх можна сплутати?

28.03.14 р. за вх. №4031 через канцелярію суду
надійшло повідомлення про
неможливість надання висновку
експерта у господарській справі
№917/1745/13 у зв'язку з тим, що оплата за
проведення судової експертизи не
надійшла (згідно ухвали від 22.10.2013 року
п. 7 резолютивної частини, позивача
зобов'язано було провести оплату за
проведення експертизи з наступним
розподілом господарських витрат
відповідно до ст. 49 ГПК України).

Суд першої інстанції обґрунтовано
зазначив у своєму рішенні, що
відповідно до ч. 1 статті 33
Господарського процесуального кодексу
України кожна сторона повинна довести
ті обставини, на які вона посилається
як на підставу своїх вимог і
заперечень.

Положеннями статті 34 Господарського
процесуального кодексу України
встановлено, що господарський суд
приймає тільки ті докази, які мають
значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

Статтею 43 Господарського
процесуального кодексу України
передбачено, що господарський суд
оцінює докази за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному і об'єктивному
розгляд в судовому процесі всіх
обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом.

В зв'язку з тим, що суду першої
інстанції не було надано висновку
судового експерта, суд першої
інстанції правомірно прийняв рішення
за результатами оцінки доказів,
поданих сторонами за наявними в справі
матеріалами.

Позивач в апеляційній скарзі зазначає,
що він належним чином підтвердив, що
сири плавлені та продукти сирні
плавлені є такими, що зазначені в
переліку товарів і послуг у свідоцтві
України №48734 на торгівельну марку
"ДРУЖБА", однак даний факт не відповідає
дійсності.

Згідно ЗУ "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" права власника
свідоцтва виникають з моменту подання
заявки про реєстрацію права на знак для
товарів і послуг.

Відповідно до п. 6 ст. 16 вищевказаного
закону - виключне право власника
свідоцтва забороняти іншим особам
використовувати без його згоди
зареєстрований знак не поширюється на:
здійснення будь-якого права, що виникло
до дати подання заявки або, якщо було
заявлено пріоритет, до дати пріоритету
заявки.

Як встановлено судом першої інстанції,
згідно наданого свідоцтва на знак для
товарів і послуг вбачається, що заявка
була подана лише 15.10.2003 року, а ТОВ
"Лубенський молочний завод" почав
використовувати в своїй господарській
діяльності дане позначення з початку
2003 року.

Тому на підставі ст. 16 п.6 ЗУ "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" -
Відповідач жодним чином не порушував
права Позивача на використання
торгівельної марки для товарів і
послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ
"Лубенський молочний завод"
використовує слово "ДРУЖБА" на продукті
виробництва ТОВ "Лубенський молочний
завод" згідно розроблених та
затверджених ТОВ "Продсервіс" ТУ У
15.5-9:2008В "Продукти сирні плавлені",
які пройшли державну реєстрацію у
Держспоживстандарті України та
Укрметртестстандарті, котрі не входять
до переліку товарів, на які поширюється
охорона за свідоцтвом №48734.

Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів та
послуг" (надалі - Закон) об'єктом знака
може бути будь-яке позначення або
будь-яка комбінація позначень. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема,
слова у тому числі власні імена, літери,
цифри, зображувальні елементи, кольори
та комбінації кольорів, а також
будь-яка комбінація таких позначень.

Ст. 6 Закону передбачено, що не можуть
одержати правову охорону позначення,
які складаються лише з позначень, що є
загальновживаними, як позначення
товарів і послуг певного виду;
складаються з позначень чи даних, що є
описовими при використанні щодо
зазначених у заявці товарів і послуг
або у зв'язку з ними, зокрема вказують
на вид, якість, склад, кількість,
властивості, призначення, цінність
товарів і послуг, місце і час
виготовлення чи збуту товарів або
надання послуг.

Пунктом 4.3.1.5. Правил складання, подання
та розгляду заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг,
затверджених наказом Державного
патентного відомства України від 28.07.1995
р. №116 (надалі - Правила), передбачено, що
до позначень, які є загальновживаними
для товарів певного виду, належать
позначення, які використовуються для
певних товарів і які, внаслідок їх
тривалого використання для одного й
того ж товару або товару такого ж виду
різними виробниками, стали видовими
або родовими поняттями.

Як правомірно зазначив відповідач у
відзиві на апеляційну скаргу, словесне
позначення "Дружба" використовувалось
фахівцями та споживачами для товару,
визначеного складу та характеристик,
що відповідають ТУ У 46.39.034-94 - сир
плавлений пастоподібний Дружба.

Крім цього, дане позначення
використовувалось різними виробниками
для позначення товару - сир плавлений
пастоподібний Дружба визначеного
складу та характеристик протягом
тривалого часу. Зазначені ознаки
словесного позначення Дружба, є
підставами для висновку про те, що
словесне позначення "Дружба" за
свідоцтвом України на знак для товарів
і послуг №48734 є загальновживаним для
товарів певного виду, - сиру плавленого
визначеного складу.

Скаржник (Позивач) зазначає, що
зображання яке використовує ТОВ
"Лубенський молочний завод" і те
зображення, що зазначене у свідоцтві
знак для товарів та послуг №48734 схожі і
це має очевидний характер.

Проте даний факт не відповідає
дійсності, оскільки судом першої
інстанції було вірно встановлено, що
ТОВ "Лубенський молочний завод"
(Відповідач) використовує його в
червоному кольорі з поєднанням
зображень (сонця, корови, логотип
"ГАРМОНІЯ") та словесних елементів
(продукт молоковмісний сирний
плавлений скибковий), що підтверджено
наданими до матеріалів справи
доказами.

Згідно п. 6 ст. 7 ЗУ "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг", якщо
заявник просить охорону кольору чи
поєднання кольорів, як розрізняльної
ознаки свого знака, то він зобов'язаний
заявити про це і вказати в заяві колір
чи поєднання кольорів, охорону яких він
просить, подати в заявці кольорові
зображення вказаного знаку.

Позивачем про це в заявці зазначено не
було, що відповідно підтверджує, що
дані зображення різняться і
використовуються Відповідачем в
зовсім іншій формі.

Крім того, Позивачем (Компанією
"Соларео Глобал Алтернатів Фанд
Лімітед") не надано суду першої
інстанції жодних доказів того, що він
дійсно використовує даний знак у свої
господарській діяльності та виробляє
під даним знаком, а саме знаком
зображеним в чорному та білому кольорі,
свою продукцію і, що дії Відповідача
при використанні знаку у свої
господарській діяльності в червоному
кольорі з поєднанням зображень (сонця,
корови, логотип "ГАРМОНІЯ") та словесних
елементів (продукт молоковмісний
сирний плавлений скибковий), порушують
його права та можуть ввести в оману
покупців (споживачів) товару.

З огляду на зазначені вище обставини,
суд першої інстанції обґрунтовано та
правомірно прийшов до висновку, що
надані позивачем докази не
підтверджують факт неправомірного
використання відповідачем у своїй
господарській діяльності знаку для
товарів та послуг "ДРУЖБА" за
свідоцтвом України №48734 і за таких
обставин, позовні вимоги задоволенню
не підлягають .

На підставі вищевикладеного, рішення
господарського суду Полтавської
області від 14.10.2014 року по справі
№917/1745/13 прийнято з урахуванням
фактичних обставин справи та діючого
законодавства, без порушень норм
матеріального та процесуального права,
тому підлягає залишенню без змін, а
апеляційна скарга - без задоволення.

Таким чином, керуючись ст. 492, п. 5 ч. 1 ст.
495 Цивільного кодексу України, ст.ст. 33,
49, 99, 101, п. 1 ст. 103, ст. 105 Господарського
процесуального кодексу України, судова
колегія, -

ПОСТАНОВИЛА:

Рішення господарського суду
Полтавської області від 14.10.2014 року по
справі №917/1745/13 залишити без змін, а
апеляційну скаргу - без задоволення.

Дана постанова набирає законної сили з
дня її прийняття і може бути оскаржена
протягом двадцяти днів до касаційної
інстанції Вищого господарського суду
України.

Повний текст постанови складено 04.12.14

Головуючий суддя
Могилєвкін Ю.О.

Суддя
Пушай В.І.

Суддя
Плужник О.В.