м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел.
УХВАЛА

№ 910/23116/14 08.12.14

Господарський суд міста Києва у складі
судді Марченко О.В.,

при секретарі судового засідання
Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому
засіданні

справу № 910/23116/14

за позовом Ярліс Інвестментс ЛТД,
Нікосія, Кіпр,

до Державної служби інтелектуальної
власності України, та

приватного підприємства "Легенда
Криму", с. Геройське Сакського району
Автономної Республіки Крим,

про визнання свідоцтв України №177738 та
№180019 на знаки для товарів і послуг
частково недійсними,

за участю представників:

позивача - Нікулеско Д.С. (довіреність
від 23.09.2014 №218291/14);

відповідача-1 - Саламова О.В.
(довіреність від 21.11.2014 №1-8/8564);

відповідача-2 - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Ярліс Інвестментс ЛТД (далі - Компанія)
звернулася до господарського суду
міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним свідоцтва України
№ 177738 на знак для товарів і послуг
«ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАКАТ», виданого на ім'я
приватного підприємства «Легенда
Криму» (далі - ПП «Легенда Криму»),
стосовно всіх товарів і послуг 16, 33, 35 та
послуг 43 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків (далі - МКТП), для яких
знак зареєстровано;

- визнання недійсним свідоцтва України
№ 180019 на знак для товарів і послуг
«ЗАКАТ ИНКЕРМАНА», виданого на ім'я ПП
«Легенда Криму», щодо всіх товарів і
послуг 16, 33, 35 та послуг 43 класів
Міжнародної класифікації товарів і
послуг для реєстрації знаків (далі -
МКТП), для яких знак зареєстровано;

- зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
(далі - Служба) внести зміни до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг про визнання
недійсними частково свідоцтв України
№ 177738 і № 180019 на знаки для товарів і
послуг, про що здійснити відповідну
публікацію в офіційному бюлетені
«Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 27.10.2014 порушено провадження у
справі.

Служба 17.11.2014 подала суду відзив на
позов, в якому зазначила таке:
свідоцтва України № 177738, 180019 на знаки
для товарів і послуг «ІНКЕРМАНСЬКИИ
ЗАКАТ» та «ЗАКАТ ІНКЕРМАНА» видані на
ім'я ПП «Легенда Криму» для товарів 16, 32,
33, 35 та послуг 43 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків (далі - МКТП);
експертиза заявок № ш201220893 та m201220900 на
видачу свідоцтв України на знаки
«ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАКАТ» та «ЗАКАТ
ІНКЕРМАНА» проводилась відповідно до
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" (далі -
Закон) та Правил складання, подання та
розгляду заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг,
затверджених наказом Державного
патентного відомства України від 28.07.1995
№116 (в редакції наказу Держпатенту від
20.08.1997 №72), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 22.09.1997 за
№416/2220 (далі - Правила); у встановленні
схожості словесних позначень
враховується звукова (фонетична),
графічна (візуальна) та смислова
(семантична) схожість; свідоцтво
України №34294 на знак «Інкерман» видано
на ім'я Компанії для товарів 16, 33 та
послуг 35 класів МКТП; свідоцтво України
№ 37258 на знак «ІНКЕРМАНСЬКЕ» та
свідоцтво України № 61198 на знак
«ИНКЕРМАН» видані ім'я Компанії для
товарів 33 та послуг 35, 43 класів МКТП;
враховуючи, що знаки за свідоцтвами
України № 177738 та № 180019 не є схожими
настільки, що їх можна сплутати із
знаками за свідоцтвами України № 34294, №
37258 та № 61198, виключається можливість
сплутування позначень споживачем,
отже, позначення не є оманливими або
такими, що можуть ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товар чи надає
послугу.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 17.11.2014 задоволено частково
заяву позивача про вжиття заходів до
забезпечення позову, вжито заходів до
забезпечення позову шляхом: заборони
ПП «Легенда Криму» відмовлятися від
свідоцтв України № 177738 і № 180019 на знаки
для товарів і послуг «ИНКЕРМАНСКИЙ
ЗАКАТ» та «ЗАКАТ ИНКЕРМАНА» повністю
або частково і передавати у будь-який
спосіб повністю чи частково право
власності на вказані знаки для товарів
і послуг; заборони Службі вносити зміни
до Державного реєстру свідоцтв України
стосовно власника знаків для товарів і
послуг «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАКАТ» за
свідоцтвом України № 177738 та «ЗАКАТ
ИНКЕРМАНА» за свідоцтвом України № 180019
і здійснювати публікацію про це в
офіційному бюлетені «Промислова
власність».

Компанія та Служба 08.12.2014 подали суду
клопотання про призначення у справі
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності та
запропонували питання, які слід
поставити на вирішення судового
експерта, а саме: «чи є знаки для
товарів і послуг «ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАКАТ»
та «ЗАКАТ ІНКЕРМАНА» за свідоцтвами
України №177738 та № 180019 схожими
настільки, що їх можна сплутати з
раніше зареєстрованими знаками для
товарів і послуг «Інкерман»,
«ІНКЕРМАНСЬКЕ» та «ИНКЕРМАН» за
свідоцтвами України №34294, №37258 та
№61198?» та «чи є товари 16, 33 ,35 та 43 класу
МКТП, для яких зареєстровані знаки для
товарів і послуг «ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАКАТ»
та «ЗАКАТ ІНКЕРМАНА» за свідоцтвами
України №177738 та №180019, такими самими
або спорідненими з товарами, для яких
були раніше зареєстровані знаки для
товарів і послуг «Інкерман»,
«ІНКЕРМАНСЬКЕ» та «ИНКЕРМАН» за
свідоцтвами України №34294, №37258 та
№61198?». Крім того, представник Компанії
просив суд поставити також питання
щодо оманливості торговельних марок
відповідача та щодо того, чи можуть
вони ввести в оману стосовно особи, яка
виробляє товар і надає послугу,
гарантував оплату позивачем вартості
проведення судової експертизи.

Проведення судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності Компанія
запропонувала доручити атестованим
судовим експертам з правом проведення
експертиз, пов'язаних з охороною прав
на об'єкти інтелектуальній власності, -
Жилі Богдану Володимировичу,
Стародубову Ігорю Вадимовичу або
Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу.

Служба проведення судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності
запропонувала доручити Київському
науково-дослідному інституту судових
експертиз Міністерства юстиції
України або атестованому судовому
експерту з правом проведення
експертиз, пов'язаних з охороною прав
на об'єкти інтелектуальній власності,
Жилі Богдану Володимировичу.

Представник Компанії у судовому
засіданні 08.12.2014 надав пояснення по
суті спору, позовні вимоги підтримав у
повному обсязі; підтримав клопотання
про призначення судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності.
Представник Служби надав пояснення у
справі, проти задоволення позовних
вимог заперечив, підтримав клопотання
про призначення у справі судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності.

Представник ПП «Легенда Криму» у
судове засідання 08.12.2014 не з'явився, про
причини неявки суд не повідомив, був
належним чином повідомлений про дату,
час та місце проведення судового
засідання, а саме до матеріалів справи
долучено квитанцію № 00210, опис
вкладення у цінний лист та
повідомлення про вручення, яке
свідчить про вручення відповідачеві
27.11.2014 процесуальних документів, у тому
числі й ухвал суду про порушення
провадження у справі та відкладення її
розгляду.

Проаналізувавши подані клопотання,
господарський суд міста Києва вбачає
за можливе їх задовольнити,
призначивши у справі судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності, з
огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України) судочинство у
господарських судах здійснюється на
засадах змагальності. Сторони та інші
особи, які беруть участь у справі,
обґрунтовують свої вимоги і
заперечення поданими суду доказами.
Господарський суд створює сторонам та
іншим особам, які беруть участь у
справі, необхідні умови для
встановлення фактичних обставин
справи і правильного застосування
законодавства.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК
України для роз'яснення питань, що
виникають при вирішенні
господарського спору і потребують
спеціальних знань, господарський суд
призначає судову експертизу.

Як вбачається з матеріалів справи,
позов мотивовано тим, що:

Службою 10.04.2013 на ім'я ПП «Легенда
Криму» зареєстровано знаки для товарів
і послуг «ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАКАТ» за
свідоцтвом України №177738 та «ЗАКАТ
ІНКЕРМАНА» за свідоцтвом України №180019
для товарів і послуг 16, 32, 33, 35, 43 класів
МКТП;

на думку позивача, знаки для товарів і
послуг за свідоцтвами України №180019 та
№177738 є схожими до ступеню змішування
із раніше зареєстрованими
торговельними марками Компанії
«Інкерман» за свідоцтвом України №34294
для товарів і послуг 16, 33 та 35 класів
МКТП; «ІНКЕРМАНСЬКЕ» за свідоцтвом
України №37258 для товарів і послуг 33, 35
та 43 класів МКТП та «ИНКЕРМАН» за
свідоцтвом України №61198 для товарів і
послуг 33, 35 та 43 класів МКТП;

реєстрація та подальше використання ПП
«Легенда Криму» торговельних марок за
свідоцтвами України №180019 та №177738 для
товарів і послуг 16, 33, 35 та 43 класів МКТП,
схожих настільки, що їх можна сплутати
з торговельними марками Компанії,
створює можливість введення в оману
споживачів щодо особи, яка виробляє
товар та/або надає послуги;

враховуючи наведене, свідоцтва України
№177738 і №180019 підлягають визнанню
недійсними частково на підставі абзацу
п'ятого пункту 2 і абзацу другого пункту
3 статті 6 Закону.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5
Закону правова охорона надається
знаку, який не суперечить публічному
порядку, принципам гуманності і моралі
та на який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом. Право
власності на знак засвідчується
свідоцтвом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6
Закону згідно з цим Законом не можуть
одержати правову охорону також
позначення, які є оманливими або
такими, що можуть ввести в оману щодо
товару, послуги або особи, яка виробляє
товар або надає послугу.

За приписом абзацу другого пункту 3
статті 6 Закону не можуть бути
зареєстровані як знаки позначення, які
є тотожними або схожими настільки, що
їх можна сплутати зі знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої
особи для таких самих або споріднених з
ними товарів і послуг.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму
Вищого господарського суду України від
23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики
призначення судових експертиз у
справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної
власності» зазначено, що у вирішенні
спорів про захист права
інтелектуальної власності на
торговельну марку можуть виникнути
питання про належність товарів, послуг
до споріднених з наведеними у
свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3
Правил складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на
знак для товарів і послуг, затверджених
наказом Державного патентного
відомства України від 28.07.1995 № 116 (в
редакції наказу Державного патентного
відомства України від 20.08.1997 № 72) і
зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що
для позначення, заявленого як знак,
щодо якого проводиться експертиза по
суті, і виявлених зареєстрованих та
заявлених на реєстрацію знаків з більш
раннім пріоритетом встановлюється
однорідність товарів або товарів і
послуг.

При встановленні однорідності товарів
або товарів і послуг визначається
принципова імовірність виникнення у
споживача враження про належність їх
одній особі, що виготовляє товар або
надає послуги.

Для встановлення такої однорідності
слід враховувати рід (вид) товарів і
послуг; їх призначення; вид матеріалу, з
якого товари виготовлені; умови та
канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до частин другої і третьої
статті 41 ГПК України для роз'яснення
питань, що виникають при вирішенні
господарського спору і потребують
спеціальних знань, господарський суд
призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право
пропонувати господарському суду
питання, які мають бути роз'яснені
судовим експертом. Остаточне коло цих
питань встановлюється господарським
судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України «Про судову
експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування
питань, що виникли у вирішенні даного
спору і потребують спеціальних знань,
господарський суд міста Києва вважає
за необхідне призначити у справі
судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, витрати за
проведення якої покласти на позивача;
проведення такої експертизи слід
доручити судовому експерту Жилі
Богдану Володимировичу.

Згідно з пунктом 1 частини першої
статті 79 ГПК України господарський суд
має право зупинити провадження у
справі за клопотанням сторони,
прокурора, який бере участь в судовому
процесі, або за своєю ініціативою у
випадках призначення господарським
судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським
судом міста Києва судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності суд
вважає за необхідне на час її
проведення провадження у даній справі
зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України,
господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/23116/14 судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручити
судовому експерту Жилі Богдану
Володимировичу (04205, м. Київ, проспект
Оболонський, буд. 28-а, кв. 88).

2. На вирішення судовому експерту
поставити такі питання:

- чи є знаки для товарів і послуг
«ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАКАТ» та «ЗАКАТ
ІНКЕРМАНА» за свідоцтвами України
№177738 та № 180019 схожими настільки, що їх
можна сплутати з раніше
зареєстрованими знаками для товарів і
послуг «Інкерман», «ІНКЕРМАНСЬКЕ» та
«ИНКЕРМАН» за свідоцтвами України
відповідно №34294, №37258 та №61198?;

- чи є знаки для товарів і послуг
«ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАКАТ» та «ЗАКАТ
ІНКЕРМАНА» за свідоцтвами України
№177738 та № 180019 оманливими та такими, що
можуть ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товар та надає послуги, а саме
стосовно особи Ярліс Інвестментс ЛТД?

- чи є товари 16, 33 ,35 та 43 класу
Міжнародної класифікації товарів і
послуг для реєстрації знаків, для яких
зареєстровані знаки для товарів і
послуг «ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАКАТ» та «ЗАКАТ
ІНКЕРМАНА» за свідоцтвами України
№177738 та №180019, спорідненими з товарами
і послугами, для яких були раніше
зареєстровані знаки для товарів і
послуг «Інкерман», «ІНКЕРМАНСЬКЕ» та
«ИНКЕРМАН» за свідоцтвами України
№34294, №37258 та №61198?

3. Відповідно до статті 4 Закону України
"Про судову експертизу" попередити
судового експерта про кримінальну
відповідальність за статтями 384 та 385
Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №
910/23166/14 надіслати судовому експерту
Жилі Богдану Володимировичу (04205, м.
Київ, проспект Оболонський, буд. 28-а, кв.
88).

5. Витрати за проведення судової
експертизи покласти на Ярліс
Інвестментс ЛТД (Стадіу, 37 А, Аглантзіа
Пі.Сі. 2013, Нікосія, Кіпр; адреса для
листування: патентно-юридична агенція
"Дубинський і Ошарова"; 01033, м. Київ, вул.
Жилянська, 37). Зобов'язати Ярліс
Інвестментс ЛТД здійснити попередню
оплату судової експертизи відповідно
до виставленого судовим експертом
рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта
надіслати сторонам у справі належним
чином засвідчені копії висновку,
складеного за результатами проведення
судової експертизи.

7. Зобов'язати позивача надіслати
приватному підприємству "Легенда
Криму" копію даної ухвали, докази чого
подати суду.

8. Провадження у справі № 910/23116/14
зупинити до закінчення проведення
судової експертизи.

Суддя
О.
Марченко