КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"04" листопада 2014 р. Справа №910/6197/13

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Разіної
Т.І.

суддів:
Доманської М.Л.

Сотнікова С.В.

представники сторін:

від позивача: Лавренова Н.О. -
представник (дов. б/н від 14.02.2013);

від відповідача1: Титаренко Ю.П. -
представник (дов. № № 1750/3 від 28.03.2014);

від відповідача 2: не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу
товариства з обмеженою
відповідальністю «Фармацевтична
компанія «Здоров'я» на рішення
господарського суду міста Києва від
11.12.2013 року у справі № 910/6197/13 (суддя
Прокопенко Л.В.)

за позовом Компанії Берлін-Хемі
(Менаріні Груп), Німеччина, м. Берлін

до 1. товариства з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", м. Харків

2. Міністерства охорони здоров'я
України, м. Київ

про припинення порушення, визнання
незаконним та часткове скасування
наказу Міністерства охорони здоров'я
України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста
Києва від 11.12.2013 року у справі № 910/6197/13
(суддя Прокопенко Л.В.) позовні вимоги
Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп)
задоволено в повному обсязі; визнано
незаконним та скасовано наказ
Міністерства охорони здоров'я України
від 23.08.2012 № 658 «Про державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарських засобів та
внесення змін до реєстраційних
матеріалів» в частині реєстрації
лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я
(таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 7
(7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у
блістерах, заявник товариство з
обмеженою відповідальністю
«Фармацевтична компанія «Здоров'я»,
номер реєстраційного посвідчення
UA/12456/01/01) зазначений під номером 5 у
додатку № 1 до наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 23.08.2012 № 658;
визнано незаконним та скасовано наказ
Міністерства охорони здоров'я України
від 07.06.2013 № 480 «Про державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарських засобів та
внесення змін до реєстраційних
матеріалів» в частині реєстрації
лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я
(краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у
флаконах з пробкою-крапельницею № 1 у
коробці, заявник товариство з
обмеженою відповідальністю
«Фармацевтична компанія «Здоров'я»,
номер реєстраційного посвідчення
UA/12946/01/01) зазначений під номером 6 у
додатку № 1 до наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 07.06.2013 р. №
480; зобов'язано Міністерство охорони
здоров'я України виключити лікарські
засоби ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, реєстраційні
посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з
Державного реєстру лікарських засобів
України, шляхом видання наказу;
заборонено товариству з обмеженою
відповідальністю «Фармацевтична
компанія «Здоров'я» використовувати
позначення ЕСПУЗІН, схоже із знаком для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 25612 стосовно товарів 5 класу МКТП;
зобов'язано товариство з обмеженою
відповідальністю «Фармацевтична
компанія «Здоров'я» усунути позначення
ЕСПУЗІН з лікарських засобів власного
виробництва.

Не погоджуючись з рішенням суду першої
інстанції, товариство з обмеженою
відповідальністю «Фармацевтична
компанія «Здоров'я» звернулось до
Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
рішення господарського суду міста
Києва від 11.12.2013 року у справі № 910/6197/13
та прийняти нове рішення, яким
відмовити в задоволенні позовних
вимог; призначити повторну судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручити
атестованому судовому експерту
Харківського науково-дослідного
Інституту судових експертиз ім. Засл.
професора М.С. Бокаріуса, м. Харків,
оскільки в призначенні повторної
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності було
необґрунтовано відмовлено; повідомити
ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»
про час та місце проведення судового
засідання.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 06.02.2014 року
вказану апеляційну скаргу прийнято до
провадження та призначено до розгляду
в судовому засіданні.

04.11.2014 року Компанія Берлін-Хемі
(Менаріні Груп) звернулася до
апеляційного суду з письмовим
клопотанням, в якому просить
призначити комісійну судову
експертизу, проведення якої доручити
Київському науково-дослідному
Інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України.

В судовому засіданні 04.11.2014 представник
Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп)
підтримав письмове клопотання про
призначення комісійної судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності та просив поставити на
розгляд експерту ті самі питання, що і в
попередніх експертизах, витрати на
проведення повторної експертизи
покласти на відповідача та позивача
пропорційно та не заперечував щодо
покладення на даній стадії розгляду
справи витрати, пов'язані з проведенням
експертизи, на Компанію Берлін-Хемі
(Менаріні Груп).

Представник відповідача-1 в судовому
засіданні надав усні пояснення, в яких
заперечив щодо задоволення клопотання
про призначення комісійної судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення уповноважених
представників сторін, обговоривши
доводи апеляційної скарги, перевіривши
застосування судом першої інстанції
норм процесуального та матеріального
права, колегія суддів Київського
апеляційного господарського суду
дійшла висновку про необхідність у
справі № 910/6197/13 призначити судову
експертизу та зупинити апеляційне
провадження по даній справі,
враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи на
виконання ухвали господарського суду
міста Києва від 22.05.2013 у справі № 910/6197/13
судовим експертам Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України;( 03680, м. Київ, вул. Боженка, 11,
корп. 4, 13 поверх) проведено судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності про що складено 07.10.2013
висновок № 900 та надано відповіді.

Так, згідно зазначеного висновку,
експерти надали відповіді:

- назва лікарського засобу «ЕСПУЗІН», є
домінуючою частиною лікарського
засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» ;

- назва лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», що виробляється ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров'я», є
схожою настільки , що її можна сплутати
із знаком для товарів і послуг
«ЕСПУМІЗАН» за свідоцтвом України №
25612 від 17.06.2002;

- назва лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», що виробляється ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров'я», є
такою, що може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товар;

- знак для товарів і послуг України
«Эспузин-Здоровье», за свідоцтвом
України № 170776 від 13.05.2013, є схожим зі
знаком для товарів і послуг України
«ЕСПУМІЗАН» за свідоцтвом України №
256123 від 17.06.2002, настільки, що їх можна
сплутати;

- знак для товарів та послуг України
«Эспузин-Здоровье», за свідоцтвом
України № 170776 від 13.05.2013, є таким, що
може вести в оману щодо особи
виробника;

- знак для товарів та послуг України
«Эспузин-Здоровье», за свідоцтвом
України № 170776 від 13.05.2013 не є оманливим.

Також в матеріалах справи наявний
висновок Харківського
науково-дослідного Інституту судових
експертиз ім. Засл. професора М.С.
Бокаріуса про проведення судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності № 3928/10006 від 09.09.2014 року,
виконаний на підставі ухвали
Київського апеляційного
господарського суду від 18.03.2014 у справі
№ 910/6197/13. Згідно зазначеного висновку,
експерти надали відповіді:

- назва лікарського засобу «ЕСПУЗІН»,
не є домінуючою частиною лікарського
засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» ;

- назва лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», що виробляється ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров'я», не
є тотожньою або схожою настільки, що її
можна сплутати із знаком для товарів і
послуг «ЕСПУМІЗАН» за Свідоцтвом
України № 25612 від 17.06.2002;

- в назві лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» та в позначенні
знака для товарів і послуг «ЕСПУМІЗАН»
(Свідоцтво України на знак для товарів
і послуг від 17.06.2002 за номером 25612)
наявне співпадіння перших чотирьох
звуків;

- назва лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», що виробляється ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров'я», не
є такою, що може ввести в оману відносно
особи позивача - Компанії Берлін-Хемі
(Менаріні Груп), власника Свідоцтва
України № 25612 від 17.06.2002;

- знак для товарів та послуг України
«Эспузин-Здоровье», який засвідчується
Свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013, не
є тотожним або схожим зі знаком для
товарів а послуг України «ЕСПУМІЗАН»,
який засвідчується Свідоцтвом України
256123 від 17.06.2002, настільки, що їх можна
сплутати;

- знак для товарів та послуг
«Эспузин-Здоровье», який засвідчується
Свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013, не
є таким, що може вести в оману відносно
особи власника Свідоцтва України № 25612
від 17.06.2002 Компанії Берлін-Хемі
(Менаріні Груп);

- знак для товарів та послуг України
«Эспузин-Здоровье», який засвідчується
Свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013 не є
оманливим.

Відповідно п. 1.2.10 Інструкції про
призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень та
Науково-методичних рекомендацій з
питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних
досліджень, що затверджена наказом
Міністерством юстиції України від
08.10.1998, № 53/5 комісійною є експертиза,
яка проводиться двома чи більшою
кількістю експертів, що мають
кваліфікацію судового експерта за
однією експертною спеціалізацією
(фахівцями в одній галузі знань).
Комісія експертів може утворюватися
органом (особою), який (яка)
призначив(ла) експертизу (залучив(ла)
експерта), або керівником експертної
установи.

Пунктом 3.8 зазначеної інструкції
оформлення матеріалів для призначення
комісійної експертизи здійснюється за
правилами, викладеними в пункті 3.7
цього розділу.

Оскільки, представником позивача в
судовому засіданні усно надано
пояснення, що питання для роз'яснення
експертам необхідно поставити ті самі,
що і в попередніх ухвалах суду про
призначення судових експертиз, та
враховуючи положення чинного
законодавства, колегія судів робить
висновок, що в даному випадку Компанії
Берлін-Хемі (Менаріні Груп) просить
призначити повторну судову експертизу,
проведення якої доручити комісії з
експертів.

Відповідно до п. 15.2. Постанови Пленуму
Вищого господарського суду України,
від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання
практики призначення судової
експертизи» повторною визнається
судова експертиза, у проведенні якої
експерт досліджує ті ж самі об'єкти і
вирішує ті ж самі питання, які
досліджувалися і вирішувалися у
первинній судові експертизі. Нові
об'єкти на дослідження повторної
судової експертизи подаватися не
можуть, так само як не можуть ставитися
на її вирішення питання, які не
розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза
призначається з ініціативи суду або за
клопотанням учасників процесу, якщо
висновок експерта визнано
необґрунтованим чи таким, що
суперечить іншим матеріалам справи,
або коли він викликає сумнів у його
правильності, або за наявності
істотного порушення норм, які
регламентують порядок призначення і
проведення експертизи. Повторну судову
експертизу може бути призначено також,
якщо є розходження у висновках кількох
експертів і їх неможливо усунути
шляхом одержання додаткових пояснень
експертів у судовому засіданні.
Повторну судову експертизу слід
доручати іншому експерту (експертам).

Пунктом 1.3 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від 23.03.2012
№ 5 «Про деякі питання практики
призначення судових експертиз у
справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної
власності» встановлено, що судова
експертиза повинна призначатися
тільки для встановлення даних, що
входять до предмета доказування у
справі, і не може стосуватися
тлумачення і застосування правових
норм.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу.

Учасники судового процесу мають право
пропонувати господарському суду
питання, які мають бути роз'яснені
судовим експертом. Остаточне коло цих
питань встановлюється господарським
судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи має бути
доручено компетентним організаціям чи
безпосередньо спеціалістам, які
володіють необхідними для цього
знаннями. Особа яка проводить судову
експертизу (далі -судовий експерт),
користується правами і несе обов'язки,
зазначені у ст. 31 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України
господарський суд зупиняє провадження
у справі за клопотанням сторони,
прокурора, який бере участь в судовому
процесі, або за своєю ініціативою у
випадках призначення господарським
судом судової експертизи.

Таким чином, з метою всебічного,
повного і об'єктивного розгляду спору,
оскільки роз'яснення питань, що виникли
при вирішенні даного спору потребують
спеціальних знань та за наявності у
справі двох висновків експертних
установ з протилежними відповідями на
питання, колегія суддів апеляційного
господарського суду дійшла висновку
про задоволення клопотання Компанії
Берлін-Хемі (Менаріні Груп) та зупинити
апеляційне провадження у справі №
910/6197/13 в звязку з призначенням судової
експертизи.

Враховуючи вищевикладене Київський
апеляційний господарський суд
відхиляє заявлене представником
позивача письмове клопотання про
виклик судового експерта, оскільки
судом прийнято рішення щодо
призначення повторної експертизи.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86, 99, 101 ГПК України,
Законом України «Про судову
експертизу», Київський апеляційний
господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання
Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп).

2. Зупинити провадження у справі №
910/6197/13 до закінчення проведення
експертного дослідження.

3. Призначити у справі № 910/6197/13
повторну комісійну судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності,
проведення якої доручити Київському
науково-дослідного Інституту судових
експертиз Міністерства юстиції
України, м. Київ (м. Київ, вул.
Смоленська, 6).

4. Постановити на вирішення
експертів наступні питання, що
потребують роз'яснення:

- чи є позначення «ЕСПУЗІН» домінуючою
частиною назви лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» ?

- чи є назва лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», що виробляється ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров'я»,
тотожним або схожим настільки, що його
можна сплутати із знаком для товарів і
послуг «ЕСПУМІЗАН» за Свідоцтвом
України № 25612 від 17.06.2002 ?

- чи містить назва лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» позначення, схожі із
знаком для товарів і послуг
«ЕСПУМІЗАН» (Свідоцтво України на знак
для товарів і послуг від 17.06.2002 за
номером 25612) ?

- чи є назва лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», що виробляється ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров'я»,
такою, що може ввести в оману відносно
особи позивача Компанії Берлін-Хемі
(Менаріні Груп), власника Свідоцтва
України № 25612 від 17.06.2002 ?

- чи є знак для товарів та послуг
України «Эспузин-Здоровье», який
засвідчується Свідоцтвом України №
170776 від 13.05.2013., тотожним або схожим зі
знаком для товарів а послуг України
«ЕСПУМІЗАН», який засвідчується
Свідоцтвом України № 256123 від 17.06.2002,
настільки, що їх можна сплутати ?

- чи є знак для товарів та послуг
України «Эспузин-Здоровье», який
засвідчується Свідоцтвом України №
170776 від 13.05.2013, таким, що може вести в
оману відносно особи власника
Свідоцтва України № 25612 від 17.06.2002
Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп) ?

- чи є знак для товарів та послуг
України «Эспузин-Здоровье», який
засвідчується Свідоцтвом України №
170776 від 13.05.2013, оманливим ?

5. В розпорядження експертної
установи надіслати матеріали справи №
910/6197/13 та копію цієї ухвали.

6. Попередити експерта, який буде
здійснювати судову експертизу, про
кримінальну відповідальність за ст. ст.
384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Зобов'язати сторони подати на
вимогу експерта необхідні для
проведення судової експертизи
первинні документи.

8. Витрати, пов'язані з проведенням
експертизи, на даній стадії розгляду
справи покласти на Компанію
Берлін-Хемі (Менаріні Груп).

9. По закінченню експертизи
висновок, матеріали справи
№ 910/6197/13 та розрахунок витрат,
пов'язаних з проведенням експертизи,
надати Київському апеляційному
господарському суду. Копію висновку
надіслати сторонам у справі.

10. Копії цієї ухвали надіслати
сторонам у справі.

Головуючий суддя
Т.І. Разіна

Судді
М.Л. Доманська

С.В. Сотніков