м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
УХВАЛА

Справа № 910/19815/14 20.10.14

Товариства з обмеженою
відповідальністю "Енергомашкомплект"

до 1) Державної служби
інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою
відповідальністю
"Енергомашкомплект-Донбас"

про визнання недійсним
свідоцтва України на знак для товарів
та послуг

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Преснякова І.В. за
довіреністю б/н від 26.09.2014 р.

від відповідача-1: Саламов О. В. за
довіреністю № 2-8/3902 від 23.05.2013 р.

від відповідача-2: Рудницька О. І. за
довіреністю б/н від 11.03.2014 р.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Енергомашкомплект"
(позивач) звернулось до Господарського
суду міста Києва з позовом до Державної
служби інтелектуальної власності
України (відповідач-1), Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Енергомашкомплект-Донбас"
(відповідач-2) про визнання недійсним
свідоцтва України № 165433 на знак для
товарів та послуг.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 19.09.2014 р. порушено провадження
у справі № 910/19815/14 та призначено
розгляд справи на 06.10.2014 р. об 11:20 год.

30.09.2014 р. через відділ діловодства суду
від представника відповідача-2
надійшло клопотання про направлення
процесуальних документів за вказаною
адресою.

03.10.2014 р. через відділ діловодства суду
від представника відповідача-2
надійшло клопотання про відкладення
розгляду справи та надання більш
тривалого строку для підготовки
відзиву та виконання вимог ухвали суду
від 19.09.2014 р.

В судове засідання, призначене на 06.10.2014
р., представники позивача та
відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судове
засідання 06.10.2014 р. не з'явився, вимоги
ухвали суду від 19.09.2014 р. не виконав, про
час та місце судового розгляду був
повідомлений належним чином.

Представник позивача в судовому
засіданні, призначеному на 06.10.2014 р.,
подав клопотання про призначення
судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності щодо
свідоцтва України № 165433 на знак для
товарів та послуг.

Клопотання залучене до матеріалів
справи та передане до відділу
діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому
засіданні, призначеному на 06.10.2014 р.,
подав письмові пояснення на виконання
вимог ухвали суду від 19.09.2014 р. На
підтвердження правової позиції,
викладеної у поясненнях, позивач надав
суду докази, які просив долучити до
матеріалів справи.

Пояснення разом з доданими до них
документами залучені судом до
матеріалів справи та передані до
відділу діловодства суду для
реєстрації.

Представник відповідача-1 в судовому
засіданні, призначеному на 06.10.2014 р.,
подав клопотання про долучення виписки
з Державного реєстру свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг відносно
свідоцтва № 165433 станом на 01.10.2014 р. та
копій матеріалів заявки № m201115431 до
матеріалів справи.

Клопотання судом задоволене та
передане до відділу діловодства суду
для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на
06.10.2014 р., здійснювався розгляд
клопотання відповідача-2 про
відкладення розгляду справи, поданого
03.10.2014 р. через відділ діловодства суду.

Клопотання судом відхилено як
безпідставне.

Представник позивача в судовому
засіданні, призначеному на 01.09.2014 р.,
надав усні пояснення по суті заявлених
позовних вимог, позов підтримав з
урахуванням пояснень, поданих 06.10.2014 р.
в судовому засіданні.

Представник відповідача-1 в судовому
засіданні 06.10.2014 р. заперечував проти
заявлених позовних вимог та просив суд
відмовити позивачу в задоволенні
позову.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу. Учасники судового процесу
мають право пропонувати
господарському суду питання, які мають
бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд прийшов до
висновку про необхідність призначення
у справі судової експертизи та
забезпечити сторонам можливість
надати суду питання, які, на їх думку,
необхідно поставити на вирішення
судового експерта.

Відповідно до п. 1, 2 ч.1 ст. 77 ГПК України
господарський суд відкладає в межах
строків, встановлених ст. 69 ГПК України,
розгляд справи у разі нез'явлення в
засідання представників сторін та
неподання витребуваних доказів. Про
відкладення розгляду справи
виноситься ухвала, в якій вказуються
час і місце проведення наступного
засідання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 77 ГПК
України та необхідність призначення у
справі судової експертизи, суд дійшов
висновку про неможливість вирішення
справи по суті в судовому засіданні,
призначеному на 06.10.2014 р.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 06.10.14 року відкладено розгляд
справи на 20.10.2014 о 12:50 год. та надано
можливість сторонам запропонувати
суду перелік питань, які, на їх думку,
необхідно поставити на вирішення
судового експерта.

20.10.2014 року позивач через відділ
діловодства суду звернувся до суду з
заявою про забезпечення позову.

20.10.2014 року відповідач-2 через відділ
діловодства суду надав письмові
пояснення на виконання вимог ухвали
Господарського суду міста Києва від
19.09.2014 року.

20.10.2014 року відповідач-2 через відділ
діловодства суду звернувся до суду з
клопотанням щодо питань, які
необхідно поставити на вирішення
судового експерта.

20.10.2014 року відповідач-2 через відділ
діловодства суду надав відзив на
позовну заяву.

В судове засідання, призначене на
20.10.2014 року, з'явилися представники
сторін.

В судовому засіданні, призначеному
на 20.10.2014 року, письмові пояснення та
відзив, подані відповідачем-2 через
відділ діловодства суду, долучені до
матеріалів справи.

В судовому засіданні, призначеному
на 20.10.2014 року, позивач звернувся до
суду з заявою про долучення доказів
до матеріалів справи. Заява позивача
судом задоволена та передана до
відділу суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному
на 20.10.2014 року, позивач звернувся до
суду з заявою, в якій позивач
уточнив перелік питань, які, на його
думку, необхідно поставити на
вирішення судового експерта. Заява
позивача передана до відділу суду
для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному
на 20.10.2014 року, відповідач-1 звернувся
до суду з клопотанням, в якому
запропонував перелік питань, які, на
його думку, необхідно поставити на
вирішення судового експерта.
Клопотання позивача судом задоволено
та передано до відділу суду для
реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному
на 20.10.2014 року, здійснювався розгляд
справи по суті.

Позивач підтримав позовні вимоги
повністю. Позивач, зокрема, вказав, що
його Статутом передбачені назви
товариства українською (ТОВ
«ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ»), російською (ООО
ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ») та англійською
(«ENERGOMASHCOMPLECT») мовами. Позивач вказав,
що знак для товарів і послуг
відповідача-2 за свідоцтвом України
№ 165433 схожий до ступеню змішування з
емблемою позивача, яку позивач
використовує з 2008 року (зображення
емблеми наведено в п. 2.1. Статуту
позивача), а також з абревіатурою
комерційного найменування позивача
англійською мовою (EMC), яку позивач
використовує в своїй комерційній
діяльності з 2003 року. Позивач вказав,
що до подачі відповідачем-2 заявки на
реєстрацію знаку для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 165433
ним використовувалося позначення
для ідентифікації позивача.
Позначення складалося з
образотворчого та шрифтового
елементів в двох варіантах виконання.
В першому варіанті - в середині
образотворчого елементу
розмішувалися літери ЕМС, в другому
варіанті - в середині образотворчого
елементу розмішувалися літери ЕМС, за
межами образотворчого елементу
розміщено KIEV.

Відповідач-1 надав усні пояснення, в
яких вказав на необхідність
призначення у справі судової
експертизи.

Відповідач-2 проти задоволення
позовних вимог заперечував, зокрема, з
огляду на те, що подаючи на
реєстрацію позначення, яке згодом
отримало правову охорону в якості
знаку для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 165433, він діяв
правомірно, оскільки розпочав
використовувати зазначене позначення
з 2007 року, тобто раніше позивача.
Відповідач-2 вважає, що його дії по
отриманню свідоцтва України № 165433 на
знак для товарів і послуг не
порушували прав позивача, оскільки
це позначення відображає фірмове
найменування саме відповідача-2. Знак
за свідоцтвом України № 165433 не є
оманливим, оскільки навіть ще до
моменту реєстрації викликав
асоціацію саме з відповідачем-2.

В судовому засіданні, призначеному
на 20.10.2014 року, здійснювався розгляд
заяви позивача про забезпечення
позову, поданої 20.10.2014 року через
відділ діловодства суду.

Позивач заяву про вжиття заходів до
забезпечення позову підтримав.
Відповідач-1 просив вирішити заяву
про забезпечення позову на розсуд
суду. Відповідач-2 проти вжиття
заходів до забезпечення позову не
заперечував.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 20.10.2014 року заяву Товариства
з обмеженою відповідальністю
"Енергомашкомплект" про забезпечення
позову задоволено. Вжито заходи
забезпечення позову шляхом заборони
відповідачу-1 до набрання рішенням
суду законної сили вносити до
Державного реєстру свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг зміни,
пов'язані з відмовою повністю або
частково від свідоцтва України № 165433
на знак для товарів і послуг.

В судовому засіданні, призначеному на
20.10.2014 року, позивач запропонував суду
перелік питань, які, на його думку,
необхідно поставити на вирішення
судового експерта, та надав пояснення
щодо призначення судової експертизи з
урахуванням заяви, поданої суду
20.10.2014 року через відділ діловодства
суду.

В судовому засіданні, призначеному на
20.10.2014 року, представник відповідача-1
підтримав запропонований ним перелік
питань, які, на його думку, необхідно
поставити на вирішення судового
експерта.

В судовому засіданні, призначеному на
20.10.2014 року, представник відповідача-2
підтримав запропонований ним перелік
питань, які, на його думку, необхідно
поставити на вирішення судового
експерта.

Представники сторін також надали
пояснення з приводу експертних
установ, яким доцільно призначати
судову експертизу.

Остаточне коло питань, які повинні
бути роз'яснені судовим експертом,
визначається судом відповідно до ст. 41
ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України,
проведення судової експертизи
доручається державним
спеціалізованим установам чи
безпосередньо особам, які відповідають
вимогам, встановленим Законом України
"Про судову експертизу".

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від
21.08.2008 р. № 01-8/498 "Про атестованих
судових експертів з питань,
пов'язаних з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності, та
науково-дослідні установи судових
експертиз Міністерства юстиції
України" додано Витяг з Реєстру
атестованих судових експертів, який
містить відомості щодо тих осіб, які
внесені до Реєстру атестованих судових
експертів та можуть проводити
експертні дослідження у сфері
інтелектуальної власності.

Для проведення судової експертизи у
даній справі експерт має бути
атестований за спеціальністю 13.6.
"Дослідження, пов'язані з комерційними
(фірмовими) найменуваннями,
торговельними марками (знаками для
товарів і послуг), географічними
зазначеннями". Таким чином, суд вважає
за доцільне призначити судову
експертизу безпосередньо атестованому
за експертною спеціальністю 13.6.
судовому експерту, який внесений до
Реєстру атестованих судових експертів,
ведення якого здійснює Міністерство
юстиції України.

Керуючись ст. ст. 41, 79, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
Господарський суд м. Києва

У Х В А Л
И В:

1. Призначити судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності у
справі № 910/19815/14, проведення якої
доручити судовому експерту Дорошенку
Олександру Федоровичу (АДРЕСА_1, 03680).

2. На вирішення експерта поставити
наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 165433 тотожним або
схожим з позначенням ТОВ
«ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ», яке складається
з образотворчого та шрифтового
елементів (в середині образотворчого
елементу розмішуються літери ЕМС, за
межами образотворчого елементу
розміщено KIEV), зазначеним у Статуті
ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» від 12.05.2008
року та додатках №№ 17-39 до позовної
заяви, яке стало відомим в Україні до
дати подання заявки на знак для
товарів і послуг за свідоцтвом
України № 165433?

- Чи є знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 165433 тотожним або
схожим з позначенням ТОВ
«ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ», яке складається
з образотворчого та шрифтового
елементів (в середині образотворчого
елементу розмішуються літери ЕМС, за
межами образотворчого елементу
розміщено KIEV), зазначеним у Статуті
ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» від 12.05.2008
року та додатках №№ 17-39 до позовної
заяви, настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є товари та послуги, щодо яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 165433,
такими самими або спорідненими з
товарами або послугами, щодо яких
використовувалося позначення ТОВ
«ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ», яке складається
з образотворчого та шрифтового
елементів (в середині образотворчого
елементу розмішуються літери ЕМС, за
межами образотворчого елементу
розміщено KIEV), зазначеним у Статуті
ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» від 12.05.2008
року та додатках №№ 17-39 до позовної
заяви?

- Чи є знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 165433 таким, що
може ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товар або надає послуги?

- Чи є знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 165433 тотожним або
схожим з фірмовим найменуванням
відповідача-2?

- Чи є товари та послуги, щодо яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 165433
такими самими або спорідненими з
товарами або послугами, щодо яких
використовувалося фірмове
найменування відповідача-2?

3. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про
судову експертизу" попередити судового
експерта про кримінальну
відповідальність за статтями 384 та 385
Кримінального кодексу України,
надіслати йому копію ухвали.

4. Ухвалу та матеріали справи № 910/19815/14,
надіслати судовому експерту Дорошенку
Олександру Федоровичу (АДРЕСА_1, 03680).

5. Зобов'язати позивача провести
попередню оплату витрат по проведенню
експертизи відповідно до виставленого
рахунку, докази чого надати у судове
засідання, що буде призначене після
проведення експертизи.

6. Зобов'язати судового експерта згідно
з ч. 1 ст. 42 ГПК України після проведення
дослідження та підготовки письмового
висновку направити належним чином
засвідчені копії висновку сторонам у
справі, а також провести експертизу у
строки, передбачені підпунктом 1.13
пункту 1 Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та
експертних досліджень. У разі
необхідності дослідження великої
кількості документів та у разі
складності призначеної експертизи,
дозволено проведення експертизи у
більш довгий термін відповідно до
чинного законодавства.

7. Провадження у справі № 910/19815/14
зупинити до закінчення проведення
судової експертизи у справі № 910/19815/14 .

8. Ухвала направляється сторонам у
справі з урахуванням положень п.п. 3.18.
п. 3 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України № 18 від
26.12.2011 року "Про деякі питання
практики застосування
Господарського процесуального
кодексу України судами першої
інстанції" та ст. 87 ГПК України.

Суддя
Гумега О.В.