ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2014 року Справа № 906/228/13-г

Вищий господарський суд України у
складі: суддя Селіваненко В.П. -
головуючий, судді Бенедисюк І.М.
(доповідач), Харченко В.М.

розглянув касаційну скаргу товариства
з додатковою відповідальністю "ЖЛ",
м. Житомир (далі - ТДВ "ЖЛ"),

на рішення господарського суду
Житомирської області від 11.06.2014 та

постанову Рівненського апеляційного
господарського суду від 28.08.2014

зі справи № 906/228/13-г

за позовом ТДВ "ЖЛ"

до товариства з обмеженою
відповідальністю "Нива експо", смт
Черняхів Житомирської області (далі -
ТОВ "Нива експо"),

про захист порушених прав та
відшкодування шкоди.

Судове засідання проведено за участю
представників:

ТДВ "ЖЛ"- Соломонюка С.А.,

ТОВ "Нива експо"- Стукала О.П., Чечета М.П.

За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТДВ "ЖЛ" звернулося до господарського
суду Житомирської області з позовом
про:

заборону ТОВ "Нива експо" виготовляти,
зберігати та реалізовувати цукерки
"Бабусин гостинчик" торговельної марки
"Руден" з використанням етикетки,
схожої до ступеня змішування з
етикеткою, що використовується у
виготовленні цукерок "Бабусині казки"
торговельної марки "ЖЛ", у тому числі
про вилучення відповідної продукції з
торговельної мережі та її знищення;

стягнення з ТОВ "Нива експо" збитків у
сумі 320 500 грн. та моральної шкоди в сумі
300 000 грн.

Позовні вимоги у даній справі
мотивовано тим, що відповідач,
виробляючи цукерки "Бабусин гостинчик"
з використанням етикетки, що схожа до
ступеня змішування з етикеткою цукерок
"Бабусині казки" виробництва позивача,
вчиняє акт недобросовісної
конкуренції та порушує права позивача,
що випливають зі свідоцтва України №
21662 на знак "Бабусині казки цукерки".

Справа господарськими судами
розглядалася неодноразово.

Рішенням господарського суду
Житомирської області від 11.06.2014 (суддя
Генсецький В.П.), залишеним без змін
постановою Рівненського апеляційного
господарського суду від 28.08.2014 (колегія
суддів у складі: суддя
Мамченко Ю.А. - головуючий, судді Дужич
С.П., Саврій В.А.), у задоволенні позову
відмовлено.

ТДВ "ЖЛ" у касаційній скарзі просить
Вищий господарський суд України позов
задовольнити внаслідок порушення
місцевим та апеляційним
господарськими судами положень статей
15, 16, 1109 Цивільного кодексу України,
статті 16 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг",
статті 225 Господарського кодексу
України. Скаржник наполягає на тому, що
відповідач використовував етикетку,
схожу до ступеня змішування з
етикеткою позивача та таку, що порушує
права позивача, що випливають зі
свідоцтва України № 21662 на знак
"Бабусині казки цукерки" та укладеного
з товариством з обмеженою
відповідальністю "Ренесанс капітал
груп" (далі -ТОВ "Ренесанс капітал груп")
ліцензійного договору від 01.10.2011 № 91.

У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Нива
експо" просить у задоволенні скарги
відмовити з наведених у відзиві
мотивів.

Сторони відповідно до статті 1114
Господарського процесуального кодексу
України належним чином повідомлено про
час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених
попередніми судовими інстанціями
обставин справи правильність
застосування ними норм процесуального
та матеріального права, заслухавши
пояснення представників сторін, Вищий
господарський суд України дійшов
висновку про відсутність підстав для
задоволення касаційної скарги.

У прийнятті оскаржуваних судових
рішень попередні судові інстанції
виходили з таких фактичних даних:

- ТОВ "Ренесанс капітал груп" є
володільцем свідоцтва України № 21662 на
комбінований (зображувальні елементи
та словесне позначення) знак "Бабусині
казки цукерки" для товару 30 класу
Міжнародної класифікації товарів і
послуг для реєстрації знаків - цукерки;
дата подання заявки 15.07.1998;

- за ліцензійним договором від 01.10.2011 №
91 ТОВ "Ренесанс капітал груп" передало
товариству з обмеженою
відповідальністю "Ренесанс Кепітал
Інвест" (далі - ліцензійний договір від
01.10.2011 № 91, ТОВ "Ренесанс Кепітал
Інвест") невиключне право на
використання знака для товарів і
послуг, що охороняється свідоцтвом
України № 21662, з можливістю укладення
субліцензійних договорів;

з урахуванням доповнень, внесених до
цього правочину додатковою угодою від
28.10.2011 № 1, передбачено визначене
статтею 20 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"
право вимагати поновлення порушених
прав власника свідоцтва, у тому числі
забороняти неправомірне використання
знака для товарів і послуг, а також
право ліцензіата -ТОВ "Ренесанс Кепітал
Інвест" на відшкодування заподіяної
моральної шкоди та збитків; особі, що
придбала ліцезію, надано право
відчужувати права, про які йдеться в
тексті даної додаткової угоди;

- 01.10.2011 ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" та
позивач у справі-ТОВ "ЖЛ" уклали
субліцензійний договір № 1980 про
використання знака для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 21662
(далі - субліцензійний договір від
01.10.2011 № 1980);

- додатковою угодою від 28.01.2013 № 1
субліцензійний договір від 01.10.2011 №
1980 було доповнено пунктом 1.2, згідно з
яким ТОВ "ЖЛ" має передбачене статтею 20
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" право
вимагати поновлення порушених прав
власника свідоцтва, а також право
звертатися з позовом про відшкодування
заподіяної неправомірним
використанням зазначеної торговельної
марки збитків та моральної шкоди;

- відповідач у справі ТОВ "Нива експо" на
кондитерській фабриці "Руден" виробляє
цукерки "Бабусин гостинчик";

Під час нового розгляду у справі
встановлено, що:

- 25.02.2014 ТОВ "Нива експо" за заявкою від
01.02.2013 одержало свідоцтво України № 182425
на комбінований знак (зображувальні
елементи, словесне позначення та
кольори) для товарів і послуг "Руден
Бабусин гостинчик" для певних товарів 30
класу МКТП - зокрема цукерки, цукерки
шоколадні;

- 10.05.2007 ТОВ "Нива експо" за заявкою від
20.09.2005 видано свідоцтво України № 76136 на
комбінований знак (зображувальні
елементи, словесне позначення) "Руден",
зокрема, для товарів 30 класу МКТП -
цукерки.

У статті 10bis (2) Паризької конвенції про
охорону промислової власності
зазначено, що актом недобросовісної
конкуренції вважається будь-який акт
конкуренції, що суперечить чесним
звичаям у промислових і торговельних
справах.

Згідно зі статтею 10bis (3) даної Конвенції
підлягають забороні всі дії, здатні
яким би то не було способом викликати
змішування відносно підприємства,
продуктів чи промислової або
торговельної діяльності конкурента.

Відповідно до змісту частин другої та
п'ятої статті 16 Закону України "Про
охорону прав на знак для товарів і
послуг" свідоцтво надає його власнику
право використовувати знак та інші
права, визначені цим Законом, зокрема,
виключне право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом.

Частиною першою статті 20 Закону
України "Про охорону прав на знак для
товарів і послуг" передбачено, що
будь-яке посягання на права власника
свідоцтва, передбачені статтею 16 цього
Закону, в тому числі вчинення без згоди
власника свідоцтва дій, що потребують
його згоди, та готування до вчинення
таких дій, вважається порушенням прав
власника свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України.

У частині другій цієї статті йдеться
про те, що на вимогу власника свідоцтва
таке порушення повинно бути припинено,
а порушник зобов'язаний відшкодувати
власнику свідоцтва заподіяні збитки;

власник свідоцтва може також вимагати
усунення з товару, його упаковки
незаконно використаного знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати, або знищення
виготовлених зображень знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати;

вимагати поновлення порушених прав
власника свідоцтва може за його згодою
також особа, яка придбала ліцензію.

Апеляційний господарський суд,
спростовуючи доводи ТДВ "ЖЛ" про
неправомірне використання
відповідачем знака для товарів і
послуг "Бабусині казки цукерки" для
товару 30 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків - цукерки, що
охороняється свідоцтвом України № 21662,
яким володіє ТДВ "ЖЛ", зазначив таке:

- ТОВ "Нива експо" використовує у
виробництві цукерок "Бабусин
гостинчик" етикетку, яка містить
позначення "Руден Бабусин гостинчик".
(25.02.2014 ТОВ "Нива експо" отримало
свідоцтво на відповідний знак для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 182425, відтак набуло майнових права на
цю торговельну марку з дня подання
заявки - з 01.02.2013);

- нанесене на етикетку цукерок "Бабусин
гостинчик" позначення "Руден Бабусин
гостинчик" не є схожими настільки, що
його можна сплутати з раніше
зареєстрованими за ТДВ "ЖЛ" для таких
самих товарів знаком для товарів і
послуг "Бабусині казки цукерки" за
свідоцтвом України № 21662;

- з-поміж іншого, етикетка цукерок
"Бабусин гостинчик" містить такі
елементи, як комбінований знак
(зображувальні елементи, словесне
позначення) "Руден" за свідоцтвом
України № 76136, для товарів 30 класу МКТП -
цукерки; цим знаком для товарів і
послуг ТОВ "Нива експо" володіє з
20.09.2005;

- при цьому апеляційним господарським
судом не взято до уваги у відповідній
частині зміст наявного у справі
висновку судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності, складеного
судовими експертами Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз, оскільки судовими
експертами не враховано, що
протиставлене охоронюваному знаку для
товарів і послуг позивача "Бабусині
казки цукерки" позначення (комбінація
позначень) відповідача включає й
словесне позначення "Руден" та
відповідний зображувальний елемент.

Водночас апеляційний господарський
суд, дослідивши етикетки цукерок
"Бабусин гостинчик" ТОВ "Нива експо" та
цукерок "Бабусині казки" виробництва
ТДВ "ЖЛ", встановив, що ці етикетки не
схожі, тому не здатні викликати
змішування відносно зазначеної
продукції цих товариств.

Так, у постанові апеляційного
господарського суду зазначено, що крім
позначень "Бабусини казки цукерки" (ТДВ
"ЖЛ") та "Бабусин гостинчик" (ТОВ "Нива
експо"), проаналізованих у висновку
судової експертизи, етикетка цукерок
"Бабусин гостинчик" містять згадане
комбіноване позначення "Руден", а також
стилізовані зображення дитячих
іграшок. Водночас на етикетці цукерок
"Бабусини казки" зображені герої
відомих казок.

В оскаржуваній постанові також
враховано, що в новому розгляді даної
справи з'ясовано, що з 01.02.2013 ТОВ "Нива
експо" набуло майнові права на знак для
товарів і послуг "Руден Бабусин
гостинчик" за свідоцтвом України
№ 182425. Цим свідоцтвом
надано правову охорону відповідним
зображувальним елементам, словесному
позначенню та комбінації кольорів.

У зв'язку з цим судом апеляційної
інстанції в цілому критично оцінено
висновок судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності, складений
судовими експертами Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз.

За таких обставин попередні судові
інстанції дійшли висновку про
відсутність підстав вважати дії ТОВ
"Нива експо", які полягали у
використання відповідної етикетки під
час виробництва цукерок "Бабусин
гостинчик", актом недобросовісної
конкуренції. Оскільки порушення прав
позивача внаслідок зазначених дій
відповідача не відбулося, немає й
підстав для відшкодування йому
матеріальної та моральної шкоди.

З огляду на викладене попередні судові
інстанції відмовили в задоволені
позову.

У справі відсутні фактичні дані, які в
установленому порядку спростовували б
наведені висновки господарських судів.

Відсутні відповідні доводи й у
касаційній скарзі.

Вищим господарським судом України,
з-поміж іншого, враховано, що ТДВ "ЖЛ" не
подало попереднім судовим інстанціям
доказів на підтвердження того, що це
товариство у своїй господарській
діяльності почало раніше
використовувати етикетку цукерок
"Бабусині казки цукерки", ніж
відповідач - етикетку цукерок "Бабусин
гостинчик".

Водночас у вирішенні спору зі справи
місцевий та апеляційний господарські
суди дійшли помилкових висновків про
те, що наявність у ТОВ "Нива експо"
свідоцтва України № 182425 на знак для
товарів і послуг "Руден Бабусин
гостинчик" та свідоцтва України № 76136
на знак "Руден" сама по собі заперечує
доводи позивача про схожість до
ступеня змішування протиставлений у
даному спорі етикет цукерок та
порушення прав позивача, що випливають
зі свідоцтва України № 21662 на знак
"Бабусині казки цукерки", а також що у
позивача відсутнє право звертатися з
позовом про порушення його прав на знак
для товарів і послуг "Бабусині казки" за
свідоцтвом України № 21662, яке відбулося
до 24.01.2013, тому що від цієї дати ТДВ "ЖЛ"
отримало право вимагати поновлення
порушених прав власника свідоцтва на
підставі субліцензійного договору від
01.10.2011 № 1980.

Однак, загалом такі висновки не
вплинули на правильність рішення
місцевого та постанови апеляційного
господарського суду в частині
наявності підстав для відмови у
задоволенні позовних вимог.

Керуючись статтями 1119, 11111
Господарського процесуального кодексу
України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду
Житомирської області від 11.06.2014 та
постанову Рівненського апеляційного
господарського суду від 28.08.2014 зі
справи № 906/228/13-г залишити без змін, а
касаційну скаргу - без задоволення.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
В. Харченко