м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
Справа № 910/1397/14 16.10.14
За позовом Публічного акціонерного
товариства «Банк «Михайлівський»
до 1) Компанії "BRE Bank Spolka Akcujna" (м. Варшава,
2) Державної служби інтелектуальної
про припинення дії міжнародної
реєстрації знаків для товарів і послуг
Суддя Бондарчук В.В.
від позивача: Нестеренко Ю.А, Безродній
від відповідача 1: Гришко С.Ю., Бугай М.В.
від відповідача 2: Запорожець Л.Г.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ :
Публічне акціонерне товариство «Банк
«Михайлівський» (далі-позивач)
звернулося до Господарського суду
міста Києва з позовом до 1) Компанії "BRE
Bank Spolka Akcujna" (далі-відповідач-1), 2)
Державної служби інтелектуальної
власності України (далі-відповідач-2)
про дострокове припинення дії
міжнародної реєстрації знаків для
товарів і послуг №935637, №888141, №1003983 на
території України щодо товарів і
послуг 36 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг та
зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
внести відповідні зміни до Державного
реєстру свідоцтв на знаки для товарів
Позовні вимоги обґрунтовані
невикористанням знаків для товарів і
послуг за міжнародними реєстраціями
№935637, №888141, №1003983 на території України
щодо товарів і послуг 36 класу
Міжнародної класифікації товарів і
послуг з дати їх реєстрації та до
моменту звернення до суду, тобто понад 3
Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 03.02.2014 р. порушено провадження
у даній справі, призначено її до
розгляду у судовому засіданні на 01.09.2014
р. за участю представників сторін, яких
зобов'язано надати суду певні
документи, зокрема, зобов'язано
позивача надати суду належним чином
нотаріально (засвідчені) переклади на
польську мову копії ухвали
Господарського суду міста Києва від
03.02.2014 р. та позовної заяви з додатками у
трьох примірниках у строк до 24.02.2014 р.
06.03.2014 р. Господарським судом міста
Києва направлено судове доручення до
компетентного органу Посольства
Польщі з проханням про вручення
судових документів відповідачу-1.
12.06.2014 р. від уповноваженого органу
Польщі надійшла відповідь про
виконання судового доручення та
вручення необхідних документів
Компанії "BRE Bank Spolka Akcujna".
01.09.2014 р. через загальний відділ
діловодства представник відповідача-1
подав відзив на позов, в якому проти
позову заперечив та пояснив, що
відповідач-1 добросовісно використовує
знаки в Україні з моменту їх
реєстрації, зокрема, у період з 01.01.2010 р.
по 31.12.2013 р. відповідач-1 надавав послуги
українським банкам, юридичним особам,
громадянам. Крім того, підтвердженням
використання відповідачем-1 знаків в
Україні є рекламні та публіцистичні
статті, що розміщенні на веб-сайтах
зареєстрованих в домені «.ua» впродовж
У судовому засіданні 01.09.2014 р. судом
оголошувалася перерва до 18.09.2014 р. на
підставі ст. 77 ГПК України.
17.09.2014 р. через загальний відділ
діловодства представник позивача
подав додаткові пояснення, в яких
зазначає, що відповідач-1 надає
банківські послуги поза межами
У судовому засіданні 18.09.2014 р. судом
оголошувалася перерва до 16.10.2014 р. на
підставі ст. 77 ГПК України.
14.10.2014 р. через загальний відділ
діловодства представник позивача
подав додаткові пояснення, в яких
зазначає, що здійснення відповідачем-1
транзакцій українських клієнтів із
використанням платіжних карток,
емітованих відповідачем-1, не є
належним доказом та не має значення для
справи.
У даному судовому засіданні
представники позивача підтримали
заявлені позовні вимоги.
Представники відповідачів заперечили
проти задоволення позову.
Відповідно до ст. 82 Господарського
процесуального кодексу України,
рішення у даній справі прийнято у
нарадчій кімнаті за результатами
оцінки доказів, поданих сторонами та
витребуваних судом.

У судовому засіданні 16.10.2014 р.
відповідно до ст. 85 Господарського
процесуального кодексу України судом
проголошено вступну та резолютивну
частини рішення.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників
сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи,
міжнародна реєстрація №935637 від 08.06.2007
р. на знак для товарів та послуг «mВank»
діє на території України стосовно 09, 35,
36 класів для товарів та послуг за
Міжнародною класифікації товарів і
послуг (далі - МКТП); - міжнародна
реєстрація №888141 на знак для товарів та
послуг «mВank» від 13.02.2006 р. діє на
території України стосовно 36 класу
товарів та послуг «Services bancaires; services
financiers par application des technologies teleinformatiques» за
МКТП; міжнародна реєстрація №1003983 на
знак для товарів та послуг «mKARTA» від
04.05.2009 р. діє на території України
стосовно 36 класу товарів та послуг
«Banking services, banking services using tele information
technologies. Services bancaires, services bancaires faisant appel aux
technologies tГ©lГ©informatiques. Servicios bancarios, servicios
bancarios mediante el uso de tecnologГde teleinformaciГіn.» за
МКТП.

Власником вказаних міжнародних
реєстрацій є Компанія "BRE Bank Spolka Akcujna", що
підтверджується витягами із Бази даних
«Відомості щодо міжнародних
реєстрацій знаків, які заявлено в
Україні відповідно до Мадридської
системи», що обслуговується Державним
підприємством «Український інститут
промислової власності» (копії в
матеріалах справи).

Слід зазначити, що відповідач-1 змінив
назву з Компанії "BRE Bank Spolka Akcujna" на
Компанія «МBank Spolka Akcujna», що
підтверджується копією виписки з
державного судового реєстру Польщі
(копія та переклад в матеріалах справи).

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач
зазначає, що знаки для товарів і послуг
за міжнародними реєстраціями №935637,
№888141, №1003983 не використовуються на
території України щодо товарів і
послуг 36 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг з дати їх
реєстрації та до моменту звернення до
суду, тобто понад 3 (три) роки.

Оцінюючи подані докази та наведені
обґрунтування за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному і об'єктивному
розгляді в судовому засіданні всіх
обставин справи в їх сукупності, суд
вважає, що позовні вимоги не підлягають
задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського
процесуального кодексу України,
доказами у справі є будь-які фактичні
дані, на підставі яких господарський
суд у визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність
обставин, на яких ґрунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші
обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського
спору.

Згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до
Мадридської Угоди про міжнародну
реєстрацію знаків від 28.06.1989 р., який
набув чинності для України 01.06.2000 р., з
дати реєстрації або внесення запису,
зробленого відповідно до положень
Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній
зацікавленій договірній стороні буде
такою же, якби цей знак був заявлений
безпосередньо у Відомстві цієї
договірної сторони.

Частиною 4 ст. 16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» встановлено, що використанням
знака визнається: - нанесення його на
будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій
міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення); -
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано; - застосування його
в діловій документації чи в рекламі та
в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо
його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі,
що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг», якщо знак не
використовується в Україні повністю
або щодо частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг протягом
трьох років від дати публікації
відомостей про видачу свідоцтва або
від іншої дати після цієї публікації,
будь-яка особа має право звернутися до
суду із заявою про дострокове
припинення дії свідоцтва повністю або
частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути
припинена повністю або частково лише
за умови, що власник свідоцтва не
зазначить поважні причини такого
невикористання. Такими поважними
причинами, зокрема є: - обставини, що
перешкоджають використанню знака
незалежно від волі власника свідоцтва,
такі як обмеження імпорту чи інші
вимоги до товарів і послуг, встановлені
законодавством; - можливість введення в
оману щодо особи, яка виробляє товари
або надає послуги, під час використання
знака особою, що звернулася до суду, чи
іншою особою щодо товарів і послуг,
відносно яких висунута вимога про
припинення дії свідоцтва.

Як вбачається з матеріалів справи,
24.09.2014 р. відповідачем-1 було направлено
запит до центру «Visa Europe» щодо надання
інформації про користувачів карток
«mBank» та їх використання на території
України за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2013 р.

Центр «Visa Europe» надав відповідачеві-1
виписку із вказаною інформацією, із
якої вбачається, що користувачами
карток позивача «mBank» було виконано
сотні транзакцій на території України
за допомогою таких карт.

Центр «MasterCard» надав інформацію
відносно використання карток «mBank» на
території України за період з 01.01.2010 р.
по 31.12.2013 р. та повідомив, що у
запитуваний період на території
України було здійснено 58 651 готівкових
та безготівкових операцій із
використанням відповідних карток на
загальну суму 14 064 544,00 EUR (копія листа в
матеріалах справи).

Також до матеріалів справи було надано
копії фотознімків банківських карток,
на яких нанесено знаки для товарів і
послуг, що охороняються за
міжнародними реєстраціями №935637, №888141,
№1003983.

На підтвердження наявності у
відповідача-1 серед клієнтів громадян
України останній надав суду копії
договорів про ведення рахунку в «mBank»,
укладених у період 2013-2014 р.р. (копії в
матеріалах справи), за якими клієнтами
виступають фізичні особи, місцем
постійного проживання яких є територія
України та яким передбачалася видача
відповідних карток.

Таким чином, оскільки відповідачем-1 в
документальній формі підтверджено
факт наявності клієнтів банку, що
зареєстровані на території України,
яким надавалися послуги на ведення
банківського рахунку та видавалися
карти «mBank» на підтвердження ведення
відкритого рахунку, а також
документально підтверджено факт
вчинення значної кількості транзакцій
на території України із використанням
карт «mBank», суд приходить до висновку,
що відповідачем-1 протягом 2013-2014 років
використовувалися знаки для товарів і
послуг що охороняються за міжнародними
реєстраціями №935637, №888141, №1003983
відносно товарів і послуг 36 класу МКТП
на території України під час надання
банківських послуг власним клієнтам.

Так, пунктом 71 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від 17
жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов'язаних
із захистом прав інтелектуальної
власності» зазначено, якщо знак для
товарів і послуг без поважних причин
безперервно не використовується щодо
частини або всіх товарів та/або послуг,
внесених до реєстру, протягом трьох
років від дати публікації про видачу
свідоцтва або від іншої дати, то це є
достатньою підставою для дострокового
припинення за рішенням суду дії
свідоцтва на такий знак повністю або
частково щодо відповідних товарів
та/або послуг. Не підлягає достроковому
припиненню дія свідоцтва у випадку,
коли використання знака розпочалося
або відновилося до подання позову.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на
той факт, що відповідач-1, як власник
спірних міжнародних реєстрацій
використовував останні відносно
товарів і послуг 36 класу МКТП протягом
останніх трьох років на території
України під час надання банківських
послуг власним клієнтам, суд приходить
до висновку про відсутність підстав
для застосування положень ч. 4 ст. 18
Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг», а тому
позовні вимоги в частині дострокового
припинення дії міжнародної реєстрації
знаків для товарів і послуг №935637, №888141,
№1003983 на території України щодо
товарів і послуг 36 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг
визнаються необґрунтованими та такими,
що не підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про зобов'язання
відповідача-2 внести зміни до
Державного реєстру свідоцтв на знаки
для товарів та послуг відносно
припинення дії міжнародної реєстрації
знаків для товарів і послуг №935637, №888141,
№1003983, то суд відмовляє у задоволенні
останньої з підстав необґрунтованості
з огляду на те, що вказана вимога є
похідною від вимоги позивача про
дострокове припинення спірних
міжнародних реєстрацій, яка вище
визнана судом необґрунтованою.

Крім того, суд відзначає, що форма
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг, порядок
його ведення, перелік змін, які можуть
бути внесені до реєстру за ініціативою
власника свідоцтва визначає Положення
про Державний реєстр свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг,
затверджене Наказом Міністерства
освіти і науки України від 10.01.2002 №10,
зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 28.01.2002 за № 64/6352 (далі -
Положення).

Відповідно до Положення, Державний
реєстр свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг не містить відомостей
щодо міжнародних реєстрацій знаків для
товарів і послуг, а тому до нього не
можуть бути внесені відомості про
припинення дії спірних міжнародних
реєстрацій.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85
Господарського процесуального кодексу
України, Господарський суд міста Києва,
-

В И Р І Ш И В:

1. У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Повний текст рішення складено: 21.10.2014 р.

Суддя
Бондарчук В.В.