ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

15.10.14р. Справа № 5/5005/7473/2012

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "ХАДО-Холдінг", м.
Харків

до Приватного підприємства
Науково-виробнича фірма "Маскарт", м.
Дніпропетровськ

про захист прав на знак для товарів та
послуг

Головуючий колегії, суддя Крижний О.М.

Суддя Колісник І.І.

Суддя Рудовська І.А.

Представники:

від позивача: Первомайський О.О.,
довіреність від 24.12.2013 року,
представник;

від відповідача: Коваленко С.О.,
довіреність № 15/04/14 від 15.04.2014 року,
представник.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ХАДО-Холдінг"
звернулося до господарського суду з
позовом, у якому, з урахуванням заяви
про зменшення позовних вимог від 08.10.2014
року, яка надійшла до суду 13.10.2014 року,
просить заборонити Приватному
підприємству Науково-виробнича фірма
"Маскарт" використовувати знак для
товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", права
інтелектуальної власності на який
належать Товариству з обмеженою
відповідальністю "ХАДО-Холдінг" на
підставі Свідоцтва України на знак для
товарів та послуг № 44053 від 15.10.2004 року,
на упаковці композиції мастильної
"МЕГАФОРС Двигун", в інструкції з
використання силікатно-фулеренової
сполуки "Мегафорс", в рекламній брошурі
(буклеті) силікатно-фулеренової
сполуки "Мегафорс", а також нанесення
відповідачем знаку для товарів та
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" на будь-який
інший товар, для якого знак
зареєстровано, іншу упаковку, в якій
міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення),
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано, застосування його
в діловій документації чи в рекламі та
мережі Інтернет.

Позовні вимоги мотивовані
протиправним використанням
відповідачем знаку для товарів і
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" для товарів і
послуг 01, 04, 35 класів МКТП, що належить
позивачу на праві інтелектуальної
власності на підставі Свідоцтва на
знак для товарів і послуг № 44053 від
15.10.2004 року, виданого Державним
Департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти та науки
України, дата подання заявки 25.09.2002
року, дата публікації відомостей про
видачу свідоцтва 15.10.2004 року, офіційний
бюлетень "Промислова власність" № 10 за
2004 рік.

Позивач зазначає, що відповідач
протиправно використовує у своїй
діяльності знак для товарів і послуг
позивача шляхом розміщення даного
знаку на своїй продукції, а саме на
композиції мастильній "МЕГАФОРС
Двигун" та інструкції до цієї
продукції, а також пропонування до
продажу, продажем, розміщенням та
рекламою спірного знаку в мережі
Інтернет, всупереч тому, що позивач
згоди на таке використання відповідачу
не давав.

Відповідач проти позову заперечує, у
відзиві на позов погоджується з тим
фактом, що позивач є власником
Свідоцтва на знак для товарів і послуг
"РЕВИТАЛИЗАНТ" №44053 від 15.10.2004 року та
одночасно зазначає, що ОСОБА_3 (директор
та єдиний власник ПП НВФ "Маскарт") є
власником Свідоцтва України на знак
для товарів і послуг "MegaForce" № 76965, який
згідно з МКТП зареєстровано щодо
товарів та послуг 1 класу.

Відповідач стверджує, що термін
"ревіталізАНТ" згадується в описовій
частині продукції (на упаковці та
інструкції), випускається під знаком
для товарів і послуг "MegaForce", в рекламній
брошурі та в мережі Інтернет, однак
наголошує на тому, що використаний
відповідачем термін "ревіталізАНТ" під
ознаки "позначення", у розумінні
окремого об'єкту права інтелектуальної
власності не підпадає, оскільки
міститься в реченні та не має
будь-якого виділення, тому згадування
терміну "ревіталізАНТІВ" в інструкції,
на упаковці чи брошурі не може
дезорієнтувати потенційних споживачів
та завдати шкоди позивачеві.

Розпорядженням голови господарського
суду Дніпропетровської області № 710
від 24.09.2014 року, у зв'язку з перебуванням
судді Ярошенко В.І. у відпустці
визначений новий склад колегії суддів
у складі: головуючий суддя Крижний О.М.,
судді -Колісник І.І., Рудовська І.А.

Ухвалою господарського суду від 21.11.2012
року у справі призначена судова
експертиза, проведення якої доручено
Київському науково-дослідному
інституту судових експертиз.

Ухвалою господарського суду від 07.05.2014
року у справі призначена повторна
судова експертиза, проведення якої
доручено Науково-дослідному центру
судової експертизи з питань
інтелектуальної власності.

Відповідачем заявлялося клопотання
про виклик у судове засідання
експертів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для надання
додаткових роз'яснень щодо поданих
висновків.

Для з'ясування необхідності виклику
експертів судом було з'ясовано, які
саме пояснення відповідач бажає
отримати від судових експертів. В
результаті представник відповідача
зазначив, що викликати експерта ОСОБА_4
практичної необхідності немає, а щодо
ОСОБА_5 залишилося лише питання чи
використовував експерт при
дослідженні Методику
судово-експертного дослідження знаків
для товарів і послуг (торговельних
марок).

Суд зазначає, що висновки експертів за
своєю суттю є зрозумілими, та змісту
висновків достатньо для їх оцінки на
відповідність вимогам, що ставляться
до доказів. Відповідач вказує на
методологічну базу проведення
експертизи. Однак суд приймає до уваги,
що експерти самостійні і незалежні при
проведенні досліджень, питання
стосовно застосування чи не
застосування методик для проведення
судових експертиз відноситься до
компетенції судового експерта, який
складає висновок, та за правильність
якого несе відповідальність.

Таким чином, підстави для виклику
експертів у судове засідання відсутні.

15.10.2014 року відповідач подав до суду
клопотання про зупинення провадження у
справі № 5/5005/7473/2012 до розгляду
господарським судом м. Києва справи
№910/18055/14 за позовом Приватного
підприємства Науково-виробнича фірма
"Маскарт" до Товариства з обмеженою
відповідальністю "ХАДО-Холдінг" та
Державної служби інтелектуальної
власності України про визнання
недійсним Свідоцтва України № 44053 на
знак для товарів та послуг
"РЕВИТАЛИЗАНТ".

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників
сторін господарський суд вважає заяву
відповідача про зупинення провадження
у справі №5/5005/7473/2012 необґрунтованою та
такою, що не підлягає задоволенню з
наступних підстав.

Так, рішенням господарського суду
міста Києва у справі № 910/7803/13 від 05.12.2013
року, залишеним без змін постановою
Київського апеляційного
господарського суду від 11.02.2014 року та
постановою Вищого господарського суду
України від 15.04.2014 року відмовлено в
задоволенні позовних вимог Приватного
підприємства Науково-виробнича фірма
"Маскарт" про припинення дії Свідоцтва
України на знак для товарів та послуг
"РЕВИТАЛИЗАНТ" №44053 від 15.10.2004 року,
права інтелектуальної власності на
який належать Товариству з обмеженою
відповідальністю "ХАДО-Холдінг". При
цьому, суди взяли до уваги Висновок
судового експерта № 127 від 14.10.2013 року,
відповідно до якого знак для товарів і
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом
України № 44053 не є загальновживаним
позначенням товарів і послуг певного
виду та не складається лише з
позначень, що є загальновживаними як
позначення товарів і послуг певного
виду. Підставами позову у вказаній
справі № 910/7803/13 було перетворення
знака «РЕВИТАЛИЗАНТ» в позначення, що
стало загальновживаним як позначення
товарів і послуг певного виду після
дати подання заявки.

Підставою позову, поданого Приватним
підприємством Науково-виробнича фірма
"Маскарт" по справі № 910/18055/14 є те, що на
думку позивача (відповідача по даній
справі) позначення «РЕВИТАЛИЗАНТ» на
момент видачі Свідоцтва на знак для
товарів і послуг не відповідало
вимогам охороноздатності, оскільки
було загальновживаним терміном.

Суд зазначає, що судовими рішеннями у
справі № 910/7803/13 встановлено
відсутність підстав для припинення дії
Свідоцтва на знак для товарів і послуг
"РЕВИТАЛИЗАНТ". Таким чином, рішенням
суду встановлено, що в процесі
використання знак не перетворився в
позначення, що стало загальновживаним
як позначення товарів і послуг певного
виду після дати подання заявки.

При цьому суд приймає до уваги, що
відповідно до абз.2 ч.2 ст.6 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» правову охорону
можуть отримати навіть позначення, що
набули розрізняльної здатності
внаслідок їх використання.

За таких обставин, розгляд
господарським судом міста Києва справи
№ 910/18055/14 не є перешкодою для розгляду
даної справи, оскільки предметом
розгляду зазначеної справи № 910/18055/14 є
відповідність позначення умовам
охороноздатності на час подання
заявки. При цьому відповідність
позначення умовам охороноздатності на
час розгляду справи встановлена
судовими рішеннями по справі № 910/7803/13.
Отже, з урахуванням положень статей 6 та
13 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод щодо розумних
строків розгляду справи та
гарантування права на ефективний
юридичний захист, суд вважає
відсутніми підстави для зупинення
провадження у справі.

У судовому засіданні 15.10.2014 року
проголошено вступну та резолютивну
частини рішення.

Під час розгляду справи судом
досліджені письмові докази, що
містяться в матеріалах справи.

Заслухавши пояснення представників
позивача та відповідача, дослідивши
матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Товариству з обмеженою
відповідальністю "ХАДО-Холдінг"
належать права інтелектуальної
власності на знак для товарів та послуг
"РЕВИТАЛИЗАНТ" для товарів і послуг 01, 04,
35 класів МКТП на підставі Свідоцтва на
знак для товарів і послуг № 44053 від
15.10.2004 року, виданого Державним
Департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти та науки
України, дата подання заявки 25.09.2002
року, дата публікації відомостей про
видачу свідоцтва 15.10.2004 року, офіційний
бюлетень "Промислова власність" № 10 за
2004 рік.

Відповідно до Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрування знаків (далі МКТП) до 1
класу відносяться: хімічні продукти,
призначені для використання в
промисловості, науці, фотографії,
сільському господарстві, садівництві
та лісівництві; необроблені синтетичні
смоли, необроблені пластмаси; добрива;
хімічні речовини для гасіння вогню;
препарати для термооброблення і
паління металів; хімічні речовини для
консервування харчових продуктів;
дубильні речовини; клейкі речовини на
промислові потреби.

До 4 класу МКТП відносяться: технічні
мастила і оливи; мастильні матеріали;
речовини для вбирання, змочування і
пов'язування пилу; паливо (у тому числі
моторний спирт) і світильні речовини;
свічки і гноти для освітлювання.

До 35 класу МКТП відносяться: реклама;
керування справами; ділове
адміністрування; канцелярські роботи.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ХАДО-Холдінг"
посилається на протиправне
використання Приватним підприємством
Науково-виробнича фірма "Маскарт" у
своїй діяльності знаку для товарів та
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ", зокрема,
вчиненням наступних дій:

- нанесенням знаку для товарів та
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" на упаковку, в
якій міститься композиція мастильна
"МЕГАФОРС Двигун", що відноситься до 1, 4
класу МКТП, тобто до класів для яких
зареєстровано знак для товарів то
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом №
44053 від 15.10.2004 року;

- нанесенням знаку для товарів то
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" на інструкцію
пов'язану з композицією мастильною
"МЕГАФОРС Двигун", що відноситься до 1, 4
класу МКТП, тобто до класів для яких
зареєстровано знак для товарів то
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом №
44053 від 15.10.2004 року;

- пропонуванням для продажу
композиції мастильної "МЕГАФОРС
Двигун", що відноситься до 1, 4 класу
МКТП, тобто до класів для яких
зареєстровано знак для товарів то
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом №
44053 від 15.10.2004 року, що належить позивачу
в упаковці та з інструкцією на які
нанесено знак для товарів та послуг
"РЕВИТАЛИЗАНТ";

- продажем композиції мастильної
"МЕГАФОРС Двигун", що відноситься до 1, 4
класу МКТП, тобто до класів для яких
зареєстровано знак для товарів то
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом №
44053 від 15.10.2004 року, що належить позивачу
в упаковці та з інструкцією на які
нанесено знак для товарів та послуг
"РЕВИТАЛИЗАНТ";

- застосуванням знаку для товарів
та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" в мережі
Інтернет: в інформації про продукцію
Мегафорс, яка є триботехнічним складом,
ревіталізантом; в інструкції про
застосування силікатно-фулеренової
сполуки Мегафорс; в описі складу
ревіталізанта; в інформації про участь
ревіталізанта Мегафорс в роботі
автосалону SIA 2012;

- застосуванням знаку для товарі
то послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" в рекламі -
рекламній брошурі
силікатно-фулеренової сполуки
Мегафорс.

На підтвердження наведеного позивач
надав до суду Афідевіт генерального
директора Товариства з обмеженою
відповідальністю "ХАДО-Холдінг", яким
останній підтверджує, що впродовж
тривалого часу в мережі Інтернет на
сайті megaforce.net.ua розміщено інформацію
про продукцію, яка є триботехнічним
складом, ревіталізантом.

На додаток до афдевіту до суду подана
копія електронної сторінки
відповідача - www.megaforce.net.ua, на якій
зображений опис продукції та
інструкції по її використанню, де
зазначений "РЕВИТАЛИЗАНТ", а також
фотокопії упаковки продукції
відповідача, де також зазначено
"РЕВИТАЛИЗАНТІВ".

Позивач неодноразового звертався до
відповідача з листами-вимогами про
припинення використання торговельної
марки, так як право інтелектуальної
власності на неї належить саме
позивачу.

Відповідач проти заявлених позивачем
вимог заперечує, у відзиві на позов на
поясненнях по справі зазначає, що
основна функція торговельної марки у
розумінні індивідуального "позначення"
- здатність розрізняти товари і послуги
одних осіб від товарів і послуг інших
осіб, тому символіка позначення
повинна мати специфічні властивості,
тобто робити торговельну марку
розрізняльноздатною (дистинктивною),
проте використаний відповідачем
термін "ревіталізАНТІВ" на упаковці та
інструкції до товару жодним чином не
підпадає під ознаки позначення,
оскільки міститься в реченні та не має
будь-якого виділення.

Також відповідач зазначає, що всі
товари Приватного підприємства
Науково-виробничої фірми "Маскарт"
марковані знаком для товарів і послуг
(торговельною маркою) "MegaForce", тому
відсутні будь-які лінгвістичні
підстави вважати, що слово
"ревіталізантів" (розміщеному на
упаковці та інструкції товару, що
випускається під знаком для товарів і
послуг "MegaForce"), вживається як засіб
індивідуалізації конкретного товару.

Окрім того, відповідач наголошує на
розповсюдженому використанні терміну
"ревіталізант" у різній літературі для
визначення різних значень, на
підтвердження чого надав до суду копії
витягів із різноманітної літератури
(словники, електронні сторінки тощо).
Відповідач зазначає про відсутність
винятковості у наведеному терміні та
стверджує, що "ревіталізант" є
загальновживаним словом, тому вважає,
що позивач зловживає своїм правом на
заборону іншим особам використовувати
без їх згоди знак для товарів та послуг
"РЕВИТАЛИЗАНТ".

Відповідно до ч.1 ст.20 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг»: будь-яке посягання на права
власника свідоцтва, передбачені
статтею 16 цього Закону, в тому числі
вчинення без згоди власника свідоцтва
дій, що потребують його згоди, та
готування до вчинення таких дій,
вважається порушенням прав власника
свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України.

Згідно ч.4 ст.16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг»: використанням знака
визнається: нанесення його на будь-який
товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар,
вивіску, пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого
товару із зазначеним нанесенням знака
з метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення); застосування його під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет. Знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

Для з'ясування обставин, що мають
значення для справи та потребують
спеціальних знань, ухвалою
господарського суду від 21.11.2012 року у
справі призначена судова експертиза,
проведення якої доручено Київському
науково-дослідному інституту судових
експертиз.

На розгляд експерту (експертам) були
поставлені наступні питання:

1. Чи застосовано знак для товарів та
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом 44053
від 15.10.2004 р. у формі зареєстрованого
знака або у формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака:

- на упаковці, в якій міститься
композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун";

- в інструкції, пов'язаній з композицією
мастильною "МЕГАФОРС Двигун"
(інструкція про застосування
силікатно-фулеренової сполуки
Мегафорс);

- в рекламній брошурі
силікатно-фулеренової сполуки
Мегафорс;

- в мережі Інтернет на сайті
http://www.megaforce.net.ua: в інформації про
продукцію Мегафорс, яка є
триботехнічним складом,
ревіталізантом; в інструкції про
застосування силікатно-фулеренової
сполуки Мегафорс; в описі складу
ревіталізант; в інформації про участь
Мегафорс в роботі автосалону 81А 2012.

2. До яких товарів, з вказівкою класу
МКТП, відноситься композиція мастильна
"МЕГАФОРС Двигун", виходячи з
інформації, нанесеної на упаковку
даного товару та наведеної в
інструкції про застосування
силікатно-фулеренової сполуки
Мегафорс? Чи є ці товари спорідненими з
товарами, для яких зареєстровано знак
для товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ"?

3. Чи відноситься силікатно-фулеренова
сполука "Мегафорс" (композиція
мастильна "МЕГАФОРС Двигун"), що
виробляється відповідачем, до
ревіталізантів?

Відповідно до Висновку судового
експерта Київського НДІСЕ № 11247/12-53 від
21.06.2013 року, композиція мастильна
"МЕГАФОРС Двигун", виходячи з
інформації, нанесеної на упаковку
даного товару та наведеної в
інструкції про застосування
силікатно-фулеренової сполуки
Мегафорс, відноситься до 01 класу МКТП:
"Хімічні продукти, призначені для
використовування в промисловості,
науці, фотографії, сільському
господарстві, садівництві та
лісівництві". Ці товари є спорідненими
з товарами 01 кл. МКТП "Хімічні продукти,
призначені для використовування в
промисловості, науці, фотографії,
сільському господарстві, садівництві
та лісівництві", для яких в числі інших,
зареєстровано знак для товарів та
послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ".

Знак для товарів і послуг
"РЕВИТАЛИЗАНТ" за свідоцтвом України №
44053 не застосовано у формі
зареєстрованого знака або у формі, що
відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака:

- на упаковці, в якій міститься
композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун";

- в інструкції, пов'язаній з композицією
мастильною "МЕГАФОРС Двигун"
(інструкція про застосування
силікатно-фулеренової сполуки
Мегафорс);

- в рекламній брошурі
силікато-фулеренової сполуки Мегафорс;

- в мережі Інтернет на сайті
http://megaforse.net.ua: в інформації про
продукцію Мегафорс, яка є
триботехнічним складом,
ревіталізантом; в інструкції про
застосування силікато-фулеренової
сполуки Мегафорс; в описі складу
ревіталізанту; в інформації про участь
Мегафорс в роботі автосалону SIA 2012.

Дослідивши вказаний висновок експерта,
суд зазначає про неможливість
прийняття вказаного висновку в частині
відповіді на перше питання, зазначене в
ухвалі (1. Чи застосовано знак для
товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за
свідоцтвом 44053 від 15.10.2004 р. у формі
зареєстрованого знака або у формі, що
відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака: -
на упаковці, в якій міститься
композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун";
- в інструкції, пов'язаній з композицією
мастильною "МЕГАФОРС Двигун"
(інструкція про застосування
силікатно-фулеренової сполуки
Мегафорс); - в рекламній брошурі
силікатно-фулеренової сполуки
Мегафорс; - в мережі Інтернет на сайті
http://www.megaforce.net.ua: в інформації про
продукцію Мегафорс, яка є
триботехнічним складом,
ревіталізантом; в інструкції про
застосування силікатно-фулеренової
сполуки Мегафорс; в описі складу
ревіталізант; в інформації про участь
Мегафорс в роботі автосалону 81А 2012) у
якості доказу, оскільки мотивувальна
частина висновку містить суперечливі
твердження, а сам висновок у цій
частині не відповідає фактичним
обставинам справи.

Так, у Висновку експерт (зокрема на с. 32
Висновку) зазначає, що "... застосування
словесного знаку - нанесення його на
вироблену продукцію, буде
використанням знаку за умови, що
зареєстрований знак зберігає при цьому
свій розрізняльний характер. Як було
зазначено у п.п. 3.1. - 3.5. цього висновку,
слово "ревіталізант" наводиться у
контексті споживчо-інформаційних
відомостей, призначених для споживача,
наявність яких регламентується ст. 15
Закону України "Про захист прав
споживачів" [3] та не застосовується у
формі зареєстрованого знака".

Таким чином, експерт при проведенні
дослідження виходить з того, що
позначення "ревіталізант" є
інформацією для споживача -
інформацією про властивості товару.
Однак таке припущення експертом не
обґрунтоване і суперечливе, виходячи з
зазначення у Висновку, що ревіталізант
розроблений саме позивачем (с. 21
Висновку).

Крім того, дослідження побудоване
експертом фактично через призму
(припущення) відсутності у
торгівельної марки «РЕВИТАЛИЗАНТ»
розрізняльної здатності, тобто,
фактично, відсутністю
охороноздатності. У той же час експерту
не ставилося питання про відповідність
знаку вимогам до охороноздатності, а
питання про застосування торгівельної
марки. Тому ухвалою господарського
суду від 07.05.2014 року у справі призначена
повторна судова експертиза, проведення
якої доручено Науково-дослідному
центру судової експертизи з питань
інтелектуальної власності.

При цьому суд зазначає, що правильність
рішення про призначення повторної
експертизи підтвердилася наступними
обставинами, а саме тим, що в подальшому
(після призначення первісної
експертизи та складання Висновку
судового експерта Київського НДІСЕ №
11247/12-53 від 21.06.2013 року) питання про
відповідність торгівельної марки
вимогам щодо охороноздатності
встановлене рішенням господарського
суду міста Києва у справі №910/7803/13 від
05.12.2013 року, залишеним без змін
постановою Київського апеляційного
господарського суду від 11.02.2014 року та
постановою Вищого господарського суду
України від 15.04.2014 року. Таким чином,
вказаними судовими рішеннями
підтверджується, що, по-суті, в основу
Висновку судового експерта Київського
НДІСЕ № 11247/12-53 від 21.06.2013 року покладені
припущення, які не відповідають
дійсності. Вказане унеможливлює
прийняття Висновку судового експерта
№11247/12-53 від 21.06.2013 року в частині
відповіді на перше питання, зазначене в
ухвалі (друге питання у висновку
експерта) у якості доказу по справі.

При призначенні повторної судової
експертизи на розгляд експерту було
поставлене наступне питання:

1. Чи має місце використання знаку для
товарів та послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ"
(Свідоцтво на знак для товарів і послуг
№ 44053 від 15.10.2004 року):

- на упаковці, в якій міститься
композиція мастильна "МЕГАФОРС Двигун";

- в інструкції, пов'язаній з композицією
мастильною "МЕГАФОРС Двигун"
(інструкція про застосування
силікатно-фулеренової сполуки
Мегафорс);

- в рекламній брошурі
силікатно-фулеренової сполуки
Мегафорс;

- в мережі Інтернет на сайті
http://www.megaforce.net.ua: в інформації про
продукцію Мегафорс, яка є
триботехнічним складом,
ревіталізантом; в інструкції про
застосування силікатно-фулеренової
сполуки Мегафорс; в описі складу
ревіталізант; в інформації про участь
Мегафорс в роботі автосалону 81А 2012?

Згідно Висновку експерта № 65/14 від
07.07.2014 року на упаковці, в інструкції до
композиції мастильної "Мегафорс
Двигун", в рекламній брошурі
силікатно-фулеренової сполуки
"Мегафорс", в мережі Інтернет на сайті
www.megaforce.net.ua: в інформації про продукцію
Мегафорс; в інструкції про
застосування силікатно-фулеренової
сполуки "Мегафорс" в роботі автосалону
SIA-2012 містяться позначення
"ревитализант", "ревіталізантів",
"ревитализантам", що є схожими
настільки, що можна сплутати із знаком
для товарів і послуг "РЕВІТАЛІЗАНТ" за
свідоцтвом України № 44053 для товарів
1-го та 4-го класів МКТП.

Суд погоджується з вказаним Висновком
експерта, вважає проведене дослідження
обґрунтованим та таким, що відповідає
вимогам, що ставляться до судових
експертиз.

При проведення дослідження експертом,
зокрема, зазначено (аркуш 11 Висновку
експерта), що у випадку пропонування до
продажу хімічних домішок до олив та
олив із тотожним, або схожим настільки,
що можна сплутати знаком у споживачів
може виникнути думка, що такі товари
надійшли з одного джерела.

При з'ясуванні обставин справи суд
вважає, що матеріалами справи та
поясненнями сторін встановлено факт
використання відповідачем знаку для
товарів і послуг «РЕВИТАЛИЗАНТ»,
зокрема, шляхом розміщення даного
знаку на своїй продукції, а саме на
композиції мастильній "МЕГАФОРС
Двигун" та інструкції до цієї
продукції, а також пропонування до
продажу, продажем, розміщенням та
рекламою спірного знаку в мережі
Інтернет, всупереч тому, що позивач
згоди на таке використання відповідачу
не давав.

При цьому суд критично ставиться до
усної заяви (заперечення) представника
відповідача у судовому засіданні 15.10.2014
року про те, що надані позивачем копії
упаковки товару не є упаковкою, що
випускається відповідачем.

Суд звертає увагу, що позиція
відповідача з цього питання змінилася
лише у судовому засіданні 15.10.2014 року,
до цього часу відповідачем визнавалася
відповідність наданих позивачем копій
упаковки товару, інструкції, буклету
тощо. Також у матеріалах справи
містяться і інші докази, що
підтверджують використання
торгівельної марки відповідачем,
зокрема:

1) у відзиві на позовну заяву (Т.1,
а.с.124-128) відповідач зазначає наступне:

- «…Разом з цим, на упаковці продукту
«MegaForce» двигун, який випускається ППНВФ
«Маскарт» використано словосполучення
«триботехнічних
засобів-ревіталізАНТІВ (реноваторів)».
Як видно, спірний термін
«ревіталізАНТІВ» Відповідачем
згадується лише один раз та написаний
невеликими літерами.

В інструкції по використанню в п.1.1
зазначено таке: «МЕГАФОРС - це
триботехнічний засіб, наномодифікатор
тертя, силікатно-фулеренова сполука до
поверхонь тертя, яка відноситься до
ревіталізАНТІВ…» (Т.1, а.с.125).

- «…Використаний Відповідачем термін
«ревіталізАНТІВ» на упаковці та
інструкції до товару жодним чином не
підпадає під ознаки ПОЗНАЧЕННЯ,
оскільки міститься в реченні та не має
будь-якого виділення.

Як вже зазначено вище, всі товари
Відповідача марковані знаком для
товарів і послуг (торговельною маркою)
«MegaForce», а тому згадування терміну
«ревіталізАНТІВ» в інструкції, на
упаковці чи у брошурі (в тому обсязі в
якому таке згадування присутнє) ніяким
чином не може спричинити дезорієнтації
потенційного споживача і, відповідно,
завдати шкоди Позивачеві…» (Т.1, а.с.126).

2) у позовній заяві по справі №910/7803/13, що
розглядалася господарським судом
міста Києва (Т.1, а.с. 210-216) зазначено
наступне:

«… Так, на упаковці продукту «MegaForce»
двигун», який випускається ППНВФ
«Маскарт» використано словосполучення
«триботехнічних
засобів-ревіталізантів (реноваторів)».
В інструкції по використанню продукту
«MegaForce» двигун» в п.1.1 також зазначено,
що «МЕГАФОРС - це триботехнічний засіб,
наномодифікатор тертя,
силікатно-фулеренова сполука до
поверхонь тертя, яка відноситься до
ревіталізантів…» (Т.1, а.с. 211).

3) у листі № 290710/1 від 29.07.2010 року (Т.3, а.с.
13-16), адресованому Товариству з
обмеженою відповідальністю
«Хадо-холдінг», відповідач зазначає
наступне:

«… Например, мы в новых буклетах уже
заменили слово «ревитализант» в
предложении «MEGAFORCE® ревитализант в
Украине № 1» на славянский синоним. Мы
готовы исключать прямое употребление
«возмутителя спокойствия» из
наглядной рекламы …» (Т.3, а.с. 16).

4) у листі № 210610/1 від 21.06.2010 року (Т.3, а.с.
8-10), адресованому Товариству з
обмеженою відповідальністю
«Хадо-холдінг», відповідач зазначає
наступне:

«…Чтобы даже косвенно не пересекаться
с Вашей торговой маркой, мы заменим
слово «Ревитализант» на
«Ревитализанты». Есть еще вариант,
заменить на «Ревитализация» (Т.3, а.с. 10).

До того ж, суд зазначає, що, до цього, у
судовому засіданні 04.09.2014 року,
відбулася аналогічна зміна позиції
відповідача, а саме представники
відповідача вперше за весь час
знаходження справи на розгляді
господарського суду Дніпропетровської
області заявили про те, що відповідач
не має жодного відношення до веб-сайту
www.megaforce.net.ua, хоча до цього визнавали
факт управління веб-ресурсом. Крім
цього, зокрема, у листі № 270213/1 від 27.02.2013
року (Т.3, а.с. 76-84), адресованому
Товариству з обмеженою
відповідальністю «Хадо-холдінг»,
відповідач зазначає: «… Мы дважды
направляли Вам запрос, касаемо
возникшего инцидента на хостинге, где
зарегистрировано доменное имя нашей
фирмы…» (Т.3, а.с. 84).

Суд звертає увагу, що зазначення
відповідачем позначення
«ревіталізант» у різних відмінках є
саме використанням торгівельної марки
у розумінні Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» з наступних підстав.

Позивач та відповідач випускають
споріднені товари. Вказаний факт не
заперечується сторонами. Крім цього,
такий висновок міститься і в п.1
Висновку судового експерта Київського
НДІСЕ № 11247/12-53 від 21.06.2013 року (даний як
відповідь на друге питання ухвали про
призначення експертизи), а також у
мотивувальній частині Висновку
експерта № 65/14 від 07.07.2014 року.

На упаковці продукту «MegaForce» двигун»,
який випускається ППНВФ «Маскарт»,
зазначено наступне:
«Силікато-фулеренова сполука МЕГАФОРС
- це новітня розробка з використанням
нанотехнології в галузі
триботехнічних засобів-ревіталізантів
(реноваторів) (Т.1, а.с. 17). В п.1.1.
Інструкції по використанню
силікато-фулеренової сполуки Мегафорс
зазначено, що «МЕГАФОРС - це
триботехнічний засіб, наномодифікатор
тертя, силікатно-фулеренова сполука до
поверхонь тертя, яка відноситься до
ревіталізантів».

Суд зазначає, що з урахуванням
виготовлення позивачем продукції з
використанням у назві позначення
«ревіталізант» у різних комбінаціях,
зазначення відповідачем того, що
продукція Мегафорс відноситься до
ревіталізантів явно призведе до
змішування продукції та їх виробника.
Про це ж зазначено і в Висновку
експерта № 65/14 від 07.07.2014 року.

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України
«Про захист від недобросовісної
конкуренції» неправомірним є
використання імені, комерційного
(фірмового) найменування, торговельної
марки (знака для товарів і послуг),
рекламних матеріалів, оформлення
упаковки товарів і періодичних видань,
інших позначень без дозволу (згоди)
суб'єкта господарювання, який раніше
почав використовувати їх або схожі на
них позначення у господарській
діяльності, що призвело чи може
призвести до змішування з діяльністю
цього суб'єкта господарювання.

Відповідно до статті 10-bis Паризької
конвенції про охорону промислової
власності від 20 березня 1883 року актом
недобросовісної конкуренції
вважається будь-який акт конкуренції,
що суперечить чесним звичаям у
промислових і торговельних справах.
Зокрема підлягають забороні всі дії,
здатні яким би то не було способом
викликати змішування відносно
підприємства, продуктів чи промислової
або торговельної діяльності
конкурента.

Таким чином, дії Приватного
підприємства Науково-виробнича фірма
"Маскарт" є порушенням прав
інтелектуальної власності Товариства
з обмеженою відповідальністю
"ХАДО-Холдінг".

Стосовно способу захисту права,
обраного позивачем суд зазначає
наступне.

Відповідно до ч.2 ст.20 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг»: на вимогу власника свідоцтва
таке порушення повинно бути припинено,
а порушник зобов'язаний відшкодувати
власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Власник свідоцтва може також вимагати
усунення з товару, його упаковки
незаконно використаного знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати, або знищення
виготовлених зображень знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати.

У судовому засіданні 15.10.2014 року
відповідач надав усні пояснення,
відповідно до яких вважає, що позивачем
невірно обрано спосіб захисту своїх
прав. Так, представник відповідача
зазначив, що позивач просить
заборонити використовувати
зареєстрований знак (що передбачено
абз.2 ч.5 ст.16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг»), у той час як належним способом
захисту права є саме вимога про
заборону використання позначення,
схоже із зареєстрованим знаком до
ступеню змішування (що передбачено
абз.4 ч.5 ст.16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг»).

Такі пояснення відповідача
ґрунтуються на Висновку експерта № 65/14
від 07.07.2014 року, відповідно до якого
відповідач використовує позначення
"ревитализант", "ревіталізантів",
"ревитализантам", що є схожими
настільки, що можна сплутати із знаком
для товарів і послуг "РЕВИТАЛИЗАНТ" за
свідоцтвом України № 44053 від 15.10.2014
року.

Суд звертає увагу, що відповідно до
абз.5 ч.4 ст.16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг»: знак визнається використаним,
якщо його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі,
що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, у розумінні Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» знак для товарів і послуг
вважається використаним не лише у
випадку використання тотожного
позначення, але і у випадку
використання позначення, схожого з
торговельною маркою до ступеню
змішування.

Отже, позивачем вірно обрано спосіб
захисту своїх прав.

Таким чином, належними та допустимими
доказами по справі встановлено факт
неправомірного використання Приватним
підприємством Науково-виробнича фірма
"Маскарт" знака для товарів та послуг
"РЕВИТАЛИЗАНТ", права інтелектуальної
власності на який належать Товариству
з обмеженою відповідальністю
"ХАДО-Холдінг" на підставі Свідоцтва
України на знак для товарів та послуг №
44053 від 15.10.2004 року, що є порушенням прав
інтелектуальної власності Товариства
з обмеженою відповідальністю
"ХАДО-Холдінг".

Отже, позовні вимоги є обґрунтованим та
підлягають задоволенню у повному
обсязі.

Відповідно до ст.ст. 44, 49 Господарського
процесуального кодексу України з
відповідача підлягають стягненню
судові витрати, які складаються з
вартості проведення двох судових
експертиз по даній справі у загальному
розмірі 27 077,04 грн. та судового збору у
розмірі 1073,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись
статтями 1, 33, 34, 49, 82-85 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Заборонити Приватному підприємству
Науково-виробнича фірма "Маскарт" (49029,
місто Дніпропетровськ, вулиця Артема,
43, ідентифікаційний код 32350634)
використовувати знак для товарів та
послуг «РЕВИТАЛИЗАНТ», права
інтелектуальної власності на який
належать Товариству з обмеженою
відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (61018,
місто Харків, провулок 23 Серпня, 4,
ідентифікаційний код 25611360) на підставі
свідоцтва на знак для товарів та послуг
№ 44053 від 15.10.2004 року, на упаковці
композиції мастильної «Мегафорс
двигун», в інструкції з використання
силікатно-фулереневої сполуки
«Мегафорс», в рекламній брошурі
(буклеті) силікатно-фулереневої
сполуки «Мегафорс», а також нанесення
знаку для товарів та послуг
«РЕВИТАЛИЗАНТ» на будь-який інший
товар, для якого знак зареєстровано,
іншу упаковку, в якій міститься такий
товар, вивіску, пов'язану з ним,
етикетку, нашивку, бирку чи інший
прикріплений до товару предмет,
зберігання такого товару із зазначеним
нанесенням знака з метою пропонування
для продажу, пропонування його для
продажу, продаж, імпорт (ввезення) та
експорт (вивезення); застосування його
під час пропонування та надання
будь-якої послуги, для якої знак
зареєстровано, застосування його в
діловій документації чи в рекламі та в
мережі Інтернет.

Стягнути з Приватного підприємства
Науково-виробнича фірма "Маскарт" (49029,
місто Дніпропетровськ, вулиця Артема,
43, ідентифікаційний код 32350634) на
користь Товариства з обмеженою
відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (61018,
місто Харків, провулок 23 Серпня, 4,
ідентифікаційний код 25611360) судовий
збір у розмірі 1073,00 грн. та вартість
судових експертиз у розмірі 27 077,04 грн.

Накази видати після набрання рішенням
законної сили.

Повне рішення складено - 17.10.2014 року.

Головуючий колегії, суддя
О.М. Крижний

Суддя
І.І. Колісник

Суддя
І.А. Рудовська