ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2014 року Справа № 903/429/14

Вищий господарський суд України у
складі: суддя Селіваненко В.П. -
головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Палій
В.В. (доповідач)

розглянув касаційну скаргу товариства
з обмеженою відповідальністю
"ГАЛИЧИНА- ТАБАК"

на рішення господарського суду
Волинської області від 18.06.2014

та постанову Рівненського
апеляційного господарського суду від
02.09.2014

зі справи № 903/429/14

за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю "ГАЛИЧИНА- ТАБАК"
(далі -ТОВ "ГАЛИЧИНА- ТАБАК"), м.
Івано-Франківськ,

до відповідачів: 1. приватного
акціонерного товариства "Люботинський
завод "ПРОДТОВАРИ" (далі - ПАТ
"Люботинський завод "ПРОДТОВАРИ"),
м. Люботин Харківської області,

2. товариства з обмеженою
відповідальністю "ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ
РЕСУРСИ" (далі -ТОВ "ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ
РЕСУРСИ"), м. Ківерці Волинської
області,

про заборону виробництва і продаж
продукції з неправомірно використаним
позначенням.

Судове засідання проведено за участю
представників сторін:

ТОВ "ГАЛИЧИНА- ТАБАК" - не з'явився

ПАТ "Люботинський завод "ПРОДТОВАРИ"- не
з'явився

ТОВ "ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" -
Собковський С.С. -адвокат (договір про
надання правової допомоги від 21.05.2014)

За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" звернулося до
господарського суду Волинської
області з позовом до ПАТ "Люботинський
завод "ПРОДТОВАРИ" та ТОВ "ТД
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" про: вилучення
у відповідачів всієї алкогольної
продукції "НОВЕ ПОЛІСЯ" "Вільна
Класична", яка виготовлена та введена у
цивільний обіг з неправомірно
використаним позначенням та знищення
такої продукції; заборону
відповідачеві-1 при виробництві і
реалізації горілки "НОВЕ ПОЛІССЯ"
додатково наносити будь-які словесні
та будь-які окремі інші елементи
позначення на знак для товарів і послуг
"НОВЕ ПОЛІССЯ" за свідоцтвом України
від 10.12.2013 №179728; заборону
відповідачеві-2 реалізовувати горілку
з додатково нанесеними будь-якими
словесними та будь-якими окремими
іншими елементами позначення знака для
товарів і послуг "НОВЕ ПОЛІССЯ" за
свідоцтвом України від 10.12.2013 №179728.

Рішенням господарського суду
Волинської області від 18.06.2014 (суддя
Кравчук А.М.), яке залишено без змін
постановою Рівненського апеляційного
господарського суду від 02.09.2014 (судді
Тимошенко О.М. -головуючий,
Коломис В.В., Огороднік К.М.), у
задоволенні позову відмовлено
повністю.

Прийняті судові рішення мотивовано
недоведеністю позивачем належності
йому права інтелектуальної власності
на знак для товарів і послуг "Етнос
ПОЛІССЯ Оригінальна", виникнення якого
пов'язане із видачею охоронного
документа, та права на його захист.

У касаційній скарзі до Вищого
господарського суду України ТОВ
"ГАЛИЧИНА- ТАБАК" просить судові акти
попередніх інстанцій скасувати з
передачею справи на новий розгляд до
суду першої інстанції. Скаргу
мотивовано прийняттям оскаржуваних
судових рішень з порушенням норм
матеріального та процесуального права.

У запереченні на касаційну скаргу ТОВ
"ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" просило
залишити судові акти попередніх
інстанцій без змін, а касаційну скаргу
без задоволення.

Сторони відповідно до статті 1114
Господарського процесуального кодексу
України (далі - ГПК України) належним
чином повідомлені про час і місце
розгляду скарги.

Перевіривши на підставі
встановлених попередніми судовими
інстанціями обставин справи
правильність застосування ними норм
процесуального та матеріального права,
заслухавши пояснення представника ТОВ
"ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ", Вищий
господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для
задоволення касаційної скарги з
урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним
господарськими судами у справі,
зокрема, встановлено, що:

- 25.07.2013 фізичними особами ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_7 та товариством з
обмеженою відповідальністю
"Науково-виробниче підприємство
"ГЕТЬМАН" подано заявку № m 2013 13201 про
реєстрацію знака для товарів і послуг
"ЕТНОС ПОЛІССЯ" (комбіноване) для
товарів 33 класу МКТП;

- 15.11.2013 ТОВ "ГАЛИЧИНА- ТАБАК" як
замовником та товариством з обмеженою
відповідальністю "Науково-виробниче
підприємство "ГЕТЬМАН" як виконавцем
укладено договір про виробництво й
поставку алкогольних напоїв, за
умовами якого замовник доручив
виконавцю здійснити виробництво
алкогольних напоїв, зокрема горілки
"Етнос ПОЛІССЯ Оригінальна" з
використанням відповідної рецептури
та технологічної інструкції, а
виконавець зобов'язався виготовити
таку продукцію в обсягах і на умовах,
які визначені замовником з дотриманням
попередньо заявленого замовником
товарного іміджу продукції (щодо
вигляду пляшки, етикетки, ковпачка,
кришки, ящика та інших пакувальних
матеріалів) і передати її замовнику
(пункт 2.1 Договору); у випадку
виникнення спорів, зокрема щодо
використання об'єктів інтелектуальної
чи промислової власності,
відповідальність нестиме замовник
(пункт 4.2 Договору);

- 10.12.2013 за фізичною особою ОСОБА_8
зареєстровано комбінований знак для
товарів і послуг "НОВЕ ПОЛІССЯ"
(свідоцтво України № 179728) для товарів 33
класу МКТП згідно з поданою заявкою від
08.05.2013 № m 2013 08156;

- на підставі ліцензійного
договору про використання знака для
товарів і послуг від 11.12.2013 № 11/12-01, який
укладений фізичною особою ОСОБА_8 як
ліцензіаром та ТОВ "ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ
РЕСУРСИ" як ліцензіатом із строком дії
до 31.12.2014, ТОВ "ТД МІЖРЕГІОНАЛЬНІ
РЕСУРСИ" отримало виключну ліцензію на
використання знака для товарів і
послуг "НОВЕ ПОЛІССЯ" за свідоцтвом
України від 10.12.2013 № 179728 для позначення
товарів, що виготовляються на
замовлення ліцензіата та реалізуються
ним, а саме для товарів 33 класу МКТП;

- на підставі ліцензійного
договору про використання знака для
товарів і послуг від 13.12.2013 № 13/12-01, який
укладений фізичною особою ОСОБА_8 як
ліцензіаром та ПАТ "Люботинський завод
"ПРОДТОВАРИ" як ліцензіатом із строком
дії до 31.12.2014, ПАТ "Люботинський завод
"ПРОДТОВАРИ" отримало невиключну
ліцензію на використання знака для
товарів і послуг "НОВЕ ПОЛІССЯ" за
свідоцтвом України від 10.12.2013 № 179728 для
позначення товарів, що виготовляються
і збуваються, а саме для товарів 33 класу
МКТП, які постачаються виключно ТОВ "ТД
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ";

- 14.04.2008 Міністерством аграрної
політики затверджено рецептуру
горілки "Вільна Класична", яка
розроблена ПАТ "Люботинський завод
"ПРОДТОВАРИ".

Матеріалами справи
підтверджується, що ТОВ "ТД
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" є замовником
та продавцем, а ПАТ "Люботинський завод
"ПРОДТОВАРИ" є виробником горілки, яка
маркована позначенням "НОВЕ ПОЛІССЯ"
"Вільна Класична". Дане позначення не є
тотожним зареєстрованому знаку для
товарів і послуг "НОВЕ ПОЛІССЯ" за
свідоцтвом України від 10.12.2013 № 179728,
оскільки містить додаткові
зображувальні елементи.

Причиною виникнення спору зі
справи є питання стосовно наявності чи
відсутності підстав для: вилучення у
відповідачів всієї алкогольної
продукції "НОВЕ ПОЛІССЯ" "Вільна
Класична" з підстав її виготовлення та
введення у цивільний обіг з
неправомірно використаним позначенням
і знищення такої продукції; заборони
відповідачам використовувати будь-які
словесні та окремі інші елементи
позначення на знак для товарів і послуг
"НОВЕ ПОЛІССЯ" за свідоцтвом України
від 10.12.2013 №179728 при виробництві і
реалізації горілки "НОВЕ ПОЛІССЯ". В
обґрунтування заявлених позовних
вимог позивач посилався на вчинення
відповідачами акту недобросовісної
конкуренції шляхом внесення
додаткових елементів до
зареєстрованого позначення за
свідоцтвом України від 10.12.2013 № 179728 при
маркуванні горілки "НОВЕ ПОЛІССЯ"
"Вільна Класична", що призводить до
змішування з продукцією, яка
реалізується позивачем,
неправомірного використання ділової
репутації іншого виробника,
використання етикетки, що є
промисловою власністю іншої особи і
введення споживачів в оману.

Відповідно до статті 1 ГПК України
підприємства, установи, організації,
інші юридичні особи (у тому числі
іноземні), громадяни, які здійснюють
підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи і в
установленому порядку набули статусу
суб'єкта підприємницької діяльності,
мають право звертатися до
господарського суду згідно з
встановленою підвідомчістю
господарських справ за захистом своїх
порушених або оспорюваних прав і
охоронюваних законом інтересів, а
також для вжиття передбачених цим
Кодексом заходів, спрямованих на
запобігання правопорушенням.

У відповідності до частин третьої
та п'ятої статті 13 Цивільного кодексу
України не допускаються дії особи, що
вчиняються з наміром завдати шкоди
іншій особі, а також зловживання правом
в інших формах.

Не допускаються використання
цивільних прав з метою неправомірного
обмеження конкуренції, зловживання
монопольним становищем на ринку, а
також недобросовісна конкуренція.

Згідно з приписами статті 10bis
Паризької конвенції про охорону
промислової власності від 20 березня 1883
року, яка набула чинності для України з
25.12.1991, країни Союзу зобов'язані
забезпечити громадянам країн, що
беруть участь у Союзі, ефективний
захист від недобросовісної
конкуренції.

Актом недобросовісної конкуренції
вважається будь-який акт конкуренції,
що суперечить чесним звичаям у
промислових і торговельних справах.

Зокрема підлягають забороні:

- всі дії, здатні яким би то не було
способом викликати змішування
відносно підприємства, продуктів чи
промислової або торговельної
діяльності конкурента;

- неправильні ствердження при
існуванні комерційної діяльності, що
здатні дискредитувати підприємство,
продукти чи промислову або торговельну
діяльність конкурента;

- вказівки чи ствердження,
використання яких при здійсненні
комерційної діяльності може ввести
громадськість в оману щодо характеру,
способу виготовлення, властивостей,
придатності до застосування чи
кількості товарів.

Відповідно до частин першої та
другої статті 32 Господарського кодексу
України недобросовісною конкуренцією
визнаються будь-які дії у конкуренції,
що суперечать правилам, торговим та
іншим чесним звичаям у підприємницькій
діяльності.

Недобросовісною конкуренцією є
неправомірне використання ділової
репутації суб'єкта господарювання,
створення перешкод суб'єктам
господарювання у процесі конкуренції
та досягнення неправомірних переваг у
конкуренції, неправомірне збирання,
розголошення та використання
комерційної таємниці, а також інші дії,
що кваліфікуються відповідно до
частини першої цієї статті.

Згідно з приписами частин першої,
другої статті 33 Господарського кодексу
України неправомірним використанням
ділової репутації суб'єкта
господарювання визнаються:
неправомірне використання чужих
позначень, рекламних матеріалів,
упаковки; неправомірне використання
товару іншого виробника; копіювання
зовнішнього вигляду виробу іншого
виробника; порівняльна реклама.

Неправомірним є використання без
дозволу уповноваженої на те особи
чужого імені, комерційного
найменування, торговельної марки,
інших позначень, а також належних іншій
особі рекламних матеріалів тощо, що
може призвести до змішування з
діяльністю іншого суб'єкта
господарювання, який має пріоритет на
їх використання.

Відповідно до статті 1 Закону
України "Про захист від
недобросовісної конкуренції"
недобросовісною конкуренцією є
будь-які дії у конкуренції, що
суперечать торговим та іншим чесним
звичаям у господарській діяльності.

Згідно з частиною першою статті 4
названого Закону неправомірним є
використання імені, комерційного
(фірмового) найменування, торговельної
марки (знака для товарів і послуг),
рекламних матеріалів, оформлення
упаковки товарів і періодичних видань,
інших позначень без дозволу (згоди)
суб'єкта господарювання, який раніше
почав використовувати їх або схожі на
них позначення у господарській
діяльності, що призвело чи може
призвести до змішування з діяльністю
цього суб'єкта господарювання.

Реалізація положень наведених
законодавчих приписів не пов'язана з
наявністю чи відсутністю у особи, яка
вважає свої права порушеними,
охоронного документа на знак для
товарів і послуг, оскільки останні
забезпечують захист від
недобросовісної конкуренції виходячи
з першості у використанні позначення,
що сприяє індивідуалізації суб'єкта
господарювання. Наведене помилково не
було враховано судами попередніх
інстанцій у вирішенні даного спору.

Отже, для вирішення питання щодо
використання позначення у
господарській діяльності, яке може
викликати змішування відносно
підприємства, продуктів чи промислової
або торговельної діяльності
конкурента, визначальним є факт
наявності у цивільному обігу товару
та/або послуги суб'єктів
господарювання (як особи, яка вважає
свої права порушеними, так і особи, до
якої пред'явлено відповідний позов) з
використанням відповідних позначень.

Беручи до уваги викладене та з
урахуванням того, що позначення, яке
використовується відповідачами для
маркування товару (горілки), містить
додаткові зображувальні елементи,
відповідно відрізняється від
зареєстрованого знака для товарів і
послуг "НОВЕ ПОЛІССЯ" за свідоцтвом
України № 179728 від 10.12.2013, і таке
використання допускається за умови, що
це не змінює відмітності знака, не
порушує прав інших осіб і не призводить
до змішування з діяльністю і
продукцією конкурента, який здійснив
таке використання першим, а також
враховуючи, що право на промисловий
зразок (етикетку) не є правовою
підставою для маркування товару, для
правильного вирішення спору в даній
справі судам належало встановити:

- особу замовника та особу
виробника горілки, яка маркована
позначенням "Етнос ПОЛІССЯ
Оригінальна" і введена в цивільний
обіг;

- на захист чиїх саме прав
спрямований даний позов (з урахуванням
наведеного припису статті 1 ГПК
України);

- чи здійснено позивачем
використання позначення "Етнос ПОЛІССЯ
Оригінальна" [введено в цивільний обіг
продукцію (горілку), марковану
відповідним позначенням), з якого часу
та на якій правовій підставі (з
урахуванням: поданої фізичними особами
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та товариством з
обмеженою відповідальністю
"Науково-виробниче підприємство
"ГЕТЬМАН" заявки від 25.07.2013 № m 2013 13201
про реєстрацію знака для товарів і
послуг "ЕТНОС ПОЛІССЯ" (комбіноване);
прав, які виникають у заявників з
моменту подачі такої заявки та
випливають із свідоцтва про право на
знак; змісту договору від 15.11.2013 про
виробництво й поставку алкогольних
напоїв];

- коли вперше ТОВ "ТД
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" здійснено
використання (введено в цивільний обіг)
продукцію (горілку), марковану спірним
позначенням;

- у залежності від встановлених
обставин, з'ясувати, чи є схожими такі
позначення та чи може використання
відповідачами спірного позначення для
маркування продукції (горілки)
призвести до змішування з продукцією
та діяльністю позивача (з урахуванням
конкретних обставин справи за
необхідності, у тому числі шляхом
призначення судової експертизи), тобто
визначити, чи вчинені відповідачами
дії, які є актом недобросовісної
конкуренції саме стосовно позивача;

- з'ясувати відповідність обраного
позивачем способу захисту порушеному
праву, на захист якого спрямований
даний позов, з урахуванням того, що
спосіб захисту повинен бути
направлений на відновлення та захист
порушеного права, а не на обмеження та
заборону реалізації законних прав
відповідачів на випуск, зберігання та
реалізацію алкогольної продукції (в
цілому як товару), обмеження
конкуренції та використання
відповідачами будь-яких інших
елементів позначення, які не
відносяться до предмета спору в даній
справі. Рішення про вилучення товару
може бути прийнято лише за умови
відсутності іншого способу захисту
прав та охоронюваних законом інтересів
суб'єкта господарювання, який
звернувся по такий захист (як-от:
усунення позначення з упаковки тощо).

Проте у вирішенні даного спору суди
попередніх інстанцій обмежилися лише
встановленням обставин щодо наявності
чи відсутності у позивача охоронного
документа на знак для товарів і послуг,
не з'ясувавши дійсної суті спору,
характеру спірних правовідносин
сторін, правової кваліфікації відносин
сторін, виходячи із встановлених
фактів та правових норм, що підлягають
застосуванню у вирішенні даного спору.

Касаційна ж інстанція згідно з
частиною другою статті 1117 ГПК України
не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були
встановлені у рішенні або постанові
господарського суду чи відхилені ним,
вирішувати питання про достовірність
того чи іншого доказу, про перевагу
одних доказів над іншими, збирати нові
докази або додатково перевіряти
докази.

За наведених обставин Вищий
господарський суд України вважає, що
оскаржувані рішення місцевого
господарського суду та постанова
апеляційної інстанції, які прийняті з
порушенням норм матеріального і
процесуального права, підлягають
скасуванню з передачею справи на новий
розгляд до місцевого господарського
суду. У такому розгляді суду необхідно
врахувати викладене, встановити
обставини та вчинити процесуальні дії,
зазначені в цій постанові, дати
відповідним обставинам і доводам
сторін належну правову оцінку та
вирішити спір згідно з вимогами закону.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119-11112 ГПК
України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з
обмеженою відповідальністю "ГАЛИЧИНА-
ТАБАК" задовольнити.

2. Рішення господарського суду
Волинської області від 18.06.2014 та
постанову Рівненського апеляційного
господарського суду від 02.09.2014 зі
справи № 903/429/14 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до
господарського суду Волинської
області.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
В. Палій