ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2014 р.
Справа №917/1745/13

За позовом Компанії "Солаеро Глобал
Алтернатів Фанд Лімітед" в особі
представника: Товариства з обмеженою
відповідальністю "ЮрВідділ", бульвар Л.
Українки, 10 А, оф. 66 м. Київ, 01133,
адреса для листування: а/с 156,м. Київ, 01019,
та а/с 43, м.Київ,01019

до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Лубенський молочний
завод", вул. Індустріальна, 2, м. Лубни,
Полтавська область, 37500

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, на стороні
відповідача - Товариство з обмеженою
відповідальністю "Продсервіс", вул.
Верховинна, 6А, м. Київ, 03115

про припинення дій, що порушують права
на знак для товарів та послуг

Суддя Киричук О. А.

Представники:

від позивача: не з'явився,

від відповідача: Діжевська В.О., дов. №
574 від 15.05.2014 року,

від третьої особи: не з'явився.

Розглядається позовна заява про
припинення дій, що порушують права на
знак для товарів та послуг "ДРУЖБА" за
свідоцтвом України № 48734, в якій
позивач просить зобов'язати
Відповідача припинити використання
знаку для товарів і послуг "ДРУЖБА" за
свідоцтвом України № 48734; зобов'язати
Відповідача усунути з упаковок своєї
продукції незаконно використаний знак
для товарів і послуг "ДРУЖБА" за
свідоцтвом України № 48734; зобов'язати
Відповідача знищити виготовлені
зображення, де незаконно використано
знак для товарів і послуг "ДРУЖБА" за
свідоцтвом України № 48734.

В обґрунтування позову позивач
посилається на те, що 15.03.2005 року було
зареєстровано знак для товарів та
послуг "ДРУЖБА" та видано свідоцтво
України № 48734. Згідно Виписки з
Державного реєстру свідоцтв України на
знак для товарів і послуг від 25 лютого
2013 року компанія "Солаеро Глобал
Алтернатів Фанд Лімітед" є власником
торгівельної марки "ДРУЖБА". 05.11.2011 року
позивачу стало відомо, що Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Лубенський молочний завод" (надалі -
Відповідач) використовує торгівельну
марку "ДРУЖБА" у своїй господарській
діяльності шляхом нанесення
позначення "ДРУЖБА" на етикетки
молочної продукції, а саме на продукті
молоковмісному сирному плавленому
скибковому та розміщення торгівельної
марки "ДРУЖБА" в мережі Інтернет.

Відповідач проти позову заперечує,
посилаючись, зокрема на те, що ТОВ
"Лубенський молочний завод"
використовує назву "ДРУЖБА" правомірно,
оскільки зображувальна частина знаку
увійшла в загальне користування як
товарів певного виду, розуміється
поняття для певного товару, яке в
результаті довгого використання для
одного товару чи товару певного виду
різними виробниками стало видовим
поняттям.

Ухвалою господарського суду
Полтавської області від 28.08.2013 року
порушено провадження у справі №917/1745/13.

Ухвалою господарського суду
Полтавської області від 12.09.2013 року
залучено до участі у справі як третю
особу, яка не заявляє самостійних вимог
на предмет спору на стороні
Відповідача - Товариство з обмеженою
відповідальністю "Продсервіс".

22.10.2013 року позивачем заявлено
клопотання про призначення судової
експертизи (вх. № 14966 від 22.10.2013 р.).

Ухвалою господарського суду
Полтавської області від 22.10.2013 року по
справі №917/1745/13 призначено судову
експертизу, проведення якої доручено
експертам Науково-дослідного центру
судової експертизи з питань
інтелектуальної власності.

28.03.2014 року за вх. № 4031 через канцелярію
суду надійшло повідомлення про
неможливість надання висновку
експерта у господарській справі №
917/1745/13.

В зв'язку з невиконанням позивачем
вимог ухвали суду від 22.10.2013 р. щодо
оплати за проведення судової
експертизи, позов залишено без
розгляду та вирішено судом питання про
повернення судового збору.

Постановою Харківського апеляційного
господарського суду від 10.06.2014 року
ухвалу господарського суду
Полтавської області від 17.04.2014 року
скасовано, справу передано на розгляд
до господарського суду Полтавської
області.

Ухвалою Господарського суду
Полтавської області від 15.09.2014 року по
справі № 917/1745/13 справу призначено до
розгляду в судовому засіданні на 30.09.2014
року та зобов'язано сторін надати
письмові пояснення.

30.09.2014 року (вх. № 12774) відповідачем були
надані письмові пояснення з додатками.

30.09.2014 року (вх. № 12738) від позивача
надійшло клопотання про відкладення
розгляду справи.

30.09.2014 року ухвалою господарського суду
Полтавської області відкладено
розгляд справи.

14.10.2014 року (вх. № 13405 та № 13433)
відповідачем повторно надіслано
клопотання про відкладення розгляду
справи.

Заявлене відповідачем клопотання про
відкладення розгляду справи відхилене
судом з огляду на те, що відповідачем не
надано в судове засідання відповідних
доказів на підтвердження зазнчених ним
обставин. При цьому, суд приймає до
уваги, що явка представників сторін
судом не вимагалась, а за необхідності
взяти участь в судовому засіданні,
представництво інтересів сторони в
господарському процесі не обмежено
певним колом осіб.

В судовому засіданні 14.10.2014 р. оголошено
вступну та резолютивну частини рішення

Розглянувши матеріали справи, суд,
встановив:

15.03.2005 року було зареєстровано знак для
товарів та послуг "ДРУЖБА" та видано
свідоцтво України № 48734. Згідно виписки
з Державного реєстру свідоцтв Украъни
на знаки для товарів та послуг від 25
лютого 2013 року компанія "Соларео Глобал
Алтернатів Фанд Лімітед" є власником
торгівельної марки "ДРУЖБА".

Відповідно до Ніццької угоди "Про
Міжнародну класифікацію товарів та
послуг для реєстрації знаків"
торгівельна марка "ДРУЖБА"
зареєстрована для наступних товарів та
послуг:

клас 29 - молоко та молочні продукти;
харчова олія та жири; збиті вершки;

клас 30 - заварний крем; заморожений
кефір; йогурт заморожений; кавові напої
з молоком; какао з молоком; майонез;
молочні каші харчові; морозиво;
в'язівні речовини для морозива; порошки
на морозиво; речовини для усталювання
збитих вершків; фруктове морозиво;
харчовий лід; шоколадні напої з
молоком;

клас 43 - послуги щодо забезпечування
харчами та напоями.

Як зазначає позивач, йому стало відомо,
що Товариство з обмеженою
відповідальністю "Лубенський молочний
завод" використовує торгівельну марку
"ДРУЖБА" у своїй господарській
діяльності у наступних формах:

1) нанесення позначення "ДРУЖБА" на
етикетки молочної продукції ТОВ
"Лубенський молочний завод" (базовий
номер 290074 МКТП), а саме на продукті
молоковмісному сирному плавленому
скибковому;

2) розміщення торгівельної марки
"ДРУЖБА" в мережі Інтернет, зокрема за
посиланням:
http://garmonija.com.ua/katalog-produkcii/siri-plavleni-ta-zakuski/produ
kt-sirniy-plavleniy-druzhba.

Дозвіл на здійснення зазначених дій
відповідачу не надавався.

Намагаючись припинити порушення права
на знак для товарів і послуг, 24.05.2013 року
Позивач відправив Відповідачу
претензію у порядку ст.ст. 5, 6
Господарського процесуального кодексу
України.

Згідно із п. 5 статті 16 Закону України
"Про охорону права на знак для товарів і
послуг" та п. 5 ч. 1 ст. 495 Цивільного
кодексу України власник свідоцтва має
виключне право забороняти будь-яке
використання торгівельної марки.

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України
"Про охорону права на знак для товарів і
послуг" використання знака для товарів
та послуг без отримання дозволу
власника свідоцтва є порушенням його
прав і тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством України.

Згідно п. 1 ст. 21 Закону України "Про
охорону права на знак для товарів і
послуг" власник свідоцтва може
захистити свої порушені права в
судовому або в іншому встановленому
законом порядку.

За таких обставин, позивач звернувся з
даним позовом з зазначеними вище
вимогами.

Виробництво харчового продукту
молоковмісного сирного плавленого
скибкового "Дружба" здійснюється з 2003
року і використання слова "ДРУЖБА" на
продукті виробництва ТОВ "Лубенський
молочний завод" згідно розроблених та
затверджених ТОВ "Продсервіс" ТУ У
15.5-9:2008В "Продукти сирні
плавлені", які пройшли державну
реєстрацію у Держспоживстандарті
України та Укрметртестстандарті.
Відповідно до вищевказаних технічних
умов, залежно від технології
вироблення і хімічного складу плавлені
сири поділяють на ряд видових груп:
скибковий, пастоподібний, солодкий,
блочний. Харчовий продукт
молоковмісний сирний плавлений скибко
подібний "Дружба" відноситься до
видової групи скибкових продуктів.
Також в тексті вищезазначених
технічних умов в переліку інших видів
продуктів сирних плавлених таких як
"До сніданку", "Студентський",
"Святковий", "Янтарний", "Голандський",
зазначена назва продукту скибкового
"Дружба" до якого встановлюються вимоги
щодо жиру, вологи, білків, вуглеводів та
ін.

Як зазначає Відповідач, слово "ДРУЖБА" в
молокопереробній галузі вже стало
видовим поняттям, яке являє собою
назву плавленого сиру, що
виготовляється за спеціальною
рецептурою, доказом цього є ТУ У
15.5.-9:2007. Згідно п. 2 ст. 6 ЗУ "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" не можуть одержати правову
охорону позначення, які вказують на
вид, а також є загальновживаними як
позначення товарів та послуг певного
виду.

Відповідно до свідоцтва України на
знак для товарів та послуг № 48734,
"ДРУЖБА" зареєстроване у чорному та
білому кольорі, а ТОВ "Лубенський
молочний завод" використовує його в
червоному кольорі з поєднанням
зображень (сонця, корови, логотип
"ГАРМОНІЯ") та словесних елементів
(продукт молоковмісний сирний
плавлений скибковий).

Згідно п. 6 ст. 7 ЗУ " Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" якщо
заявник просить охорону кольору чи
поєднання кольорів як розрізняльної
ознаки свого знака, то він зобов'язаний
заявити про це і вказати в заяві колір
чи поєднання кольорів, охорону яких
він просить, подати в заявці кольорові
зображення вказаного знаку.

При вирішенні спору по суті, суд
приймає до уваги наступне.

Відповідно до ст. 1 Господарського
процесуального кодексу України
підприємства, установи, організації,
інші юридичні особи, громадяни, які
здійснюють підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи і в
установленому порядку набули статусу
суб'єкта підприємницької діяльності
(далі - підприємства та організації),
мають право звертатися до
господарського суду згідно з
встановленою підвідомчістю
господарських справ за захистом своїх
порушених або оспорюваних прав і
охоронюваних законом інтересів, а
також для вжиття передбачених цим
Кодексом заходів, спрямованих на
запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного
Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під
охоронюваними законом інтересами
необхідно розуміти прагнення до
користування конкретним матеріальним
та/або нематеріальним благом,
зумовлений загальним змістом
об'єктивного і прямо не
опосередкований у суб'єктивному праві
простий легітимний дозвіл, що є
самостійним об'єктом судового захисту
та інших засобів правової охорони з
метою задоволення індивідуальних і
колективних потреб, які не суперечать
Конституції законам України,
суспільним інтересам, справедливості,
добросовісності, розумності та іншим
загальноправовим засадам. Отже,
охоронюваний законом інтерес є
самостійним об'єктом судового захисту
та інших засобів правової охорони.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" знак - це позначення, за яким
товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осі

Згідно статті 492 Цивільного кодексу
України - торговельною маркою може бути
будь-яке позначення або будь-яка
комбінація позначень, які придатні для
вирізнення товарів (послуг), що
виробляються (надаються) однією особою,
від товарів (послуг), що виробляються
(надаються) іншими особами. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема,
слова, літери, цифри, зображувальні
елементи, комбінації кольорів.

Так, згідно статті 17 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" власник свідоцтва повинен
добросовісно користуватися правами, що
випливають із свідоцтва.

Відповідно до ч. 4 ст. 5. Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" - обсяг правової охорони, що
надається, визначається зображенням
знака та переліком товарів і послуг,
внесеними до Реєстру, і засвідчується
свідоцтвом з наведеними у ньому
копією внесеного до Реєстру
зображення знака та переліком
товарів і послуг.

Власник прав на знак для товарів і
послуг має право забороняти іншим
особам використовувати тотожне чи
схоже до ступеня змішування з цим
знаком позначення лише стосовно тих
товарів і послуг, щодо яких цей знак
зареєстровано, чи споріднених з ними
товарів і послуг.

Отже, господарському суду слід
з'ясовувати перелік товарів і послуг,
для яких спірні знаки зареєстровано, та
встановлювати фактичні обставини
використання спірних позначень
відповідачами у справах у частині їх
фактичного зображення та переліку
товарів і послуг, для яких вони
використовуються.

Згідно Свідоцтва України № 48734,
наданого Позивачем - до переліку
товарів і послуг, до котрих
застосовується правова охорона не
зазначено продукти сирні плавлені,
котрим відповідно являється сирок
"Дружба", що виготовляється ТОВ
"Лубенський молочний завод".

Згідно п. 6 ст. 7 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" якщо заявник просить охорону
кольору чи поєднання кольорів як
розрізняльної ознаки свого знака, то
він зобов'язаний заявити про це і
вказати в заяві колір чи поєднання
кольорів, охорону яких він просить,
подати в заявці кольорові зображення
вказаного знаку.

В позовній заяві Позивач зазначає та
відповідно в Свідоцтві на знак для
товарів і послуг № 48734 зазначено
зображення знака "ДРУЖБА" друкованими
літерами та вказані кольори чорний та
білий.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Лубенський молочний
завод" використовує його в червоному
кольорі з поєднанням зображень (сонця,
корови, логотип "ГАРМОНІЯ") та словесних
елементів (продукт молоковмісний
сирний плавлений скибковий).

Позивач вважає, що правова охорона на
знак для товарів і послуг "ДРУЖБА" за
свідоцтвом України № 48734 поширюється
на такий товар як продукт сирний
плавлений скибковий.

Таким чином, з метою повного та
всебічного розгляду спору необхідним є
з'ясування даного питання та чи є знак
для товарів і послуг "ДРУЖБА" за
свідоцтвом України № 48734 тотожнім або
схожим з написом "Дружба" що зображено
на етикетках товарів ТОВ "Лубенський
молочний завод".

Відповідно до ст. 41 Господарського
процесуального кодексу України, для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу.

Для з'ясування питань, що потребують
спеціальних знань (зокрема, про те, чи
займає певний елемент домінуюче
положення у зображенні знака; чи є
підстави вважати, що знак може вводити
споживача в оману щодо місця
походження та якості товарів,
позначених цим знаком; які частини
зображення є тотожними з іншим
зображенням; чи є схожими знаки
настільки, що їх можна сплутати тощо),
господарському суду необхідно, якщо
схожість не має очевидного характеру,
призначати судову експертизу, не
перебираючи на себе не притаманні суду
функції експерта.

За таких обставин, ухвалою суду від
22.10.2013 р. у справі №917/1745/13 призначено
судову експертизу, проведення якої
було доручено судовим експертам
Науково-дослідного центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності.

З урахуванням пропозицій сторін та
експертної установи, на вирішення
експерта поставлені наступні
запитання:

1) Чи є товари, які марковані
позначенням "Дружба", що виробляються
ТОВ "Лубенський молочний завод"
спорідненими з товарами, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 48734?

2) Чи є позначення "Дружба", яке
зображене на етикетках ТОВ "Лубенський
молочний завод" тотожнім або схожим зі
знаком для товарів і послуг за
свідоцтвом України №48734 настільки, що
їх можна сплутати?

28.03.14 р. за вх. № 4031 через канцелярію
суду надійшло повідомлення про
неможливість надання висновку
експерта у господарській справі
№917/1745/13 у зв'язку з тим, що оплата за
проведення судової експертизи не
надійшла (згідно ухвали від 22.10.2013 року
п. 7 резолютивної частини, позивача
зобов'язано було провести оплату за
проведення експертизи з наступним
розподілом господарських витрат
відповідно до ст. 49 ГПК України).

Відповідно до ч. 1 статті 33
Господарського процесуального кодексу
України кожна сторона повинна довести
ті обставини, на які вона посилається
як на підставу своїх вимог і
заперечень.

Положеннями статті 34 Господарського
процесуального кодексу України
встановлено, що господарський суд
приймає тільки ті докази, які мають
значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

Статтею 43 Господарського
процесуального кодексу України
передбачено, що господарський суд
оцінює докази за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному і об'єктивному
розгляді в судовому процесі всіх
обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом.

В зв'язку з тим, що суду не було надано
висновку судового експерта, суд
приймає рішення за результатами оцінки
доказів, поданих сторонами за наявними
в справі матеріалами.

З огляду на зазначені вище обставини,
суд приходить до висновку, що надані
позивачем докази не підтверджують факт
неправомірного використання
відповідачем у своїй господарській
діяльності знаку для товарів та послуг
"ДРУЖБА" за свідоцтвом України № 48734.

За таких обставин, позовні вимоги
задоволенню не підлягають .

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 32- 33, 82-85 Господарського
процесуального кодексу України, суд-

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову відмовити
повністю.

Суддя
Киричук О.А.