ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5,
канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2014 р.Справа № 922/2812/14

Господарський суд Харківської області
у складі:

судді Ольшанченка В.І.

при секретарі судового засідання

розглянувши справу

за позовом Приватного акціонерного
товариства "Лекхім" (м. Київ) до
Публічного акціонерного товариства
"Фармстандарт-Біолік" (м. Харків) про
заборону використання знаку для
товарів. за участю представників
сторін:

позивача - Ткачук Ю.В. (довіреність №56
від 08.08.14 р.),

відповідача - Коваленка О.О.
(довіреність від 07.11.2013 р.).

ВСТАНОВИВ:

Позивач просить заборонити
відповідачу використання знаку для
товарів і послуг під назвою
"Ренальган-Біолік". Свої позовні вимоги
обґрунтовує тим, що відповідач
неправомірно використовує позначення
схоже до ступеня змішування у
сприйнятті покупця з торгівельною
маркою позивача.

Відповідач, у відзиві на позовну заяву,
заперечує проти позовних вимог та
просить відмовити позивачу у їх
задоволенні в повному обсязі. Свої
заперечення обґрунтовує тим, що він має
право попереднього користувача та на
безоплатне продовження діяльності з
використання позначення при
виготовленні лікарського засобу
"Ренальган-Біолік", оскільки відповідач
почав розроблення та виготовлення
лікарського засобу "Ренальган" з 29.04.1996
р., тобто раніше дати заявленого
пріоритету на Свідоцтво України №15785,
датою якого є 23.05.1996 р. Також відповідач
посилається на рішення господарського
суду Харківської області від 18.03.2014 р.
та постанову Харківського
апеляційного господарського суду від
26.05.2014 р. по справі №922/2066/13, якими на
думку відповідача встановлено, що
відповідач має право попереднього
користувача, як на преюдиційний факт (ч.
3 ст. 35 ГПК України), на підставі
тимчасової фармакопейної статті (ТФС
№42У-20/33-222-96) розчин «Ренальган» для
ін'єкцій, виробництва орендного
підприємства «Біолік», який
використовується у якості лікарського
засобу, затвердженої Фармакопейним
комітетом МОЗ України 29.04.1996 р.

Позивач надав письмове клопотання про
повернення оригіналу письмового
документа.

Розглянувши надане клопотання, суд
вважає за необхідне відхилити його,
оскільки: по-перше, відповідно до ст. 40
ГПК України оригінали письмових
доказів, що є у справі, за клопотанням
підприємств та організацій
повертаються їм після вирішення
господарського спору та подання
засвідчених копій цих доказів, а спір
ще не вирішено; по-друге, позивачем не
вказано які документи він просить
повернути.

Також, позивач надав клопотання про
приєднання до матеріалів справи
документів.

Розглянувши надане клопотання, суд
вважає за можливе задовольнити його.

Відповідач надав заяву про залучення
документів до матеріалів справи.

Розглянувши матеріали справи, суд
вважає за можливе задовольнити її.

Дослідивши матеріали справи та
вислухавши пояснення представників
сторін, суд встановив наступне.

Позивач має свідоцтво на знак для
товарів і послуг №

Позивач є власником свідоцтва на знак
для товарів і послуг №15785 від 15.09.2000 р.
із доповненнями, внесеними до нього
10.05.2006 р. (Бюл. №6 15.06.2006) та 10.07.2013 р. (12.08.2013
Бюл. №15), об'єктом якого є словесне
позначення «Реналган» (надалі - ТМ
«Реналган»). Торговельна марка
«Реналган» зареєстрована в Державному
департаменті інтелектуальної
власності за позивачем в 5 та 42 класах
згідно з Міжнародною класифікацією
товарів та послуг (МКТП) (дата подання
заявки - 23.05.1996 р., дата публікації
відомостей про видачу свідоцтва 15.09.2000
р. Бюлетень №4).

Дія свідоцтва №15785 від 15.09.2000 р.
продовжена до 23.05.2016 р., що
підтверджується доповненням до
свідоцтва (15.06.2006 Бюл. №6) та випискою
Державної служби інтелектуальної
власності України з Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг №867 від 07.08.2014 р.

Також позивач є власником свідоцтва на
знак для товарів і послуг №15786 від
15.09.2000 р. із доповненнями, внесеними до
нього 10.05.2006 р. (Бюл. №6 15.06.2006) та 10.07.2013 р.
(12.08.2013 Бюл. №15), об'єктом якого є
словесне позначення «Renalgani» (надалі - ТМ
«Renalgani»). Торговельна марка «Renalgani»
зареєстрована в чорному та білому
кольорах Державним департаментом
інтелектуальної власності за
позивачем в 5 та 42 класах МКТП (дата
подання заявки - 23.05.1996 р., дата
публікації відомостей про видачу
свідоцтва 15.09.2000 р. Бюлетень №4).

Дія свідоцтва №15786 від 15.09.2000 р.
продовжена до 23.05.2016 р., що
підтверджується доповненням до
свідоцтва (15.06.2006 Бюл. №6) та випискою
Державної служби інтелектуальної
власності України з Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг №868 від 07.08.2014 р.

Позивач надав виключні права на ТМ
«Реналган» за свідоцтвом №15785 від
15.09.2000 р. на строк дії свідоцтва
Публічному акціонерному товариству
«Лекхім-Харків» за договором №СР-17/10
про право використання товарного знаку
від 17.11.2010 р. ПАТ «Лекхім-Харків» має
реєстраційне посвідчення на
лікарський засіб «Реналган» №UA/1530/02/01
від 14.05.2013 р., видане строком на 5 років.

06.08.2014 р. позивач придбав У ТОВ «Вента.
ЛТД» лікарські засоби, в тому числі
розчин «Реналган» для ін'єкцій в
ампулах по 5 мл №5, виробництва
Фармстандарт-Біолік, на суму 26,19 грн.
без ПДВ, що підтверджується копією ТТН
№4233285/7 від 05.08.2014 р.

З сертифікату серії для лікарського
засобу «Ренальган-Біолік» та
інструкції для медичного застосування
препарату «Ренальган-Біолік» позивач
виявив, що цей препарат виготовляється
та розповсюджується відповідачем.

Відповідач не заперечує факт
виготовлення та розповсюдження даного
препарату.

Відповідач є власником свідоцтва на
знак для товарів і послуг №?182084 від
25.02.2014 р., об'єктом якого є словесне
позначення «Ренальган-Біолік» (надалі -
ТМ «Ренальган-Біолік»). Торговельна
марка «Ренальган-Біолік»
зареєстрована в Державній службі
інтелектуальної власності України за
відповідачем в 5 класі МКТП (дата
подання заявки - 24.07.2012 р., дата
публікації відомостей про видачу
свідоцтва 25.02.2014 р. Бюлетень №4), що
підтверджується випискою з Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів та послуг №992 від 03.09.2014 р.

Також відповідач є власником свідоцтва
на знак для товарів і послуг №182085 від
25.02.2014 р., об'єктом якого є словесне
позначення «Ренальган-Биолек» (надалі -
ТМ «Ренальган-Биолек»). Торговельна
марка «Ренальган-Биолек»
зареєстрована в Державній службі
інтелектуальної власності України за
відповідачем в 5 класі МКТП (дата
подання заявки - 24.07.2012 р., дата
публікації відомостей про видачу
свідоцтва 25.02.2014 р. Бюлетень №4), що
підтверджується випискою з Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів та послуг №993 від 03.09.2014 р.

Відповідач має реєстраційне
посвідчення на лікарський засіб
«Ренальган-Біолік» №UA/12131/01/01 від 13.04.2012
р., що підтверджується копією
інструкції для медичного застосування
препарату «Ренальган-Біолік».

Таким чином, відповідач має свідоцтво
на знак, яке відноситься до одного
класу товарів, що і у позивача (5 кл. -
ліки для людини).

Згідно з висновками наданого позивачем
порівняльного аналізу, проведеного у
2014 р. патентним повіреним ОСОБА_4,
свідоцтво на знак №?182084 на знак
«Ренальган-Біолік» власника
«Фармстандарт-Біолік» видано з
порушенням прав іншої особи - власника
свідоцтва №15785 на знак «Реналган» ПАТ
«Лекхім» внаслідок подання заявки з
порушенням цих прав. Знак
«Ренальган-Біолік» є: 1. тотожним або
схожим настільки, що його можна
сплутати із знаком «Реналган», раніш
зареєстрованим в Україні на ім'я іншої
особи; 2. оманливими або такими, що може
ввести в оману щодо товару, послуги або
особи, яка виробляє товар або надає
послугу.

Позивач неодноразово звертався до
відповідача з листами, в яких
пропонував та вимагав припинити
використання знаку та реалізацію
лікарського засобу «Ренальган», про що
свідчить копії листування за 2012 рік.

У відповідях на листи позивача,
відповідач вказував, що ним прийнято
рішення про припинення виробництва
лікарського засобу «Ренальган» з 17.05.2012
р. і більше він його не випускає.

Відповідно до ст. 157 ГК України право
інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом у випадках і порядку,
передбачених законом.

Використанням торговельної марки у
сфері господарювання визнається
застосування її на товарах та при
наданні послуг, для яких вона
зареєстрована, на упаковці товарів, у
рекламі, друкованих виданнях, на
вивісках, під час показу експонатів на
виставках і ярмарках, що проводяться в
Україні, у проспектах, рахунках, на
бланках та в іншій документації,
пов'язаній з впровадженням зазначених
товарів і послуг у господарський
(комерційний) обіг.

Свідоцтво надає право його
володільцеві забороняти іншим особам
використовувати зареєстровану
торговельну марку без його дозволу, за
винятком випадків правомірного
використання торговельної марки без
його дозволу.

Згідно ст. 495 ЦК України майновими
правами інтелектуальної власності на
торговельну марку є:

1) право на використання торговельної
марки;

2) виключне право дозволяти
використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати
неправомірному використанню
торговельної марки, в тому числі
забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної
власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної
власності на торговельну марку
належать володільцю відповідного
свідоцтва.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів та
послуг" знак - це позначення, за яким
товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів та послуг
інших осіб.

Згідно ст. 16 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів та послуг"
права, що випливають із свідоцтва,
діють від дати подання заявки.

Права позивача діють з 23.05.1996 р. по 23.05.2016
р. (оскільки дію свідоцтв подовжено за
заявою позивача в установленому
законодавством порядку), що
підтверджується копіями виписок з
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарі і послуг.

А права відповідача діють з 24.07.2012 р. по
24.07.2022 р., що підтверджується копіями
виписок з Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарі і послуг.

Згідно ст. 16 Закону України „Про
охорону на знаки для товарів і послуг"
використанням знака визнається:
нанесення його на будь-який товар, для
якого знак зареєстровано, упаковку, в
якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано; застосування його
в діловій документації чи в рекламі та
в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо
його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі,
що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, починаючи з 15.09.2000 р.,
позивач є власником свідоцтва на
товарний знак у вигляді словесного
позначення «Реналган», що надає йому
згідно діючого законодавства повне
коло прав щодо володіння, користування
та розпорядження даним товарним
знаком.

Відповідач, у свою чергу, починаючи з
25.02.2014 р. є власником свідоцтва на
товарний знак у вигляді словесного
позначення «Ренальган-Біолік», що
надає йому згідно діючого
законодавства повне коло прав щодо
володіння, користування та
розпорядження даним товарним знаком.

Відповідач є виробником лікарського
засобу, який випускає та реалізує під
товарним знаком «Ренальган-Біолік».

Відповідач використовує позначення
«Ренальган-Біолік» шляхом нанесення
його на товар, упаковку, в якій
міститься цей товар, етикетку,
зберігання такого товару із нанесенням
зазначеного позначення з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продажу такого товару
із нанесенням зазначеного позначення.

ПАТ «Лекхім-Харків» на підставі
ліцензії, наданої позивачем, є
виробником лікарського засобу, який
випускає та реалізує під товарним
знаком «Реналган», що зареєстрований в
5 класі МКТП (Лікарські засоби для
людини).

ПАТ «Лекхім-Харків» використовує
позначення «Реналган» шляхом
нанесення його на товар, упаковку, в
якій міститься цей товар, етикетку,
зберігання такого товару із нанесенням
зазначеного позначення з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продажу такого товару
із нанесенням зазначеного позначення.

Відповідно до ст. 2 Закону України „Про
лікарські засоби", лікарський засіб -
будь-яка речовина або комбінація
речовин (одного або декількох АФІ та
допоміжних речовин), що має властивості
та призначена для лікування або
профілактики захворювань у людей, чи
будь-яка речовина або комбінація
речовин (одного або декількох АФІ та
допоміжних речовин), яка може бути
призначена для запобігання вагітності,
відновлення, корекції чи зміни
фізіологічних функцій у людини шляхом
здійснення фармакологічної,
імунологічної або метаболічної дії або
для встановлення медичного діагнозу.

До лікарських засобів належать: АФІ,
продукція "in bulk; готові лікарські
засоби (лікарські препарати, ліки,
медикаменти); гомеопатичні засоби;
засоби, які використовуються для
виявлення збудників хвороб, а також
боротьби із збудниками хвороб або
паразитами; лікарські косметичні
засоби та лікарські домішки до
харчових продуктів.

Розчин для ін'єкцій виробництва
відповідача під товарним знаком
«Ренальган-Біолік», згідно інструкції
для медичного застосування препарату,
є синтетичним антихолінергічним
засобом в комбінації з анальгетиками.

Крім того, відповідно до Правил
складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг, затверджених наказом
Держпатенту України від 28.07.1995 р. №116, із
змінами та доповненнями, (надалі -
Правила) при встановленні однорідності
товарів визначається ймовірність
виникнення у споживача враження про
належність їх одній особі, яка
виготовляє товар. Враховуються такі
показники: рід (вид) товару, призначення
товарів, умови та канали збуту товарів,
коло споживачів.

Поняття "вид товару" включає матеріал, з
якого виготовлені товари, а також
зовнішній вигляд виробу. Лікарський
засіб, що випускає відповідач та
лікарський засіб, що випускає ПАТ
«Лекхім-харків» мають однакову діючу
речовину, а також допоміжні речовини,
що входять до їх складу.

Лікарська форма - розчин для ін'єкцій.
Зовнішній вигляд обох товарів - ампули.

Головна функція лікарського засобу
позивача та лікарського засобу
відповідача - болезаспокійлива,
жарознижувальна і славка
протизапальна дія. Отже призначення
товарів -схоже.

Обидва лікарські засоби
розповсюджуються в аптеках, отже умови
та канали збуту однакові.

Так як обидва товари є препаратами, що
мають лікувальну функцію і
розповсюджуються через аптечну мережу,
вони є доступними до широкого кола
споживачів не залежно від статі та
віку.

Відповідно до ст. 9 Договору про закони
щодо товарних знаків, ратифікованого
Законом України №380/95 від 13.10.1995 р.:

(2) [Товари чи послуги, які стосуються
одного й того ж класу або до різних
класів] Ь) Товари чи послуги не можуть
вважатися відмінними одні від одних на
тій підставі, що в будь-якій реєстрації
чи публікації, здійсненій відомством,
вони фігурують у різних класах
Ніццької класифікації.

Таким чином, суд дійшов висновку, що
товари 5 класу, а саме ліки для людини та
лікарські засоби для людини, є
спорідненими (однорідними).

Використання споріднених (однорідних)
товарів вводить в оману пересічних
споживачів щодо особи, яка виробляє
даний товар (ч. 5 ст. 16 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів
та послуг").

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів
та послуг" об'єктом знака може бути
будь-яке позначення або будь-яка
комбінація позначень. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема,
слова, у тому числі власні імена,
літери, цифри, зображувальні елементи,
кольори та комбінації кольорів, а також
будь-яка комбінація таких позначень.

Згідно пункту 4.3.2.4 Правил позначення
вважається тотожним з іншим
позначенням, якщо воно збігається з ним
у всіх елементах. Позначення
вважається схожим настільки, що його
можна сплутати з іншим позначенням,
якщо воно асоціюється з ним в цілому,
незважаючи на окрему різницю
елементів.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів
та послуг" свідоцтво надає його
власнику виключне право забороняти
іншим особам використовувати без його
згоди, якщо інше не передбачено цим
Законом: зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно висновку патентного повіреного
ОСОБА_4 знак «Ренальган-Біолік» є: 1.
тотожним або схожим настільки, що його
можна сплутати із знаком «Реналган»,
раніш зареєстрованим в Україні на ім'я
іншої особи; 2. оманливими або такими, що
може ввести в оману щодо товару,
послуги або особи, яка виробляє товар
або надає послугу.

Оскільки лікарський засіб, що випускає
відповідач під ТМ «Ренальган-Біолік»,
та лікарський засіб, що випускається
ПАТ «Лекхім-Харків» за ліцензією
позивача, відносяться до одного 5 класу
МКТП, є спорідненими (однорідними),
словесні позначення «Реналган» та
«Ренальган» є схожими настільки, що їх
можна сплутати, а тому використання
спірного знаку відповідачем може
ввести в оману пересічних споживачів
щодо особи, яка виробляє даний товар та
самого товару.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг" власник свідоцтва може також
вимагати усунення з товару, його
упаковки незаконно використаного
знака або позначення, схожого з ним
настільки, що їх можна сплутати, або
знищення виготовлених зображень знака
або позначення, схожого з ним
настільки, що їх можна сплутати.

Однак, як встановлено судом, відповідач
використовує спірний знак правомірно
на законних підставах - за свідоцтвом
на знак для товарів і послуг №?182084 від
25.02.2014 р.

Відтак позивач не має права забороняти
відповідачу використовувати ним ТМ
«Ренальган-Біолік», власником якого є
відповідач на підставі свідоцтва на
знак для товарів і послуг №?182084 від
25.02.2014 р., навіть якщо воно є схожим
настільки, що їх можна сплутати з
товарним знаком позивача до тих пір,
поки свідоцтво №?182084 від 25.02.2014 р. на
товарний знак «Ренальган-Біолік» не
буде визнано судом недійсним.

Посилання відповідача на нібито
встановлений рішенням господарського
суду Харківської області від 18.03.2014 р.
та постановою Харківського
апеляційного господарського суду від
26.05.2014 р. по справі №922/2066/13 преюдиційний
факт (ч. 3 ст. 35 ГПК України), тобто
визнання за відповідачем права
попереднього користувача на підставі
тимчасової фармакопейної статті (ТФС
№42У-20/33-222-96) розчин «Ренальган» для
ін'єкцій, виробництва орендного
підприємства «Біолік», який
використовується у якості лікарського
засобу, затвердженої Фармакопейним
комітетом МОЗ України 29.04.1996 р., суд
вважає безпідставними, оскільки:
по-перше, право попереднього
користувача знаку для товару і послуг,
що належить позивачу, не було предметом
розгляду у вказаній справі, до того ж,
такий висновок є лише правовою
позицією суду і не може вважатись
преюдиційним фактом відповідно до ст. 35
ГПК України; по-друге, вищезгадана
фармакопейна стаття підписана обома
сторонами; по-третє, дана фармакопейна
стаття не є належним та допустимим
доказом значної та серйозної
підготовки відповідача до
використання позначення «Ренальган»; в
четверте, відповідач не надав доказів
вжиття ним значної та серйозної
підготовки до використання позначення
«Ренальган», а також доказів щодо
обсягів використання або використання,
яке передбачалося зазначеною
підготовкою, та їх дотримання тепер.

За таких обставин, суд вважає позовні
вимоги необґрунтованими, недоведеним
та не підлягаючими задоволенню в
повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судовий
збір належить покласти на позивача.

Керуючись ст. 157 ГК України, ст. 495 ЦК
України, ст.ст. 1, 16, 20 Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів
та послуг", ст. 2 Закону України „Про
лікарські засоби", ст. 9 Договору про
закони щодо товарних знаків,
ратифікованого Законом України №380/95
від 13.10.1995 р., Правилами складання,
подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і
послуг, затвердженими наказом
Держпатенту України від 28.07.1995 р. №116, із
змінами та доповненнями, ст.ст. 33-35, 43, 49,
82-85 ГПК України,

ВИРІШИВ:

В позові відмовити повністю.

Повне рішення складено 15.09.2014 р.

Суддя В.І. Ольшанченко