м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел.
УХВАЛА

№ 910/17252/14 29.09.14

Господарський суд міста Києва у складі
судді Марченко О.В., при секретарі
судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому
засіданні

справу № 910/17252/14

за позовом Glaxo Group Limited (Глаксо Груп
Лімітед), Брентфорд, Англія

до Державної служби інтелектуальної
власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою
відповідальністю "Медичний центр
"М.Т.К.", м. Київ,

про визнання свідоцтва України №182253
на знак для товарів і послуг недійсним,

за участю представників:

позивача - Трофименка Михайла
Михайловича (довіреність від 07.07.2014 б/н);

Трофименка Микити
Михайловича (довіреність від 07.07.2014 б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г.
(довіреність від 23.09.2013 №2-8/3907);

відповідача-2 - Криворучки А.І.
(довіреність від 03.09.2014 №03/09/2014),

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського
суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним повністю
свідоцтва України № 182253 на знак для
товарів і послуг "Тивортин", виданого на
ім'я товариства з обмеженою
відповідальністю "Медичний центр
"М.Т.К." (далі - Медичний центр);

- зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
(далі - Служба) внести зміни до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг про визнання
недійсним повністю свідоцтва України
№ 182253 на знак для товарів і послуг, про
що здійснити відповідну публікацію в
офіційному бюлетені "Промислова
власність".

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 19.08.2014 порушено провадження у
справі.

15.09.2014 від Служби надійшов відзив на
позовну заяву, в якому зазначено таке:
29.12.2012 Медичним центром було подано
заявку № m2012 22761 на реєстрацію
словесного позначення "Тивортин"
відносно товарів 05 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків (далі - МКТП);
експертиза заявки № m2012 22761 проводилася
відповідно до Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" (далі - Закон) та Правил
складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг, затверджених наказом
Державного патентного відомства
України від 28.07.1995 № 116 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 02.08.1995 за № 276/812 (в редакції
наказу Державного патентного
відомства України від 20.08.1997 № 72); за
результатами кваліфікаційної
експертизи було встановлено, що
заявлене позначення за заявкою № m2012
22761 відповідає умовам надання правової
охорони, визначеним Законом; 03.12.2013
Службою було прийнято рішення про
реєстрацію знака за вказаною заявкою
відносно всього переліку товарів та
видано свідоцтво України № 182253 на
словесний знак "Тивортин"; наявність
певних прав у Медичного центру не є
перешкодою для реалізації прав
Компанії, оскільки у матеріалах справи
відсутні докази того, що Медичний центр
забороняв або іншим чином створював
перешкоди Компанії у реалізації її
прав.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 15.09.2014 відкладено розгляд
справи на 29.09.2014 та зобов'язано позивача
подати суду у строк до 25.09.2014 належним
чином засвідчену копію свідоцтва
України № 55207 на знак для товарів і
послуг.

Компанія, в свою чергу, 24.09.2014 надійшла
суду клопотання про долучення до
матеріалів справи належним чином
засвідчену копію свідоцтва України №
55207 на знак для товарів і послуг.

29.09.2014 від Медичного центру надійшов
відзив на позовну заяву, в якому
відповідач-2, аналізуючи знаки
«ТІМЕНТИН» за свідоцтвом України № 55207
та «Тивортин» за свідоцтвом України №
182283 на наявність у їх складі сильних та
слабких елементів, зазначає таке:

позначення «ТІМЕНТИН» та «Тивортин»
мають спільний елемент у вигляді
кінцевої частини «-тин»; даний елемент
присутній у великій кількості назв
лікарських засобів та знаків,
зареєстрованих відносно товарів 05
класу МКТП; за базою даних, присвяченою
медичним документам та лікарським
засобам Інтернет-ресурсу http://mozdocs.kiev.ua/,
в Україні було зареєстровано понад 100
лікарських засобів різних виробників
та фармакологічних груп, назви яких
мають закінчення «-тин»; серед
зареєстрованих в різний час Україні
знаків (за базою даних "Зареєстровані в
Україні знаки для товарів і послуг"
Інтернет-ресурсу http://www.uipv.org/ua/bases2.html)
також наявна суттєва кількість
позначень, до складу яких входить
кінцева частина «-тин»;

елемент у вигляді кінцевої частки
«-тин» знаків «ТІМЕНТИН» та «Тивортин»
слід визнати формантом, тобто
буквосполученням, яке регулярно
повторюється у складі позначень та
внаслідок цього не здатне викликати їх
колізії (змішування); основними
(сильними) елементами знаків
«ТІМЕНТИН» та «Тивортин» виступають їх
початкові частини - відповідно «ТІМЕН-»
та «Тивор-», які мають оригінальний
характер та надають позначенням
розрізняльної здатності відносно
товарів 05 класу МКТП;

в результаті проведення порівняльного
дослідження було встановлено, що
графічні та семантичні характеристики
знаків для товарів і послуг не чинять
суттєвого впливу на наявність або
відсутність схожості між ними;
натомість, між сильними елементами
знаків відсутня фонетична схожість;
наявність або відсутність звукової
схожості є найбільш важливим чинником
у порівнянні словесних позначень;
відсутність звукової схожості між
сильними елементами знаків «ТІМЕНТИН»
та «Тивортин» виключає можливість їх
буквального сплутування в цілому -
сприйняття одного позначення в якості
іншого;

співставлення знаків за свідоцтвами
України № 182283 та № 55207 у тому вигляді, в
якому вони використовуються, а саме
«Тівортін» та «ТИМЕНТИН» вказує на
відсутність збігів у звучанні та
графічному виконанні навіть кінцевих
частин позначень, властивому їм у
зареєстрованому вигляді; препарати не
є взаємозамінними, а навпаки мають
цілком різні: фармакологічну дію,
лікарську форму, діючу речовину, коди
АТС, тобто мають різне основне
терапевтичне застосування та
показання до застосування; такі факти,
в сукупності з тією обставиною, що
обидва препарати є рецептурними, тобто
мають відпускатися за рецептом
обізнаного з їх властивостями лікаря,
зводять до мінімуму ризик змішування
їх назв, а відповідно й знаків для
товарів і послуг.

Таким чином, знак для товарів і послуг
за свідоцтвом України № 182283 не є схожим
зі знаком для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 55207 настільки, що
їх можна сплутати.

У судовому засіданні 29.09.2014
представники позивача надали
пояснення по суті спору; подали копію
виписки з Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
відносно свідоцтва України № 55207 на
знак для товарів і послуг та клопотання
про призначення судової експертизи,
проведення якої, на думку позивача,
слід доручити судовим експертам
Науково-дослідного інституту судових
експертиз Академії правових наук
України - Дорошенку Олександру
Федоровичу або Коваленко Тетяні
Вікторовні, та на вирішення якої
запропонував поставити таке питання:
«чи був станом на дату подання заявки
(29.12.2012) знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 182253 «Тивортин»
схожим настільки, що його можна
сплутати з раніше зареєстрованим в
Україні знаком для товарів та послуг
«ТІМЕНТИН» за свідоцтвом України № 55207
щодо тотожних та споріднених товарів 5
класу МКТП?».

Представник Служби надав пояснення по
суті спору, щодо призначення судової
експертизи заперечив та пояснив, що для
встановлення фактичних даних, які
входять до предмету доказування у
даній справі з урахуванням конкретних
обставин справи немає дійсної
необхідності призначення судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності у справі і така справа може
бути вирішена суддею на підставі
ґрунтовного вивчення обставин справи,
поданих доказів і пояснень всіх сторін
щодо суті позовних вимог; знань судді,
достатньо для з'ясування обставин
справи, пов'язаної захистом прав
інтелектуальної власності, в тому
числі з позиції споживача.

Представник Медичного центру у
судовому засіданні надав пояснення по
суті спору, щодо призначення судової
експертизи не заперечив, на вирішення
якої запропонував поставити таке
питання: «чи є знак для товарів і послуг
за свідоцтвом України № 182283 схожим зі
знаком для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 55207 настільки, що
їх можна сплутати?».

Суд погоджується з необхідністю
призначення у даній справі судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності з огляду на таке.

Відповідно до частин першої - третьої
статті 41 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України) для роз'яснення питань, що
виникають при вирішенні
господарського спору і потребують
спеціальних знань, господарський суд
призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право
пропонувати господарському суду
питання, які мають бути роз'яснені
судовим експертом. Остаточне коло цих
питань встановлюється господарським
судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України «Про судову
експертизу».

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» не можуть бути
зареєстровані як знаки позначення, які
є тотожними або схожими настільки, що
їх можна сплутати зі знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої
особи для таких самих або споріднених з
ними товарів і послуг.

Судом встановлено, що знаки для товарів
і послуг за свідоцтвами України № 182283 і
№ 55207 зареєстровані для товарів 05 класу
МКТП.

Враховуючи необхідність з'ясування
питань стосовно схожості до ступеню
змішування спірних позначень,
зареєстрованих для товарів 05 класу
МКТП, що виникли у вирішенні даного
спору і потребують спеціальних знань,
господарський суд міста Києва вважає
за необхідне призначити у справі
судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої доручити спеціалізованій
установі - Науково-дослідному центру
судової експертизи з питань
інтелектуальної власності; витрати за
проведення експертизи покласти на
позивача.

Згідно з пунктом 1 частини першої
статті 79 ГПК України господарський суд
має право зупинити провадження у
справі за клопотанням сторони,
прокурора, який бере участь в судовому
процесі, або за своєю ініціативою у
випадках призначення господарським
судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським
судом міста Києва судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності суд
вважає за необхідне на час її
проведення провадження у даній справі
зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України,
господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/17252/14 судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручити
Науково-дослідному центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності (04053, м. Київ, Львівська площа,
4-а).

2. На вирішення судовому експерту
поставити такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг
«Тивортин» за свідоцтвом України №
182253, виданим на ім'я товариства з
обмеженою відповідальністю «Медичний
центр «М.Т.К.», схожим настільки, що його
можна сплутати зі знаком для товарів та
послуг «ТІМЕНТИН» за свідоцтвом
України № 55207, власником якого є Glaxo Group
Limited (Глаксо Груп Лімітед)?

3. Відповідно до статті 4 Закону України
"Про судову експертизу" попередити
судового експерта про кримінальну
відповідальність за статтями 384 та 385
Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №
910/17252/14 надіслати Науково-дослідному
центру судової експертизи з питань
інтелектуальної власності (04053, м. Київ,
Львівська площа, 4-а).

5. Витрати за проведення судової
експертизи покласти на Glaxo Group Limited
(Глаксо Груп Лімітед) (980 Грейт Вест
Роуд, Брентфорд, Міддлсекс, TW8 9GS, Англія;
адреса для листування: товариство з
обмеженою відповідальністю «Юридична
фірма: Городисський та Партнери»; 01135, м.
Київ, вул. В. Чорновола, 25, оф. 3).
Зобов'язати Glaxo Group Limited (Глаксо Груп
Лімітед) здійснити попередню оплату
експертизи відповідно до виставленого
судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта
надіслати сторонам у справі належним
чином засвідчені копії висновку,
складеного за результатами проведення
судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/17252/14
зупинити до закінчення проведення
судової експертизи.

Суддя
О.
Марченко