ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року Справа № 910/5939/13

Вищий господарський суд України у
складі: суддя Палій В.В. - головуючий
(доповідач), судді Бенедисюк І.М. і Вовк
І.В.

розглянув касаційну скаргу приватного
підприємства "Науково-виробниче
підприємство "Харчові продукти
"Мультимікс", м. Донецьк

на постанову Київського апеляційного
господарського суду від 04.06.2014

зі справи № 910/5939/13

за позовом приватного підприємства
"Науково-виробниче підприємство
"Харчові продукти "Мультимікс" (далі
-Підприємство), м. Донецьк

до відповідачів: 1.
українсько-іспанського товариства з
обмеженою відповідальністю "Урожай"
(далі -Товариство), м. Запоріжжя

2. Державної служби інтелектуальної
власності України (далі - Служба),
м. Київ,

про визнання свідоцтва України на знак
для товарів і послуг недійсним.

Судове засідання проведено за участю
представників сторін:

Підприємства - Курзін О.А. предст. (дов.
від 17.09.2014)

Товариства - Пучков О.В. директор,
Кумейко М.А. предст. (дов. від 27.03.2013)

Служби - Постоялкіна О.В. предст. (дов.
від 27.06.2014)

За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Підприємство звернулося до
господарського суду міста Києва з
позовом до Товариства та Служби про
визнання недійсними повністю свідоцтв
України № 61926 на комбінований знак для
товарів та послуг "УРОЖАЙ Запорізьке
хлібопекарне підприємство" та № 68255 на
комбінований знак для товарів та
послуг "Урожай", у зв'язку з
невідповідністю зареєстрованих знаків
для товарів та послуг умовам надання
правової охорони; зобов'язання Служби
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв на знаки для товарів і послуг
щодо визнання недійсними свідоцтв
України № 61926 та № 68255 на знаки для
товарів та послуг, про що здійснити
публікацію в офіційному бюлетені
"Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 16.04.2013 припинено провадження
у справі № 910/5939/13 в частині визнання
недійсним повністю свідоцтва України
№ 68255 на комбінований знак для товарів
та послуг "Урожай" на підставі пункту 1
частини першої статті 80 Господарського
процесуального кодексу України. Ухвалу
мотивовано тим, що рішення зі спору у
даній справі може вплинути на права та
обов'язки власника свідоцтва України №
68255 - фізичної особи Пучкова О.В., у
зв'язку з чим спір у частині визнання
недійсним свідоцтва України № 68255 на
комбінований знак для товарів та
послуг "Урожай" не підвідомчий
господарським судам України.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 24.03.2014 у справі №
910/5939/13 (суддя Бондарчук В.В.) позов
задоволено частково: визнано недійсним
повністю свідоцтво України № 61926 на
комбінований знак для товарів та
послуг "УРОЖАЙ Запорізьке хлібопекарне
підприємство", зобов'язано Службу
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв на знаки для товарів і послуг
щодо визнання недійсним свідоцтва
України № 61926 на знак для товарів та
послуг "УРОЖАЙ Запорізьке хлібопекарне
підприємство", про що здійснити
публікацію в офіційному бюлетені
"Промислова власність". В іншій частині
позовних вимог -відмовлено.

Рішення місцевого господарського суду
мотивовано обґрунтованістю заявлених
позовних вимог в частині, у якій
прийнято рішення про задоволення
позову.

Постановою Київського
апеляційного господарського суду від
04.06.2014 (судді Доманська М.Л.- головуючий,
Верховець А.А., Шипко В.В.) рішення
місцевого господарського суду
скасовано, прийнято нове рішення, яким
припинено провадження у справі в
частині вимоги про зобов'язання Служби
внести відповідні зміни до Державного
реєстру свідоцтв на знаки для товарів і
послуг, про що здійснити публікацію про
визнання свідоцтва України № 61926 на
знак для товарів та послуг "УРОЖАЙ
Запорізьке хлібопекарське
підприємство" недійсним повністю в
офіційному бюлетені Державної служби
інтелектуальної власності -
"Промислова власність". У задоволенні
решти позовних вимог відмовлено.

Постанову апеляційного господарського
суду з посиланням, зокрема, на приписи
статей 256, 257, 261 Цивільного кодексу
України (далі -ЦК України) мотивовано
спливом позовної давності для
звернення з даним позовом до суду, про
застосування якої заявлено
відповідачами у справі, що є підставою
для відмови у позові. У частині, в якій
провадження у справі апеляційним
господарським судом припинено,
постанову мотивовано тим, що стосовно
вимоги про зобов'язання Служби внести
зміни до Державного реєстру свідоцтв
на знаки для товарів і послуг та
здійснити публікацію про визнання
недійсним свідоцтва України № 68255 на
знак для товарів і послуг, яка є
похідною від вимоги про визнання
недійсним такого свідоцтва (щодо якої
провадження припинено місцевим
господарським судом), провадження
також необхідно припинити, а не
відмовляти у задоволенні позову.

У касаційній скарзі до Вищого
господарського суду України
Підприємство просить постанову
апеляційного господарського суду
скасувати, а рішення місцевого
господарського суду залишити в силі.
Скаргу мотивовано прийняттям
оскаржуваної постанови з порушенням
норм матеріального та процесуального
права.

У відзиві на касаційну скаргу
Товариство просило постанову
апеляційного господарського суду
залишити без змін, а касаційну скаргу
без задоволення.

Від Служби відзиву на касаційну скаргу
не надходило.

Сторони відповідно до статті 1114
Господарського процесуального кодексу
України (далі - ГПК України) належним
чином повідомлені про час і місце
розгляду скарги.

Розпорядженням секретаря четвертої
судової палати Вищого господарського
суду України від 29.09.2014 № 05-05/1516 змінено
склад суду для розгляду справи № 910/5939/13
та сформовано наступний склад суду:
суддя Палій В.В. -головуючий (доповідач),
судді Бенедисюк І.М., Вовк І.В.

Перевіривши на підставі
встановлених попередніми судовими
інстанціями обставин справи
правильність застосування ними норм
процесуального та матеріального права,
заслухавши пояснення представників
сторін, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про наявність
підстав для задоволення касаційної
скарги частково, з мотивів, наведених у
цій постанові.

Місцевим та апеляційним
господарськими судами у справі,
зокрема, встановлено, що:

- Підприємство є власником
свідоцтва України № 37791 від 15.03.2004 на
знак для товарів та послуг "УРОЖАЙ"
відносно товарів 29, 30, 31, 32, 33 класу та
послуг 42 класу Міжнародної
класифікації товарів та послуг (далі -
МКТП), зареєстрованого на підставі
заявки від 04.07.2001 № ;

- 15.05.2006 Службою зареєстровано знак
для товарів та послуг "УРОЖАЙ
Запорізьке хлібопекарне підприємство"
за свідоцтвом України № 61926 на ім'я
Товариства щодо товарів 30 класу МКТП
"хлібобулочні вироби; кондитерські
вироби (солодощі); прянощі; заморожені
кондитерські напівфабрикати" та послуг
43 класу МКТП "послуги щодо громадського
харчування" на підставі заявки від
01.07.2004 № 0;

- згідно висновку судової
експертизи у сфері інтелектуальної
власності від 12.02.2014 № 234/13 у справі №
910/5939/13, яка призначена ухвалою
господарського суду міста Києва від
31.10.2013 та проведення якої було доручено
Науково-дослідному центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності, комбінований знак для
товарів і послуг "УРОЖАЙ Запорізьке
хлібопекарне підприємство" за
свідоцтвом України № 61926 є схожим
настільки, що його можна сплутати зі
знаком для товарів і послуг "УРОЖАЙ"за
свідоцтвом України № 37791 щодо товарів 30
(хлібобулочні вироби, кондитерські
вироби, прянощі) класу та послуг 43 класу
(послуги щодо громадського харчування)
МКТП; знак для товарів і послуг "УРОЖАЙ
Запорізьке хлібопекарне підприємство"
за свідоцтвом України № 61926 може ввести
в оману щодо товару (30 класу МКТП
(хлібобулочні вироби, кондитерські
вироби, прянощі), послуги (43 класу МКТП
(послуги щодо громадського харчування)
або особи, яка виробляє товар та надає
послуги у зв'язку з використанням знаку
для товарів і послуг "УРОЖАЙ" за
свідоцтвом України № 37791.

Причиною виникнення спору зі
справи є питання стосовно наявності чи
відсутності підстав для визнання
недійсним повністю свідоцтва України
№ 61926 на знак для товарів та
послуг "УРОЖАЙ Запорізьке хлібопекарне
підприємство", у зв'язку з його
невідповідністю умовам надання
правової охорони, передбаченими
абзацом п'ятим пункту 2, абзацом другим
пунктом 3 статті 6, підпункту "в" пункту 1
статті 19 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"
(далі -Закон № 3689).

Згідно пункту 4 статті 1 Закону № 3689
знак - це позначення, за яким товари і
послуги одних осіб відрізняються від
товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 499
ЦК України, права інтелектуальної
власності на торговельну марку
визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

Відповідно до частини 5 пункту 3
Постанови Верховної Ради України від
23.12.1993 № 3771-ХІІ "Про введення в дію
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" свідоцтво
України може бути визнано недійсним у
разі невідповідності знака умовам його
реєстрації, визначеним законодавством,
що діяли на дату подання заявки.

Згідно з підпунктами "а", "в" пункту 1
статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може
бути визнано у судовому порядку
недійсним повністю або частково у разі:
невідповідності зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони;
видачі свідоцтва внаслідок подання
заявки з порушенням прав третіх осіб.

За приписами абзацу п'ятого пункту
2 статті 6 Закону № 3689 згідно з цим
Законом не можуть одержати правову
охорону позначення, які є оманливими
або такими, що можуть ввести в оману
щодо товару, послуги або особи, яка
виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил
складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг, які затверджені
наказом Державного патентного
відомства України від 28.07.1995 № 116, до
позначень, що є оманливими або такими,
що можуть ввести в оману щодо товару,
послуги або особи, яка виробляє товар
або надає послугу, відносяться
позначення, які породжують у
свідомості споживача асоціації,
пов'язані з певною якістю, географічним
походженням товарів або послуг або з
певним виробником, які насправді не
відповідають дійсності. Позначення
може бути визнане оманливим або таким,
що здатне вводити в оману, коли є
очевидним, що воно в процесі
використання як знака не виключає
небезпеку введення в оману споживача.

Абзацом другим пункту 3 статті 6
Закону № 3689 передбачено, що не можуть
бути зареєстровані як знаки
позначення, які є тотожними або схожими
настільки, що їх можна сплутати із
знаками, раніше зареєстрованими чи
заявленими на реєстрацію в Україні на
ім'я іншої особи для таких самих або
споріднених з ними товарів і послуг.

Обставини, зазначені в абзаці
п'ятому пункту 2 статті 6 Закону № 3689 та
в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті
Закону, є самостійними підставами для
відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу
п'ятого пункту 2 статті 6 Закону №
3689 є абсолютним критерієм для відмови в
наданні правової охорони та стосується
виключно змісту самого заявленого на
реєстрацію позначення (його власної
видимої оманливості), тоді як
можливість сплутування з іншими раніше
зареєстрованими або заявленими на
реєстрацію знаками інших осіб як
відносний критерій та наслідки цього
(зокрема, щодо можливості введення в
оману) мають правове значення при
застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту
5 статті 16 Закону № 3689.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону
№ 3689 обсяг правової охорони, що
надається, визначається зображенням
знака та переліком товарів і послуг,
внесеними до Реєстру, і засвідчується
свідоцтвом з наведеними у ньому копією
внесеного до Реєстру зображення знака
та переліком товарів і послуг.

Водночас за приписами пункту 5
статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає
його власнику виключне право
забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів
і послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з приписами пункту 65 постанови
пленуму Вищого господарського суду
України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі
питання практики вирішення спорів,
пов'язаних із захистом прав
інтелектуальної власності" зазначено,
що у вирішенні спорів, пов'язаних із
визнанням недійсними свідоцтв на знаки
для товарів і послуг з підстав
невідповідності зареєстрованих знаків
умовам надання правової охорони, для
з'ясування питань, що потребують
спеціальних знань (зокрема, про те, чи
займає певний елемент домінуюче
положення у зображенні знака; чи є
підстави вважати, що знак може вводити
споживача в оману щодо місця
походження та якості товарів,
позначених цим знаком; які частини
зображення є тотожними з іншим
зображенням; чи є схожими знаки
настільки, що їх можна сплутати тощо),
господарському суду необхідно, якщо
схожість не має очевидного характеру,
призначати судову експертизу, не
перебираючи на себе не притаманні суду
функції експерта. Господарські суди не
повинні встановлювати схожість знаків
для товарів і послуг на власний розсуд.

Судами попередніх інстанцій, з
урахуванням висновку судової
експертизи у сфері інтелектуальної
власності від 12.02.2014 № 234/13 у справі
№ 910/5939/13 встановлена
невідповідність умовам надання
правової охорони знака для товарів та
послуг "УРОЖАЙ Запорізьке хлібопекарне
підприємство" за свідоцтвом України №
61926, а також здійснення видачі
свідоцтва внаслідок подання заявки з
порушенням прав третіх осіб (позивача у
справі). У відповідній частині рішення
місцевого та постанова апеляційного
господарських судів жодною із сторін
спору не оскаржуються.

З огляду на підстави заявленого позову
та встановлені фактичні обставини
справи, помилкове застосування судами
до спірних правовідносин приписів
абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону
№ 3689, які стосуються виключно змісту
самого заявленого на реєстрацію
позначення (його власної видимої
оманливості), а не можливості введення
в оману внаслідок сплутування з іншими
раніше зареєстрованими або заявленими
на реєстрацію знаками інших осіб не
вплинуло на правильність висновків
судів попередніх інстанцій щодо
обґрунтованості заявлених позовних
вимог в частині вимог про визнання
недійсним свідоцтва України № 61926 на
знак для товарів і послуг "УРОЖАЙ
Запорізьке хлібопекарне підприємство",
та про зобов'язання Служби внести зміни
до Державного реєстру свідоцтв на
знаки для товарів і послуг щодо
визнання недійсним свідоцтва України
№ 61926, про що здійснити публікацію в
офіційному бюлетені "Промислова
власність".

Водночас як Товариством, так і Службою
у даній справі заявлено про
застосування позовної давності, у
зв'язку з її спливом. Так, відповідачі
зазначили про те, що публікація про
видачу спірного свідоцтва України на
знак для товарів і послуг здійснена
15.05.2006 в офіційному бюлетені
"Промислова власність" № 5, отже з 15.05.2006
позивач міг дізнатися про реєстрацію
позначення "УРОЖАЙ Запорізьке
хлібопекарне підприємство". Таким
чином строк, в межах якого позивач міг
звернутися до суду з вимогою про
визнання недійсним свідоцтва України
№ 61926 на знак для товарів і послуг сплив
15.05.2009.

Позивач з цього приводу зазначає, що
позов подано у межах трирічної
позовної давності, оскільки про
порушення прав позивачу стало відомо
лише 12.10.2012, а саме після одержання від
ДП "Український інститут промислової
власності" за видатковою накладною від
12.10.2012 диску "Знаки для товарів і послуг,
зареєстровані в Україні в період 1993-2012
роки" та здійснення відповідного
пошуку по придбаним базам даних
Укрпатенту. Отже, з позовом про
визнання недійсним свідоцтва України
№ 61926 на знак для товарів і послуг
Підприємство звернулося у межах
трирічної позовної давності.

Згідно з частиною першою статті 12
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" на підставі
рішення про реєстрацію знака та за
наявності документів про сплату
державного мита за видачу свідоцтва і
збору за публікацію про видачу
свідоцтва здійснюється публікація в
офіційному бюлетені відомостей про
видачу свідоцтва, визначених в
установленому порядку.

Відповідно до частини першої та
другої статті 13 названого Закону (в
редакції Закону станом на 22.05.2003)
одночасно з публікацією відомостей про
видачу свідоцтва Установа здійснює
державну реєстрацію знака, для чого
вносить до Реєстру відповідні
відомості. Після внесення до Реєстру
відомостей будь-яка особа має право
ознайомитися з ними у порядку, що
визначається Установою та одержати
відповідно до свого клопотання виписку
з Реєстру щодо відомостей про
свідоцтво, за умови сплати збору за
подання цього клопотання.

Відповідно до приписів Цивільного
кодексу України:

- позовна давність - це строк, у
межах якого особа може звернутися до
суду з вимогою про захист свого
цивільного права або інтересу (стаття
256);

- загальна позовна давність
встановлюється тривалістю у три роки
(стаття 257);

- перебіг позовної давності
починається від дня, коли особа
довідалася або могла довідатися про
порушення свого права або про особу,
яка його порушила (частина перша статті
261);

- сплив позовної давності, про
застосування якої заявлено стороною у
спорі, є підставою для відмови у позові;
якщо суд визнає поважними причини
пропущення позовної давності, порушене
право підлягає захисту (частина
четверта і п'ята статті 267).

Апеляційним господарським судом,
на відміну від місцевого
господарського суду, з огляду на
наведені законодавчі приписи та з
урахуванням встановлених фактичних
обставин справи, зокрема дня початку
перебігу позовної давності - з моменту
здійснення публікації про реєстрацію
позначення "УРОЖАЙ Запорізьке
хлібопекарне підприємство" (15.05.2006 в
офіційному бюлетені "Промислова
власність" № 5), спливу цієї давності на
день подання позову зі справи та не
наведення позивачем жодних причин в
обґрунтування пропуску позовної
давності, дійшов не спростованого
доводами касаційної скарги висновку
про наявність підстав для відмови в
позові в частині вимог про визнання
недійсним свідоцтва України № 61926 на
знак для товарів і послуг "УРОЖАЙ
Запорізьке хлібопекарне підприємство",
та про зобов'язання Служби внести зміни
до Державного реєстру свідоцтв на
знаки для товарів і послуг щодо
визнання недійсним зазначеного
свідоцтва, про що здійснити публікацію
в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

Водночас зазначаючи у мотивувальній
частині постанови про необхідність
припинення провадження у справі в
частині вимоги про зобов'язання Служби
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв на знаки для товарів і послуг
та здійснити публікацію про визнання
недійсним свідоцтва України № 68255 на
знак для товарів і послуг, яка є
похідною від вимоги про визнання
недійсним такого свідоцтва (щодо якої
провадження місцевим господарським
судом припинено на підставі пункту 1
частини першої статті 80 ГПК України),
апеляційний господарський суд у
резолютивній частині постанови
помилково припинив провадження в
частині вимоги про зобов'язання Служби
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв на знаки для товарів і послуг
та здійснити публікацію про визнання
недійсним свідоцтва України № 61926 на
знак для товарів і послуг, яка є
похідною від вимоги про визнання
недійсним свідоцтва України № 61926 на
знак для товарів і послуг (щодо якої у
позові відмовлено), а не від вимоги про
визнання недійсним свідоцтва України
№ 68255 на знак для товарів і послуг (щодо
якої провадження у справі припинено) та
відмовив у позові в частині вимоги про
зобов'язання Служби внести зміни до
Державного реєстру свідоцтв на знаки
для товарів і послуг та здійснити
публікацію про визнання недійсним
свідоцтва України № 68255 на знак для
товарів і послуг.

Згідно з пунктом 5 статті 111-9 ГПК
України касаційна інстанція за
результатами розгляду касаційної
скарги має право змінити рішення
першої інстанції або постанову
апеляційної інстанції.

Враховуючи повноваження суду
касаційної інстанції, а також те, що
апеляційний господарський суд
правильно встановив фактичні
обставини у справі, проте невірно
застосував норми процесуального права
і припинив провадження у справі в
частині, в якій належало у позові
відмовити, та відмовив у задоволенні
позову в частині, в якій належало
провадження у справі припинити,
постанова апеляційного господарського
суду підлягає зміні.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119-11111 ГПК
України, Вищий господарський суд
України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Касаційну скаргу приватного
підприємства "Науково-виробниче
підприємство "Харчові продукти
"Мультимікс" задовольнити частково з
мотивів, наведених у цій постанові.

2. Постанову Київського апеляційного
господарського суду від 04.06.2014 зі
справи № 910/5939/13 змінити, виклавши її
резолютивну частину в такій редакції:

"1. Апеляційну скаргу
Українсько-іспанського товариства з
обмеженою відповідальністю "Урожай"
від 03.04.2014 № 38 задовольнити.

2. Рішення господарського суду
міста Києва від 24.03.2014 у справі
№ 910/5939/13 скасувати повністю.

3. Прийняти нове рішення,
відповідно до якого:

- провадження у справі № 910/5939/13 в
частині вимоги про зобов'язання
Державної служби інтелектуальної
власності України внести зміни до
Державного реєстру свідоцтв на знаки
для товарів і послуг щодо визнання
недійсним повністю свідоцтва України
№ 68255 на комбінований знак для товарів
та послуг "Урожай", про що здійснити
публікацію в офіційному бюлетені
"Промислова власність" - припинити.

- у задоволенні решти позовних вимог
відмовити.

4. Матеріали справи № 910/5939/13
повернути до господарського суду
міста Києва".

Суддя
В. Палій

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
І. Вовк