КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2014 р. Справа№ 910/1466/14

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Гарник Л.Л.

суддів: Копитової О.С.

Пантелієнка В.О.

за участю представників:

від позивача: Картушин Д.М.
(довіреність б/н від 21.10.2013);

від відповідача 1: Дьякова Є.М..
(довіреність №166/14-а від 05.02.2014);

від відповідача 2: Горбик Ю.А.
(довіреність №1-8/9092 від 25.11.2013);

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу

товариства з обмеженою
відповідальністю "Астеліт"

на рішення господарського суду
міста Києва від 16.06.2014

у справі № 910/1466/14 (головуючий
суддя: Бондарчук В.В., судді: Марченко
О.В., Нечай О.В.)

за позовом компанії "Bauer German Premium
GmbH"до

1) товариства з обмеженою
відповідальністю "Астеліт"
2) Державної служби
інтелектуальної власності України

про дострокове часткове
припинення дії свідоцтва на знак для

товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста
Києва від 16.06.2014 у справі № 910/1466/14 позов
компанії "Bauer German Premium GmbH" до товариства
з обмеженою відповідальністю "Астеліт",
Державної служби інтелектуальної
власності України про дострокове
часткове припинення дії свідоцтва на
знак для товарів і послуг задоволено;
достроково частково припинено дію
свідоцтва України № 66121 на знак для
товарів і послуг "Joy" щодо всіх послуг 35,
38 класів Міжнародної класифікації
товарів і послуг; зобов'язано Державну
службу інтелектуальної власності
України внести відомості про
дострокове часткове припинення дії
свідоцтва України №66121 на знак для
товарів і послуг "Joy" щодо всіх послуг 35,
38 класів Міжнародної класифікації
товарів і послуг до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг та опублікувати відомості про
це в офіційному бюлетені "Промислова
власність"; стягнуто з товариства з
обмеженою відповідальністю "Астеліт" з
будь-якого рахунку, виявленого
державним виконавцем під час виконання
судового рішення, на користь Компанії
"Bauer German Premium GmbH" 1 218 грн. судового збору;
повернуто з Державного бюджету України
на користь Компанії "Bauer German Premium GmbH"
надмірно сплачений судовий збір у
розмірі 1 218 грн.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням,
товариство з обмеженою
відповідальністю "Астеліт" звернулось
до Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
оскаржуване рішення та прийняти нове
рішення, яким позов залишити без
задоволення

Скарга мотивована порушенням місцевим
господарським судом норм
матеріального та процесуального права,
невідповідністю викладених в
оскарженому рішенні висновків дійсним
обставинам справи.

Заперечуючи правильність висновку
місцевого господарського суду про те,
що використання спірного знаку
почалося після подання позову про
припинення дії свідоцтва України № 66121,
скаржник зазначає, що місцевим
господарським судом помилково
встановлено дату звернення компанії
"Bauer German Premium GmbH" з відповідними
позовними вимогами.

Крім того, на думку скаржника, акція "Joy"
є додатковою послугою, спосіб
доведення інформації про яку шляхом
розміщення на своєму офіційному сайті
товариством з обмеженою
відповідальністю "Астеліт" обрано
згідно чинного законодавства.

Від компанії "Bauer German Premium GmbH" надійшов
відзив, у якому він просить апеляційну
скаргу залишити без задоволення,
оскаржуване рішення суду залишити без
змін.

В судовому засіданні апеляційної
інстанції представник товариства з
обмеженою відповідальністю "Астеліт"
апеляційну скаргу підтримав,
представники компанії "Bauer German Premium GmbH",
Державної служби інтелектуальної
власності України висловилися за
відхилення апеляційної скарги з
підстав, викладених у відзиві.

Обговоривши доводи апеляційної скарги,
дослідивши матеріали справи,
перевіривши правильність застосування
господарським судом при прийнятті
оскарженого рішення норм
матеріального і процесуального права,
колегія суддів дійшла висновку про те,
що апеляційна скарга не підлягає
задоволенню з наступних підстав.

Компанією "Bauer German Premium GmbH" (далі -
позивач) пред'явлено позов до
товариства з обмеженою
відповідальністю "Астеліт", Державної
служби інтелектуальної власності
України про:

- дострокове часткове припинення дії
свідоцтва України № 66121 на знак для
товарів і послуг "Joy" щодо всіх послуг 35,
38 класів Міжнародної класифікації
товарів і послуг;

- зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг про дострокове часткове
припинення дії свідоцтва України № 66121
на знак для товарів і послуг "Joy" щодо
всіх послуг 35, 38 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг.

Причиною спору є намагання позивача
захистити свій інтерес щодо реєстрації
знаку для товарів і послуг "Joy" та його
використання в Україні на ексклюзивній
основі при виробництві товарів 35, 38
класів Міжнародної класифікації
товарів і послуг, їх рекламуванні та
пропонуванні до продажу.

Позов мотивовано тим, що товариство з
обмеженою відповідальністю "Астеліт",
зареєструвавши знак для товарів і
послуг "Joy" для товарів 35, 36, 37, 38, класів
Міжнародної класифікації товарів і
послуг, його не використовує.

Як встановлено місцевим господарським
судом та підтверджується наявними
матеріалами справи, товариством з
обмеженою відповідальністю "Астеліт"
одержано свідоцтво № 66121 на знак для
товарів і послуг "Joy" для товарів 35, 38
класів Міжнародної класифікації
товарів і послуг (далі - МКТП), на
підставі заявки №611438 від 23.12.2010.

Згідно виписки з Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг відносно свідоцтва України №
66121 станом на 22.07.2013 реєстр не містить
інформації щодо видачі ліцензій на
використання знака для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 66121.

Листом від 31.07.2013 дочірнє підприємство
"Моніторинг ЗМІ України" повідомило, що
згідно даних моніторингу, проведеного
підприємством, у друкованих засобах
масової інформації, на радіо та
телебаченні в період з 01.01.2010 до моменту
надання цієї довідки послуги під
торговельною маркою "Joy" для виробника
ТОВ "Астеліт" не рекламувались.

Колегія суддів Київського
апеляційного господарського суду на
підставі встановлених обставин справи
вважає за необхідне зазначити
наступне.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" знак - позначення, за яким
товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

Частиною 4 ст. 16 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" встановлено, що використанням
знака визнається: - нанесення його на
будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій
міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення); -
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано; - застосування його
в діловій документації чи в рекламі та
в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо
його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі,
що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" якщо знак не використовується в
Україні повністю або щодо частини
зазначених у свідоцтві товарів і
послуг протягом трьох років від дати
публікації відомостей про видачу
свідоцтва або від іншої дати після цієї
публікації, будь-яка особа має право
звернутися до суду із заявою про
дострокове припинення дії свідоцтва
повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути
припинена повністю або частково лише
за умови, що власник свідоцтва не
зазначить поважні причини такого
невикористання. Такими поважними
причинами, зокрема є: - обставини, що
перешкоджають використанню знака
незалежно від волі власника свідоцтва,
такі як обмеження імпорту чи інші
вимоги до товарів і послуг, встановлені
законодавством; - можливість введення в
оману щодо особи, яка виробляє товари
або надає послуги, під час використання
знака особою, що звернулася до суду, чи
іншою особою щодо товарів і послуг,
відносно яких висунута вимога про
припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням
знака власником свідоцтва вважається
також використання його іншою особою
за умови контролю з боку власника
свідоцтва.

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 16 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" власник свідоцтва має
право дати будь-якій особі дозвіл
(видати ліцензію) на використання знака
на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити
умову про те, що якість товарів і
послуг, виготовлених чи наданих за
ліцензійним договором, не буде нижчою
від якості товарів і послуг власника
свідоцтва і що останній здійснюватиме
контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності
на знак і ліцензійний договір
вважаються дійсними, якщо вони
укладені у письмовій формі і підписані
сторонами. Сторона договору має право
на інформування невизначеного кола
осіб про передачу права власності на
знак або видачу ліцензії на
використання знака. Таке інформування
здійснюється шляхом публікації в
офіційному бюлетені відомостей в
обсязі та порядку, встановлених
Установою, з одночасним внесенням їх до
Реєстру.

Згідно пункту 2.3 Положення про
Державний реєстр свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 10.10.2002 № 10,
зареєстрованого Міністерством юстиції
України 28.01.2002 за № 64/6352, до реєстру
вносяться відомості, зокрема, щодо
видачі ліцензій на використання знака.

В матеріалах справи відсутні відомості
щодо використання торговельної марки
"Joy" іншими особами під контролем
товариства з обмеженою
відповідальністю "Астеліт".

Крім того, товариством з обмеженою
відповідальністю "Астеліт" не
здійснювалося інших дій, які можуть
бути кваліфіковані як використання
знаку "Joy" за свідоцтвом України № 66121
для послуг 35, 38 класів МКТП на території
України, в тому числі протягом останніх
трьох років, що передували дню подачі
позову у даній справі - 03.02.2014.

Докази зворотного в матеріалах справи
відсутні.

Колегія суддів враховує ту обставину,
що товариством з обмеженою
відповідальністю "Астеліт" на підставі
наказу від 29.01.2014 № 66 проводилась акція
"Joy" з надання знижки на послугу
МелоРінг абонентам мережі товариства з
обмеженою відповідальністю "Астеліт",
умови якої висвітлювалися на
офіційному сайті останнього в мережі
Інтернет із використанням знаку "Joy".

Між тим, викладена обставина не впливає
на результат вирішення даного спору,
оскільки використання товарного знаку
"Joy" для позначення маркетингової акції,
за змістом ч. 4 ст. 16 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", не вважається використанням
знаку "Joy" на підставі свідоцтва України
№66121 щодо послуг 35, 38 класів
Міжнародної класифікації товарів і
послуг, у переліку яких така послуга як
маркетингові акції, відсутня.

Згідно частини 4 ст. 5 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" обсяг правової охорони, що
надається, визначається зображенням
знака та переліком товарів і послуг,
внесеними до Реєстру, і засвідчується
свідоцтвом з наведеними у ньому копією
внесеного до Реєстру зображення знака
та переліком товарів і послуг.

Поважних причин невикористання
торговельної марки "Joy" для товарів 35, 38
класу МКТП товариством з обмеженою
відповідальністю "Астеліт" не
зазначено.

З огляду на наведене, суд першої
інстанції, правильно встановивши факт
невикористання товариством з
обмеженою відповідальністю "Астеліт"
знаку "Joy" щодо послуг 35, 38 класів МКТП, з
урахуванням фактичних обставин справи,
дійшов обґрунтованого висновку щодо
задоволення позову про дострокове
припинення дії оспорюваного свідоцтва
щодо послуг 35, 38 класів МКТП та
зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
внести відповідні зміни до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність".

Оскаржене рішення суду в частині
відшкодування позивачу судових витрат
у вигляді судового збору за рахунок
товариства з обмеженою
відповідальністю "Астеліт", а також
повернення позивачу з Державного
бюджету України надмірно сплаченого
судового збору, місцевим господарським
судом також прийнято в межах наданих
йому повноважень та без порушення
приписів чинного законодавства.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі,
не впливають на правильність висновків
суду.

За таких обставин, рішення місцевого
господарського суду постановлено при
повному з'ясуванні обставин справи,
порушення норм матеріального чи
процесуального права, які могли
призвести до зміни чи скасування
рішення по справі відсутні, а мотиви з
яких подано апеляційну скаргу, не
можуть бути підставою для його зміни чи
скасування.

Керуючись статями 99, 101-105
Господарського процесуального кодексу
України, Київський апеляційний
господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з
обмеженою відповідальністю "Астеліт"
залишити без задоволення, рішення
господарського суду міста Києва від
16.06.2014 у справі № 910/1466/14 залишити без
змін.

Справу № 910/1466/14 повернути до
господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня
її прийняття та може бути оскаржена у
касаційному порядку до Вищого
господарського суду України через суд
апеляційної інстанції протягом
двадцяти днів з дня набрання
постановою законної сили.

Головуючий суддя
Л.Л. Гарник

Судді
О.С. Копитова

В.О. Пантелієнко