номер провадження справи 8/99/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.09.2014
Справа № 908/2633/14

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Галс-2000" (58020,
м.Чернівці, вул.. Хотинська, 43-Б)

до відповідача Товариства з обмеженою
відповідальністю "Базовий Азовський
Рибопереробний Комплекс" (71101,
Запорізька область, м.Бердянськ, вул.
Кабельників, 1-А)

про зобов'язання припинити
неправомірне використання знака для
товарів та послуг шляхом заборони
використання словесного позначення
"Добра риба" для маркування продукції
(товарів 29 класу відповідно до
Міжнародної класифікації товарів та
послуг для реєстрування знаків-рибна
продукція)

Суддя І. А. Попова

Представники:

Позивача - Вайновський Є.О., дов. від
11.08.2014 р.

Відповідача - Череповський В.П.,
протокол № 9 від 05.04.2013 р.

Заявлено позовні вимоги про
зобов'язання припинити неправомірне
використання знака для товарів та
послуг шляхом заборони використання
словесного позначення "Добра риба" для
маркування продукції (товарів 29 класу
відповідно до Міжнародної
класифікації товарів та послуг для
реєстрування знаків-рибна продукція).

Розгляд справи, призначений на 21.08.2014 р.,
відкладався до 04.09.2014 р., в судовому
засіданні оголошувалася перерва до
18.09.2014 р.

Позивач підтримує вимоги з підстав,
викладених у позові, відповідно до
ст.ст. 462 - 495 ЦК України, ст. ст. 16, 20, 21
Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів та послуг». В
обґрунтування позову вказує, що згідно
свідоцтва на знак для товарів і послуг
№ 82261 від 10.09.2007 р. позивач є
власником торгового знака, на якому із
поєднанням голубого, синього, жовтого,
світло-жовтого, темно-жовтого та білого
кольорів скомбінований зображувальний
елемент, центральне місце на якому
займає словесне позначення «Добра
риба». Позивач використовує вказаний
торговий знак у своїй діяльності та
реалізує рибну продукцію власного
виробництва під цією торговою маркою; а
саме: засолена риба; ікра; креветки
(неживі); креветки пилчасті (неживі);
лосось; молюски (неживі) омари (неживі)
оселедці; раки (неживі) ракоподібні
(неживі); риба (нежива); риба
законсервована; рибне філе; рибні
консерви; рибні харчові продукти;
сардини; сьомга; тунець. Позивачем в
ході проведеного моніторингу та
аналізу ринку рибної продукції України
виявлено, що відповідач здійснює
виробництво та реалізацію рибної
продукції з використанням позначення у
вигляді напису «Добра риба», яке
використовується на упаковках
продукції його підприємства, на
інформаційному веб-сайті, рекламній
продукції тощо. Вказане словесне
позначення «Добра риба» поєднується з
жовтим, темно-жовтим та червоним
кольорами і використовується
відповідачем, як він зазначає, як
торгова марка його підприємства. Це
словесне позначення «Добра риба»
поєднується з жовтим, темно-жовтим та
червоним кольорами і використовується
відповідачем для позначення його
продукції, яка є спорідненою з
продукцією позивача. Позивач вважає, що
вказане позначення відповідачем
використовується для маркування його
продукції неправомірно, оскільки
власником вищевказаного торгового
знаку, центральне місце в якому займає
словесне позначення «Добра риба», з 2006
року є ТОВ «ГАЛС-2000», яке будь-кому не
надавало дозвіл на його використання.
Використання відповідачем вказаного
позначення як власного торгового знаку
порушує інтелектуальні майнові права
позивача як власника свідоцтва на
вищезазначений зареєстрований знак,
вводить споживачів в оману щодо особи,
яка виробляє товар, підриває ділову
репутацію позивача, який неодноразово
отримував високі нагороди в різних
номінаціях та був відмічений на різних
конкурсах за високі показники якості.
Позивач просить заборонити
відповідачу використання словесного
позначення «Добра риба» для маркування
його продукції (товарів 29 класу
відповідно до Міжнародної
класифікації товарі та послуг для
реєстрування знаків - рибна продукція).

Відповідач заявлені позовні вимоги не
визнав. У відзиві на позов вказує, що
відповідач не використовує ніякого
знаку, тим більше елементів знаку ТОВ
«ГАЛС-2000», а користується лише
позначенням. Позначення про якість
«Добра риба» на знаку ТОВ «ГАЛС-2000» та
позначення на упаковці ТОВ «БАРК» є
звичайні позначення, не мають
розрізненої здатності та не набули
такої внаслідок їх використання.
Відповідач виготовляє та реалізує
дійсно добру рибу, що підтверджено
Атестатами виробництва та на
відповідність міжнародним вимогам і
має сертифікат Національного органу
України з сертифікації. Відповідач
вважає, що на такій продукції може бути
лише таке звичайне позначення як
«Добра риба», що не є використанням
знаку ТОВ «ГАЛС-2000». Крім того, зазначає
відповідач, він виготовляє та реалізує
іншу продукцію, а саме: риба сушена,
фарш із риби, бичок, відходи від
виробництва, тушка бичка.

В судовому засіданні 18.09.2014 р.
відповідачем заявлено клопотання про
припинення провадження у справі
внаслідок відсутності предмету спору,
оскільки напис на упаковці ТОВ «БАРК»
не є знаком (маркування), а є написом про
якість риби. Клопотання судом
відхилено як безпідставне.

Дослідивши наявні матеріали та
заслухавши представників сторін, судом
встановлено:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Галс-2000» - позивач по
даній справі - є власником торгового
знака, на якому із поєднанням голубого,
синього, жовтого, світло-жовтого,
темно-жовтого та білого кольорів
скомбінований зображувальний елемент,
центральне місце на якому займає
словесне позначення «Добра риба», що
підтверджується Свідоцтвом на знак для
товарів і послуг № 82261 від 10.09.2007 р. Знак
для товарів і послуг за свідоцтвом №
82261 зареєстрований для товарів 29 класу
МКТП, детальний перелік яких наведено у
описі знака для товарів і послуг,
викладеному в свідоцтві.

Позивач вважає, що відповідачем
порушено його право інтелектуальної
власності, а саме при виробництві та
реалізації рибної продукції із
використанням зареєстрованого знаку
для товарів та послуг.

Відповідно до ст. 431 Цивільного Кодексу
України порушення права
інтелектуальної власності, в тому
числі невизнання цього права чи
посягання на нього, тягне за собою
відповідальність, встановлену цим
Кодексом, іншим законом чи договором.

Статтею 1 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"
визначено, що знак - це позначення, за
яким товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

Відповідно до ст. 494 ЦК України набуття
права інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом. Обсяг правової охорони
торговельної марки визначається
наведеними у свідоцтві її зображенням
та переліком товарів і послуг, якщо
інше не встановлено законом. Згідно ст.
495 ЦК України майновими правами
інтелектуальної власності на
торговельну марку є: право на
використання торговельної марки;
виключне право дозволяти використання
торговельної марки; виключне право
перешкоджати неправомірному
використанню торговельної марки, в
тому числі забороняти таке
використання; інші майнові права
інтелектуальної власності,
встановлені законом.

Згідно з пп. 1, 2, 4 ст. 16 Закону права, що
випливають із свідоцтва, діють від дати
подання заявки; свідоцтво надає його
власнику право використовувати знак та
інші права, визначені цим Законом.
Використанням знака визнається:
нанесення його на будь-який товар, для
якого знак зареєстровано, упаковку, в
якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано; застосування його
в діловій документації чи в рекламі та
в мережі Інтернет. Знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати (п.5
ст. 16 Закону).

Статтею 20 Закону "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг"
встановлено, що будь-яке посягання на
права власника свідоцтва, передбачені
статтею 16 цього Закону, в тому числі
вчинення без згоди власника свідоцтва
дій, що потребують його згоди, та
готування до вчинення таких дій,
вважається порушенням прав власника
свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України. Порушенням
прав власника свідоцтва вважається
також використання без його згоди в
доменних іменах знаків та позначень,
вказаних у пункті 5 статті 16 цього
Закону. На вимогу власника свідоцтва
таке порушення повинно бути припинено,
а порушник зобов'язаний відшкодувати
власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Власник свідоцтва може також вимагати
усунення з товару, його упаковки
незаконно використаного знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати, або знищення
виготовлених зображень знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати.

З огляду на вище викладене та
відповідно до постанови пленуму Вищого
господарського суду України № 12 від
17.10.2012 р., для правильного вирішення
даного спору суду належить встановити:
чи має місце використання відповідачем
спірного позначення, в якій формі та
для яких саме товарів (послуг); чи є
позначення, яке фактично використовує
відповідач, схожим із знаком
зареєстрованим позивачем, чи можна їх
сплутати та (або) чи може це позначення
ввести в оману щодо особи, яка виробляє
певні товари чи надає певні послуги.
Роз'яснення вказаних питань, що виникли
в ході судового розгляду справи, щодо
встановлення фактичних обставин
потребує спеціальних знань. З метою
повного, всебічного та об'єктивного
розгляду спору з урахуванням доводів
сторін суд дійшов висновку щодо
необхідності призначення судової
експертизи у сфері інтелектуальної
власності.

Судом запропоновано сторонам надати
пропозиції стосовно експертних
установ, якими проводитиметься
експертиза, та перелік питань, які
необхідно поставити на вирішення
експерта.

Позивач пропонує проведення
експертизи доручити
Науково-дослідному центру судових
експертиз з питань інтелектуальної
власності (04053, пл. Львівська 4А, м. Київ)
та поставити на дослідження наступні
питання:

1) Чи є позначення «Добра риба»,
нанесене ТОВ «Базовий Азовський
Рибопереробний комплекс» на власну
продукцію 29 класу відповідно до
Міжнародної класифікації товарів та
послуг для реєстрування знаків - фарш з
м'якоті риби, бичок солоно-сушений
тушка шматки, бичок солоно-сушений
тушка, тотожним або схожим настільки,
що його можна сплутати із
зареєстрованим знаком для товарів і
послуг за свідоцтвом України на знак
для товарів і послуг № 82261?

Відповідач пропонує поставити на
вирішення експерта наступні питання:

1) Чи є захищеною у відповідності
до Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» та чи
знаходиться під правовою охороною
надпис про якість «Добра риба» на знаку
ТОВ «ГАЛС-2000», в результаті чого іншому
суб'єкту господарювання може бути
заборонено робити надпис на упаковці
власновиробленої продукції, що в
упаковці дійсно добра риба ТОВ «БАРК»
та ТУ 15-49-2000 (фарш), ТУ У 15.2-1:2005
(сухий бичок). При цьому ТОВ «БАРК»
взагалі не наносить на упаковку
ніякого знаку - ні власного, ні чужого.

2) На упаковці продукції ТОВ «БАРК»
зроблений напис - ТОВ «БАРК», що прямо
вказує на належність товару
конкретному виробнику і напис, що в
упаковці знаходиться дійсно якісна
«Добра риба», що не допускає можливості
спутати і ввести споживача в оману. Чим
саме надписи на упаковці ТОВ «БАРК»
можуть ввести споживача в оману?

3) Чи може ввести в оману щодо
якості та асортименту надписи на
упаковці товару ТОВ «БАРК» згідно ТУ
15-49-2000 та ТУ У 15.2-1:2005, а саме риба
сушена, фарш з риби, бичок, відходи від
виробництва, тушка бичка, відносно
товарного знаку на упаковці ТОВ
«ГАЛС-2000» на товар?

4) Чи можна сплутати упаковку ТОВ
«БАРК» та упаковку ТОВ «ГАЛС-2000» при
візуальному погляді?

5) Чи є на упаковці ТОВ «БАРК»
торговий знак ТОВ «ГАЛС-2000»?

6) Чи є фактом використання
торгового знаку ТОВ «ГАЛС-2000» надпис
про якість на упаковці ТОВ «БАРК», на
якій вказаний конкретний виробник ТОВ
«БАРК»?

В судовому засіданні представник
відповідача запропонував проведення
експертизи доручити експертам
Харківського науково-дослідного
інституту судових експертиз.

Згідно ч. 2 ст. 41 ГПК України учасники
судового процесу вправі пропонувати
господарському суду питання, які мають
бути роз'яснені експертом. Проте
остаточне коло питань судовому
експерту визначається господарським
судом.

Відповідно до постанови Пленуму ВГСУ
«Про деякі питання практики
призначення судової експертизи» № 4
від 23.03.2012 р. господарський суд не
зв'язаний пропозиціями сторін стосовно
експертних установ, але може
враховувати їх у вирішенні питання про
призначення і проведення судової
експертизи.

Оскільки з'ясування спірних питань, що
виникли в ході судового розгляду
справи, потребує спеціальних знань, суд
вважає за необхідне призначити по
справі судову експертизу з
дослідження, пов'язаного із захистом
права інтелектуальної власності,
проведення якої доручити Харківському
науково-дослідному інституту судових
експертиз ім.. М.С.Бокаріуса МЮУ.

Суд вважає за необхідне на вирішення
експерта поставити наступні питання:

1) Чи є позначення «Добра риба» у
поєднанні з іншими елементами,
нанесене на упаковку товару ТОВ «БАРК»,
схожим із зареєстрованим знаком для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 82261, стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг, внаслідок чого ці
позначення і знак можна сплутати?

2) Чи є позначення «Добра риба» у
поєднанні з іншими елементами,
нанесене на упаковку товару ТОВ «БАРК»,
схожим із зареєстрованим знаком для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 82261, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві
настільки, що може ввести в оману
споживача щодо особи, яка виробляє
товари чи надає послуги, або може бути
сплутане споживачем зі знаком для
товарів і послуг?

Попередити експерта про
відповідальність, передбачену
статтями 384 і 385 Кримінального кодексу
України.

Провадження у справі зупинити до
проведення судової експертизи з
дослідження, пов'язаного із захистом
права інтелектуальної власності.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 41, 79, 86 ГПК України, суддя

У Х В А Л И В:

1. Призначити по справі № 908/2633/14 судову
експертизу з дослідження, пов'язаного
із захистом права інтелектуальної
власності, проведення якої доручити
Харківському науково-дослідному
інституту судових експертиз ім..
М.С.Бокаріуса МЮУ.

2. На вирішення експерта поставити
питання:

1) Чи є позначення «Добра риба» у
поєднанні з іншими елементами,
нанесене на упаковку товару ТОВ «БАРК»,
схожим із зареєстрованим знаком для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 82261, стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг, внаслідок чого ці
позначення і знак можна сплутати?

2) Чи є позначення «Добра риба» у
поєднанні з іншими елементами,
нанесене на упаковку товару ТОВ «БАРК»,
схожим із зареєстрованим знаком для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 82261, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві
настільки, що може ввести в оману
споживача щодо особи, яка виробляє
товари чи надає послуги, або може бути
сплутане споживачем зі знаком для
товарів і послуг?

3. Попередити експерта про
відповідальність, передбачену
статтями 384 і 385 Кримінального кодексу
України.

4. Провадження по справі зупинити до
проведення судової експертизи з
дослідження, пов'язаного із захистом
права інтелектуальної власності.

5. Зобов'язати ТОВ «Галс-2000» здійснити
фінансування експертизи. Докази щодо
витрат на проведення експертизи надати
суду для вирішення питання розподілу
між сторонами судових витрат.

6. Зобов'язати експерта направити
експертний висновок до господарського
суду Запорізької області.

7. Копію ухвали та матеріали даної
справи направити Харківському
науково-дослідному інституту судових
експертиз ім.. Засл. проф. М.С.Бокаріуса
(61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а).

Суддя
І .А. Попова