м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/256/14 16.09.14

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД"
м. Дніпропетровська

до 1. Товариства з обмеженою
відповідальністю "Біо-продукт ЛТД"
Дніпропетровської області

2. Державної служби інтелектуальної
власності України

про визнання патентів України на
промислові зразки недійсними,
зобов'язання вчинити дії.

Суддя Паламар П.І.

Представники:

від позивача Задорожний Р.В., Картушин
Д.М.,

від відповідачів 1. Коваленко С.О., 2.
Горбик Ю.А.

СУТЬ СПОРУ :

у січні 2014 року Товариство з обмеженою
відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД"
звернулося в суд з указаним позовом.

Позивач зазначав, що він здійснює
виробництво лікарського засобу "ЕТІЛ,
розчин для зовнішнього застосування 96%"
згідно виданого йому Міністерством
охорони здоров'я України
реєстраційного посвідчення на
лікарський засіб № UA/7684/01/01 від 27
березня 2008 р. Рішення про державну
реєстрацію лікарського засобу "ЕТІЛ"
затверджене наказом Міністерством
охорони здоров'я України № 76 від 15
лютого 2008 р.

12 листопада 2012 р. Державна служба
інтелектуальної власності України
(далі-відповідач 2.) зареєструвала та
видала Товариству з обмеженою
відповідальністю "Біо-продукт ЛТД"
(далі-відповідач 1.) патенти України на
промислові зразки №№ 23964, 23965.

Посилаючись на те, що патенти на
промислові зразки відповідача 1. не
відповідають умовам
патентоспроможності, оскільки не були
новими, патент № 23964 представляє собою
етикетку призначену для маркування
товару позивача, а патент № 23965 містить
ті ж самі написи і відрізняється від
попереднього промислового зразка лише
назвою препарату "ЕТИЛ" замість "ЕТІЛ",
позивач на підставі п. 1. ст. 25 Закону
України "Про охорону прав на промислові
зразки" (далі-Закон) просив
задовольнити позов, а саме:

- визнати недійсними патенти України на
промислові зразки №№ 23964, 23965
зареєстровані 12 листопада 2012 р.
Державною службою інтелектуальної
власності України, власником яких є
відповідач 1.;

- зобов'язати відповідача 2. внести
відповідні відомості до Державного
реєстру патентів України на промислові
зразки щодо визнання недійсними
повністю патенти України на промислові
зразки №№ 23964, 23965 зареєстровані 12
листопада 2012 р. та здійснити публікацію
в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

У судовому засіданні представник
позивача підтримав заявлені вимоги.

Відповідач 1. у відзиві на позовну
заяву, його представник у судовому
засіданні проти позову заперечував,
посилаючись на безпідставність
заявлених вимог, вказував, що патенти
№№ 23964, 23965 були видані відповідно до
вимог чинного законодавства про
охорону прав на промислові зразки.

Відповідач 2. у відзиві на позовну
заяву, його представник у судовому
засіданні проти позову заперечував,
посилаючись на необґрунтованість
заявлених вимог, вказував, що патенти
№№ 23964, 23965 були видані відповідно до
вимог чинного законодавства про
охорону прав на промислові зразки.

Заслухавши пояснення представників
сторін, розглянувши матеріали справи,
суд вважає, що позов підлягає
задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що позивач здійснює
виробництво лікарського засобу "ЕТІЛ,
розчин для зовнішнього застосування 96%"
згідно виданого йому Міністерством
охорони здоров'я України
реєстраційного посвідчення на
лікарський засіб № UA/7684/01/01 від 27
березня 2008 р. Рішення про державну
реєстрацію лікарського засобу "ЕТІЛ"
затверджене наказом Міністерством
охорони здоров'я України № 76 від 15
лютого 2008 р.

Вказані обставини підтверджуються
поясненнями представників сторін,
наявними у матеріалах справи
вищевказаними посвідченням на
лікарський засіб та наказом.

Згідно п. 2 ст. 5 Закону об'єктом
промислового зразка може бути форма,
малюнок чи розфарбування або їх
поєднання, які визначають зовнішній
вигляд промислового виробу і
призначені для задоволення естетичних
та ергономічних потреб.

Також встановлено, що 12 листопада 2012 р.
відповідач 2. видав відповідачу 1.
патенти України на промислові зразки
№№ 23964, 23965. Заявки на вказані
промислові зразки подані 9 жовтня 2012 р.

Указані обставини підтверджуються
поясненнями сторін, наявними у
матеріалах справи виписками з
Державного реєстру патентів України на
промислові зразки №№ 77, 78 від 17 січня
2014 р.

Відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 426 ЦК
України особа, яка має виключне право
дозволяти використання об'єкта права
інтелектуальної власності, може
використовувати цей об'єкт на власний
розсуд, з додержанням при цьому прав
інших осіб. Використання об'єкта права
інтелектуальної власності іншою
особою здійснюється з дозволу особи,
яка має виключне право дозволяти
використання об'єкта права
інтелектуальної власності, крім
випадків правомірного використання
без такого дозволу, передбачених цим
Кодексом та іншим законом.

Згідно п. 1 ст. 5 Закону правова охорона
надається промисловому зразку, що не
суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі та
відповідає умовам
патентоспроможності.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ст. 6 Закону
промисловий зразок відповідає умовам
патентоспроможності, якщо він є новим.
Промисловий зразок визнається новим,
якщо сукупність його суттєвих ознак не
стала загальнодоступною у світі до
дати подання заявки до Установи або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету. Крім того, у процесі
встановлення новизни промислового
зразка береться до уваги зміст усіх
раніше одержаних Установою заявок, за
винятком тих, що на зазначену дату
вважаються відкликаними, відкликані
або за ними Установою прийняті рішення
про відмову у видачі патентів і
вичерпані можливості оскарження таких
рішень.

Сукупність суттєвих ознак промислових
зразків за патентами України №№ 23964,
23965 стали загальнодоступними у світі до
дати подання на них заявок. Крім того,
на етикетці, зовнішній вигляд якої є
об'єктом вказаних промислових зразків,
використане належне позивачу його
скорочене комерційне найменування -
"Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВФК "Біо-фарма ЛТД" та
штрих код товару, що виробляється
позивачем.

Це підтверджується поясненнями
позивача, висновком № 959 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 15 липня 2014 р., проведеної
Науково-дослідним інститутом
інтелектуальної власності.

Указаний висновок судової експертизи
містить докладний опис проведеного
дослідження, обґрунтовані та чіткі
висновки з поставлених запитань,
узгоджується з іншими наявними у
справі документами, у т.ч. аналітичній
нормативній документації та
реєстраційному посвідченню на
лікарський засіб № UA/7684/01/01 від 27
березня 2008 р., свідоцтву № 13306-1 від 26
березня 2008 р. про присвоєння товарній
позиції ідентифікаційного номера у
всесвітній системі GSI, тому суд приймає
його як належний доказ у справі.

Пропозицією до продажу невизначеному
колу осіб лікарського засобу "ЕТІЛ,
розчин для зовнішнього застосування 96%"
позивач оприлюднив й етикетку цього
засобу, зображення якої фактично
запатентував відповідач 1. як
промисловий зразок за вказаними
патентами.

Факт пропозиції до продажу та
реалізації позивачем лікарського
засобу "ЕТІЛ, розчин для зовнішнього
застосування 96%" відповідачами
належними доказами не спростований та
підтверджується договором поставки №
01 від 4 червня 2008 р. між позивачем та
відповідачем 1., видатковою накладною №
025/06-3 від 24 липня 2008 р. до цього договору.

Крім того, до справи в якості речового
доказу долучено зразок лікарського
засобу "ЕТІЛ, розчин для зовнішнього
застосування 96%", виготовленого
позивачем, в упаковці з етикеткою,
серія якого № 010612 згідно з поясненнями
позивача відповідає даті виготовлення
цього засобу 1 червня 2012 р. Це також
підтверджує загальнодоступність
зображення етикетки виготовленого
позивачем лікарського засобу до
подання відповідачем 1. заявки на
промислові зразки за спірними
патентами.

Враховуючи наведене, доводи
відповідача 1. про недоведеність факту
загальнодоступності сукупності
суттєвих ознак спірних патентів є
необгрунтованими.

Згідно з вимогами п. 1 ст. 25 Закону
патент може бути визнано у судовому
порядку недійсним повністю або
частково у разі:

а) невідповідності запатентованого
промислового зразка умовам
патентоспроможності, визначеним цим
Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих
ознак промислового зразка ознак, яких
не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання
заявки з порушенням прав інших осіб.

На підставі зібраних у справі доказів
суд вважає, що патенти України на
промислові зразки №№ 23964, 23965 не
відповідають умовам
патентоспроможності, видані внаслідок
подання заявок з порушенням прав
позивача.

Тому позов про визнання патентів
України на промислові зразки №№ 23964,
23965 недійсними відповідно до вимог ст. 25
Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки", ст.ст. 16, 432 ЦК
України підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог п. 3 ст. 25 Закону
України "Про охорону прав на промислові
зразки" при визнанні патенту чи його
частини недійсними Установа
повідомляє про це у своєму офіційному
бюлетені.

З цих підстав також підлягають
задоволенню вимоги позову про
зобов'язання відповідача 2. внести
відомості про визнання недійсними
патентів України на промислові зразки
№№ 23964, 23965 до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки
та опублікування відомостей про це в
офіційному бюлетені "Промислова
власність".

Оскільки спір виник внаслідок
неправильних дій відповідача 1.,
понесені по справі господарські
витрати стосовно до вимог ст. 49 ГПК
України слід покласти на нього.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України,
суд

В И Р І Ш И В :

позов Товариства з обмеженою
відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД"
м. Дніпропетровська задовольнити.

Визнати недійсними патенти України на
промислові зразки №№ 23964, 23965,
зареєстровані 12 листопада 2012 р.
Державною службою інтелектуальної
власності України, власником яких є
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Біо-продукт ЛТД" (49021,
м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 133-Л,
код 33383147).

Зобов'язати Державний службу
інтелектуальної власності (03035, м. Київ,
вул. Урицького, 45, код 37552556) внести до
Державного реєстру патентів України на
промислові зразки відомості щодо
визнання недійсними патентів України
на промислові зразки №№ 23964, 23965 та
здійснити відповідну публікацію в
офіційному бюлетені "Промислова
власність".

Стягнути з Товариства з обмеженою
відповідальністю "Біо-продукт ЛТД" (49021,
м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 133-Л,
код 33383147) на користь Товариства з
обмеженою відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 78, кв. 171, код 34315041) 2436 грн.
витрат по сплаті судового збору, 12000
грн. витрат на проведення судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності.

Рішення набирає законної сили
відповідно до вимог ст. 85 ГПК України.

Суддя господарського суду міста Києва

П.І.Паламар