КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2014 р. Справа№ 20/348

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Гарник Л.Л.

суддів: Пантелієнка В.О.

Шапрана В.В.

за участю представників сторін:

від позивача: не з'явився;

від відповідача 1: Черевко С.А.
(довіреність б/н від 11.11.2013);

від відповідача 2: Запорожець Л.Г. (від
23.058.2013 №2-8/3907);

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу

товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-ЛТД"

на рішення господарського суду
міста Києва від 13.05.2014

у справі № 20/348 (суддя Прокопенко
Л.В.)

за позовом компанії "Наброс Фарма
ПВТ ЛТД"

до 1) товариства з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-ЛТД"

2) Державного
департаменту інтелектуальної
власності

Міністерства Освіти і
науки України

про визнання недійсними
свідоцтва України № 57823 від 16.01.2006 на
знак для товарів і послуг "BOLAREN
БОЛАРЕН", свідоцтва України №128466 від
10.09.2010 на знак для товарів і послуг
"ДОЛАР" та патенту України №19871 від
11.01.2010 на промисловий зразок "УПАКОВКА
ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ"

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста
Києва від 13.052014 у справі № 20/348 позов
компанії "Наброс Фарма ПВТ ЛТД"
задоволено; визнано недійсним
свідоцтво України № 57823 від 16.01.2006 на
знак для товарів і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН";
зобов'язано Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг стосовно визнання недійсним
свідоцтва України № 57823 на знак для
товарів і послуг та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність";
визнано недійсним свідоцтво України №
128466 від 10.09.2010 на знак для товарів і
послуг "ДОЛАР"; зобов'язано Державну
службу інтелектуальної власності
України внести зміни до державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг стосовно визнання
недійсним свідоцтва України № 128466 на
знак для товарів і послуг та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність";
визнано недійсним патент України № 19871
від 11.01.2010 на промисловий зразок
"УПАКОВКА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ";
зобов'язано Державну службу
інтелектуальної власності України
внести запис до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки
стосовно визнання недійсним патенту
України № 19871 на промисловий зразок та
здійснити про це публікацію в
Офіційному бюлетені "Промислова
власність"; стягнуто з товариства з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-ЛТД" на користь фірми "Наброс
Фарма ПВТ. ЛТД" 85 грн. державного мита та
236,00грн. витрат на
інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням,
товариство з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-ЛТД"
звернулось до Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
оскаржуване рішення, залучити до
розгляду справи "Ларк Лабораторіз ЛТД"
та прийняти нове рішення, яким позов
залишити без задоволення.

Скарга мотивована порушенням місцевим
господарським судом норм
процесуального права, зокрема статті 80
Господарського процесуального кодексу
України, оскільки позов про скасування
свідоцтва на знак для товарів і послуг
"ДОЛАР" господарським судом міста Києва
вже розглянуто у справі № 12/305.

Крім того, скаржник зазначає, що
місцевим господарським судом вирішено
питання щодо законності реєстрації
торгівельного знаку без залучення до
участі у справі автора позначення
"ДОЛАР", яким є фірма "Ларк Лабораторіз
ЛТД".

В судовому засіданні апеляційної
інстанції представник товариства з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-ЛТД" апеляційну скаргу
підтримав, представник Державного
департаменту інтелектуальної
власності Міністерства Освіти і науки
України апеляційну скаргу підтримав в
частині залучення до участі у справі
Фірми "Ларк Лабораторіз ЛТД".

Представники компанії "Наброс Фарма
ПВТ ЛТД" в судове засідання не
з'явилися. Враховуючи те, що в
матеріалах справи мають місце докази
належного повідомлення всіх учасників
судового процесу про час та місце
проведення судового засідання, колегія
суддів вважає можливим здійснити
перегляд ухвали суду першої інстанції
в апеляційному порядку за наявними
матеріалами справи та без участі
представників компанії "Наброс Фарма
ПВТ ЛТД".

Обговоривши доводи апеляційної скарги,
дослідивши матеріали справи,
перевіривши правильність застосування
господарським судом при прийнятті
оскарженого рішення норм
матеріального і процесуального права,
колегія суддів дійшла висновку про те,
що апеляційна скарга не підлягає
задоволенню з наступних підстав.

Компанією "Наброс Фарма ПВТ ЛТД" (далі -
позивач) пред'явлено позов до
товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-ЛТД",
Державного департаменту
інтелектуальної власності
Міністерства Освіти і науки України
про

- визнання недійсними свідоцтва
України № 57823 від 16.01.2006 на знаки для
товарів і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН",
свідоцтва України № 128466 від 10.09.2010 на
знак для товарів і послуг "ДОЛАР" та
зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
внести зміни до державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг стосовно визнання цих свідоцтв
недійсними та здійснити публікацію про
це в офіційному бюлетені "Промислова
власність";

- визнання недійсним патенту України №
19871 від 11.01.2010 на промисловий зразок
"УПАКОВКА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ" та
зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
внести запис до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки
стосовно визнання цього патенту
недійсним та здійснити про це
публікацію в Офіційному бюлетені
"Промислова власність".

Причиною спору є намагання позивача
захистити свій інтерес щодо знаку для
товарів і послуг «Доларен» та його
використання в Україні на ексклюзивній
основі при виробництві товарів та
послуг 05 та 42 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг.

Позов мотивовано тим, що вищезазначені
знаки товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-ЛТД" не
відповідають умовам надання правової
охорони, встановленим пунктом 3 статті 6
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг", оскільки є
схожими з належним позивачу знаком.

Як встановлено, компанія "Наброс Фарма
ПВТ ЛТД" є юридичною особою, створеною
відповідно до законодавства Індії.

Позивач є власником знаку "ДОЛАРЕН"
згідно свідоцтва Державного
департамента інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
України № 22479 від 15.01.2002, виданого
відносно товарів та послуг 05 та 42
класів Міжнародної класифікації
товарів і послуг, дія якої поширена на
територію України з 19.07.2004.

Товариством з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-ЛТД" отримано
на території України права на знак "BOLAREN
БОЛАРЕН" згідно свідоцтва України № 57823
від 16.01.2006, виданого відносно товарів та
послуг 05 та 35 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг; знак
"ДОЛАР" згідно свідоцтва України № 128466
від 10.09.2010, виданого відносно товарів та
послуг 05 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг, а також
промисловий зразок "УПАКОВКА ДЛ
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ" за патентом
України № 19871 від 11.01.2010.

Як встановлено місцевим господарським
судом та підтверджується наявними
матеріалами справи, починаючи з
листопада 1999 року позивачем
використовується торгівельна марка
"ДОЛАРЕН" за свідоцтвом України № 22479
шляхом здійснення постачання з Індії
на Україну лікарського засобу
"ДОЛАРЕН". Лікарські засоби "ДОЛАРЕН" та
"ДОЛАР" розповсюджуються на одному і
тому ж ринку, в одних і тих же аптеках і
рекламуються у одних і тих же
друкованих виданнях.

Можливість змішування діяльності
позивача і товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-ЛТД" у зв'язку
із використанням спірного патенту
України, до складу якого входить спірне
схоже позначення "ДОЛАР", підтверджена
рішеннями Антимонопольного комітету
України від 16.07.2009 у справі № 27-26.4/165-08,
від 25.02.2010 у справі № 27-26.4/85-09 про захист
від недобросовісної конкуренції з боку
товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-ЛТД".

Згідно висновку судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності від
16.05.2011 № 704, призначеної ухвалою суду у
даній справі від 22.12.2010, знаки для
товарів та послуг за свідоцтвами
України № 57823 від 16.01.2006, № 128466 від
10.09.2010 є схожими настільки, що їх можна
сплутати зі знаком для товарів та
послуг "ДОЛАРЕН" за свідоцтвом України
№ 22479 від 15.01.2002, а також є такими що
можуть ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товар чи надає послугу;
словесний елемент "ДОЛАР", який входить
до складу промислового зразка
"УПАКОВКА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ" за
Патентом України № 19871 є схожим
настільки, що його можна сплутати зі
знаком для товарів і послуг "ДОЛАРЕН" за
свідоцтвом України № 22479.

Згідно винесеної у даній справі ухвали
від 20.09.2011, місцевий господарський суд
призначив повторну судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності,
доручивши її проведення Київському
науково-дослідному інституту судових
експертиз Міністерства юстиції
України. Необхідність проведення такої
експертизи суд мотивував наявністю
сумнівів у правильності
вищезазначеного експертного висновку
від 16.05.2011 № 704.

Згідно висновку повторної судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності № 3160/3161/13-53 від 31.03.2014,

- у числі товарів 05 класу МКТП, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг "BOLAREN БОЛАРЕН" за свідоцтвом
України № 57823, наявні як ті самі, так і
споріднені із товарами 05 класу МКТП,
щодо яких зареєстровано знак для
товарів і послуг "ДОЛАРЕН" за
свідоцтвом України № 22479, перелік яких
наведено у п. 3 Дослідницької частини
цього Висновку;

- у числі послуг 35 класу МКТП, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг "BOLAREN БОЛАРЕН" за свідоцтвом
України № 57823, наявні споріднені із
товарами 05 класу МКТП, щодо яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг "ДОЛАРЕН" за свідоцтвом України
№ 22479, перелік яких наведено у п. 3
Дослідницької частини цього Висновку;

- у числі послуг 45 класу МКТП, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг "BOLAREN БОЛАРЕН" за свідоцтвом
України № 57823, наявні як ті самі, так і
споріднені із послугами 42 класу МКТП,
щодо яких зареєстровано знак для
товарів і послуг "ДОЛАРЕН" за
свідоцтвом України № 22479, перелік яких
наведено у п. 3 Дослідницької частини
цього Висновку;

- знак для товарів і послуг "BOLAREN
БОЛАРЕН" за свідоцтвом України № 57823
від 16.01.2006 р. є схожим настільки, що його
можна сплутати зі знаком для товарів і
послуг "ДОЛАРЕН" за свідоцтвом України
№ 22479 від 15.01.2002;

- знак для товарів і послуг "BOLAREN
БОЛАРЕН" за свідоцтвом України № 57823
від 16.01.2006 є таким, що може ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товари
та надає послуги;

- у числі товарів 05 класу МКТП, для
яких зареєстровано знак для товарів і
послуг "ДОЛАР" за свідоцтвом України №
128466, наявні як ті самі, так і споріднені
із товарами 05 класу МКТП, щодо яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг "ДОЛАРЕН" за свідоцтвом України
№ 22479, перелік яких наведено у п. 6
Дослідницької частини цього Висновку;

- послуги 42 класу МКТП, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг "ДОЛАР" за свідоцтвом України №
128466, є спорідненими із товарами 05 класу
МКТП, для яких зареєстровано знак для
товарів і послуг "ДОЛАРЕН" за
свідоцтвом України № 22479, перелік яких
наведено у п. 6 Дослідницької частини
цього Висновку;

- знак для товарів і послуг "ДОЛАР" за
свідоцтвом України № 128466 від 10.09.2010 є
схожим настільки, що його можна
сплутати зі знаком для товарів і послуг
"ДОЛАРЕН" за свідоцтвом України № 22479
від 15.01.2002;

- нак для товарів і послуг "ДОЛАР" за
свідоцтвом України № 128466 від 10.09.2010 є
таким, що може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари та надає
послуги;

- позначення "ДОЛАР", яке входить до
складу промислового зразка "УПАКОВКА
ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ" за патентом
України № 19871 від 11.01.2010 є схожим
настільки, що його можна сплутати із
раніше зареєстрованим знаком для
товарів і послуг "ДОЛАРЕН" за
свідоцтвом України № 22479 від 15.01.2002.

У зазначеному експертному висновку
йдеться про відсутність у його
відповідях розбіжностей порівняно з
висновком раніше проведеної у даній
справі судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 16.05.2011 №
704.

Колегія суддів Київського
апеляційного господарського суду на
підставі встановлених обставин справи
вважає за необхідне зазначити
наступне.

Згідно зі ст. 123 ГПК України іноземні
суб'єкти господарювання мають такі
самі процесуальні права і обов'язки, що
і суб'єкти господарювання України, крім
винятків, встановлених законом або
міжнародним договором.

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
міжнародне приватне право" до
правовідносин у сфері захисту прав
інтелектуальної власності
застосовується право держави, у якій
вимагається захист цих прав.

Таким чином, на відносини, що виникають
з приводу захисту та охорони прав на
знаки для товарів і послуг
застосовується чинне в Україні
законодавство.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 ЦК України,
права інтелектуальної власності на
торговельну марку визнаються
недійсними з підстав та в порядку,
встановлених законом.

У преамбулі Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"
вказано, що цей закон регулює
відносини, що виникають у зв'язку з
набуттям і здійсненням права власності
на знаки для товарів і послуг в Україні.

Відповідно до абз. 5 п. 3 Постанови
Верховної Ради України від 23.12.1993 №
3771-ХІІ "Про введення в дію Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг", свідоцтво України
може бути визнано недійсним у разі
невідповідності знака умовам його
реєстрації, визначеним законодавством,
що діяли на дату подання заявки.

З урахуванням цього, а також положення
п. (1) ст.4 Мадридської угоди про
міжнародну реєстрацію знаків,
відповідність знаків за оспорюваними
міжнародними реєстраціями умовам
надання правової охорони має
визначатись на підставі відповідних
положень Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" в
редакції від 25.06.2003.

Згідно статті 499 Цивільного кодексу
України права інтелектуальної
власності на торговельну марку
визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" знак - позначення, за яким
товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

Відповідно до пп. "а" п. 1 ст. 19 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" свідоцтво може бути
визнано у судовому порядку недійсним
повністю або частково у разі
невідповідності зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони.

Статтрею 5 цього ж Закону передбачено,
що правова охорона надається знаку,
який не суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі та на
який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом.

Згідно з абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" не можуть бути зареєстровані як
знаки позначення, які є тотожними або
схожими настільки, що їх можна сплутати
зі знаками, раніше зареєстрованими чи
заявленими на реєстрацію в Україні на
ім'я іншої особи для таких самих або
споріднених з ними товарів і послуг.

У п. 4.3.2.4 Правил складання і подання
заявки на видачу свідоцтва України на
знак для товарів і послуг, затверджених
наказом Державного патентного
відомства України від 28.07. 1995 N 116,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 02.08.1995 за N 276/812, передбачено, що
при перевірці позначень на тотожність
і схожість необхідно: визначити
ступінь схожості заявленого
позначення та виявлених при проведенні
пошуку позначень; визначити
однорідність товарів і/або послуг, для
яких заявлено знак, в порівнянні з
товарами і/або послугами, для яких
зареєстровані або заявлені тотожні або
схожі знаки, виявлені під час пошуку.

На підставі п. 5 ст. 5 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки"
патент на промисловий зразок може бути
визнано у судовому порядку недійсним
повністю або частково у разі видачі
патенту внаслідок подання заявки з
порушенням прав інших осіб.

З урахуванням встановлених обставин
справи, колегія суддів погоджується з
висновками місцевого господарського
суду, яким встановлено, що торговельні
марки "BOLAREN БОЛАРЕН", "ДОЛАР" за
свідоцтвами України № № 57823, 128466 є
схожими настільки, що їх можна сплутати
з раніше зареєстрованою торгівельною
маркою "ДОЛАРЕН", а у процесі
використання спірних торговельних
марок на ринку лікарських засобів
України не виключається небезпека
введення в оману споживача щодо особи,
яка виробляє товар (лікарські засоби).

За таких умов, позов в частині визнання
недійсними свідоцтв про реєстрації
знаків "BOLAREN БОЛАРЕН", "ДОЛАР" підлягає
задоволенню на підставі пп. "а" п. 1 ст. 19
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" через
невідповідність зареєстрованих знаків
умовам надання правової охорони.

Позовні вимоги про визнання недійсним
патенту України № 19871 від 11.01.2010 на
промисловий зразок "УПАКОВКА ДЛЯ
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ", який містить у
своєму складі схоже позначення "ДОЛАР",
що може призвести до змішування з
діяльністю позивача, підлягають
задоволенню на підставі пп. "в" п. 1 ст. 25
Закон України "Про охорону прав на
промислові зразки", оскільки
зазначений патент видано внаслідок
подання заявки з порушенням прав
інтелектуальної власності позивача на
торговельну марку "ДОЛАРЕН" за
свідоцтвом України № 22479, закріплених у
абз. 4 та 5 п. 5 ст. 16 "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг", в силу яких
позивач набув право забороняти
товариству з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-ЛТД"
використовувати позначення "ДОЛАР".

Решта позову про зобов'язання
Державної служби інтелектуальної
власності України внести записи до
Державного реєстру патентів України на
промислові зразки стосовно визнання
недійсними оспорюваних свідоцтв і
патента та здійснити про це публікацію
в Офіційному бюлетені "Промислова
власність" підлягає задоволенню з
наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ст. 19 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" при визнанні свідоцтва чи його
частини недійсними Установа
повідомляє про це у своєму офіційному
бюлетені.

Згідно п. 3 ст. 25 Закон України "Про
охорону прав на промислові зразки" при
визнанні патенту недійсним установа
повідомляє про це у своєму офіційному
бюлетені.

Відповідно до пунктів 2.3., 2.4. Положення
про Державний реєстр свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 10.01.2002 № 10,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, до
реєстру вносяться відомості щодо
визнання свідоцтва, патенту недійсним
на підставі рішення судових органів.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі,
не впливають на правильність висновків
суду.

Колегія суддів враховує, що рішенням
господарського суду міста Києва від
23.04.2014 у справі № 12/305 визнано недійсним
свідоцтво України №135603 на знак для
товарів і послуг "Долар". Між тим,
предметом розгляду у даній справі є
позовні вимоги про оскарження іншого
свідоцтва України № 128466 від 10.09.2010 на
знак для товарів і послуг "ДОЛАР".

За таких обставин, рішення місцевого
господарського суду постановлено при
повному з'ясуванні обставин справи,
порушення норм матеріального чи
процесуального права, які могли
призвести до зміни чи скасування
рішення по справі відсутні, а мотиви з
яких подано апеляційну скаргу, не
можуть бути підставою для його зміни чи
скасування.

Викладене в апеляційній скарзі
клопотання товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-ЛТД" про
залучення до участі у справі Ларк
Лабораторіз ЛТД як відповідача,
колегія суддів відхиляє з тих підстав,
що позивачем у даній справі позовні
вимоги до Ларк Лабораторіз ЛТД не
заявлялись, а та обставина, що Ларк
Лабораторіз ЛТД, за переконанням
скаржника, є автором позначення "ДОЛАР"
та виробником лікарського засобу
"ДОЛАР", не впливає на результат
розгляду даної справи.

Керуючись статями 99, 101-105
Господарського процесуального кодексу
України, Київський апеляційний
господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-ЛТД" залишити без задоволення,
рішення господарського суду міста
Києва від 13.052014 у справі № 20/348 залишити
без змін.

Справу № 20/348 повернути до
господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя
Л.Л. Гарник

Судді
В.О. Пантелієнко

В.В. Шапран