м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
УХВАЛА

Справа № 5011-59/1087-2012 01.09.14

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "МГ Автомотів"

до 1) Державної служби
інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою
відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн
Україна"

3) Товариства з обмеженою
відповідальністю "Зотік"

4) Відкритого акціонерного
товариства "Пушкінський завод"

Третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог

на предмет спору на стороні позивача
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Черкаський

завод автохімії"

про визнання свідоцтва України на
знак для товарів та послуг №? 106911 від
12.05.2009 р.

недійсним повністю та
зобов'язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники сторін:

від позивача: Лєвічева О.Д. за
довіреністю б/н від 14.06.2014 р.

Василець О.В. за
довіреністю б/н від 27.08.2014 р.

від відповідача-1: Ресенчук В.М. за
довіреністю № 2-8/3903 від 23.05.2013 р.

від відповідача-2: Єфімов С.В. за
довіреністю № 35 від 08.08.2014 р.

від відповідача-3: Єфімов С.В. за
довіреністю № 73 від 08.08.2014 р.

від відповідача-4: Єфімов С.В. за
довіреністю б/н від 20.03.2014 р.

від третьої особи: Амеліна О.С. за
довіреністю № 26 від 21.10.2013 р.

Обставини справи:

У січні 2012 р. Товариство з обмеженою
відповідальністю "МГ Автомотів"
(позивач) звернулось до Господарського
суду міста Києва з позовом до Державної
служби інтелектуальної власності
України (відповідач-1), Товариства з
обмеженою відповідальністю "Делфін
Дістриб'юшн Україна" (відповідач-2) та
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Зотік" (відповідач-3),
в якому просило суд:

1) визнати недійсним свідоцтво на знак
товарів і послуг за №? 106911, видане
Державною службою інтелектуальної
власності України Товариству з
обмеженою відповідальністю "Зотік"
12.05.2009 р.;

2) зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг стосовно визнання повністю
недійсним свідоцтва України №? 106911 та
здійснити публікацію про це в
офіційному бюлетені "Промислова
власність";

3) зобов'язати Товариство з обмеженою
відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн
Україна" припинити дії, які порушують
право інтелектуальної власності на
знак для товарів і послуг LUXOIL,
засвідчені свідоцтвом № 38725 від 15.04.2004
р., а саме: використовувати позначення
LUXE у будь-якій формі, в тому числі
нанесення на автомобільні моторні
оливи (однорідні товари), в рекламі,
мережі Інтернет, на етикетках,
упаковках, при виконанні робіт та
наданні послуг;

4) зобов'язати Товариство з обмеженою
відповідальністю "Зотік" припинити дії,
які порушують право інтелектуальної
власності на знак для товарів і послуг
LUXOIL, засвідчені свідоцтвом № 38725 від
15.04.2004 р., а саме: використовувати
позначення LUXE у будь-якій формі, в тому
числі нанесення на автомобільні
моторні оливи (однорідні товари), в
рекламі, мережі Інтернет, на етикетках,
упаковках, при виконанні робіт та
наданні послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що
позивач, відповідно до ліцензійного
договору про передачу прав на
використання торговельної марки від
07.04.2011 р., укладеного між громадянином
ОСОБА_7 (ліцензіар), ТОВ "МГ Автомотів"
(ліцензіат-1, позивач) та ТОВ "Черкаський
завод автохімії" (ліцензіат-2), здійснює
продаж моторної оливи під торговельною
маркою LUXOIL, на яку 15.04.2004 р. видане
свідоцтво на знак для товарів і послуг
№ 38725.

Але позивачу стало відомо, що ТОВ
"Делфін Дістриб'юшн Україна"
(відповідач-2) порушує майнові права
інтелектуальної власності громадянина
ОСОБА_7 на знак для товарів і послуг LUXOIL
без згоди власника Свідоцтва на знак
для товарів і послуг - LUXOIL - серії UA №?
38725, виданого Державним департаментом
інтелектуальної власності 15.04.2004 р.,
шляхом продажу автомобільної оливи,
під торговельною маркою LUXE, відповідно
до свідоцтва на знак товарів і послуг
№? 106911 від 12.05.2009 р., що видане
відповідачем-1 на ім'я -ТОВ "Зотік"
(відповідач-3).

Позивач вважає, що позначення LUXE,
зареєстроване в якості торговельної
марки за свідоцтвом №? 106911, не
відповідає умовам надання правової
охорони, оскільки на даний товарний
знак мають бути поширені підстави для
відмови в наданні правової охорони,
передбачені абз. 5 н. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 25
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг".

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 02.02.2012 р. (суддя Картавцева
Ю.В.) порушено провадження у справі №
5011-59/1087-2012, призначено справу до
розгляду, залучено до участі у часті у
справі в якості 3-ої особи, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет
спору на стороні позивача: Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Черкаський завод автохімії" (18003, м.
Черкаси, вул. Енгельса, 118).

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 24.09.2012 р. залучено до участі у
справі іншого відповідача Відкрите
акціонерне товариство "Пушкінський
завод" (141200, Російська Федерація,
Московська обл., м. Пушкіно, Ярославське
шосе, 1 А).

При цьому суд виходив з того, що
педметом спору у даній справі є
визнання недійсним свідоцтва України
№? 106911 на знак для товарів і послуг "LUXE",
зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
вчинити певні дії, зобов'язання
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн
Україна" та Товариство з обмеженою
відповідальністю "Зотік" припинити дії,
які порушують право інтелектуальної
власності на знак для товарів і послуг
LUXOIL, засвідчені свідоцтвом № 38725 від
15.04.2004 р., а саме: використовувати
позначення LUXE у будь-якій формі, в тому
числі нанесення на автомобільні
моторні оливи (однорідні товари), в
рекламі, мережі Інтернет, на етикетках,
упаковках, при виконанні робіт та
наданні послуг.

Судом було встановлено, що відповідно
до рішення Державної служби
інтелектуальної власності від 27.02.2012 р.,
Державна служба інтелектуальної
власності вирішила опублікувати в
офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Держаного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг відомості про
передачу права власності на знак за
свідоцтвом України №? 106911 від ТОВ
"Зотік" ВАТ "Пушкінський завод"
(реєстраційний номер 12455, дата
публікації та реєстрації 12.03.2012 р.).

У зв'язку з тим, що з'явився новий
власник свідоцтва України №? 106911 за
оспорюваним знаком "LUXE", суд прийшов до
висновку про необхідність залучення
ВАТ "Пушкінський завод", як відповідача
по даній справі, у якості відповідача 4,
поряд з відповідачем 2 та відповідачем 3
по даній справі, до яких позивачем
також заявлені вимоги.

Рішенням Господарського суду міста
Києва від 22.10.2012 р. у справі № 5011-59/1087-2012
(суддя Картавцева Ю.В.) відмовлено у
задоволенні позову повністю.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 12.03.2013 р.
(колегія суддів: Доманська М.Л. -
головуюча суддя, судді: Гарник Л.Л.,
Пантелієнко В.О.) апеляційні скарги ТОВ
"МГ Автомотів" і ТОВ "Черкаській завод
автохімії" залишено без задоволення, а
рішення Господарського суду міста
Києва від 22.10.2012 р. у справі № 5011-59/1087-2012 -
без змін.

Постановою Вищого Господарського суду
міста Києва від 14.05.2013 р. (колегія
суддів: Селіваненко В.П.- головуючий
суддя, судді: Бенедисюк І.М., Львов Б.І.)
касаційні скарги ТОВ "МГ Автомотів" і
ТОВ "Черкаській завод автохімії"
задоволено, постанову Київського
апеляційного господарського суду від
12.03.2013 р. та рішення Господарського суду
міста Києва від 22.10.2012 р. у справі №
5011-59/1087-2012 скасовано. Справу передано на
новий розгляд до Господарського суду
міста Києва.

Розпорядженням щодо призначення
повторного автоматичного розподілу
справ від 21.05.2013 року № 04-1/299 справу №
5011-59/1087-2012 передано судді Блажівській
О.Є.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 23.05.2013 року, справу №
5011-59/108/7-2012 прийнято до провадження
судді Блажівської О.Є.

Рішенням Господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 р. у справі № 5011-59/1087-2012
(суддя Блажівська О.Є.) відмовлено у
задоволенні позову повністю.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 25.02.2014 р.
(колегія суддів: Остапенко О.М.-
головуючий суддя, судді: Разіна Т.І.,
Сотнікова С.В.) апеляційні скарги ТОВ
"МГ Автомотів" і ТОВ "Черкаській завод
автохімії" залишено без задоволення, а
рішення Господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 р. у справі № 5011-59/1087-2012
залишено без змін.

Прийняті судові рішення з посиланням
на приписи статей 15, 16, 418, 420, 424, 432, 492, 493,
494, 495, 499, 1109 Цивільного кодексу України
(далі - ЦК України), статей 154, 155, 157
Господарського кодексу України, статті
5, пункту 3 статті 6, статей 16, 19 Закону №
3689, статті 6 bis Паризької конвенції про
охорону промислової власності (від 20
березня 1883 року), пункту 4.3.1.9 Правил
складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг, затверджених наказом
Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у
редакції наказу Держпатенту України
від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за
№ 276/812, мотивовано: відсутністю у
позивача права на звернення до суду з
даним позовом про визнання недійсним
спірного свідоцтва на знак для товарів
і послуг; відсутністю доказів
використання відповідачами
торговельної марки "LUXOIL" за свідоцтвом
України № 38725; правомірністю
використання відповідачами
торговельної марки "LUXE" за свідоцтвом
України №? 106911; визнанням свідоцтва
України № 38725 недійсним частково (щодо
частини товарів 1 і 4 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг)
рішенням Солом'янського районного суду
міста Києва від 11.10.2013 зі справи №
2609/10153/13, залишеним без змін ухвалою
Апеляційного суду міста Києва від
21.01.2014 р.

Постановою Вищого Господарського суду
міста Києва від 24.06.2014 р. (колегія
суддів: Селіваненко В.П.- головуючий
суддя, судді: Львов Б.І. і Палій В.В.)
касаційні скарги ТОВ "МГ Автомотів" і
ТОВ "Черкаській завод автохімії"
задоволено частково, рішення
Господарського суду міста Києва від
31.07.2013 р. та постанову Київського
апеляційного господарського суду від
25.02.2014 р. у справі № 5011-59/1087-2012 скасовано.
Справу передано на новий розгляд до
Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням Керівника апарату
Господарського суду міста Києва №
04-23/453 від 03.07.2014 р. призначено повторний
автоматичний розподіл справи №
5011-59/1087-2012.

В порядку статті 2-1 ГПК України справу
№ 5011-59/1087-2012. передано на розгляд судді
Гумезі О.В.

Згідно ч. 1 ст. 111-12 ГПК України, вказівки,
що містяться у постанові касаційної
інстанції, є обов'язковими для суду
першої інстанції під час нового
розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 07.07.2014 р. справу № 5011-59/1087-2012
прийнято до провадження судді Гумеги
О.В. та призначено розгляд справи на
01.09.2014 р. о 15:00 год.

28.09.2014 р. через відділ діловодства суду
від представника відповідача-3
надійшли письмові пояснення з
урахуванням постанови Вищого
господарського суду України від 24.06.2014
р. у справі № 5011-59/1087-2012 на виконання
вимог ухвали суду від 07.07.2014 р. Разом із
письмовими поясненнями відповідач-3
подав відзив на позовну заяву, заяву
про відсутність аналогічного спору та
виписку з ЄДР юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців стосовно
відповідача-3.

28.09.2014 р. через відділ діловодства суду
від представника відповідача-2
надійшли письмові пояснення з
урахуванням постанови Вищого
господарського суду України від 24.06.2014
р. у справі № 5011-59/1087-2012 на виконання
вимог ухвали суду від 07.07.2014 р. Разом із
письмовими поясненнями відповідач-3
подав відзив на позовну заяву, заяву
про відсутність аналогічного спору,
копію ліцензійного договору № 25/03/3-12
від 25.03.2012 р. та виписку з ЄДР юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
стосовно відповідача-2.

28.09.2014 р. через відділ діловодства суду
від представника відповідача-4
надійшли письмові пояснення з
урахуванням постанови Вищого
господарського суду України від 24.06.2014
р. у справі № 5011-59/1087-2012 на виконання
вимог ухвали суду від 07.07.2014 р. Разом із
письмовими поясненнями відповідач-4
подав відзив на позовну заяву, заяву
про відсутність аналогічного спору та
виписку з ЄДР юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців стосовно
відповідача-4.

29.09.2014 р. через відділ діловодства суду
від представника відповідача-4
надійшло клопотання про зупинення
провадження у справі, відповідно до
якого відповідач-4 просив суд зупинити
провадження у справі № 5011-59/1087-2012 до
вирішення Вищим спеціалізованим судом
України пов'язаної з нею справи за
позовом Відкритого акціонерного
товариства "Пушкінський завод" до
ОСОБА_7 та Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсним свідоцтва України
на знак для товарів і послуг № 38725.В
якості додатку відповідач-4 надав суду
копію ухвали Вищого спеціалізованого
суду України від 28.07.2014 р.

В судове засідання, призначене на 01.09.2014
р., представники сторін та третьої
особи з'явилися.

Представник третьої особи в судовому
засіданні, призначеному на 01.09.2014 р.,
подав клопотання про призначення
судової експертизи. Зазначеним
клопотанням представник також
запропонував перелік питань, які на
його думку, мають бути поставлені на
вирішення судовому експерту.

Клопотання залучене до матеріалів
справи та буде розглянуте в наступному
судовому засіданні.

Представник третьої особи в судовому
засіданні, призначеному на 01.09.2014 р.,
подав клопотання про залучення до
участі у справі ОСОБА_7 - власника прав
на знак для товарів та послуг "LUXOIL".

Клопотання залучене до матеріалів
справи та буде розглянуте в наступному
судовому засіданні.

Представник третьої особи в судовому
засіданні, призначеному на 01.09.2014 р.,
подав клопотання про зупинення
провадження у справі, відповідно до
якого відповідач-4 просив суд зупинити
провадження у справі № 5011-59/1087-2012 до
вирішення Вищим спеціалізованим судом
України пов'язаної з нею справи за
позовом Відкритого акціонерного
товариства "Пушкінський завод" до
ОСОБА_7 та Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсним свідоцтва України
на знак для товарів і послуг № 38725.

Клопотання залучене до матеріалів
справи та передане до відділу
діловодства суду для реєстрації.

Представник відповідача-1 в судовому
засіданні, призначеному на 01.09.2014 р.,
подав відзив на позовну заяву,
відповідно до якого просив суд
відмовити позивачу в задоволенні
позовних вимог. Разом із відзивом
відповідач-1 надав суду виписки з
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відносно
свідоцтв № 38724 та №? 106911.

Відзив разом з доданими до нього
документами залучено судом до
матеріалів справи та передано до
відділу діловодства суду для
реєстрації.

Представник відповідача-4 в судовому
засіданні 01.09.2014 р. підтримав подане ним
29.08.2014 р. клопотання про зупинення
провадження у справі Господарського
суду міста Києва № 5011-59/1087-2012 до
вирішення Вищим спеціалізованим судом
України пов'язаної з нею справи за
позовом Відкритого акціонерного
товариства "Пушкінський завод" до
ОСОБА_7 та Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсним свідоцтва України
на знак для товарів і послуг № 38725.

Представник третьої особи в судовому
засіданні 01.09.2014 р. підтримав подане ним
01.09.2014 р. в судовому засіданні
клопотання про зупинення провадження у
справі Господарського суду міста Києва
№ 5011-59/1087-2012.

Представники позивача, відповідача-1,
відповідача-2 та відповідача-3 не
заперечували проти задоволення
клопотань відповідача-4 та третьої
особи про зупинення провадження у
справі.

В судовому засіданні 01.09.2014 р. судом
розглянуті клопотання відповідача-4 та
третьої особи про зупинення
провадження у справі. Дані клопотання
підлягають задоволенню з наступних
підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 Господарського
процесуального кодексу України
господарський суд зупиняє провадження
у справі в разі неможливості розгляду
даної справи до вирішення пов'язаної з
нею іншої справи, що розглядається
іншим судом.

Як зазначено у п. 3.16 постанови пленуму
Вищого господарського суду України від
26.12.2011 р. № 18 "Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції" відповідно до
частини першої статті 79 ГПК
господарський суд зупиняє провадження
у справі в разі неможливості розгляду
даної справи до вирішення пов'язаної з
нею іншої справи, що розглядається
іншим судом. При цьому пов'язаною з
даною справою є така інша справа, у якій
інший суд встановлює обставини, що
впливають чи можуть вплинути на
подання і оцінку доказів у даній
справі; в тому числі йдеться про факти,
які мають преюдиціальне значення
(частини друга - четверта статті 35 ГПК).

Під неможливістю розгляду даної справи
слід розуміти неможливість для даного
господарського суду самостійно
встановити обставини, які
встановлюються іншим судом в іншій
справі, - у зв'язку з непідвідомчістю
або непідсудністю іншої справи даному
господарському суду, одночасністю
розгляду двох пов'язаних між собою
справ різними судами або з інших
причин.

Іншим судом, про який йдеться у частині
першій статті 79 ГПК, є будь-який орган,
що входить до складу судової системи
України згідно з статтею 3 та частиною
другою статті 17 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів".

З матеріалів даної справи
Господарського суду міста Києва №
5011-59/1087-2012 (суддя Гумега О.В.) вбачається,
що Товариство з обмеженою
відповідальністю "МГ Автомотів"
(позивач) подало позов до Державної
служби інтелектуальної власності
України (відповідач-1), Товариства з
обмеженою відповідальністю "Делфін
Дістриб'юшн Україна" (відповідач-2),
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Зотік" (відповідач-3)
та Відкритого акціонерного товариства
" Пушкінський завод" про визнання
свідоцтва України на знак для товарів
та послуг №? 106911 від 12.05.2009 р.недійсним
повністю та зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги позивач, зокрема,
обгрунтовує наявністю у нього права на
використання торгівельної марки "LUXOIL"
за свідоцтвом України № 38725.

Позивач також вважає, що позначення LUXE
зареєстроване в якості торгівельної
марки за свідоцтвом України №? 106911
підлягає визнанню недійсним повністю,
як таке, що не відповідає умовам
надання правової охорони, визначеним
Законом України "Про охорону прав на
знак для товарів і послуг" з огляду на
реєстрацію торгівельної марки "LUXOIL" за
свідоцтвом України № 38725.

Наявні в матеріалах справи № 5011-59/1087-2012
докази також підтверджують, що в
провадженні Вищого спеціалізованого
суду України знаходиться інша справа
за позовом Відкритого акціонерного
товариства "Пушкінський завод" до
ОСОБА_7 та Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсним свідоцтва України
на знак для товарів і послуг № 38725.

Отже, справа Вищого спеціалізованого
суду України № 22-ц-796-1025/2014є пов'язаною
зі справою Господарського суду міста
Києва № 5011-59/1087-2012, оскільки у справі
Вищого спеціалізованого суду України
(про визнання недійсним свідоцтва
України на знак для товарів і послуг №
38725) інший суд встановлює обставини, що
можуть вплинути на подання і оцінку
доказів у даній справі № 5011-59/1087-2012 (про
визнання свідоцтва України на знак для
товарів та послуг №? 106911 від 12.05.2009 р.
недійсним повністю та зобов'язання
вчинити дії).

Враховуючи наведене, суд прийшов до
висновку, що розгляд справи
Господарського суду міста Києва №
5011-59/1087-2012 неможливий до вирішення
пов'язаної з нею справи Вищого
спеціалізованого суду України №
22-ц-796-1025/2014, що відповідно до ч. 1 ст. 79
Господарського процесуального кодексу
України є підставою для зупинення
провадження у справі.

Керуючись ст. ст. 79, 86, 87 Господарського
процесуального кодексу України,
Господарський суд міста Києва

У Х В А Л И В:

1. Провадження у справі Господарського
суду міста Києва № 5011-59/1087-2012 зупинити
до вирішення Вищим спеціалізованим
судом України пов'язаної з нею справи
за позовом Відкритого акціонерного
товариства "Пушкінський завод" до
ОСОБА_7 та Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсним свідоцтва України
на знак для товарів і послуг № 38725 та
набрання законної сили рішенням суду у
зазначеній справі.

2. Зобов'язати сторони сповістити суд
про усунення обставин, що стали
підставою для зупинення провадження у
справі № 5011-59/1087-2012.

3. Ухвала направляється сторонам та
третій особі у справі № 5011-59/1087-2012 з
урахуванням ст. 87 ГПК України, положень
п.п. 3.18 п. 3 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України № 18 від
26.12.2011 року "Про деякі питання
практики застосування
Господарського процесуального
кодексу України судами першої
інстанції".

Суддя

Гумега О.В.